HR, 17-01-2014, nr. 12/05013

Het cassatiemiddel omvat acht onderdelen, waarvan de meeste een aantal subonderdelen bevatten. Zij raken aan een aantal vragen. Ik bespreek ze in deze volgorde:

( i) Is FKP de juiste partij om in deze procedure de vorderingen in te stellen (onderdelen 2 en 5)?

(ii) Is de vordering tot afgifte van de VO-merken mogelijk (onderdeel 3)?

(iii) Is de mogelijkheid van FKP een beroep te doen op het feit dat de transformatie van de oorspronkelijke staatsonderneming niet rechtsgeldig is voltooid, verjaard (onderdeel 4)?

(iv) Als geen sprake is van een reguliere overdracht van de VO-merken (omdat de transformatie van de vennootschap niet is voltooid), komt Spirits dan een beroep toe op goede trouw bij de overdracht van die merken aan haar (onderdeel 6)?

( v) Kan Spirits beroep doen op rechtsverwerking aan de zijde van FKP (onderdeel 7)?

(vi) Als laatste bespreek ik onderdeel 1, omdat dit uitsluitend ziet op de latere merkregistraties.

Onderdeel 8 bevat alleen een voortbouwende klacht.

(i) Is FKP de juiste partij?

Onderdelen 2 en 5 komen op tegen rov 7.13 en 7.15, die onderdeel zijn van de bespreking van de vraag of FKP wel geldt als de entiteit bij wie de bevoegdheid ligt om namens de Russische Federatie haar (vermeende) merkrechten voor wodka te exploiteren, te beschermen en daarbij in rechte op te treden (rov. 7.7-7.19). Het hof heeft, anders dan de rechtbank, geoordeeld dat dit reeds is komen vast te staan.

Subonderdeel 2.1 ziet op rov. 7.13. Het hof verwijst daarin onder meer naar de stelling van FKP dat de rechtsvorm van VVO bij decreet Nr. 192 van 22 februari 2001 van het Ministerie van Landbouw van de Russische Federatie is gewijzigd is in FGUP. Het hof oordeelt dat betwisting van die stelling door Spirits, gelet op de onderbouwing ervan met stukken door FKP (productie 138 van FKP) onvoldoende gemotiveerd was. Volgens de klacht is dat onbegrijpelijk, omdat Spirits uitgebreid heeft uiteengezet waarom het betreffende Decreet Nr. 192 geen rechtsgevolg heeft gehad, met verwijzing naar een deskundigenverklaring, en bovendien volgt uit productie 138 van FKP niet dat VVO destijds onderworpen was aan het Ministerie van Landbouw.

Het subonderdeel verwijst niet naar een vindplaats in de stukken uit de feitelijke instanties waar de bedoelde betwisting heeft plaatsgevonden, maar uit de schriftelijke toelichtingen van beide partijen blijkt dat duidelijk is dat het gaat om de pleitnota namens Spirits in hoger beroep onder 1.4.5.

Aldaar heeft Spirits gesteld dat VVO destijds niet onderworpen was aan het Ministerie van Landbouw zodat het decreet Nr. 192 geen rechtsgevolg ten aanzien van VVO had en ter adstructie van die stelling verwezen naar een bij Akte van 26 januari 2012 overgelegde verklaring van haar deskundige Afanasyeva, in het bijzonder diens antwoorden op vragen 14-15.

FKP heeft bij Akte van 26 januari 2012 haar productie 138 overgelegd, ter adstructie (zo blijkt uit die akte) van haar stelling dat de betreffende antwoorden van Afanasyeva met betrekking tot VVO/FGUP onjuist zijn.

Tegen deze achtergrond kan het oordeel van het hof, dat Spirits de in 4.3.1 bedoelde stelling onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, niet onbegrijpelijk worden genoemd.

De stelling van het subonderdeel, dat uit productie 138 van FKP niet volgt dat VVO destijds onderworpen was aan het Ministerie van Landbouw, wordt verder in de klacht niet toegelicht, zodat de klacht in zoverre (ook) daarom moet falen.

Anders dan in de s.t. Spirits nr. 2.2.2 kennelijk wordt verondersteld, heeft het hof specifiek dat betoog ook niet hoeven lezen in de genoemde vindplaats in de pleitnota. De schriftelijke repliek nr. 15 verwijst in dit verband nog naar de genoemde antwoorden van de deskundige Afanasyeva. Te dien aanzien geldt hetgeen bij 4.3.2 werd opgemerkt.

Subonderdeel 2.1 faalt.

Subonderdeel 2.2 ziet op rov. 7.15. Het hof oordeelt daarin dat Spirits niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd, heeft betwist de stellingen van FKP dat de desbetreffende merkrechten in 2002 bij FKP zijn ondergebracht en dat FKP bevoegd werd om in eigen naam procedures te starten om buitenlandse merkregistraties op te vorderen. Volgens de klacht is dat oordeel onbegrijpelijk, omdat Spirits met verwijzing naar een deskundigenverklaring uitvoerig uiteen heeft gezet dat daartoe een ‘administrative act’ vereist was, dat die niet is overgelegd en dat het Decreet van 6 januari 2005 en de latere Decreten niet de bedoelde ‘administrative acts’ zijn.

Het subonderdeel laat na te specificeren waar dat verweer te vinden zou zijn (ook de schriftelijke toelichtingen geven geen inzicht), zodat het middel in zoverre niet voldoet aan de daaraan op de voet van art. 407 lid 2 Rv te stellen eisen en daarom moet falen.

Ten overvloede merk ik op dat de klacht feitelijke grondslag mist waar zij veronderstelt dat het hof in rov. 7.15 zou hebben geoordeeld dat het Decreet van 6 januari 2005 en de overgelegde latere Decreten de bedoelde ‘administrative acts’ zouden zijn. Het hof verwijst in ander verband naar deze Decreten.

De discussie over de betekenis van de uitlatingen van de heer Tsypalov in de s.t. FKP nr. 38 en de schriftelijke repliek nr. 16 is tardief.

Subonderdeel 2.2 faalt. De daarop voorbouwende klacht van subonderdeel 2.3 faalt daarom ook.

Subonderdeel 5.1 ziet op rov. 7.13, slotzin. Daarin merkt het hof voorts op dat Spirits niet (althans niet voldoende gepreciseerd en gemotiveerd) heeft gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 3.54 van het vonnis in eerste aanleg over het OKAP/OKPO-nummer van VVO/FGUP.6.

Indien deze overweging mede dragend is voor de beslissing van het hof dat FKP vorderingsgerechtigd is, dan is deze overweging volgens de klacht onbegrijpelijk.

De klacht kan niet tot cassatie leiden, omdat zij zich m.i. richt tegen een overweging ten overvloede. De beslissing van het hof over de kwestie van de overgang van VVO naar FGUP, die in rov. 7.13 aan de orde is, volgt immers al uit de eerste t/m vierde volzin van rov. 7.13 (waartegen, zoals hierboven werd aangegeven, in cassatie vergeefs wordt opgekomen).

Ten overvloede merk ik nog het volgende op. De klacht voert aan dat Spirits in hoger beroep uitvoerig heeft betoogd dat FGUP geen rechtsopvolger van VVO was onder verwijzing naar de pleitnota in appel nrs. 1.2-1.7. Zoals hiervoor al werd besproken, gaat het in het bijzonder om het gestelde in de pleitnota nr. 1.4. Daarop is het hof ingegaan (zie bij subonderdeel 2.1). Het is niet onbegrijpelijk dat het hof in dit betoog geen voldoende gepreciseerde en gemotiveerde grief heeft gelezen tegen rov. 3.54 van het vonnis (mocht de klacht daarover willen klagen).

De klacht voert verder aan dat de omstandigheid dat FGUP niet hetzelfde OKAP/OKPO-nummer had als VVO (omdat VAO inmiddels onder dat nummer was ingeschreven) niets zegt over de vraag of er ten tijde van de inschrijving van VAO in het Russische handelsregister op 20 januari 1992 vanuit werd gegaan dat zij rechtsopvolgster was van VVO. Dat moge zo zijn, maar het hof was in rov. 7.13 niet bezig met de beantwoording van de vraag of VAO als rechtsopvolgster van VVO moet worden aangemerkt. Anders dan het middel blijkens de s.t. Spirits nrs. 2.5.3-2.5.4 veronderstelt, heeft het hof in rov. 7.13 geen impliciet verband gelegd tussen het toekennen van het oorsponkelijke nummer aan VAO (waaraan Spirits t.a.p. de conclusie verbindt dat VAO de rechtsopvolger van VVO is) en de opvolging van VVO door FGUP.

Subonderdeel 5.1 faalt. De daarop voorbouwende klacht van subonderdeel 5.2 faalt daarom ook.

(ii) Is de vordering tot afgifte van de VO-merken mogelijk?

Onderdeel 3 betreft de mogelijke exclusieve werking van de regeling ter zake van het depot te kwader trouw in art. 4 lid 6 en 14B sub 2 BMW. Het onderdeel betoogt in verband hiermee dat de vordering tot afgifte van de VO-merken op basis van het gemene recht (art. 3:296 BW) niet mogelijk is.

Ik merk op dat ook subonderdeel 1.1 de exclusieve werking van art. 14B sub 2 BMW aan de orde stelt, maar dan (i) in verband met de nietigheid van de latere merkregistraties van Spirits en (ii) in relatie tot de nietigheidsgrond van art. 14B sub 1 BMW. Het gaat dus om twee verschillende vragen. Spirits voert hiertoe deels dezelfde argumenten aan. Ik bespreek deze hieronder en kom er bij de bespreking van subonderdeel 1.1, voor zover nodig, op terug.

De onderhavige zaak wordt nog beheerst door de BMW, waarvan de relevante bepalingen luidden:

Art. 4, aanhef en sub 6, BMW:

"Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter, 6quater, 6sexies, 6septies en 14 gestelde

grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

(...)

6. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, onder andere:

a) het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

b) het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgehied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied;"

Art. 14 onder B BMW:

"Wanneer de houder van een eerdere inschrijving of de in artikel 4, onder 4, 5

en 6 bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen:

1. van de inschrijving van het merk waarvan het depot in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2;

2. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 4, onder 4, 5 en 6 geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van de hiervoor onder 4 genoemde bepaling moet worden ingeroepen binnen een termijn van drie jaren, te rekenen vanaf de datum waarop de geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt, de nietigheid op grond van de hiervoor onder 5 en 6 genoemde bepalingen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving. Deze termijn van vijf jaren is niet van toepassing op inschrijvingen van merken als bedoeld in de hiervoor onder 5 genoemde bepaling, welke te kwader trouw zijn gedeponeerd."

Art. 14bis lid 1 BMW:

“De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 14, onder B, onderdeel 1, noch zich verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 13, onder A, lid 1, onder a, b en c, met betrekking tot waren waarvoor het merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw is gedeponeerd.”

De overeenkomstige bepalingen in het BVIE (de opvolger van de BMW) zijn art. 2.4 sub f, art. 2.28 lid 3 respectievelijk art. 2.29 BVIE.

Onderdeel 3 ziet op rov. 9.3 en 9.5. Het hof onderzoekt daarin ten aanzien van de VO-merken het beroep op verjaring. Het hof kwalificeert de vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de VO-merken als een vordering tot afgifte van de VO-merken. Deze vordering alsmede de rechtsverhouding waaruit zij voortspruit is een goederenrechtelijke (rov. 9.3). Naar Nederlands recht kan FKP op grond van art. 3:296 BW afgifte van de VO-merken vorderen (rov. 9.5).

Subonderdeel 3.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat de vordering tot afgifte van een merk wordt bestreken door de BMW en moest worden beoordeeld binnen het kader van art. 4 lid 6 BMW, alsmede dat de BMW terzake een uitputtend stelsel bevatte. Er kon enkel nietigverklaring van het depot te kwader trouw worden gevraagd (op de voet van art. 14B sub 2 BMW binnen de daar genoemde termijn van vijf jaar na het depot), zonder dat een mogelijkheid was opengelaten voor andere vorderingen, uit welke hoofde dan ook. Het wettelijk stelsel verzet zich derhalve tegen een veroordeling op de voet van art. 3:296 BW. Een vordering tot afgifte (overdracht c.q. wijziging tenaamstelling) is niet toewijsbaar, ongeacht op welke rechtsgrond die is gebaseerd.

De subonderdelen 3.2-3.4 bevatten voortbouwende klachten, die erop neerkomen dat rov. 9.7, 12.1-16.3 en 2.5 niet in stand kunnen blijven.

De klacht van subonderdeel 3.1 dient m.i. te falen.

Met de regeling van art. 4 lid 6 jo 14B sub 2 BMW kan onrechtmatige inbezitneming van merken worden bestreden, althans wat betreft het geval dat het een depot te kwader trouw is geschiedt.7.Subonderdeel 3.1 veronderstelt, als ik het goed zie, dat deze regeling ook ziet op het onderhavige geval van wijziging van de tenaamstelling van een reeds ingeschreven merk. FKP bestrijdt dat, stellend dat de regeling daarvoor geen soelaas biedt en dat het op art. 3:296 BW gebaseerde bevel tot wijziging van de tenaamstelling (‘afgifte’) haar de benodigde bescherming biedt tegen de wijze van onrechtmatige inbezitneming van de VO-merken waarvan volgens FKP sprake is.8.

Naar mijn mening kan niet worden aangenomen dat de onderhavige vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de VO-merken betrekking heeft op een situatie die valt binnen het toepassingsbereik van art. 4 lid 6 jo 14B sub 2 BMW. Een wijziging van de tenaamstelling gaat immers uit van het voortbestaan van het ingeschreven merk, terwijl art. 14B BMW voorziet in de nietigverklaring (met werking ex tunc en erga omnes)9.van het ingeschreven merk. Nietigverklaring van de VO-merken is echter niet de inzet van het geschil tussen partijen, maar de tenaamstelling ervan. FKP beoogt ermee dat de registratie in het merkenregister in overeenstemming is met de rechtstoestand zoals zij die ziet, namelijk dat de VO-merken nimmer zijn overgegaan op (de rechtsvoorgangsters van) Spirits.

Op dit punt kan worden opgemerkt dat het toebehoren van de VO-merken niet kan worden gebaseerd op de gewijzigde tenaamstelling als zodanig. Een merkrecht kan worden overgedragen en de nieuwe rechthebbende kan het bureau verzoeken de tenaamstelling te wijzigen. Uit artikel 11C BMW (nu artikel 2.33 BVIE) blijkt dat de registratie van een overgang (vooral) van belang is voor de derdenwerking daarvan.10.Wel wordt in verband met de registratie op haar naam Spirits vermoed de merkhouder c.q. rechthebbende te zijn (zie rov. 10.4-10.5 van het bestreden arrest), maar dit is voor tegenbewijs vatbaar.

Men kan daarom betwijfelen of het middel (vernietiging) wel geschikt is om de gestelde kwaal (betwiste tenaamstelling) te bestrijden. Nu zal dat in de opvatting van subonderdeel 3.1 wel het geval zijn, omdat daarin de kwaal wordt benoemd als het depot te kwader trouw. Spirits verklaart dit aldus: “[n]u FKP meent dat Spirits te kwader trouw was, had FKP – anders dan het hof heeft beslist in rov. 9.5 – nietigverklaring op de voet van art. 4 onder 6 BMW van het depot moeten vragen.” (Spirits meent zelf overigens dat in casu geen sprake was van kwade trouw).11.

Die stelling miskent dat FKP ten aanzien van de VO-merken een dergelijk bezwaar niet heeft gemaakt. FKP heeft niet gesteld dat sprake is van depot te kwader trouw van de VO-merken en heeft niet de nietigverklaring gevorderd. FKP maakte bezwaar tegen de latere wijziging van de tenaamstelling van de VO-merken. In de procedure is de vraag of sprake was van een depot te kwader trouw in een ander verband aan de orde gekomen, namelijk in verband met enige latere merkregistraties (daarover gaat onderdeel 1).

Wat betreft de VO-merken heeft FKP zich blijkens rov. 9.3 wel op het standpunt gesteld dat Spirits ten aanzien van de VO-merken ‘bezitter niet te goeder trouw’ is. Maar dit is een goederenrechtelijke kwalificatie en geen merkenrechtelijke. Deze kwalificatie ziet voorts niet op het oorspronkelijke depot van de VO-merken, maar op de situatie die ontstaan is na de wijziging van de tenaamstelling daarvan.

Geconstateerd is dat de vorderingen ter zake van de VO-merken niet berusten op de grondslag dat het depot daarvan te kwader trouw is geschied. Daarmee is het lot van het subonderdeel m.i. bezegeld. Ten overvloede bespreek ik daarom verder de stelling van het middel, dat de BMW alleen ruimte biedt voor toepassing van de regeling van het depot te kwader trouw en zich daarom verzet tegen een vordering als de onderhavige tot wijziging van de tenaamstelling van een merkregistratie (c.q. tot afgifte) op basis van art. 3:296 BW.

Ten aanzien van de mogelijke exclusieve werking van de BMW is door partijen gewezen op BenGH 21 november 1983 (Cow Brand II), waarin voor recht is verklaard:12.

“10. De BMW bevat niet in deze zin een uitputtende regeling, dat, wanneer moet worden geoordeeld dat een depot niet te kwader trouw is in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 er geen plaats is voor een op het nationale gemene recht gebaseerde vordering uit onrechtmatige daad, met name wegens ongeoorloofde concurrentie, gelegen in het zich meester maken van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel om deze concurrent te benadelen.”

Tevens is gewezen op BenGH 22 mei 1985 (Lux-Talc), waarin is overwogen:13.

“49. dat anderzijds — nu niet blijkt dat Lever te dezen een bevel tot vrijwillige doorhaling van de inschrijving van International Metals heeft gevorderd — wat het tweede deel van deze vraag betreft slechts behoeft te worden opgemerkt dat art. 13A BMW weliswaar in ieder geval meebrengt dat de merkhouder een verbod kan vragen om het merk of overeenstemmend teken te gebruiken op een der wijzen als in die bepaling omschreven en voor het overige meebrengt dat de merkhouder al die maatregelen kan vorderen die het toepasselijke nationale recht hem ter beschikking stelt ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in art. 13A maar dat toepassing van die nationale wet niet kan leiden tot een door de rechter uit te spreken doorhaling van het in de vraag bedoelde depot, hoedanige uitspraak immers uitsluitend kan worden gebaseerd op nietigverklaring overeenkomstig art. 14 BMW.”

Uit het arrest Lux-Talc kan wel worden afgeleid dat indien er nietigheid van een merkregistratie wordt gevorderd, zulks dient te geschieden op een van de in de BMW bedoelde gronden,14.met andere woorden dat in zoverre exclusiviteit bestaat. Daaruit kan echter niet worden afgeleid, dat het gemene recht voor het overige zonder meer buiten spel wordt gezet, zoals ook blijkt uit het arrest Cow Brand II.15.Er volgt dus ook niet uit dat de onderhavige vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de VO-merken door de BMW wordt uitgesloten. FKP ziet daarin zelfs een bevestiging van de mogelijkheid van die vordering.16.

Spirits wijst in dit verband op een passage uit het proefschrift van Tsoutsanis (p. 175, nr. 192). Dit overtuigt niet. Tsoutsanis behandelt aldaar, als ik het goed zie, alleen het depot te kwader trouw en niet de wijziging van de tenaamstelling zoals in het onderhavige geval is gevorderd.17.Bovendien bespreekt hij in de bedoelde passage de vraag of het gemene recht nog soelaas biedt voor een partij die heeft verzuimd om volgens de regels van de BMW (en dus binnen de daarin bedoelde termijn) op te treden tegen een depot te kwader trouw. In dat kader maakt hij de opmerking, kort gezegd, dat een beroep op het gemene recht onverenigbaar is met het Beneluxmerkenstelsel en het gevaar zou meebrengen dat door Europa beoogde harmonisatie van het merkenrecht via de achterdeur van het gemene recht weer ongedaan wordt gemaakt.

Verder betoogt Spirits dat de BMW alleen uitzonderingen toelaat, die daarin uitdrukkelijk zijn opgenomen.18.Voor wat betreft het element ‘uitdrukkelijk’ komt die benadering te streng voor in het licht van de boven genoemde rechtspraak van het BenGH. Ten aanzien van het element ‘uitzondering’ wordt naar mijn mening miskend dat een specifiek wettelijk stelsel (zoals de BMW) niet behoeft te voorzien in ‘uitzonderingen’ ten aanzien van onderwerpen die in dat stelsel geen regeling hebben gevonden. Voor allerlei vermogensrechtelijke aspecten van merken bevatte de BMW, evenals de huidige BVIE, geen gesloten systeem.19.

Ten aanzien van de ‘opeising’ van een merkenrecht door middel van een wijziging van de tenaamstelling kan nog het volgende worden opgemerkt.

Vooraf kan worden geconstateerd, dat een dergelijke ‘opeising’ niet afzonderlijk in de BMW geregeld is. In een aantal andere IE-wetten is de opeising wel geregeld. Van Engelen beschrijft de opeising zoals geregeld voor octrooien (art. 78 Row en art. 61 EOV), modellen (art. 3.7 BVIE en art. 15 GmoV) en kwekersrechten (art. 76 ZPW en art. 98 GKwV), daarbij opmerkend dat deze opeisingsacties naar zijn mening geen negatieve reflexwerking hebben in die zin dat de wetgever zou hebben beoogd andere opeisingsacties uit te sluiten.20.Voor merken ziet Van Engelen een praktisch belang in het opeisen van een merk. Weliswaar kan degene die een merk al gebruikt optreden tegen een depot te kwader trouw daarvan door een ander, maar daarmee schakelt hij alleen het merk van de deposant te kwader trouw uit. Hij verkrijgt daarmee nog geen eigen merk en loopt het risico dat een derde, die niet te kwader trouw is, ook het merk deponeert. Opeising van het te kwader trouw gedeponeerde merk zou daarom in een behoefte voorzien.21.

Van Engelen ziet ruimte voor opeising van een recht in de vorm van het corrigeren van de tenaamstelling ervan op basis van het gemene recht (art. 6:162 jo 3:296 BW):

“Die verplichting kan via artikel 3:296 BW leiden tot een rechterlijke veroordeling tot overdracht van het recht en tot het meewerken aan het realiseren van de wijziging in de tenaamstelling. Zonder een specifieke wettelijke opeisingsactie, is de eigenlijke rechthebbende dus niet noodzakelijkerwijs onthand en kan hij ook realiseren dat het recht op zijn naam wordt gesteld.”22.

Dergelijke vorderingen zijn ook toegewezen. Rechtbank Breda heeft in een kort geding op 9 september 1994 al eens beslist dat iemand op wiens naam een merk ten onrechte geregistreerd stond de verplichting had het merk over te dragen.23.Steinhauser onderschrijft in zijn BIE-noot bij het vonnis de mogelijkheid om een opeising van een merk toe te wijzen. Hij wijst erop dat de BMW geen opeisingsactie voor merken kent, zoals wel bestaat bij modellen en octrooien. De BMW sluit een opeisingsactie echter ook niet uit en er zijn geen principiële bezwaren, aldus Steinhauser. De voorzieningenrechter Amsterdam heeft vrij recent, in een vonnis van 26 maart 2013, ook geoordeeld dat afgifte van een merk op grond van artikel 2:396 BW mogelijk was.24.Het betrof in deze gevallen overigens een door de gedaagde gedeponeerd merk.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de zojuist besproken ‘opeising’ (en daarmee gepaard gaande correctie van de tenaamstelling) ziet op een ander geval dan het onderhavige. Besproken werden met name gevallen waarin het ‘opeisen’ van een door een ander gedeponeerd merk mogelijk werd geacht. FKP wil echter wijziging van de tenaamstelling van het merk dat is gedeponeerd door haar rechtsvoorgangster zelf. FKP stelt dat de tenaamstelling van haar VO-merkrechten ten onrechte is gewijzigd en dat deze weer in overeenstemming moet worden gebracht met de werkelijke rechtstoestand. Een dergelijke wijziging van de tenaamstelling gaat minder ver (althans niet verder) dan het opeisen van een recht dat voortspruit uit een door een ander verricht eerste depot.

Waar subonderdeel 3.1 stelt dat een vordering tot afgifte (overdracht c.q. wijziging tenaamstelling) niet toewijsbaar is, ongeacht op welke rechtsgrond die is gebaseerd, wordt de discussie dus te breed getrokken. Overdracht is niet aan de orde. Het gaat alleen om de vraag of de BMW zich verzet tegen een op het gemene recht gebaseerde vordering die ertoe strekt dat de tenaamstelling van een merk in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke rechtstoestand, aldus dat de werkelijk rechthebbende in het register als zodanig wordt vermeld. Het laat zich naar mijn mening niet inzien dat de BMW, die op dit punt zwijgt, zich daartegen zou verzetten.

Subonderdeel 3.1 faalt. De daarop voortbouwende klachten van de subonderdelen 3.2, 3.3 en 3.4 falen daarom ook.

(iii) Beroep op ontbreken rechtsgeldige transformatie verjaard?

Evenals onderdeel 3 betreft onderdeel 4 de VO-merken. Zoals hiervoor werd besproken, heeft het hof de vordering tot wijziging van de tenaamstelling gekwalificeerd als een goederenrechtelijke vordering tot afgifte is (rov. 9.3 en 9.5).

Op de goederenrechtelijke aspecten van de VO-merken is Nederlands recht van toepassing (rov. 8 en 9.4). Op de verjaring van de afgiftevordering is eveneens Nederlands recht van toepassing (rov. 9.6). De verjaringstermijn is nog niet verlopen (rov. 9.7). Het gaat (a) niet om een procedure waarin FKP een rechtsvordering tot ongeldigverklaring van de transformatie heeft ingesteld en (b) de enkele stelling dat de transformatie/privatisering non-existent dan wel nietig is niet aan verjaring onderhevig (rov. 9.8). Hiertegen richt zich onderdeel 4.

Subonderdeel 4.1 klaagt dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting indien het in rov. 8, 9.4 en 9.6 heeft beslist dat de beantwoording van de vraag of de mogelijkheden van FKP om een beroep te doen op nietigheid van de transformatie (van VVO) in 1991/1992 zijn verjaard, wordt beheerst door Nederlands recht.

Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft dit niet beslist. Het heeft een oordeel gegeven over het recht dat van toepassing is op de goederenrechtelijke aspecten van de VO-merken (rov. 8 en 9.4) en op de verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van de VO-merken (rov. 9.6).

De subonderdelen 4.2 en 4.3 gaan ervan uit dat rov. 9.8 de beslissing van het hof zelfstandig draagt. Dat lijkt mij onjuist.

Het hof heeft in de daaraan voorafgaande rechtsoverwegingen al aangegeven waarom de rechtsvordering van FKP nog niet is verjaard. Het gaat om een vordering tot afgifte door middel van wijziging van de tenaamstelling van de VO-merken, waarmee FKP kon worden hersteld in het bezit van die merken. De verjaringstermijn daarvoor is 20 jaar (art. 3:306 BW). Deze termijn vangt aan op het in art. 3:314 lid 2 BW bedoelde moment van, kort gezegd, het bezitsverlies dat ligt besloten in de wijziging van de tenaamstelling (rov. 9.3 en 9.7; vgl. rov. 10.4). Waar het in dit geval om gaat, heeft het hof daarmee aangegeven.

Rov. 9.8 onderbouwt deze redenering niet nader maar geeft slechts “volledigheidshalve” aan waar het in dit geval niet om gaat. Daarmee draagt rov. 9.8 de beslissing van het hof niet zodat de subonderdelen 4.2 en 4.3, wat daar verder van zij, niet tot cassatie kunnen leiden.

Hierover moet anders worden geoordeeld indien Spirits terecht betoogt dat een en ander niet gescheiden kan worden. De vordering van FKP jegens Spirits tot afgifte van de VO-merken berust onder meer op de stelling dat de transformatie van VVO naar VAO ongeldig is geweest. Daarom had ook moeten worden onderzocht of “deze onderbouwing (c.q. de mogelijkheid om de rechtsgeldigheid van de transformatie aan te vechten) is verjaard (en dus onaantastbaar is geworden)”, aldus de schriftelijke repliek nr. 21 ter toelichting op subonderdeel 4.3. Spirits verwijst in de s.t. nr. 2.4.13 ter toelichting op subonderdeel 4.2 naar haar betoog dat naar Russisch recht geen beroep meer kan worden gedaan op de ongeldigheid van de transformatie.

Dit betoog, waarnaar het hof verwijst in rov. 9.1, is te vinden in de memorie van grieven nr. 3.6 e.v. Zoals blijkt uit de mvg nr. 3.15 houdt dit betoog in dat er volgens Spirits vier mogelijkheden zijn om de geldigheid van de transformatie naar Russisch recht aan te vechten, namelijk vorderingen tot vernietiging van respectievelijk: (a) het besluit om VVO te transformeren in VAO, (b) de overeenkomst tot oprichting van VAO, (c) de beslissingen genomen tijdens de oprichtingsbijeenkomst van VAO en (d) het administratieve besluit tot registratie van VAO. Volgens Spirits zijn al deze mogelijkheden inmiddels verjaard.

Hieruit blijkt dat in de optiek van Spirits een schakel in de redenering waarop FKP haar afgiftevordering baseert, te weten de ongeldigheid van de transformatie, afhangt van de mogelijkheid om die transformatie aan te vechten met één van de in 4.24.2 bedoelde vorderingen. Het hof heeft echter niet geoordeeld dat de transformatie om één van die redenen ongeldig is. Het hof heeft immers in rov. 16.1 geconcludeerd dat er geen rechtsgeldige transformatie of privatisering van VVO heeft plaatsgevonden, omdat niet is voldaan aan de daaraan gestelde eisen, een en ander zoals uitgelegd in rov. 14.1 t/m 15.35. Het hof maakt dit duidelijk in rov. 9.8: (a) het gaat in deze zaak niet om een rechtsvordering tot ongeldigverklaring van de transformatie en (b) de enkele stelling dat de transformatie non-existent dan wel nietig is, is niet aan verjaring onderhevig.25.

Het voorgaande wordt miskend door subonderdeel 4.3, zodat dit ook om die reden faalt. Hieruit blijkt tevens dat het door Spirits bij memorie van grieven aangevoerde betoog geen essentiële stellingen betroffen, zodat subonderdeel 4.2 ook om die reden faalt. Voor zover het middel veronderstelt (zie de s.t. Spirits nrs. 2.4.4 en 2.4.11), dat Spirits wel heeft betoogd dat de enkele stelling dat de transformatie non-existent dan wel nietig is naar Russisch recht aan verjaring onderhevig is, faalt het omdat het hof begrijpelijkerwijs een dergelijk betoog niet in de memorie van grieven heeft gelezen.

(iv) Vordering tot afgifte VO-merken - Goede trouw Spirits bij overdracht VO-merkrechten?

Onderdeel 6 richt zich tegen delen van het oordeel in rov. 17.1-17.11 dat Spirits geen beroep op derdenbescherming toekomt, omdat zij niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO bij de overdracht van de VO-merken.

De subonderdelen 6.1 – 6.5 richten zich (primair) tegen rov. 17.5. Daarin oordeelt het hof :

- Dat de waarde van een reeks verklaringen, brieven en documenten − waaruit volgens Spirits zou moeten blijken dat iedereen er in de periode 1992-2000 van uitging dat VAO rechtsgeldig eigenaar was geworden van de merken van VVO en de status van VAO als rechtsopvolger nimmer ter discussie werd gesteld − in het midden kan blijven, omdat een aantal oordelen van de rechtbank niet was bestreden. Het gaat om de rov. 3.46 (herhaald in rov. 17.2 sub (iv) van het arrest) en 3.22 van het vonnis.

- Dat voor zover grief VI de desbetreffende oordelen wel beoogd te bestrijden, deze faalt omdat de oordelen juist zijn.

Subonderdeel 6.1 klaagt dat rov. 17.5 onbegrijpelijk zou zijn, omdat Spirits in grief VI, anders dan het hof overweegt, wel over rov. 3.46 van het bestreden vonnis heeft geklaagd.

De klacht stelt de uitleg van de grieven aan de orde voor wat betreft het oordeel in rov. 3.46 van het vonnis (niet dat in rov. 3.22). Grief VI hield kort gezegd in dat de rechtbank in rov. 3.43 t/m 3.51 ten onrechte had overwogen dat Spirits niet te goeder trouw is. Ter adstructie verwijst Spirits naar de verklaringen etc. waaruit zou moeten blijken dat in de periode 1992-2000 alle betrokkenen ervan uitgingen dat de VAO eigenaar was geworden van de merken en dat de status van VAO als rechtsopvolger van VVO nimmer ter discussie werd gesteld. Zie de toelichting op deze grief (mvg nrs. 6.12-6.13), waarnaar hof met zoveel woorden verwijst in rov. 17.4. Een betoog met dezelfde strekking is opgenomen in de mvg nrs. 2.24, 2.25 en 2.27, waarnaar de klacht verwijst. Dit betoog maakt deel uit van de toelichting op Grief I inzake de feitenvaststelling, waarover het hof in rov. 3 al aangaf dat het onderdelen van dit relaas bij de behandeling van Grief VI zou meenemen.

Voor zover door het subonderdeel wordt geklaagd dat het hof zou hebben miskend dat in grief VI tegen rov. 3.46 is opgekomen, is het gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest. Het hof heeft immers niet in algemene zin geoordeeld dat niet tegen rov. 3.46 zou zijn opgekomen. Het heeft geoordeeld dat niet was geklaagd over het oordeel in rov. 3.46 van het vonnis dat de veronderstellingen van derden, ook al zijn dat (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen, niet zwaarder kunnen wegen dan de resultaten van een intern onderzoek van de rechtspersoon in kwestie. Deze lezing van de grieven is bepaald niet onbegrijpelijk te noemen, anders dan het middel (en de s.t. Spirits nr. 2.6.3, slot), stelt. De stelling in de pleitnotities van mr. Oosting in appel nr. 2.19 over materiële gebreken in het transformatieproces, waarnaar de klacht verwijst, maakt dit niet anders. Het hof heeft kennelijk en (ook bij lezing van de mvg nr. 6.13) niet onbegrijpelijk geen verband gelegd tussen deze stelling en het betoog bij grief VI. Ook al zou dat verband wel worden gelegd, dan is ’s-Hofs lezing van de grieven nog steeds niet onbegrijpelijk. De klacht faalt.

Subonderdeel 6.2 richt de aandacht op de kwestie van de toerekening van de kennis van [betrokkene 2] aan Spirits. Het onderdeel klaagt dat het hof in rov. 17.5 heeft miskend:

(i) Dat de enkele omstandigheid dat [betrokkene 2], medeoprichter en grootaandeelhouder van Spirits, vervolgens ook lid en later voorzitter van de raad van bestuur was bij V(Z)AO ontoereikend is om zijn kennis toe te rekenen aan Spirits. Het stond [betrokkene 2] in beginsel niet vrij al zijn (vertrouwelijke) kennis uit hoofde van zijn positie bij V(Z)AO te delen met Spirits. In ieder geval heeft het hof dat niet vastgesteld. Hoewel sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang tussen de twee vennootschappen betekent dat niet dat de kennis van [betrokkene 2] uit hoofde van zijn functie bij V(Z)AO kan worden toegerekend aan Spirits.

(ii) Dat de enkele omstandigheid dat [betrokkene 2] medeoprichter en grootaandeelhouder van Spirits is, onvoldoende is om zijn kennis aan Spirits toe te rekenen.

De s.t. Spirits nr. 2.6.4 verwijst ter toelichting op dit subonderdeel naar de toelichting op subonderdeel 1.3.

De rechtbank heeft in rov. 3.47, door het hof weergegeven in rov. 17.2 (v), overwogen waarom de kennis van [betrokkene 2] aan Spirits kan worden toegerekend.

Subonderdeel 6.2 leest in rov. 7.15, slotzin, dat het hof het oordeel in rov. 3.47 van het vonnis heeft overgenomen. Dat blijkt m.i. niet uit die overweging, omdat die alleen ziet op de oordelen in de rov. 3.46 en 3.22 van het vonnis. Het blijkt overigens wel uit de rov. 17.6-17.9. FKP heeft hierover een opmerking gemaakt in haar s.t. nr. 62 (ook ten aanzien van subonderdeel 6.3), maar uit de s.t. nrs. 65-67 blijkt dat het ook voor haar voldoende duidelijk is geweest waartegen zij zich in cassatie diende te verweren. Ik onderzoek de klachten daarom.

Daar is ook reden voor omdat subonderdeel 1.3, dat is gericht tegen rov. 7.5, met subonderdeel 6.2 vergelijkbare klachten bevat.

Ik merkte op dat het hof in rov. 17.2 onder (v) het oordeel van de rechtbank heeft weergegeven en daarvan is uitgegaan. Mijns inziens kon het hof niet anders doen. In rov. 17.3-17.11 stelt het hof niet vast dat tegen dit oordeel is gegriefd. Het subonderdeel voert niet aan dat Spirits dat oordeel van de rechtbank in hoger beroep bestreden had. Daarom moet het als vaststaand worden aangenomen, nog daargelaten dat subonderdeel 6.2 niet opkomt tegen rov. 17.2.

Voorts kan nog worden opgemerkt dat de klachten onder (i) en (ii) feitelijke grondslag missen. Blijkens rov. 17.2 onder (v) (en rov. 3.37 van het vonnis) is de toerekening van de kennis van [betrokkene 2] óók gebaseerd op zijn centrale positie binnen het SPI-concern (“Spirits en het conglomeraat van rechtspersonen waartoe zij behoort”), diens dominante invloed op het ondernemingsbeleid van Spirits waaronder de koop van de merken en het feit dat het ging om overdrachten binnen de groep.26.

De suggestie van de klacht onder (i), dat er probleem zou kunnen zijn met een tegenstrijdig belang is zonder voorwerp. In de schriftelijke repliek nr. 13 heeft Spirits verduidelijkt dat “het zonder meer delen van kennis (zoals het hof mogelijke lijkt te achten) tot een tegenstrijdig belang zou kunnen leiden. (…) Er is niet aangevoerd dat feitelijk sprake is van een tegenstrijdig belang.” Nu de feiten kennelijk geen aanleiding gaven aan te nemen dat sprake zou kunnen zijn van een tegenstrijdig belang, kan de rechter niet worden verweten daarmee geen rekening te hebben gehouden. De repliek merkt dit op in het kader van subonderdeel 1.3, maar daarmee ook in het kader van subonderdeel 6.2

Subonderdeel 6.2 faalt derhalve,

Subonderdeel 6.3 richt het vizier op het oordeel over de goede trouw van Spirits.

De rechtbank heeft, kort gezegd, gewezen op de periode waarin de veronderstelde merken van een staatsbedrijf zijn verkregen en overweegt dat niet kon worden volstaan met het raadplegen van de registers of de statuten van de VAO maar dat een intern onderzoek naar de gang van zaken bij de oprichting van de VAO gevergd kon worden (rov. 3.45). De rechtbank heeft daaraan vervolgens enige conclusies verbonden, namelijk dat het onderzoek tot gerede twijfel over de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken zou hebben moeten leiden (rov. 3.45) en dat de veronderstellingen van derden niet zwaarder kunnen wegen dan de resultaten van intern onderzoek (rov. 3.46).

Het hof heeft deze overwegingen weergegeven in rov. 17.2 sub (i) t/m (iv). Uit de beoordeling van de griefonderdelen blijkt dat het hof:

- de oordelen in rov. 3.46 en 3.22 van het vonnis deelt (zoals blijkt uit de bespreking van subonderdeel 6.1 faalt de klacht dat niet is geriefd tegen het relevante oordeel in rov. 3.46);

- het oordeel in rov. 3.45 (weergegeven in rov. 17.2 sub (i)) deelt, dat Spirits intern onderzoek had moeten doen (rov. 17.6);

- het oordeel in rov. 3.45 (weergegeven in rov. 17.2 sub (ii) en (iii)) deelt, dat uit intern onderzoek zou zijn gebleken van onvolkomenheden bij de transformatie althans van gerede twijfel (rov. 17.6);

- het oordeel in rov. 3.47 en 3.48 (weergegeven in rov. 17.2 sub (vi en vii)) deelt, dat Spirits niet te goeder trouw was (rov. 17.8 en 17.9) en daaraan nog een argument toevoegt (rov. 17.8)

Het subonderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof in rov. 17.5 zou hebben miskend dat, wanneer alle betrokkenen de transformatie uit 1991/1992 als rechtsgeldig aanmerkten (zoals door Spirits gesteld en door het hof niet op begrijpelijke wijze zou zijn verworpen), dit betekent dat er voor [betrokkene 2] in beginsel geen reden bestond om te twijfelen aan die rechtsgeldigheid of om de beschikkingsbevoegdheid van V(Z)AO te controleren.

Ik stel voorop dat ook dit subonderdeel veronderstelt dat het hof zich specifiek in rov. 17.5 heeft verenigd met de oordelen van de rechtbank in rov. 3.45-3.47, die door het hof zijn weergegeven in rov. 17.2. Ik verwijs in dit verband naar mijn opmerking bij 4.34.1.

Blijkens het (in cassatie terecht niet bestreden) uitgangspunt van rov. 10.9, diende Spirits feiten en omstandigheden te stellen die rechtvaardigen dat zij de vervreemder (ZAO) voor beschikkingsbevoegd mocht houden en waaruit blijkt dat zij in voldoende mate had voldaan aan haar onderzoeksplicht te dier zake. Zij heeft feiten en omstandigheden gesteld waaruit (zij de conclusie trekt dat) blijkt dat alle betrokkenen er destijds van uit gingen dat de transformatie geldig was.

De vraag of een dergelijk betoog al dan niet volstaat, moet worden beantwoord in het licht van de feiten en omstandigheden van het geval. In feitelijke instanties is geoordeeld dat het betoog niet volstaat en dat in dit geval een intern onderzoek nodig was. De feitelijke afweging is geweest, kort gezegd, dat er voor [betrokkene 2] vanuit zijn positie aanleiding was om niet af te gaan op informatie van anderen, maar om zelf binnen de onderneming onderzoek te doen verrichten naar de transformatie. Als zodanig getuigt een dergelijke afweging niet van een onjuiste rechtsopvatting en kan zij nog niet als onbegrijpelijk worden aangemerkt (dat lijkt het subonderdeel in zoverre ook wel te erkennen, dat daarin het voorbehoud “in beginsel” wordt gemaakt). Voor het overige is het oordeel sterk verweven met de feiten van het geval. Voor het hof was er reden noch ruimte om uit te gaan van een van een andere afweging tussen informatie van anderen en de noodzaak van een intern onderzoek. Naar in cassatie als vaststaand moet worden aangenomen (gegeven het falen van subonderdeel 6.1), geldt blijkens rov. 17.5 in het onderhavige geval immers dat veronderstellingen van derden niet zwaarder kunnen wegen dan de resultaten van intern onderzoek.

In de tweede plaats klaagt subonderdeel 6.3 dat niet zonder meer valt in te zien waarom een onderzoek zou hebben geleid tot de conclusie dat VVO niet rechtsgeldig is getransformeerd of gerede twijfel daaraan bestaat. Voor zover die motivering besloten ligt in de in rov. 15.35 en 17.18 bedoelde omstandigheid, is die ontoereikend.

Deze motiveringsklacht kan niet tot cassatie leiden. Blijkens rov. 17.8 deelt het hof de argumenten van de rechtbank waarom Spirits niet te goeder trouw was en voegt het daaraan nog een argument toe. De klacht richt alleen tegen het argument dat het hof heeft toegevoegd. Ook zonder dat argument was het hof echter al tot de conclusie gekomen dat de goede trouw ontbrak op basis van de reeds door de rechtbank gegeven overwegingen. De klacht geeft echter niet aan (laat staan met bepaaldheid en precisie) waarom die overwegingen onvoldoende gemotiveerd dan wel onbegrijpelijk zijn, en voldoet in zoverre niet aan de daaraan te stellen.

Ik merk nog op dat subonderdeel 6.3 in de s.t. Spirits nr. 2.6.5 e.v. is voorzien van een uitgebreide, sterk feitelijke toelichting.

Anders dan de s.t. Spirits nrs. 2.6.5-2.6.7 opmerkt, is de onderzoeksplicht in het onderhavige geval niet gebaseerd op een gerede twijfel over de rechtsgeldigheid van de transformatie van VVO die eerst zou zijn gebleken uit het interne onderzoek (vgl. rov. 17.8). Zie de weergave van de verschillende oordelen bij 4.39.

De s.t. nr. 2.6.28 bevat nog aanvullende motiveringsklachten die niet in het middel zijn vermeld en dus tardief zijn. In cassatie kan voorts niet worden aangenomen dat Spirits het in rov. 17.6 en 17.8 bedoelde interne onderzoek heeft verricht.

Subonderdeel 6.3 faalt.

In het voetspoor daarvan faalt ook subonderdeel 6.4. Anders dan subonderdeel 6.4 veronderstelt, kan niet gezegd worden dat de door Spirits aangevoerde feiten en omstandigheden “uitsluiten” dat zij reden had om aan de bevoegdheid van ZAO te twijfelen. Van een miskenning van de stelplicht, het ten onrechte belasten met bewijs of tegenspraak met rov. 10.9 is allemaal geen sprake.

Subonderdeel 6.5 bevat een voortbouwende klacht, die het lot volgt van de onderdelen 6.1-6.4.

Subonderdeel 6.6 klaagt dat het hof in rov. 17.9 zou hebben miskend dat het beroep van Spirits op de goede trouw er mede op is gebaseerd dat ZAO in het merkenregister als rechthebbende stond vermeld. Dat was een essentiële stelling van Spirits en is door het hof niet (toereikend gemotiveerd) verworpen. Niet relevant is of merkrechten niet als registergoederen kunnen worden aangemerkt.

In de mvg nr. 6.7-6.10, waarnaar de klacht verwijst, heeft Spirits betoogd dat Beneluxmerken registergoederen en dat zij zich kan beroepen op art. 3:24 en 3:26 BW. Het hof heeft hierop gereageerd in rov. 10.3 en 17.9 door te oordelen dat een merkrecht, anders dan Spirits meent, geen registergoed in de zin van art. 3:10 BW is. Dit oordeel wordt in cassatie niet aangevallen.27.

Het betoog waarop het middel zich beroept is te vinden in de pleitnotities van mr. Oosting nr. 4.7 (en, anders dan de s.t. Spirits nr. 2.6.35 stelt, naar mijn idee niet in de mvg nr. 6.10). Aldaar heeft Spirits in het kader van haar beroep op de goede trouw inderdaad aangevoerd dat zij verkreeg van een partij die (evenals haar rechtsvoorgangsters) als rechthebbende in de registers was ingeschreven en dat op het moment dat Spirits verkreeg er geen enkele partij was die zich op het standpunt stelde dat ZAO (of een rechtsvoorganger) niet rechthebbende was en de transformatie door niemand in twijfel werd getrokken.

Dit betoog heeft het hof mijns inziens niet miskend. In het oordeel van het hof dat Spirits niet te goeder trouw was, ligt echter onmiskenbaar besloten dat Spirits, gezien het ontbreken van de goede trouw op basis van de concrete omstandigheden van het geval, niet mocht afgaan op de vermelding van ZAO in het merkenregister. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde op dit punt ook geen nadere motivering.

De klacht van subonderdeel 6.7 kan, wat er verder ook van zij, niet slagen bij gebrek aan belang. Het hof heeft immers geoordeeld dat de vraag of de koopprijs wel reëel was niet relevant was, gezien de voorgaande overwegingen, die in cassatie m.i. in stand blijven.

(v) Rechtsverwerking FKP

Onderdeel 7 klaagt over de verwerping van het beroep op rechtsverwerking in rov. 18.2.

Subonderdeel 7.2 klaagt over het oordeel dat de reeks verklaringen van (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen het vertrouwen hebben gewekt dat FKP (c.q. de Russische staat) haar (c.q. zijn) aanspraken niet meer gelden zou maken, afstuit op hetgeen het hof daarvoor (in rov. 17.1-17.11) over de wetenschap van Spirits en het ontbreken van goede trouw. Dat oordeel is rechtens onjuist, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk. Als (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen het vertrouwen wekken dat VAO de rechtsopvolger was van VVO en daarmee het gerechtvaardigd vertrouwen dat FKP/de Russische staat zijn aanspraken niet (meer) geldend zal maken, dan kan daarop in beginsel een beroep op rechtsverwerking worden gebaseerd, zelfs als bij Spirits twijfel over de rechtsgeldigheid van de transformatie had moeten rijzen, aldus steeds de klacht.

Voor zover het subonderdeel klaagt dat het oordeel van het hof rechtens onjuist is, omdat het hof zou hebben geoordeeld dat omstandigheden zoals die door Spirits zijn aangevoerd nooit bijzondere omstandigheden zouden opleveren zoals vereist voor rechtsverwerking, of dat (de overwegingen over wetenschap van Spirits en) het ontbreken van goede trouw altijd aan rechtsverwerking in de weg zullen staan, is subonderdeel 7.2 gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest. Een dergelijk oordeel valt m.i. niet uit rov. 18.2 af te leiden. Het hof heeft slechts geoordeeld dat de verklaringen van c.q. namens de officiële instellingen niet tot de vereiste bijzondere omstandigheden leiden, gezien wat in rov. 17.1-17.11 is overwogen.

Voor zover het middel zou betogen dat de kennis waarover V(Z)AO dan wel Spirits had moeten beschikken nimmer relevant is in verband met het beroep op rechtsverwerking (vgl. de s.t. Spirits nr. 2.7.4) berust het mijns inziens op een onjuiste rechtsopvatting. Weliswaar is voor rechtsverwerking niet vereist dat de rechthebbende kennis heeft van het recht dat wordt verwerkt,28.maar anderzijds zal het vertrouwen dat Spirits stelt te mogen ontlenen aan gedragingen van Russische overheidsfunctionarissen die hebben gehandeld alsof de transformatie geldig was mede kunnen afhangen van hetgeen zij zelf wist of behoorde te weten omtrent de rechtsgeldigheid van de transformatie, omdat dit weten of behoren te weten mede kan bepalen hoe zij de gedragingen van de overheidsfunctionarissen heeft mogen opvatten.29.Het door het hof in verband met de goede trouw gegeven oordeel kan daarom ook in het kader van het beroep op rechtsverwerking een rol spelen.

Het hof heeft onder meer (in rov. 17.5) overwogen dat dat Spirits in hoger beroep niet is opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat ‘deze veronderstellingen van derden, ook al zijn dat (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen, (…) niet zwaarder (kunnen) wegen dan de resultaten van een intern onderzoek van de rechtspersoon in kwestie’. Nu dat oordeel m.i. in cassatie stand houdt (zie de behandeling van onderdeel 6), is het oordeel van het hof dat de bedoelde mededelingen ook niet de vereiste bijzondere omstandigheden opleveren rechtens onjuist noch onbegrijpelijk. Dit geldt des te sterker als dit wordt bezien in de (door het hof in rov. 17.2 (i) geciteerde en in hoger beroep en cassatie onbestreden) overweging van de rechtbank dat [betrokkene 2] er bekend mee geweest moet zijn dat VAO de merkrechten had verkregen van een staatsbedrijf (VVO) in de turbulente periode 1991-1992.

Volgens subonderdeel 7.1 heeft het hof miskend dat zich in het onderhavige geval wel bijzondere omstandigheden voordoen als vereist voor het aannemen van rechtsverwerking. De klacht wijst op (a) de door Spirits overgelegde consistente reeks verklaringen, brieven en documenten van officiële instanties waaruit blijkt dat de transformatie in 1997, 1998 en 1999 als rechtsgeldig werd aangemerkt en (b) de omstandigheid dat Spirits in die tijd aanzienlijk in de merken heeft geïnvesteerd. Daardoor werd in beginsel het vertrouwen gewekt dat geen beroep meer zal worden gedaan op de ongeldigheid van de transformatie en het hof heeft dat miskend.

Voor zover de klacht aanstuurt op een feitelijke heroverweging, geldt dat daarvoor in cassatie geen plaats is. De onder (a) bedoelde omstandigheid heeft het hof met zoveel woorden verdisconteerd en is besproken bij subonderdeel 7.2. Niet valt in te zien dat het feit dat Spirits aanzienlijk heeft geïnvesteerd in de merken, het vertrouwen zou hebben gewekt dat door de staat (FKP) geen beroep meer gedaan zal worden op de ongeldigheid van de transformatie.

Onderdeel 7 faalt.

(vi) Nietigheidsvordering latere merkrechten Spirits

Ik bespreek thans onderdeel 1. Dit ziet op de vordering als bedoeld in rov. 6.2 onder (b).

De rechtbank heeft geoordeeld dat FKP de nietigheid van latere merkinschrijvingen van Spirits kan vorderen op grond van art. 14B sub 1 BMW, tenzij Spirits een beroep toekomt op rechtsverwerking op basis van art. 14bis lid 1 BMW (rov. 3.60).

Spirits heeft hiertegen gegriefd dat FKP niet de nietigheid van de latere merkinschrijvingen kan vorderen omdat de in art. 4 lid 6 BMW bedoelde derde (dat is VVO) niet aan het geding deelneemt (rov. 7.2). Volgens het hof miskent deze grief dat de rechtbank de nietigheid heeft gebaseerd op art. 14B sub 1 BMW zodat de in art. 4 lid 6 bedoelde derde niet aan het geding behoeft deel te nemen (rov. 7.3). De houder van de eerdere merkinschrijving moet dat wel doen, maar dat is FKP indien komt vast te staan dat zij rechthebbende is op de VO-merken (rov. 7.4).

De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat er geen sprake is van rechtsverwerking op de voet van art. 14bis BMW nu:

- de merken (behalve die genoemd onder rov. 1.6 en 1.20) minder dan vijf jaar voor het inroepen van de nietigheid zijn gedeponeerd en gebruikt (rov. 3.63),

- het in rov. 1.6 bedoelde depot te kwader trouw is (rov. 3.61),

- het in rov. 1.20 bedoelde depot te kwader trouw is (rov. 3.62).

Het hof heeft zich hierbij aangesloten (rov. 7.5).

Subonderdeel 1.1 ziet op rov. 7.3 en 7.4. Volgens de kernklacht van het subonderdeel heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting indien het hof heeft beslist dat de nietigheid op grond van artikel 14B sub 1 BMW kon worden ingeroepen, want er bestond een exclusieve regeling voor depots te kwader trouw in artikel 14B sub 2 BMW.

Het subonderdeel faalt. In de eerste plaats, omdat niet valt in te zien dat ten aanzien van alle jongere merken waarover de rov. 7.3-7.5 gaan, is gesteld dat sprake is van een depot te kwader trouw en dus van een mogelijke situatie van samenloop tussen de nietigheidsgronden van art. 14b sub 1 BMW en art. 14B sub 2 BMW. De mogelijkheid van kwade trouw kwam slechts aan de orde ten aanzien van de twee depots bedoeld in rov. 1.6 en 1.20 van het vonnis.30.

In de tweede plaats, omdat voor zover ten aanzien van deze depots wel sprake is van een mogelijke samenloop het subonderdeel berust op de onjuiste rechtsopvatting dat bij samenloop van de nietigheidsgronden van art. 14B sub 1 (inzake de rangorde van de depots) en 14B sub 2 (voor zover het betreft depots te kwader trouw) aan art. 14B sub 2 BMW exclusieve werking toekomt, zodat de nietigheid van de inschrijving alleen daarop en niet op art. 14B sub 1 BMW kan worden gebaseerd.31.

Deze samenloopkwestie kwam zijdelings al aan de orde bij de bespreking van onderdeel 3. Zoals werd opgemerkt bij 4.12 en 4.13, kan uit het arrest Lux-Talc van het BenGH worden afgeleid dat indien er nietigheid van een merkregistratie wordt gevorderd, zulks dient te geschieden op één van de in de BMW bedoelde gronden. Daarmee is niets gezegd over de onderlinge verhouding tussen de nietigheidsgronden van art. 14B BMW.

Spirits wijst erop dat de regeling van het depot te kwader trouw in art. 4 lid 6 jo 14B sub 2 BMW een uitzondering vormt op het eerste-registratie systeem om misbruik te voorkomen en dat deze uitzondering eng moet worden geïnterpreteerd.32.Daarvan uitgaande valt echter niet in te zien, waarom deze regeling exclusieve werking zou moeten hebben ten opzichte van de regeling van art. 14B sub 1 BMW waarmee oudere merkgerechtigden worden beschermd tegen registraties van, kort gezegd, daarmee overeenstemmende jongere merken.

De mogelijkheid om op grond van art. 14B sub 1 BMW de nietigverklaring te vorderen van de inschrijving van een jonger merk wordt in de tijd beperkt door de regeling van rechtsverwerking in art. 14bis lid 1 BMW. Volgens die regeling treedt rechtsverwerking op na het gedurende vijf jaren bewust gedogen van het ingeschreven jongere merk, tenzij het te kwader trouw is gedeponeerd. Via deze laatste bepaling voorziet art. 14bis lid 1 BMW dus in de situatie van een depot te kwader trouw van een jonger merk uitgaande van de toepasselijkheid van art. 14B sub 1 BMW. Ook daaruit kan geen exclusiviteit van art. 14B sub 2 BMW ten opzichte van art. 14B sub 1 BMW worden afgeleid.

Volgens art. 14B sub 2 BMW moet de nietigheid van een depot te kwader trouw worden ingeroepen binnen vijf jaren te rekenen van de datum van inschrijving.33.Art. 14bis lid 1 BMW voorziet in de mogelijkheid om, in geval van een depot te kwader trouw, bij wijze van uitzondering nog op te treden tegen een jonger merk ook na het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn van vijf jaren als bedoeld in art. 14B sub 1 BMW.34.Het artikel is ingevoerd ter omzetting van artikel 9 van de Eerste Merkenrichtlijn.35.In de MvT bij art. 14bis is opgemerkt:

“Ter vermijding van ieder misverstand zij erop gewezen, dat de uitzondering aan het slot van lid 1 voor het geval het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd, niet tot gevolg heeft dat artikel 14bis een grondslag bevat om depots te kwader trouw aan te vechten. Daarvoor dient artikel 14, onderdeel B, onder 2, te worden ingeroepen. Artikel 14bis ziet uitsluitend op acties die de houder van een ouder merk op grond van artikel 14, onderdeel B, onder 1, tegen de houder van een jonger merk kan instellen.”36.

Deze passage bevestigt dat art. 14B sub 2 BMW de regel biedt voor de aanvechting van een depot te kwader trouw (en dus binnen de daarin bedoelde termijn) en dat art. 14B sub 1 BMW de regel biedt voor de aanvechting van een jonger merk (waarbij rekening moet worden gehouden met art. 14bis BMW). Anders dat Spirits meent, volgt uit deze passage niet dat art. 14B sub 2 BMW exclusieve werking heeft ten opzichte van art. 14B sub 1 BMW indien sprake zou zijn van een depot te kwader trouw van een jonger merk. De Eerste Merkenrichtlijn wijst evenmin in die richting. De verplichte regel over rechtsverwerking in art. 9 lid 1 Rl ziet op strijd met een ouder merk als bedoeld in art. 4 lid 2 Rl,37.terwijl de richtlijn de regel over de nietigheid van het depot te kwader trouw blijkens art. 3 lid 2 sub d als facultatief aanmerkt.

In subonderdeel 1.1 wordt voorts geklaagd dat het hof heeft miskend dat vereist is dat de in artikel 4 lid 6 BMW bedoelde derde aan het geding deelneemt, wat hier niet is gebeurd.

Deze klacht faalt, omdat daarin ten onrechte alsnog de maatstaf van artikel 14B sub 2 BMW hanteert.

Ten derde wordt in subonderdeel 1.1 geklaagd dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is als het hof tot uitgangspunt heeft genomen dat Spirits niet heeft gegriefd dat artikel 14B sub 1 BMW niet kan worden toepast op depots te kwader trouw.

Deze klacht faalt reeds bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat het hof de grief niet op deze manier heeft uitgelegd. Het hof heeft vastgesteld dat de rechtbank de bedoelde grondslag van art. 14B sub 1 BMW heeft gehanteerd.

Het hof heeft in rov. 7.4 nog geoordeeld, dat bij een beoordeling op basis van art. 14B, aanhef en sub 1, BMW de in die bepaling bedoelde “houder van de eerdere merkinschrijving” aan het geding moet deelnemen en dat FKP dit is (indien komt vast te staan dat zij de rechthebbende op de VO-merken is).

Subonderdeel 1.5 klaagt dat het hof daarmee miskent dat (ook als komt vast te staan dat FKP rechthebbende van de VO-merken is) FKP niet de houder van de ‘oudere’ registraties als bedoeld in art. 14B sub 1 BMW is. Het argument daarvoor is dat uit de stellingen van FKP zou volgen dat zij niet de rechtsopvolgster is van de houder van de oudere merkregistratie, dat wil zeggen VVO dan wel FGUP als rechtsopvolgster van VVO, omdat FGUP de VO-merken heeft teruggegeven aan de Russische Staat en deze daarna FKP heeft opgericht.38.

4.68 Deze klacht faalt naar mijn mening. Het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk de stellingen van FKP niet gelezen op de manier van het subonderdeel. Het hof is in rov. 7.14 e.v. ingegaan op de in het subonderdeel bedoelde gang van zaken. Het hof heeft geen probleem gezien in het feit dat FGUP de VO-merken heeft teruggegeven aan de Russische Staat en dat deze de VO-merken later bij FKP heeft ondergebracht. Het hof overweegt in dit verband in rov. 7.16 dat het hier in feite ging om een reallocatie van (het beheer over) staatseigendommen (vgl. ook rov. 7.19, tweede volzin).

Het oordeel van het hof in rov. 7.4, dat als FKP rechthebbende is van de VO-merken zij als de houder van de eerdere inschrijving heeft te gelden, berust op de continuïteit van het toebehoren van de VO-merken aan de zijde van de Russische Staat. Niet valt in te zien waarom deze doorbroken zou zijn, omdat (het beheer over) de VO-merken op enig moment niet berustte(n) bij een staatsonderneming van de Russische Staat, maar bij de Russische Staat zelf. Aldus is het m.i. rechtens niet onjuist en ook niet onbegrijpelijk dat het hof FKP aanmerkt als de in art. 14B, aanhef en sub 1, BMW bedoelde houder van de oudere registraties.

De resterende klachten van onderdeel 1 zien achtereenvolgens op twee specifieke jongere merkregistraties, waarbij aan de orde is of nietigheid van die registraties op de voet van art. 14B sub 1 BMW kan worden gevorderd ook na het verstrijken van de in art. 14bis lid 1 BMW bedoelde termijn, omdat het depot van deze merken te kwader trouw zou zijn geweest.

De subonderdelen 1.2 en 1.4 zien (zoals genoegzaam blijkt uit onderdeel 1 jo 1.2 van het middel) op rov. 7.5, voor zover het hof zich daarin aansluit bij het oordeel in rov. 3.61 van het vonnis over het in rov. 1.6 van het vonnis bedoelde merk dat is gedeponeerd door Simex, een distributeur van VVO. Volgens (de rechtbank en) het hof was dat depot te kwader trouw omdat zich het geval voordeed als bedoeld in art. 4 lid 6 onder b BMW en niet bleek van toestemming als daar bedoeld. Deze toestemming dient uitdrukkelijk te zijn gegeven en daarvoor is enkel gedogen onvoldoende. Daaraan is niet voldaan daar gesteld noch gebleken is dat VVO Simex met zoveel woorden toestemming heeft gegeven voor het depot. Naar FKP heeft gesteld heeft VVO niet opgetreden tegen dit depot omdat zij er geen bezwaar tegen had dat door Simex, als haar lokale distributeur, met gebruik van dit depot werd opgetreden tegen inbreuk op de haar toebehorende merken. Niet is gesteld of gebleken dat VVO dit kenbaar heeft gemaakt aan Simex.

Volgens subonderdeel 1.2 heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over het begrip kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW. De toestemming als bedoeld in dat artikel, hoeft niet uitdrukkelijk te zijn gegeven, althans niet op de wijze als de rechtbank heeft geëist. Toereikend is dat VVO met het depot instemde in die zin dat zij wist van die registratie en daartegen geen bezwaar had.

Rechtbank en hof hebben zich kennelijk gericht naar de maatstaf van de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof in het Cow Brand II-arrest.39.Daarin heeft het hof met betrekking tot de toestemming zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 BMW bepaald dat dergelijke toestemming niet te makkelijk mag worden aangenomen:

“Het begrip ‘toestemming’ in de zin van art. 4 aanhef en onder 4 moet in deze zin worden uitgelegd, dat die toestemming niet reeds kan worden afgeleid uit het feit dat de houder van het oudere depot nalaat op te treden tegen aan het nieuwe depot voorafgaand normaal gebruik van het met het zijne overeenstemmende merk door degene die het nieuwe depot heeft verricht, doch dat van zodanige ‘toestemming’ eerst sprake is indien zij uitdrukkelijk op dat nieuwe depot betrekking heeft.”

De klacht, zoals toegelicht in de s.t. Spirits nr. 2.1.24 betoogt dat uit de rechtspraak van het BenGH volgt dat aan toestemming in de zin van art. 4 lid 6 BMW andere eisen moeten worden gesteld dan aan toestemming in de zin van art. 4 lid 4 BMW, nu het eerste ziet op toestemming in het gebruik en het tweede op toestemming in het depot. Volgens Spirits is in het onderhavige geval voldaan aan de eis van toestemming voor het gebruik van het merk, nu VVO niet tegen het depot is opgetreden omdat zij er geen bezwaar tegen had dat door Simex met gebruik van dit depot werd opgetreden tegen inbreuk op de aan haar toebehorende merken; er is daarmee geen sprake van enkel gedogen, maar van actief goedkeuren en toelaten van het gebruik van het merk door Simex (terwijl VVO ook wist van het depot).

De klacht grijpt aan op hetgeen FKP heeft gesteld omtrent de reden waarom VVO niet is opgetreden tegen het depot door Simex. De klacht negeert dat volgens (de rechtbank en) het hof niet is gesteld of gebleken dat VVO dit kenbaar heeft gemaakt aan Simex. Om die reden is de situatie beoordeeld als een waarin sprake is van (niet meer dan) gedogen. Daaruit volgt dat naar het oordeel van het hof geen sprake is van ‘instemmen met het depot’ dan wel van ‘actief goedkeuren en toelaten van het gebruik van het merk door Simex’, waarop Spirits zich beroept. Dit oordeel is met de feiten verweven, geeft geen blijkt van een onjuiste rechtsopvatting en komt genoegzaam gemotiveerd voor.

Ten overvloede, merk ik nog op dat het dictum sub 7 van het arrest Cow Brand II, waarnaar de s.t. Spirits nr. 2.1.24 verwijst, m.i. ziet op de vraag wanneer alsnog sprake kan zijn van gebruik te goeder trouw als bedoeld in art. 4 lid 6 BMW van de in dat dictum bedoelde voorgebruiker. Daarvan kan alsnog sprake zijn indien alsnog toestemming voor het gebruik is gegeven, maar volgt niet zonder meer uit het ‘gedogen’ van het gebruik. In dit dictum worden ‘toestemming’ en ‘gedogen’ dus betrokken op het begrip goede trouw en niet op elkaar. Een bijzondere invulling van het begrip ‘toestemming’ blijkt er daarom niet uit.40.

De motiveringsklacht van subonderdeel 1.4 faalt in het voetspoor van subonderdeel 1.2. Deze klacht mist overigens ook feitelijke grondslag. Anders dan de klacht veronderstelt, heeft het hof niet “aangenomen dat VVO niet wist van de registratie dan wel daarvan wist maar daartegen geen bezwaar had.”

Subonderdeel 1.3 ziet (zoals genoegzaam blijkt uit onderdeel 1 jo 1.3 van het middel) op rov. 7.5, voor zover het hof zich daarin aansluit bij het oordeel in rov. 3.62 van het vonnis over het in rov. 1.20 van het vonnis bedoelde depot. In rov. 3.62 is er door de rechtbank van uitgegaan dat het in rov. 1.20 bedoelde depot is verricht door ZAO. Vervolgens is uit een aantal feiten afgeleid dat voor de directeur van ZAO, [betrokkene 3], geldt hetgeen in rov. 3.4541.is overwogen over het onderzoek naar de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken door VZAO en de gerede twijfel die daarover had moeten rijzen. Daaraan is het oordeel verbonden dat dit depot te kwader trouw is verricht. Hetzelfde geldt als het depot zou zijn verricht door VZAO.

Het subonderdeel klaagt dat het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over het begrip kwade trouw in art. 4 lid 6 BMW. Het voert daartoe verschillende argumenten aan. In de eerste plaats wordt opgekomen tegen het oordeel (in rov. 3.45 van het vonnis, waarnaar rov. 3.62 verwijst) dat de kennis van [betrokkene 2] kan worden toegerekend aan ZAO. In de tweede plaats wordt betoogd dat het oordeel (in rov. 3.45) dat [betrokkene 2] intern onderzoek had moeten laten doen niet toereikend is om kwade trouw van (naar ik aanneem is bedoeld:) ZAO op te kunnen baseren.

Het punt van de toerekening aan Spirits van hetgeen [betrokkene 2] wist of behoorde te weten, is bij de bespreking van subonderdeel 6.2 al behandeld (zie bij 4.32-4.38). Tegen de overwegingen over [betrokkene 3] worden geen klachten geuit. Van de gelijkstelling van [betrokkene 2] en [betrokkene 3] kan daarom verder worden uitgegaan evenals van de toerekening van zijn (hun) kennis aan ZAO.

Dan resteert het tweede punt. De klacht komt erop neer dat het ontbreken van goede trouw van ZAO bij de verkrijging van de VO-merken niet genoeg is om vast te stellen dat ZAO te kwader trouw was bij het depot van het in rov. 1.20 van het vonnis bedoelde merk.

Nu zouden daarmee in de terminologie van het BW inderdaad verschillende grootheden kunnen worden aangegeven. In het BW omvat de kwalificatie ‘niet te goeder trouw’ zowel (subjectieve) kwade trouw van een persoon (dat wil zeggen dat deze wist of vermoedde hoe de werkelijke situatie was) maar ook het geval dat een persoon (geobjectiveerd) behoorde te weten hoe de werkelijke situatie was (zoals in het geval dat op deze persoon een onderzoeksplicht rustte).42.Zie bijvoorbeeld art. 3:11 BW. Het oordeel dat iemand niet te goede trouw was kan dus impliceren dat deze ook te kwader trouw was, maar hoeft dat niet te doen. Voor wat betreft de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid maakt dit overigens niet uit. Zo beschermt art. 3:88 BW alleen de verkrijger te goeder trouw. Wie niet te goeder trouw was, wordt niet beschermd. Het volstaat dan om vast te stellen dat goede trouw in enig opzicht ontbreekt, waarbij de geobjectiveerde vorm (u behoorde beter te weten) vermoedelijk makkelijker kan worden vastgesteld dan de gesubjectiveerde vorm (u wist beter). Wanneer de rechter alleen vaststelt dat iemand niet te goeder trouw is in deze geobjectiveerde vorm, is daarmee dus niets vastgesteld over de vraag of al dan niet ook nog sprake is van (subjectieve) kwade trouw in de zin van het BW.

Het gaat thans echter niet om de goederenrechtelijke kwalificatie die door de feitenrechter is gegeven aan de verkrijging door Spirits (‘niet te goede trouw’), maar op de merkenrechtelijke kwalificatie van het depot door ZAO van het in rov. 1.20 bedoelde merk.

Of een depot te kwader trouw is geschied, moet worden beoordeeld met inachtneming van de omstandigheden van het geval. Veelal gaat het om situaties waarin de deposant, kort gezegd, wordt geconfronteerd met een vorm van voorgebruik door een derde.43.

4.83.1 Aan het begrip kwade trouw dient na de omzetting van de Eerste Merkenrichtlijn een Europese invulling te worden gegeven.44.

4.83.2 Het HvJ EU heeft in de zaak Lindt & Sprüngli/Hauswirth invulling gegeven aan het overeenkomstige begrip in art. 51 lid 1.b GMVo.45.Het ging om een zaak waarin ten tijde van het depot van het teken als merk verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde waren of diensten, of voor waren of diensten die zo soortgelijk zijn dat daardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd (rov. 36). Het HvJ EU kwam tot de slotsom (rov. 53) dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

4.83.3 Het begrip ‘kwade trouw’ in de merkenrichtlijn moet blijkens het arrest Malaysia Dairy op dezelfde wijze worden uitgelegd als dit begrip in de GMVo. Dit betekent dat de kwade trouw van de aanvrager globaal dient worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval op het relevante tijdstip. Daaruit volgt dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling.46.

4.84 In het onderhavige geval speelt de ‘verkrijging’ van een ouder merk door de latere deposant een rol, een situatie die wat afwijkt van de door het HvJ EU behandelde gevallen. Omdat het goederenrecht en het merkenrecht verschillende toetsen hanteren, is mogelijk dat een partij niet ‘te goeder trouw’ is (in goederenrechtelijke zin als verkrijger van een merkrecht) en niet ‘te kwader trouw’ is (in merkenrechtelijke zin als latere deposant). Maar ook is denkbaar dat het merkenrechtelijke oordeel luidt, dat het depot te kwader trouw is geschied.

4.85 Volgens het subonderdeel heeft de rechter miskend dat het bij art. 4 lid 6 BMW moet gaan om subjectieve kennis van ZAO omdat van kwade trouw pas sprake is in geval van opzettelijke, frauduleuze inbezitneming met daadwerkelijke positieve wetenschap van de onrechtmatigheid daarvan.

4.86 Deze klacht stelt m.i. te strenge eisen en gaat daarom uit van een onjuiste rechtsopvatting. Van kwade trouw kan ook sprake zijn wanneer geen sprake is van ‘opzettelijke, frauduleuze inbezitneming met daadwerkelijke positieve wetenschap van de onrechtmatigheid daarvan’. Zoals al blijkt uit de formulering van het in art. 4 lid 6 sub a BMW gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw bij voorgebruik binnen de Benelux, kan ook acht worden geslagen op ‘behoren te weten’ (waarbij overigens de vraag kan rijzen hoe streng met daarmee moet omgaan in het kader van dat voorgebruikgeval).47.Hoewel in de genoemde arresten van het HvJ EU een strengere benadering wordt gelezen, nu blijkens die arresten het ‘behoren te weten’ in combinatie met andere factoren moet worden beoordeeld,48.volgt m.i. (ook) daaruit niet (voor een geval als het onderhavige) de juistheid van de strenge norm die het subonderdeel voorstelt.

Het subonderdeel klaagt verder nog dat voor het aannemen van kwade trouw niet toereikend is dat de deposant had kunnen of zelfs behoren te weten dat de deposant niet tot het merk gerechtigd was. In de s.t. Spirits nr. 2.1.36 wordt dit in verband gebracht met het geval van voorgebruik als bedoeld art. 4 lid 6 sub a BMW en betoogt dat het in art. 4 lid 6 bedoelde ‘behoren te weten’49.niet verruimd moet worden tot een algemene, met allerlei (multidimensionale) zorgvuldigheidsnormen omgeven, geobjectiveerde subjectieve rechtsvorm van behoren te weten zoals dat bijvoorbeeld in het Nederlandse recht in art. 3:11 BW ten aanzien van de goede trouw gebruikelijk is.

Nu blijkt uit de rechtspraak van het HvJ EU inmiddels wel, dat niet reeds tot de conclusie kan worden gekomen dat een depot te kwader trouw is geschied wanneer slechts wordt vastgesteld (i) dat de deposant behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd of (ii) dat de deposant behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd.

De rechtsopvatting van het subonderdeel, dat voor het aannemen van kwade trouw niet toereikend is dat de deposant had kunnen of zelfs behoren te weten dat de deposant niet tot het merk gerechtigd was, lijkt in algemene zin daarbij aan te sluiten. Maar gezien de uitwerking die in de s.t. Spirits voor het onderhavige geval aan de desbetreffende klacht wordt gegeven, lijkt deze klacht te veronderstellen dat de rechter in het onderhavige geval heeft geoordeeld dat het depot te kwader trouw was, omdat geen sprake was van een verkrijging te goeder trouw.

De klacht, zoals toegelicht, mist feitelijke grondslag. Bij de beoordeling van de kwade trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW door de rechter hebben in deze zaak feiten en omstandigheden een rol gespeeld, die ook een rol hebben gespeeld bij de goederenrechtelijke kwalificatie. Dat ligt in een geval als het onderhavige ook wel voor de hand. Voor beide kwalificaties zijn deels dezelfde feiten en omstandigheden relevant nu de vraag naar de kwader trouw bij het in rov. 1.20 van het vonnis bedoelde depot juist rijst in verband met hetgeen de deposant wist of moest weten omtrent zijn gerechtigheid tot het oudere VO-merk. Van het afleiden van het ene oordeel (depot te kwader trouw) uit het andere (geen verkrijging te goeder trouw) is mijns inziens echter geen sprake, zodat de klacht faalt omdat zij berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

Het voorgaand geldt ook indien het merk niet door ZAO is gedeponeerd maar reeds door VZAO.

Onderdeel 1 faalt.

Onderdeel 8 bevat slechts een voortbouwende klacht. Nu de onderdelen 1-7 m.i. dienen te falen, geldt hetzelfde voor onderdeel 8.

Ik wijs er voor de goede orde nog op dat Spirtis in haar schriftelijke repliek nrs. 27 ev. Repliek enige opmerkingen heeft gemaakt over de proceskosten in cassatie.

Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G