Hof 's-Gravenhage, 19-06-2012, nr. 200.085.798/01

Kubus is een groothandelaar in sportartikelen op het gebied van onder meer water- en wintersport. Daarnaast houdt Kubus zich bezig met het ontwerpen van sportartikelen.

Kubus is houdster van het Nederlandse octrooi NL 1012484 (hierna: het octrooi of NL 484) dat betrekking heeft op een ‘Trapezehaakinrichting’. Het octrooi is verleend op 10 januari 2001 op een aanvrage daartoe van 30 juni 1999.

Het octrooi telt 9 conclusies. Deze conclusies luiden als volgt:

Trapezehaakinrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het zwenkorgaan

Trapezehaakinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het spreidlichaam (10) hol is uitgevoerd.

Trapezehaakinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat is voorzien in een veerorgaan (50) voor het op het zwenkorgaan (40) uitoefenen van een kracht in de zwenkinrichting naar de koppelingsuitsparingen (16, 36).

Trapezehaakinrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het veerorgaan (50) een als een gesloten lus uitgevoerd elastisch element (50) omvat dat rond het spreidlichaam (10) en het uiteinde van het zwenkorgaan (40) dat van de zwenkas (41) hiervan is afgekeerd, is aangebracht.

Trapezehaakinrichting volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat het zwenkorgaan (40) is voorzien van een met het van de zwenkas (41) hiervan afgekeerde uiteinde gekoppeld trekorgaan (60).

Trapezehaakinrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het trekorgaan (60) is bevestigd aan het elastische element (50), en dat het trekorgaan (60) vanaf de van het spreidlichaam (10) afgekeerde zijde van het zwenkorgaan (40), gezien in de gekoppelde toestand, door een hierin aangebrachte uitsparing is aangebracht.

Trapeze voorzien van een trapezehaakinrichting volgens één van de voorgaande conclusies.

3. MBrands vordert in conventie de nietigverklaring van NL 484. Aan die vordering legt zij ten grondslag dat sprake is van toegevoegde materie, niet-nieuwheid, gebrek aan inventiviteit en niet-nawerkbaarheid. Kubus vordert in reconventie een verbod op het doen van misleidende mededelingen, met nevenvorderingen. Daaraan heeft Kubus ten grondslag gelegd dat MBrands op haar Mystic Clicker Bar heeft vermeld “Patent Pend. Nr. 1035313”, terwijl die aanvrage niet langer bestaat. Daardoor is volgens Kubus sprake van misleidende reclame als bedoeld in artikel 6:194 BW, althans onrechtmatig handelen.

4. De rechtbank heeft de vorderingen van MBrands afgewezen. Zij was van oordeel dat i) de gewijzigde probleemstelling en toevoeging van een nieuw effect voor de vakman direct en ondubbelzinnig zijn af te leiden uit de oorspronkelijke aanvrage in het licht van DE 757, zodat geen sprake is van ontoelaatbaar toegevoegde materie, ii) in elk geval kenmerk (vii) niet voorkomt in DE 757, nu DE 757 een wezenlijk andere constructie betreft met een zogenaamde ‘skischoenkoppeling’ (waarbij geen sprake is van een uitsparing in het spreidlichaam die meewerkt aan de totstandkoming van de koppeling), in plaats van een penkoppeling zoals in het octrooi (waarbij dat wel het geval is), zodat het octrooi nieuw is, iii) dat er geen enkele aanwijzing bestaat dat de gemiddelde vakman, uitgaand van DE 757 als meest nabije stand van de techniek, tot een koppeling volgens het octrooi zou zijn gekomen, zodat de hoofdconclusie, en daarmee ook de afhankelijke conclusies, inventief zijn en iv) dat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis in staat zal zijn de pen te borgen, zodat conclusie 1 nawerkbaar is.

5. Ook de vorderingen van Kubus zijn door de rechtbank afgewezen, op de grond dat Kubus tegenover het verweer van MBrands dat de gewraakte mededeling na 13 januari 2009 niet meer op de Mystic Clicker Bars wordt gebruikt, terwijl zij die mededeling tot aan 30 juli 2009 rechtmatig kon doen, geen bewijs heeft aangeboden voor haar andersluidende stelling.

Het principale beroep

Grief I: de feiten

7. In grief I betoogt MBrands onder meer dat de rechtbank in rov. 2.6 ten onrechte heeft vastgesteld dat slijtagegevoeligheid een nadeel zou zijn van destijds bekende koppelingen. De grief faalt in zoverre, omdat de rechtbank in rov. 2.6 weergeeft wat in het toegevoegde deel van de beschrijving staat. Met andere woorden, de rechtbank stelt (in deze rechtsoverweging) niet zelf vast dat de destijds bekende koppelingen (in het bijzonder die van DE 757) als nadeel slijtagegevoeligheid hadden.

Grief II: toegevoegde materie

9. Het hof stelt voorop dat het beroep op toegevoegde materie betrekking heeft op de wijziging van de beschrijving. Hoewel ook de conclusies zijn gewijzigd, in die zin dat de oorspronkelijke conclusies 1, 3 en 5 zijn samengevoegd tot conclusie 1, is, naar ook partijen aannemen, daardoor geen materie toegevoegd (vgl. memorie van grieven 37-40 en memorie van antwoord 3.20). Ook OCNL heeft bij de beoordeling van het beroep op toegevoegde materie de wijziging van de beschrijving afgezet tegen conclusie 1 als verleend, te weten het samenstel van de oorspronkelijke conclusies 1, 3 en 5.

10. In grief II betoogt MBrands dat de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat het onderwerp van het octrooi wordt gedekt door de oorspronkelijke aanvrage en ten onrechte de conclusies 1, 3 en 5 van de oorspronkelijke aanvraag daarvoor als een voldoende basis heeft beschouwd (memorie van grieven 37). Voorts is de grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de stelling van MBrands dat ook sprake is van toegevoegde materie voor zover in de beschrijving is opgenomen dat de koppelingsuitsparing in het langsdeel doorlopend is, te laat is aangevoerd (memorie van grieven 49).

11. Wat er van dit laatste oordeel ook zij, in hoger beroep heeft MBrands bedoelde stelling tijdig alsnog aan haar beroep op toegevoegde materie ten grondslag gelegd, zodat het hof daarover zal oordelen.

“Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover:

(…)

13. OCNL heeft in zijn advies eerst beoordeeld of de wijziging in de beschrijving heeft geleid tot een andere uitleg van het octrooi. OCNL is tot de conclusie gekomen dat dit het geval is. Kort gezegd is OCNL van oordeel dat de vakman conclusie 1 (lees: het samenstel van de conclusies 1, 3 en 5) in de oorspronkelijke aanvrage, in het bijzonder de term “uitsparing in het langsdeel”, aldus zal uitleggen dat deze betrekking heeft op zowel “doorgaande” gaten, als “blinde” gaten. In het licht van de gewijzigde beschrijving zal de vakman volgens OCNL bedoelde term echter uitleggen als uitsluitend betrekking hebbend op “doorgaande gaten”. Derhalve heeft de wijziging geleid tot een beperking van conclusie 1, aldus OCNL. Vervolgens heeft OCNL beoordeeld of de in de beschrijving gewijzigde probleemstelling en technische effecten (te weten: het toepassen van een minder slijtagegevoelige koppeling) voor de vakman direct en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvraag waren af te leiden. OCNL heeft die vraag bevestigend beantwoord.

14. MBrands betoogt onder meer dat OCNL (en daarmee de rechtbank) aldus heeft miskend dat, nu de basis voor een beperkte uitleg van het octrooi (waardoor het nieuw is ten opzichte van DE 757) (volgens OCNL) uitsluitend wordt gevonden in de wijziging van de beschrijving, nu juist wel sprake is van toegevoegde materie. De grief kan niet tot vernietiging leiden, omdat het hof op de navolgende gronden van oordeel is dat geen sprake is van toegevoegde materie.

Zoals blijkt uit de weergave van conclusie 1 in rov. 2.3 hiervoor, wordt de inrichting volgens het octrooi gekenmerkt doordat het langsdeel (35) van het bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van althans één koppelingsuitsparing (36) die in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing (16) die in het spreidlichaam (10) is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen (45) in de koppelingsuitsparingen (16, 36) aanbrengbaar is ter koppeling van het bevestigingsorgaan (31; 32) met het spreidlichaam (10). Dit zijn de in rov. 2.4 weergegeven kenmerken (vi) tot en met (viii), die in de oorspronkelijke aanvrage te vinden zijn in conclusie 5. Het hof is (anders dan OCNL) van oordeel dat de gemiddelde vakman uit deze kenmerken direct en ondubbelzinnig zal afleiden dat een penkoppeling (als hiervoor omschreven) wordt bedoeld. Daaraan staat niet in de weg dat het nummer van de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (16) niet in de figuren terugkomt, omdat de vakman ook zonder die intekening zal begrijpen waar zich die uitsparing bevindt. Voorts is niet gesteld of gebleken dat de vakman op grond van de oorspronkelijke beschrijving desondanks tot een ruimere uitleg (tevens een ander soort koppelingen omvattend) zou komen.

“Doordat een koppelingspen in zijn geheel door een opening in het langsdeel van het bevestigingsorgaan wordt gebracht, wordt een zeer zekere verbinding verschaft.”

Het hof is van oordeel dat in deze zin slechts wordt geëxpliciteerd wat reeds uit conclusie 1 volgt (namelijk dat wordt gedoeld op een penkoppeling), zodat deze toevoeging geen andere uitleg van die conclusie bewerkstelligt. Het door MBrands aangevoerde (door de rechtbank op grond van de goede procesorde gepasseerde) argument dat in zoverre sprake is van (ontoelaatbaar) toegevoegde materie faalt derhalve.

17. Daarnaast voert MBrands aan dat door de aangepaste beschrijving het technische probleem en het bereikte technische effect zijn gewijzigd. MBrands betoogt dat de vakman bedoeld probleem en effect niet (direct en ondubbelzinnig) uit de oorspronkelijke aanvrage zou afleiden, omdat het betreffende probleem (slijtagegevoeligheid) niet bestond en het beoogde effect (een minder slijtagegevoelige koppeling) niet wordt bereikt. In het kader van haar beroep op het ontbreken van inventiviteit stelt MBrands dat, zo de vakman, uitgaand van DE 757 als meest nabije stand van de techniek, al enig probleem zou onderkennen, dat zou zijn het zoeken naar een snelkoppeling die zekerder is (memorie van grieven 95).

18. Uitgaande van de uitleg van conclusie 1 in de oorspronkelijke aanvrage, zoals hiervoor in rov. 15 aanvaard, zal de vakman, die kennis heeft van de stand van de techniek, in het bijzonder van DE 757, het octrooi aldus begrijpen, dat het daarvan wordt afgebakend doordat wordt voorzien in een penkoppeling. Daarbij is het hof van oordeel dat de vakman DE 757 aldus zal begrijpen dat daarin niet (mede) in een penkoppeling wordt voorzien. Het hof volgt MBrands daarbij niet in haar stelling dat ook in DE 757 wordt voorzien in een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam. De vakman zal de conclusies van DE 757, in het licht van de beschrijving en de tekeningen, aldus begrijpen dat de daarin voorziene snelkoppeling tot stand komt doordat uitsparingen in het langsdeel (“Verzahnungen”) grijpen in een uitsparing in het zwenklichaam, dat door middel van een as verbonden is aan het spreidlichaam. Het hof zal dit als een “tandkoppeling” aanduiden. De uitsparing die voorzien is in het spreidlichaam van DE 757 dient, naar de vakman zal begrijpen, ertoe de zwenkarm open en dicht te kunnen doen (te kunnen bedienen). Bij de koppeling zelf, die tot stand komt doordat de tanden van het langsdeel grijpen in de uitsparing in het zwenklichaam, speelt de uitsparing in het spreidlichaam geen rol. In een inrichting volgens het octrooi (ook volgens de oorspronkelijke aanvrage) dient de uitsparing in het spreidlichaam ertoe een pen door te laten die vervolgens ook door de uitsparing in het langsdeel gaat. Of, in de bewoordingen van conclusie 1 (conclusie 5-oud): “waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen (45) in de koppelingsuitsparingen (16, 36) aanbrengbaar is ter koppeling van het bevestigingsorgaan (31; 32) met het spreidlichaam (10)”. Bij deze constructie speelt de uitsparing in het spreidlichaam derhalve wél een rol in het tot stand brengen van de koppeling, reden waarom de uitsparingen in zowel het langsdeel, als het spreidlichaam koppelingsuitsparingen worden genoemd. Zoals reeds eerder is overwogen zal de vakman hieruit opmaken dat het gaat om een penkoppeling.

Indien juist is dat, zoals MBrands stelt, slijtagegevoeligheid geen (onderkend) nadeel was van de bekende inrichtingen (in het bijzonder die volgens DE 757) en dat een koppeling volgens het octrooi ook niet minder slijtagegevoelig is dan die bekende inrichtingen, zal de vakman geen waarde hechten aan de, aan de beschrijving toegevoegde passage over slijtagegevoeligheid. Hij zal dan geen nieuw technisch effect (een minder slijtagegevoelige verbinding) veronderstellen. Aldus bezien voegt bedoelde wijziging van de beschrijving – veronderstellenderwijs uitgaand van de juistheid van MBrands’ stellingen – niets toe aan “het onderwerp van het octrooi” als bedoeld in artikel 75, lid 1, onder c. ROW en is die wijziging dus niet van belang bij de beoordeling van de vraag of sprake is van toegevoegde materie.

Grief III: gebrek aan nieuwheid

21. In deze grief bestrijdt MBrands het oordeel van de rechtbank dat het octrooi nieuw is, omdat DE 757 niet voorziet in kenmerk (vii), te weten een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (die in uitlijning brengbaar is met de koppelingsuitsparing in het langsdeel). MBrands betoogt in dit verband: i) dat kenmerk (vii) niet wordt geopenbaard in het octrooi, omdat het kenmerk, dat met nummer 16 is aangeduid, niet terugkomt in de figuren (in het bijzonder figuur 4); ii) dat de aanduiding “koppelingsuitsparing in het spreidlichaam” geen eenduidige betekenis heeft; iii) dat ook DE 757 voorziet in een dergelijke uitsparing en iv) dat het octrooi niet vereist dat de uitsparing zelf bijdraagt tot de koppeling en dat dit ook niet het geval is indien er een zwenkorgaan aan de pen verbonden is.

22. De grief faalt. Zoals in rov. 15 is overwogen, leidt de omstandigheid dat het nummer van de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam (16) in figuur 4 niet is ingetekend er niet toe dat de vakman niet zal begrijpen waar zich die uitsparing bevindt. De argumenten ii) tot en met iv) vinden hun weerlegging in hetgeen hiervoor, in rov. 15, 18 en 19 is overwogen.

Grief IV: gebrek aan inventiviteit

De tweede grond waarop MBrands haar inventiviteitsaanval baseert is dat snelkoppelingen als in het octrooi voorzien algemeen bekend waren, alsmede dat DE 757 een expliciete pointer bevat naar dergelijke koppelingen (en juist niet naar het toepassen van andere materialen of een variatie in vorm en grootte van de onderdelen).

Ook de volgconclusies missen volgens MBrands inventiviteit.

Ter weerspreking van de door MBrands als tweede aangevoerde grond voert Kubus aan dat de algemene verwijzing in DE 757 naar de mogelijkheid van andersoortige snelkoppelingen door de vakman niet als pointer naar de koppeling van het octrooi kan worden aangemerkt en dat DE 757 juist wegwijst van een dergelijke koppeling, door als voorbeeld te noemen een “Klemm- oder Bremsanordnung”. Verder betoogt zij dat een penkoppeling op zichzelf bekend was (op de prioriteitsdatum) maar niet in het samenstel bij een inrichting als beschreven in conclusie 1. De veelheid van mogelijke snelkoppelingen onderstreept volgens Kubus juist de inventiviteit van de keuze voor een penkoppeling.

In de beschrijving van DE 757 leest de vakman:

“Es wird bemerkt, daß weitere Formen einer schnell lösbaren Verriegelungseinrichtung verwendet werden können, um die Gurte mit erforderlichen Abständen innerhalb der Enden der Abstandhalterstange zu verriegeln, einschließlich einer manuell betätigbaren Klemm- oder Bremsanordnung.”

In deze passage leest de vakman dat andersoortige snelkoppelingen denkbaar zijn, waaronder rem- of klemkoppelingen. Niet in geschil is dat penkoppelingen niet onder die laatste categorie vallen. Echter, uitgaande van het op te lossen objectieve technische probleem als hiervoor omschreven en van de door Kubus zelf gestelde algemene bekendheid bij de vakman met het feit dat penkoppelingen zekerder zijn dan “skischoenkoppelingen” (waarmee Kubus bedoelt tandkoppelingen zoals voorzien in DE 757), zou de vakman uit de beschikbare soorten (snel)koppelingen voor een penkoppeling hebben gekozen. Naar het oordeel van het hof zou de vakman daarvan niet weerhouden zijn door de verwijzing in DE 757 naar rem- of klemkoppelingen, nu deze slechts bij wijze van voorbeeld worden genoemd. Het hof acht conclusie 1 derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit, zodat grief IV slaagt. De als eerste door MBrands ter onderbouwing van haar beroep op het ontreken van inventiviteit aangevoerde grond (het ontbreken van een technisch effect) kan derhalve onbesproken blijven.

27. MBrands stelt en onderbouwt in de nrs. 122 tot en met 149 van haar memorie van grieven uitvoerig dat en waarom ook de volgconclusies inventiviteit missen. Kubus is daar in haar memorie van antwoord niet op ingegaan. Kubus bespreekt wel de door MBrands overgelegde documenten uit de stand van de techniek, maar doet dat in het kader van haar verdediging van de inventiviteit van conclusie 1, waarna zij in nr. 3.66 van haar memorie van antwoord concludeert dat conclusie 1 geldig is en daarmee ook de daarvan afhankelijke conclusies. In haar pleitnota in hoger beroep constateert MBrands dan ook terecht dat Kubus het inventieve karakter van de volgconclusies niet of nauwelijks verdedigt (pleitnota onder 86). In dit verband is nog van belang dat in het door Kubus in eerste aanleg als productie 2 overgelegde rapport van Ir. [...] wel enige overwegingen aan de inventiviteit van de volgconclusies worden gewijd, maar dat Kubus daarop in de gedingstukken geen beroep heeft gedaan. Voor zover in de bespreking van de door MBrands bij memorie van grieven overgelegde documenten toch enig verweer tegen de gestelde niet-inventiviteit van de volgconclusies zou kunnen worden ontwaard, overweegt het hof nog het volgende.

Ten aanzien van conclusie 5 doet MBrands een beroep op DE 8906264. Kubus merkt daarover op dat het betreffende octrooi ziet op de sluiting van veiligheidsgordels bij inrichtingen voor ziekentransport en dat dit vakgebied te ver afligt van dat van trapezehaken voor watersport, zodat de vakman het document niet zal raadplegen. Echter, ervan uitgaande dat, zoals Kubus zelf stelt, de vakman een werktuigbouwkundige is, die op zoek is naar een alternatieve, zekerder snelkoppeling, zou de vakman naar

’s hofs oordeel ook in aanpalende vakgebieden te rade gaan, waaronder vakgebieden waarin wordt gewerkt met veiligheidsgordels met snelkoppelingen. Bovendien heeft MBrands aan de gestelde niet-inventiviteit van conclusie 5 onweersproken mede ten grondslag gelegd dat het in die conclusie voorziene veerorgaan standaard is geïntegreerd in snelkoppelingstechnieken. Dit moet derhalve geacht worden tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman te behoren.

Het in conclusie 6 genoemde, als een gesloten lus uitgevoerde, elastische element betreft volgens MBrands (in combinatie met het veerorgaan van conclusie 5) een eenvoudige mechanische maatregel zonder inventief inzicht, die niet ongebruikelijk is voor snelkoppelingen. Zij verwijst daartoe naar DE 8520655 en US 3484908. Volgens Kubus openbaren deze documenten niet een dergelijke lus. Bij pleidooi in hoger beroep heeft MBrands met betrekking tot US 3484908 nader betoogd dat de vakman de in dat document voorziene “molded plastic band adapted to slide over the buckle” zonder meer zal opvatten als een, als gesloten lus uitgevoerd, elastisch element. Kubus heeft daarop niet gereageerd. Het hof gaat mitsdien uit van de juistheid van bedoelde stelling van MBrands en acht conclusie 6 op die grond niet inventief.

Conclusie 7 is volgens MBrands niet inventief, omdat de daarin voorziene maatregel (een trekorgaan) een volslagen triviale maatregel is, die is terug te vinden in de stand van de techniek, zoals in WO 98/20761. Kubus heeft daar tegenin gebracht dat bedoeld document niet ziet op een koppeling als geclaimd. Echter, zoals het hof heeft overwogen, is aannemelijk dat de vakman naar snelkoppelingen in het algemeen zou hebben gekeken. Verder stelt Kubus dat het in figuur 3B van bedoeld document getekende trekorgaan (met nummer 22) in de tekst niet wordt genoemd. Bij pleidooi heeft MBrands daar tegenin gebracht dat dat samenhangt met het triviale en voor de vakman onmiddellijk duidelijke karakter ervan, hetgeen Kubus niet heeft weersproken.

Ter onderbouwing van het gebrek aan inventiviteit van conclusie 8 heeft MBrands aangevoerd dat het hier gaat om een combinatie van triviale maatregelen, waartoe de vakman zonodig US 3484908 en WO 98/20761 zal combineren. Kubus heeft dit niet weersproken. Ook de conclusies 7 en 8 missen derhalve inventiviteit.

Nu de conclusies 1 tot en met 8 inventiviteit missen, geldt hetzelfde voor conclusie 9, die een trapeze voorzien van een trapezehaakinrichting volgens één van de voorgaande conclusies beschrijft.

Grief V: niet-nawerkbaarheid conclusie 1

Grief VI: conclusie nietigheid en proceskosten

30. Uit het voorgaande volgt dat het hof, anders dan de rechtbank, tot de conclusie komt dat het octrooi nietig is en dat de daarop betrekking hebbende vordering van MBrands dient te worden toegewezen. Nu de vordering tegen Kubus wordt toegewezen, dient zij als de in het ongelijk gestelde partij te worden beschouwd, reden waarom zij (in conventie/het principale beroep) in de kosten van beide instanties zal worden veroordeeld.

31. MBrands heeft in eerste aanleg haar proceskosten (op de voet van artikel 1019h Rv.) begroot op € 60.000,-, exclusief BTW. Kubus heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft in rov. 4.18 overwogen dat partijen hebben ingestemd met een toerekening van 90% van de gemaakte kosten aan de procedure in conventie. Het hof zal het gevorderde bedrag dan ook tot een bedrag van € 54.000,- toewijzen. MBrands heeft niet met zoveel woorden aanspraak gemaakt op vergoeding van BTW over het genoemde bedrag. Het hof gaat ervan uit dat MBrands de BTW kan verrekenen, zodat dit voor haar geen kostenpost is.

Kubus heeft de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag betwist. Zij stelt dat MBrands niet heeft toegelicht waarom het noodzakelijk was met twee advocatenkantoren en een externe octrooigemachtigde aan de zaak te werken, waardoor onnodig dubbel werk is gedaan. Bovendien acht zij het bedrag buitenproportioneel omdat het een zaak betreft die niet als technisch en/of feitelijk complex kan worden aangemerkt. Bij pleidooi heeft Kubus nader aangevoerd dat MBrands kennelijk ook overheadkosten heeft opgevoerd en dat op de specificatie een naam voorkomt van iemand die niet op de website van het kantoor staat. Zij betwist op die grond dat alle opgegeven uren aan de onderhavige zaak zijn besteed. MBrands heeft daar tegenin gebracht dat zij tijd heeft moeten steken in zowel feitelijke, als juridische argumentatie en dat het feit dat twee verschillende advocatenkantoren zijn ingeschakeld niet meer extra kosten heeft meegebracht dan de inschakeling van twee advocaten van hetzelfde kantoor, wat Kubus heeft gedaan.

33. Het hof passeert de bezwaren van Kubus voor zover deze berusten op het feit dat twee advocaten van verschillende kantoren zijn ingeschakeld, alsmede een externe octrooigemachtigde. Ook Kubus heeft met twee advocaten en een octrooigemachtigde gewerkt en zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, is niet aannemelijk dat het feit dat de advocaten van Kubus van verschillende kantoren afkomstig zijn tot extra kosten heeft geleid. De stelling dat in de kostenopgave van MBrands kosten en uren zijn opgenomen die niet aan de onderhavige zaak zijn besteed acht het hof te weinig specifiek om op juistheid te kunnen beoordelen. Het hof is evenwel met Kubus van oordeel dat het gevorderde bedrag, in aanmerking nemend dat de zaak feitelijk en technisch niet ingewikkeld is, ook in vergelijking tot de door Kubus gemaakte kosten, niet redelijk en evenredig is. Daarin ziet het hof aanleiding de gevorderde kosten te matigen tot een bedrag van € 120.000,-.

Het incidentele beroep

35. In haar incidentele beroep voert Kubus aan dat de rechtbank heeft miskend dat een dag voor de zitting in eerste aanleg, op 16 september 2010, nog Clicker Bars met de gewraakte mededeling in de winkel lagen. Verder wijst Kubus erop dat, voor zover er een tweede octrooiaanvrage is geweest, in elk geval het in de mededeling vermelde nummer fout was. Kubus betwist dat de betreffende aanvrage iets van doen had met de Clicker Bar. Kubus stelt voorts dat de rechtbank ten onrechte heeft verzuimd de bewijsregel van artikel 6:195 BW toe te passen. Bovendien staat volgens Kubus vast dat MBrands pas een half jaar na het verval van haar aanvrage haar fabrikant opdracht heeft gegeven de woorden “Patent Pend. Nr. 1035314” te verwijderen. Dit alles is volgens Kubus onrechtmatig jegens haar en veroorzaakt schade. Bij pleidooi heeft Kubus nader aangevoerd dat MBrands ook thans nog de mededeling “patent pending” gebruikt in verband met de verkoop van de Clicker Bar en wel door vermelding in de productcatalogus 2012, die ook online te vinden is op de webpagina www. mysticboarding.com, welke webpagina “eigendom” is van MBrands.

36. MBrands heeft tot haar verweer aangevoerd dat zij tot 30 juli 2009 rechtmatig kon vermelden dat er een octrooiaanvraag aanhangig was. Tot 28 augustus 2008 was dat een aanvraag met nr. 1035314 en daarna een aanvraag met nummer 1036379, waarin – naar MBrands stelt – de prioriteit is ingeroepen van de aanvraag met nr. 1035314. De latere aanvraag is volgens MBrands dus rechtstreeks herleidbaar tot nr. 1035314. Volgens MBrands heeft de rechtbank artikel 6:195 BW correct toegepast en geoordeeld dat er na het vervallen van de tweede octrooiaanvraag geen Clicker Bars met bedoelde mededeling meer zijn verkocht. Kubus heeft volgens MBrands geen bewijs geleverd van de gestelde aankoop voor de zitting op 16 september 2010, zoals een gespecificeerd aankoopbewijs. Voorts kan de uitverkoop van eventuele oude exemplaren volgens MBrands niet aan haar worden toegerekend. Overigens acht zij niet aannemelijk dat Kubus van een en ander nadeel zou ondervinden, c.q. dat MBrands door bedoelde uitverkoop van oude voorraden een voorsprong zou genieten. Het beroep op de vermeldingen in de catalogus van MBrands kwalificeert zij als een ontoelaatbare vermeerdering van de grondslag van de eis. Verder wijst zij erop dat de productcatalogus van Mystic B.V. is en dat MBrands niet verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Met betrekking tot de website stelt MBrands dat deze van MBrands International B.V. is. Voor beide catalogi (de productcatalogus en de online-catalogus) geldt volgens MBrands dat de gewraakte mededeling daaruit, respectievelijk daarvan zijn verwijderd. Tot slot stelt MBrands dat de website niet op Nederland is gericht, zodat het hof niet bevoegd is daarover te oordelen.

37. Artikel 6:194 BW bepaalt dat hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, onrechtmatig handelt jegens een ander die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is. Artikel 6:195 BW bepaalt vervolgens in lid 1 dat indien een vordering ingevolge artikel 194 wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, op hem de bewijslast rust terzake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust. In lid 2 wordt daaraan toegevoegd dat in zodanig geval de aangesprokene aansprakelijk is voor de door de misleiding veroorzaakte schade, tenzij hij bewijst dat deze noch aan zijn schuld te wijten is, noch op andere grond voor zijn rekening komt.

Aldus staat in elk geval vast dat de mededeling “Patent Pend. Nr. 1035314” tussen 28 augustus 2008 en 13 januari 2009 in zoverre niet in overeenstemming was met de werkelijkheid, dat er geen aanvraag meer aanhangig was met nummer 1035314. Het hof acht dat enkele feit echter niet misleidend voor zover er wel een octrooiaanvraag aanhangig was. Dat was vanaf 18 oktober 2008 het geval. Tussen 28 augustus 2008 en 18 oktober 2008 was echter nog geen sprake van een tweede octrooiaanvraag, zodat de desbetreffende mededeling in die periode misleidend was. In zoverre heeft MBrands dan ook onrechtmatig gehandeld in de zin van artikel 6:194 BW. Hetzelfde geldt voor zover MBrands na 30 juli 2009 Clicker Bars met de mededeling “patent pending” zou hebben verhandeld of doen verhandelen (waarover hierna). Voor zover zij dat in de periode tussen 13 januari en 30 juli 2009 heeft gedaan acht het hof dat, ongeacht of daarbij al dan niet het nummer van de eerste of de tweede aanvraag is vermeld, om de eerder vermelde redenen niet misleidend.

39. Gelet op het voorgaande bestaat geen onzekerheid over de vraag of de in de gewraakte mededeling vermelde feiten al dan niet juist zijn. De bewijslastverdeling voorzien in het eerste lid van artikel 6:195 BW komt derhalve niet in beeld. Waarover wel verschil van mening bestaat is de vraag of MBrands in de periode na 30 juli 2009 nog Clicker Bars met een “patent pending” mededeling heeft verhandeld of doen verhandelen. Daarvoor gelden de bijzondere regels van bewijslastverdeling van artikel 6:195 BW echter niet, zodat de bewijslast terzake volgens de hoofdregel op Kubus rust. MBrands betwist dat er na genoemde datum nog Clicker Bars met bedoelde mededeling zijn verkocht, meer in het bijzonder op de dag voor de zitting op 16 september 2010. Nu Kubus terzake geen schriftelijk bewijs heeft overgelegd en ook geen daarop toegesneden bewijsaanbod heeft gedaan, kan dit derhalve niet als vaststaand worden aangenomen.

40. Wel staat vast dat in de door Kubus in hoger beroep overgelegde product- en webcatalogi van 2012 bij enkele Clicker Bars is vermeld “Patent pending”, respectievelijk “Patent pending no. 1036379”. Niet weersproken is dat die mededelingen niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid – en dus misleidend. Het verweer van MBrands dat sprake is van een ontoelaatbare wijziging van de grondslag van de eis wordt gepasseerd. Kubus vordert onder meer een verbod om misleidende mededelingen te doen omtrent het hebben van een octrooi(aanvrage), meer in het bijzonder door de Mystic Clicker Bar trapezehaakinrichting te vervaardigen en/of te verhandelen. De feitelijke grondslag voor die vordering is de stelling dat MBrands het product aanbiedt onder de mededeling dat terzake van dit product een octrooiaanvraag aanhangig is en dat dit in strijd is met de waarheid. Daarvan uitgaand vormt de stelling dat dit product in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, geen wijziging van de grondslag van de eis. Wel is sprake van een nieuw feit. Hoewel ook nieuwe feiten in beginsel ten laatste bij memorie van grieven of memorie van antwoord dienen te worden aangevoerd, ziet het hof aanleiding om in dit geval een uitzondering te maken. In de eerste plaats gaat het hof er – ook bij gebreke van een andersluidende stelling van MBrands – vanuit dat de betreffende catalogi ten tijde van het nemen van de memorie van antwoord/memorie van grieven door Kubus (augustus 2011), nog niet uit waren, zodat Kubus daar ook niet eerder dan bij pleidooi een beroep op kon doen. In de tweede plaats is Kubus door MBrands op het verkeerde been gezet door haar stellige en herhaalde mededeling dat de woorden “patent pending” sinds augustus 2009 niet meer worden aangebracht op de Mystic Clicker Bar, hetgeen Kubus naar ’s hofs oordeel aldus heeft mogen opvatten dat de betreffende mededeling ook niet op andere wijze in verband zouden worden gebracht met dit product. Onder deze omstandigheden acht het hof het in strijd met de eisen van een goede procesorde om de – door MBrands niet weersproken – omstandigheid dat de Clicker Bar in de catalogi van 2012 wordt aangeboden met de mededeling dat er een octrooiaanvraag aanhangig is, buiten beschouwing te laten. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat MBrands voldoende op het gestelde nieuwe feit en de betekenis daarvan heeft kunnen reageren, zodat zij niet in haar verdediging is geschaad.

41. Ook het verweer van MBrands dat de catalogus van Mystic B.V. en de website van MBrands International B.V. is en dat zijzelf daarvoor niet verantwoordelijk is, wordt gepasseerd. Kubus heeft erop gewezen dat de B.V.’s deel uitmaken van hetzelfde concern en uitwisselbaar zijn, terwijl MBrands blijkens de vermelding in productie 7B bovendien verantwoordelijk is voor de website. MBrands heeft een en ander niet, althans onvoldoende weersproken. Aldus is sprake van het openbaar maken of laten openbaar maken van de betreffende mededeling in de zin van artikel 6:194 BW.

42. Hetzelfde lot treft het verweer dat de website waarop de gewraakte mededeling staat niet op Nederland is gericht. Het betreft een in de Engelse taal gestelde website, onder verantwoordelijkheid van een Nederlandse B.V., met een .com-extensie. In het licht daarvan valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom deze website niet mede op Nederlandse afnemers is gericht.

43. Het hof is van oordeel dat Kubus, ook indien juist zou zijn dat thans, in het kader van het aanbod van de Clicker Bar, geen mededelingen over de aanhangigheid van een octrooi meer worden gedaan, voldoende belang heeft bij het in haar petitum onder a) gevorderde verbod. Immers, MBrands heeft gedurende deze procedure vaker gesteld dat de mededeling niet meer gedaan wordt, terwijl dat later toch het geval bleek te zijn. Het gevraagde verbod zal dan ook in de vorm als in het dictum vermeld worden toegewezen. In zoverre slaagt het incidentele beroep.

44. Nu slechts met betrekking tot de periode 28 augustus 2008 en 18 oktober 2008 vaststaat dat MBrands Clicker Bars met daarop een (op dat moment) misleidende mededeling heeft verhandeld, heeft Kubus onvoldoende belang bij de vorderingen geformuleerd onder b) tot en met d) van haar petitum (opgave, terugname en vernietiging van Clicker Bars met de betreffende mededeling).

45. Onder e) vordert Kubus betaling van een voorschot van € 15.000,- ter vergoeding van de door haar geleden schade als gevolg van het onrechtmatig handelen van MBrands. Bij pleidooi in eerste aanleg heeft Kubus nader betoogd dat de schade moet worden opgemaakt bij staat. Kubus onderbouwt de gestelde schade door te stellen dat MBrands door de misleidende mededeling op oneerlijke wijze een voorsprong probeert te verkrijgen op Kubus, respectievelijk probeert aan te haken bij de innovatieve inspanningen van Kubus. MBrands betwist de gestelde voorsprong, alsook de gestelde schade. Hoewel Kubus haar vordering op dit punt niet nader heeft onderbouwd, terwijl de regel van bewijslastverdeling neergelegd in artikel 6:195 lid 2 BW niet geldt voor de vaststelling dat door de misleidende mededeling schade is geleden (maar slechts voor de toerekenbaarheid van zodanige schade), is het hof van oordeel dat de mogelijkheid van schade – door de mededelingen in de periode van 28 augustus 2008 tot 18 oktober 2008 en/of in de catalogi van 2012 – voldoende aannemelijk is. Dit is voldoende voor een verwijzing naar de schadestaatprocedure. De vordering onder e) zal in die zin worden toegewezen.

46. MBrands zal als grotendeels in het ongelijke gestelde partij in de kosten van beide instanties worden veroordeeld. Aangezien de vordering in reconventie niet valt onder de reikwijdte van artikel 1019h Rv, dienen de kosten in beginsel overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Kubus nog aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding op grond van de omstandigheid dat MBrands de rechtbank bewust onjuist en in strijd met het in artikel 21 Rv. bepaalde heeft voorgelicht. In zoverre is sprake van een eiswijziging (de voordien gevorderde proceskostenveroordeling was immers gestoeld op artikel 1019h Rv.). Daarmee was Kubus, gelet op onder meer HR 19 juni 2009, LJN BI 8771, te laat. Reeds op die grond gaat het hof aan de stelling van Kubus voorbij. Bij de toepassing van het liquidatietarief zal het hof niet de bij incidenteel beroep gebruikelijke halvering toepassen, omdat er in deze zaak geen enkel inhoudelijk verband bestaat tussen de (in het principaal beroep aan de orde zijnde) conventionele vordering en de (in het incidentele beroep beoordeelde) reconventionele vordering.

Beslissing

Het hof

in het principale beroep:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in conventie gewezen en, opnieuw recht doende:

vernietigt het octrooi met nummer NL 1012484;

veroordeelt Kubus in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van MBrands voor wat betreft de procedure in eerste aanleg begroot op € 54.000,- en voor wat betreft het hoger beroep op € 120.000,-;

veroordeelt Kubus tot terugbetaling aan MBrands van hetgeen MBrands ter voldoening aan het in eerste aanleg gewezen vonnis uit hoofde van de proceskostenveroordeling aan Kubus heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling door MBrands aan Kubus tot aan de dag van terugbetaling;

wijst af het anders of meer gevorderde;

in het incidentele beroep:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in reconventie gewezen en, opnieuw recht doende:

verbiedt MBrands om binnen twee weken na betekening van dit arrest een mededeling openbaar te maken of te laten maken waarvan de strekking is dat met betrekking tot de Mystic Clicker Bar sprake is van een octrooi(aanvrage);

veroordeelt MBrands tot vergoeding van de door Kubus, door de in de overwegingen van dit arrest als misleidend aangemerkte mededelingen (zie rov. 45), geleden en/of te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

veroordeelt MBrands in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Kubus voor wat betreft de procedure in eerste aanleg begroot op € 1.356,- aan salaris en voor wat betreft de procedure in hoger beroep op € 2.682,- aan salaris;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in het principale en het incidentele beroep:

verklaart dit arrest wat betreft de veroordelingen en het verbod uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.J. van Sandick, A.D. Kiers-Becking en

T.H. Tanja-van den Broek, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juni 2012 in aanwezigheid van de griffier.