Hof Den Haag, 26-04-2022, nr. 200.291.709/01

De eerste grief van Van Haren is gericht tegen het aannemen van spoedeisend belang van Airwair bij haar vorderingen voor zover die betrekking hebben op vijf schoenmodellen die afkomstig zijn uit de 2019-collectie, te weten de 5th Avenue I, II, VII en de Cupcake Couture Boot II en III. Volgens Van Haren was Airwair er mee bekend dat deze schoenmodellen uit de najaars- en wintercollectie van Van Haren uit 2019 al zijn geïntroduceerd in september 2019. Door pas ruim een jaar nadat zij bekend is geraakt met die collectie in kort geding vorderingen tegen deze modellen in te stellen heeft Airwair onnodig lang gewacht en kan geen spoedeisend belang bij de vorderingen worden aangenomen, aldus Van Haren.

De voorzieningenrechter heeft daarover in r.o. 4.2. als volgt geoordeeld:

“De stelling van Airwair is dat Van Haren reeds met schoenen uit haar collectie winter 2019/2020 inbreuk heeft gemaakt en thans nog steeds inbreuk maakt met de uitverkoop van een deel van die schoenen alsmede met de verhandeling van schoenen uit de collectie van het huidige seizoen. De vordering strekt echter verder dan een verbod dat beperkt is tot het verhandelen van deze specifieke schoenen, namelijk tot een verbod op het maken van inbreuk op twee aan haar toebehorende merkrechten. Uitgaande van de juistheid van de stellingen van Airwair – die hierna inhoudelijk zullen worden beoordeeld – is sprake van inbreukmakend handelen zijdens Van Haren dat een voortdurend karakter heeft en waardoor Airwair schade lijdt. De omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, kan bij de beoordeling van het spoedeisend belang worden betrokken. Airwair heeft het verbod echter gevorderd toen haar bleek dat Van Haren ook in het nieuwe seizoen weer andere, maar volgens haar eveneens inbreukmakende schoenen aanbood. Die nieuwe schoenen zijn immers eerst in september 2020 op de markt gebracht, waarna Airwair Van Haren heeft gesommeerd en vervolgens twee maanden later in de onderhavige procedure heeft betrokken. Onder die omstandigheden moet worden geoordeeld dat Airwair deze procedure tijdig aanhangig heeft gemaakt en dat spoedeisend belang gegeven is.”

Het hof onderschrijft dit oordeel en maakt dat tot de zijne. De omstandigheid dat het hof het spoedeisend belang moet beoordelen ten tijde van de situatie in beroep (‘ex nunc’), maakt niet dat daarover anders geoordeeld moet worden. Het hof wijst er daarbij op dat – anders dan (naar de aard van die grondslag noodzakelijkerwijs) het geval was in de op slaafse nabootsing gebaseerde procedures – de vorderingen algemeen zijn geformuleerd. Deze zijn gericht tegen het gebruik van een geel stiksel op veterschoenen, zonder enige beperking tot een bepaald model waarin dat is toegepast. De omstandigheid dat Van Haren niet alleen haar 2019 herfst/winter collectie is blijven (uit)verkopen, maar ook dat zij in collecties daarna opnieuw veterschoenen met gele stiksels heeft opgenomen en ook deze thans nog steeds (uit)verkoopt, waardoor het gesteld inbreukmakende handelen blijft voortduren, maakt dat Airwair ook nu nog spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft behouden.

Aangezien het BBIE inmiddels bij beslissing van 8 april 2022 de door Van Haren ingeroepen nietigheid van het YSBW-merk heeft afgewezen, bestaat er ook geen aanleiding de belangenafweging in het kader van de beoordeling van spoedeisend belang in het voordeel van Van Haren te laten uitvallen, zoals met een beroep op de onzekerheid over de geldigheid van de door Airwair ingeroepen merken door Van Haren verdedigd.

Geldigheid van het YSBW-merk

Van Haren heeft bestreden dat het door Airwair ingeroepen YSBW-merk geldig is. Zij heeft op dezelfde gronden als die zij in onderhavige procedure heeft aangevoerd – die door de voorzieningenrechter voorshands ongegrond zijn bevonden – de nietigheid van het YSBW-merk ingeroepen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE heeft het verzoek tot vernietiging van het YSBW-merk afgewezen. Hoewel van die beslissing beroep bij het Benelux Gerechtshof open staat en Van Haren ter zitting reeds heeft aangekondigd in geval van een afwijzende beslissing in beroep te zullen gaan, ziet het hof in deze kortgedingprocedure in de beslissing van het BBIE aanleiding voorshands van de geldigheid van het YSBW-merk uit te gaan. Bij deze stand van zaken is immers geen sprake van een niet te verwaarlozen kans dat het YSBW-merk niet geldig is en de nietigheidsprocedure niet zal overleven. Voor zover betrekking hebbend op het YSBW-merk faalt de tweede grief van Van Haren.

Ten overvloede overweegt het hof dat hij zich kan verenigen met de overwegingen van de voorzieningenrechter in r.o. 4.6 – 4.11 en 4.13 – 4.17 van het Vonnis en het daarop gebaseerde oordeel dat de door Van Haren aangevoerde nietigheidsgronden niet kunnen slagen. Hetgeen Van Haren in hoger beroep daarover verder heeft aangevoerd leidt om de navolgende redenen niet tot een ander oordeel.

onderscheidend vermogen

De publicaties uit EP05, EP13 en EP14 opgenomen in r.o. 3.4 en 3.5 hiervoor, tonen naar het voorshands oordeel van het hof aan dat het gele stiksel – ook los van de overige elementen die volgens Airwair ‘typerend’ zijn voor de 1460 boot – door het relevante publiek (zie r.o. 6.12) als een herkomstaanduiding wordt gepercipieerd voor de waren waarvoor het YSBW-merk is ingeschreven (veterboots) en niet (uitsluitend) als een versiering. Of het gebruik van de gele kleur voor de stiksels aanvankelijk als versiering was bedoeld, zoals Van Haren onder verwijzing naar een aantal citaten stelt, is irrelevant. Van belang is immers slechts dat de vorm, gele kleur en positionering van het stiksel op de zwarte welt, door langdurig en consequent gebruik door het relevante publiek (dat met name bestaat uit jonge vrouwen) als herkomstaanduiding wordt opgevat.

Overigens wordt het standpunt van Van Haren dat het gele stiksel rond de zwarte welt louter decoratief is bedoeld en wordt opgevat en daarom niet als herkomstaanduiding zou (kunnen) dienen, ook niet ondersteund door de door haar ter ondersteuning van haar standpunt aangehaalde citaten. Daaruit blijkt veeleer dat de gele kleur niet louter als decoratie was bedoeld, maar van aanvang af juist wel is bedoeld en gebruikt om de Dr Martens schoenen van die van anderen te onderscheiden (“om het ontwerp uniek te maken”) en dat Airwair daarin ook is geslaagd (“”gitzwarte Dr Martensschoenen met kenmerkend geel stiksel”).

Of het YSBW-merk reeds aanstonds voldoende onderscheidend vermogen had, zoals door Van Haren bestreden, kan in het midden blijven. Ook als dat niet het geval zou zijn, heeft het merk dat naar voorshands oordeel van het hof door inburgering verkregen. Anders dan Van Haren meent, maakt het feit dat er vele andere schoenen dan die van Dr Martens met contrasterend (maar niet geel) stiksel op de markt waren en nog steeds zijn, niet dat het YSBW-merk niet heeft kunnen inburgeren.

De door Van Haren overgelegde marktonderzoeken kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Aan beide rapporten kleven gebreken – zoals een te algemene en onduidelijke vraagstelling die ruimte laat voor niet relevante antwoorden, als ook onvoldoende gespecificeerd c.q. te ruim doelpubliek (dat bestaat uit met name jonge vrouwen, terwijl in dat marktonderzoek is uitgegaan van consumenten, derhalve vrouwen en mannen) – die maken dat daaruit niet de conclusie kan worden getrokken dat het YSBW-merk onderscheidend vermogen zou ontberen. Integendeel: als 34% van de te ruim geselecteerde groep het gele stiksel herkent als afkomstig van Dr Martens valt aan te nemen dat dit bij het werkelijke beperktere doelpubliek nog hoger is.

Dat vindt bevestiging in het door Airwair verrichte tegenonderzoek (EP24 en EP25)) waar 64% van het betrokken publiek (respondenten die het afgelopen jaar veterlaarzen hebben gekocht of verwachten te kopen) bij het zien van de grafische weergave van het YSBW-merk aan Dr Martens denkt. Niet valt in te zien dat de vraagstelling in dit marktonderzoek te sturend zou zijn, zoals door Van Haren aangevoerd. In de vraag: “Van wie (welk merk of welke winkel) zijn veterlaarzen met dit aspect afkomstig? Wanneer u geen idee heeft, mag u dat ook invullen” wordt met ‘dit aspect’ evident verwezen naar de zwarte welt met het gele stiksel zonder daarbij te suggereren dat dit een merk betreft. Gevraagd wordt immers “welk merk of welke winkel”. Anders dan Van Haren aanvoert sluit deze vraagstelling ook geenszins uit dat het relevante publiek het ‘aspect’ als een decoratie zou beschouwen. De uitkomst laat evenwel zien dat dit in overwegende mate niet het geval is.

Evenmin kan uit de door Van Haren overgelegde marktonderzoeken worden afgeleid dat het door Van Haren gestelde marktleiderseffect zo hoog is dat het YSBW-merk onderscheidend vermogen zou moeten worden ontzegd, zoals door Van Haren verdedigd. Zoals Airwair onderbouwd heeft gesteld (par. 47 sub vi laatste alinea en par. 50 MvA) en door Van Haren vervolgens onvoldoende gemotiveerd bestreden, wijzen de door Van Haren overgelegde marktonderzoeken en het door Airwair overgelegde tegenonderzoek in de richting van slechts 5 á 6% marktleiderseffect.

gebruikelijk in het handelsverkeer / door de aard van de waar bepaald

Het hof is voorts met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de stelling van Van Haren dat gele stiksels gebruikelijk zijn geworden in het handelsverkeer, zeker ook in het licht van hetgeen Airwair daartegenover heeft gesteld, onvoldoende is onderbouwd. Of dat anders is voor (ook niet gele) contrasterende stiksels tegen een zwarte welt als achtergrond in zijn algemeenheid kan het hof in het midden laten, aangezien de beschermingsomvang van het YSBW-merk zich niet tot andere stiksels dan die in het gele kleurspectrum uitstrekt (r.o. 6.15 hierna). De gele kleur is daarom, anders dan Van Haren stelt, niet een arbitrair element van het YSBW-merk en maakt juist dat het YSBW-merk niet door de aard van de waren (veterschoenen) wordt bepaald.

wezenlijke waarde van de waar

Ten slotte deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat er geen voldoende overtuigende aanwijzingen zijn dat de aankoopbeslissing van de betrokken consument in zeer grote mate wordt bepaald door de intrinsieke waarde van het gele stiksel op de zwarte welt zelf en niet bijvoorbeeld door de – dankzij investeringen van Airwair – aan dat merk verbonden goodwill en reputatie. Uit de door Van Haren overgelegde marktonderzoeken kan geenszins afgeleid dat het gele stiksel de wezenlijke waarde van de schoenen bepaalt en ander bewijs heeft Van Haren niet bijgebracht.

Inbreuk - sub b grondslag

Aan haar inbreukvorderingen legt Airwair primair ten grondslag dat de onder r.o. 3.7 weergegeven veterschoenen inbreuk maken op het YSBW-merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Zij stelt daartoe dat bij de schoenen van Van Haren op, en contrasterend met, een zwarte welt een stiksel is aangebracht in een kleur die zich binnen het gele kleurenspectrum bevindt en daarom een teken is dat overeenstemt met het YSBW-merk. Bovendien is dat overeenstemmende teken aangebracht op waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het YSBW-merk is ingeschreven, namelijk veterboots, en bestaat daardoor gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek, aldus nog steeds Airwair.

Fase 1: overeenstemming tussen merk en teken

Om te boordelen of met de door Airwair aangevallen veterboots van Van Haren inbreuk wordt gemaakt op het YSBW-merk dient eerst beoordeeld te worden of sprake is van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken. Daarbij moet uitgaan worden van de totaalindruk die door de intrinsieke kwaliteiten van het merk en het teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, waarbij rekening wordt gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen2.. Omstandigheden zoals de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk en de omstandigheden waaronder de waren onder merk en teken in het algemeen worden aangeboden, dienen eerst bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking te worden genomen. Dat geldt ook voor het door Van Haren gevoerde verweer dat het gekleurde stiksel door haar niet als merk, maar als versiering wordt gebruikt.

Gelet op de aard van het ingeroepen merk – een positiemerk met kleurelementen, waarbij bescherming wordt ingeroepen voor een geel stiksel dat langs de zwarte welt van de schoen is aangebracht – is auditieve en begripsmatige gelijkenis niet aan de orde. Het komt daarom aan op de beoordeling van de visuele gelijkenis.

Op basis van eigen waarneming door het hof van de ter zitting getoonde schoenen van Van Haren en (onder meer) de 1460 boot van Airwair – waarbij onbestreden is dat het YSBW-merk zoals gedeponeerd daarop is aangebracht – is sprake van overeenstemming tussen de stiksels aangebracht op de welt van de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren. Deze stiksels, door partijen ook omschreven als koperkleurig, goudkleurig of donkergeel / licht oranje, bevinden zich duidelijk binnen hetzelfde gele kleurspectrum als de gele kleur van het stiksel in het YSBW-merk. Verder is het stiksel op deze Van Haren boots aangebracht op een zwartkleurige welt, op de wijze zoals in het YSBW-merk afgebeeld. De 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV zijn derhalve voorzien van een teken dat naar het oordeel van het hof in hoge mate overeenstemmend is met het YSBW-merk van Airwair.

Wat de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot van Van Haren betreft is het hof met de voorzieningenrechter van oordeel dat de kleur van de daarop aangebrachte stiksels veeleer binnen het roze/rood en oranje kleurspectrum ligt dan binnen het gele kleurspectrum. Wel zijn deze stiksels ook bij deze modellen aangebracht op een zwartkleurige welt, op de wijze zoals in het YSBW-merk afgebeeld. Gelet op het totaalbeeld dat door de stiksels en de wijze waarop die zijn aangebracht op de boots van Van Haren wordt opgeroepen, is naar voorshands oordeel van het hof sprake van een geringe mate van overeenstemming met het YSBW-merk van Airwair.

Fase 2: Verwarringsgevaar

Dat betekent dat het hof toekomt aan de vraag of de overeenstemming tussen de door Van Haren gebruikte tekens en het YSBW-merk zodanig is dat daardoor gevaar voor directe en indirecte verwarring – te weten het gevaar dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn, waaronder tevens te begrijpen ‘zogenoemde post sale confusion’ – bij het relevante publiek is te duchten.

Uitgangspunten bij beoordeling

Het verwarringsgevaar moet globaal beoordeeld worden, volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren, in casu met name jonge vrouwen, achterlaten. Daarbij moeten alle relevante omstandigheden van het geval te worden betrokken, zoals (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het YSBW-merk en de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht. Ook de vraag welke functie het gekleurde stiksel op de Van Haren veterschoenen vervult (zie r.o. 6.7 hiervoor) dient hierbij te worden betrokken.

overeenstemming van de waren

Tussen partijen is niet in geschil dat er sprake is van overeenstemming tussen de waren waarvoor het merk is ingeschreven en die waarop het teken is aangebracht. In beide gevallen gaat het immers om veterschoenen. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar komt daarnaast betekenis toe aan de omstandigheid dat ook het type / model veterschoenen waarop het merk in de meeste gevallen wordt aangebracht (in elk geval de 1460-boot) en de aangevallen schoenen van Van Haren hetzelfde is, namelijk zogenaamde ‘combat boots’. Dit model schoenen dankt zijn naam aan het feit dat dit model is afgeleid van legerschoenen, in Nederland ook wel bekend onder de naam ‘(leger)kistjes’.

onderscheidend vermogen van het merk

Zoals ook blijkt uit de door Van Haren overgelegde stukken, was het gebruik van (niet-gele) contrasterende stiksels voor veterschoenen zoals die waarvoor het merk is ingeschreven al voordat Airwair haar YSBW-merk had gedeponeerd en ook al voordat zij een geel stiksel ging toepassen, niet ongebruikelijk. Ook de wijze waarop het stiksel is uitgevoerd – grote steken met kleine onderbreking na iedere steek – en de positionering ervan op de welt van de schoen, waren toen al gangbaar. Dat brengt naar het oordeel van het hof met zich dat in de perceptie van het relevante publiek (en overigens ook naar de mening van Airwair zelf) het dominante onderscheidende element in haar YSBW-merk met name is gelegen in het gebruik van de kleur geel voor het stiksel.

Voorts neemt het hof in aanmerking dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Libertel-arrest3.heeft overwogen dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. Er is geen aanleiding voor een Benelux merkrecht daarover anders te oordelen. Dat brengt naar het oordeel van het hof met zich dat het onderscheidend vermogen van een kleurelement in een merk als het onderhavige en de daarmee verbonden omvang van de bescherming die het merk kan bieden, geacht moet worden zich niet verder te kunnen uitstrekken dan de specifieke kleur of daar dicht tegenaan liggende kleuren binnen hetzelfde kleurspectrum.

Beoordeling verwarringsgevaar

Voor de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren geldt dat naar het oordeel van het hof, door de hoge mate van overeenstemming tussen de op deze modellen aangebrachte stiksels en het YSBW-merk, in het bijzonder ook het gebruik van de onderscheidende gele kleur van het stiksel, althans kleuren in het gele kleurspectrum, terwijl de die modellen waarop die overeenstemmende stiksels zijn aangebracht identiek zijn aan de waren waarvoor het YSBW-merk is ingeschreven, sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar. Dat geldt temeer omdat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven. Verder is daarbij in aanmerking te nemen dat stiksels door gebruik van de schoenen zullen verkleuren, zodat een lichte afwijking van de gele kleur niet aan de gepercipieerde overeenstemming afbreuk zal doen.

Dat de door Van Haren gebruikte kleur in het Pantone kleurschema een andere zou zijn dan die in het merkdepot genoemd, komt geen doorslaggevende betekenis toe. Het gaat immers om de perceptie van het publiek die een onvolledig herinneringsbeeld heeft, terwijl voorts het onderscheidend vermogen van het kleurelement in het YSBW-merk niet is beperkt tot precies die gele kleur maar zich ook uitstrekt tot kleuren binnen het gele kleurspectrum die daar dicht tegenaan liggen. Zoals overwogen is daarvan sprake bij deze schoenmodellen.

Van Haren heeft aangevoerd dat zij haar schoenen aanbiedt onder haar merken 5th Avenue en Cupcake Couture en dat zij de kleur van het stiksels niet als merk gebruikt, maar uitsluitend als versiering, zodat merkinbreuk niet aan de orde zou kunnen zijn. Het hof wijst er op dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar door gebruik van een met het YSBW-merk overeenstemmend teken, niet de intentie van Van Haren, maar de perceptie van het relevantie publiek relevant is. Zoals hiervoor reeds overwogen wordt het YSBW-merk door het relevante publiek als herkomstaanduiding gezien en er is geen reden om aan te nemen dat dit anders zou zijn bij het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken, zoals het op de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV toegepaste stiksel in het gele kleurspectrum op een zwarte welt. Ook als dat door Van Haren zou zijn bedoeld als versiering kan dat door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de schoenen. Het gebruik van andere merkaanduidingen op de schoenen Van Haren en de verkoop (uitsluitend) in haar winkels en webshop, doet daaraan niet af. Ook als het publiek die aanduidingen als merk zou opvatten, kan dat niet verhinderen dat het relevante publiek door gebruik van de stiksels in het gele kleurspectrum – dat bij globale beschouwing van de schoen juist een eerste zeer in het oog springend element is – de (na aankoop gedragen) schoen aanziet voor een Dr Martens schoen of (bij aankoop) zal menen dat er een economische band bestaat tussen Van Haren en Dr Martens, zodat in elk geval een reëel gevaar voor post sale confusion en indirecte verwarring aanwezig is. Datzelfde geldt voor het lagere prijs- en kwaliteitsniveau van de schoenen van Van Haren en de wijze waarop de schoenen in de winkels van Van Haren worden aangeboden. Ook dat staat aan gevaar voor met name post sale confusion en indirecte verwarring niet in de weg.

Aan het standpunt van Van Haren dat het relevante publiek in dit geval een zo hoog aandachtsniveau zou hebben dat verwarringsgevaar is uitgesloten wordt bij gebrek aan voldoende onderbouwing voorbij gegaan. Echter ook als modegevoelige jonge vrouwen aandachtiger zouden moeten worden geacht dan de gemiddeld geïnformeerde consument, is de mate van overeenstemming tussen het YSBW-merk en de stiksels in het gele kleurspectrum op de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV zodanig dat ook dan verwarringsgevaar reëel aanwezig moet worden geacht. De afwijking in vorm, kleur en positionering van de stiksels is te gering om ook bij een publiek met hoger aandachtsniveau voldoende op te vallen, zodat deze verschillen verwarringsgevaar niet voorkomen.

Daar komt bij dat bij de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren, naast een met het YSBW-merk overeenstemmend stiksel, ook een of meer andere voor Dr Martens schoenen typerende elementen, door Airwair aangeduid als ‘trade dress’ elementen (zoals de groeven langs de buitenzijde van de zool, de diagonale hakaanzet, het DMS-onderzoolpatroon, de zwart met gele hiellus, het gebruik van een zwarte welt op een hongkleurige zool,) zijn overgenomen. Deze omstandigheid, die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mede in aanmerking kan worden genomen4., vergroot het gevaar dat het relevante publiek, ook als van een hoger aandachtsniveau zou moeten worden uitgegaan, zal veronderstellen met een Dr Martens schoen van doen te hebben, of in elk geval een (economische) band daarmee zal veronderstellen.

De slotsom is dat de derde grief van Van Haren faalt.

Voor de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en deLimelight Boot valt het oordeel anders uit. Bij die modellen is sprake van een geringe mate van overeenstemming tussen het daarop aangebrachte teken en het merk. Die overeenstemming is met name gebaseerd op de positionering van het stiksel op en de kleur van de welt. De kleur van het stiksel ligt bij die modellen naar voorlopig oordeel van het hof evenwel duidelijk buiten het gele kleurspectrum. Aangezien het YSBW-merk zijn onderscheidend vermogen met name ontleent aan de gele kleur van het stiksel en gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 6.15 is overwogen, kan – ook de hiervoor in r.o. 6.16 – 6.20 besproken omstandigheden van het geval in aanmerking genomen – niet worden aangenomen dat zich gevaar voor verwarring kan voordoen door het gebruik van stiksels met een kleur buiten het gele kleurspectrum, zoals bij de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot van Van Haren het geval is.

Inbreuk - sub c grondslag

Voor de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot komt het hof toe aan de door Airwair subsidiair aangevoerde sub c grondslag voor haar vorderingen. Zij stelt daartoe naast hetgeen zij (voor zover relevant) heeft aangevoerd in het kader van de sub b grondslag, dat het YSBW-merk een bekend merk is in de Benelux, dat Van Haren geen geldige reden heeft voor het gebruik van een daarmee overeenstemmend stiksel en dat het gebruik op deze modellen er voor zorgt en zal zorgen dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en schade toebrengt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het YSBW-merk.

Ook deze grondslag kan niet slagen. Ook veronderstellenderwijs ervan uitgaand dat het YSBW-merk een bekend merk is, is de mate van overeenstemming tussen dat merk en het op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot aangebrachte stiksel te gering, waarbij met name het meest in het oog springende element, de kleur van het stiksel, zo veel afwijkt, dat – mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor in 6.15 is overwogen en in weerwil van de hiervoor in 6.20 genoemde omstandigheden – voorshands niet kan worden aangenomen dat het relevante publiek een samenhang ziet tussen het YSBW-merk en het op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot aangebrachte stiksel en een verband hiertussen legt. Bij die stand van zake kan er geen sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het YSBW-merk en kan er ook op de sub c grondslag geen inbreuk worden aangenomen5..

Het door Airwair overgelegde marktonderzoek (prod. EP31 en EP32) leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat schoenen met stiksels in het roze/rode en oranje kleurenspectrum zoals toegepast op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot daarin niet zijn betrokken. Uit de toelichting op het onderzoek (p.2 onderaan - p.3 bovenaan) volgt dat in dat onderzoek alleen schoenen met een stiksel in het gele kleurspectrum zijn betrokken: “In elke conditie kregen de respondenten één schoen te zien: een schoen van het bekende product, Dr. Martens (DM), een schoen van Van Haren (VH), of een bewerking van de VH (de hieronder te bespreken ZVL, VH-ZS en VH-ZTD). De eerste bewerking is een schoen waarbij diverse elementen die een imitatie zijn van elementen die ook voorkomen op schoenen van Dr. Martens zijn weggehaald van de afbeelding van de VH: het koperkleurige stiksel op de welt, (…)”. De eerste incidentele grief van Airwair faalt in zoverre. Het door Van Haren gemaakte bezwaar tegen de indiening van producties EP31 en EP 32 behoeft aldus geen beoordeling.

Inbreuk op het YWS-merk

Naar het oordeel van het hof geldt hetgeen hiervoor in 6.21 – 6.23 is overwogen evenzeer indien het YWS-merk aan de door Airwair ingestelde vorderingen ten grondslag zou worden gelegd. Ook dan geldt dat de kleur van het stiksel op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot zodanig afwijkend is van ‘geel’ dat geen inbreuk op de sub b of sub c grondslag aangenomen kan worden. Ook dit onderdeel van de eerste incidentele grief van Airwair slaagt niet.

Of het YWS-merk geldig is kan bij die stand van zaken in het midden blijven. Voor zover betrekking hebbend op het YWS-merk heeft Van Haren daarom geen belang.

Vorderingen

Het voorgaande betekent dat het hof, net als de rechtbank, van oordeel is dat Van Haren met de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV inbreuk maakt op het YSBW-merk van Van Haren, zodat een verbodsvordering op zijn plaats is. Anders dan Van Haren in de toelichting op haar vierde grief heeft aangevoerd bestaat er geen reden om in dit geval niet, zoals gebruikelijk is, een algemeen geformuleerd verbod op te leggen, zoals de voorzieningenrechter heeft gedaan. Voor zover er onduidelijkheid is in hoeverre een ander model veterschoen onder de reikwijdte van het opgelegde verbod valt zal dit zo nodig in een executiegeschil aan de orde moeten worden gesteld, naar Airwair terecht naar voren heeft gebracht. Ter zitting heeft Airwair zich bereid verklaard ter verduidelijking haar vordering in die zin aan te passen dat in de primaire vordering onder A na “iedere inbreuk” wordt toegevoegd: “in het bijzonder met veterlaarzen met daarop stiksel in een kleur die koperkleurig of geler dan koperkleurig is”. Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 6.15 is overwogen is het hof van oordeel dat deze aanpassing niet leidt tot een andere uitleg van de reikwijdte van het opgelegde verbod en derhalve achterwege kan blijven.

Dwangsom

Van Haren maakt bezwaar tegen de hoogte van de opgelegde dwangsom van € 10.000,- per dag en meent dat een bedrag van € 5.000,- voldoende prikkel tot nakoming is. Het hof acht het opgelegde bedrag per dag geenszins onredelijk hoog, zodat ook dit onderdeel van de vierde grief van Van Haren faalt.

Met haar tweede incidentele grief maakt Airwair bezwaar tegen de maximering van de opgelegde dwangsom tot een bedrag van € 100.000,- omdat daarvan voor een groot bedrijf als van Haren onvoldoende dreiging uitgaat. Het hof is met Airwair van oordeel dat een maximum bedrag van € 1.000.000,- passender is. Deze incidentele grief slaagt derhalve.

Proceskosten

Het hof verwerpt het standpunt van Van Haren dat de voorzieningenrechter de proceskosten had moeten compenseren, omdat slechts vier van de tien schoenen inbreukmakend zijn beoordeeld. De vorderingen van Airwair zijn immers vrijwel volledig toegewezen. Daarbij zijn voorts de op nietigheid gebaseerde verweren van Van Haren allemaal afgewezen. Een proceskostenveroordeling van Van Haren was daarom op zijn plaats en wel, gelet ook op die verweren, volgens het tarief voor een complexe zaak. Ook dit onderdeel van haar vierde grief kan daarom niet tot een ander oordeel leiden.

In het principaal appel is Van Haren de in het ongelijk gestelde partij. In het incidenteel appel is Airwair als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Partijen zijn overeengekomen dat de advocaatkosten in hoger beroep maximaal € 25.000,- bedragen, naar het hof begrijpt voor het principaal en incidenteel beroep tezamen (par. 81 pleitnota Van Haren). Het hof begroot het aandeel van de kosten in het principaal beroep op drie-vierde (€ 18.750,-) te vermeerderen met het griffierecht ter hoogte van € 772,-, derhalve € 19.522,- in totaal. In het incidenteel beroep worden de kosten begroot op een vierde van de overeengekomen advocaatkosten, derhalve € 6.250,-. De kosten van de deskundigen dienen aan beide zijden voor eigen rekening te blijven.