27 De basis van de proceskostenbepaling: art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst

Hiervoor is opgemerkt dat veel van de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn zijn gebaseerd op de TRIPs-overeenkomst. Art. 3 lid 2 IE-Handhavingsrichtlijn bepaalt dat procedures ter handhaving van IE-rechten niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn. Deze bepaling is gebaseerd op art. 41 lid 2 TRIPs-overeenkomst. Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn is voorts gebaseerd op art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst. Dit volgt uit het richtlijnvoorstel, dat expliciet verwijst naar art. 45 lid 2 van TRIPs- overeenkomst ‘waarin deze mogelijkheid reeds wordt geboden’.1 Art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst is te vinden in deel III (Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten), titel 2 (‘Civiele en administratieve procedures en corrigerende maatregelen’) en luidt:

Het artikel legt de verdragsluitende staten een verplichting op de gerechtelijke autoriteiten de bevoegdheid verlenen de inbreukmaker te veroordelen in de kosten van de rechthebbende. Deze verplichting volgt uit de eerste regel van het artikel, ‘the judicial authorities shall also have the authority…’. De verdragsluitende staten hebben daarentegen de mogelijkheid deze kosten tevens de passende advocatenhonoraria te laten omvatten (‘which may include…’).3 In een concept van de TRIPs-overeenkomst van 1990 was deze optionele bepaling nog als een verplichting geformuleerd.4 Tijdens de onderhandelingen over het artikel is geopperd dat het verplicht stellen van een veroordeling van de inbreukmaker in de kosten van de rechthebbende, inclusief de advocatenhonoraria, tot ‘onevenwichtigheid’ zou kunnen leiden, nu dit in vele jurisdicties juist een uitzonderlijke maatregel is.5 In het algemeen werd bij de onderhandelingen over deel III van TRIPs (Handhaving van intellectuele- eigendomsrechten) aangevoerd dat rekening moest worden gehouden met de (soms grote) verschillen tussen de nationale wetgevingen. Meerdere partijen voerden aan dat te vergaande, gedetailleerde regels met betrekking tot de handhaving van IE- rechten kunnen leiden tot ‘the creation of separate legal and judicial structures and practices applicable only to the enforcement of intellectual property rights’.6 Daarom is onder meer op het punt van de advocatenhonoraria de nodige flexibiliteit geboden bij de implementatie.7

Art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst spreekt van de inbreukmaker die kan worden gelast de kosten aan de houder van het recht te betalen. Art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn maakt dit onderscheid niet; het rept over de in het ongelijk gestelde partij die in de kosten van de in het gelijk gestelde partij wordt veroordeeld. Strikt genomen had in het richtlijnvoorstel, waar art. 45 lid 2 TRIPs-overeenkomst als basis van art. 14 wordt genoemd, tevens verwezen moeten worden naar art. 48 TRIPs-overeenkomst, dat een kostenveroordeling ten gunste van de gedaagde partij regelt.8 Lid 1 van dat artikel luidt:

De zinsnede ‘the judicial authorities shall have the authority’ wijst weer op een verplichting voor de verdragsluitende staten, in dit geval om de rechter de bevoegdheid te verlenen de verzoekende partij te gelasten een toereikende schadevergoeding te betalen aan de verwerende partij. De verplichting ziet alleen op de situatie waarin sprake is van, kort gezegd, misbruik van procesrecht en een ten onrechte opgelegd verbod of ten onrechte opgelegde beperking. Dit laat onverlet de mogelijkheid om de rechter de bevoegdheid te verlenen ook een toereikende schadevergoeding te laten betalen aan de verwerende partij wanneer géén sprake is van misbruik van procesrecht. Relevant is evenwel met name het tweede deel van het artikel, dat de verplichting inhoudt de rechter de bevoegdheid te verlenen de verzoekende, eisende partij in de kosten van de verwerende, gedaagde partij te veroordelen. De beperking tot gevallen van ‘misbruik’ geldt hier niet, zodat de rechterlijke bevoegdheid niet kan worden tot dergelijke misbruikgevallen.10 Ook hier wordt de mogelijkheid geboden de kosten de passende honoraria van de raadsman te laten omvatten.

De kosten die op grond van art. 45 lid 2 (en art. 48 lid 1) TRIPs-overeenkomst voor vergoeding in aanmerking komen zijn ‘expenses, which may include appropriate attorney’s fees’. Onder ‘expenses’ worden verstaan de kosten van een gerechtelijke procedure.11 Hieronder vallen de kosten van de deurwaarder en de griffierechten, maar ook de kosten van octrooigemachtigden en andere externe deskundigen, reiskosten etc.12 De kosten voor de opsporing van inbreuken en het vergaren van bewijs van inbreuk kunnen ingevolge dit artikel eveneens worden vergoed.13 Voor zover advocaatkosten in een bepaald land voor vergoeding in aanmerking komen, dienen deze ‘appropriate’ te zijn. In de literatuur is gesteld dat ‘appropriate’ iets anders is dan ‘adequate’; alleen de laatste term betekent ‘volledig’.14 De Nederlandstalige versie van TRIPs hanteert de term ‘passende advocatenhonoraria’. Advocatenhonoraria worden passend geacht wanneer deze in lijn zijn met hetgeen gebruikelijk is in het betreffende land, althans meer specifiek, wanneer zij de vastgestelde tarieven niet aanzienlijk overschrijden.15 Anders gezegd, aan de hand van de objectief geldende norm van het betreffende land dient te worden bepaald wat passende advocatenhonoraria zijn.16 Zoals hierna zal blijken, gaat art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in verschillende opzichten verder dan het equivalent in TRIPs.