HR, 08-01-2010, nr. 08/00734

Partijen worden hierna doorgaans aangeduid als Utrima respectievelijk Vansh. Zij handelen beide in juwelierswaren: Utrima in St. Maarten (NA), Vansh in Aruba. Tot de doelgroepen van de beide ondernemingen behoren passagiers van cruiseschepen, die soms tijdens dezelfde cruise zowel Aruba als St. Maarten aandoen.

Utrima gebruikte eerder het woord-/beeldmerk ‘MAJESTY JEWELERS’ in St. Maarten (NA). Vansh is een overeenstemmend merk gaan gebruiken in Aruba, en heeft het aldaar doen inschrijven.

Het gaat in deze zaak om de vraag of Utrima niettemin — krachtens eerste gebruik — een ouder merkrecht op Aruba kan claimen. Met name is het de vraag of advertenties van Utrima in tijdschriften die in de passagiershutten van de cruiseschepen worden neergelegd als (eerste) gebruik in Aruba kunnen gelden.

Het hof heeft die vraag ontkennend beantwoord. Tegen dat oordeel komt het cassatiemiddel met rechts- en motiveringsklachten op.

Motiveringsklachten in de onderdelen IV en V nopen m.i. tot vernietiging van de bestreden beschikking. Het lot van de procedure na vernietiging en verwijzing kan evenwel mede afhankelijk zijn van het lot van de onderdelen I t/m III, die een — als ik goed zie — nog niet beantwoorde rechtsvraag oproepen. De proceseconomie — en de rechtsvorming van Arubaans recht — kan ermee gediend zijn als de Hoge Raad (thans) ook de onderdelen I t/m III beoordeelt.

Utrima exploiteert sinds mei 1996 een juwelierszaak aan de Frontstreet 46 in Philipsburg, Sint Maarten (N.A.), met gebruikmaking van het merk en de handelsnaam ‘MAJESTY JEWELERS’.

Vansh, opgericht op 16 april 2003, exploiteert aan de Havenstraat 31-A in Aruba een juweliers- en souvenirwinkel.

Op 31 oktober 2003 heeft Vansh het woordmerk ‘MAJESTY JEWELERS’ doen inschrijven bij het Bureau voor de intellectuele eigendom in Aruba (BIEA) in de klassen 14 en 36, en op 6 januari 2004 het woord/beeldmerk ‘MAJESTY JEWELERS’ in de klassen 14 en 35. Publicatie en inschrijving van deze merken vonden plaats op respectievelijk 16 december 2003 en 16 februari 2004.

Op 9 maart 2004 heeft Utrima het woord- en beeldmerk MAJESTY JEWELERS in klasse 14 doen inschrijven bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Nederlandse Antillen (BIENA). Dit woord- en beeldmerk komt overeen met het onder 2.3 bedoelde woord- en beeldmerk dat Vansh in Aruba had ingeschreven.

Utrima heeft bij verzoekschrift d.d. 10 augustus 2004 verzocht — verkort weergegeven — primair de onder 2.3 bedoelde merkinschrijvingen van Vansh nietig te verklaren, en subsidiair — voor zover nodig — een verklaring voor recht te geven, inhoudende dat Utrima (in Aruba) eerste gebruiker en exclusief rechthebbende van het woord-/beeldmerk ‘MAJESTY JEWELERS’ is, met bevel tot doorhaling van de merkinschrijvingen van Vansh.

Vansh voerde gemotiveerd verweer. Het verzoek is behandeld ter zittingen van het GEA van 15 en 18 november 2004, waarbij namens partijen is gepleit en stukken zijn overgelegd.

Bij (deel-)beschikking van 12 mei 2005 heeft het GEA — samengevat —:

Na het nemen van een akte heeft Utrima op 2 december 2005 schriftelijke bewijsstukken overgelegd en één getuige doen horen.

Na verdere conclusiewisseling heeft het GEA bij (eind-)beschikking van 27 april 2006 — samengevat —:

Vansh is van deze eindbeschikking in hoger beroep gekomen, onder aanvoering van grieven. Utrima voerde tegen deze grieven gemotiveerd verweer. Op de voor de behandeling van de zaak bepaalde dag hebben de gemachtigden van partijen ieder een pleitnota overgelegd.

Bij beschikking2. van 20 november 2007 heeft het hof de bestreden beschikking van het GEA vernietigd. Daarbij overwoog het hof:

Utrima heeft tegen de beschikking van het hof — tijdig3. — beroep in cassatie ingesteld. Vansh heeft, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, in cassatie geen verweer gevoerd.

Het cassatiemiddel omvat vijf onderdelen. Daarvan hebben de onderdelen IV en V betrekking op klachten over onvoldoende kennisneming van het dossier door het hof (c.q., al wordt daarover niet met zo veel woorden geklaagd, miskenning van de devolutieve werking van het appel).

De onderdelen I–III, die zich voor gezamenlijke bespreking lenen, betogen alle in de kern dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, doordat — anders dan het hof heeft aangenomen — de aanwezigheid van de tijdschriften met de advertenties van Utrima met haar woord-/beeldmerk op de cruiseschepen die zich (tijdelijk) ‘in’ Aruba bevinden, reeds als merkrechtscheppend gebruik van Utrima in Aruba moet worden beschouwd.

Daarbij staat niet de kwantiteit van dit ‘gebruik’ ter discussie (waaromtrent het hof in rov. 4.2 de naar Arubaans merkenrecht zeer ‘lage’ drempel onderkend heeft). De vraag is evenwel of het hof de in de vorige alinea bedoelde aanwezigheid van het merk in advertenties in (niet Arubaanse) tijdschriften, aanwezig in de passagiershutten van cruiseschepen in de Arubaanse territoriale wateren ‘kwalitatief’ als rechtscheppend gebruik zijdens Utrima in Aruba had moeten aanmerken.

Het gaat bij een en ander om de uitleg van art. 2 lid 1 van de Merkenverordening van Aruba (MA), luidende:

Ik teken — allicht ten overvloede — aan dat ik het eens ben met het impliciete uitgangspunt van het GEA en van het hof (en evenzo het impliciete uitgangspunt van partijen en van Utrima in cassatie) dat i.c. Arubaans recht van toepassing is.

Het uitgangspunt ten deze is immers dat Utrima bescherming voor haar merk zoekt voor Aruba, en het internationaal privaatrecht verwijst ten deze naar het recht van het land waarvoor de bescherming gezocht wordt (de lex protectionis), dus Arubaans recht.

Volgens het in casu toepasselijke Arubaanse recht c.q. art. 2 lid 1 MA moet worden onderzocht wie het eerst in Aruba van het merk gebruik heeft gemaakt. ‘Aruba’ omvat mede de territoriale wateren van Aruba. Dit betekent dat eventuele gebruikshandelingen die plaatsvinden in de territoriale wateren (en de havens) van Aruba, ook al gaat het om handelingen op een schip dat vaart onder vreemde vlag4., te dezen ook van belang zijn.5.

Dit sluit intussen weer niet op voorhand uit dat de Arubaanse rechter, oordelend naar Arubaans merkenrecht over de vraag of er sprake is van merkenrechtelijke relevante gebruikshandelingen, niet tóch het punt van — zeer kort gezegd — ‘enkel in buitenlandse tijdschriften enkel op het cruiseschip’ zou kunnen meewegen in zijn oordeel, evenals mogelijk andere omstandigheden van ‘internationale’ aard.

Dit gezegd zijnde, keer ik terug naar het Arubaanse recht.

Wat de vereiste kwantiteit van het ‘gebruik in Aruba’ voor het verkrijgen van merkrecht aldaar op de voet van art. 2 lid 1 MA, herinner ik aan de lage drempel, die de Hoge Raad in een beschikking van 2006 (over het merk Palermo) heeft bevestigd6.. Ik citeer:

Een ‘zeer minimaal’ gebruik is voldoende, en in deze beschikking van de Hoge Raad van 2006 is dus tevens — op het snijvlak van het kwantitatieve aspect en het kwalitatieve aspect — geoordeeld ‘dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen’ inderdaad dat effect teweeg kan brengen.

Het gaat thans evenwel, als gezegd, om het kwalitatieve aspect. Naar luid van art. 2 lid 1 MA is nog steeds wél vereist dat het gaat om gebruik ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen in Aruba. De Palermo-beschikking van 2006 neemt weliswaar enerzijds genoegen met ‘slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen’, maar lijkt anderzijds wél te veronderstellen dat het (dan) toch in elk geval moet gaan om gebruik dát erop gericht is een merkrecht in Aruba te verkrijgen.

De vraag is dus of het onderhavige (loutere) bezigen van het merk in advertenties in niet-Arubaanse tijdschriften die beschikbaar zijn in passagiershutten van cruiseschepen, die zich tijdelijk in de territoriale wateren van Aruba bevinden, op zichzelf is aan te merken als gebruik van dat merk ‘ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen in Aruba’.

Overeenkomstig de nuttige ‘vergelijkingsmethode’7. maak ik eerst een vergelijking naar een nabij gelegen geval, waarbij het gaat om adverteren in een in Aruba uitgegeven en verspreid tijdschrift. In dat geval is over een gebruik in de zin van art. 2 lid 1 MA geen twijfel mogelijk. Adverteren in een in Aruba uitgegeven en verspreid tijdschrift veronderstelt immers gerichtheid op publiek in Aruba.

Daarbij maakt het m.i. niet uit of het tijdschrift gericht is op Arubaanse ‘locals’, of op personen die als toeristen Aruba bezoeken (dan wel op beide groepen). In beide gevallen gaat het om gerichtheid op publiek in Aruba.

Het maakt in dit nabij gelegen voorbeeld ook niet uit of de goederen (of diensten) waarvoor het merk in de advertenties wordt gebezigd, door de adverteerder wel of niet in Aruba in het verkeer worden gebracht. Ik baseer mij voor dit laatste op HR 15 januari 1965, NJ 1965, 288 m.nt. HB, BIE 1965, p. 92 m.nt. JP (Aral/Autoral):

Hiermee heeft de Hoge Raad bevestigd dat onder het stelsel van de Merkenwet 1893 met enkel reclame-uitingen in een Nederlands tijdschrift voor een slechts in het buitenland onder dat merk verkrijgbaar artikel tóch in Nederland een merkenrecht kan worden verkregen (en door herhaling ten minste een maal per drie jaar kan worden behouden).8.

Nu het Arubaanse merkenrecht behoort tot dezelfde ‘wetsfamilie’ als de voormalige Nederlandse Merkenwet 1893, dient dit in het licht van het concordantiebeginsel ook voor het Arubaanse merkenrecht aangenomen te worden9..

Voor zover overigens aan de uit de Aral-beschikking te kennen voorwaarden is voldaan, maakt het m.i. naar (vroeger Nederlands en) Arubaans recht niet uit dat de tijdschriften met de advertenties van Utrima niet op het vasteland van het eiland wordt verspreid, maar op de bodem van een onder vreemde vlag varend schip, dat zich tijdelijk in de territoriale wateren van Aruba bevindt. In de beschikking waarvan beroep lees ik overigens ook niet dat dát voor het hof een punt is.

In de Aral-beschikking van de Hoge Raad ging het intussen om: ‘in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk [gemaakte] reclame […] voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken…’ (cursiveringen toegevoegd).

Ik heb onder 3.8 al aangegeven dat men onder ‘Nederlands publiek’, c.q. Arubaans publiek, gevoeglijk mag begrijpen: al dan niet tijdelijk in Nederland c.q. Aruba verblijvend buitenlands (toeristen-)publiek.

De Aral-beschikking spreekt, als gezegd, daarnaast óók over:

Het onder (i) genoemde punt lijkt mij niet op zichzelf doorslaggevend, omdat — al naar gelang van de omstandigheden — ook een buitenlands tijdschrift gericht of mede gericht kan zijn op Nederlands, respectievelijk Arubaans, c.q. in Nederland, respectievelijk in Aruba verblijvend publiek.

Doorslaggevend kan wél geacht worden het onder (ii) aangehaalde criterium. Daarbij kan het onder (i) genoemde punt toch nog een belangrijke rol spelen, in die zin dat uit adverteren in nu juist een Nederlands (c.q. Arubaans) tijdschrift het streven om het Nederlandse (Arubaanse) of het in Nederland (Aruba) verblijvende publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde [waren] op te wekken, zich als regel zal laten afleiden.

Moét aan de strofe ‘teneinde … het … publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde [waren] op te wekken’ in de Aral-beschikking inderdaad doorslaggevende betekenis worden toegekend, evenals aan de strofe ‘gebruik, dat […] erop gericht is een recht te verkrijgen’ in de Palermo-beschikking van 2006?

Ik denk dat dit een rechtsvraag is, die de Hoge Raad alsnog dient te beslissen.

Tégen het aannemen van de voorwaarde van zo'n subjectieve gerichtheid pleit dat deze niet past bij het geval waarin een (eenvoudige) handelaar, die zich nog niet bewust is van merkrechten — of althans niet van de voorwaarden voor verkrijging daarvan in een stelsel als dat van de Arubaanse MA of de Nederlandse Mw 1893 — en die in de betrokken jurisdictie op ‘gewone’ wijze goederen of diensten onder een merk op de markt brengt. Zo iemand moet zonder (mede)-‘gerichtheid’ op nu juist het verkrijgen van merkrecht, merkbescherming kunnen verkrijgen.

Dat sluit echter bepaald niet uit dat in die gevallen waarin dit normaaltype niét aan de orde is, en het er dus om gaat of zonder die normale verhandeling tóch een merkrecht kan worden verkregen, wél zo'n aanvullende eis zou kunnen worden gesteld. Of de Hoge Raad in de Aral- en Palermo-beschikkingen inderdaad de eis van zo'n gerichtheid heeft gesteld, is niet zeker. Wél is zeker dat de in die zaken zo'n gerichtheid ‘gegeven’ was.

Moduleren wij op Wiardaanse wijze10. nog eens op de Aral-zaak, dan is de vraag of Aral onder de Mw 1893 in Nederlands óók een merkrecht zou hebben verkregen indien zij niet zou hebben geadverteerd in een Nederlands tijdschrift, maar bijv. slechts in Duitse treinen, die ook door Nederland reden en rijden (bijv. op de lijnen Duisburg-Arnhem-Amsterdam en Osnabrück-Hengelo-Amsterdam); en/of slechts in (duits- en engelstalige) board magazines in Lufthansa-toestellen, die ook Schiphol aandoen.

Verder modulerend noem ik casusposities waarin het gaat om reclame voor een merk in bijv. Venezolaanse of Colombiaanse radio- of tv-reclame die niet speciaal op Aruba is gericht, maar daar wél te ontvangen is. En ik noem niet specifiek op Aruba gerichte, maar aldaar te ontvangen merkreclame via een website ergens in de wereld. Het hof kan (met reden) ook aan deze vergelijkingspunten gedacht hebben.

Als wij inderdaad aannemen dat in even genoemde Europese trein- en vliegtuigsituaties of in even genoemde rtv- en www-situaties sprake is van ‘gebruik in Nederland’ respectievelijk ‘gebruik in Aruba’, dan slagen de klachten.

Maar dat veronderstelt een bijzonder lage drempel: niet alleen

Ik dien thans een keuze te maken. Ik ga mee met de keuze van het hof, dat klaarblijkelijk van oordeel is dat bij gebreke aan normale verhandeling in Aruba, met erkenning van een lage kwantitatieve drempel, wél de eis gesteld mag worden van (kennelijk:) gerichtheid op Arubaans of Aruba bezoekend publiek, of uit andere omstandigheden blijkende gerichtheid op het verkrijgen van merkbescherming in Aruba.

Nu de subjectieve gezindheid van de adverterende merkgebruiker niet door hersenonderzoek o.i.d. kan worden vastgesteld, zal die gerichtheid afgeleid moeten worden uit wél waarneembare feiten en omstandigheden. Onder die omstandigheden heeft het hof met juistheid — en begrijpelijk — in rov. 4.3 geoordeeld ‘[d]at aan de passagiers van cruiseschepen die zowel St. Maarten als Aruba aandoen, advertenties onder ogen komen waarin het beeldmerk van de op St. Maarten gevestigde juwelier Majesty Jewelers voorkomt, brengt niet zonder meer mee dat kan worden gesproken van een (symbolisch) gebruik van dat merk in Aruba als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening Aruba (MA)’. Eveneens met juistheid — en begrijpelijk — heeft het hof bij gebreke een andere aanwijzingen, en gegeven de omstandigheid (rov. 4.2) dat Utrima ‘geen exemplaar van een van de genoemde tijschriften, noch kopieën van de daarin door haar geplaatste advertenties [heeft] overgelegd zodat aan de inhoud van de advertenties geen voor dit geding van belang zijnde argumenten kunnen worden ontleend’11. in rov. 4.3 geoordeeld dat ‘[a]angenomen moet worden dat de in de (niet Arubaanse) tijdschriften geplaatste advertenties werden beschouwd als te zijn gericht op cruisetoeristen die het eiland St. Maarten wilden bezoeken. […] Van omstandigheden die tot een ander oordeel leiden is niet gebleken. Naar eerder is overwogen, is interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk.’.

Aldus falen de onderdelen I t/m III (behoudens voor zover uit het oordeel over onderdeel IV en/of onderdeel V anders voortvloeit).

Bij onderdeel I merk ik nog op dat de onder 7, 8 (eerste alinea) en 9 (eerste alinea) verwoorde stellingen m.i. weliswaar hout snijden, maar om de hierboven aangegeven redenen niet tot cassatie kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor de onder 11,c (t/m regel 13) verwoorde klacht van onderdeel II. Onderdeel III mist feitelijke grondslag, gelet op rov. 4.2, voorvoorlaatste volzin12. en rov. 4.3, eerste volzin.

Onderdeel IV verwijt het hof in rov. 4.2 en rov. 4.3 ten onrechte geoordeeld te hebben dat Utrima geen exemplaren c.q. kopieën van de door haar bedoelde tijdschriften of de daarin door haar geplaatste advertenties te hebben overgelegd (zodat, volgens het hof, aan de inhoud van de advertenties geen voor dit geding van belang zijnde argumenten kunnen worden ontleend), respectievelijk dat ‘naar eerder overwogen is’ interpretatie van de tekst van de advertenties niet mogelijk is.

Geklaagd wordt dat deze overwegingen onjuist respectievelijk onbegrijpelijk zijn nu uit het procesdossier blijkt dat Utrima in eerste aanleg wel degelijk kopieën van de in de genoemde tijdschriften geplaatste advertenties heeft overgelegd. Het onderdeel wijst op de pleitnota van 15 november 2004 en de daarbij gevoegde producties 2(i) tot 2(viii) en 3(ii).

Het onderdeel slaagt. In de pleitnota van 15 april 2004 (onder (8) en (9), blz. 3 en 4) is inderdaad gewezen op voorbeelden van door Utrima geplaatste advertenties met verwijzing naar productienummers 2(i) tot 2(viii) en 3(ii). Bestudering van het Utrima's procesdossier laat geen andere conclusie toe dan dat de in het onderdeel bedoelde producties inderdaad advertenties van Utrima betreffen. Daaraan doet niet af dat bij een aantal van deze ‘advertenties’ in hedendaagse marketing- c.q. communicatietechnologie misschien eerder gesproken zou moeten worden van ‘advertorials’ (Van Dale: ‘advertentie in de vorm van een redactionele tekst’). Gelet op het feit van algemene bekendheid dat advertenties in redactionele vorm gegoten c.q. vermomd kunnen zijn, en mede gelet op de ietwat onvaste terminologie ten deze, alsmede op de omstandigheid dat zich onder de producties ook ‘echte’ advertenties voorkomen, mocht het hof — met inachtneming van de devolutieve werking van het appel — niet aan de hier bedoelde stellingen van Utrima en de daarin bedoelde producties voorbij gaan.

Onderdeel V richt zich andermaal tegen rov. 4.2. Het onderdeel vormt een herhaling van de onderdelen I t/m III (en deelt in zoverre het lot daarvan), behoudens voor zover het zich beroept op de in de pleitnota van 15 november 2004 onder 9 t/m 13 vervatte stellingen en meer speciaal de daarbij overgelegde producties 3(i) tot 3(iii), waaruit onder meer zou blijken dat advertenties onder het merk zijn verschenen in bladen waarop Arubanen zijn geabonneerd respectievelijk die in Aruba worden verkocht.

Blijkens de pleitnota van 15 nov. 2004 (mede blijkens de schriftelijke toelichting onder 20) gaat het (naast de reclametijdschriften die worden verspreid op de cruiseschepen) om:

Ad (i). Gelet op hetgeen de pleitnota van 15 november 2004 ten deze (onder 9) vermeldt, is het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk ervan uitgegaan dat het bij de hier bedoelde toezending van exemplaren ging om toezending van bewijsexemplaren aan andere (Arubaanse) adverteerders. Met betrekking tot de vraag of dát kan gelden als ‘gebruik in Aruba’ door Utrima, dient de klacht ten deze het lot te delen van de onderdelen I t/m III.

Ad (v). Ook ten deze dient de klacht m.i. het lot te delen van de onderdelen I t/m III. Ik verwijs naar nrs. 3.14.1 t/m 3.15 hierboven.

Ad (ii) t/m (iv). Ten aanzien van deze punten acht ik onderdeel V gegrond. Uitgaande van de zeer lage kwantitatieve drempel (vgl. nrs. 3.5.1–3.5.2 hierboven) had het hof — met inachtneming van de devolutieve werking van het appel — aan deze stellingen niet voorbij mogen gaan.

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en terugverwijzing naar het Hof.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,

A-G i.b.d.