Hof Leeuwarden, 10-01-2012, nr. 200.076.285/01

1.1

1.2

1.3

De beslissing

—

bepaalt dat het dictum onder VII van het arrest van 10 januari 2012 dient te worden gelezen als volgt:

‘VII.

veroordeelt S&S in de proceskosten in beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van Esschert begroot:

—

voor de eerste aanleg op € 6.000,- exclusief BTW voor werkelijk salaris en € 254,- voor griffierecht en

—

voor het hoger beroep op € 25.000,- exclusief BTW voor werkelijk salaris en € 314 voor griffierecht’

—

stelt deze verbetering op de minuut van dat arrest.

1.

De verdere beoordeling

Nieuwe stukken

1.1.

Op maandag 28 november 2011 heeft Esschert een zevental nieuwe producties (nrs. 36 tot en met 42) ten behoeve van het pleidooi van donderdag 1 december 2011 aan de griffie van het hof doen toekomen. S&S heeft bezwaar gemaakt tegen de nieuwe producties.

1.2.

Uit artikel 4.2 in samenhang met artikel 2.17 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de Gerechtshoven volgt dat Esschert ervoor diende te zorgen dat het hof en S&S uiterlijk twee weken voor de dag van het pleidooi een afschrift van de in het geding te brengen producties hebben ontvangen. De stukken zijn binnen de termijn van twee weken voor de zitting ontvangen en zullen om die reden in beginsel buiten beschouwing gelaten moeten worden. Het hof overweegt dat de regels van een goede procesorde zich evenwel niet verzetten tegen het alsnog aanvaarden van de producties 36, 37, 38, 39, 40 en 42 nu deze eenvoudig te doorgronden zijn en S&S door schorsing van de zitting in de gelegenheid is gesteld van de stukken kennis te nemen. Dit geldt niet voor het in productie 41 opgenomen consumentenonderzoek. S&S heeft zich gezien de aard en de omvang van de zaak daartegen niet naar behoren kunnen verweren zodat het onderzoek niet in het geding wordt toegelaten.

2.

De vaststaande feiten

De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 24 september 2010 onder 2.1 tot en met 2.9 feiten vastgesteld. Tegen deze feitenvaststelling heeft Esschert de grieven 1 en 2 gericht. Het hof zal hierna onder 3 opnieuw de feiten vaststellen met inachtneming van hetgeen Esschert onder deze grieven aangevoerd.

3.

De motivering van de beslissing in hoger beroep

De vaststaande feiten

3.1.

Het gaat in deze zaak om het volgende. Esschert brengt de productielijn

"Fancy Flames" op de markt. Deze productielijn omvat verschillende gebruiksartikelen voor in de tuin. Een van de uit die lijn afkomstige artikelen betreft een vuurkorf die in drie verschillende maten verkrijgbaar is, de FF88, FF89 en FF87 (zie onderstaande afbeeldingen).

3.2.

De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van pallethout. Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf in elkaar gezet dient te worden (zie onderstaande afbeeldingen).

3.3.

S&S biedt ter verkoop een vuurkorf met de naam "Brazil" aan (zie onderstaande afbeelding). De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van pallethout. Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf in elkaar gezet dient te worden (zie onderstaande afbeelding).

3.4.

Op 17 augustus 2010 heeft Esschert (bij monde van haar advocaat) aan S&S geschreven (voor zover hier van belang):

(. .. ) Onlangs heeft cliënte vastgesteld dat S&S Import- en Export B. V. ("S&S Import- en Export) een vuurkorf, te weten 'Vuurkorf Brazil" verkoopt en aanbiedt (zie bijlage 2: waarin de vuurkorf van S&S Import- en Export ter illustratie naast de vuurkorf van cliënte is weergegeven). De vuurkorf en de verpakking daarvan heeft een uiterlijk dat (nagenoeg) identiek is aan dat van de vuurkorf en de verpakking daarvan van cliënte.

Op grond van het auteursrecht is het verboden zonder toestemming van cliënte de betreffende vuurkorf met specifieke verpakking te kopiëren en/of te verhandelen zonder toestemming van cliënte.

Tevens handelt S&S Import- en Export jegens cliënte onrechtmatig door het slaafs nabootsen van de betreffende vuurkorf met de specifieke verpakking daarvan, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat.

Cliënte ondervindt van bovengenoemd handelen aanzienlijke schade en zij houdt S&S Import- en Export aansprakelijk voor de vergoeding van die schade.(. ..)

3.5.

Bij schrijven van 24 augustus 2010 heeft S&S (althans haar toenmalig gemachtigde [gemachtigde van S&S]) betwist dat sprake is van een uniek en oorspronkelijk ontwerp.

3.6.

De vuurkorf en de specifieke verpakking daarvan zijn door [ontwerper] in opdracht van Esschert ontworpen. [ontwerper] heeft hierover het volgende schriftelijk verklaard:

Oldenzaal, 9 september 2010 (...)

Ten aanzien van de vuurkorven (art. nrs. FF87, FF88 en FF89) die door Esschert Design BV op de markt gebracht worden wil ik graag het volgende bevestigen:

Deze vuurkorven zijn door mij ontworpen, in opdracht van Esschert Design BV. Mijn ontwerp draagt het persoonlijk stempel van de maker en kenmerken zich door onderstaande punten:

-

een vuurkorf die men zelf in elkaar moet zetten

-

een hoekverbinding die met dun materiaal voldoende sterk is

-

een unieke verpakking met een handgreep van natuurlijk touw

-

de verpakking dient tevens als eerste aanmaak hout

Deze ontwerpen zijn uniek, door mijzelf getekend en ontwikkeld De eerste schetsen dateren van 16 mei 2007. Samen met Dhr. [ontwerper 2] is er vervolgens een speciale wikkel voor ontwikkeld, om de instructie op de verpakking voor de consument duidelijk te maken. (…) De exclusieve verkooprechten voor deze producten liggen dan ook bij Esschert Design BV te Enschede. (...)

3.7.

Stellende dat S&S inbreuk maakt op de auteursrechten van de vuurkorf, althans met de nabootsing van de vuurkorf zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing, heeft Esschert de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen en daarbij de in de dagvaarding in eerste aanleg onder I tot en met VIII vermelde vorderingen ingesteld.

3.8.

S&S heeft de vorderingen gemotiveerd betwist. S&S heeft allereerst betwist dat de vuurkorf een auteursrechtelijk te beschermen werk is. Voor het geval de vuurkorf als een auteursrechtelijk werk is aan te maken, stelt S&S dat [ontwerper] de rechten daarop niet tijdig aan Esschert heeft overgedragen. Verder heeft S&S gesteld dat er geen plaats is voor de toepassing van de leer van de slaafse nabootsing omdat er een adequaat modelrechtelijk regiem bestaat. Ten slotte heeft S&S zich erop beroepen dat toewijzing van de vordering op grond van de auteurswet of slaafse nabootsing te beschouwen is als een verboden maatregel van gelijke werking als een invoerbeperking.

3.9.

De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis de verweren van S&S gegrond geoordeeld. De voorzieningenrechter heeft voorshands geoordeeld dat

de vuurkorf niet kan worden beschouwd als een werk in de zin van de auteurswet omdat de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorf in overwegende mate dwingend voortvloeien uit de technische vereisten die aan een vuurkorf worden gesteld. Met betrekking tot de gestelde slaafse nabootsing heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een zorgvuldig oordeel een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt waartoe het kort geding onvoldoende mogelijkheid biedt. De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen en Esschert in de proceskosten veroordeeld.

Vermindering van eis

3.10.

Esschert heeft in hoger beroep haar vorderingen verminderd in die zin dat zij de vordering tot voorschot op schadevergoeding heeft beperkt tot een bedrag

van € 10.000,-

Auteursrechtelijk werk?

3.11.

De grieven 3, 4, 5, 6 en 7 hebben - kort gezegd - de strekking dat de vuurkorf van Esschert, de verpakking en de wikkel auteursrechtelijke bescherming verdienen.

3.12.

Het hof stelt bij de beoordeling van de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert, afzonderlijk en in combinatie met elkaar auteursrechtelijke bescherming genieten, het volgende voorop. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het werk oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur (HvJ 16 juli 2009, LJN: BJ3749, NJ 2011, 288). Er is sprake van een eigen intellectuele schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve werkzaamheden in het werk tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen

(HvJ 1 december 2011, Eva Maria Painer, C-145/10). Aan het oorspronkelijkheidscriterium is niet voldaan wanneer de uitdrukking van de onderdelen van een werk door hun technische functie worden bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking daarvan (HvJ 22 december 2010, LJN: BP0405, NJ 2011, 289). Aan gebruiksvoorwerpen worden geen eisen gesteld die zwaarder zijn dan de eisen die aan andere werken van letterkunde, wetenschap of kunst worden gesteld (Benelux Gerechtshof, 22 mei 1987, LJN: AK1803, NJ 1987, 881 en Hoge Raad, 15 januari 1988, LJN: AG5738, NJ 1988, 376).

3.13.

Volgens Esschert zijn haar (onder 3.1 en 3.2 genoemde) vuurkorf, verpakking en wikkel ieder afzonderlijk oorspronkelijk in de hiervoor bedoelde zin.

Wat betreft de korven wijst Esschert onder meer op de kleur en de vorm van de zijwanden, de handvatten, de hoeken van de zijwanden en de vierkante uitsparingen in de roosters. Wat betreft de verpakking wijst Esschert op het open houten skelet van licht gekleurd pallet hout, de plaatsing van de latjes en het draagtrouw. De wikkel laat zich volgens Esschert onderscheiden door de vorm van de foto, de montagetekening, en de daarbij gebruikte pictogrammen. Volgens Esschert sorteren elementen van de vuurkorf en de verpakking weliswaar technisch effect, maar heeft [ontwerper] daarbinnen voldoende vrijheid genoten om creatieve keuzes te maken.

3.14.

S&S verweert zich met de stelling dat het auteursrecht niet is geschreven voor dit soort gebruiksvoorwerpen. Zij stelt dat de vuurkorf, inclusief wikkel en verpakking, in zijn geheel dient te worden beschouwd omdat de afzonderlijke onderdelen niet los van elkaar worden aangeboden. Zij stelt dat de openingen in de wanden van de korf technisch vereist zijn om het vuur te laten branden. Volgens S&S is een vuurkorf verpakt in een houten pallet een leuk idee, maar levert dit nog geen auteursrecht oplevert. Ook de wikkel bevat volgens S&S feitelijk niet meer dan een aanduiding van het product en wat technische specificaties in een aantal talen naast een bijzonder korte handleiding in pictogrammen.

3.15.

Het hof overweegt als volgt. Het verweer van S&S dat het auteursrecht niet voor gebruiksvoorwerpen is geschreven, vindt geen steun in het recht. Voor de stelling dat de korf, met verpakking en label in zijn geheel moet worden beschouwd omdat de afzonderlijke delen niet los van elkaar worden aangeboden, is evenmin steun te vinden. Voor auteursrechtelijke bescherming van de afzonderlijke onderdelen is niet vereist dat de delen los van elkaar worden aangeboden, voldoende is dat die delen, zoals in het onderhavige geval, afzonderlijk waarneembaar zijn.

3.16.

Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Esschert genoegzaam aangetoond dat de vuurkorf, de verpakking en de wikkel, ieder afzonderlijk voldoende oorspronkelijk zijn in de onder 3.12 bedoelde zin. Binnen de vereisten die aan de vuurkorf, de verpakking en de wikkel worden gesteld, zijn door Esschert verschillende vrije en creatieve keuzes gemaakt. Aan S&S kan weliswaar worden toegegeven dat de uitsparingen voor de handvatten en de uitstulpingen in de roosterwand door hun technische functie zijn bepaald, maar de vierhoekige vorm en de in de zijwanden aangebrachte vierhoekige uitsparingen van de vuurkorf getuigen van creatieve keuzes en verlenen het ontwerp een eigen karakter. Voor de verpakking geldt dat de vrije en creatieve keuzes van de ontwerper tot uiting komen in de gekozen constructie, een skelet van licht gekleurd pallet hout en het stuk touw dat als handvat dient. Anders dan S&S betoogt, is het hof voorshands van oordeel dat het idee voor een verpakking die tevens dienst doet als eerste brandhout voor de vuurkorf niet samenvalt met de uitdrukking daarvan. Met betrekking tot de wikkel geldt dat de bollende fotorand, de montagetekening en het gebruik van pictogrammen getuigen van creatieve keuzes van de ontwerper.

3.17.

De conclusie is voorshands dat de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert ieder afzonderlijk zijn te beschouwen als werken in de zin van de auteurswet.

Auteursrechtinbreuk

3.18.

De vervolgvraag die beantwoord moet worden is of de (onder 3.3 afgebeelde) vuurkorf, verpakking en wikkel van S&S auteursrechtelijke verveelvoudigingen zijn van de hiervoor beschreven vuurkorf, verpakking en wikkel van Esschert.

3.19.

Voorop moet worden gesteld dat het bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging erop aankomt of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Voorts wettigt niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan het vermoeden dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Daartoe is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is (HR 29 november 2002, NJ 2003, 17, LJN: AE8456, Una Voce Particolare).

3.20.

Op grond van de door Esschert in het geding gebrachte stukken (producties 30 en 31 bij memorie van grieven) en uit eigen waarneming bij gelegenheid van de gehouden pleidooien, is het hof voorshands van oordeel dat de vuurkorf en de verpakking met wikkel van S&S nagenoeg identiek zijn aan de vuurkorf en de verpakking van Esschert. De vuurkorf van S&S wijkt weliswaar in maatvoering af, maar door overname van de hiervoor onder 3.16 beschreven beschermde auteursrechtelijke trekken, is de totaalindruk sterk gelijkend. Dit geldt eveneens voor de verpakking. Met Esschert is het hof van oordeel dat hierdoor het beeld wordt gecreëerd dat het om het grote broertje van de FF87, F88 en F89 gaat. Voor de wikkel geldt, zoals door de advocaat van S&S tijdens de zitting ook is erkend, dat de montagetekeningen op de wikkel van de Brazil vuurkorf identiek zijn aan de montagetekeningen van Esschert, zodat moet worden aangenomen dat er sprake is van ontlening.

3.21.

Naar het voorlopig oordeel van het hof is door S&S, binnen de grenzen die getrokken worden door de eisen van functionaliteit, onvoldoende afstand genomen van de corresponderende werken van Esschert. De totaalindrukken die de werken van S&S en Esschert maken verschillen te weinig voor het oordeel dat

eerstbedoelde werken als zelfstandig werken kunnen worden aangemerkt.

Auteursrechthebbende?

3.22.

S&S voert daarnaast het verweer dat [ontwerper] en niet Esschert als maker in de zin van de Auteurswet moet worden beschouwd en dat Esschert derhalve geen actie tegen S&S kan ondernemen. S&S bestrijdt de in hoger beroep (onder grief 4) ingenomen stelling van Esschert dat zij op grond van de artikelen 3.8 en 3.29 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE") van rechtswege rechthebbende is voor wat betreft de auteursrechten op de vuurkorf, de verpakking en de wikkel. Volgens S&S faalt dit beroep van Esschert op het opdrachtgeverauteursrecht, omdat de onderhavige werken niet tevens als model zijn gedeponeerd.

3.23.

Het hof overweegt hierover als volgt. Artikel 3.8 BVIE bepaalt dat indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd. Die bepaling is auteursrechtelijk relevant nu artikel 3.29 BVIE bepaalt dat het auteursrecht ten aanzien van bedoelde tekening of model toekomt aan degene die met toepassing van artikel 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd. Artikel 3.29 BVIE is ook van toepassing op niet gedeponeerde modellen (zie BenGH 22 juni 2007, LJN: BB5117, NJ 2007, 500, Electrolux/Sofam). Niet in geschil is dat de vuurkorf en de verpakking beschouwd moeten worden als modellen in de zin van artikel 3.1 lid 2 BVIE. Verder staat vast dat de vuurkorf en de verpakking door [ontwerper] in opdracht van Esschert zijn gemaakt. Niet is gebleken dat er andersluidende afspraken zijn gemaakt. Gelet op genoemde BVIE bepalingen komt het auteursrecht met betrekking tot de vuurkorf en de verpakking derhalve toe aan Esschert. Met betrekking tot de wikkel geldt dat deze door een werknemer van Esschert is gemaakt, zodat de auteursrechten daarop eveneens bij Esschert rusten.

Maatregel van gelijke werking?

3.24.

S&S heeft verder ter verweer nog aangevoerd dat zelfs wanneer het auteursrecht aan Esschert toekomt, dit auteursrecht dient te wijken voor het Europeesrechtelijk beginsel van het vrij verkeer van goederen. Het verweer van S&S houdt, naar het hof begrijpt, in dat Esschert niet met een beroep op het Nederlandse auteursrecht de vuurkorven van S&S, die in Duitsland vrij verhandeld worden omdat daar volgens S&S voor auteursrechtelijke bescherming een hogere drempel zou gelden, aan de Nederlandse grens kan tegenhouden. Aan de stelling ligt ten grondslag dat een op de Nederlandse auteurswet gegrond verbod resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van art. 34 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VwEU") - en derhalve ongeoorloofd is - omdat hierdoor afgeschermde markten zouden kunnen ontstaan.

3.25.

Het hof is voorshands van oordeel dat dit verweer faalt. Bij de beoordeling van dit verweer stelt het hof voorop dat niet is gesteld noch is gebleken dat de bestreden vuurkorf van S&S met toestemming van Esschert in Duitsland rechtmatig in het verkeer is gebracht. Anders dan S&S met haar verweer lijkt te suggereren (zie nrs. 5.1 en 5.2 van haar pleitaantekening in eerste aanleg), zijn de auteursrechten van Esschert met betrekking tot die vuurkorf derhalve niet uitgeput.

3.26.

Verder overweegt het hof dat het auteursrecht binnen de Unie is geharmoniseerd. Krachtens de hiervoor onder 3.12 aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dient ook het werkbegrip communautaire uitgelegd te worden. Nu voor de beoordeling van de werken (de vuurkorf, de verpakking en de wikkel) is uitgegaan van de hiervoor geformuleerde communautaire maatstaf, kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, S&S niet gevolgd worden in haar stelling dat een verbod van de Nederlandse rechter zou kunnen leiden tot afgeschermde markten.

Vorderingen

3.27.

Het voorgaande leidt ertoe dat S&S met haar vuurkorf "Brazil", de verpakking en de wikkel inbreuk maakt op de auteursrechten van Esschert. Het hof zal daarom het door Esschert gevorderde verbod, als hierna geformuleerd, toewijzen.

3.28.

S&S bestrijdt het spoedeisend belang ten aanzien van de door Esschert ingestelde nevenvorderingen. Bij de beoordeling van dit verweer stelt het hof voorop dat als de hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beoordeeld, de proceseconomie ermee is gebaat dat in hetzelfde geding ook over daarmee nauw verwante nevenvorderingen kan worden beslist. Nu de nevenvorderingen in de inleidende dagvaarding onder II b, c, d, en e (opgave wederverkopers, aantallen en voorraad), III (terugname voorraad) en IV (vernietiging voorraad) van belang zijn om staking van de inbreuk door S&S te bevorderen en S&S die nevenvorderingen voor het overige niet inhoudelijk heeft betwist, zal het hof die nevenvorderingen als hierna bepaald toewijzen. Bij de beoordeling van die nevenvorderingen is het hof er vanuit gegaan dat de daarin opgenomen vordering tot terugname van de producten uitsluitend betrekking heeft op zakelijke klanten. Bij toewijzing van de nevenvordering strekkende tot opgave van de producent van de vuurkorf "Brazil" heeft Esschert geen belang meer, nu die leverancier inmiddels bekend is.

3.29.

Bij de beoordeling van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding moet worden vooropgesteld dat terughoudendheid op zijn plaats is, en dat dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden moeten worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is (HR 14 april 2000, nr. C 98/270, LJN: AA 5519,

NJ 2000, 489). Voor de vraag of plaats is voor toewijzing bij voorraad van een geldvordering in kort geding zal de rechter niet alleen dienen te onderzoeken of de vordering van de eiser voldoende aannemelijk is, maar ook – kort gezegd – of een spoedeisend belang bij de betaling bestaat, terwijl hij bij afweging van de belangen van partijen mede het restitutierisico zal hebben te betrekken.

3.30.

Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Esschert onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde voorschot. Uit de enkele omstandigheid dat een spoedeisend belang bij het gevraagde inbreukverbod bestaat, volgt nog niet dat een zodanig belang óók bestaat bij toewijzing van een geldsom als voorschot op een mogelijk schadevergoedingsprocedure in een bodemzaak. Daarenboven heeft Esschert de vordering onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het hof wijst het gevorderde voorschot derhalve af. Daardoor heeft Esschert thans ook geen belang bij het gevorderde onder II, sub f.

Proceskostenveroordeling

3.31.

Met grief 15 komt Esschert op tegen de proceskostenveroordeling. Met Esschert is het hof van oordeel dat de voorzieningenrechter haar ten onrechte als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van S&S heeft verwezen. Nu de vorderingen van Esschert op grond van auteursrechtinbreuk worden toegewezen, is het hof van oordeel dat de proceskosten van beide instanties alsnog voor rekening van S&S moeten komen.

3.32.

S&S verweert zich tegen de hoogte van de door Esschert gevorderde werkelijk gemaakte proceskosten. Met betrekking tot de hoogte van de proceskosten in eerste aanleg, stelt S&S dat die kosten krachtens de Indicatietarieven in Intellectuele Eigendomszaken vastgesteld moet worden op het geïndiceerde maximale bedrag van € 6.000,-. S&S stelt zich verder op het standpunt dat zij niet veroordeeld dient te worden in de griffierechten nu door toedoen van Esschert dit bedrag is berekend over een voorschot op de schadevergoeding van € 250.000,-, terwijl dit bedrag in de memorie van grieven verlaagd is tot € 10.000,-. De kosten van het niet toegelaten marktonderzoek komen volgens S&S evenmin voor vergoeding in aanmerking.

3.33.

Met betrekking tot de kosten in eerste instantie, is het hof met S&S van oordeel dat uitgegaan moet worden van de Indicatietarieven in Intellectuele Eigendomszaken. Omdat door Esschert niet is onderbouwd dat in de gegeven omstandigheden uitgegaan moet worden van de werkelijk gemaakte kosten in plaats van het indicatietarief, zal het hof uitgaan van laatstgenoemd tarief.

3.34.

Het hof volgt S&S in haar verweer dat de billijkheid zich ertegen verzet dat S&S in beide instanties Esschert de door haar betaalde griffiegelden dient te vergoeden. Naar het voorlopig oordeel van het hof had Esschert bij het instellen van de vordering tot betaling van een voorschot er rekening mee moeten houden dat deze vordering terughoudend wordt benaderd. Esschert heeft er toch voor gekozen een voorschot te vorderen van € 250.000,-. Deze vordering heeft zij vervolgens bij memorie van grieven verminderd tot € 10.000,-. Het spoedeisend belang bij de vordering heeft zij onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat het hof zoals hiervoor is overwogen de vordering zal afwijzen. In de gegeven omstandigheden acht het hof het redelijk voor beide instanties uit te gaan van de tarieven die gelden voor een onbepaalde zaak (te weten € 254 in eerste instantie en € 314,- in hoger beroep) in plaats van een percentage van de vordering van € 250.000,- (te weten € 4.650,- in beide instanties).

3.35.

Voor de begroting van de proceskosten in hoger beroep gelden geen forfaitaire tarieven. Ter ondersteuning van haar vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten, heeft Esschert een aantal facturen en stukken (producties 32 en 43) ten bedrage van € 33.090,89 overgelegd. S&S betwist de redelijkheid en evenredigheid van de hoogte van de door Esschert gedeclareerde kostenspecificatie. Zij stelt dat deze bijzonder hoog uitvalt, omdat er verschillende advocaten aan de zaak hebben gewerkt.

3.36.

Het hof ziet aanleiding om de gevorderde proceskostenvergoeding van € 33.090,89 (4.098,5 + 4.737,12 + 1.510,50 + 1.139,50 + 3.313,91 + 18.291,36) te matigen, omdat Esschert ervoor gekozen heeft haar belangen in deze procedure door twee verschillende advocaten te laten behartigen. De gevorderde kosten worden tevens verminderd met de kosten en de uren die aan het marktonderzoek zijn besteed. Het totale bedrag dat redelijkerwijs voor vergoeding in aanmerking komt, wordt door het hof begroot op € 25.000,- (excl. BTW).

3.37.

Gelet op het voorgaande hebben partijen bij de behandeling van de overige grieven geen belang meer.

4.

Slotsom:

De grieven 3, 4, 5, 6 en 7 slagen. Dit betekent dat het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen van 24 september 2010 zal worden vernietigd. Opnieuw rechtdoende zal het hof de vorderingen van Esschert als hierna bepaald toewijzen. S&S zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Esschert in beide instanties.

5.

De beslissing:

Het gerechtshof:

vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen van 24 september 2010

en opnieuw rechtdoende:

I.

veroordeelt S&S om binnen twee dagen na betekening van dit arrest elke vervaardiging, invoer, verhandeling, gebruik, te koop aanbieden of het in voorraad hebben en houden van de inbreukmakende vuurkorven, te staken en gestaakt te houden;

II.

beveelt S&S om binnen twee dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Esschert schriftelijk opgave te doen van:

a.

de exacte hoeveelheid van vuurkorven (met verpakking) die S&S heeft laten produceren of heeft ingekocht en/of heeft besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

b.

namen en adressen van al degenen aan wie S&S de inbreukmakende vuurkorven heeft geleverd of verkocht, dan wel aan wie S&S een exemplaar van deze vuurkorven heeft toegezonden;

c.

de exacte hoeveelheid vuurkorven die door S&S aan ieder van de hierboven onder b bedoelde klanten is geleverd of verkocht of door hen is besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen, bestellingen c.q. offertes en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

d.

de exacte hoeveelheid vuurkorven die S&S zelf of door middel van derden in voorraad heeft;

III.

beveelt S&S om binnen vier werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle hiervoor bij II. b bedoelde zakelijke klanten en afnemers, schriftelijk (met gelijktijdige kopie aan de advocaat van Esschert) mee te delen dat de onder die afnemers berustende voorraad van de bedoelde vuurkorven door haar, S&S, wordt teruggenomen, onder aanbieding van terugbetaling van reeds betaalde koopprijzen, een vergoeding van transportkosten en eventuele andere kosten en schade van die afnemers;

IV.

beveelt S&S om binnen veertien werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis haar gehele voorraad van de bedoelde vuurkorven alsmede de ingevolge onderdeel III hiervoor geretourneerde vuurkorven, ter keuze van Esschert, hetzij op een door Esschert te bepalen adres in Nederland af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Esschert te doen vernietigen, alles met schriftelijke opgave aan de advocaat van Esschert van het totale aantal van de desbetreffende vuurkorven;

V.

veroordeelt S&S tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Esschert, van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van enig van de hiervoor onder I, II, III, en IV bedoeld bevelen, onder maximering van de dwangsommen tot een totaalbedrag van € 100.000;

VI.

bepaalt dat de termijn waarbinnen Esschert op grond van artikel 1019i Rv. een bodemprocedure aanhangig dient te maken op zes maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit arrest;

VII.

veroordeelt S&S in de proceskosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van Esschert begroot:

-

voor de eerste aanleg op € 6.000,- exclusief btw voor werkelijk salaris en

€ 254,- voor griffierecht en

-

voor het hoger beroep op € 29.000,- excl. BTW voor werkelijk salaris en € 314,- voor griffierecht;

VIII.

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

IX.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mrs. R.E. Weening, voorzitter, L. Groefsema en B.J.H. Hofstee, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 10 januari 2012 in bijzijn van de griffier.