Rb. Overijssel, 11-02-2015, nr. C/08 136194 HAZA 13-81 en C/08/137880 HAZA 13-162

gevestigd te Almelo,

eiseres,

verder te noemen: KTC,

advocaten: mr. E.J. Morée en mr. A.A.M. Janssen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek B.V.,

gevestigd te Ootmarsum, gemeente Dinkelland,

gedaagde,

verder te noemen: TD,

advocaten: mr. ir. A.E. Heezius te Amsterdam en mr. L.Ph.J. Baron van Utenhove (procesadvocaat) te Den Haag,

(zaaknummer 13-162)

en

gevestigd te Ootmarsum, gemeente Dinkelland,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

verder te noemen: TD,

advocaten: mr. ir. A.E. Heezius te Amsterdam en mr. L.Ph.J. Baron van Utenhove (procesadvocaat) te Den Haag,

tegen

de naamloze vennootschap Koninklijke Ten Cate N.V.,

gevestigd te Almelo,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

verder te noemen: KTC,

advocaten: mr. E.J. Morée en mr. A.A.M. Janssen te Amsterdam.

(zaaknummer 13-81)

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft op 25 juni 2014 een tussenvonnis gewezen waarin aan TD een bewijsopdracht is gegeven.

TD heeft ter rolle van 19 juli 2014 meegedeeld af te zien van het horen van getuigen.

Daarna zijn nog de volgende gedingstukken gewisseld:

(i) akte houdende overlegging aanvullend bewijs door producties 35 t/m 75 met 41 producties zijdens TD;

(ii) antwoordakte na akte na tussenvonnis met 2 producties (genummerd 38 en 39) zijdens KTC;

(iii) antwoordakte uitlaten producties met overlegging van producties 76 t/m 81 zijdens TD;

(iv) antwoordakte uitlaten producties zijdens KTC.

De rechtbank heeft vonnis bepaald op heden.

In dit vonnis zullen dezelfde begripsomschrijvingen worden gebruikt als in het tussenvonnis.

TD

TD is -kort gezegd- van oordeel dat zij, zowel voor de periode 6 december 2007 tot en met 5 december 2012 (hierna: periode I) als voor de periode 6 december 2012 tot en met 4 maart 2013 (hierna: periode II) het normaal gebruik van de TD merken heeft aangetoond door de door haar na het tussenvonnis in het geding gebrachte bescheiden, in combinatie met reeds eerder door haar in het geding gebrachte bescheiden (als onder andere genoemd in randnummers 10, 14 en 23 van de in rechtsoverweging 1.3 onder (i) van dit vonnis genoemde akte van 3 september 2014).

Volgens TD blijkt uit door haar bij laatstgenoemde akte in het geding gebrachte overzichten dat sinds november 2012 tot aan 4 maart 2013 vrijwel dagelijks verkopen en/of aanbiedingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot een breed scala aan weefsels en textielproducten onder de merknaam Ten Cate.

Hoewel de verkopen in periode I mogelijk gering waren, ging het, aldus TD, om reële verkopen die geenszins "symbolisch" waren.

TD wijst er ook op dat de TD merken in periode I ook gebruikt zijn om afzet te verwerven en/of te behouden, namelijk onder andere door het laten ontwerpen van consumentenverpakkingen voor (hoofd)kussens en dekbedden (inlays) en door het opzetten van een webshop “tencatebedding.nl”(verder: de webshop).

Wat betreft periode II stelt TD dat van normaal gebruik ook blijkt (naast een aantal feitelijke verkooptransacties) uit de voorbereiding en het opzetten van de webshop.

TD stelt dat in elk geval uit de door haar in het geding gebrachte bescheiden blijkt dat in periode I 941 artikelen in de categorie weefsels en textielproducten onder het merkTen Cate zijn verkocht, en in periode II 2825 artikelen.

TD stelt dat uit haar merkregistratie d.d. 1 augustus 2012 (ook) in klasse 20 voor hoofdkussens niet dient te worden afgeleid dat het merk Ten Cate voor beddengoed (hoofdkussens) uitsluitend tot gebruik van waren in warenklasse 20 zou kunnen dienen.

KTC

KTC stelt om te beginnen dat TD onvoldoende bewijs heeft geleverd "om normaal gebruik aan te tonen van de TD merken voor klasse 24 in periode I", en dat ten aanzien van periode II ook geen sprake kan zijn van hernieuwd normaal gebruik aangezien TD er redelijkerwijs rekening mee had kunnen en moeten houden dat KTC een vordering tot vervallenverklaring van de TD merken zou kunnen instellen, zodat -aldus KTC- de ter zake door TD in het geding gebrachte producties niet in aanmerking mogen worden genomen.

Volgens KTC blijkt uit de met betrekking tot periode I in het geding gebrachte producties niet dat het teken "Ten Cate" daadwerkelijk als merk is gebruikt.

De producties die voorbereidingshandelingen betreffen, betreffen handelingen die niet naar buiten toe zijn geopenbaard en daarom niet zijn te beschouwen als normaal gebruik. Dit geldt onder andere voor de ontwerpen van een "inlay" en logo voor de hoofdkussens, maar ook voor de opzet van de webshop die overigens niet daadwerkelijk online is gegaan.

Uit de producties die zien op de contacten met producenten (Naturtex en Ducky Dons) blijkt niet dat de producten onder de TD merken zouden worden verkocht.

Ook, aldus KTC, is niet aangetoond dat de bij die fabrikanten bestelde producten ook feitelijk verkocht zijn.

Daarnaast stelt KTC dat "de afzet te gering is geweest om te kwalificeren als normaal gebruik”. Juist bij textielproducten, meent KTC, is "het hoogst onwaarschijnlijk en abnormaal om slechts een tiental producten per jaar te verkopen".

KTC stelt dat de door TD in het geding gebrachte facturen slechts betrekking hebben op één enkele afnemer, HRS Non Food & Loyalty (verder: HRS) en dat uit de facturen niet blijkt dat het ging om verkoop van waren onder de TD merken.

Volgens KTC dient, ook al zou vastgesteld worden dat in periode I de TD merken wel normaal zijn gebruikt, dergelijk gebruik -zo begrijpt de rechtbank- buiten beschouwing te worden gelaten, aangezien hoofdkussens niet onder klasse 24 vallen. maar door TD op 1 augustus 2008 ook zijn geregistreerd onder klasse 20.

Aangaande periode II (opnieuw normaal gebruik in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE) stelt KTC in de eerste plaats dat de met betrekking tot die periode overgelegde producties buiten beschouwing moeten blijven omdat -kort gezegd- het beweerdelijke gebruik heeft plaatsgevonden binnen drie maanden voorafgaand aan KTC's vordering tot vervallenverklaring (4 maart 2013), zulks terwijl TD wist of had moeten weten dat door KTC een dergelijke vordering zou kunnen worden ingesteld.

Volgens KTC had TC dit moeten weten onder andere omdat (zie rechtsoverwegingen 4.39 t/m 4.41 tussenvonnis) de KTC merken algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis Unieverdrag van Parijs zijn. KTC wijst er in dit verband ook op dat [P], in dienst bij TD, eerder (adjunct-)directeur was van Ten Cate Houstex en Stoneville en, aldus KTC, vanuit die functie op de hoogte was van het gebruik van de KTC merken.Daarnaast verwijst KTC ter zake naar afspraken gemaakt in de jaren negentig van de vorige eeuw (als vermeld in rechtsoverwegingen 2.5 en 4.6 van het tussenvonnis en als genoemd in de verklaring door KTC overgelegd als productie 39) die, aldus KTC, met zich meebrachten dat huishoudtextiel niet door TD onder de naam Ten Cate verkocht mocht worden.

Om al deze redenen mag volgens KTC hernieuwd gebruik in de periode4 december 2002/4 maart 2013 niet in aanmerking worden genomen.

Overigens zijn volgens KTC vóór 6 december 2012 alleen voorbereidingshandelingen verricht voor hoofdkussens en dekbedden en niet voor andere waren zoals bed- of keukentextiel.

In het tussenvonnis is aan TD in de eerste plaats opgedragen te bewijzen dat zij in periode I de TD merken normaal heeft gebruikt binnen het gebied van de Benelux.

Bij de beoordeling van de vraag of normaal gebruik is gemaakt van een merk, dienen alle feiten en omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat er sprake is van een reële commerciële exploitatie (Hof van Justitie van de Europese Unie 11 maart 2003, BIE 2003, 90).

Daarbij moet rekening gehouden worden met hetgeen in de betreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt. Anders gezegd: het gebruik moet er toe strekken een afzet te vinden of te behouden en er niet louter toe strekken het recht op het merk in stand te houden, dus niet alleen maar "symbolisch" zijn (zie ook: BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333).

Ook bij een beoordeling als in rechtsoverweging 3.3 bedoeld, wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval zoals de aard en de omvang van het gebruik, (het aantal van) de afnemers, de frequentie, de duur van het gebruik, dit in verband met de aard van de betrokken waren alsmede de aard en de omvang van de onderneming (zie o.a. HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 met noot J.H. Spoor) (zie ook "Normaal gebruik in het Benelux merkenrecht BMM Bulletin jaargang 36).

De rechtbank zal aan de hand van de hierboven summier samengevatte regels beoordelen of TD heeft voldaan aan de bewijsopdracht dat zij de TD merken inperiode I normaal heeft gebruikt.

De periode waar het om gaat loopt van 6 december 2007 tot en met 5 december 2012.

Uitgaande van tabel 1 gevoegd bij TD's Akte van 3 september 2014, welke akte verwijst naar door TD (en in één geval KTC) in het geding gebrachte producties:

( i) heeft TD in 2007: 7 "TeCa producten"

in 2008: 50 Ten Cate plateaus en

in 2011: 12 hoeslakens

verkocht;

( ii) is in de periode maart 2012/september 2012 sprake geweest van overleg over het vragen van offertes met betrekking tot "inlays" en de ontwikkeling van een webshop;

( iii) zijn in de periode oktober/december 2012 (drie maanden) in totaal 7 facturen (tot een totaalbedrag van € 5.336,60 (blijkend uit producties 40, 41, 44, 46, 47, 48 en 49) (exclusief BTW) verkocht aan één afnemer (HRS) voorin totaal 872 hoofdkussens;

( iv) heeft TD in oktober 2012 een offerte ontvangen van Organize This met het oog op de beoogde webshop, en

( v) heeft TD contacten gelegd in de vorm van een prijsvoorstel van een fabrikant (Naturtex) en een offerte van een firma (Ducky Dons) in verband met de levering van hoofdkussens.

De rechtbank stelt vast dat in de hier aan de orde zijnde periode I, uitgaande van de juistheid van de opgaven van TD samengevat in genoemde tabel 1, welke op zich door KTC niet zijn betwist (zij het dat KTC wel betwist dat op de betreffende waren hetTD merk was aangebracht, waarover hieronder in rechtsoverwegingen 3.10 e.v. nader), in totaal 941 producten zijn verkocht, waarvan 872 (hoofdkussens) in de periode oktober/3 december 2012.

Voor het antwoord op de vraag of, in deze periode I, sprake is van normaal gebruik, acht de rechtbank niet beslissend de verschillende zogeheten "voorbereidingshandelingen" die TD heeft verricht, zoals (opdrachten tot) het maken van inlays of de webshop. Al deze handelingen zijn intern gebleven, dat wil zeggen binnen het bedrijf van TD dan wel beperkt gebleven tot de professionele externe partijen met wie TD zaken deed met het oog op de kennelijk beoogde feitelijke herlancering van haar merken op de consumentenmarkt. De rechtbank acht voor normaal gebruik vereist dat die partijen die een product vanwege een merk kopen, daarvan kennis kunnen nemen. Bij de voorbereidingshandelingen die TD noemt, is dat niet het geval. Zo is bijvoorbeeld de webshop niet online gegaan.

KTC betwist dat is aangetoond dat op de in periode I, aan in wezen één afnemer, HRS, geleverde (hoofd)kussens één van de TD merken als bedoeld in de bewijsopdracht was aangebracht.

Dat de verwijzing naar de TD merken op zich niet op de facturen op duidelijke wijze was aangebracht staat vast, maar gelet op wat TD naar voren heeft gebracht met betrekking tot de hiervoor besproken voorbereidingshandelingen (onder andere ter zake van een inlay voor het merk Ten Cate), in combinatie met de op zich begrijpelijke verklaring van de inkoopafdeling van TD (productie 52 bij Akte van TD d.d. 3 september 2014) acht de rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat de door TD in periode I verkochte waren voorzien waren van het merk Ten Cate. Dit blijkt overigens ook uit de overgelegde foto's, onder andere die welke gevoegd zijn bij de verklaring van de private label fabrikant Ducky Dons (productie 51 bij Akte van TD d.d. 3 september 2014).

KTC heeft naar voren gebracht dat (zie rechtsoverweging 2.13) juist bij textielproducten (als waarvan in deze zaak sprake is) de verkoop van "slechts een tiental producten per jaar" niet kan worden aangemerkt als normaal gebruik.

De rechtbank overweegt dat de maatstaf voor de vaststelling van normaal gebruik met name is of de merkgerechtigde een commercieel doel, in de zin van reële commerciële exploitatie beoogt.

In het onderhavige geval heeft TD aangetoond dat zij in de periodeoktober/december 2012 872 (hoofd)kussens heeft verkocht aan HRS. Dit is geen groot aantal, maar ook geen verwaarloosbare hoeveelheid.

De rechtbank overweegt hierbij dat TD (zie rechtsoverweging 2.8 tussenvonnis) deTD merken eerst in mei 2012 overgedragen heeft gekregen en kennelijk pas vanaf dat moment (commerciële) aanleiding zag om de TD merken wederom effectief te gebruiken.

TD is een relatief kleine onderneming, in elk geval aanzienlijk kleiner dan KTC, en wenste kennelijk na mei 2012 voor haar textiele producten de TD merken in te zetten, in wezen het merk, in een nieuwe vormgeving te her-introduceren. Het is gelet op deze omstandigheden (relatief kleine onderneming die niet lang na het verwerven van de merken deze opnieuw introduceert) niet onbegrijpelijk dat in de relevante periode de afzet, zowel in geld als in aantallen verkochte producten, gering was.

De rechtbank acht het feit dat in de relevante periode slechts (echter wel met enige frequentie) geleverd is aan één afnemer, HRS, geen omstandigheid die op zich de conclusie rechtvaardigt dat geen sprake was van normale commerciële transacties. In een (her-)opstartfase als waarin TD zich bevond is een "launching customer" niet ongebruikelijk. Daarbij overweegt de rechtbank nog dat TD heeft aangetoond dat zij later, in periode II, verkoopbesprekingen heeft gevoerd met en offertes heeft uitgebracht aan een aantal andere potentiële afnemers.

De rechtbank overweegt dat, in aanmerking nemende alle hiervoor genoemde feiten en

omstandigheden, aannemelijk is geworden dat TD de TD merken, normaal heeft gebruikt en dat geenszins sprake is geweest van symbolisch te weten gebruik met het enkele doel het merk in stand te houden. Ofschoon het aantal verkochte waren gering was, was sprake van reële commerciële exploitatie, zij het in een opstartfase.

KTC heeft nog gesteld (zie rechtsoverweging 2.15) dat het normale gebruik door TD in periode I buiten beschouwing moet worden gelaten, omdat de waren waar het om ging (hoofdkussens) door TD zijn geregistreerd onder klasse 20, terwijl zij dienen te vallen onder klasse 24.

De rechtbank overweegt dienaangaande dat het normaal gebruik in periode I dat TD dient te bewijzen, ziet op het normaal gebruik van de TD merken. De TD merken zijn (zie rechtsoverweging 2.6 van het tussenvonnis) in juli 1996 en maart 1997 geregistreerd voor klasse 24 ("weefsels en textielproducten", "dekens" en "tafellakens").

Aan de hand van de door TD in het geding gebrachte interpretatie van warenklassen als naar buiten gebracht door instanties als het Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) en het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) acht de rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik van de TD merken voor (hoofd)kussens, die overigens ook naar algemeen spraakgebruik onder het begrip "beddengoed" vallen, een normaal gebruik vormt van de TD merken (in casu het merk Ten Cate) binnen de categorie beoogd door categorie 24. Daarbij overweegt de rechtbank nog dat op zich alleen de administratieve registratie niet bepalend is voor het antwoord op de vraag of een merk normaal is gebruikt.

Om deze redenen heeft KTC bij het hier bedoelde verweer geen belang en gaat de rechtbank daaraan voorbij.

Gelet op het feit dat de rechtbank, om de redenen hiervoor uiteengezet, tot het oordeel komt dat TD geslaagd is in het bewijs dat de TD merken in periode I door haar normaal zijn gebruikt binnen het gebied van de Benelux, is er geen reden in te gaan op hetgeen partijen naar voren hebben gebracht in verband met periode II, nu het bewijs van normaal gebruik in die periode (het zogenaamde hernieuwd normaal gebruik of "Heilung") alleen relevant is voor het geval het bewijs voor normaal gebruik in periode I niet geleverd zou zijn.

Dit brengt met zich mee dat de in zaak 13-162 gevraagde vervallenverklaringen en doorhaling van de TD merken niet kunnen worden toegewezen, terwijl de reconventionele vorderingen van KTC in zaak 13-81, strekkende tot nietigverklaring en de doorhaling in het Benelux merkenregister van de TD merken evenmin voor toewijzing in aanmerking komen.

In zaak 13-81 vraagt TD, na vermindering van eis, kort gezegd, de in augustus 2006 en april 2010 ingeschreven KTC merken te vernietigen en deze door te halen voorklasse 24 voor zover de genoemde merken eindproducten omvatten, te weten "weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen" en "etiketten van textiel".

Aan haar vordering tot nietigverklaring legt TD in de eerste plaats ten grondslag dat de KTC merken jonger zijn dan de TD merken.

Dat de KTC merken later zijn gedeponeerd (in 2006 en 2010) dan de TD merken (in 1996 en 1997) staat vast.

In de tweede plaats stelt TD dat de KTC merken verwarring wekken voor waren in klasse 24 gelet op de hoge mate van auditieve en visuele overeenstemming.

KTC heeft dit op zich niet bestreden en dat is ook te begrijpen nu zij, KTC, in zaak

13-162 (en in reconventie in zaak 13-81) bezwaar maakte tegen de TD merken daar die met haar KTC merken verwarring zouden wekken.

In de derde plaats stelt TD dat de KTC merken te kwader trouw zijn gedeponeerd (in de zin van artikel 2.4 onder f sub 1 BVIE) omdat die depots (in 2006 en 2010) zijn verricht terwijl KTC wist of behoorde te weten dat TD binnen de laatste drie jaar vóór het depot door KTC een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt.

Ook zijn -stelt TD- de hier bedoelde depots te kwader trouw gedaan, omdat de KTC haar huishoudtextieldivisie in 1991 aan een rechtsvoorganger van TD heeft overgedragen en daarna steeds feitelijk het gebruik van de TD merken voor huishoudelijk textiel door, eerst Stoneville (rechtsvoorganger van TD), en daarna de TD merken heeft gedoogd.

Het verweer van KTC komt erop neer dat (zie rechtsoverwegingen 4.40 en volgende tussenvonnis) de KTC merken "algemeen bekende merken" in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs zijn, welk artikel rechtstreeks werking heeft, gelet op de artikelen 4.7 en 4.8 BVIE, op grond waarvan de KTC merken bescherming genieten tegen merken, als de TD merken, die verwarringwekkend overeenstemmen.

De rechtbank overweegt dienaangaande dat in het midden kan blijven wat partijen over en weer hebben gesteld over de vraag of de KTC merken al dan niet algemeen bekende merken zijn en of al dan niet in een ver verleden deze partijen thans nog bindende duidelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het gebruik van het merk Ten Cate voor huishoudtextiel en dergelijke waren.

Artikel 2.4 onder f BVIE bepaalt immers, voor zover ten deze van belang, dat: "[…] geen recht op een merk [wordt] verkregen door: […] de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

"het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren […] te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt […]".

De door TD aangevochten depots van de KTC merken zijn gedaan op 28 augustus 2006 en 7 april 2010. Dit betekent dat de periode van drie jaren als bedoeld in artikel 2.4

onder f sub 1 BVIE, liep van respectievelijk 28 augustus 2003 tot 28 augustus 2006 en

van 7 april 2007 tot 7 april 2010.

TD heeft wel gesteld, maar onvoldoende aannemelijk gemaakt dat, in de in rechtsoverweging 3.35 bedoelde perioden, door haar of een rechtsvoorganger deTD merken feitelijk normaal zijn gebruikt.In het kader van de bewijsvoering met betrekking tot het normale gebruik in periode I(6 december 2007 tot en met 5 december 2012) is, naar de rechtbank hiervoor heeft overwogen, wel aangetoond dat in die periode van normaal gebruik sprake was, echter van enig substantieel gebruik van TD merken in de in rechtsoverweging 3.35 bedoelde ervoor gelegen periodes van drie jaar is niet gebleken. Integendeel: uit rechtsoverweging 3.7 onder (i) blijkt dat TD in 2007 slechts 7 "TeCa producten" en in 2008 niet meer dan 50 Ten Cate plateaus heeft verkocht.Dit geringe aantal verkooptransacties is ook verklaarbaar omdat TD, althans TD's rechtsvoorganger, in die tijd kennelijk geen actief gebruik van de TD merken maakte en eerst in 2012 die merken gingen herlanceren.

Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat de inschrijving van de KTC merken in 2006 en 2007 niet te kwader trouw is verricht en dat mitsdien de vorderingen van TD tot vernietiging van de KTC merken niet kunnen worden toegewezen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat in zaak 13-81 de vorderingen in conventie van TD en de vorderingen in reconventie van KTC zullen worden afgewezen, terwijl in zaak 13-162 de vorderingen van KTC zullen worden afgewezen.

Ten aanzien van de proceskosten die partijen over en weer in beide procedures van elkaar vorderen, overweegt de rechtbank dat, zou sprake zijn geweest van één civiele procedure waarin partijen –in conventie en in reconventie– tegen elkaar de vorderingen hadden ingesteld die zij thans in twee verschillende procedures aanhangig hebben gemaakt (de noodzaak waarvan de rechtbank overigens niet is gebleken en welke aanpak tot niet strikt nodige proceshandelingen heeft geleid), de rechtbank de proceskosten zou hebben gecompenseerd, omdat in wezen beide partijen gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld. Nu echter sprake is van twee zaken, kunnen de kosten niet op die wijze worden gecompenseerd en zal de rechtbank in zaak 13-81 TD veroordelen in de kosten in conventie van KTC en KTC in de kosten in reconventie van TD, en in zaak 13-162 KTC veroordelen in de kosten van TD.

Beide partijen hebben over en weer een veroordeling van de wederpartij gevorderd op basis van artikel 1019h Rv, KTC “in de werkelijke kosten van het geding”(in zaak 13-162 en in reconventie in zaak 13-81) en TD “in de redelijke en evenredige proceskosten”.

De rechtbank zal bij de vaststelling van de proceskosten, welke naar haar oordeel redelijk en evenredig dienen te zijn, aansluiting zoeken bij de “Indicatietarieven in IE-zaken” en rekening houden met het gegeven dat, ofschoon sprake is van twee procedures, het geschil in wezen gaat om één merk, welk geschil (zie rechtsoverweging 3.39) partijen verkozen te laten beslissen in twee procedures.

De rechtbank zal aldus in zaak 13-81 TD, als de in die zaak in conventie in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten aan de zijde van KTC in conventie, in redelijkheid begroot op € 15.000,- en KTC, als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van TD in reconventie, in redelijkheid begroot op

€ 7.500,- en zal, in zaak 13-162, KTC veroordelen in de kosten van TD, in redelijkheid begroot op € 7.500,-.

De rechtbank:

in zaak 13-162;

I wijst de vorderingen van KTC af;

II veroordeelt KTC in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 589,- aan verschotten (griffierecht) en € 7.500,- voor salaris van de advocaat van TD;

in zaak 13-81:

III in conventie: wijst de vorderingen van TD af;

IV veroordeelt TD in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 589,- aan verschotten (griffierecht) en € 15.000,- voor salaris van de advocaat van KTC;

V in reconventie: wijst de vorderingen van KTC af;

VI veroordeelt KTC in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 7.500,- voor salaris van de advocaat van TD;

in beide zaken:

VII wijst af het meer of anders gevorderde;

VIII verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mrs. J.M. van den Wall Bake, W.H. Hangelbroek en

P.L. Alers en is op 11 februari 2015 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

gevestigd te Almelo,

eiseres,

verder te noemen: KTC,

advocaten: mr. E.J. Morée en mr. A.A.M. Janssen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twentse Damast-, Linnen en Katoenfabriek B.V.,

gevestigd te Ootmarsum, gemeente Dinkelland,

gedaagde,

verder te noemen: TD,

advocaten: mr. ir. A.E. Heezius te Amsterdam en mr. L.Ph.J. baron van Utenhove (procesadvocaat) te Den Haag,

(zaaknummer 13-162)

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twentse Damast-, Linnen en Katoenfabriek B.V.,

gevestigd te Ootmarsum, gemeente Dinkelland,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

verder te noemen: TD,

advocaten: mr. ir. A.E. Heezius te Amsterdam en mr. L.Ph.J. baron van Utenhove (procesadvocaat) te Den Haag,

tegen

de naamloze vennootschap Koninklijke Ten Cate N.V.,

gevestigd te Almelo

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

verder te noemen: KTC,

advocaten: mr. E.J. Morée en mr. A.A.M. Janssen te Amsterdam

(zaaknummer 13-81)

De volgende processtukken zijn gewisseld

in zaak 13-162:

(i) dagvaarding van 4 maart 2013 met 6 producties;

(ii) incidentele conclusie tot voeging zijdens KTC;

(iii) conclusie van antwoord in het incident tot voeging ex artikel 222 Rv, zijdens TD;

waarna de rechtbank bij vonnis van 12 juni 2013 de voeging heeft gelast van deze zaak met zaaknummer C/08/136194 HAZA 13-81, waarna TD heeft genomen een

(iv) conclusie van antwoord met 9 producties (genummerd: 16 t/m 24);

(v) KTC een conclusie van repliek met 9 producties (genummerd: 29 t/m 34);

(vi) TD een conclusie van dupliek, tevens voorwaardelijke eis in reconventie met overlegging van 1 productie (genummerd 27), waarbij echter de rechtbank de voorwaardelijke eis in reconventie heeft geweigerd, waarna

partijen de beide zaken hebben doen bepleiten op 7 maart 2014, waarbij

(vii) TD een akte overlegging producties (28 t/m 34) heeft genomen alsmede

(viii) pleitnotities van mr. Heezius en waarbij KTC

(ix) een pleitnota van mrs. Morée en Janssen in het geding heeft gebracht.

in zaak 13-81:

(i) dagvaarding van 5 maart 2013 met 15 producties;

(ii) conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie met 28 producties;

waarna de rechtbank bij vonnis van 12 juni 2013 de voeging heeft gelast van deze zaak met zaaknummer 13-162, waarop TD heeft genomen:

(iii) een akte houdende vermindering van eis in reconventie; conclusie van antwoord in reconventie; alsmede conclusie van repliek in conventie, met 2 producties (genummerd 25 en 26);

(iv) conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie met 3 producties (genummerd 35 t/m 37);

(v) conclusie van dupliek in reconventie,

waarna partijen de beide gevoegde zaken hebben doen bepleiten met overlegging van de hierboven onder 1.1 (viii en ix) genoemde pleitnotities, respectievelijk pleitnota.

De rechtbank heeft vonnis bepaald op heden.

De volgende feiten kunnen, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende betwist en voorzover hier van belang, als vaststaand worden aangenomen.

Beide partijen zijn van oudsher textielbedrijven met hun wortels in Twente.

TD houdt het Benelux woordmerk "TEN CATE" (registratienummer 0607078) en het Benelux beeldmerk "Ten Cate" (registratienummer 0585563) (verder: de TD merken).

KTC is houdster van verschillende Benelux woord- en merkregistraties, waaronder het woordmerk "TENCATE" (registratienummer 0805856) en het beeldmerk Ten Cate (registratienummer 0805857) (verder: de KTC merken).

KTC is beursgenoteerd.

TD is in 1944 overgenomen door KTC. In 1991 heeft KTC haar gehele huishoudtextieldivisie verkocht aan Stoneville Enterprises B.V. (verder: Stoneville). De huishoudtextieldivisie bestond uit: TD, Ten Cate Houstex Products B.V. (verder: Ten Cate Houstex) en Ten Cate Colorweave B.V.

Stoneville heeft de TD merken op respectievelijk 4 juli 1996 (het beeldmerk) en 7 maart 1997 (het woordmerk) geregistreerd voor klasse 24 met betrekking tot de waren "weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen", "dekens" en "tafellakens".

De KTC merken 0805856 en 0805857 zijn ingeschreven op 28 augustus 2006 en het KTC merk 879896 op 7 april 2010.

Op 14 mei 2012 heeft Stoneville de TD merken overgedragen aan haar groepsmaatschappij TD.

Enige maanden later zijn Stoneville en Ten Cate Houstex in staat van faillissement geraakt.

De activa van beide bedrijven zijn vervolgens door de curator overgedragen aan een derde, een concurrent van TD.

Op 1 augustus 2012 heeft TD een nieuwe aanvraag ingediend voor een Benelux woordmerk "TENCATE" en op 1 november 2012 het beeldmerk "TenCate" gedeponeerd, beide voor registratie in de klassen 20 en 24 ("beddengoed, matrassen, matrasbeschermers, matraskussens, hoofdkussens, dekbedden, dekbedovertrekken, matrasstoffen en kussenslopen") (verder: de Nieuwe TD merken).

Op 31 oktober 2012 respectievelijk 21 januari 2013 heeft KTC oppositie ingesteld tegen de Nieuwe TD merken.

Op 14 november 2012 heeft tussen partijen een gesprek plaatsgevonden waarbij onder andere de directeur van TD, de heer [P] (verder: [P]), aanwezig was.

In zaak nummer 13-162 vraagt KTC dat de rechtbank bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. de vervallenverklaring uitspreekt van het recht van TD op het Benelux woordmerk "Ten Cate" met registratienummer 0607078 voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven;

de vervallenverklaring uitspreekt van het recht van TD op het Benelux beeldmerk "Ten Cate" met registratienummer 0585563 voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven;

de doorhaling van de inschrijvingen van de onder (a) en (b) genoemde depots voor alle betrokken waren en diensten beveelt;

TD op basis van artikel 1019h Rv veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding (zoals nader te specificeren), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

In zaak 13-81 vraagt TD, na vermindering van eis in reconventie bij akte van 11 september 2013, om bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. het Benelux merkrecht met registratienummer 805857 voor klasse 24 te vernietigen en gedaagde te bevelen om die merkregistratie een week na het in deze te wijzen vonnis voor klasse 24 door te halen;

het Benelux merkrecht met registratienummer 805856 voor klasse 24 te vernietigen en gedaagde te bevelen om die merkregistratie binnen een week na het in deze te wijzen vonnis voor klasse 24 door te halen;

het Benelux merkrecht met registratienummer 879896 voor klasse 24 te vernietigen en gedaagde te bevelen om die merkregistratie binnen een week na het in deze te wijzen vonnis voor klasse 24 door te halen;

het onder (a), (b) en (c) hiervoor bedoelde voor zover de genoemde merken eindproducten omvatten, te weten "weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen" en "etiketten van textiel".

gedaagde te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten die eiseres ter zake van dit geschil heeft gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

In zaak 13-81 vraagt KTC in reconventie dat de rechtbank voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. de Benelux merkinschrijvingen van TD met inschrijvingsnummers 0585563 en 0607078 nietig verklaart, en de doorhaling in het Benelux merkenregister van deze inschrijvingen beveelt;

TD zal veroordelen in de kosten van het geding in reconventie ex art. 1019h Rv, zoals nader te specificeren, met bepaling dat deze kosten binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan TD van rechtswege in verzuim zal zijn.

KTC (met name in zaak 13-162)

KTC stelt -kort gezegd- dat de TD merken vervallen dienen te worden verklaard wegens het uitblijven van (normaal) gebruik (verder ook: non usus) in de zin van artikel 2.26 lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en dat om die reden ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van de TD merken moet worden uitgesproken.

Volgens KTC zijn de TD merken, zonder geldige reden, gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren (van 6 december 2007 tot en met 5 december 2012) (verder: de relevante periode) niet normaal gebruikt binnen het Benelux gebied.

Als houdster van de KTC merken stelt KTC belanghebbende te zijn in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE en aldus gerechtigd te zijn het verval van de TD merken in te roepen.

KTC voert ter onderbouwing van de door haar gestelde non usus in de eerste plaats aan "als branchegenoot en streekgenoot" van TD "bekend [te zijn] met de textielmarkt in de Benelux én met de producten die [TD] verhandelt", en stelt dat volgens haar TD geen producten produceert of verhandelt onder de TD merken.

Volgens KTC zijn, bij de in rechtsoverweging 2.5 bedoelde verkoop in 1991 van de huishoudtextieldivisie door haar aan Stoneville, geen merken overgegaan.

Ook in het kader van de verkoop door KTC van de voorraden van haar dochteronderneming Fica Textiel B.V. (verder: Fica) aan Stoneville in de loop van 1992, mitsdien na de verkoop van de huishoudtextieldivisie aan Stoneville in 1991 (verder: de Fica overeenkomst), heeft Stoneville niet het recht gekregen enig beeldmerk "Ten Cate" te gebruiken anders dan voor een zeer beperkte periode en alleen voor de verkoop van de waren die deel uitmaakten van de overgenomen voorraden.

[P] heeft in de in rechtsoverweging 2.12 genoemde bespreking bevestigd dat TD de TD merken nooit normaal heeft gebruikt, althans niet sedert 2006.

Voor KTC was de aanleiding om de KTC merken (in 2006 en 2010) te registreren een "beleidswijziging" ten aanzien van het merkenbeleid van KTC, in het bijzonder ingegeven door het verlangen om haar reeds van oudsher bekende, echter niet-geregistreerde, algemeen bekende merken (verder: de algemeen bekende KTC merken) effectief te beschermen.

KTC bestrijdt dat uit de door TD in het geding gebrachte producties blijkt dat in de relevante periode sprake is van normaal gebruik. Daaruit blijkt, aldus KTC, immers geenszins dat de TD merken daadwerkelijk als merk zijn gebruikt, maar hoogstens dat "Ten Cate" is gebruikt als handelsnaam. Bovendien, voorzover de bedoelde producties al wijzen op merkgebruik, is de afzet te gering geweest om te worden beschouwd als "normaal gebruik".

Subsidiair stelt KTC dat er ook geen sprake is van hernieuwd normaal gebruik ("Heilung") in de periode na de relevante periode tot het uitbrengen van de dagvaarding ten verzoeke van KTC in zaak 13-162, in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE.

KTC biedt bewijs aan van haar stellingen terzake van non usus, maar is van oordeel dat de bewijslast dat TD de TD merken wél heeft gebruikt dient te rusten op TD. TD is immers de merkhouder. En KTC heeft voldoende feiten en omstandigheden aangedragen, waaronder een door haar bij conclusie van repliek in zaak 13-162 in het geding gebracht gebruiksonderzoek van 4 september 2013 opgesteld door het Nederlandsch Octrooibureau (verder: het gebruiksonderzoek), om een vermoeden van non usus te doen ontstaan.

Als merkhouder moet TD geacht worden te kunnen beschikken over de voor een bewijsopdracht nodige gegevens, waarbij komt dat [P], bestuurder van TD, voorheen werkzaam was bij Stoneville en lange tijd directeur was van Ten Cate Houstex en in deze hoedanigheden op de hoogte geacht moet worden te zijn met het gebruik van de TD merken.Dat TD bij het voldoen aan enige bewijslastopdracht problemen zal ondervinden omdat de (administratieve) gegevens zijn overgegaan naar een derde moet, aldus KTC, voor rekening van TD blijven.

KTC voert ten aanzien van de bewijslastverdeling terzake van de non usus tenslotte nog aan dat een (negatieve) bewijsopdracht voor haar bewijstechnische problemen met zich mee zou brengen.

TD (met name in zaak 13-162)

TD stelt om te beginnen, dat het gebruik door TD van de TD merken door KTC voor waren in de klasse 24, en in het bijzonder bedtextiel, door KTC altijd bewust is toegestaan – bewust, aangezien KTC van dat gebruik, aldus TD, "uiteraard op de hoogte was".

Volgens TD heeft KTC in het verleden nooit bezwaar gemaakt tegen depot noch gebruik van de TD merken en is het onjuist dat dit gebruik op enig moment zou zijn gestaakt. Ook in 2006 is dat gebruik niet gestopt.

TD wijst op de historie en de juridische verhoudingen tussen KTC en (de groep van bedrijven waartoe ook) TD (behoort). Volgens TD brengt een redelijke uitleg van bepaalde in 1995 gemaakte afspraken met zich mee dat het TD is toegestaan haar TD merken voor haar bedrijfsactiviteiten te gebruiken.

TD stelt dat KTC geen gerechtvaardigd belang heeft bij haar vordering in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE. KTC maakt, aldus TD, misbruik van bevoegdheid "in het licht van de lang bestaande relaties en de over het gebruik van het merk over en weer gemaakte afspraken". KTC verkoopt immers, anders dan TD, geen textielproducten aan eindgebruikers.

Volgens TD dient KTC het ontbreken van normaal gebruik te bewijzen. Het is onvoldoende om te voldoen aan de stelplicht dat KTC stelt dat zij "als branchegenoot en streekgenoot" bekend zou zijn met de producten die TD verhandelt. KTC motiveert noch onderbouwt die stelling verder. Het gebruiksonderzoek is door KTC te laat in het geding gebracht en dient buiten beschouwing te worden gelaten. KTC substantieert, volgens TD, haar stellingen onvoldoende, althans te laat.

TD wijst erop dat zij de TD merken pas op 4 juni 2012 heeft verworven van partijen die kort daarna failliet zijn gegaan. Het bewijsmateriaal van gebruik en verkopen in het verleden, zoals facturen of andere bedrijfsbescheiden bevindt zich nu buiten het bereik van TD. Dit is een geval van "overmacht", nu de partij die activa uit de failliete boedel heeft overgenomen een concurrent is. KTC wist dit toen zij deze procedure aanspande. Het risico van de eventuele onmogelijkheid van het leveren van bewijs dient daarom niet voor rekening van TD te komen.

TD brengt een aantal feiten naar voren waaruit, haars inziens, blijkt dat sprake is van normaal gebruik, althans (hernieuwd) normaal gebruik, waaruit naar haar oordeel, ofschoon dat gebruik in absolute zin beperkt lijkt, blijkt dat sprake was van commercieel gebruik van de TD merken, zulks in de relevante periode, en zeker van opnieuw normaal gebruik in de zin van "Heilung" vanaf begin 2012, dus voordat TD wetenschap had van enige vordering van KTC tot vervallenverklaring, althans voorbereidings-handelingen daartoe.

TD biedt bewijs aan van normaal (hernieuwd) gebruik in de relevante periode en daarna.

TD (met name in zaak 13-81)

TD wijst er in de eerste plaats op dat zij en KTC zich tegenwoordig bewegen op geheel verschillende markten: TD - kort gezegd- op de markt van huishoudelijke textielgoederen terwijl KTC - kort gezegd- thans een textieltechnologie concern is dat (onder andere) high-tech weefsels maakt, zoals kunstgras en thermoplastisch composiet en beschermende weefsels.

TD heeft KTC herhaaldelijk aangeboden het gebruik van de TD merken "vrijwillig te beperken tot slaap-gerelateerd textiel".

Nu KTC niet bereid is gebleken op TD's redelijke voorstel in te gaan, ziet TD zich gedwongen de vernietiging te vorderen van de KTC merken.

Daartoe is TD ook gerechtigd omdat de KTC merken jonger zijn dan de TD merken. Bovendien wekken de KTC merken voor waren in klasse 24 verwarring met de TD merken gelet op de hoge mate van auditieve en visuele overeenstemming.

De KTC merken zijn bovendien te kwader trouw gedeponeerd in de zin van artikel 2.4 onder f sub 1 BVIE aangezien de depots zijn verricht terwijl KTC wist of behoorde te weten dat TD binnen de laatste drie jaren voor het depot (door KTC) in de Benelux een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt, terwijl TD voor het depot van de KTC merken geen toestemming had verleend.

Het standpunt van KTC dat TD gedurende een periode van vijf jaar geen "normaal gebruik" van haar TD merken heeft gemaakt betwist TD. TD wijst erop dat de TD merken pas sedert 4 juni 2012 op haar naam staan. Van haar, TD, kan niet verwacht worden dat zij van eerder gebruik bewijs tot haar beschikking heeft. De bewijslast van de aan- of afwezigheid van normaal gebruik dient niet op de (recente) merkhouder (TD) te rusten.

De in rechtsoverweging 2.5 genoemde overeenkomst uit 1991 (tussen KTC en Stoneville) heeft, aldus TD, “op de onderhavige partijen geen betrekking en speelt" geen rol. In die overeenkomst is niet afgesproken dat de koper van de huishoudtextieldivisie (Stoneville) het merk Ten Cate niet mocht gebruiken.

TD heeft jegens KTC géén informatie achtergehouden over haar gebruik van de TD merken.

KTC heeft bij de verkoop van de huishoudtextieldivisie met de koper afgesproken dat zij zich niet meer zou begeven in de markt van het huishoudtextiel en dat doet KTC ook niet. Die markt (waarin TD opereert) is een geheel andere dan de markt van "grondproducten". Dat is de markt waarin KTC opereert. In die markt zijn niet de consumenten de afnemers maar handelaren en andere producenten. Er kan dus geen sprake zijn van verwarringsgevaar, omdat het om geheel verschillende categorieën afnemers gaat.

Het recht van KTC om vernietiging te vorderen is verjaard, althans heeft KTC dat recht verwerkt omdat zij het gebruik van de TD merken door TD (en de rechtsvoorgangers van TD) heeft gedoogd.Sterker nog: KTC heeft contractueel expliciet ingestemd met de voortzetting van het (beeld)merk Ten Cate. Dit vloeit voort uit de in rechtsoverweging 2.5 genoemde overeenkomst met Stoneville van 1991 en uit de Fica overeenkomst.

Enig recht van KTC om zich te beroepen op eventuele nakoming van de Fica overeenkomst is vijf jaar na 1993 verjaard.

TD was niet zelf de deposant van de TD merken en kan dus niet beschouwd worden als deposant te kwader trouw. Eventuele kwade trouw van haar rechtsvoorgangers kan aan TD niet worden toegerekend.

Bovendien was de deposant, Stoneville, geenszins te kwader trouw. Stoneville had het bedrijf L. ten Cate overgenomen. En dat bedrijf beschikte al in 1960 over een ouder merkrecht. Stoneville was dus -kort gezegd- een "voor – voorgebruiker", althans kon Stoneville aanspraak maken op een eerder gebruik door een gelieerd bedrijf (L. ten Cate).

Toen de TD merken in 1996 en 1997 werden gedeponeerd was, anders dan KTC stelt, "Ten Cate" geen algemeen bekend merk in de zin dat het merk bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend was.

KTC heeft onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken dat het merk Ten Cate ten tijde van de deponering van de TD merken bij de consument van huishoudtextiel een algemeen bekend werk was.

Evenmin heeft KTC voldoende gesteld om aannemelijk te maken dat door het gebruik van de TD merken verwarring zou kunnen ontstaan met de huidige producten van KTC.

TD heeft het gebruik van de KTC merken niet bewust gedoogd, althans in geen geval voor eindproducten in de categorie "weefsels en textielproducten". TD is niet op de hoogte van het gebruik van merken voor die producten door KTC en KTC substantieert dat ook niet.

De depots van KTC zijn te kwade trouw gedaan omdat KTC haar huishoudtextieldivisie in 1991 heeft verkocht aan een rechtsvoorganger van TD en -kort gezegd- nadien feitelijk het gebruik van de TD merken voor huishoudelijk textiel door, eerst Stoneville en, daarna, TD heeft toegestaan, althans gedoogd.

KTC (met name in zaak 13-81)

KTC stelt -kort gezegd- dat de naam "Ten Cate" reeds sedert zeer lange tijd door haar als handelsnaam is gebruikt, niet alleen ter identificatie van de onderneming, maar ook ter onderscheiding van de waren van KTC.

Volgens KTC kunnen de KTC merken worden beschouwd als algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.

Haar oudere (niet geregistreerde) algemeen bekende merken worden beschermd tegen het gebruik van een teken dat verwarringwekkend overeenstemt. Die bescherming kan rechtstreeks worden ingeroepen op basis van genoemd artikel 6bis Unieverdrag van Parijs, welke bepaling directe werking heeft op grond van de artikelen 4.7 en 4.8 BVIE.

Volgens KTC dient voor de vaststelling of een handelsmerk "algemeen bekend" is in de hier bedoelde zin rekening te worden gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij "de desbetreffende sector van het publiek", en dient in die zin met betrekking tot de KTC merken van een algemeen bekend merk gesproken te worden omdat -kort gezegd- Ten Cate in brede kring als merk werd gehanteerd in vele promotiecampagnes voor een veelheid van producten, zulks gedurende lange tijd en ononderbroken.

Weliswaar moet door de belanghebbende de nietigheid van het depot van een merk dat verwarring wekt met een algemeen bekend merk binnen vijf jaar worden ingeroepen, maar deze termijn geldt niet als de deposant (in casu TD, als deposant van de TD merken) het depot te kwader trouw heeft verricht.

Dat laatste, aldus KTC, is het geval omdat Stoneville wist of behoorde te weten dat KTC binnen de laatste drie jaren (voor het depot - door Stoneville - van de TD merken) in de Benelux een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt.

KTC was, in relatie tot TD, de eerste gebruiker van de algemeen bekende KTC merken. Vóór de registratie van de KTC merken hanteerde KTC reeds zeer lange tijd de algemeen bekende KTC merken voor de verkoop van textielwaren. Er is geen sprake van "voorgebruik te goeder trouw en op normale wijze" door TD.

Stoneville, dat dus wist of geacht moet worden als branchegenoot te hebben geweten dat KTC de algemeen bekende merken gebruikte, handelde, door de TD merken te deponeren, onbehoorlijk, immers kennelijk met het oogmerk te profiteren van de algemeen bekende KTC merken.

Volgens KTC bestaat gevaar voor verwarring nu de TD merken en de algemeen bekende KTC merken sterke overeenstemming vertonen, terwijl de TD merken zijn ingeschreven voor en gebruikt worden voor deels identieke en deels soortgelijke waren.

Zoals in rechtsoverweging 2.1 overwogen staan in deze zaak twee partijen tegenover elkaar met hun wortels in Twente en in de textiel. Beide partijen en hun rechtsvoorgangers hebben het merk Ten Cate in het verleden voor textielproducten gebruikt.

De TD merken zijn eerder (in 1996 en 1997) geregistreerd als merk dan de KTC merken (in 2006 en 2010).

In zaak 13-81 vordert TD de vernietiging van de KTC merken ten aanzien van (na vermindering van eis) -kort gezegd- textiele eindproducten.

Indien en voor zover zou vast staan dat de TD merken vervallen zijn, heeft TD bij haar vordering in conventie in zaak 13-81 geen belang en heeft KTC bij haar reconventionele vordering (nietigverklaring van de TD merken) geen belang.

Dit betekent dat eerst dient te worden beslist over de (in zaak 13-162 aan de orde zijnde) vraag of de TD merken zijn vervallen wegens non usus en dat de inhoudelijke beoordeling van de stellingen van partijen in zaak 13-81 dient te wachten totdat in zaak 13-162 over de vervallenverklaring van de TD merken is beslist.

In zaak 13-162 legt KTC aan haar vordering ten grondslag dat de TD merken in de relevante periode niet normaal zijn gebruikt in de zin van artikel 2.26 lid 2 BVIE.

Ter onderbouwing van haar stelling voert KTC onder meer aan (i) dat zij "als branche en streekgenoot" bekend is met de producten die TD verhandelt, (ii) dat [P] in een bespreking gehouden op 14 november 2012 heeft bevestigd dat TD de TD merken sedert 2006 niet normaal heeft gebruikt (in verband waarmee KTC twee verklaringen in het geding brengt van personeelsleden van KTC), en (iii) brengt zij het gebruiksonderzoek in het geding waarvan -kort gezegd- de conclusie is dat de TD merken niet als merk maar louter als handelsnaam (van Ten Cate Houstex) zijn gebruikt in de relevante periode.

TD acht de onderbouwing van KTC als in rechtsoverweging 5.7 kort weergegeven te mager en ontoereikend en betwist dat [P] zou hebben gezegd dat de TD merken sinds 2006 niet normaal zijn gebruikt.

Ter onderbouwing van haar stelling dat de TD merken in de relevante periode wel normaal zijn gebruikt, wijst TD op een aantal verkooptransacties, facturen en een folder (van Ten Cate Houstex) waaruit het door TD gestelde normaal gebruik zou blijken, nu sprake was van "reële en verschillende afnemers die in verschillende perioden voor de producten ook betaald hebben".

De rechtbank zal eerst oordelen over de vraag of, zoals TD stelt, KTC bij haar vordering geen te rechtvaardigen belang heeft nu KTC anders dan TD geen textielproducten aan eindgebruikers verkoopt.

5.11Blijkens artikel 2.27 lid 1 BVIE kan iedere belanghebbende het verval van een merkrecht inroepen. Het begrip belanghebbende moet volgens vaste jurisprudentie (zie ook Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht 2006, pag. 144) in ruime zin worden opgevat. Als zodanig komt die status toe aan een partij die door de instandhouding van het merkrecht waarvan de vervallenverklaring wordt gevorderd, wordt geschaad in een belang dat de BVIE beoogt te beschermen, tenzij die partij, aldus handelende, onbehoorlijk zou handelen.

TD, door te betogen dat KTC (zie rechtsoverweging 4.16) "misbruik [maakt] van bevoegdheid", lijkt het laatste te stellen.

De rechtbank gaat daaraan voorbij, nu TD voorshands door zich terzake slechts in algemene zin te beroepen op "lang bestaande relaties en de over het gebruik van het merk over en weer gemaakte afspraken", welke stellingen door KTC gemotiveerd zijn bestreden, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat KTC in de hiervoor bedoelde zin onbehoorlijk zou handelen door de vervallenverklaring te vorderen van merken van een branchegenoot.

De rechtbank overweegt dat KTC als branchegenoot op zich een te respecteren belang heeft bij haar vordering die, naar KTC stelt, is ingegeven door haar verlangen om, in het kader van de bescherming van haar merken, zeker te stellen dat derden van gelijksoortige merken geen gebruik zullen maken.

De rechtbank concludeert op grond van het voorgaande dat KTC aangemerkt dient te worden als belanghebbende en daarom in zoverre ontvankelijk is in haar vordering tot vervallenverklaring van de TD merken en bij die vordering ook belang heeft gelet op hetgeen in rechtsoverweging 5.14 is overwogen.

TD stelt dat, bij de beantwoording van de vraag of KTC voldoende heeft gesteld om een vermoeden van non usus te doen ontstaan, het gebruiksonderzoek buiten beschouwing moet worden gelaten omdat dat te laat in het geding is gebracht.

De rechtbank gaat hieraan voorbij nu TD de gelegenheid heeft gehad (en gebruikt) om op de totstandkoming en de inhoud van het gebruiksonderzoek in te gaan, en dus op dit punt niet in haar processuele belangen is geschaad.

Op grond van artikel 150 Rv rust de bewijslast op de partij die zich beroept op de door haar gestelde feiten of rechten.

Artikel 26 lid 2(a) BVIE bepaalt echter dat de rechter de aangevallen merkhouder (in dit geval TD) geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik kan belasten.

In het kader van de beoordeling van de bewijslastverdeling stelt de rechtbank voorop dat KTC op zich feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht, als samengevat in rechtsoverweging 5.7, op grond waarvan zij meent dat van niet-gebruik sprake is.

TD heeft (zie rechtsoverweging 5.9) harerzijds feiten aangevoerd op grond waarvan normaal gebruik zou blijken.

Beide partijen bieden bewijs aan van (non) usus.

De rechtbank is van oordeel dat er aanleiding is om TD met het bewijs te belasten dat zij of haar rechtsvoorgangers de TD merken in de relevante periode hebben gebruikt in de zin van artikel 2.26 lid 2 BVIE. Daartoe overweegt de rechtbank dat de feiten die dienstig zijn om zich op het gebruik te beroepen zich afspelen in de risicosfeer van de merkhouder TD. TD heeft weliswaar gesteld dat zij "bewijsproblemen" heeft, onder andere omdat zij niet kan beschikken over de relevante administratie welke zich onder de macht van de curator van Stoneville en/of Ten Cate Houstex bevindt en/of van de partij (een concurrent) die uit de boedel de activa heeft gekocht, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij nu deze omstandigheden voor risico van TD behoren te komen.De rechtbank overweegt in dit verband nog dat, naar onweersproken is gesteld, [P] ook enige jaren directeur is geweest van Ten Cate Houstex, en om die reden geacht moet worden enige kennis van zaken omtrent het feitelijke gebruik in de relevante periode van de TD merken te hebben.

Om deze redenen zal de rechtbank TD toelaten te bewijzen dat de TD merken in de relevante periode (6 december 2007 tot en met 5 december 2012) normaal zijn gebruikt binnen het gebied van de Benelux.

TD stelt nog (zie rechtsoverweging 4.19 in fine) dat, zou er geen sprake zijn van normaal gebruik in de relevante periode, er in elk geval wel sprake is geweest van opnieuw normaal gebruik ("Heilung") in de zin van artikel 2.27lid 2 BVIE, in de periode van 6 december 2012 tot het instellen van de vordering door KTC (4 maart 2013), op grond waarvan door KTC de vervallenverklaring niet kan worden ingeroepen. TD stelt daartoe enige feiten als bijvoorbeeld genoemd in randnummer 34 van de conclusie van antwoord van TD in zaak nummer 13-162.

KTC betwist gemotiveerd dat die feiten aantonen of aannemelijk maken dat van opnieuw normaal gebruik sprake is.

De rechtbank zal, ook ten aanzien van dit punt TD toelaten tot het bewijs, in het bijzonder dat TD in de periode 6 december 2012 tot 4 maart 2013 de TD merken normaal heeft gebruikt in het Benelux gebied.

De rechtbank:

I Draagt TD op om, door alle middelen rechtens, te bewijzen dat in de periode6 december 2007 tot en met 5 december 2012 de TD merken normaal zijn gebruikt binnen het gebied van de Benelux.

II Draagt TD op om, door alle middelen rechtens, te bewijzen dat TD in de periode 6 december 2012 tot en met 4 maart 2013 de TD merken opnieuw heeft gebruikt in het Benelux gebied.

III Bepaalt dat, indien TD bewijs wenst te leveren door getuigen, deze zullen worden gehoord in het gerechtsgebouw te Almelo door mr. J.M. van den Wall Bake.

IV Verwijst de zaak naar de civiele rol van deze rechtbank van woensdag 9 juli 2014 voor de dagbepaling enquête en draagt TD op om ervoor zorg te dragen dat uiterlijk de vrijdag voordien schriftelijk bericht is ontvangen van de verhinderdata van beide partijen en van het aantal en de namen van de getuigen.

V Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.M. van den Wall Bake, W. Hangelbroek en P. Alers en op 25 juni 2014 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.