151 Proceskostenveroordeling in IE-zaken

In tegenstelling tot het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Engelse Civil Procedure Rules,1 maakt de ZPO geen uitzondering voor de proceskostenveroordeling in procedures over (de handhaving van) IE-rechten.2 De Handhavingsrichtlijn heeft daarin geen verandering gebracht. Volgens de Duitse wetgever zijn de regels over de proceskosten van de ZPO ‘völlig kompatibel’ met de richtlijnbepaling.3 Dat betekent niet, dat het kostenstelsel een rustig bezit is. In de literatuur worden vraagtekens geplaatst bij de gestelde conformiteit van het rigide tariefstelsel met de flexibele redelijkheid en evenredigheid van art. 14 IE- Handhavingsrichtlijn. Volgens critici zijn de dwingende tarieven daarmee niet verenigbaar.4

In die context wordt er wel op gewezen dat met name procederen over octrooirechtelijke kwesties kostbaar kan zijn in Duitsland. Kenmerkend voor het Duitse rechtsstelsel is dat verschillende gerechten – onafhankelijk van elkaar – oordelen over de geldigheid van een octrooi en de inbreukvraag (ook wel ‘bifurcation’ genoemd).5 Elders in dit boek is uitgelegd dat de aanval op de geldigheid van het ingeroepen IE-recht een gebruikelijke en voor de hand liggende reactie is op een (op handen zijnde) inbreukactie (nr. 87b). In de Nederlandse bodemprocedure kan de nietigheid worden gevorderd in reconventie. In Duitsland echter dient daarvoor een separate procedure aanhangig te worden gemaakt bij het Bundespatentgericht (BpatG). De kosten die daarmee gemoeid zijn zouden de vergoeding op grond van de RVG ruim overstijgen.6 Maar met name relevant is dat het HvJ EU in het arrest United Video Properties/Telenet heeft geoordeeld dat enkel de kosten van octrooigemachtigden die rechtstreeks verband houden met de inbreuk voor vergoeding in aanmerking komen. Dat kan gevolgen hebben voor de toewijsbaarheid van kosten van octrooigemachtigden in procedures bij het BpatG.7

Gedurende een lange periode was onzeker of de winnende partij in de nietigheidsprocedure naast vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde (Patentanwalt) ook aanspraak kon maken op vergoeding van de kosten van de advocaat.8 Het Bundesgerichtshof heeft in 2012 geoordeeld dat de kosten van beide vertegenwoordigers voor vergoeding in aanmerking komen indien de inbreuk procedure en nietigheidsprocedure gelijktijdig zijn aangevangen.9 Zonder parallelle inbreukprocedure komen de kosten voor de advocaat in de nietigheidsprocedure niet voor vergoeding in aanmerking. Het Landsgericht München heeft in 2014 voor het eerst de kosten van de advocaat voor de voorbereiding van een zelfstandige nietigheidsprocedure toegewezen, maar niet zeker is of dit onder alle omstandigheden mogelijk is.10

Dat het stelsel niet optimaal genoemd kan worden, komt daarnaast door het feit dat procedures in IE-zaken niet verzekerbaar zijn. De Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 1994 sluiten geschillen over octrooien, merken, ontwerpen, modellen en andere intellectuele eigendom expliciet uit.11 De reden daarvoor is gelegen in de hoge mate van waarschijnlijkheid dát het geschil uitmondt in een procedure, omdat houders van IE-rechten pas een verzekering zouden aangaan wanneer het geschil zich al in een vergevorderd stadium bevindt. Ondanks de omvangrijke risk pool die kenmerkend is voor het Duitse stelsel van rechtsbijstandverzekeringen blijkt het kennelijk dus niet mogelijk om procedures in IE-zaken mee te verzekeren.