BenGH, 15-02-2013, nr. A 2011/4

De bewoordingen van art. IV Protocol zijn niet eenduidig over de toepasselijkheid op handelingen die eerder door het samenloopverbod waren beschermd, maar m.i. zijn de aanwijzingen die pleiten voor toepasselijkheid sterker dan die ertegen pleiten.

Het antwoord op de vraag of art. IVProtocol ziet op handelingen waartegen op grond van het samenloopverbod onder het oude recht niet kon worden opgetreden15. is de tekst van de bepaling vrij eenduidig. Het artikel spreekt over handelingen

De tekst wijst, in ieder geval wat dit element betreft, m.i. dus in de richting van een uitleg waarbij het samenloopverbod van het oude lid 8 wél een rol speelt. A-G Verkade meent daarom terecht dat de tekst van art. IV Protocol ruim genoeg is om toepasselijkheid daarvan op bestrijding op grond van onrechtmatige daad mogelijk te achten16..

Wel moet opgemerkt worden dat de tekst van art. IV Protocol verwijst naar handelingen waar ‘de houder van de tekening of het model’ zich niet tegen kon verzetten. MAG17. meent dat de overgangsbepaling daarom alleen op daadwerkelijke houders van een geregistreerde tekening of een geregistreerd model ziet en dus, kennelijk, geen betrekking zou hebben op handelingen waar het samenloopverbod op zag. Ik meen dat die redenering niet opgaat. Dit deel van art. IV Protocol verwijst naar de situatie onder het oude recht, zodat het voor de hand ligt bij de uitleg van de bewoordingen bij dat oude recht aan te sluiten. Het samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW (oud) sprak van ‘feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden’. Zoals hiervoor vermeld (par. 2.4) komt uit het Prince-arrest duidelijk naar voren dat het woord ‘model’ hier zowel geregistreerde als niet-geregistreerde (maar in zijn oorsprong voor registratie vatbare) modellen omvatte. Daaruit vloeit m.i. voort dat ook degene aan wie een niet-geregistreerd (of verlopen) model toekomt, aangeduid kan worden als ‘houder’ van dat model in de zin van art. IV Protocol en dat een beperktere uitleg van het woord ‘houder’ hier niet op zijn plaats is.

Daar komt bij dat de redenering van MAG ook logisch gezien niet juist is. De verwijzing naar ‘de houder’ zegt niets over de toepasselijkheid op handelingen die werden bestreken door het samenloopverbod. Het zou de groep beperken waarvoor de overgangsbepaling geldt. Houders van geregistreerde modellen zouden geen beroep mogen doen op het nieuwe recht met betrekking tot handelingen waartegen ze onder het oude recht niet konden optreden. Of dat alleen ziet op optreden op grond van het modelrecht of ook op optreden op grond van de onrechtmatige daad, is daarmee nog niet bepaald. En voor ‘houders’ van niet-geregistreerde modellen zou in het overgangsrecht niets geregeld zijn. Daaruit volgt nog niet zonder meer dat zij dus direct mogen optreden. De ongerijmde consequentie van de uitleg van MAG zou voorts zijn dat de houders van geregistreerde modellen geen beroep kunnen doen op het nieuwe art. 14 lid 1 BTMW (mogelijk inclusief de opheffing van het samenloopverbod waar de aanhef van het artikellid naar verwijst), terwijl ‘houders’ van niet geregistreerde modellen daar (mogelijk) wel een beroep op zouden mogen doen. Ik kan mij niet goed voorstellen dat de overgangsbepaling is bedoeld om houders van geregistreerde modellen (mogelijk) in een slechtere positie te brengen dan partijen die geen geregistreerd model hebben.

Van Nispen18., Vollebregt19. en Geerts20.wijzen er op dat er geen overgangsbepaling in het Protocol is opgenomen voor de opheffing van art. 14 lid 8 BTMW (oud). Dat is juist voor zover wordt bedoeld dat art. IVProtocol de opheffing van lid 8 niet met zoveel woorden buiten toepassing verklaart. Als mijn voorgaande betoog — dat art. IV in verband met de handelingen waar het op ziet verwijst naar heel art. 14 BTMW (oud), dus inclusief het achtste lid, en met betrekking tot de bepaling van die reikwijdte van het artikel het samenloopverbod dus wel mee lijkt te nemen — juist is, is wel iets bepaald met betrekking tot dit element van art. IV Protocol, de handelingen.

In dat geval zou het wat ongerijmd zijn als hetzelfde art. IV Protocol vervolgens niets regelt met betrekking tot de gevolgen van het opheffen van het samenloopverbod. Er zijn wel argumenten om te menen dat art. IV Protocol ook in dat opzicht iets regelt. De buiten toepassingverklaring ziet op heel lid 1 van het nieuwe art. 14. Grammaticaal bezien valt de nieuwe aanhef van het artikellid daar ook onder. En die aanhef luidt: ‘Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder (…)’. Kan dat zo begrepen worden dat daarmee ook de opheffing van het samenloopverbod buiten toepassing wordt verklaard? De nieuwe aanhef valt niet zonder meer gelijk te stellen met de opheffing van lid 8 en is op zichzelf ook niet de grondslag om op te treden op grond van onrechtmatige daad. Het is slechts een verwijzing naar die grondslag, met de verduidelijking dat er geen samenloopverbod bestaat. De grondslag zelf moet in het gemene recht worden gezocht, zoals het voor deze zaak relevante Nederlandse art. 6:162 BW. En die grondslag wordt niet (met zoveel worden) buiten toepassing verklaard in de overgangsbepaling. Deze redeneertrant zou de aanhef echter betekenisloos maken. Als de aanhef wel betekenis heeft, is er m.i. veel voor te zeggen om de verwijzing in art. IV Protocol naar de aanhef op te vatten als de pendant van de opheffing van het samenloopverbod. Het buiten toepassing laten van die pendant in het overgangsrecht zou dan ook betekenen dat het samenloopverbod met betrekking tot de handelingen waar art. IV Protocol naar verwijst van kracht blijft. Er is m.i. veel voor te zeggen deze betekenis te hanteren, aangezien in de toelichting in het GC ook duidelijk het verband tussen de opheffing van lid 8 en de nieuwe aanhef van lid 1 wordt benadrukt: ‘Nu artikel 14, onder 8, BTMW komt te vervallen, wordt de aanhef van artikel 14, onder 1, aangepast in overeenstemming met artikel 13A, onder 1, BMW, door vermelding van de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Zoals destijds in het gemeenschappelijk commentaar bij artikel 13 BMW is vermeld, leggen de inleidende bewoordingen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen die niet als inbreuk op het model zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het nationale recht van de Beneluxlanden vallen, en dan met name onder dat van de onrechtmatige daad en de eerlijke handelsgebruiken.’21.

De ratio van art. IVProtocol en de strekking van de toelichting daarbij, wijzen op eerbiediging van bestaande rechten van partijen die een model voor 2003 zijn gaan namaken. A-G Verkade wijst er op dat de ratio van art. IV Protocol is ‘dat het niet aangaat bevoegdheden te verkorten van hen die — rechtens correct — het gelijke(nd)e product zijn gaan (na-)maken, en daartoe allicht investeringen hebben gedaan.22.’Ik laat in het midden of onderdeel van de ratio ook is ‘dat het niet aangaat’, maar in ieder geval is duidelijk dat de ratio van art. IV Protocol is om de rechten van dergelijke ‘namakers’ ongemoeid te laten. Verkade merkt voorts op dat de strekking van de toelichting bij het artikel is: ‘dat verruimingen van bescherming niet zouden mogen [worden, A-G] tegengeworpen aan derden die met de desbetreffende, voorheen niet inbreukmakende handelingen waren begonnen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol’.23. De nieuwe aanhef van art. 14 lid 1 BTMW, waarin de positieve formulering van de opheffing van het samenloopverbod is geformuleerd, is ook een verruiming van de bescherming voor modelrechthouders. Daarom, aldus Verkade, ‘is die strekking één op één van toepassing te achten op de verruiming krachtens de nieuwe aanhef van art. 14 lid 1 (in samenhang met de schrapping van art. 14 lid 8).’Ik ben het met A-G Verkade eens.24. Daarbij geldt echter wel de volgende kanttekening. Het m.i. duidelijk is dat de opheffing van het samenloopverbod een verruiming inhoudt en ook dat de ratio en strekking van het overgangsrecht inhouden dat bestaande rechten van ‘namakers’, voor zover als art. IV Protocol reikt, te eerbiedigen. Daarmee is strikt genomen niet de vraag beantwoord wat die reikwijdte van art. IV Protocol is.

A-G Verkade en partijen hebben nog de parallel met andere overgangsregimes gelegd. Op het gebied van intellectueel eigendomsrecht valt op dat het gebruikelijk is om het idee van eerbiediging van bestaande rechten als uitgangspunt te nemen in het overgangsrecht. A-G Verkade wijst25. op overgangsartikelen in richtlijnen 87/54, art. 10 lid 3 (topografieën van halfgeleiders); 91/250, art. 9 lid 2 (auteursrecht op computerprogramma's); 92/100, art. 13 resp. 2006/115, art. 11 (verhuur- en leenrecht); 93/83, art. 7 lid 1 (satelliet en kabel); 93/98, art. 10 lid 3 resp. 2006/116, art. 10 lid 3 (beschermingsduur, mede in verband met ‘herlevende’ auteursrechten); 96/9, art. 14 lid 4 (databanken); en 2001/29, art. 10 lid 2 (auteursrecht in de informatiemaatschappij) en — buiten het overgangsrecht — ziet hij een analogie met het in de BTMW en in de ROW van oudsher bestaande zgn. ‘voorgebruiksrecht’ (art. 17 BTMW (oud; thans art. 3.20 BVIE) resp. art. 55 ROW 1995). MAG merkt op zich terecht op dat in die bepalingen toch vooral intellectuele eigendomsrechten aan de orde zijn en in casu een beroep op onrechtmatige daad. Het is juist dat art. IV Protocol het al dan niet bestaan van een actie op grond van onrechtmatige daad betreft. Het bijzondere is dat het artikel alleen iets zegt over de actie op grond van onrechtmatige daad, voor zover deze samenloopt met een (mogelijke) actie op grond van het modelrecht. Het knoopt dus aan bij beide regimes. Ik meen dat er goede reden is om daarom toch juist aan te sluiten bij overgangsregimes zoals die gebruikelijk zijn bij intellectuele eigendomsrechten.

De parallel met het Nederlandse art. 68a Overgangswet Nieuw BW, waar MAG zich in par. 38 – 39 van haar memorie op beroept, vind ik minder overtuigend. Ook A-G Verkade wijst in zijn conclusie op dat uitgangspunt26., wanneer hij zoekt naar een argument voor de opvattingen van Vollebregt en Van Nispen. Artikel 68a ONBW stelt de onmiddellijke werking van nieuwe bepalingen als hoofdregel bij de invoering van (boeken 3 – 8 van) het nieuwe (Nederlandse) Burgerlijk Wetboek in grofweg begin jaren negentig van de vorige eeuw. De gedachte achter de hoofdregel is dat ‘nieuw’ recht een verbetering t.o.v. ‘oud’ recht veronderstelt. Dat doet er niet aan af dat in voorkomende gevallen een ander overgangsregime wordt vastgesteld. De parallel met het Nederlandse BW gaat m.i. ook mank, ten eerste omdat sprake is van een Nederlandse wet, die in Benelux-context niet zonder meer leidend hoeft te zijn. Bovendien kent het overgangsrecht voor het BW een aanzienlijke hoeveelheid uitzonderingen en specifieke bepalingen. Voorts gaat de achterliggende gedachte, dat de opheffing van het samenloopverbod moet worden vergeleken met optreden op basis van een algemeen civielrechtelijk leerstuk en niet met optreden op grond van een intellectueel eigendomsrecht, enigszins mank. Het algemene civiele recht zoals te vinden in boeken 3 – 8 NBW ziet op zeer uiteenlopende situaties, rechtshandelingen en vermogensrechten, die bovendien eenmalig kunnen zijn of juist een meer voortdurend karakter hebben, terwijl het soort situatie waar de onderhavige kwestie op ziet vanuit economisch perspectief sterk lijkt op de situatie die bij intellectueelrechtelijke overgangsregimes aan de orde is: één partij wil (in beginsel structureel) een bepaald product verhandelen, een andere partij wil dat voorkomen omdat hij meent betere rechten te hebben.

Ik meen dat ook aan het overgangsrecht uit het latere BVIE een argument te ontlenen is voor de gedachte dat eerbiediging van bestaande rechten het uitgangspunt moet zijn. Zoals hiervoor al vermeld in par. 2.11, neemt het BVIE in art. 5.3 ook eerbiediging als uitgangspunt door aan te sluiten bij het oude recht onder de BTMW: ‘De rechten die onder de eenvormige Beneluxwet op de merken onderscheidenlijk de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen bestonden, worden gehandhaafd.’ Deze bepaling geeft niet expliciet aan hoe het zit met rechten in verband met het oude samenloopverbod, maar verwijst slechts naar het eerdere regime (waarvan de uitleg in casu ter discussie staat). Wel laat het zien dat bij de overgang naar het BVIE de eerbiediging van bestaande rechten voor alle bestaande rechten geldt, dus ook waar het samenloopperikelen betreft.

Voor zover de vergelijking met andere overgangsregimes voor de onderhavige vragen een rol moet spelen, meen ik daarom dat die vergelijking wijst in de richting van eerbiediging van de bestaande rechten met betrekking tot handelingen die onder het oude recht door het samenloopverbod werden beschermd.

Ik meen dat de rechtszekerheid in twee opzichten een belangrijke rol speelt bij de beantwoording van de prejudiciële vragen. Enerzijds hecht ik aan de al in de hiervoor besproken ratio vervatte rechtszekerheid voor de ‘namakers’ dat rechten die zij voor de wetswijziging hadden en waar zij (veelal) hun activiteiten en investeringen op hebben afgestemd, niet al te snel zullen wegvallen door een wetswijziging. Juist als twijfel bestaat over de juiste uitleg van een bepaling, moet m.i. terdege rekening worden gehouden met dergelijke belangen.27. Daar komt bij dat het m.i. in de regel wenselijk is te kiezen voor een uitleg die zo veel mogelijk uniformiteit brengt in de overgangsrechtelijke situatie. Dat komt de overzichtelijkheid en eenvoud van het toepasselijke recht ten goede. Het is niet aantrekkelijk als binnen de aanpassing van de BTMW enerzijds expliciet eerbiediging van rechten als uitgangspunt wordt genomen en anderzijds (wellicht, impliciet) onmiddellijke werking van een vergelijkbare wijziging. Om dergelijke diversiteit aan te nemen, moeten m.i. goede redenen en voldoende duidelijke aanwijzingen in de wet te vinden zijn dat dát de bedoeling is. En zulke aanwijzingen zijn er m.i. niet (voldoende).

Tot slot blijkt — zoals hiervoor al vermeld in par. 2.17 – 2.20 — dat in de jurisprudentie, voor zover mij bekend, ook telkens wordt aangenomen dat in art. IVProtocol de opheffing van het samenloopverbod buiten toepassing wordt verklaard voor handelingen waartegen onder het oude recht dankzij dat samenloopverbod niet kon worden opgetreden.

De ‘parlementaire’ geschiedenis staat m.i. niet in de weg aan de bevestigende beantwoording van de eerste prejudiciële vraag. De toelichting van Beneluxwetgever gaat niet in op de toepasselijkheid van art. IVProtocol op de opheffing van het samenloopverbod. Een analyse van de bewoordingen van de toelichting lijkt in eerste instantie in de richting te wijzen dat het artikel geen regeling met betrekking tot de opheffing van het samenloopverbod bevat, maar bij nadere bestudering kan er juist een argument voor toepassing daarop uit worden gehaald. Ik zal een en ander hierna nader toelichten.

Als naar de bewoordingen van de toelichting in het GC bij de wijzigingen in art. 14 BTMW wordt gekeken, springt direct in het oog dat de toelichting zich richt op handelingen die onder de oude wet niet maar onder de nieuwe wet wel ‘inbreuk op het modelrecht’ vormen, zoals hiervoor (zie par. 2.13) al uiteengezet. Dat zou kunnen worden gezien als een aanwijzing dat art. IVProtocol niet ziet op handelingen waarvoor het samenloopverbod gold. Ook de opmerking in de toelichting bij art. 14 lid 1 BTMW in het GC, dat art. IV Protocol is opgenomen ‘voor die handelingen die in de huidige wet buiten, maar onder de nieuwe wet binnen artikel 14, onder 1, vallen’, waarbij dus ook voor wat betreft de oude wet alleen naar het eerste lid wordt verwezen, wijst in die richting (zie hiervoor, par. 2.14.

Anders dan Wellens28. en Diekman29. stellen, meen ik dat dit in ieder geval niet betekent dat het GC (in de woorden van Wellens): ‘stelt (…) dat de regeling in artikel 4 van het Protocol (…) enkel betrekking heeft op de niet-toepasselijkheid van artikel 14.1 (nieuw) BTMW op modelinbreuken die een aanvang hebben genomen vóór 1 december 2003, maar op geen enkele manier de afschaffing van artikel 14.8 (oud) BTMW betreft’. Die conclusie lijkt mij niet uit dit voorbeeld te volgen en mij is niet duidelijk waarin zij deze vermeende stelling wel lezen.

Van Nispen 30., Vollebregt 31. en Geerts 32. constateren ook dat de toelichting in het GC (net als art. IV Protocol zelf) niet naar (de gevolgen voor) de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW (oud) verwijst en menen dat een overgangsregeling in dat opzicht dus ontbreekt. Van Nispen en Vollebregt menen uit het ontbreken van een verwijzing naar art. 14 lid 8 BTMW (oud) op te kunnen maken dat, a contrario, een beroep op slaafse nabootsing direct weer mogelijk is. Met Geerts meen ik dat die gevolgtrekking in ieder geval niet (zonder meer) juist is. Geerts meent dat de gevolgen van afschaffing van het samenloopverbod op dezelfde wijze beoordeeld kunnen worden als voorzien in art. IV Protocol, maar doet dan op grond van analoge toepassing. Allen menen dus dat art. IV Protocol zelf niet van toepassing is. A-G Verkade merkt terecht op dat de toelichting slechts zwijgt en niet ‘contrair’ is.33. Een andere uitleg van het artikel is dus mogelijk. Hij meent daarom dat geen conclusies kunnen worden verbonden aan de tekst van het GC. Ik deel die opvatting.

Bij dit alles is van belang dat de overgangsbepaling, aldus de toelichting, is opgenomen omdat art. 12 lid 2 Modellenrichtlijn daartoe verplicht. Dat zou, in de lijn van Van Nispen, Vollebregt en Geerts, een indicatie kunnen zijn dat de wetgever niet meer met art. IV Protocol beoogde dan verplicht was onder de richtlijn. Aan de andere kant kan ook worden betoogd dat de wetgever eenvoudigweg de opheffing van het samenloopverbod niet voor ogen heeft gestaan. De wetswijziging in 2003 had drie doelen. Eén daarvan was de implementatie van de Modellenrichtlijn, een andere was het doorvoeren van een aantal op zich staande wijzigingen, waarvan de opheffing van het samenloopverbod een belangrijke was. Daar waar de Modellenrichtlijn uit systematisch oogpunt beperkt was tot het modelrechtelijke regime, is goed voor te stellen dat de Benelux-wetgever bij het opstellen van de toelichting bij art. IV Protocol slechts oog had voor die gevallen. Hetgeen de wetgever bewust voor ogen heeft gestaan bij het opstellen van voorbeelden in de toelichting, hoeft overigens niet samen te vallen met de uiteindelijke betekenis van een bepaling, al is zoiets veelal wel een duidelijk argument.

Als nader naar de bewoordingen in het GC wordt gekeken, valt iets anders op. Het samenloopverbod van art. 14 lid 8 BTMW (oud) wordt daar aldus uitgelegd dat ‘de houder van een modelrecht’ geen vordering op basis van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging kon instellen als sprake was van inbreuk op een modelrecht. Het was, zoals hiervoor (par. 2.4) al vermeld, echter met name op grond van het Prince-arrest al geruime tijd vaste jurisprudentie dat het samenloopverbod ook zag op situaties dat er geen geregistreerd model was (maar sprake zou zijn geweest van inbreuk als een dergelijke registratie wel had gegolden). Het is niet aannemelijk dat de Benelux-wetgever bij de toelichting op het Protocol de bedoeling had om het oude samenloopverbod in strijd met de heersende jurisprudentie en literatuur zo uit te leggen dat het alleen zag op houders van een geregistreerd model. Ik meen daarom dat de betekenis van begrippen als ‘houder’ en ‘inbreuk op een modelrecht’ in de toelichting niet zonder meer beperkt is tot gevallen waar inderdaad sprake is van inbreuk op een geregistreerd model. Daaruit volgt m.i. dat zeer de vraag is of de toelichting een al te beperkende betekenis moet worden toegedicht. Het is m.i. ook een verdere aanwijzing dat de betekenis van de woordkeuze ‘houder van de tekening of het model’ in art. IV Protocol zelf begrepen kan worden als een verwijzing naar zowel houders van geregistreerde modellen als houders die hadden kunnen registreren, zoals hiervoor (par. 3.7) al gesignaleerd.

In het GC is m.i. ook een indirecte aanwijzing te vinden die pleit voor toepassing van het overgangsregime van art. IVProtocol op de opheffing van het samenloopverbod. Die aanwijzing is dat de wetgever met de opheffing van het samenloopverbod een houder van een (al dan niet geregistreerd) modelrecht bepaald geen vrij spel heeft willen geven. In de toelichting bij art. 14 BTMW, onder kopje ‘Zevende onderdeel’ eindigt de tekst met de opmerking dat de (weer geopende mogelijkheid tot) samenloop ‘in elk geval niet tot gevolg (mag, A-G) hebben dat de eiser via de weg van de wetgeving inzake oneerlijke mededinging een monopolie verwerft dat hij niet zou kunnen opeisen op basis van de wetten op intellectuele eigendom’. De strekking van deze passage ziet uiteraard op de reikwijdte van mogelijke samenloop, maar kan m.i. ook een rol spelen bij de interpretatie van het overgangsrecht. Als de Benelux-wetgever duidelijk paal en perk stelt aan de gevolgen van de opheffing van het samenloopverbod, dan kan dat m.i. ook als aanwijzing dienen dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad in het overgangsrechtelijke regime zo veel mogelijk vrij baan te geven.

In de parlementaire geschiedenis bij de behandeling van het wetsvoorstel in de afzonderlijke lidstaten heb ik geen aanwijzing ontdekt die nadere duidelijkheid geeft met betrekking tot de voorliggende vragen.

Dit alles overziend meen ik dat, alhoewel getwijfeld kan worden hoe het antwoord op de eerste prejudiciële vraag moet luiden als art. IV Protocol naar de letter wordt gelezen, die bepaling uitgelegd naar diens ratio en strekking tot de slotsom leidt dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend beantwoord dient te worden.