HR, 25-11-1994, nr. 15.564

J.V.D.W.Nr. 15.564Zitting 25 november 1994

Mr Strikwerda

Conclusie inzake:

CIBA GEIGY AG

tegen

1. OTÉ OPTICS BV2. SAMENWERKENDE APOTHEKERKS NEDERLAND BV3. BACH OPTIC GROSSHANDEL GmbH

Edelhoogachtbaar College,

1. Eiseres tot cassatie, hierna: Ciba Geigy , is houdster van het Europese octrooi 0 082 798. De prioriteitsdatum is 21 december 1981. De verleningsdatum na oppositie is 27 november 1991. Het octrooi is mede voor Nederland verleend.

2. Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor de desinfectie en reiniging van contactlenzen voor het menselijk oog. De hoofdconclusie luidt in de procestaal:

"Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kontaktlinsen für das menschliche Auge, bei welchem Verfahren zunächst während eines ersten Zeitabschnitts eine Wasserstoffperoxid-Lösung auf die Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und anschliessend während eines zweiten Zeitabschnittes das an der Kontaktlinse haftende und/oder das in dieser aufgenommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung eines Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschluss des ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgebende Wasserstoffperoxid-Lösung durch eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung ersetzt wird, welche Katalase enthält."

Conclusie 2 van het octrooi luidt:

"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Kochsalzlösung, welche Katalase enthält, eine Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteilen einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlösung und einem Volumenteil einer handelsüblichen hochkonzentrierten Katalase-Lösung verwendet wird."

3. Verweersters in cassatie, hierna Oté c.s , brengen in Nederland een contactlensvloeistof onder de naam "Ons Merk 2" op de markt die volgens, door Oté c.s . niet bestreden, analyses van Ciba Geigy ongeveer 0,13% keukenzout, ongeveer 0,20% fosfaat, ongeveer 1,5 tot 2% glycerine, alsmede katalase bevat en die dezelfde osmotische druk heeft als de oogvloeistof (en derhalve isotoon is).

4. Volgens Ciba Geigy maken Oté c.s dusdoende inbreuk op haar rechten uit genoemd octrooi. Op grond hiervan vordert Ciba Geigy in dit kort geding een inbreukverbod c.a. Oté c.s hebben de vorderingen bestreden.

5. In eerste aanleg heeft de President van de Haagse rechtbank bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderingen van Ciba Geigy afgewezen. In hoger beroep is dit vonnis door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 7 oktober 1993 bekrachtigd.

6. Ciba Geigy is tegen het arrest van het hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit vijf onderdelen opgebouwd middel, dat door Oté c.s is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.

7. Voor zover thans in cassatie van belang heeft het geschil van partijen zich toegespitst op de vraag welke betekenis moet worden gehecht aan de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzödsung" in de hoofdconclusie van het octrooi.

8. In eerste aanleg nam Ciba Geigy het standpunt in dat met deze woorden bedoeld is een oplossing die isotoon is (en dat het woord "Kochsalzlösung" dus weggeïnterpreteerd mag worden) en dat "Ons Merk 2", nu gebleken is dat deze reinigingsvloeistof een isotone oplossing is die katalase bevat, een zodanig equivalent vormt van de uitvinding volgens het octrooi dat het daardoor inbreuk maakt op het octrooi van Ciba Geigy .

9. De President verwierp dit standpunt van Ciba Geigy , onder meer op grond van de overweging (r.o. 5.2.15) dat

"de conclusies noch de beschrijving enige indicatie bevatten voor de juistheid van eiseresses stelling dat wezenlijk voor de geoctrooieerde uitvinding is het gebruik van een isotone oplossing die een katalase bevat. Het tegendeel is het geval. Door het benadrukken van de gunstige eigenschappen van een isotone keukenzoutoplossing (rechtsoverweging 5.2.14.) moet het gebruik van juist deze oplossing wezenlijk worden geacht. Het woord keukenzoutoplossing kan, met andere woorden, niet worden weggeïnterpreteerd.

Niet aannemelijk is geworden dat een deskundige die de conclusies leest en deze tracht te verstaan in het licht van de beschrijving zal of moet begrijpen dat de beschreven gunstige eigenschappen van een keukenzoutoplossing in feite eigen zijn aan elke isotone oplossing - dit lijkt eiseres impliciet te betogen - en dat een keukenzoutoplossing slechts als een voorbeeld is te begrijpen dat staat voor elke isotone oplossing.

In die omstandigheden gaat het niet aan om een in de conclusies genoemd species (isotone keukenzoutoplossing die katalase bevat) te verstaan als een genus (isotone oplossing die katalase bevat). De rechtszekerheid waarop derden aanspraak mogen maken zou dan te zeer in het gedrang komen".

10. In hoger beroep wijzigde Ciba Geigy haar standpunt en voerde aan dat onder de bedoelde woorden uit de hoofdconclusie moet worden verstaan een oplossing die keukenzout bevat, en isotoon is, zodat de reinigingsvloeistof van Oté c.s , onder de letter van de octrooiconclusie valt. Haar stalling dat "Ons Merk 2" als equivalent inbreukmakend is liet Ciba Geigy varen (r.o. 12 van het bestreden arrest).

11. Het hof verwierp de door Ciba Geigy verdedigde lezing van de bedoelde woorden uit de hoofdconclusie. Volgens het hof baseert Ciba Geigy haar lezing op twee (soorten) argumenten (r.o. 5):

( a) argumenten ontleend aan het verleningsdossier, en

( b) het argument dat onder de bedoelde woorden niet mag worden verstaan (enkel) een keukenzoutoplossing, die ongeveer 0,9% keukenzout omvat, omdat bij deze interpretatie conclusie 2, waarin de toepassing openbaar gemaakt wordt van een oplossing die ongeveer 0,8 tot 1,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de hoofdconclusie .

12. De onder (a) bedoelde argumenten stuiten volgens het hof reeds af op de omstandigheid dat uit het voorschrift van art. 69 van het Europese Octrooiverdrag voortvloeit dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octrooi te betrekken, zodat die argumenten Ciba Geigy niet kunnen baten (r.o. 6). Uit r.o. 13 van het bestreden arrest blijkt overigens dat het hof van oordeel is dat uit de verleningsprocedure blijkt dat zowel het Europees octrooibureau als Ciba Geigy de mening waren toegedaan dat onder de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung" in de hoofdconclusie is te verstaan: een (isotone) keukenzoutoplossing met een gehalte van ongeveer 0,9% keukenzout.

13. Ook het onder (b) bedoelde argument vindt geen genade in de ogen van het hof (r.o. 8). Vervolgens onderzoekt het hof de vraag wat de gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi. Het hof komt tot de slotsom dat de beschrijving de gemiddelde vakman leert dat én de hoofdconclusie én conclusie 2 betrekking hebben op één, bijzondere, keukenzoutoplossing, te weten een keukenzoutoplossing die haar isotoniciteit uitsluitend aan keukenzout ontleent. De gemiddelde vakman zal dan ook de conclusie trekken dat onder de woorden "eine der Konzentration der Augenfliissigkeit entsprechende Kochsalzlösung" in de hoofdconclusie is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout, aldus het hof (r.o. 11 slot).

14. Onderdeel A van het middel keert zich in vier subonderdelen met rechts- en motiveringsklachten tegen r.o. 5 en 6 van het bestreden arrest.

15. De subonderdelen A.1 en A.2 bestrijden het oordeel van het hof, dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octrooi te betrekken (r.o. 6 slot), als onjuist.

16. De klacht is gegrond. Uit HR 29 januari 1989, NJ 1989, 506 nt. LWH (r.o. 3.5, zie voorts de conclusie OM, A-G Asser, onder 2.11 met gegevens in voetnoot 31), HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 nt. DWFV (r.o. 3.2) en HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137 (r.o. 3.1.2) blijkt dat het (voor derden openbare gedeelte van het) verleningsdossier van belang is voor de bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi. Dit betekent dat uit het verleningsdossier blijkende gegevens door de octrooihouder aan derden kunnen worden tegengeworpen, zoals omgekeerd derden op grond van uit het verleningsdossier blijkende gegevens het verweer mogen voeren dat de aanvrager van het octrooi afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Voor zover het oordeel van het hof inhoudt dat uit het verleningsdossier blijkende gegevens die van belang zijn met het oog op de beschermingsomvang van het octrooi niet aan derden kunnen worden tegengeworpen, geeft het derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

17. Wegens gebrek aan belang zal de klacht Ciba Geigy echter niet kunnen baten. In r.o. 13 geeft het Hof immers ten overvloede als zijn oordeel te kennen dat - kort gezegd - uit het verleningsdossier geen argument is te ontlenen voor de door Ciba Geigy verdedigde uitleg van de in de hoofdconclusie van het octrooi opgenomen woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung". Dit oordeel wordt weliswaar in subonderdeel D.15 als onbegrijpelijk bestreden, doch m.i. tevergeefs. Zie het in eerste aanleg door Ciba Geigy overgelegde verleningsdossier, met name ook het affadavit Singer d.d. 15 januari 1985, ingebracht bij brief van 20 augustus 1985 ("such solutions must be isotonic, that is have a salt content of about 0,9% ...), alsmede de brief van Ciba Geigy d.d. 2 oktober 1986 naar aanleiding van het bezwaar van Thilo d.d. 9 September 1986. Zie voorts het in eerste aanleg door Oté c.s . overgelegde oppositiedossier, met name ook de brief van Ciba Geigy d.d. 16 januari 1989, p. 21 en p. 22, alsmede de brief van Ciba Geigy d.d. 30 oktober 1990.

18. Zie ik het goed, dan strekken de subonderdelen A.3 en A.4 ten betoge dat het hof in r.o. 5 en 6 van zijn arrest niet of niet voldoende (begrijpelijk) heeft gereageerd op de stellingen van Ciba Geigy ter ondersteuning van haar standpunt dat - kort gezegd - met de bedoelde woorden in de hoofdconclusie van het octrooi functioneel niets anders bedoeld kan zijn dan dat er sprake moet zijn van een (zout-)oplossing die katalase bevat en isotoon is. Bovendien zou het hof deze stellingen ten onrechte hebben aangemerkt als "argumenten ontleend aan het verleningsdossier".

19. De klacht faalt m.i. Het hof heeft op de bedoelde stellingen wel gereageerd, zij het niet in r.o. 5 en 6 maar in r.o. 9 t/m 11. Dat het hof Ciba Geigy in deze stellingen niet is gevolgd, rechtvaardigt op zichzelf niet de conclusie dat het oordeel van het hof blijk geeft van een onvoldoende begrijpelijke gedachtengang, zoals de onderhavige subonderdelen kennelijk willen betogen. Bij de klacht dat het hof deze stellingen ten onrechte heeft aangemerkt als aan het verleningsdossier ontleende argumenten mist Ciba Geigy belang, nu het hof de door Ciba Geigy bedoelde stellingen niet buiten beschouwing heeft gelaten.

20. Onderdeel B keert zich in vier subonderdelen tegen r.o. 8 t/m 11 van het bestreden arrest.

21. Na het inleidende subonderdeel B.5 klaagt subonderdeel B. 6 dat de door het hof in r.o. 11 gebezigde motivering onbegrijpelijk is, nu deze motivering niet kan verklaren waarom in de hoofdconclusie niet dezelfde formulering is gekozen als in conclusie 2, namelijk een "ongeveer 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing" en dus geen begrijpelijke weerlegging inhoudt van de door het hof in r.o. 5 als "argument (b)" aangeduide stelling van Ciba Geigy .

22. Het subonderdeel berust m.i. op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Anders dan het subonderdeel kennelijk veronderstelt, heeft r.o. 11 niet betrekking op argument (b) . Dat argument verwerpt het hof in r.o. 8, om vervolgens in r.o. 9 t/m 11 een nader onderzoek in te stellen naar de in r.o. 7 gestelde interpretatievraag aan de hand van de vraag wat een gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi. Waar r.o. 11 niet strekt ter motivering van de verwerping van argument (b) , faalt het subonderdeel derhalve wegens gebrek aan feitelijke grondslag.

23. Subonderdeel B.7 keert zich tegen r.o. 8. Het subonderdeel leest in deze rechtsoverweging dat het hof heeft geoordeeld dat de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure heeft afgezien van een uitvoeringsvariant, waarin zich wel katalase, maar geen 0,9%, doch minder, keukenzout bevindt, en noemt dit oordeel rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk.

24. Ook dit subonderdeel lijkt mij te berusten op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. In de bedoelde rechtsoverweging reageert het hof slechts op de door het hof in r.o. 5 als argument (b) aangeduide stelling van Ciba Geigy . Het hof heeft deze stelling klaarblijkelijk opgevat als een grammaticaal argument ter ondersteuning van de door Ciba Geigy voorgestane interpretatie van de bedoelde zinsnede in de hoofdconclusie van het octrooi en pareert deze stelling (dan ook) met een grammaticaal (tegen-)argument. Over de vraag of de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure een beperking heeft gewenst, dan wel heeft afgezien van bescherming van een uitvoeringsvariant, laat het hof zich in r.o. 8 niet uit.

25. Subonderdeel B.8 richt zich met een motiveringsklacht tegen r.o. 9 en 10. Het subonderdeel acht de door het hof in deze rechtsoverwegingen gevolgde gedachtengang onvoldoende begrijpelijk.

26. De klacht faalt m.i. De gedachtengang van het hof is kennelijk deze. Van de vier alinea's waaruit de bedoelde passage in de beschrijving van het octrooi is opgebouwd, heeft alleen de laatste alinea uitsluitend betrekking op de tweede conclusie van het octrooi. Deze alinea vermeldt echter niets over de in die tweede conclusie genoemde 0,8 tot 1,0 procents keukenzoutoplossing, zodat deze keukenzoutoplossing kennelijk de keukenzoutoplossing is die bedoeld wordt in de hoofdconclusie. Deze gedachtengang is niet onbegrijpelijk.

27. Onderdeel C klaagt dat het hof bij de beoordeling van de inbreukvraag heeft nagelaten vast te stellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat (subonderdeel C.9) en, subsidiair, voor zover aangenomen zou moeten worden dat het hof de inbreukvraag wel aan de hand van dit criterium heeft beoordeeld, dat het hof dan onbegrijpelijk heeft beslist (subonderdelen C.10-12).

28. De leer van het wezen van de uitvinding (zie HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 nt. LWH; HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 nt. DWFV; HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 nt. DWFV; HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137 C, telkens met veel gegevens in de conclusie OM) komt erop neer dat bij de uitleg van een octrooi nagegaan dient te worden op welk inzicht de door de uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daarin, voor de doorsnee vakman, als nieuw en inventief aan de stand van de techniek is toegevoegd. Of anders gezegd: derden dienen er in beginsel vanuit te gaan dat de beschermingsomvang van een octrooi niet wordt bepaald door de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar door datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, zoals dit uit de octrooiconclusies in het licht van de beschrijving van het octrooi naar voren komt.

29. De vaststelling wat het wezen van de geoctrooieerde uitvinding inhoudt, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Zijn oordeel kan, feitelijk als het is, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. In cassatie kan slechts ter toetsing komen of de rechter de juiste maatstaf heeft aangelegd. Zie o.m. HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479 nt. LWH. Daarbij is, zo spreekt wel vanzelf, niet beslissend of de rechter de maatstaf met zoveel woorden heeft genoemd, maar of de rechter de maatstaf heeft toegepast. Vgl. HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137.

30. In het licht van dit een en ander meen ik dat de rechtsklacht van subonderdeel C.9 faalt. Het hof heeft in r.o. 11 van zijn arrest onderzocht op welk inzicht, voor de gemiddelde vakman die de beschrijving van het octrooi leest, de door de geoctrooieerde uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daaraan "verrassend" geacht dient te worden. Aldus heeft het hof, zonder overigens de leer van het wezen van de uitvinding te noemen, deze leer kennelijk toegepast en dus de juiste maatstaf aangelegd bij de uitleg van het octrooi.

31. De motiveringsklacht van subonderdeel C.10 berust m.i. op een verkeerde lezing van r.o. 11 van het bestreden arrest. Het hof heeft met de overweging dat "inzicht (a) het geschil van partijen niet (raakt)" kennelijk slechts tot uitdrukking willen brengen dat tussen partijen in confesso is dat enkel de toepassing van katalase, dus ongeacht de vraag naar het isotone karakter van de zoutoplossing, buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

32. Ook de motiveringsklacht van subonderdeel C.11 zal niet kunnen slagen. De omstandigheid dat op grond van dezelfde "inzichten", welke het hof aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, ook een ander oordeel denkbaar is, maakt het oordeel van het hof op zichzelf nog niet onbegrijpelijk.

33. Hetzelfde lot zal de motiveringsklacht van subonderdeel C.12 moeten treffen. 's Hofs oordeel berust op uitleg van de beschrijving van het octrooi en is dus feitelijk van karakter. Dit oordeel kan in cassatie niet met vrucht worden bestreden met de stelling dat ook een andere uitleg denkbaar is of zelfs meer voor de hand ligt.

34. Onderdeel D keert zich in vier subonderdelen tegen r.o. 13 van het bestreden arrest.

35. Wat subonderdeel D.15 betreft, verwijs ik naar hetgeen hierboven onder 17 is opgemerkt. Het onderdeel zal voor het overige reeds wegens gebrek aan belang moeten falen, nu het hof deze overweging ten overvloede heeft gegeven en de (andere) gronden waarop het hof zijn oordeel heeft gebaseerd in cassatie stand kunnen houden.

36. Onderdeel E is gericht tegen r.o. 14 van 's hofs arrest en strekt ten betoge dat het hof onjuist dan wel onbegrijpelijk heeft beslist door aan het door Ciba Geigy verzochte (voorlopig) deskundigenbericht geen gevolg te geven.

37. Het onderdeel is m.i. tevergeefs voorgesteld. Het miskent dat de rechter in kort geding zich weliswaar kán laten voorlichten door deskundigen, maar daartoe nimmer is gehouden. Vgl. HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 nt. DWFV en de gegevens vermeld in de conclusie OM (A-G Asser) onder 2.9.

38. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,