HR, 20-12-2013, nr. 10/00642

Nr. 10/00642

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 13 september 2013 (bij vervroeging)

Nadere conclusie inzake:

Mag Instrument Inc.,

tegen

1. Edco Eindhoven BV

2. PP Impex BV

1. Inleiding en procesverloop

1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als MAG en Edco c.s.

1.2. De zaak gaat over beweerdelijk onrechtmatige nabootsing door Edco c.s. van door Mag in het verkeer gebrachte ‘Mag-Lite’ zaklampen.

1.3. Deze zaak is terug bij de Hoge Raad na arrest van het Benelux-Gerechtshof d.d. 15 februari 2013 (zaaknr. BenGH: A 2011/4; ECLI: NL: XX: 2013: BZ4231; NJ 2013, 212). In dit arrest heeft het BenGH de door de Hoge Raad bij arrest van 28 oktober 2011 (ECLI: NL: HR: 2011: BR3059; NJ 2012, 604) gestelde prejudiciële vragen beantwoord.

1.4. Voor het procesverloop tot aan het arrest van het BenGH verwijs ik naar de onder 1.3 genoemde arresten. Na het arrest van het BenGH hebben beide partijen ter zitting van 19 april 2013 bij de Hoge Raad een nadere schriftelijke toelichting ingediend. Edco c.s. hebben ter zitting van 3 mei 2013 gedupliceerd.

1.5. In het arrest van 28 oktober 2011 heeft de Hoge Raad in rov. 5.2.6 - 5.2.7 ten aanzien van Mag’s auteursrechtelijke grondslag een motiveringsklacht gegrond bevonden. De in dit verband voorwaardelijk incidenteel ingestelde klacht van Edco c.s. werd door de Hoge Raad verworpen (rov. 5.2.8). De Hoge Raad verwierp voorts Mag’s principale klachten voor zover die op vormmerkbescherming waren gebaseerd (rov. 5.3.1 - 5.3.2).

1.6. Over de door Mag aan haar vorderingen ten grondslag gelegde ongeoorloofde mededinging (slaafse nabootsing), aan de orde in onderdeel III van het cassatiemiddel, heeft de Hoge Raad – met aanstondse verwerping van onderdeel III.2 – de zaak aangehouden tot na beantwoording van de eerder bedoelde door de Hoge Raad aan het BenGH gestelde prejudiciële – overgangsrechtelijke – vragen.

2. De prejudiciële vragen van de Hoge Raad en de beantwoording daarvan door het Benelux-Gerechtshof

2.1. De door de Hoge Raad in het arrest van 28 oktober 2011 gestelde prejudiciële vragen houden verband met (i) art. 14 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) en (ii) art. IV van het Protocol van Brussel van 20 juni 2002 houdende wijziging van die wet.

2.1.1. Artikel 14 lid 8 (oud) BTMW luidde:

‘Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging’.

In genoemd Protocol werd dit art. 14 lid 8 geschrapt.

2.1.2. Bij ditzelfde Protocol werd art. 14 lid 1 BTMW1.vernieuwd. In samenhang met de schrapping van art. 14 lid 8, kwam de nieuwe tekst te luiden (cursiveringen ten opzichte van het voordien geldende art. 14 lid 1 toegevoegd door mij, A-G):

Artikel 14.1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model. Onder gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben voor een van deze doeleinden.

De in de aanhef gecursiveerde woorden kwamen in art. 14 lid 1 (oud) BTMW niet voor.

Met de verderop gecursiveerde woorden is art. 14 lid 1 BTMW bij hetzelfde Protocol op enige andere punten vernieuwd (niet ten nadele, en mogelijk ten voordele van de modelrechthouder).

2.1.2. Het (overgangs-)artikel IV van het Protocol van Brussel van 20 juni 2002 luidt:

‘Artikel 14, onder 1, is niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kan verzetten tegen deze handelingen krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol.’

2.2. De vragen van de Hoge Raad waren:

1. Dient art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen moeten worden begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol?

2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, dient dan nochtans als regel van overgangsrecht te worden aangenomen dat artikel 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol?

2.3. De door het Benelux-Gerechtshof in antwoord op deze vragen gegeven verklaringen voor recht luiden:

Met betrekking tot de eerste vraag:

Art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel van 20 juni 2002, dient aldus te worden uitgelegd dat onder de in dat artikel genoemde handelingen niet zijn begrepen de handelingen waartegen de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten krachtens de tekst van art. 14 lid 8 BTMW, zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dat Protocol.

Met betrekking tot de tweede vraag:

Als regel van overgangsrecht moet worden aangenomen dat art. 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het in vraag 1 genoemde Protocol, niet van toepassing is op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW zoals dat gold vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Protocol.

3. Nadere beoordeling van Mag’s middelonderdelen III.1 en III.3

3.1. Het gerechtshof te Amsterdam had in rov. 5.13 van het bestreden arrest overwogen:

‘5.13. Ook de beweerdelijke slaafse nabootsing door PP Impex en Edco kan de vordering van Mag Instrument niet dragen. Art. 14 lid 8 BTMW zoals dat tot 1 december 2003 luidde, sloot het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Aangezien de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip is uitgebracht geldt die uitsluiting in deze zaak. Daarbij komt dat de Alu zaklamp — gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft — niet als een slaafse nabootsing van de Mag-Lite zaklampen kan worden aangemerkt.’

3.2. Onderdeel III.1 van Mag’s cassatiemiddel luidt:

‘ ’s Hofs oordeel is rechtens onjuist nu het hof (alleen) art. 14 lid 8 BTMW (oud, zoals dat gold tot 1 december 2003) toepast, althans toepast op het hele geschil, inclusief de vordering Edco en PP Impex te verbieden nog verder onrechtmatig te handelen jegens Mag Instrument (kort gezegd door de Mag-Lite zaklampen slaafs na te bootsen en/of slaafse nabootsingen te verhandelen; zie het petitum onder II en III en Conclusie van Repliek in conventie onder 6). Voor een beoordeling van deze vordering, die (op zijn vroegst) effectief wordt op het moment van de uitspraak, en zich overigens alleen uitstrekt tot de toekomst, dient het recht te worden toegepast zoals dat luidt op het moment dat arrest wordt gewezen, hetgeen het hof heeft miskend, net als het feit dat het hier toepasselijke recht (art. 3.16 BVIE) op het moment van wijzen van het arrest (20 oktober 2009) (juist) niet (langer) de regel kende zoals die tot 1 december 2003 in art. 14 lid 8 BTMW (oud) vervat was. Ook voor (de beoordeling van) alle overige vorderingen (met uitzondering van de vordering onder I) geldt dat art. 14 lid 8 BTMW (oud) niet aan toewijzing in de weg stond voor de periode vanaf 1 december 2003 (en zich uitstrekkend tot de toekomst), vanwege toepasselijkheid van art. 14 lid 1 BTMW zoals dit gold vanaf 1 december 2003 en vervolgens toepasselijkheid van het (materieel identieke) art. 3.16 BVIE, hetgeen het hof heeft miskend.’

3.3. Uit de beantwoording door het Benelux-Gerechtshof van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen blijkt dat onderdeel III.1 faalt, nu het uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. Het onderdeel heeft een zgn. onmiddellijke werking van het vervallen van art. 14 lid 8 BTMW en van de nieuwe aanhef (‘Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad…’) in het vernieuwde art. 14 lid 1 BTMW (thans: art. 3.16 BVIE) verdedigd. Het BenGH heeft evenwel anders beslist, in de richting van de zgn. eerbiedigende werking: art. 14 lid 1 BTMW, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002, is niét van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol (1 december 2003) was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich vóórdien niet kon verzetten tegen deze handelingen krachtens art. 14 lid 8 BTMW (oud).

3.4. Dat Mag zich niet op grond van art. 14 lid 8 (oud) daartegen kon verzetten, is gebleken uit de verwerping van Mag’s middelonderdeel III.2 in het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 (rov. 5.4.5 - 5.4.7).

NST Mag.

3.5. Aan het vorenstaande kan niet afdoen aan hetgeen Mag bij Nadere schriftelijke toelichting d.d. 19 april 2013 (hierna ook: NST-Mag) nog te berde heeft doen brengen. Ik loop de daar (in de punten 4.7 t/m 5.6) naar voren gebrachte argumenten nog na.

3.6. Vooreerst zij opgemerkt dat de NST-Mag herhaaldelijk als datum van inwerkingtreding van het Protocol van 20 juni 2002 noemt: 20 juni 2002. De datum van inwerkingtreding is echter (zoals ook in het arrest van het BenGH vermeld): 1 december 2003.

3.7.1. De nrs. 4.7 - 4.10 bevatten de stellingen:

- dat het BenGH – nu het in zijn arrest niet heeft aangegeven wat in de verklaring voor recht m.b.t. de tweede vraag wat onder ‘handelingen’ (of ‘gedragingen’, vgl. rov. 16) moet worden verstaan – aan de verwijzende rechter heeft overgelaten te preciseren tegen welke handelingen de rechthebbende zich krachtens het ongeschreven overgangsrecht niét kan verzetten op grond van het (door het BenGH in rov. 16 jo. rov. 15) genoemde beginsel van billijkheid en rechtszekerheid, en tegen welke handelingen de rechthebbende zich wél kan verzetten, omdat het een nieuwe handeling betreft van ná inwerkingtreding van het Protocol (nrs. 4.7 - 4.8);

- dat als uitgangspunt dient te gelden dat elke handeling een nieuwe handeling is, met inachtneming van de opsomming worden de afzonderlijke handelingen waartegen de modelhouder zich kan verzetten in art. 14 lid 1 BTMW (oud en nieuw, resp. art. 3.16 lid 2 BVIE): vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, lenen, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad houden (nr. 4.9);

- dat ten aanzien van iedere handeling steeds ware te beoordelen of dit een voortzetting is van een reeds ingezette handeling of dat het een nieuwe op zichzelf staande handeling betreft, en in aanmerking te nemen de vraag of de voorgezette handeling niet inmiddels redelijkerwijs had kunnen worden beëindigd (nr. 4.10).

3.7.2. Deze stellingen kunnen niet afdoen aan het falen van middelonderdeel III.1 zoals bij de Hoge Raad voorgedragen en zoals zij door de Hoge Raad blijkens de prejudiciële vraagstelling – en ook door partijen in het kader van de procedure bij het BenGH – zijn opgevat2.; wat er overigens van de inhoud van deze stellingen zij.

3.7.3. Over die inhoud merk ik nog het volgende op. Voor zover Mag daarmee wil verdedigen dat de vervaardiging, aanbieding, enz. van nieuwe partijen voortbrengselen (hier: zaklampen) ná de datum van inwerkingtreding van het Protocol niet onder de Verklaring voor recht van het BenGH met betrekking tot de tweede vraag begrepen zouden zijn3., berust dat m.i. klaarblijkelijk op een onjuiste lezing daarvan: niet alleen wat de tekst betreft (‘handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol was begonnen’), als naar de strekking blijkens rov. 16 (‘billijkheid en rechtszekerheid voor degene die onder voorheen bestaande regelgeving rechtmatig een gedraging is gaan verrichten die onder de nieuwe regelgeving inbreukmakend is’), en rov. 15 (verwijzing naar daargenoemde regelingen, waaronder het voorgebruiksrecht). Het gaat er om dat de ondernemer die ten tijde van het beginnen van de exploitatie van een object zulks rechtmatig deed, met die exploitatie mag doorgaan niettegenstaande later aan een derde toegekende (immateriële) rechten, waarmee die exploitatie – zonder deze overgangsregeling – onrechtmatig zou zijn. Hierbij valt nog te bedenken dat met het opzetten van een productielijn (op een tijdstip waarin het later ingevoerde recht nog niet bestond) aanzienlijke investeringen kunnen zijn gemoeid, die later moeten – en mogen – gaan renderen.

3.8. In het licht van het vorenstaande faalt ook het argument onder 4.11. Voor zover in het Benelux-recht gesproken kan worden van een ‘hoofdregel van onmiddellijke werking’ is een door de ST-Mag punt 4.12 gepostuleerde regel van (Benelux-)recht dat een uitzondering op die hoofdregel ‘beperkt moet worden uitgelegd’ mij niet bekend.

3.9. In de punten 5.2 - 5.6 NST-Mag worden toespitsingen voor de onderhavige zaak geformuleerd, die op de in de punten 4.7 - 4.12 vermelde uitgangspunten gebaseerd zijn. Nu die uitgangspunten, naar hierboven bleek, m.i. ondeugdelijk zijn, behoef ik op die nrs. 5.2 - 5.6 nauwelijks meer afzonderlijk in te gaan.

3.10.1. Punt 5.3 NST-Mag doet een beroep op een (nader) evenredigheidsbeginsel dat zou meebrengen dat de overgangsperiode (in elk geval) niet meer dan 7 jaar zou mogen bedragen. Hiervoor is in het dictum en in de overwegingen van het BenGH geen aanknopingspunt te vinden: het door het BenGH genoemde rechtszekerheidsbeginsel wijst veeleer in andere richting4..

3.10.2. Is een onderbouwing voor Mag’s hier bedoelde stelling te vinden in het door haar aangehaalde arrest HvJEU 27 januari 2011, C-168/09 (Flos/Semarero)? Het arrest heeft betrekking op art. 17 van de Modellenrecht-richtlijn 98/71/EG. Dat artikel gaat over de mogelijkheid van cumulatie van auteursrecht met modellenrecht. Gegeven een door het HvJEU in het arrest op basis van dit artikel 17 aangenomen verplichting om niet-ingeschreven modellen die aan de algemene auteursrechtdrempel volgens de (latere) Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG voldoen (alsnog of wederom) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen, wees het HvJEU in dit verband inderdaad een nationale overgangsrechtelijke uitsluiting resp. een overgangsperiode van 10 jaar als (vermoedelijk) onevenredig van de hand.

3.10.3. Daarbij was echter, als gezegd, uitgangspunt voor het HvJEU een uit art. 17 van de Modellenrichtlijn afgeleide verplichting om niet-ingeschreven modellen die aan de algemene auteursrechtdrempel voldoen (alsnog of wederom) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen.

Van een verplichting om niet-ingeschreven modellen (mede) op basis van het recht inzake de ongeoorloofde mededinging te beschermen, is in Richtlijn 98/71/EG evenwel geen sprake. Artikel 16 van de Richtlijn laat dit geheel aan de lidstaten over. Daarom gaat Mag’s beroep op het arrest Flos/Semarero niet op.

3.11.1. In punt 5.5 zoekt Mag een argument voor een beperking van een overgangsrechtelijke vrijheid voor rechtmatige gebruikers in een uitlating van de minister van justitie in de context van het overgangsrecht bij de duurverlenging van het auteursrecht.

3.11.2. Volgens Richtlijn 93/98/EEG werd, kort gezegd de duur van het auteursrecht met 20 jaar verlengd. Artikel 10 lid 3 van die richtlijn bepaalde in dit verband: ‘De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om met name de verworven rechten van derden te beschermen’. Dit leidde tot (onder meer) de overgangsbepaling van 51 lid 4 Aw:

‘Hij die met betrekking tot een werk, waarvan de beschermingstermijn vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel was verstreken en waarop met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel deze wet weer van toepassing is, vóór 24 november 1993 rechtmatig exploitatiehandelingen heeft verricht, is bevoegd deze exploitatiehandelingen met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel voort te zetten.’

3.11.3. De door Mag geciteerde opinie van de Nederlandse minister van justitie5.:

‘Dit vierde lid laat echter niet toe dat na 1 juli 1995 nog nieuwe opdrachten van dezelfde aard worden gegeven zonder toestemming van de rechthebbende op het werk’

is een opinie, geen regel van recht.

Annotatie Huydecoper.

3.12.1. Aan mijn bevindingen in nrs. 3.3 - 3.4 kan m.i. ook niet afdoen hetgeen J.L.R.A. Huydecoper in zijn annotatie onder het arrest van het BenGH in BIE 2013, nr. 55, p. 176 (kritisch) heeft opgemerkt.

3.12.2. Huydecoper onderschrijft (op p. 179-180) het door het Benelux-Gerechtshof aan Unierechtelijke en Benelux-IE-regelgeving ontleende beginsel voor zover het gaat om (inderdaad) intellectuele eigendomsrechten. Hij vervolgt:

‘In de ongeoorloofde mededinging, daarentegen, ligt de nadruk er op dat de handelwijzen die door dat leerstuk worden verboden onbetamelijk zijn, en daarom rechtens ongeoorloofd. […] In het leerstuk van de ongeoorloofde mededinging ligt de klemtoon ook minder eenzijdig op bescherming van de concurrent die de ander aanspreekt. […] Voor het leerstuk van de slaafse nabootsing is dat in elk geval wel zo: het gaat daar om het ongerechtvaardigd teweeg brengen van verwarring bij het publiek. […] Bij een dergelijke norm, is men daarom geneigd te denken, komt terugwerkende kracht veel eerder in aanmerking dan bij de regels van intellectuele eigendom waar ik zojuist op doelde. […] Een regel die het verwarring wekken verder voor onbepaalde tijd toelaat, gaat wat dat betreft zeker te ver. En zo’n regel lijkt het BenGH wel te hebben aanvaard.’

3.12.3. Voor zo’n redenering is uit een oogpunt van klassieke dogmatiek (en uit een oogpunt van welsprekendheid) iets te zeggen. Er is echter ook nogal wat tégen te zeggen.

Het effect van de bescherming tegen slaafse nabootsing wijkt, niettegenstaande de afwijkende dogmatische grondslag, in wezen niet af van bescherming door een IE-recht.6.

Omgekeerd is (mogelijke) ‘verwarring bij het publiek’ in wezen een doorslaggevend criterium bij beoordeling van ontoelaatbare gelijkenis als het gaat om wettelijke IE-rechten waarop Huydecoper het oog heeft: zoals auteursrecht, modellenrecht en (vorm-) merkenrecht. Daaraan kan de andere terminologie in deze specifieke IE-wetten niet afdoen.7.

Door die bril bezien, is de ‘verwarring bij het publiek’, zoals door de Hoge Raad in zijn slaafse-nabootsingsjurisprudentie als deelcriterium gehanteerd – zij speelt géén rol indien de verwarringwekkende gelijkenis betrekking heeft op elementen die bijdragen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product – juist niét een rechtsgrond voor de bescherming, maar een (technisch-juridische) maatstaf of er sprake is van een zodanige gelijkenis, dat die de concurrent überhaupt een reden tot klagen kan geven. De rechtsgrond is veeleer: onbetamelijk profiteren, en die rechtsgrond ligt weer in het verlengde van de rechtsgrond voor de boven bedoelde IE-rechten.

De kritiek van Huydecoper op het arrest van het BenGH kan mij dus niet overtuigen.

Onderdeel III.3 van Mag’s cassatiemiddel.

3.13. Wat – ten slotte – onderdeel III.3 van Mag’s cassatiemiddel betreft, strekte mijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 reeds tot gegrondbevinding, echter onder de aantekening dat het belang van Mag daarbij zou ontbreken als onderdeel III.1 zou falen. Daar blijf ik bij.

4. Conclusie

Mijn nadere conclusie strekt:

- in het principale beroep tot vernietiging van het bestreden arrest, doch uitsluitend voor zover de Hoge Raad die in rov. 5.2.7 van het arrest van 28 oktober 2011 (ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag) al heeft aangekondigd; met verwerping van Mag’s principale beroep voor het overige,

- in het incidentele beroep: tot verwerping, overeenkomstig rov. 5.2.8 van het arrest van 28 oktober 2011.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

A-G i.b.d.