Rb. Den Haag, 05-07-2017, nr. C/09/497516 / HA ZA 15-1131

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/497516 / HA ZA 15-1131

Vonnis van 5 juli 2017

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap

G-STAR RAW C.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TM25 HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat voorheen mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage, thans

mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht

BRANDZBASE GMBH,

gevestigd te Oberhausen (Duitsland),

advocaat voorheen mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

2. de vennootschap naar buitenlands recht

TOPSTREETWEAR.COM GMBH,

gevestigd te Oberhausen (Duitsland),

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

3. de vennootschap naar buitenlands recht

YUKKA LIMITED,

gevestigd te Bradford (Verenigd Koninkrijk),

advocaat voorheen mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

gedaagden.

Eiseressen worden hierna G-Star en TM25 genoemd en gezamenlijk (in enkelvoud) aangeduid als G-Star c.s. Gedaagden worden hierna Brandzbase, Topstreetwear en Yukka genoemd en gezamenlijk (in enkelvoud) aangeduid als Topstreetwear c.s. voor zover zij hetzelfde standpunt hebben ingenomen.

Namens G-Star c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Dijkman, advocaten te Amsterdam. Namens Brandzbase, Topstreetwear en Yukka is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. M.E. Verwoert, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

G-Star c.s.

G-Star c.s. vordert bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Topstreetwear c.s. te bevelen om:

Topstreetwear c.s. te bevelen om binnen vier weken na betekening van dit vonnis op eigen kosten de totale bij haar en de met haar verbonden rechtspersonen in de Europese Gemeenschap in voorraad zijnde hoeveelheid inbreukmakende kleding, alsmede de retour ontvangen inbreukmakende kleding, te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om aan de advocaat van G-Star c.s. een kopie te sturen van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder;

Topstreetwear c.s. te bevelen aan G-Star c.s. per overtreding van elk van de onder sub A t/m D bedoelde bevelen een dwangsom te betalen van € 20.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend, dan wel, voor overtredingen van het onder A genoemde bevel, ter keuze van G-Star c.s. € 2.000,- per inbreukmakend kledingstuk;

Topstreetwear c.s. te veroordelen aan G-Star c.s. te vergoeden alle door G-Star c.s. als gevolg van het inbreukmakend, dan wel onrechtmatig handelen geleden schade, nader op te maken bij staat; en

Topstreetwear c.s. te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv4..

G-Star c.s. legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. G-Star c.s. brengt sinds 1996 onder meer kleding op de markt onder de merken G-STAR RAW en RAW. Het merk RAW heeft een verhoogd onderscheidend vermogen en is een bekend merk zoals volgt uit diverse marktonderzoeken.

Topstreetwear en Brandzbase bieden de kleding en accessoires weergegeven in 2.6 te koop aan in onder meer de Benelux, Duitsland en Engeland via de websites www.topstreetwear.com en www.magicstreetwear.co.uk. Yukka biedt deze aan via www.yuka.co.uk. De websites www.rawblue.eu en www.rawblue.de bevatten informatie over Raw Blue en op die websites wordt Brandzbase genoemd. Voor zover al niet sprake is van het daadwerkelijk aanbieden van inbreukmakende kleding in de Benelux door alle gedaagden geldt dat in ieder geval sprake is van dreigende inbreuk.

De kleding en accessoires weergegeven in 2.6 zijn inbreukmakend. Door gebruik te maken van de tekens Raw en Raw Blue maakt Topstreetwear c.s. inbreuk op de merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub a UMVo5.dan wel artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE6.. Voor zover deze tekens niet identiek zijn aan de merken is sprake van (indirect) verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 1 sub b UMVo dan wel artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het teken Raw Blue stemt visueel, auditief en begripsmatig overeen met de merken en wordt gebruikt voor soortgelijke waren, namelijk kleding (urban streetwear). Daarnaast is sprake van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c UMVo dan wel artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. RAW en G-Star RAW zijn bekende merken en Topstreetwear c.s. trekt door het gebruik van haar tekens ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan de reputatie respectievelijk het onderscheidende vermogen van die merken. Voor zover geoordeeld mocht worden dat Topstreetwear c.s. de tekens gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten dan is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

De voormelde gedragingen van Topstreetwear c.s. kwalificeren tevens als onrechtmatige daad omdat Topstreetwear c.s. aanhaakt aan RAW (herkomstaanduiding en concept) dat een eigen gezicht heeft in de markt. Daardoor veroorzaakt Topstreetwear c.s. verwarring en verwatering van de merken.

G-Star c.s. heeft schade geleden en lijdt nog schade door de merkinbreuken en het onrechtmatig handelen.

Topstreetwear c.s. voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Uniemerken is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 5 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid is beperkt tot Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken is deze rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De rechtbank is op grond van laatstgenoemd artikel ook relatief bevoegd omdat de gestelde inbreuk ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.

Merken

Ter zitting heeft G-Star c.s. desgevraagd bevestigd zich te beroepen op de elf merken in de dagvaarding (zie 2.3 en 2.4). De rechtbank stelt echter vast dat G-Star c.s. haar vorderingen - zowel in de dagvaarding als tijdens de comparitie van partijen - uitsluitend voor de vier RAW-merken heeft onderbouwd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere dan de RAW-merken zullen deze als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen.

Gewraakte kleding

G-Star c.s. heeft in de dagvaarding gesteld dat de kleding weergegeven in 2.6 inbreuk maakt op haar RAW-merken. Die kleding is onder te verdelen in de volgende categoriëen: (i) vier caps voorzien van het teken Raw Blue, (ii) de grijze jas met oranje strepen met op borsthoogte op het linkervoorpand ‘ONLY1RAW’ en (iii) de overige kleding voorzien van het teken Raw Blue. Deze drie categorieën worden hierna afzonderlijk aangeduid als de Raw Blue caps, de Only1Raw jas en de Raw Blue kleding en gezamenlijk als de gewraakte kleding.

In de pleitnota heeft G-Star c.s. nog andere voorbeelden opgenomen van kleding en accessoires van het merk Raw Blue waarvan zij tijdens de comparitie heeft gesteld dat ook die voorbeelden inbreuk maken op de RAW-merken. Topstreetwear heeft daar terecht bezwaar tegen gemaakt omdat zij voor het eerst ter zitting met de voorbeelden is geconfronteerd en daar dus niet naar behoren op heeft kunnen reageren. De rechtbank stelt vast dat G-Star c.s. de voorbeelden als nadere producties tot twee weken voor de comparitie in het geding had kunnen brengen (conform instructies in het tussenvonnis waarbij de comparitie van partijen is bepaald) maar dit niet heeft gedaan. G-Star c.s. heeft ook geen grond aangevoerd waarom zij pas ter zitting daar mee is gekomen. De rechtbank zal de voorbeelden uit de pleitnota van G-Star c.s. dan ook buiten beschouwing laten in de procedure tegen Topstreetwear. Zij doet dat ook in de procedures tegen Yukka en Brandzbase. Yukka en Brandzbase werden tot en met voornoemde twee weken vóór de comparitie vertegenwoordigd door mr. Verwoert en hebben derhalve kennis kunnen nemen van de nadere producties van G-Star c.s. Na die datum hoefden zij geen nadere producties meer te verwachten.

Verhandeling in Nederland

Vast staat dat Topstreetwear onder meer in Nederland de gewraakte kleding verhandelt (zie 2.6). Brandzbase en Yukka hebben bij conclusie van antwoord betwist dat zij betrokken zijn bij de verhandeling van die kleding in Nederland. G-Star c.s. heeft bij gelegenheid van de comparitie van partijen genoegzaam nader onderbouwd dat zulks wel het geval is. Brandzbase en Yukka die ter comparitie niet waren vertegenwoordigd, hebben deze nadere onderbouwing van het verhandelen in Nederland niet weersproken. Het verweer van Brandzbase en Yukka dat zij niet betrokken zijn bij de verhandeling van de gewraakte kleding in de Nederland en dat de vorderingen jegens hen reeds om die reden moeten worden afgewezen, wordt derhalve verworpen.

Voorgebruik

Topstreetwear c.s. heeft de gestelde merkinbreuk allereerst betwist met een beroep op voorgebruik van het teken Raw Blue in de periode dat RAW nog niet door G-Star c.s. als woordmerk was ingeschreven, stellende dat [A] dan wel KS Trading oudere rechten heeft in elke lidstaat van de Europese Unie dan G-Star c.s. Anders dan G-Star c.s. meent, is dit verweer niet tardief omdat Topstreetwear c.s. die stelling reeds in de conclusie van antwoord heeft ingenomen.

Topstreetwear c.s. betwist met haar verweer, zo begrijpt de rechtbank, de geldigheid van de RAW-merken in die zin dat G-Star c.s. haar merken gelet op het voorgebruik van Topstreetwear c.s. te kwader trouw zou hebben gedeponeerd. Wat betreft de RAW-Uniemerken faalt dat verweer evenwel al omdat zij, zoals artikel 99 UMVo vereist, geen eis in reconventie heeft ingesteld ter nietigverklaring van de betreffende RAW-Uniemerken. Wat betreft de RAW-Beneluxmerken faalt het verweer ook, reeds omdat Topstreetwear c.s. niet heeft gesteld dat voor de Benelux is voldaan aan de vereisten van artikel 2.4 onder f BVIE. Gelet hierop, komt de rechtbank niet toe aan het bewijsaanbod van Topstreetwear c.s. om getuigen te horen die kunnen verklaren over het eerste gebruik van het teken/merk RAW BLUE in de Benelux.

Misbruik van recht

Topstreetwear c.s. heeft aangevoerd dat de vorderingen van G-Star c.s. moeten worden afgewezen wegens misbruik van recht omdat in Duitsland al over materieel dezelfde rechtsvraag is geprocedeerd. De rechtbank verwerpt dit verweer.

Het feit dat de Duitse rechter heeft beslist dat het teken Raw Blue/Uniemerk RAW BLUE geen inbreuk maakt op (onder meer) het eerste Uniewoordmerk RAW brengt, anders dan Topstreetwear c.s. stelt, niet mee dat het instellen van de inbreukvorderingen misbruik van recht oplevert. G-Star c.s. heeft er terecht op gewezen dat het arrest van het Oberlandesgericht Düsseldorf niet is gewezen tussen partijen in de onderhavige procedure en zodoende in de onderhavige zaak geen gezag van gewijsde toekomt. Daarvan uitgaande, heeft G-Star c.s. een legitiem belang om ten aanzien van Topstreetwear c.s. vastgesteld te krijgen of het gebruik dat zij maakt van het teken Raw Blue inbreuk maakt op de RAW-merken.

Uitspraak Oberlandesgericht Düsseldorf

Topstreetwear c.s. betwist dat sprake is van inbreuk op de RAW-merken met een beroep op het oordeel van het Oberlandesgericht Dusseldorf dat mede is gebaseerd op het eerste Uniewoordmerk RAW. Dat verweer slaagt voor wat betreft het gebruik van het teken Raw Blue/het Uniemerk RAW BLUE op de Raw Blue kleding maar niet voor de Raw Blue caps en de Only1Raw jas. De rechtbank licht dit hierna toe.

De rechtbank stelt voorop dat in de considerans van de UMVo7.voor zover relevant het volgende is opgenomen:

“(3) (…) is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Uniemerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie. Dit beginsel, namelijk dat het Uniemerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.

(17) Voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Uniemerk en parallelle nationale merken. Wanneer de vorderingen in dezelfde lidstaat worden ingesteld, moeten de middelen daartoe worden gezocht in de nationale procedurevoorschriften, die door de onderhavige verordening onverlet worden gelaten, terwijl het, wanneer de vorderingen in verschillende lidstaten worden ingesteld, nuttig lijkt zich te laten leiden door de bepalingen over aanhangigheid en samenhang in Verordening (EG) nr. 44/2001.”

- Raw Blue kleding

Met bovengenoemde uitgangspunten in de considerans van de UMVo is niet te verenigen dat een gerecht voor het Uniemerk van een lidstaat van de Europese Unie opnieuw oordeelt over een rechtsvraag die door een ander gerecht voor het Uniemerk is beoordeeld voor de gehele Europese Unie. Topstreetwear c.s. heeft er terecht op gewezen dat die situatie zich hier voor doet. Het Oberlandesgericht had te beoordelen of het teken Raw Blue zoals dit als Uniewoordmerk RAW BLUE is gedeponeerd inbreuk maakt in de Europese Unie op het eerste Uniewoordmerk RAW voor kleding. Het Oberlandesgericht oordeelde dat dit niet het geval is. In de onderhavige procedure ligt dezelfde rechtsvraag voor, namelijk of de Raw Blue kleding waarop het teken Raw Blue/het Uniewoordmerk RAW BLUE wordt gebruikt inbreuk maakt op de RAW-merken (waaronder het eerste Uniewoordmerk RAW). Bij die kleding worden de twee elementen Raw en Blue steeds naast elkaar dan wel onder elkaar gebruikt, in dezelfde lettertypes, in dezelfde grootte en met dezelfde nadruk, met in één geval gebruik van een klein beeldelement tussen Raw en Blue. Of te wel op een wijze die valt onder gebruik van het Uniewoordmerk RAW BLUE. G-Star c.s. heeft ook niet aangevoerd dat dit gebruik van het teken anders is dan aan de orde in de procedure in Duitsland. Het oordeel van het Oberlandesgericht Düsseldorf - een gerecht voor het Uniemerk van tweede aanleg, dus een hogere rechterlijke instantie dan deze rechtbank - dient dan ook richtinggevend te zijn bij de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen die voorliggen in deze procedure.8.

Het feit dat de vorderingen in deze Nederlandse procedure niet dezelfde partijen betreffen als in de Duitse procedure, waar G-Star c.s. op heeft gewezen, maakt dit niet anders. Topstreetwear c.s. heeft toegelicht dat eisers in de Duitse procedure en gedaagden in deze procedure gelieerd zijn. [A] (gedaagde in vrijwaring in reconventie), de houder van het Uniewoordmerk RAW BLUE verhandelde ten tijde van de Duitse procedure middels R.B. Europe GmbH (gedaagde in reconventie) kleding van het merk Raw Blue. Na het faillissement van R.B. Europe GmbH heeft hij verhandeling van kleding van het merk Raw Blue voortgezet via de door hem opgerichte ondernemingen Topstreetwear, Brandzbase (waar hij inmiddels geen eigenaar meer van is) en Yukka, de gedaagden in deze procedure.

G-Star c.s. heeft nog gewezen op specifieke feiten en omstandigheden van de onderhavige procedure en betoogd dat gelet daarop in deze procedure toch dient te worden afgeweken van het oordeel van de Duitse appelrechter. De argumenten van G-Star c.s. falen. De rechtbank licht dit hierna toe.

G-Star c.s. heeft ten eerste aangevoerd dat in de Duitse procedure voor de beoordeling van de beschermingsomvang van de ingeroepen merken, waaronder het eerste Uniemerk RAW, is uitgegaan van het zogenaamde Kollisionspunkt tussen de ingeroepen merken en het gewraakte teken (volgens G-Star c.s. is dat de dag dat het geschil een aanvang nam). In de Duitse procedure is als Kollisionspunkt uitgegaan van de depotdatum (23 januari 2006) van het Uniewoordmerk RAW BLUE van [A] . Volgens G-Star c.s. is dat een ex tunc beoordeling die wat de beschermingsomvang van de ingeroepen rechten betreft geen rekening lijkt te houden met inburgering, terwijl in de Nederlandse procedure de inbreuken ex nunc dienen te worden beoordeeld.

Waar G-Star c.s. kennelijk op doelt, is dat in haar optiek de rechtbank in de onderhavige procedure de beschermingsomvang (het onderscheidend vermogen) van het eerste Uniewoordmerk RAW opnieuw en dan naar de huidige stand van zaken dient vast te stellen. Daarbij wijst zij op een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 22 maart 20169.waarin het hof oordeelde dat het eerste Uniewoordmerk RAW als gevolg van intensief gebruik thans een sterk onderscheidend vermogen heeft.

De rechtbank verwerpt die stelling. Weliswaar is het zo dat afhankelijk van de aard van het geschil en de vordering (algemeen geformuleerd of niet) de rechter niet alleen de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het gewraakte handelen, maar ook die ten tijde van zijn uitspraak in aanmerking dient te nemen.10.Echter, zoals hiervoor overwogen, is het thans gewraakte gebruik van het teken Raw Blue op de Raw Blue kleding al beoordeeld. In zoverre is van nieuw of ander gebruik van het teken Raw Blue dat dient te worden beoordeeld als een nieuwe inbreuk met inachtneming van wijzigingen in het onderscheidend vermogen van de RAW-merken dan ook geen sprake.

G-Star c.s. heeft ten tweede aangevoerd dat sprake is van een andere situatie omdat zij een verbod vraagt voor de Benelux/Nederland. Zij miskent daarmee dat het oordeel van het Oberlandesgericht is gegeven voor de gehele Europese Unie dus ook voor de Benelux/Nederland. In dat verband is niet relevant of R.B. Europe GmbH of [A] destijds al dan niet kleding verhandelde in Nederland (dat betoogt Topstreetwear c.s. overigens wel met een beroep op de diverse verklaringen en stukken die zij heeft overgelegd) dan wel op welk moment Topstreetwear c.s. die verhandeling heeft voortgezet.

- Raw Blue caps en Only1Raw jas

Wat betreft de Raw Blue caps en de Only1Raw jas ligt dit anders. G-Star c.s. heeft daarvan terecht betoogd dat gebruik van het teken Raw Blue dan wel Raw op die kledingstukken niet dezelfde rechtsvraag betreft als beoordeeld door het Oberlandesgericht Düsseldorf. Het gebruik van het teken Raw Blue op de voorzijde van de caps wijkt af van het Uniewoordmerk RAW BLUE omdat op de caps het element Raw in grote brede letters veel prominenter wordt gebruikt dan het element Blue in kleine smalle letters. Het element Blue komt in het teken Only1Raw dat wordt gebruikt op de jas niet eens voor. Ook daarvoor geldt dan ook dat geen sprake is van gebruik van het Uniewoordmerk RAW BLUE. Topstreetwear c.s. heeft weliswaar betwist dat zij thans op andere wijze gebruik maakt van het teken Raw Blue dan ten tijde van de Duitse procedure maar dat neemt niet weg dat het Oberlandesgericht niet op concreet gebruik is ingegaan in zijn uitspraak. Dat betekent dat bij de Raw Blue caps en de Only1Raw jas geen sprake is van dezelfde rechtsvraag als aan de orde in de Duitse procedure. De rechtbank zal de gestelde merkinbreuk bij die twee vormen van gebruik dan ook zelfstandig dienen te beoordelen.

Inbreuk

- de Raw Blue kleding

Hiervoor heeft de rechtbank overwogen dat de uitspraak van het Oberlandesgericht Düsseldorf richtinggevend is. De rechtbank zal die uitspraak volgen en oordeelt zodoende dat de Raw Blue kleding geen inbreuk maakt op het eerste Uniewoordmerk RAW.

G-Star c.s. heeft terecht niet aangevoerd dat de rechtbank met haar beroep op de drie andere RAW-merken waaronder twee Beneluxmerken, die later zijn gedeponeerd dan het eerste Uniewoordmerk RAW tot een andere oordeel zou moeten komen. Er is sprake van dezelfde feitelijke situatie als in de Duitse procedure. De drie jongere RAW-merken zijn identiek aan en zijn voor zover relevant ingeschreven voor dezelfde waren in klasse 25 als het eerste Uniewoordmerk RAW. Nu het geharmoniseerde Beneluxmerkenrecht wat betreft de inbreukbepalingen overeenstemt met het Uniemerkenrecht is er ook rechtens geen aanleiding wat betreft de twee Beneluxwoordmerken RAW anders te oordelen. Tot slot acht de rechtbank het ook uit het oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid aangewezen om het oordeel van het Oberlandesgericht Düsseldorf te volgen voor zover het de drie jongere RAW-merken betreft.

- de Raw Blue caps

Topstreetwear c.s. heeft voor alle kleding en accessoires voorzien van het teken Raw Blue - dus ook wat betreft de Raw Blue caps - subsidiair betwist dat sprake is van merkinbreuk ‘sub a, b, c en d’ (dat laatste voor wat betreft de ingeroepen Beneluxmerken). Het verweer ‘sub b’ faalt.

De rechtbank stelt voorop dat de merkhouder op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo en artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE het recht heeft het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk ‘sub b’ is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

De rechtbank beoordeelt de gestelde merkinbreuk naar het moment van het instellen van de onderhavige procedure. Noch G-Star c.s. noch Topstreetwear c.s. heeft gesteld op welke eerdere datum de Raw Blue caps in Nederland zijn verhandeld dan wel aangeboden.

Het relevante publiek bestaat uit jonge urban consumenten, zo is tussen partijen niet in geschil.

G-Star c.s. heeft gesteld dat haar RAW-merken een groot onderscheidend vermogen hebben onder verwijzing naar het arrest van gerechtshof Den Haag van 22 maart 201611.en onder overlegging van marktonderzoeken en informatie over het gebruik van de RAW-merken, de omzet van G-Star c.s. en advertentiebudgetten die dateren van na 2006. Topstreetwear c.s. heeft betwist dat de RAW-merken een groot onderscheidend vermogen hebben, aanvoerende dat G-Star c.s. niet heeft onderbouwd dat de RAW-merken ten tijde van het Kollisionspunkt in 2006 een groot onderscheidend vermogen hadden. De rechtbank verwerpt de stelling van Topstreetwear c.s. Hiervoor heeft de rechtbank reeds vastgesteld dat zij de merkinbreuk ex nunc zal beoordelen. Dat betekent dat voor het onderscheidend vermogen dient te worden uitgegaan van de huidige situatie en niet van het Kollisionspunkt in 2006. Dat de RAW-merken op dit moment een groot onderscheidend vermogen hebben, heeft Topstreetwear c.s. niet gemotiveerd betwist. De rechtbank neemt dan ook aan, zoals het Gerechtshof Den Haag recent heeft vastgesteld, dat de RAW-merken voor kleding thans een inherent onderscheidend vermogen hebben dat door gebruik substantieel is versterkt.

Topstreetwear c.s. gebruikt het teken Raw Blue zoals weergegeven op de Raw Blue caps (zie 2.6). Naar het oordeel van de rechtbank vertoont dat teken door de wijze waarop het is gebruikt grote overeenstemming met de RAW-merken. Beide elementen Raw en Blue worden op de voorzijde van de caps gebruikt. Echter het element Raw is weergegeven in grote brede hoofdletters en wordt zeer prominent gebruikt op de voorzijde boven de klep. Dit element Raw stemt auditief, visueel en begripsmatig overeen met de RAW-merken. Daaronder staat in veel kleinere en smallere letters het element Blue. Dit element wijkt weliswaar af van de RAW-merken, echter het element Blue valt bij eerste oogopslag nauwelijks op. Dit zorgt voor een heel ander beeld dan het gebruik van het teken Raw Blue op de Raw Blue kleding.

Niet in geschil is dat het teken Raw Blue op de Raw Blue caps wordt gebruikt voor hoofddeksels waarvoor de RAW-merken onder meer zijn ingeschreven.

Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken Raw Blue zoals gebruikt op de Raw Blue caps en de RAW-merken, het substantieel versterkte onderscheidend vermogen van de RAW-merken en het feit dat Topstreetwear c.s. het teken Raw Blue gebruikt voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor G-Star c.s. haar merken heeft ingeschreven, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van het teken Raw Blue op de caps bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de caps verhandeld onder het teken afkomstig zijn van G-Star c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat G-Star c.s. op de een of andere manier, vanwege een economische band met Topstreetwear c.s. iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden waren (indirecte verwarring).

Het voorgaande betekent dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo danwel artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

De overige aangevoerde grondslagen voor inbreuk op de RAW-merken behoeven voor wat betreft de Raw Blue caps geen nadere bespreking meer.

- de Only1Raw jas

Topstreetwear c.s. heeft de gestelde merkinbreuk door het gebruik van het teken Raw op de Only1Raw jas niet betwist anders dan met het hiervoor verworpen beroep op voorgebruik, misbruik van recht en het arrest van het Oberlandesgericht Düsseldorf. De rechtbank beoordeelt ook deze gestelde merkinbreuk naar het moment van het instellen van de procedure omdat eerdere verhandeling niet is gesteld.

G-Star c.s. heeft onweersproken aangevoerd dat gelet op het grote onderscheidend vermogen van de RAW-merken, de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming tussen het teken Raw op de Only1Raw jas en de RAW-merken verwarringsgevaar te duchten is. De rechtbank is dan ook van oordeel dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo danwel artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. Ook hier behoeven de overige aangevoerde grondslagen voor de inbreuk op de RAW-merken geen nadere bespreking.

Onrechtmatige daad

G-Star c.s. stelt dat Topstreetwear c.s. ook onrechtmatig handelt jegens G-Star c.s. en voert daartoe aan dat nabootsing van onderscheidingsmiddelen op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek niet is toegestaan wanneer verwarring of verwatering te duchten is. G-Star c.s. onderbouwt haar vordering daarmee feitelijk met dezelfde argumenten als de gestelde merkinbreuk die ten aanzien van de Raw Blue kleding reeds zijn verworpen. Wat de Raw Blue caps en de Only1Raw jas betreft, heeft G-Star c.s. niet gesteld dat en zo ja welk belang zij heeft bij toewijzing van de verbodsvordering op de grondslag onrechtmatige daad naast merkinbreuk. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige daad zijn deze dan ook niet toewijsbaar.

Vorderingen

De rechtbank heeft hiervoor geoordeeld dat Topstreetwear c.s. met het verhandelen van de Raw Blue caps en de Only1Raw jas inbreuk heeft gemaakt op de RAW-merken, waarvan G-Star (en niet TM25) merkhouder is. Gelet hierop zullen de vorderingen voor zover ingesteld door TM25 worden afgewezen. Het bevel merkinbreuk te staken, is gelet hierop enkel jegens G-Star toewijsbaar als nader in het dictum bepaald voor de Uniemerken RAW voor Nederland en voor de Beneluxmerken RAW voor de Benelux. Het bevel is toegespitst op de inbreukmakend geoordeelde producten, te weten het gebruik op kleding, hoofddeksels of schoeisel van (i) het teken Raw Blue op een wijze die overeenstemt met gebruik van dat teken op de Raw Blue caps, en/of van (ii) het teken Only1Raw op een wijze die overeenstemt met het gebruik van dat teken op de Only1Raw jas. Topstreetwear c.s. heeft onweersproken betwist dat zij deel uitmaakt van in concernverband gelieerde vennootschappen. De vordering het inbreukverbod ook op te leggen aan gelieerde vennootschappen wordt reeds op die grond afgewezen.

De gevorderde opgave is toewijsbaar. Omdat G-Star c.s. niet heeft gesteld sinds wanneer de Raw Blue caps en de Only1Raw jas worden verhandeld, zal de verplichting tot het doen van opgave worden beperkt tot de periode vanaf 1 augustus 2015 (of te wel vanaf een korte periode vóór het uitbrengen van de dagvaarding). De gevorderde inschakeling van een onafhankelijke registeraccountant zal worden afgewezen. Hetgeen van de accountant wordt verlangd, komt neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt een opdracht voor het geven van een vorm van assurance door een registeraccountant. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen.12.Een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een “rapport van feitelijke bevindingen”, zoals door gerechtshof ’s‑Hertogenbosch13.voorgestaan, biedt naar het oordeel van de rechtbank G-Star geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin kennelijk volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen daardoor aan G-Star zal bieden en gelet op het feit dat aan de veroordeling tot het doen van opgave een dwangsom wordt verbonden, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die met zo’n rapport gemoeid zijn, althans heeft G-Star c.s. dat niet inzichtelijk gemaakt.

De gevorderde recall is toewijsbaar als nader in het dictum bepaald. Dat Topstreetwear c.s. geen bedrijfsmatige afnemers heeft, is door G-Star c.s. betwist en door Topstreetwear c.s. niet nader onderbouwd. De gevorderde gecertificeerde accountantsverklaring wordt op dezelfde grond als hiervoor overwogen niet toegewezen.

In de omstandigheid dat het stakingsbevel slechts voor Nederland, althans de Benelux, wordt opgelegd, vindt de rechtbank aanleiding de gevorderde vernietiging van inbreukmakende producten af te wijzen. Het stakingsbevel ziet immers niet op andere lidstaten van de Europese Unie waar de betreffende producten nog gewoon verhandeld mogen worden.

Vast staat dat Topstreetwear c.s. inbreukmakende handelingen heeft verricht. De rechtbank acht de mogelijkheid dat G-Star hierdoor schade heeft geleden aannemelijk. Nu de omvang van het inbreukmakend handelen niet vast staat, kan de rechtbank de door G-Star geleden schade thans niet begroten. De vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat is dan ook toewijsbaar.

De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum nader bepaald.

Proceskosten

In de procedure van TM25 tegen Topstreetwear c.s. zal TM25 als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. Topstreetwear c.s. vordert een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Zij heeft haar kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 24.786,35 in beide procedures. G-Star c.s. heeft de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde kosten niet bestreden. Bij gebreke van een door partijen voorgestelde verdeling, moet de rechtbank de verdeling schatten en zal zij de kosten gelijkelijk verdelen over de twee procedures. De rechtbank zal daarom in deze procedure uitgaan van een bedrag van € 12.393,17 (1/2 × € 24.786,35).

In de procedure van G-Star tegen Topstreetwear c.s. zijn partijen beide op punten in het ongelijk gesteld en worden de kosten om die reden gecompenseerd.

De rechtbank

in de procedure van G-Star tegen Topstreetwear c.s.

beveelt Topstreetwear c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Uniemerken RAW (nummers 004743225 en 012849774) in Nederland en iedere inbreuk op de Beneluxmerken RAW (nummers 0888208 en 092057) in de Benelux te staken en gestaakt te houden die bestaat uit het aanbrengen op kleding, hoofddeksels of schoeisel van (i) het teken Raw Blue op een wijze die overeenstemt met gebruik van dat teken op de Raw Blue caps, en/of van (ii) het teken Only1Raw op een wijze die overeenstemt met het gebruik van dat teken op de Only1Raw jas, alsmede het distribueren, verhandelen, het daartoe in voorraad hebben of het anderszins aanbieden van die producten (hierna: inbreukmakende producten) te staken en gestaakt te houden;

beveelt Topstreetwear c.s. om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van G-Star opgave te doen voorzien van kopieën van relevante ondersteunende documenten en van een toelichting op de gebruikte rekenmethoden, betreffende:

beveelt Topstreetwear c.s. om:

beveelt Topstreetwear c.s. aan G-Star per overtreding van elk van de onder 5.1, 5.2, en/of 5.3 gegeven bevelen een dwangsom te betalen van € 2.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend, dan wel, ter keuze van G-Star voor wat betreft het onder 5.1 gegeven bevel, van € 500,- per inbreukmakend product;

veroordeelt Topstreetwear c.s. aan G-Star te vergoeden alle door G-Star als gevolg van het inbreukmakend handelen geleden schade, nader op te maken bij staat;

verklaart de in 5.1 tot en met 5.5 opgenomen bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van de procedure in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in de procedure van TM25 tegen Topstreetwear c.s.

wijst de vorderingen af;

veroordeelt TM25 in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Topstreetwear c.s. begroot op € 12.393,17;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op

5 juli 2017.