HR, 05-10-2012, nr. 11/02505

De partijen hebben in de feitelijke instanties gestreden over de geldigheid van, en mogelijke inbreuk op, een Europees octrooi van Kwik Lok en een als Gemeenschapsmerk ten gunste van Kwik Lok ingeschreven vormmerk. Daarnaast streden zij over de geldigheid van, en mogelijke inbreuk op de beide in alinea 1 genoemde merken.

In cassatie gaat het alleen nog over het laatstgenoemde geschilpunt; en daarbij nog, alleen over het van de kant van Kwik Lok verdedigde argument dat deze merken als gevolg van zogenaamde "inburgering" een onderscheidend vermogen zouden hebben verkregen dat zij, volgens een in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, "van huis uit" niet bezaten. Dat laatste gold volgens het hof voor het hele gebied van de Europese Unie (en dus ook voor het hele gebied van de Benelux).

Het hof heeft in zijn eindarrest geoordeeld dat noch inburgering van het Gemeenschapswoordmerk binnen de Europese Gemeenschap/Europese Unie, noch inburgering van het Beneluxmerk kon worden aangenomen.

Van dit oordeel is namens Kwik Lok tijdig2. en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Van de kant van [verweerster] is tot verwerping geconcludeerd. De partijen hebben hun standpunten over en weer schriftelijk laten toelichten.

Bespreking van de cassatiemiddelen

De cassatieklachten zijn er vooral op gericht, dat het hof de maatstaven zou hebben miskend waarnaar een beroep op "inburgering" moet worden beoordeeld; en dat het daarbij ten onrechte zou hebben geoordeeld dat reeds het feit dat inburgering in bepaalde Lid-Staten van de EU dan wel in bepaalde delen van de Benelux niet kon worden aangetoond, kon volstaan om het beroep op inburgering te verwerpen.

Met de vakterm "inburgering" bedoelt men het in art. 7 lid 3 van de Gemeenschapsmerkenverordening3. en in art. 3 lid 3 van de Merkenharmonisatierichtlijn4. omschreven verschijnsel dat een teken dat aanvankelijk het vereiste onderscheidende vermogen mist om als merk te kunnen worden beschermd, dat onderscheidend vermogen kan verkrijgen als gevolg van het - uiteraard: intensieve - gebruik dat door de ondernemer die daarop aanspraak wil maken, van dat teken wordt gemaakt.

In HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. Verkade, een van de eerste arresten waarin het HvJ zich indringend met dit gegeven heeft bezig gehouden, wordt daarover het volgende overwogen:

De vraag, welke omvang het bedoelde verschijnsel - de inburgering - moet hebben om aan de maatstaf van de hier aan de orde zijnde bepalingen van Europees recht te beantwoorden, is nader onder ogen gezien in HvJ EG 22 juni 2006, NJ 2007, 237 m.nt. Spoor. Het ging in die zaak om een (Gemeenschaps-)vormmerk dat bestond uit de vorm van de desbetreffende waar, namelijk (verpakt) snoepgoed (pastilles). Het BHIM, de in art. 2 GMVo aangewezen instantie die in eerste aanleg oordeelt over de toelaatbaarheid van aanvragen om inschrijving als Gemeenschapsmerk, had in dit geval inschrijving geweigerd omdat het teken in kwestie - de vorm van de verpakte pastilles - in het hele gebied van de Gemeenschap onderscheidend vermogen zou missen. Dat oordeel was in hoger beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg in stand gelaten.

In deze zaak was ook een beroep gedaan op inburgering. Dat was in de desbetreffende instanties van de hand gewezen omdat niet kon worden aangetoond dat het teken in alle Lid-Staten was ingeburgerd. Dat oordeel werd in een beroep op het HvJ EG aangevochten. De relevante overwegingen van het HvJ EG geef ik hieronder weer5.:

Ik waag het, uit te spreken dat deze overwegingen mij nauwelijks voor misverstand vatbaar lijken: wil een beroep op inburgering slagen, dan moet dat verschijnsel worden aangetoond voor alle delen van de Gemeenschap (thans: de Unie) waar zich - aanvankelijk - voordeed dat het teken in kwestie onderscheidend vermogen miste (wat eventueel slechts in één Lid-Staat het geval kan zijn).

Deze uitleg van de regel betreffende inburgering vloeit logisch voort uit het door het HvJ EG in rov. 81 (en rov. 85) in herinnering gebrachte gegeven, dat het feit dat een teken in enig deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist al reden oplevert voor weigering van de inschrijving als Gemeenschapsmerk. Het spiegelbeeld daarvan is immers dat inburgering alleen met succes kan worden ingeroepen, als dat ertoe heeft geleid dat er geen delen van de Gemeenschap/Unie (meer) zijn waar het teken onderscheidend vermogen mist.

Ongeveer in deze zin is het arrest van 22 juni 2006 ook door een grote meerderheid in de doctrine begrepen - met dien verstande dat er nuanceverschillen te signaleren zijn als het er om gaat, of er niet tóch met succes een beroep op inburgering kan worden gedaan wanneer de "lacunes" in het gebied van de Gemeenschap waar géén inburgering kan worden aangetoond van zeer bescheiden omvang blijken te zijn; en dat sommigen de door het HvJ EG gemaakte keuze betreuren en pleiten voor een - op nuances - andere uitleg van de relevante bepaling6..

Dat een beroep op inburgering niet kan worden aanvaard als die inburgering voor grote (althans: niet zéér kleine) gebieden van de Gemeenschap waar het teken aanvankelijk onderscheidend vermogen miste, niet kan worden aangetoond, wordt echter algemeen aanvaard. Ik zou denken dat de regel van art. 7 lid 1 en lid 2 GMVo waar het HvJ EG in rov. 81 naar verwijst - kort gezegd: geen geldig merk als er in een deel van de Gemeenschap een weigeringsgrond bestaat -, ook nauwelijks ruimte laat voor een andere uitleg.

In het in cassatie bestreden (eind-)arrest heeft het hof in rov. 5 vastgesteld - daar komt het op neer - dat voor (tenminste) zes Lid-Staten geen gegevens waren gesteld waaruit inburgering zou kunnen worden afgeleid. Het betrof daarbij kleine, maar ook (middel-)grote Lid-Staten7..

Het staat daarmee buiten redelijke twijfel dat in een (niet-verwaarloosbaar) gedeelte van de Unie onvoldoende bleek, dat aan het beletsel van ontbreken van onderscheidend vermogen tegemoet kon worden gekomen.

Hiermee is, denk ik, een afdoende dragende motivering gegeven voor de verwerping van het door Kwik Lok gedane beroep op inburgering. De klachten van het onder B, subalinea 1 geformuleerde middel, die alle tegen het op deze motivering berustende oordeel van het hof gericht zijn, stuiten daar op af.

Ik loop die klachten intussen nog stuk voor stuk na:

Subonderdelen 1.1 - 1.5 berusten alle op een andere opvatting dan deze, dat het feit dat van inburgering in zes Lid-Staten niet is gebleken een afdoende grond vormt om het namens een merkhouder gedane beroep op inburgering te verwerpen. Die (andere) opvatting is, naar ik hiervóór heb aangegeven, volgens mij onjuist. De daarop berustende of voortbouwende klachten behoren daarom niet te worden aanvaard.

Ik merk nog op dat de onderdelen alle lijken uit te gaan van de veronderstelling dat wanneer inburgering zich bij een aanzienlijk gedeelte van de belanghebbende kringen binnen de Unie heeft voorgedaan, daarmee aan het vereiste dat art. 7 lid 3 GMVo op het oog heeft, voldaan kan zijn; en dat daaraan dan niet af hoeft te doen dat er van inburgering in sommige Lid-Staten (nog) geen sprake is.

Die opvatting kan ook daarom niet juist zijn, omdat daaraan inherent zou zijn dat een merk dat in een groot deel van de Unie "van huis uit" onderscheidend vermogen mist wél voor bescherming in aanmerking zou kunnen komen wanneer het merk bij een zodanig deel van de belanghebbende kringen binnen de Unie onderscheidend vermogen heeft verworven dat er per saldo van inburgering bij een aanzienlijk deel van de betrokken kringen (in de gehele Unie) sprake is; terwijl een merk dat slechts in een beperkt deel van de Unie "van huis uit" onderscheidend vermogen miste, dat beletsel alleen zou kunnen overwinnen doordat in dat beperkte deel van de Unie alsnog (door inburgering - en uiteraard: ten opzichte van de belanghebbende kringen die zich aldáár bevinden) onderscheidend vermogen wordt verkregen.

In het ene geval zou het (oorspronkelijk nóg minder onderscheidende) merk dus kunnen worden beschermd hoewel het ten opzichte van de belanghebbenden in een niet als verwaarloosbaar aan te merken gedeelte van de Unie onverminderd als niet-onderscheidend blijft gelden, en in het andere geval zou dat - terwijl het beletsel ten aanzien van het merk in dat geval aanvankelijk van geringere omvang was -, niet (of in wezenlijk mindere mate) het geval zijn.

Bij wege van cijfervoorbeeld: het teken dat aanvankelijk in 100% van het gebied van de Unie onderscheidend vermogen miste zou, in de namens Kwik Lok verdedigde leer, alsnog merk kunnen zijn als het in 70% van dat gebied was ingeburgerd (waardoor het immers ten opzichte van een aanmerkelijk deel van het publiek binnen de - hele - Unie was ingeburgerd). Voor het teken dat aanvankelijk in 70% van het gebied van de Unie "van zichzelf al" onderscheidend vermogen bezat, zou echter het feit dat het aanvankelijk in 30% van dat gebied onderscheidend vermogen miste, een beletsel voor inschrijving blijven opleveren, zolang het teken niet in, praktisch gesproken, dat hele resterende gebied was ingeburgerd8..

Voor het aanvankelijk (beduidend) zwakkere teken, zou zo een aanmerkelijk lagere "inburgeringsdrempel" gelden dan voor het aanvankelijk wezenlijk sterkere teken.

Niet elke paradox betekent dat er van slecht recht sprake is; maar de hier gesignaleerde uitkomst die aan de namens Kwik Lok verdedigde leer inherent is, laat volgens mij niet een van de uitzonderingsgevallen zien waarin paradoxaal recht ook goed recht kan zijn.

Subonderdeel 1.6 gaat uit van een lezing van het bestreden arrest die het onderdeel zelf als onaannemelijk aanwijst. Die lezing lijkt ook mij onaannemelijk: het oordeel in rov. 5 van het eindarrest berust er op dat in de daar genoemde Lid-Staten geen verkoop dan wel slechts beperkte verkoop van de producten van Kwik Lok is gesteld (waaruit het hof kennelijk afleidt dat daar van inburgering geen sprake kan zijn). Voor dat oordeel is de vraag, in hoeverre het merk op de verpakkingen was vermeld, allicht zonder betekenis.

Daarmee is gegeven, dat het onder B. subalinea 1 aangevoerde in alle subonderdelen als ongegrond moet worden beoordeeld.

Voor het middel dat onder B in subalinea 2 wordt aangevoerd gelden inhoudelijk min of meer dezelfde bedenkingen als ik hoger heb verdedigd.

Hier gaat het om de inburgering in relatie tot Kwik Loks Benelux-merk.

Ik stel voorop dat het hof zijn oordeel over het Benelux-merk volgens mij op twee (of meer) zelfstandig dragende gronden heeft gebaseerd, en dat die gronden niet alle door het middel op deugdelijke gronden worden bestreden.

Ik licht dat toe aan de hand van de in rov. 6 van het eindarrest als eerste vermelde grond. Die komt er op neer dat uit de stellingen en producties van Kwik Lok slechts van geringe verkopen in België blijkt, en in het geheel niet van verkopen in Luxemburg. Ook hier neem ik aan dat het hof daaraan de conclusie heeft verbonden, dat er geen basis was voor de stelling dat het merk in deze landen zou zijn ingeburgerd.

Namens Kwik Lok wordt, in subonderdeel 2.2, aangevoerd dat ook hier zou moeten worden aangenomen dat inburgering moet worden aanvaard zodra daarvan bij een aanmerkelijk deel van de belanghebbenden in de Benelux sprake is, en dat daaraan niet zou afdoen dat die zich alle in Nederland bevinden, en dat er dus geen inburgering in België of Luxemburg kan worden vastgesteld. Die gedachte moet echter, om redenen analoog aan de hiervóór besprokene, worden verworpen.

Hier kunnen wij ons eveneens oriënteren op een als "leading case" aan te merken uitspraak van het HvJ EG: HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238 m.nt. Spoor. In deze uitspraak werd geoordeeld over door het Haagse hof gestelde prejudiciële vragen betreffende een beroep op inburgering ten aanzien van het Benelux-merk "Europolis" (waarop aanspraak werd gemaakt in verband met verzekeringsdiensten). Inschrijving van dit merk werd geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen; en die weigering werd bij het Haagse hof aangevochten. Daar ontwikkelde zich debat over de vraag of, ten aanzien van het mede gedane beroep op inburgering, inburgering in alle drie de Benelux-landen moest blijken of dat inburgering in een beperkter geografisch gebied kon volstaan. Het Haagse hof legde een daarop toegesneden vraag aan het HvJ EG voor.

Ook ditmaal zal ik de overwegingen van het HvJ EG die mij in het bijzonder van belang lijken, hieronder weergeven:

Ook hier ben ik geneigd te denken dat de overwegingen van het HvJ geen relevante ruimte voor verdere uitleg laten: ook als het om een door art. 3 lid 3 van de Richtlijn geregeerd10. nationaal- dan wel Benelux-merk gaat, moet inburgering, wil het beroep daarop slagen, kunnen worden vastgesteld voor het gehele grondgebied van de Lid-Staat dan wel van de Benelux, waarvoor het beletsel dat aan erkenning als merk in de weg stond - namelijk: het ontbreken van onderscheidend vermogen - zich oorspronkelijk voordeed11..

Nu het hof, in cassatie onbestreden, heeft vastgesteld dat het beletsel van ontbrekend onderscheidend vermogen zich in de gehele Unie - dus ook in de gehele Benelux - voordeed, ontkomt men er niet aan dat ook inburgering in de gehele Benelux moet zijn gebleken; of tenminste, dat er geen wezenlijke gedeelten van dat gebied mogen zijn waarin het beletsel onverkort is blijven gelden.

Met de vaststelling dat dat laatste in elk geval in België en Luxemburg onverminderd het geval is, is de zaak daarom beslist.

Daarmee ontvalt dan het belang aan de resterende klacht, die van subonderdeel 2.1. Daarin wordt het oordeel van het hof bestreden met betrekking tot de vraag of van inburgering in Nederland is gebleken. Ik denk intussen dat ook de hierop gerichte klacht niet doeltreffend is.

De klacht is gericht tegen de passage in rov. 6 van het eindarrest, dat voor de hand had gelegen dat aanvullende producties zouden zijn overgelegd ter onderbouwing van het gebruik in Nederland van het merk op verpakkingen en anderszins.

Deze passage moet worden gelezen in verband met de onmiddellijk daaraan voorafgaande, waarin het hof herinnert aan zijn eerdere vaststelling dat het merk niet wordt aangebracht op de producten zelf waar het om gaat (de zaksluitingen).

Inburgering van een merk veronderstelt een proces waarbij het merk met een aanzienlijke nadruk en frequentie als zodanig - dus als onderscheidingsteken - aan het relevante publiek wordt voorgehouden. Het gegeven "dit is een/ons merk" moet, huiselijk gezegd, "er in worden gehamerd"12..

Dat zo zijnde, levert het gegeven dat de betrokken merkhouder het merk niet aanbrengt op de relevante producten zelf, allicht een "achterstandsituatie" op. Wil men het relevante publiek ervan doordringen dat men een teken als merk gebruikt, ook als men dat niet op zijn producten aanbrengt, dan moet het "hameren" met eens te meer nadruk en frequentie gebeuren, wil het ook het inburgerings-effect hebben.

Met die gegevens voor ogen is goed te begrijpen dat het hof verzucht dat het nadere producties van deze strekking van de kant van Kwik Lok aangewezen achtte. De stellingen en producties die Kwik Lok in verband met de onderhavige klacht aanwijst13., en die ertoe strekken dat het merk wél placht te worden aangebracht op de verpakkingen waarin Kwik Lok de relevante producten ("en gros") aan Europese afnemers leverde, kon het hof zeer wel appreciëren als niet hierop gericht, of minstens: als hiervoor volstrekt ontoereikend.

De stelling dat men zijn merk placht te vermelden op de verpakkingen waarin - merkloze - producten aan Europese afnemers werden geleverd, behoeft immers bepaald niet te worden aanvaard als onderbouwing voor het betoog dat men zijn niet-onderscheidende teken er bij het relevante (Nederlandse) publiek als merk heeft "ingehamerd".

Verder geldt dat de uitleg en waardering van de partijstellingen en de door partijen overgelegde materialen aan de rechters in de feitelijke instanties is voorbehouden14..

Ik denk - dus - dat de hier besproken klacht als een ontoelaatbare betwisting van de door het hof aan het onderhavige materiaal toegekende waardering moet worden beoordeeld.

Ik wijs er nog op dat het onderhavige oordeel van het hof ook wordt ondersteund met de (in cassatie niet bestreden) vaststelling - weer: in rov. 6 van het eindarrest - dat geen inzicht is gegeven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van de onderhavige producten. Daarmee accentueert het hof, waar het met dit oordeel op doelt: er is onvoldoende aangevoerd om te laten zien dat Kwik Lok het in geding zijnde teken zo heeft gevoerd dat dat zich aan het relevante publiek als haar merk heeft opgedrongen, en dat het daarom een aanmerkelijk deel van dat publiek als onderscheidingsteken "eigen is gemaakt". Voor een teken dat men af en toe op een doos temidden van vele verpakkingen kan opmerken, is immers niet snel aannemelijk, dat dat effect wordt bereikt.

Zoals ik hiervóór heb laten blijken, meen ik dat de rechtspraak van het HvJ die voor de hier door de Hoge Raad te beoordelen vragen leiding geeft, aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. Ik denk daarom dat het hier van belang zijnde Europese recht als "acte clair" mag worden aangemerkt. Het voorleggen van prejudiciële vragen lijkt mij daarom in deze zaak niet aangewezen.

Conclusie

Ik concludeer tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden