145 IP litigation na de Jackson Reforms

De aanbevelingen van Jackson zijn grotendeels opgevolgd. Reeds in 2010 zijn fixed costs en active case management geïntroduceerd in de procedure bij de Patents County Court (PCC), dat in 2013 is omgevormd tot het Intellectual Property Enterprise Court (IPEC). De IPEC maakt onderscheid tussen de small claims track en de multi claims track. Daarnaast kunnen IE-geschillen (in eerste aanleg) worden voorgelegd aan de IPEC of de Chancery Division van de High Court (HC), waarvan de gespecialiseerde Patents High Court (PHC) deel uitmaakt.1 De bevoegdheid van deze onderscheidenlijke gerechten is afhankelijk van de complexiteit, het belang en de waarde van de vordering.2 De drie verschillende procedurele wegen waarlangs IE-geschillen in eerste aanleg kunnen worden beslecht hebben elk een eigen proceskostenregime.

De IPEC is in de plaats gekomen van het Patents County Court en is bevoegd in alle soorten IE-geschillen waarvan de waarde van de vordering het bedrag van 500.000 GBP niet overstijgt.3 De procedure bij de IPEC is eenvoudiger en meer gestroomlijnd dan voorheen. Zo gelden strikte termijnen en wordt meer controle uitgeoefend op verzoeken tot discovery en cross-examination – bij de beoordeling van de toelaatbaarheid daarvan wordt steeds een kosten-baten afweging gemaakt.4 De rechters in de IPEC zijn gespecialiseerd in het IE-recht.5

Voor de proceskostenveroordeling gelden fixed costs: in procedures over de inbreuk of de geldigheid kan ten hoogste 50.000 GBP aan kosten worden vergoed, in procedures over schadevergoeding of winstafdracht ten hoogste 25.000 GBP.6 In de Practice Direction zijn tariefschalen opgenomen met maximumtarieven per proceshandeling.7 Partijen dienen toe te lichten welke kosten betrekking hebben op welke proceshandeling. Blijft een dergelijke uitsplitsing achterwege, dan kan de rechter dat ambtshalve doen. Indien hij dat niet mogelijk acht dan kan hij de kosten of bepaalde kostenposten afwijzen.8 De beoordeling van de toewijsbaarheid geschiedt vervolgens ook door de rechter die de zaak behandelt, volgens de regels van de summary assessment (op basis van de criteria redelijkheid, noodzakelijkheid en proportionaliteit). Het bedrag waarop de rechter uitkomt wordt vergeleken met het toepasselijke maximumtarief voor de betreffende proceshandeling. Het laagste bedrag van de twee wordt toegewezen.9 Ten slotte wordt ook het totaalbedrag vergeleken met de in Rule 45.31 CPR genoemde maxima en wordt het laagste bedrag toegewezen. In uitzonderlijke gevallen is een bedrag boven deze maxima toewijsbaar.10 Er wordt echter zelden afgeweken van de maxima.11 Uitgangspunt van de IPEC is dat de toegang tot de rechter ook voor kleinere procespartijen in IE-zaken gewaarborgd moet blijven. Dat is volgens vaste rechtspraak van de IPEC slechts dan mogelijk indien rechtzoekenden er zeker van kunnen zijn dat de tarieven stikt worden toegepast.12

Voor geschillen waarvan de vordering een waarde van niet meer dan 10.000 GBP vertegenwoordigt, kan de zogenaamde small claims track bij de IPEC worden gevolgd. Deze procedure moet voorzien in een onvervulde behoefte aan een snelle, goedkope procedure voor zaken met een gering financieel belang.13 Met uitzondering van geschillen over octrooien, geregistreerde modellen en kwekersrechten kunnen alle IE-zaken met een beperkt financieel belang via de small claims track worden beslecht. In afwijking van de hoofdregel van Rule 45 CPR, komen in de small claims track uitsluitend de griffierechten en onkosten (zoals reiskosten) voor vergoeding in aanmerking.14 De overige kosten zijn uitsluitend toewijsbaar indien er een contractueel recht op vergoeding van die kosten bestaat.15 Daarmee is het kostenrisico beperkt.

In meer complexe IE-zaken waarvan de vordering een hoge waarde (> 500.000 GBP) vertegenwoordigt is de (Patents) High Court bevoegd. Terwijl de High Court bevoegd is in geschillen over auteursrechten, merkenrechten en niet-geregistreerde modellen, dienen zaken over octrooien, kwekersrechten en geregistreerde modellen te worden aangebracht bij de Patents High Court. Anders dan bij de procedures bij de IPEC (waar fixed costs gelden), zijn op procedures voor de HC en PHC de normale proceskostenregels van de CPR van toepassing. Een meer robuuste case- en costs management moet in die procedures waarborgen dat de kosten proportioneel zijn.16 Bovendien vervult het Part 36 offer in die procedures een belangrijke rol (nr. 143).

In Engeland & Wales is er een groeiende markt voor before the event (BTE) IP Legal Expenses Insurance (LEI) polissen. Dergelijke polissen dekken zowel de eigen proceskosten als de eventuele proceskostenveroordeling in IE-zaken.17 Vraag en aanbod op het terrein van deze BTE LEI producten voor IE-geschillen worden actief gestimuleerd.18