HR, 27-01-2006, nr. R97/155HR9090

Merkenrecht, Biomild-zaak, vervolg op HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68; beroep bij de burgerlijke rechter tegen besluit BMB tot weigering van inschrijving van merkdepot, ontvankelijkheid cassatieberoep; onderscheidend vermogen van een door een combinatie van beschrijvende woorden gevormd merk als bedoeld in art. 6bis lid 1, aanhef en onder a, (oud) BMW, maatstaf, richtlijnconforme uitleg (art. 3 lid 1, aanhef en onder c, Eerste richtlijn 89/104/EEG), peilmoment bepaling onderscheidend vermogen.

27 januari 2006

Eerste Kamer

Rek.nr. R97/155HR (9090)

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

CAMPINA MELKUNIE B.V.,

gevestigd te Zaltbommel,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

t e g e n

HET BENELUX-MERKENBUREAU,

gevestigd te 's-Gravenhage,

VERWEERSTER in cassatie,

voorheen advocaten: mrs C.J.J.C. van Nispen en D. van Oostveen,

thans mr. D. Rijpma.

1. Het verloop van het geding tot dusver

Voor het verloop van het geding tussen verzoekster tot cassatie - verder te noemen: Campina - en verweerder in cassatie - verder te noemen: het BMB - tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenarrest van 19 juni 1998, NJ 1999, 68. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de in dat arrest onder punt 6 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW, iedere verdere beslissing aangehouden en het geding geschorst totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan.

Bij arrest van 26 juni 2000 heeft het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van de onder I tot en met V en IX gestelde vragen voor recht verklaard:

(38) Van een beslissing ingevolge artikel 6ter BMW staat beroep in cassatie open indien en voorzover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat;

(39) Bij de in artikel 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordelen van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden;

(40) In een procedure ingevolge artikel 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving;

(41) Bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII legt geen gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge artikel 6bis "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren.

Voorts heeft het Benelux-Gerechtshof - onder aanhouding van iedere verdere beslissing - ten aanzien van de vragen VI tot en met VIII aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de navolgende vragen van uitleg van de Merkenrichtlijn:

A. Moeten de artikelen 2 en 3, lid 1, van de Richtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan moet worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?

B. Indien vraag A ontkennend moet worden beantwoord, moet dan worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, van de Richtlijn ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?

C. Maakt het voor de beantwoording van vraag B verschil of voor elk van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te bedienen?

Bij arrest van 12 februari 2004 (C-265/00) heeft het HvJEG de vragen van het Benelux-Gerechtshof beantwoord en voor recht verklaard:

Artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.

Bij arrest van 1 december 2004 heeft het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de door de Hoge Raad gestelde vragen VI tot en met VIII, geoordeeld dat voor zover die uitgaan van een beoordeling in abstracto, deze geen afzonderlijke beantwoording behoeven, en voorts voor recht verklaard dat artikel 6bis lid 1 BMW, in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn en in de bewoordingen van het arrest van het HvJEG van 12 februari 2004 aldus worden uitgelegd, dat een merk bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van [kenmerken van] de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van die bepaling vormt, tenzij er een opvallende afwijking bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de hier bedoelde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.

BMB heeft de zaak namens zijn advocaat nader doen toelichten door prof. mr. J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam. Campina heeft daarvan afgezien.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

2. Verdere beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Uit het door het Benelux-Gerechtshof op vraag I gegeven antwoord volgt dat het nationale procesrecht bepalend is voor het antwoord op de vraag of tegen een op de voet van art. 6ter (oud) BMW gegeven beslissing van een van de daar genoemde gerechten beroep in cassatie openstaat. Nu art. 426 lid 1 (oud) Rv. in algemene termen cassatieberoep openstelt tegen op rekest gegeven beschikkingen en het cassatierekest binnen de daarin vermelde termijn van twee maanden na dagtekening van de beschikking ter griffie van de Hoge Raad is ingediend, kan Campina in haar beroep worden ontvangen.

3. Verdere beoordeling van het middel

3.1 In de verwijzingsbeschikking zijn de onderdelen 1.a en 1.b van het middel reeds ongegrond bevonden. De klacht van onderdeel 1.c dat 's hofs beslissing, weergegeven in de verwijzingsbeschikking onder 5.3, onjuist is, faalt. De maatstaf die het hof heeft aangelegd voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen, bedoeld in art. 6bis lid 1, aanhef en onder a, (oud) BMW, van een door een woordcombinatie gevormd merk, stemt immers overeen met de in het antwoord van het HvJEG op de hem door het Benelux-Gerechtshof gestelde vraag naar de uitleg van het aan art. 6bis ten grondslag liggende art. 3 lid 1, aanhef en onder c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn). Het hof heeft weliswaar geoordeeld dat de woordcombinatie die het merk BIOMILD vormt niet origineel en geen fantasiebenaming is - in de verwijzingsbeschikking samengevat als: niet blijk gevend van enige creativiteit - maar daarin ligt besloten dat het hof heeft geoordeeld dat geen opvallende afwijking bestaat tussen de woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit deze bestaat en dat dit nieuwe woord niet een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van de bestanddelen, als bedoeld door het HvJEG. Het bestreden oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

3.2 Onderdeel 1.d klaagt dat het hof ten onrechte bij zijn oordeel dat de tekens BIO, MILD en BIOMILD ieder onderscheidend vermogen missen en/of uitsluitend beschrijvend zijn niet (voldoende) heeft laten meewegen dat voor die tekens synoniemen bestaan die redelijkerwijs eveneens voor gebruik in aanmerking komen. Deze klacht faalt, nu uit het antwoord van het HvJEG op de hem door het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vraag volgt dat bij de beoordeling van de vraag of een merk onder de weigeringsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder c, van de Richtlijn valt, irrelevant is of er al dan niet synoniemen beschikbaar zijn voor de kenmerken die met de gewraakte tekens of benamingen worden aangeduid. De rechtsklacht faalt dus. De mede voorgestelde motiveringsklacht, waaraan dezelfde onjuiste rechtsopvatting ten grondslag ligt, deelt dat lot.

3.3 Onderdeel 1.e klaagt dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft geoordeeld dat aanvaarding van BIOMILD als merk derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren met die woordcombinatie aan te duiden. Blijkens de toelichting doelt het onderdeel daarbij op gebruik van de woordcombinatie anders dan ter onderscheiding van waren. Beide klachten falen. Nog afgezien daarvan dat de bestreden overweging de beslissing van het hof niet draagt, volgt uit het arrest van het HvJEG dat een merkinschrijving geweigerd moet worden, indien het gedeponeerde merk wordt gevormd door een woordcombinatie met de eigenschappen als in het dictum van dat arrest bedoeld, ook indien de houder van het merk, zou het zijn ingeschreven, het gebruik door derden van die woordcombinatie als aanduiding voor dezelfde of soortgelijke waren anders dan als merk, niet zou kunnen beletten.

3.4 Onderdeel 2 keert zich tegen rov. 8.5 en 8.6 van de bestreden beschikking met de klacht dat het hof heeft miskend, althans zijn andersluidende oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd, dat plaats is voor een bevel tot inschrijving op de voet van art. 6ter BMW indien het gedeponeerde teken na het depot, maar vóór de beschikking van het hof, althans voor indiening van het verzoekschrift, althans voor de definitieve beschikking van het Benelux-Merkenbureau op het verzoek tot inschrijving, door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. De rechtsklacht stuit af op hetgeen het Benelux-Gerechtshof in rov. 40 van zijn arrest van 26 juni 2000 voor recht heeft verklaard in antwoord op de door de Hoge Raad onder V in de verwijzingsbeschikking gestelde vraag. Daaruit volgt immers dat in een procedure als bedoeld in art. 6ter BMW de rechter uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt voorafgaand aan het depot. De motiveringsklacht kan evenmin tot cassatie leiden, nu deze zich richt tegen een rechtsoordeel.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Campina in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof en bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van het BMB begroot op € 271,-- aan verschotten en € 3.500,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 27 januari 2006.

Conclusie 27‑01‑2006

Inhoudsindicatie

R97/155HR (9090)

Mr. F.F. Langemeijer

Parket, 14 oktober 2005

Conclusie inzake:

Campina Melkunie B.V.

tegen

Benelux-Merkenbureau

Deze zaak betreft de weigering van een merk en is het vervolg op HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68 m.nt. DWFV, waarin prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Benelux-Gerechtshof.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. De Hoge Raad is in zijn beschikking van 19 juni 1998 uitgegaan van het volgende(1):

1.1.1. Op 18 maart 1996 heeft Campina bij het BMB het merk BIOMILD gedeponeerd voor waren in de klassen 29, 30 en 32. Bij brief van 3 september 1996 heeft het BMB Campina de in art. 6bis lid 3 BMW bedoelde kennisgeving gedaan. Campina heeft de daarbij door het BMB voor zijn standpunt opgegeven redenen bestreden, maar het BMB heeft haar bij schrijven van 7 maart 1997 laten weten dat inschrijving van het depot werd geweigerd. Campina heeft zich daarop tijdig gewend tot het gerechtshof te 's-Gravenhage en heeft een voorziening gevraagd op de voet van art. 6ter BMW. Het hof heeft deze voorziening geweigerd.

1.1.2. Het woord BIOMILD is een woord dat in die zin nieuw is dat het vóór het depot niet deel uitmaakte van de Nederlandse taal.

1.1.3. Zowel voor BIO als voor MILD bestaan synoniemen die redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen als het erom gaat het publiek duidelijk te maken dat het desbetreffende product de combinatie van eigenschappen bezit die door die termen worden aangeduid.

1.1.4. Campina heeft minstgenomen sedert september 1996 het merk BIOMILD op grote schaal gebruikt en voor haar onder dat merk aangeboden product intensief reclame gemaakt, zodat reeds op het moment dat het BMB besloot inschrijving van het depot te weigeren (7 maart 1997) moest worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het teken aanzienlijk was toegenomen, althans door inburgering was ontstaan.

1.2. De Hoge Raad heeft - onder aanhouding van iedere verdere beslissing - het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over negen vragen van uitleg van de artt. 6bis en 6ter BMW. Deze vragen luidden (rov. 6.2):

I. Moet worden aangenomen dat van een beslissing ingevolge art. 6ter beroep in cassatie openstaat indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat?

II. Heeft het BMB zijn in art. 6bis in lid 1 bedoelde oordelen uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren - met andere woorden: oordeelt het BMB slechts in abstracto - of mag, resp. moet het ook rekening houden met andere hem bekende feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt) - met andere woorden mag, resp. moet het in concreto oordelen?

III. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het in art. 6bis in lid 4 bedoelde besluit van het BMB tot weigering het depot in te schrijven?

IV. Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in art. 6ter omschreven verzoek?

V. Aangenomen dat de rechter in een procedure ingevolge art. 6ter in concreto mag, resp. moet oordelen, heeft hij dan uitsluitend rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van depot hebben voorgedaan, of mag hij zijn oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan?

VI. Moet bij een beoordeling in abstracto van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?

VII. Indien vraag VI ontkennend moet worden beantwoord, moet dan - nog steeds: bij een beoordeling in abstracto - worden aangenomen dat een teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk onderscheidend vermogen missen, ook zèlf ieder onderscheidend vermogen mist,

zodat voorts moet worden aangenomen: (1°) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door die bestanddelen aangeduide eigenschappen van de waar) en (2°) dat het teken (hoewel tot het depot nog niet behorende tot de gangbare taal) als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor concurrenten van de deposant,

en dat een en ander slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enige creativiteit?

VIII. Maakt het voor de beantwoording van vraag VII verschil of voor elk van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaan zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen maken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doen door zich van die synoniemen te bedienen?

IX. Legt bij de beantwoording van de vragen VI - VIII nog gewicht in de schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge art. 6bis "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren?

1.3. Bij arrest van 26 juni 2000(2) heeft het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van de onder I tot en met V en IX gestelde vragen voor recht verklaard:

(39) Bij de in artikel 6bis lid 1 BMW bedoelde oordelen van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW dienen het BMB en de rechter zich niet uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar mede rekening te houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden(3);

(40) In een procedure ingevolge artikel 6ter BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving;

1.4. Voorts heeft het Benelux-Gerechtshof - onder aanhouding van iedere verdere beslissing - ten aanzien van de vragen VI tot en met VIII aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de navolgende vragen van uitleg van de Merkenrichtlijn(4) (zie rov. 42 - 43):

A. Moeten de artikelen 2 en 3 lid 1 van de Richtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de vraag of een teken dat bestaat uit een nieuw woord samengesteld uit verscheidene bestanddelen, voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de desbetreffende waren te kunnen dienen, ervan moet worden uitgegaan dat deze vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord óók indien ieder van die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een commercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan worden aangeduid dan door het nieuwe woord?

1.5. Bij arrest van 12 februari 2004 (C-265/00) heeft het HvJ EG de vragen van het Benelux-Gerechtshof beantwoord en voor recht verklaard:

1.6. Bij arrest van 1 december 2004 heeft het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de door de Hoge Raad gestelde vragen VI tot en met VIII, die uitgaan van een beoordeling in abstracto, geoordeeld dat zij geen afzonderlijke behandeling behoeven: artikel 6bis lid 1 BMW moet in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub c, van de Richtlijn en met het arrest van het HvJ EG van 12 februari 2004 worden uitgelegd(5).

1.7. Vervolgens is de behandeling van de zaak door de Hoge Raad hervat. Het BMB heeft een nadere schriftelijke toelichting gegeven; Campina heeft daarvan afgezien.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. Nu het Benelux-Gerechtshof heeft geoordeeld dat van een beslissing ingevolge art. 6ter BMW beroep in cassatie openstaat indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen beroep in cassatie toelaat, kan Campina worden ontvangen in het door haar ingestelde cassatieberoep. Art. 426 Rv laat beroep in cassatie toe.

2.2. De Hoge Raad heeft (veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat Campina in haar cassatieberoep ontvankelijk is) ten aanzien van de onderdelen 1.a en 1.b van het cassatiemiddel reeds beslist dat deze niet tot cassatie leiden: zie rov. 5.6 en 5.7 van de beschikking van 19 juni 1998.

2.3. Onderdeel 1.c richt primair een rechtsklacht en subsidiair een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof dat ook de combinatie van de bestanddelen BIO en MILD elk onderscheidend vermogen mist(6). Dit oordeel van het hof berust op een motivering die als volgt moet worden begrepen (zie rov. 5.3 van de verwijzingsbeschikking):

- (a) het teken is samengesteld uit de bestanddelen BIO en MILD;

- (b) elk van deze bestanddelen mist voor de waren waarom het gaat, ieder onderscheidend vermogen;

- (c) een teken dat een combinatie is van twee elk ieder onderscheidend vermogen missende bestanddelen, mist ook zelf ieder onderscheidend vermogen, tenzij bijkomende omstandigheden ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen;

- (d) aan deze laatste voorwaarde is in dit geval niet voldaan, met name geeft het teken niet blijk van enige creativiteit;

- (e) uit (a) - (d) volgt: (1°) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als hoedanigheidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie van de door de bestanddelen BIO en MILD aangeduide, commercieel wezenlijke eigenschappen van de waar) en (2°) dat het teken als hoedanigheidsaanduiding beschikbaar moet blijven voor concurrenten van Campina.

Volgens het onderdeel heeft het hof, door zijn oordeel te baseren op de vaststelling dat in de combinatie van BIO met MILD niet iets extra's ontwaard kan worden en dat er geen sprake is van een originele woordcombinatie of fantasienaam, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens de toelichting (rekest blz. 12) had het hof als criterium moeten nemen: of BIOMILD in de gangbare taal een gebruikelijke aanduiding is met betrekking tot de betrokken waar. Subsidiair is een motiveringsklacht toegevoegd.

2.4. De toe te passen maatstaf is gegeven door het antwoord van het HvJ EG. Deze maatstaf is hiervoor in alinea 1.5 geciteerd en is een andere dan die, welke in het middelonderdeel is verdedigd. In de bestreden rechtsoverwegingen heeft het hof een redenering gevolgd die naar de kern genomen overeenstemt met de door het HvJ EG voorgeschreven maatstaf. Te vermelden is nog, dat het HvJ EG in rov. 38 heeft overwogen:

"Het is overigens niet noodzakelijk dat de in art. 3 lid 1 sub c van de richtlijn bedoelde tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen."(7)

2.5. Nadat het hof had vastgesteld dat BIOMILD een combinatie is van twee bestanddelen die ieder voor zich onderscheidend vermogen missen (BIO en MILD), heeft het hof vervolgens onderzocht of de aldus gevormde combinatie (het woord BIOMILD), wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot de waren waarvoor het is gedeponeerd, een indruk wekt die - in de terminologie van het HvJ EG - voldoende afwijkt van de indruk welke wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen. Het hof heeft die vraag ontkennend beantwoord met de hiervoor, in alinea 2.3, samengevatte motivering. Het HvJ EG stelt niet de eis dat het teken "blijk geeft van enige creativiteit". Anders dan het middelonderdeel veronderstelt, heeft het hof in de bestreden beschikking niet de eis gesteld van een originele woordcombinatie of van een fantasiebenaming. Het hof heeft deze in rov. 5 slechts vermeld als voorbeelden van gevallen waarin wél sprake zou zijn geweest van voldoende onderscheidend vermogen. Ook de motiveringsklacht faalt. De motivering vertoont geen gebrek of lacune, kan het gegeven oordeel dragen en verschaft voldoende inzicht in de redenen waarom het hof het standpunt van Campina heeft verworpen. Onderdeel 1.c treft geen doel(8).

2.6. Onderdeel 1.d klaagt dat het hof bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de bestanddelen BIO, MILD en BIOMILD ten onrechte niet, althans onvoldoende, heeft meegewogen dat hiervoor bruikbare synoniemen bestaan. Voor zover het hof van oordeel is dat er geen bruikbare synoniemen bestaan voor BIO, MILD en BIOMILD, acht het onderdeel dat oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk(9).

2.7. Ook over de relevantie van het bestaan van synoniemen heeft de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld aan het Benelux-Gerechtshof (vraag VIII), die de vraag vervolgens heeft voorgelegd aan het HvJ EG (vraag C). Het antwoord op deze vraag is weergegeven in alinea 1.5 hiervoor. Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, speelt bij de beoordeling van de vraag of een teken onderscheidend vermogen heeft, de beschikbaarheid van synoniemen geen rol. Het HvJ EG voegde hieraan toe dat in art. 3 lid 1 sub c van de richtlijn weliswaar staat dat het merk, om onder de daarin genoemde weigeringsgrond te vallen, "uitsluitend" moet bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren, doch het vereist niet dat die tekens of benamingen de enige wijze van aanduiding van die kenmerken zijn (rov. 42). Hieruit vloeit voort dat het hof niet is uitgegaan van een verkeerde rechtsopvatting. Evenmin is het oordeel onbegrijpelijk. De klacht faalt.

2.8. Onderdeel 1.e richt primair een rechtsklacht en subsidiair een motiveringsklacht tegen de overweging van het hof dat aanvaarding van BIOMILD als merk derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie (rov. 5, slot). Dit onderdeel kan worden verworpen op de gronden uiteengezet in mijn conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998. In aanvulling hierop kan worden gewezen op rov. 34 - 36 van het arrest van het HvJ EG in deze zaak. Daarnaast valt te wijzen op HvJ EG 6 mei 2003(10), waarin het Hof overwoog:

"57. De Commissie betoogt in haar opmerkingen, dat de gedachte dat sommige tekens beschikbaar moeten blijven en dus niet voor bescherming in aanmerking kunnen komen, tot uiting is gebracht in artikel 6 van de richtlijn en niet in de artikelen 2 en 3 daarvan. Dit argument kan niet worden aanvaard.

58. Artikel 6 van de richtlijn regelt immers de beperking van de gevolgen van het merk wanneer dit eenmaal is ingeschreven. Het argument van de Commissie komt op hetzelfde neer als een pleidooi om de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag tot een minimum te beperken omdat het risico dat marktdeelnemers zich bepaalde tekens zullen toe-eigenen die vrij behoren te blijven, wordt geneutraliseerd door de beperkingen die voornoemd artikel 6 in het stadium van de implementatie van de gevolgen van het ingeschreven merk stelt. Per saldo wordt in deze gedachtegang de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn onttrokken aan de bevoegde autoriteit op het moment van inschrijving van het merk en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die belast zijn met het waarborgen van de concrete uitoefening van de uit het merk voortvloeiende rechten.

59. Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf. De richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingsbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 21).

60. Bijgevolg moet de derde prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden."

2.9. Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel van het hof, dat voor een bevel tot inschrijving op de grond dat een gedeponeerd teken na het depot door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, geen plaats is (rov. 8.5 en 8.6). Volgens het onderdeel is niet het tijdstip van het depot bepalend, maar de datum waarop het hof op het beroep beslist, althans de datum waarop het verzoekschrift op grond van art. 6ter BMW is ingediend, althans de datum waarop de definitieve beslissing door het BMB is genomen op het verzoek tot inschrijving(11).

2.10. De Hoge Raad heeft ook hierover een prejudiciële vraag gesteld (vraag V). Het Benelux-Gerechtshof heeft hierop geantwoord (rov. 40) overeenkomstig het in de bestreden beschikking gehanteerde uitgangspunt: als peildatum voor de inburgering heeft het tijdstip van de aanvrage om inschrijving te gelden. Bij die beoordeling (naar dat tijdstip) dient rekening te worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden (rov. 39). De omstandigheid dat Campina sedert september 1996 het merk BIOMILD op grote schaal heeft gebruikt en voor haar onder dat merk aangeboden product intensief reclame heeft gemaakt, zodat reeds op het moment dat het BMB besloot inschrijving van het depot te weigeren (7 maart 1997) moest worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het teken aanzienlijk was toegenomen, althans door inburgering was ontstaan, is voor dit depot niet van belang: de aanvrage om inschrijving is op 18 maart 1996 gedaan. Onderdeel 2 leidt niet tot cassatie.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

1 Zie rov. 3.1 en 3.2. De beschikking is ook gepubliceerd in IER 1998, 26 m.nt. ChG.

2 BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV; IER 2000, 51 m.nt. SdW.

3 Zulks blijkt eveneens uit het antwoord dat het HvJEG in zijn arrest van 12 februari 2004 in de zaak C-363/99 (KPN/BMB) heeft gegeven op door het gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde prejudiciële vragen (dictum onder 1 en punten 29 - 37).

4 Richtlijn van de Raad van de E.G. van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr. 89/104, PbEG 1989 L 40.

5 In rov. 10 wordt opgemerkt dat dit antwoord wordt gegeven naar de tekst van de BMW die de Hoge Raad heeft toegepast, derhalve de tekst zoals deze luidde vóór de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001.

6 Zie voor de bespreking van dit subonderdeel ook de conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998, alinea's 2.14 - 2.18.

7 Cursivering van mij, A-G. Zie ook HvJ EG 12 februari 2004, nr. C-363/99, IER 2004, 22 m.nt. ChG, waar het ging om een reeds bestaand woord (POSTKANTOOR).

8 De arresten van het HvJ EG hebben aanleiding gegeven tot enige discussie in merkenrechtelijke kringen. Zie: P. Reeskamp, P.A. Walsh en A. Hagen in BMM Bulletin 2004, resp. blz. 140, 143 en 146; T. de Haan, Postkantoor en Biomild: de terugkeer van het algemeen belang, NTER 2004, blz. 147-150; O.H.J. Schmutzer, Weigeren voor een hoger doel, IER 2005, blz. 3-9.

9 Zie voor de bespreking van dit onderdeel tevens de conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998, onder 2.19 - 2.22.

10 Zaaknummer C-104/01 (Libertel/BMB).

11 Onderdeel 2 is besproken in de alinea's 2.26 - 2.31 van mijn conclusie voor de beschikking van 19 juni 1998.