HR, 27-01-1995, nr. 15378

27 januari 1995Eerste Kamer

Nr. 15.378

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. P. ZOONTJENS BEHEER B.V.,

2. ZOONTJENS BETON B.V., beide gevestigd te Tilburg ,

EISERESSEN tot cassatie, incidenteel verweersters,

advocaat: mr H.A. Groen,

t e g e n

KIJLSTRA B.V.,

gevestigd te Drachten ,

VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres,

advocaat: mr A.H. Vermeulen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te zamen aan te duiden als: Zoontjens - hebben bij exploit van 9 november 1988 verweerster in cassatie - verder te noemen: Kijlstra - gedagvaard voor de Rechtbank te Leeuwarden en gevorderd (voor zover in cassatie van belang):

1. Kijlstra elk gebruik van Zoontjens ' in het lichaam van deze dagvaarding aangeduide merken voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven te verbieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis;

2. Kijlstra elk ander gebruik van die merken zonder geldige reden in het economische verkeer onder zodanige omstandigheden dat aan Zoontjens in de hoedanigheid van merkrechthebbende, respectievelijk gebruikster, schade kan worden aangebracht te verbieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis;

3. Kijlstra elk gebruik of elke verhandeling van tegels, die een slaafse nabootsing, respectievelijk openbaarmaking en/of verveelvoudiging, vormen van de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde tegels van Zoontjens , respectievelijk van de tekeningen op basis waarvan die tegels worden vervaardigd te verbieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis;

4. Kijlstra te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van ƒ 10.000,— voor elke overtreding van deze verboden;

5. Kijlstra te veroordelen tot betaling aan Zoontjens van schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, waarbij als uitgangspunt zal gelden dat Zoontjens ' schade is te stellen op de bruto winstderving over een hoeveelheid tegels, als door Kijlstra gebruikt, respectievelijk geproduceerd, respectievelijk verhandeld en Kijlstra gelast wordt ter zake van laatstbedoelde hoeveelheden en waarheidsgetrouw opgaaf te verstrekken via een registeraccountant.

Kijlstra heeft tegen de vorderingen verweer gevoerd.

Bij vonnis van 8 maart 1990 heeft de Rechtbank de onder 1, 2 en 3 gevorderde verboden toegewezen, waarbij zij, voor wat betreft het onder 3 gevorderde verbod, ervan is uitgegaan dat aan Zoontjens auteursrecht op haar tegels toekwam. Ook de overige voormelde vorderingen werden toegewezen.

Tegen dit vonnis heeft Kijlstra hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden.

Bij arrest van 24 februari 1993 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd voor zover daarbij, kort gezegd, een op schending van auteursrecht gegrond verbod was toegewezen en bij de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding was rekening gehouden met het bepaalde in art. 27a Auteurswet. In zoverre heeft het Hof de vorderingen van Zoontjens afgewezen. Voor het overige heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Zoontjens beroep in cassatie ingesteld.

Voor het verloop van het geding in cassatie tot aan zijn arrest van 18 februari 1994, NJ 1994, 606, verwijst de Hoge Raad naar dat arrest. Bij dit arrest heeft de Hoge Raad de zaak naar de rol verwezen voor voortprocederen.

Na dit arrest heeft mr Groen ter rolle van 25 februari 1994 verklaard de intrekking van het beroep in cassatie ongedaan te maken. Hij heeft toen tevens geconcludeerd tot verwerping van het incidenteel cassatieberoep.

De zaak is vervolgens voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt, zowel in het principaal beroep als in het incidenteel beroep, tot verwerping.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan, ten dele veronderstellenderwijs, van het volgende worden uitgegaan:

- (i) Zoontjens , die sedert 1950 afdektegels produceren en verhandelen, zijn in 1970 met een apart model betonnen afdektegel voor daken op de markt gekomen. Deze tegel (de Dreentegel) heeft aan de zijkanten sleuven en aan de onderkant nokken (doken), waardoor een betere waterafvoer onder de oppervlakte van de tegel wordt verkregen dan voorheen en de tegel mechanisch zwaarder belast kan worden dan vroegere modellen.

- ( ii) Zoontjens hebben de Dreentegel in twee varianten - een mèt en een zonder middendook - (onder de nummers 436.870 en 436.871) als vormmerk doen inschrijven in het Benelux Merkenregister.

- ( iii) Bij Zoontjens is van 2 maart 1982 tot 31 oktober 1987 een vertegenwoordiger in dienst geweest die korte tijd na laatstgemelde datum bij Kijlstra in dienst is getreden.

- ( iv) Sedert begin 1987 brengt ook Kijlstra een afdektegel voor daken op de markt. De tegel van Kijlstra is een vrijwel getrouwe copie van de Dreentegel zonder middendook.

- ( v) Zoontjens hebben zich daartegen in kort geding verzet, doch tevergeefs omdat het Hof te 's Hertogenbosch bij arrest van 13 september 1988, NJ 1989, 251; BIE 1989, nr. 48, blz. 151, het vonnis van de President aldaar van 5 februari 1988, waarbij aan Kijlstra een verbod van verder verhandelen van haar tegels werd opgelegd, heeft vernietigd en aan Zoontjens hun vorderingen heeft ontzegd.

3.2 Zoontjens baseren hun onder 1 weergegeven vorderingen op de stelling dat Kijlstra door de in 3.1 onder (iv) bedoelde tegel op de markt te brengen jegens hen onrechtmatig handelt doordien zij: (a) inbreuk maakt op het hun ter zake van de Dreentegel toekomende auteursrecht; (b) inbreuk maakt op het hun met betrekking tot de Dreentegel toekomende merkrecht; (c) zich schuldig maakt aan ongeoorloofde concurrentie, namelijk slaafse nabootsing.

3.3 De Rechtbank heeft de vorderingen toegewezen op basis van (a) schending van auteursrecht en (b) schending van merkrecht; de Rechtbank heeft niet onderzocht of sprake was van slaafse nabootsing en de daarop gebaseerde vordering heeft zij bij gebrek aan belang afgewezen.

Het Hof heeft de grond onder (a) - auteursrecht - ondeugdelijk bevonden. Daartegen keert zich het middel in het principaal beroep. Ten aanzien van de grond sub (b) - merkrecht - heeft het Hof daarentegen het oordeel van de Rechtbank onderschreven. Daartegen keert zich het middel in het incidenteel beroep. De grond sub (c) speelt in cassatie geen rol meer nu het Hof - in cassatie onbestreden - heeft aangenomen dat Zoontjens daaraan een subsidiair karakter hebben willen geven en deze grond deswege niet heeft onderzocht omdat het de vorderingen van Zoontjens op basis van merkrecht toewijsbaar oordeelde.

4. Beoordeling van het middel in het principaal beroep

4.1 Het middel in het principaal beroep is tevergeefs voorgesteld.

4.2 Het eerste onderdeel keert zich tegen een evidente schrijffout: waar het Hof in rov. 15 overweegt dat "uit het hierboven sub 4 overwogene volgt dat het ontwerp van de dreentegel geen voorwerp van auteursrecht kan zijn" moet onmiskenbaar worden gelezen: "uit het hierboven sub 6 overwogene".

4.3 Het tweede onderdeel faalt eveneens. De klacht onder a. mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer - zoals het onderdeel het formuleert - "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze.

De onder b. geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel - dat geenszins onbegrijpelijk is - voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis - juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte - aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.

4.4 Het derde onderdeel van het middel bouwt voort op de hiervoor besproken rechts- en motiveringsklachten en moet het lot daarvan mitsdien delen.

5. Beoordeling van het middel in het incidenteel beroep

5.1 Onder 1 en 2 bevat het middel geen klacht. Of en in hoeverre het daar geponeerde feitelijke grondslag heeft, kan daarom in het midden blijven.

Opmerking verdient dat het Hof wel melding maakt van het in het geding brengen van de pleitnotities, doch niet van het in het geding brengen van het in het middel in de laatste alinea onder 2 bedoelde stuk (de "Uitgebreide noot" van Prof. mr D.W.F. Verkade) . De Hoge Raad neemt aan dat daarin gegrondbevinding ligt besloten van de bezwaren welke bij pleidooi van de zijde van Zoontjens - onder meer met een beroep op het bepaalde in art. 147 lid 3 Rv. - tegen het in het geding brengen van dit stuk waren ontwikkeld.

5.2.1 Zowel in hoger beroep als in cassatie is het debat, voor wat betreft het door Zoontjens gedaan beroep op merkrecht, beperkt tot de vraag of ( Kijlstra terecht ontkende dat) de vormmerken van Zoontjens voldoen aan de in art. 1 BMW gestelde eisen.

Het Hof heeft het door Kijlstra ter zake betoogde samengevat in rov. 16. Deze - als zodanig door Kijlstra in cassatie niet bestreden - samenvatting komt daarop neer dat Kijlstra had gesteld dat

"elke daktegel, welke aan de daaraan te stellen criteria voldoet, een vorm moet hebben welke in sterke mate met de vorm van de dreentegel overeenstemt"

en aan deze stelling de slotsom had verbonden dat de door Zoontjens gedeponeerde vormmerken onderscheidend vermogen missen (nu de Dreentegel deswege door de gemiddelde gebruiker niet op grond van haar vorm als van een bepaalde fabrikant afkomstig zal worden herkend), alsmede dat de vorm van de Dreentegel in elk geval niet als merk kan worden beschouwd ingevolge het bepaalde in het tweede lid van art. 1 BMW.

5.2.2 Dit aldus samengevatte verweer heeft het Hof vervolgens onderzocht: in rovv. 17 en 18 onderzoekt en verwerpt het zowel Kijlstra 's verweer dat de (als merk ingeschreven) vorm van de Dreentegel door de aard der waar wordt bepaald en dus, ingevolge art. 1 lid 2 niet als merk kan worden beschouwd, als haar betoog dat die vorm onderscheidend vermogen mist.

In rov. 19 onderzoekt en verwerpt het Hof Kijlstra 's verweer dat de vorm van de Dreentegel niet als merk kan worden beschouwd omdat hij de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert.

5.3.1 Het verweer dat de vorm door de aard der waar wordt bepaald, heeft het Hof verworpen op grond van zijn oordeel dat de voor de Dreentegel gekozen vorm "niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel" (rov. 17) . Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voor het overige, wegens zijn in hoofdzaak feitelijk karakter, niet vatbaar voor toetsing in cassatie. Het is niet onbegrijpelijk en door verwijzing naar hetgeen het Hof in zijn algemene beschouwingen - met name in rov. 8-11 - heeft overwogen voldoende met redenen omkleed.

5.3.2 Ter beoordeling van Kijlstra 's betoog dat de vorm van de Dreentegel onderscheidend vermogen mist, heeft het Hof de vraag onder ogen gezien of die vorm geschikt is de waar van Zoontjens van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming te demonstreren (rov. 17). Aldus is het Hof met zovele woorden uitgegaan van het rechtens juiste criterium (zie onder meer het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 1991 in de zaak A 90/4 (Burberrys II), Jurisprudentie deel 12, p. 16 e.v. ; NJ 1992, 596). Zijn oordeel dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet. Het behoefde geen nadere motivering dan door het Hof daartoe is bijgebracht, waarbij de Hoge Raad aantekent dat het Hof niet alleen heeft geoordeeld dat de vorm van de Dreentegel aan voormeld criterium voldoet, maar bovendien nog feitelijk heeft vastgesteld dat afnemers van dakbedekkingsmaterialen de Dreentegels op grond van hun vorm als van Zoontjens afkomstig herkennen (rov. 18).

5.3.3 Ook bij het onderzoek van de vraag of de vorm van de Dreentegel daarom niet als merk kan worden beschouwd omdat hij de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt (rov. 19), heeft het Hof een juiste maatstaf aangelegd, immers onderzocht of de vorm van de Dreentegel haar marktwaarde bepaalt (zie het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 14 april 1989 in de zaak A 87/8 (Burberrys I), Jurisprudentie deel 10, p. 19 e.v.; NJ 1989, 834). Het Hof heeft laatstbedoelde vraag ontkennend beantwoord op grond van zijn - feitelijk en geenszins onbegrijpelijk - oordeel dat de marktwaarde van de Dreentegel enkel wordt bepaald door haar goede eigenschappen als drainerende daktegel. Het heeft daaraan toegevoegd dat daarvoor de gekozen vorm niet noodzakelijk is en daaruit heeft het zonder miskenning van enige rechtsregel kunnen afleiden dat die vorm niet in de zin van art. 1 lid 2 BMW als een uitkomst op het gebied van nijverheid kan worden beschouwd.

5.4.1 Op het vorenstaande stuit het middel in het incidenteel beroep in al zijn onderdelen af. Ten overvloede tekent de Hoge Raad omtrent deze onderdelen nog het volgende aan.

5.4.2 De onderdelen 3.1 - 3.3 missen, blijkens het hiervoor onder 5.2.1 overwogene, feitelijke grondslag: het Hof heeft niet tot uitgangspunt genomen dat Kijlstra zou hebben betoogd dat de vorm van de Dreentegel uitsluitend wegens haar gelijkenis met de tegel van het Engelse octrooischrift onderscheidend vermogen zou ontberen. Het Hof respondeert in rov. 12-14 op een aantal opmerkingen die Kijlstra heeft gemaakt in het kader van haar toelichting op grief III, die betrekking had op grondslag a (auteursrecht) maar waarnaar Kijlstra in het kader van haar toelichting op grief IV, die betrekking had op grondslag b (merkrecht), terloops had verwezen. Onderdeel 3.4 keert zich tegen 's Hofs slotsom dat niet als juist kan worden aanvaard dat de Dreentegel (reeds) vanwege haar gelijkenis met de tegel van het Engelse octrooischrift geen onderscheidend vermogen zou hebben. Het kan alleen al daarom niet tot cassatie leiden omdat deze slotsom berust op twee zelfstandig dragende overwegingen en het onderdeel slechts één daarvan aanvalt.

5.4.3 De eerste klacht van onderdeel 4.1 - de overige klachten van dit onderdeel vinden hun weerlegging in het hiervoor onder 5.3 overwogene - kan reeds daarom niet tot cassatie leiden omdat zij zich keert tegen de - alleszins begrijpelijke - feitelijke slotsom (dat Kijlstra de Dreentegel heeft nagebootst en daarbij geen ander motief heeft gehad dan het wekken van de indruk dat het om dezelfde tegel zou gaan) uit twee feitelijke vaststellingen: op grond van waarneming van de wederzijdse tegels heeft het Hof enerzijds vastgesteld dat zij verwarringwekkend op elkander gelijken (rov. 11); anderzijds was het met de in rov. 10 genoemde deskundige van oordeel dat het mogelijk is aan de gestelde technische eisen in dezelfde mate te voldoen door het kiezen van een van de Dreentegel afwijkende vorm tegel (rov. 9 en 10). De klacht 4.2 bouwt op de voorgaande voort en deelt daarvan het lot.

5.4.4 De klacht van onderdeel 5 vindt haar weerlegging in het hiervoor onder 5.3 overwogene. Het aan het slot van dit onderdeel verwoorde verwijt dat het Hof had moeten aangeven waarom de andersluidende oordelen van de rechters in kort geding, welke Kijlstra tot de hare had gemaakt, onjuist waren, miskent vooreerst dat de rechter in de bodemprocedure niet gebonden is aan de oordelen van de rechter in kort geding en stelt voor het overige eisen aan de motivering van rechterlijke uitspraken die geen steun vinden in het recht.

5.4.5 In het midden kan blijven of onderdeel 6 voldoet aan het bepaalde in art. 407 Rv. , zulks in verband met het hiervoor in 5.1 overwogene. Onderdeel 7 mist zelfstandige betekenis. De klachten van onderdeel 8 missen feitelijke grondslag: de aangevallen overweging maakt deel uit van 's Hofs algemene beschouwingen; het motiveert daar nader waarom het met de Dreentegel beoogde technische effect niet slechts door de daarvoor door Zoontjens gekozen vorm kan worden bereikt en zet zich in dat kader klaarblijkelijk - naar aanleiding van het door Kijlstra aan de Rechtbank gemaakte verwijt geen aandacht te hebben besteed aan de uitspraken in kort geding - af tegen het arrest van het Hof te 's-Hertogenbosch. Deze overweging is niet dragend voor zijn oordeel dat de vormmerken van Zoontjens aan de daaraan te stellen eisen voldoen.

6. Beslissing De Hoge Raad:

verwerpt zowel het principaal als het incidenteel beroep in cassatie;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president Martens als voorzitter en de raadsheren Korthals Altes, Neleman, Nieuwenhuis en Swens-Donner, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 27 januari 1995.