HR, 09-12-1994, nr. 15.378

J.V.D.W.Nr. 15.378Zitting 9 december 1994

Mr Strikwerda

Conclusie inzake:

1. P. ZOONTJENS BEHEER B.V.2. ZOONTJENS BETON B.V.

tegen

KIJLSTRA B.V.

Edelhoogachtbaar College,

1. Eiseressen in het principaal cassatieberoep (hierna: Zoontjens ) produceren en verhandelen een afdektegel voor daken. Deze tegel ("dreentegel") bevat aan de zijkant sleuven en aan de onderkant doken, waardoor een betere waterafvoer onder de oppervlakte van de tegel wordt verkregen en de tegel mechanisch zwaarder belast kan worden dan vroegere modellen. Zoontjens heeft de tegel in twee varianten als vormmerk laten inschrijven in het Beneluxmerkenregister.

2. Verweerster in het principaal cassatieberoep (hierna: Kijlstra ) brengt sedert 1987 een op de afdektegel van Zoontjens gelijkende afdektegel in het verkeer. De tegel van Kijlstra heeft dezelfde vormkenmerken als die van Zoontjens , zij het dat Zoontjens afdektegels met en zonder zogenaamde middendoek op de markt brengt, terwijl Kijlstra alleen tegels zonder middendoek op de markt brengt.

3. Zoontjens stelt zich op het standpunt dat Kijlstra door eenzelfde afdektegel als Zoontjens op de markt te brengen het auteursrecht van Zoontjens op haar afdektegel schendt, voorts inbreuk maakt op het vormmerk van Zoontjens , en tenslotte zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.

4. Een door Zoontjens tegen Kijlstra aangespannen kort geding had geen succes: bij arrest van 13 september 1988 heeft het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder vernietiging van het gedeeltelijk toewijzende vonnis van 5 februari 1988 van de President van de rechtbank aldaar de door Zoontjens gevraagde voorzieningen geweigerd.

5. Daarop heeft Zoontjens bij dagvaarding van 9 november 1988 voor de Rechtbank te Leeuwarden het onderhavige bodemgeschil ingeleid. Ook thans baseert Zoontjens haar vorderingen op schending van het haar toekomende auteursrecht op de afdektegel, inbreuk op haar vormmerk, alsmede slaafse nabootsing. In cassatie gaat het nog slechts om de twee eerstgenoemde grondslagen.

6. Met betrekking tot de gestelde overtreding van haar auteursrecht stelt Zoontjens , kort weergegeven, dat haar afdektegel is te beschouwen als een "werk" in de zin van art. 10 van de Auteurswet 1912, aangezien de tegel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

7. Wat de beweerde inbreuk op haar vormmerk betreft, voert Zoontjens aan dat de vorm van haar tegel kan dienen als een deugdelijk vormmerk, aangezien het model van de tegel niet louter is ingegeven door eisen van functionaliteit, maar tevens door een creatief gekozen vormgeving. Voorts stelt Zoontjens dat Kijlstra een tegel op de markt had kunnen brengen met dezelfde functionaliteit, maar met andere vormkenmerken; door dezelfde vorm te kiezen maakt Kijlstra inbreuk op het vormmerk.

8. De auteursrechtelijke aanspraken van Zoontjens bestrijdt Kijlstra onder meer met de stelling dat de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel niet nieuw is, maar blijkens een Brits octrooi al sedert 1932 bekend is, zodat de tegel van Zoontjens een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker mist. Voorts voert Kijlstra aan dat de vorm van de tegel in hoge mate bepaald wordt door aan de tegel te stellen technische eisen, zodat de tegel ook uit dien hoofde een eigen, oorspronkelijk karakter ontbeert.

9. Ten aanzien van de merkenrechtelijke aanspraken voert Kijlstra als verweer dat de tegel van Zoontjens onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en bovendien afstuit op de in art. 1 lid 2 Benelux Merkenwet bedoelde beletselen, zodat Zoontjens geen merkenrechtelijke bescherming toekomt.

10. In eerste aanleg oordeelt de rechtbank bij haar vonnis van 8 maart 1990 dat Zoontjens zich met betrekking tot de vormkenmerken van de door haar op de markt gebrachte afdektegel terecht beroept op haar toekomende bescherming op grond van haar auteursrecht (r.o. 4.3). Zij overweegt daartoe onder meer dat de tegels van Zoontjens door hun vormgeving karakteristiek zijn voor de maker en als zodanig bij de doelgroep worden herkend (r.o. 4.1), dat die vormgeving niet dwingend voortvloeit uit de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid van de tegels (r.o. 4.1), en dat, voor zover de tegels van Zoontjens zouden zijn afgeleid van het genoemde Britse octrooi, dat slechts de functionele en technische kenmerken, doch niet de specifieke vormkenmerken betreft (r.o. 4.2).

11. Volgens de rechtbank komt Zoontjens eveneens merkenrechtelijke bescherming toe (r.o. 4.6). Het verweer van Kijlstra , dat de vorm van de tegels wordt bepaald door de aard van de waar, verwerpt de rechtbank op de grond dat voor Kijlstra voldoende alternatieve mogelijkheden openstonden om een afdektegel op de markt te brengen met een van de tegel van Zoontjens afwijkende vorm, welke alle zouden kunnen voldoen aan de aan zulk een tegel te stellen technische en functionele eisen (r.o. 4.6).

12. Kijlstra is van het vonnis van de rechtbank onder aanvoering van vijf grieven in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Grief III keert zich tegen de beslissing van de rechtbank met betrekking tot de auteursrechtelijke aanspraken van Zoontjens , terwijl grief IV opkomt tegen het oordeel van de rechtbank inzake de door Zoontjens ingeroepen merkenrechtelijke bescherming.

13. Bij zijn arrest van 24 februari 1993 oordeelt het hof grief III gegrond, doch verwerpt grief IV.

14. Met betrekking tot grief III geeft het hof als zijn oordeel te kennen dat het ontwerp van de dreentegel geen voorwerp van auteursrecht kan zijn (r.o. 15). Het hof baseert zijn oordeel op de overweging dat de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat is van een door een aantal technische uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (r.o. 6). Het hof vindt bevestiging van dit oordeel in de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de in Engeland geoctrooieerde tegel (r.o. 7).

15. Ten aanzien van grief IV verwerpt het hof het betoog van Kijlstra dat enerzijds de vorm van Zoontjens ' tegel onvoldoende onderscheidend vermogen zou hebben en anderzijds niet als merk kan worden beschouwd op grond van de in art. 1 lid 2 Benelux Merkenwet genoemde beletselen. Volgens het hof ligt aan de vorm van de dreentegel en daarmede ook aan de vormmerken niet een slechts ter bereiking van de technische bruikbaarheid gemaakte keuze ten grondslag, maar ook een keuze die het uiterlijk van de tegel als zodanig raakt en geleid heeft tot een vorm welke niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel en welke geschikt is om het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de tegel als afkomstig uit een bepaalde onderneming – in casu de onderneming van Zoontjens - te herkennen (r.o. 17). Voorts is het hof van oordeel dat de vorm van de dreentegel niet de wezenlijke waarde daarvan beïnvloedt: de (markt)waarde van de tegel wordt bepaald door haar goede eigenschappen als drainerende daktegel; daarvoor is de gekozen vorm niet noodzakelijk (r.o. 19).

16. Zoontjens is tegen het arrest van het hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit drie onderdelen opgebouwd middel. Kijlstra heeft het middel bestreden en geconcludeerd tot verwerping van het door Zoontjens ingestelde cassatieberoep. Voorts heeft Kijlstra van haar kant incidenteel cassatieberoep ingesteld met een uit acht onderdelen opgebouwd middel, dat door Zoontjens is bestreden met conclusie tot verwerping.

Het principaal beroep

17. Het door Zoontjens in het principaal beroep aangevoerde cassatiemiddel heeft betrekking op het oordeel van het hof inzake de auteursrechtelijke aanspraken van Zoontjens .

18. Onderdeel 1 van het middel keert zich met een motiveringsklacht tegen r.o. 15 van het bestreden arrest. De verwijzing in r.o. 15 naar r.o. 4 zou geen begrijpelijke motivering opleveren van het in r.o. 15 uitgesproken oordeel.

19. De klacht is gegrond, maar zal wegens gebrek aan belang moeten falen. De verwijzing in r.o. 15 naar r.o. 4 berust kennelijk op een verschrijving. Het hof bedoelt klaarblijkelijk te verwijzen naar r.o. 6, nu daar gemotiveerd wordt waarom naar 's hofs oordeel het ontwerp van Zoontjens ' tegel geen voorwerp van auteursrecht kan zijn.

20. Onderdeel 2 bestrijdt vervolgens dit oordeel van het hof met een rechtsklacht (onder a) en, subsidiair, een motiveringsklacht (onder b).

21. De rechtsklacht houdt in dat het hof heeft miskend dat, ook wanneer de vorm van een produkt het resultaat is van een door zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, sprake is, althans kan zijn, van een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

22. Het hof heeft bij de beoordeling van de vraag of het ontwerp van de dreentegel voorwerp van auteursrecht kan zijn als maatstaf aangelegd of dat ontwerp aangemerkt kan worden als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Deze maatstaf is juist (HR 15 januari 1988, NJ 1988, 376; HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 nt. DWFV; HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 nt. DWFV) en wordt door het middel ook niet bestreden. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, wil het voorwerp van auteursrecht kunnen zijn, betekent - in ieder geval - dat de maker voldoende ruimte moet hebben gehad voor eigen, creatieve inbreng. Als die ruimte ontbreekt, is niet goed denkbaar dat en hoe de maker een persoonlijke visie in het voortbrengsel tot uitdrukking kan brengen.

23. Het hof heeft in het onderhavige geval geoordeeld dat voor Zoontjens bij het ontwerp van de tegel die ruimte ontbrak, gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijkanten, alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijkanten het doorlaten van hemelwater en door het aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten (r.o. 6). Het hof vindt bevestiging van dit oordeel in de gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel van het Engelse octrooischrift, dat Zoontjens naar eigen zeggen niet kende. Die gelijkenis maakt duidelijk dat het ontwerp van Zoontjens niet voldoet aan het zogenaamde "onherhaalbaarheids"-criterium. Zie daarover Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 3e dr. (1990), p. 45; Spoor/Verkade, Auteursrecht, 2e dr. (1993), p. 58; Van Engelen, Prestatiebescherming, diss. (1994), p. 68.

24. Het hof heeft, anders dan het middelonderdeel stelt, dus niet miskend dat van een eigen oorspronkelijk karakter ook sprake kan zijn, wanneer de vorm van het produkt het resultaat is van een door bepaalde technische uitgangspunten beperkte keuze, doch heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante eigen creatieve inbreng. Dit oordeel is overwegend feitelijk van aard en getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting van het begrip "werk" in de zin van de Auteurswet 1912. De klacht zal dus niet tot cassatie kunnen leiden.

25. De motiveringsklacht houdt in dat het hof zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd in het licht van een aantal stellingen van Zoontjens die volgens het middelonderdeel in cassatie tot uitgangspunt kunnen worden genomen.

26. De klacht faalt m.i. Al aangenomen dat die stellingen inderdaad als feitelijke grondslag van het cassatiemiddel kunnen gelden, komen die stellingen erop neer dat Ko Zoontjens bij het ontwerp van de dreentegel een eigen keuze heeft gemaakt uit de voor hem openstaande mogelijkheden. Het hof heeft die keuzemogelijkheden echter te beperkt geoordeeld om te kunnen zeggen dat het ontwerp een voortbrengsel is met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit oordeel berust op een feitelijke waardering en is, ook zonder nadere motivering tegenover de bedoelde stellingen van Zoontjens , niet onbegrijpelijk.

27. Onderdeel 3 van het middel bouwt voort op de eerder aangevoerde klachten en moet het lot daarvan delen.

28. De slotsom is dat het in het principaal beroep voorgestelde cassatiemiddel faalt.

Het incidenteel beroep

29. Na de inleidende onderdelen 1 en 2 werpt onderdeel 3 van het in het incidenteel beroep voorgestelde cassatiemiddel een aantal klachten op tegen de behandeling door het hof van het door Kijlstra aangevoerde verweer dat de vorm van de dreentegel geen onderscheidend vermogen heeft.

30. In de eerste plaats voert het middelonderdeel aan (onder 3.1) dat het hof ten onrechte tot uitgangspunt heeft genomen dat Kijlstra dit verweer enkel heeft gebouwd op de stelling dat de dreentegel niet meer is dan een nabootsing van de tegel volgens het Engelse octrooischrift.

31. De klacht berust naar mijn mening op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Het hof behandelt het verweer dat de dreentegel onderscheidend vermogen mist niet alleen in r.o. 12, 13 en 14, maar ook in r.o. 17 en 18. Uit de laatstbedoelde rechtsoverwegingen blijkt dat het hof het verweer van Kijlstra niet beperkt heeft geacht tot de stelling dat de dreentegel geen onderscheidend vermogen heeft vanwege haar gelijkenis met die van de tegel van het Engelse octrooischrift.

32. Uit het vorenstaande volgt dat ook de onder 3.3 aangevoerde klacht, - dat het hof heeft nagelaten - ook los van de Engelse tegel - gemotiveerd te beslissen of de tegel van Zoontjens onderscheidend vermogen heeft, feitelijke grondslag mist.

33. In de derde plaats voert het middelonderdeel aan (onder 3.4) dat het hof in r.o. 12, 13 en 14 heeft miskend dat het niet relevant is of een bepaalde vorm al dan niet bekend is uit het Engelse octrooischrift, maar of die vorm kenbaar is.

34. De klacht zal reeds wegens gebrek aan belang moeten falen, 's Hofs verwerping van het betoog van Kijlstra dat de vorm van de dreentegel geen onderscheidend vermogen zou hebben vanwege haar gelijkenis met die van de tegel van het octrooischrift berust op twee zelfstandig dragende gronden: de aangevallen grond (r.o. 13) en de grond dat - kort gezegd - gelijkenis tussen de dreentegel en de Engelse tegel op relevante onderdelen en wat de totaalindruk betreft ontbreekt (r.o. 14). De laatstbedoelde grond is in cassatie niet bestreden.

35. Onderdeel 4 klaagt (onder 4.1) dat het hof in r.o. 11 zonder enige feitelijke instructie heeft aangenomen dat Kijlstra de tegel van Zoontjens heeft nagebootst, zulks terwijl Kijlstra dit had ontkend.

36. Kijlstra mist belang bij deze klacht, reeds omdat het hof de vorderingen van Zoontjens , voor zover gegrond op slaafse nabootsing, niet heeft toegewezen.

37. Voorts beklaagt het onderdeel zich (eveneens onder 4.1) over de overweging van het hof (r.o. 17)

"dat aan de vorm van de dreentegel en daarmede ook aan de vormmerken niet een slechts ter bereiking van de technische bruikbaarheid gemaakte keuze ten grondslag ligt, maar ook een keuze die het uiterlijk van de tegel als zodanig raakt en geleid heeft tot een vorm welke niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel en welke geschikt is om het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de tegel als afkomstig uit een bepaalde onderneming - in casu de onderneming van Zoontjens - te herkennen".

Naar ik begrijp, is de strekking van deze klacht vooral deze, dat het hof, nu het zonder nader onderzoek voorbij is gegaan aan de stelling van Kijlstra (concl. van antw. in eerste aanleg sub 10) dat er diverse tegels van andere fabrikanten op de markt zijn die sterke gelijkenis vertonen met de tegel van Zoontjens , heeft miskend dat de vorm waarvan bescherming wordt ingeroepen zich aanmerkelijk van andere in de handel zijnde vormen dient te onderscheiden, wil er sprake zijn van het door art. 1 lid 1 Benelux Merkenwet vereiste onderscheidend vermogen.

38. De klacht lijkt mij ongegrond. Uit r.o. 17 blijkt niet dat het hof de door het middel bedoelde maatstaf zou hebben miskend en zulks kan evenmin worden afgeleid uit de omstandigheid dat het hof niet met zoveel woorden op de door Kijlstra bedoelde stelling is ingegaan, aangezien Kijlstra die stelling in eerste aanleg niet nader had toegelicht en in hoger beroep niet nader had aangedrongen.

39. De onder 4.2 opgeworpen klacht bouwt voort op de zojuist besproken klacht en zal het lot daarvan moeten delen.

40. Onderdeel 5 keert zich met twee klachten tegen r.o. 18 van het bestreden arrest.

41. De eerste klacht houdt in dat, anders dan het hof heeft geoordeeld, de omstandigheid dat de afnemers van dakbedekkingsmaterialen de dreentegels op grond van hun vorm als van Zoontjens afkomstig herkennen, geenszins behoeft te impliceren dat de vorm het door de wet vereiste onderscheidend vermogen heeft.

42. De klacht miskent dat hetgeen het hof in r.o. 18 overweegt kennelijk slechts dient ter bevestiging van het in r.o. 17 uitgesproken oordeel en dus niet de strekking heeft aan te geven wat de maatstaf is bij de beoordeling van de vraag of het vormmerk van Zoontjens voldoende onderscheidend vermogen heeft. Die maatstaf heeft het hof in r.o. 17 geformuleerd en wordt door het middel - terecht (zie BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 en BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 nt. LWH) - niet bestreden.

43. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof zijn beslissing inzake het onderscheidend vermogen van het vormmerk van Zoontjens niet heeft gemotiveerd tegenover de andersluidende beslissingen van president en hof in de kort geding procedure.

44. De klacht faalt m.i. Het hof was bevoegd en gehouden de in r.o. 18 bedoelde verklaringen zelfstandig te onderzoeken. Dat dit onderzoek van het hof tot een andere uitkomst heeft geleid dan die in de kort geding procedure, behoefde het hof geenszins van zijn oordeel te weerhouden (art. 292 Rv.) en verplichtte het hof niet tot een nadere motivering tegenover het beroep van Kijlstra op de in het kort geding gegeven beslissingen.

45. Onderdeel 6 komt met een rechtsklacht op tegen r.o. 19 van het bestreden arrest en beroept zich daarbij op een citaat van prof. Verkade.

46. Het citaat is kennelijk ontleend aan de bij pleidooi in hoger beroep namens Kijlstra overgelegde notitie van de hand van prof. Verkade. Zie p. 24 van die notitie. Al aangenomen dat onderdeel 6 voldoet aan de eisen van art. 407 lid 2 Rv. , is het onderdeel tevergeefs voorgesteld. Het citaat heeft betrekking op een door de rechtbank in eerste aanleg gegeven beslissing op een ander geschilpunt, dan het hof in r.o. 19 behandelt. De klacht strandt derhalve reeds op gebrek aan feitelijke grondslag.

47. Onderdeel 7 bouwt voort op onderdeel 6 en zal het lot daarvan moeten delen.

48. Onderdeel 8 keert zich tegen r.o. 11 van 's hofs arrest.

49. Voor zover het onderdeel berust op de veronderstelling dat het hof in de aangevallen rechtsoverweging een motivering bedoelt te geven voor zijn oordeel dat het vormmerk van Zoontjens onderscheidend vermogen toekomt, berust het op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. In r.o. 11 behandelt het hof, in het kader van een aantal beschouwingen "met betrekking tot de in hoger beroep aan de orde gestelde geschilpunten in het algemeen", de in verband met de door Zoontjens gestelde inbreuk op haar vormmerk tussen partijen omstreden vraag of de vorm van de door Kijlstra op de markt gebrachte tegel een kopie is van Zoontjens' tegel en of Kijlstra , zonder afbreuk te doen aan de functie van de tegel, ook een andere vorm had kunnen kiezen.

50. Voor zover het onderdeel berust op de veronderstelling dat het hof in r.o. 11 een oordeel heeft willen geven over de vraag of Kijlstra zich heeft schuldig gemaakt aan slaafse nabootsing, berust het evenzeer op een verkeerde lezing van 's hofs arrest. Ik verwijs naar het zojuist opgemerkte.

51. De slotsom is dat ook het in het incidenteel beroep aangevoerde cassatiemiddel tevergeefs is voorgesteld.

52. De conclusie strekt, zowel in het principaal beroep als in het incidenteel beroep, tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,