Rb. Den Haag, 31-08-2016, nr. C/09/506432 / HA ZA 16-253

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

EPAL is houdster van de Uniemerkregistratie voor het hieronder weergegeven woord/beeldmerk EPAL, ingeschreven op 22 december 1998 onder nummer 472415 voor onder meer pallets (klasse 6 en 20);

EPAL is belast met het beheer van en de controle op de kwaliteit van zogeheten EUR/EPAL-pallets. Deze pallets zijn door middel van een brandmerk op de klos voorzien van de merken EUR en/of EPAL (hierna: Europallets) en zij worden aldus in het economisch verkeer gebracht. EPAL heeft als doelstelling om wereldwijd een open poolsysteem te creëren en in stand te houden waarin de kwaliteit en kenmerken van de pallets constant zijn teneinde de ruil van de pallets mogelijk te maken. Tevens richt EPAL zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets.

De Europallets moeten voldoen aan bepaalde normen ten aanzien van de houtsoorten, de houtvochtigheid, de plankdiktes, het formaat, het brandmerkteken, de (staalkwaliteit van de) draadnagels alsmede de draadnagelverdeling, de klossen etc. Wanneer erkende reparateurs (hierna: licentienemers) de pallets repareren, moeten de klossen door hen voorzien worden van een controlespijker. Dit is geen bevestigingselement maar uitsluitend een kenmerk dat de pallet is gerepareerd door een licentienemer. Iedere licentienemer heeft zijn eigen uniek genummerde controle-spijker. Genoemde normen zijn opgenomen in de UIC (Union Internationale des Chemins de fer) code 435-2 (productienormen) en UIC code 435-4 (reparatienormen). Naast de UIC codes is het Technisch Regelwerk (Technical Regulations) van EPAL op de pallets van toepassing.

In opdracht van EPAL heeft het onderzoeksbureau NMS Recherche eind 2014 onder de fictieve bedrijfsnaam ‘Firma v/d Wetering ’ contact gelegd met PHZ voor de aankoop van vijftig intacte (gebruikte) Europallets en het laten repareren van vijftig defecte Europallets. In één van de door NMS in te leveren pallets was onzichtbaar een GPS-zender geplaatst. Op 24 november 2014 heeft NMS bij PHZ de vijftig pallets ingeleverd, vijftig intacte pallets ontvangen, en PHZ € 635,25 betaald. Op 25 november 2014 heeft NMS wederom vijftig intacte pallets opgehaald bij PHZ. De factuur van PHZ vermeldt: “Europallets gerepareerd”.

Bij monde van haar advocaat heeft EPAL bij brief van 10 februari 2016 PHZ gesommeerd de inbreuk op de EPAL en EUR- merken, althans haar onrechtmatig handelen jegens EPAL te staken.

EPAL vordert, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dat de rechtbank:

a. alle onder zich bevindende pallets voorzien van het EPAL-merk die door gedaagde zijn gerepareerd;

b. alle werktuigen/instrumenten die geschikt zijn om het EPAL-merk te plaatsen op pallets en alle overige zaken die dienen ter identificatie van al dan niet gerepareerde EUR/EPAL pallets;

zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde hiermee in gebreke blijft;

3. eiseres zal machtigen de in punt 2 genoemde pallets voor rekening van gedaagde te (doen) vernietigen;

4. gedaagde zal verplichten om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden het repareren van alle pallets voorzien van het EPAL-merk, alsmede het verdere verhandelen van die pallets, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde hiermee in gebreke blijft, dan wel - zulks naar keuze van eiseres - op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- per in strijd hiermee gerepareerde of verhandelde pallet;

5. gedaagde zal gebieden uiterlijk binnen 3 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde opgave te doen van:

a. de totale hoeveelheid geproduceerde, gerepareerde, ingekochte en/of verkochte inbreukmakende producten;

b. de door gedaagde betaalde (inkoop)prijs alsmede de door gedaagde gehanteerde verkoopprijs van het betreffende artikel;

c. de totale hoeveelheid thans in voorraad zijnde inbreukmakende artikelen;

d. het totale bedrag van de door gedaagde als gevolg van de verhandeling van de bewuste artikelen genoten winst (verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs);

e. de naam en adresgegevens van de (rechts-)persoon/personen die de artikelen aan gedaagde heeft/hebben geleverd, alsmede de naam en adresgegevens van de (rechts-)persoon/personen aan wie gedaagde de artikelen heeft geleverd;

zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde hiermee in gebreke blijft.

6. gedaagde zal veroordelen aan eiseres de door eiseres ten gevolge van de inbreuk en het onrechtmatige handelen geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij Staat, waaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, danwel aan eiseres af te dragen de door gedaagde terzake van de inbreuk en het onrechtmatig handelen genoten winst, zulks ter keuze van eiseres, welke keuze zij zal maken nadat gedaagde de overeenkomstig de veroordeling onder 5 bedoelde rekening en verantwoording zal hebben afgelegd;

7. gedaagde zal veroordelen aan eiseres de wettelijke rente te vergoeden over alle bedragen die zij uit hoofde van het ten deze te wijzen vonnis aan eiseres verschuldigd zal zijn, te rekenen vanaf de dag van dagvaarding tot die van algehele voldoening;

8. gedaagde zal veroordelen in de kosten van deze procedure, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis en, voor het geval betaling daarvan niet binnen die termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf die termijn voor voldoening, alsmede te vermeerderen met de nakosten als bedoeld in hel liquidatietarief Rechtbanken en Gerechtshoven

EPAL legt aan haar vorderingen ten grondslag dat PHZ Europallets repareert zonder toestemming van EPAL (en daarmee zonder te voldoen aan de toepasselijke UIC-normen), en deze gerepareerde pallets verder verhandelt. De reparaties resulteren in een wijziging van de toestand van de waren in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo die EPAL gegronde redenen geeft zich tegen verdere verhandeling van de pallets als een vorm van merkinbreuk te verzetten. Het repareren als zodanig is ook een vorm van merkinbreuk. Tevens handelt PHZ hiermee onrechtmatig jegens EPAL. Aangezien EPAL hierdoor schade heeft geleden, is PHZ daarvoor aansprakelijk. PHZ heeft te kwader trouw inbreuk gemaakt zodat EPAL ook recht heeft op afdracht van de met de inbreuk genoten winst, aldus EPAL.

PHZ stelt dat EPAL niet-ontvankelijk is in haar vorderingen voor zover gebaseerd op het EUR-merk nu zij geen rechthebbende is op dat merk. Voorts bestrijdt zij dat zij Europallets repareert en gerepareerde Europallets verder verhandelt, en dat zij zich bedient van het EPAL-merk bij het verhandelen van Europallets. Subsidiair, indien komt vast te staan dat PHZ Europallets repareert, stelt PHZ dat EPAL door het sinds 2008 gedogen van de merkinbreuk haar rechten heeft verwerkt, althans afstand heeft gedaan van haar recht. Tevens subsidiair betwist PHZ dat EPAL een gegronde reden heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling nu de toestand van de pallets reeds voorafgaand aan de reparatie was gewijzigd, althans de reparaties door PHZ geen of slechts een ondergeschikte wijziging meebrengen, en PHZ niet de indruk wekt dat zij tot het distributienetwerk van EPAL behoort of dat een bijzondere band bestaat tussen EPAL en PHZ. Met in hoofdzaak dezelfde argumenten betwist PHZ de gestelde onrechtmatige daad. Voorts betwist PHZ dat aannemelijk is dat EPAL enige schade heeft geleden, en overigens betwist zij de (neven)vorderingen.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Uniemerk van EPAL is de rechtbank krachtens artikel 95, 96 aanhef en onder a, en 97 lid 1 UMVo juncto artikel 3 van de uitvoeringswet inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd van het geschil kennis te nemen. Ten aanzien van de grondslag onrechtmatig handelen is de rechtbank bevoegd reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

Gebruik van het EPAL-merk

Het meest verstrekkende verweer van PHZ, te weten dat zij geen gebruik maakt van het EPAL-merk bij het aanbieden van Europallets, wordt verworpen. Reeds uit de door EPAL overgelegde uitdraai van de website van PHZ, waarop een pallet is afgebeeld voorzien van het EPAL-merk, blijkt dat PHZ het merk gebruikt bij het aanbieden van pallets.

Verhandeling van gerepareerde Europallets

EPAL stelt dat PHZ inbreuk op haar merk maakt onder meer door het verhandelen van gerepareerde Europallets.

Het verhandelen van gerepareerde/gereviseerde waren is een handeling waartegen de merkhouder zich in beginsel kan verzetten op grond van artikel 13 lid 2 UMVo. Het Benelux-Gerechtshof heeft ten aanzien van het overeenkomstige (toenmalige) artikel 13A lid 3 Benelux Merkenwet in een zaak betreffende revisie van auto-onderdelen bepaald dat iedere ‘teweeggebrachte’ (dus niet door enkel tijdsverloop of slijtage ontstane) verandering van de toestand van de waren die niet van ondergeschikte betekenis is, niet leidt tot uitputting, en de merkhouder dus gegronde reden geeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten1.. Deze rechtspraak is naar het oordeel van de rechtbank maatgevend (gebleven) voor de uitleg van de Europese uitzondering op de uitputtingsregel.

Bij de NMS-rapportage (vergelijk r.o. 2.4) die EPAL ten grondslag legt aan voornoemde stelling is een aantal foto’s van defecte en intacte Europallets gevoegd. PHZ bestrijdt dat uit deze foto’s blijkt dat de Europallet met de ingebouwde GPS-zender (hierna: de GPS-pallet) bij aanlevering defect was. De rechtbank overweegt dat genoemde foto’s een intacte Europallet tonen waarbij in een uitsparing in de middenklos een GPS-zender is geplaatst. De foto’s van de (beweerdelijke) GPS-pallet vóór afgifte ter reparatie, waarbij een klos en een plank ontbreken, tonen deze ingebouwde GPS-zender niet, zoals PHZ terecht aanvoert. Echter, het knoestenpatroon op de planken en het jaarringenpatroon op de middenklossen van de pallets is op beide foto’s identiek, zodat uit die foto’s in samenhang met de verklaring van NMS naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam blijkt dat het om dezelfde pallet gaat. De GPS-pallet was dus defect bij aflevering, en intact bij afhalen, wat impliceert dat deze pallet gerepareerd is. De rechtbank passeert het betoog van PHZ dat de overgelegde foto’s überhaupt geen betrekking hebben op de door NMS geleverde pallets nu PHZ dit verweer niet met concrete feiten of omstandigheden heeft gestaafd. De rapportage van NMS is op dit punt door PHZ niet (voldoende) gemotiveerd betwist. Een en ander leidt tot de constatering dat PHZ een gerepareerde Europallet (de GPS-pallet) heeft verhandeld. Omdat PHZ geen concrete feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die erop wijzen dat de GPS-posities van genoemde pallet onjuist zouden zijn, constateert de rechtbank op grond van de NMS-rapportage dat de GPS-pallet niet van plaats is veranderd tussen (defecte) aflevering en (intacte) retournering. De slotsom is dan ook dat PHZ de verhandelde Europallet zelf heeft gerepareerd.

Dat de hiervoor geconstateerde gang van zaken met de GPS-pallet representatief is voor de bedrijfsactiviteiten van PHZ, althans de overige 49 door NMS aangeleverde pallets, is door PHZ onvoldoende bestreden. In elk geval heeft PHZ niet bestreden de stelling van EPAL dat ene heer [A] van PHZ aan een collega heeft meegedeeld dat PHZ de betreffende Europallets voor NMS zou repareren, en heeft PHZ ook niet betwist dat op de aan NMS gerichte factuur de regel “europallets gerepareerd” is opgenomen. Dat die regel op verzoek van NMS is opgenomen in de factuur, zoals PHZ stelt, blijkt nergens uit. Het enkele feit dat in de NMS-rapportage de door de rapporteur waargenomen locatie van de reparatiewerkplaats van PHZ mogelijk niet (precies) klopt, maakt niet dat het rapport onbetrouwbaar is, zoals PHZ stelt. Dat PHZ voor een onbekende klant, zoals ‘Firma v/d Wetering ’ nooit zoveel mankracht zou vrijmaken om binnen 24 uur 50 defecte pallets te repareren, is een blote stelling die naar het oordeel van de rechtbank de betrouwbaarheid van de NMS-rapportage ook niet raakt. Daarbij komt dat PHZ conform factuur voor ieder van de vijftig aangeleverde pallets € 3,50 in rekening heeft gebracht, wat erop lijkt te wijzen dat ieder van die pallets door haar is gerepareerd. Dat deze € 3,50 per pallet slechts ‘sorteergeld’ is, zoals de directeur van PHZ ter comparitie heeft verklaard, komt de rechtbank in het licht van de door hem eveneens ter zitting gelaakte geringe marges in de pallethandel niet geloofwaardig voor (de prijs voor een tweedehands pallet bedraagt conform factuur € 7,00). Bovendien ziet de rechtbank dan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in waarom bij defecte pallets naast het sorteergeld niet tevens reparatiegeld in rekening is gebracht.

Gegronde reden voor verzet

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat PHZ Europallets heeft gerepareerd en verder verhandeld. EPAL kan zich in beginsel onder de in r.o. 4.4 opgesomde voorwaarden tegen verdere verhandeling van deze pallets verzetten.

Een beroep op uitputting komt PHZ niet toe nu zij niet heeft gesteld dat de gerepareerde Europallets die zij aanbiedt door of met toestemming van EPAL (in gerepareerde toestand) in het verkeer zijn gebracht. PHZ heeft - eerst ter comparitie - immers gesteld dat zij doorgaans defecte Europallets aan een licentienemer doorverkoopt en dat deze licentienemer ze na reparatie zelf verder verhandelt; niet dat deze licentienemer ze in opdracht van PHZ repareert.

Het subsidiaire betoog van PHZ dat de door haar tijdens reparaties aangebrachte wijzigingen van ondergeschikte aard zijn (en dus geen wijziging in de toestand van de waren in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo zijn) wordt verworpen. EPAL heeft onbestreden gesteld dat niet-licentienemers, zoals PHZ, niet in staat zijn volgens de UIC-normen te repareren omdat zij geen toegang hebben tot alle voorgeschreven materialen. Ook heeft EPAL onweersproken gesteld dat de in r.o. 2.4. genoemde reparaties vervanging van wezenlijke palletonderdelen inhouden. Gelet op de hierboven geformuleerde norm kan bepaald niet worden gesproken worden van wijzigingen van ondergeschikte aard. De toestand van de gerepareerde Europallets is dus gewijzigd in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo, en EPAL kan zich tegen verdere verhandeling van die pallets verzetten.

Overeenkomstig de eerdergenoemde en meer recente Europese rechtspraak2.kan in een situatie waarin gereviseerde waren worden aangeboden niettemin een gegronde reden voor verzet ontbreken indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar wordt gemaakt, ofwel degene die gerepareerde/gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Onvoldoende is dus, zoals PHZ stelt, dat zij niet (actief) de indruk wekt tot het distributienetwerk van EPAL te behoren of niet (actief) een bijzondere band met EPAL suggereert. Het gaat er juist om dat PHZ actief de genoemde indruk en suggestie dient weg te nemen c.q. voorkomen.

Dat PHZ het EPAL-merk niet heeft verwijderd of onzichtbaar gemaakt, staat vast. Op de website van PHZ worden Europallets zonder enig voorbehoud en aanvullende mededeling onder het EPAL-merk aangeboden, terwijl het publiek nergens uit kan afleiden dat eventuele reparaties niet door of namens EPAL zijn verricht. Uit dit enkele feit blijkt reeds dat PHZ niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Zo kan bij afnemers de onjuiste indruk worden gewekt dat er een economische band bestaat tussen EPAL en PHZ, meer in het bijzonder dat laatstgenoemde tot het distributienet van de merkhouder behoort, dat PHZ gelicentieerd is om reparaties te verrichten, of dat er een andere bijzondere band tussen hen bestaat. EPAL heeft gelet op het voorgaande dus nog steeds een gegronde reden zich tegen de verhandeling van de gerepareerde Europallets te verzetten.

Rechtsverwerking

PHZ doet subsidiair ook een beroep op rechtsverwerking. EPAL heeft PHZ al in 2008 gesommeerd, en heeft vervolgens tot 2014 stilgezeten, aldus PHZ. EPAL heeft daardoor afstand van haar verbodsrecht gedaan, dan wel haar rechten verwerkt. PHZ heeft het ‘gedogen’ van EPAL, dat PHZ afleidt uit dit lange stilzitten, op mogen vatten als een (impliciete) toestemming in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo, aldus PHZ.

Het verweer van PHZ wordt verworpen reeds omdat de gestelde feitelijke grondslag niet juist is. Zoals PHZ ter zitting heeft beaamd, is zij niet in 2008 aangesproken door EPAL. PHZ is namelijk pas in 2013 opgericht. De partij die in 2008 is aangesproken is Pallet Handel Zoetermeer B.V., een andere rechtspersoon. PHZ kan dus primair aan de gestelde feiten geen rechten ontlenen. Dat PHZ het handelen van EPAL jegens Pallet Handel Zoetermeer B.V. in de gegeven situatie heeft mogen opvatten als een impliciete toestemming aan PHZ om de gewraakte handelingen te verrichten, heeft PHZ niet, althans niet gemotiveerd gesteld. Daargelaten het voorgaande geldt dat conform vaste rechtspraak enkel stilzitten van de rechthebbende onvoldoende grond oplevert om rechtsverwerking aan te nemen (HR 29 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1827, r.o. 3.3).

Niet-ontvankelijkheid

De stelling van PHZ dat EPAL niet-ontvankelijk is in haar vorderingen gebaseerd op het EUR-merk behoeft geen beoordeling nu EPAL dit merk in deze procedure niet inroept.

Grondslag onrechtmatige daad

Ter zitting heeft EPAL aangegeven dat de grondslag onrechtmatige daad subsidiair is ingesteld. Aangezien de vorderingen – voor zover toewijsbaar – kunnen worden gebaseerd op de geconstateerde merkinbreuk heeft EPAL geen belang meer bij een oordeel over de gestelde onrechtmatige daad.

Vorderingen

Het voorgaande leidt ertoe dat PHZ een verbod zal worden opgelegd met betrekking tot de verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk, een en ander als in het dictum te melden. Gelet op de bewoording van artikel 13 lid 2 UMVo kan de merkhouder zich slechts tegen de verdere verhandeling van gewijzigde waren verzetten, niet tegen wijziging/reparatie zonder meer. Nu EPAL ook niet heeft gesteld dat het enkele repareren (los van de gestelde merkinbreuk) anderszins onrechtmatig is, zal het verbod zich niet kunnen uitstrekken tot het enkele repareren van Europallets. Het verbod zal gelding hebben voor de Europese Unie omdat het is gebaseerd op een Uniemerk.

EPAL heeft niet aannemelijk gemaakt welk afzonderlijk belang zij - naast het toe te wijzen verbod - bij de sub 1 van het petitum gevorderde verklaring voor recht heeft. Een dergelijke verklaring is in elk geval niet vereist als grondslag voor het onder 5 en 6 gevorderde, zoals EPAL stelt; daarvoor is toereikend het oordeel dat sprake is van merkinbreuk, en toewijzing van die vorderingen als na te melden. De gevorderde verklaring zal dus worden afgewezen.

De vordering tot afgifte van de pallets wordt toegewezen. Dat, zoals PHZ heeft aangevoerd, aan de voorwaarden voor toewijzing van afgifte ‘bij wijze van schadevergoeding’ (artikel 2.21 lid 3 BVIE3.) niet is voldaan, wordt verworpen. De merkinbreuk, die aan PHZ is toe te rekenen, is onrechtmatig en heeft, zo heeft PHZ onvoldoende gemotiveerd weersproken, reputatieschade tot gevolg. De overtreden norm strekt tot bescherming van de merkhouder EPAL. Het verweer van PHZ dat afgifte disproportioneel is omdat het afkwasten/weglakken van het merk een werkzaam alternatief is, slaagt niet. EPAL heeft onbestreden aangevoerd dat PHZ tot dusver heeft geweigerd de pallets af te geven of de merken af te kwasten, en dat het een inbreuk van serieuze aard betreft. Immers heeft PHZ met alle gerepareerde Europallets die zij aanbiedt inbreuk gemaakt op de rechten van EPAL.

Om dezelfde reden zal de vordering tot het verlenen van machtiging om de vernietiging van de afgegeven pallets op kosten van PHZ te laten plaatsvinden, worden toegewezen.

EPAL heeft de stelling van PHZ dat zij geen van de in sub 2b van het petitum bedoelde werktuigen/instrumenten onder zich heeft omdat zij niet het EPAL-merk aanbrengt, onbestreden gelaten. Vordering 2b wordt daarom afgewezen.

De gevorderde opgave wordt toegewezen. De opgave wordt beperkt tot verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk nu het (verdere) verhandelen de handeling is waarop artikel 13 lid 2 UMVo ziet. De genoten winst wordt conform het verweer van PHZ beperkt tot nettowinst; de rechtspraak in het kader van winstafdracht gaat daar van uit (vergelijk BenGH 24 oktober 2005, ECLI:NL:XX:2005:AW2551, inzake Delhaize / Dior). Wat betreft het tijdstip tot waar de opgave moet teruggaan, zoekt EPAL aansluiting bij de oprichtingsdatum van PHZ in 2013. Omdat de directeur van PHZ naar zijn eigen zeggen al 30 jaar ‘in de pallets zit’ en hij ook directeur was van eerdergenoemde Pallet Handel Zoetermeer B.V. die in 2008 door EPAL is aangesproken voor merkinbreuk, mag worden aangenomen dat de gewraakte handelingen al vanaf de oprichting van PHZ plaats hebben gevonden, aldus EPAL. Nu dit alles door PHZ niet voldoende is weersproken, zal de rechtbank de opgave opleggen vanaf de oprichtingsdatum van PHZ. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid wordt de termijn voor opgave bepaald op 2 maanden.

De door EPAL gevorderde certificatie van de opgave door een registeraccountant vormt een opdracht voor het geven van een vorm van assurance door een registeraccountant. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen (vergelijk arresten van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V.: onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809). Een minder ver strekkende opdracht tot het maken van een “rapport van feitelijke bevindingen”, zoals door gerechtshof ’s-Hertogenbosch voorgestaan (vergelijk ECLI:NL:GHSHE:2014:809 onder r.o. 13.10.5), biedt naar het oordeel van de rechtbank de merkhouder geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin kennelijk volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen de merkhouder zal bieden naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn, althans heeft EPAL zulks niet inzichtelijk gemaakt. Om die reden zal de rechtbank de gevorderde accountantsverklaring niet toewijzen (vergelijk rechtbank Den Haag 2 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, inzake Fleurop / Topbloemen).

Dat EPAL door het handelen van PHZ enige schade heeft geleden, is door PHZ slechts betwist met het argument dat niet vaststaat dat de gerepareerde pallets niet aan de UIC normen voldoen. Omdat dit echter wel degelijk vaststaat (vergelijk r.o. 4.9), en de rechtbank aannemelijk acht dat EPAL door het handelen van PHZ mogelijk enige schade heeft geleden, zal de vordering tot het vergoeden van de schade op te maken bij staat worden toegewezen. PHZ heeft de stelling van EPAL dat PHZ te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt niet bestreden. De vordering tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst zal daarom worden toegewezen.

De gevorderde dwangsommen zullen om executieproblemen te voorkomen worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum te melden.

Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal PHZ worden veroordeeld in de kosten van het geding. EPAL vordert ter zake een bedrag van € 12.186,51 (inclusief verschotten en kantoorkosten). PHZ heeft dit bedrag niet bestreden. EPAL heeft geen onderverdeling gemaakt naar gelang de grondslagen merkinbreuk respectievelijk onrechtmatige daad. Nu echter het aspect onrechtmatige daad in wezen een te verwaarlozen plaats inneemt in de stukken, op dezelfde feiten berust als de merkinbreuk, en ter zitting niet nader is besproken, zal de rechtbank 100% van de gevorderde kosten toerekenen aan de grondslag merkinbreuk. Een bedrag van € 12.186,51 zal worden toegewezen.

De rechtbank

gebiedt PHZ met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en

gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die gerepareerd zijn door een ander dan EPAL of diens licentienemers (hierna: inbreukmakende producten of inbreukmakend product), zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat PHZ hiermee in gebreke blijft, dan wel – zulks ter keuze van EPAL – van een dwangsom van € 100,- per in strijd hiermee verhandeld inbreukmakend product;

beveelt PHZ om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan EPAL alle onder zich bevindende pallets voorzien van het EPAL-merk af te geven die door PHZ zijn gerepareerd op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat PHZ met de afgifte in gebreke blijft;

machtigt EPAL om de onder 5.2. genoemde pallets voor rekening van PHZ te (doen) vernietigen;

gebiedt PHZ uiterlijk binnen 2 maanden na betekening van dit vonnis een schriftelijke opgave te doen van:

een en ander voor zover betrekking hebbend op handelingen die zijn gepleegd vanaf de oprichtingsdatum van PHZ,

op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat PHZ hiermee in gebreke blijft;

bepaalt dat de ingevolge onder 5.1, 5.2 en 5.4 te verbeuren dwangsommen tezamen

een bedrag van € 100.000,- niet zullen overschrijden;

veroordeelt PHZ tot vergoeding van de schade van EPAL die het gevolg is van

de verhandeling van de inbreukmakende producten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel, zulks ter keuze van EPAL, tot afdracht van de door PHZ met de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten nettowinst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van de voldoening;

veroordeelt PHZ in de kosten van de procedure, aan de zijde van EPAL tot op heden begroot op € 12.186,51, en bepaalt dat dit bedrag binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis aan EPAL moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag van de voldoening;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2016.