Hof 's-Hertogenbosch, 14-06-2007, nr. C0501330/BR

typ. CB

rolnummer C0501330/BR

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vijfde kamer, van 12 juni 2007,

gewezen in de zaak van:

1. de vennootschap naar Canadees recht MEGA BRANDS INC.,

voorheen genaamd Mega Bloks Inc.,

gevestigd te Montreal (Canada),

2. de vennootschap naar Belgisch recht

MEGA BRANDS EUROPE NV/SA,

voorheen genaamd Mega Bloks Europe NV/SA,

gevestigd te Temse (België),

appellanten in het principaal appel,

geïntimeerden in het incidenteel appel,

verder in enkelvoud: Mega Brands,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEGO NEDERLAND BV,

gevestigd te Breda,

2. de vennootschap naar Deens recht LEGO SYSTEM A/S,

gevestigd te Billund (Denemarken)

geïntimeerden in het principaal appel,

appellanten in het incidenteel appel,

verder in enkelvoud: Lego,

procureur: mr. J.E. Benner,

op het bij exploten van dagvaarding van 30 augustus 2005 en 7 september 2005 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank Breda tussen Mega Brands als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en Lego als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie onder rolnummer 118470/HA ZA 03-501 gewezen vonnis van 6 juli 2005. Het hof gebruikt in dit arrest steeds de nieuwe naam Mega Brands, ook waar deze partij in de stukken met de oude naam Mega Bloks werd aangeduid.

1. De eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis waarvan beroep, dat zich bij de processtukken bevindt.

2. Het geding in hoger beroep

Van dit vonnis is Mega Brands tijdig in hoger beroep gekomen.

Bij memorie van grieven, houdende vermeerdering van eis, heeft Mega Brands onder overlegging van achttien producties (nrs. 1-18 MB) één algemene grief en tien afzonderlijke grieven aangevoerd, haar eis in conventie vermeerderd en geconcludeerd zoals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven.

Tegen deze vermeerdering van eis in conventie is geen bezwaar gemaakt.

Bij memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, houdende wijziging van eis in reconventie, alsmede akte houdende overlegging producties heeft Lego onder overlegging van tien producties (nrs. 19-28 Lego) de grieven van Mega Brands bestreden, in het incidenteel appel één grief aangevoerd, haar eis in reconventie vermeerderd en geconcludeerd zoals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven.

Bij akte verzet tegen vermeerdering van eis heeft Mega Brands bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis in reconventie. Bij beslissing van 11 juli 2006 is dit be-zwaar ongegrond verklaard. Mega Brands heeft vervolgens een akte uitlating op gewijzigde en vermeerderde eis genomen.

Mega Brands heeft bij memorie van antwoord in het incidenteel appel/akte tot wijziging van eis in het principaal appel onder overlegging van één productie de grief van Lego bestreden, haar eis in conventie gewijzigd en geconcludeerd zoals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven.

Bij akte uitlating eiswijziging heeft Lego bezwaar gemaakt tegen deze eiswijziging. Bij beslissing van 24 oktober 2006 is het bezwaar gegrond verklaard.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten. Mega Brands heeft bij akte twaalf producties (nrs. 19-30 MB) in het geding gebracht. Lego heeft bij akte acht producties in het geding gebracht (nrs. 29-36 Lego). Mega Brands heeft bij het pleidooi een winkelopstelling van haar producten en van die van Lego getoond. Lego heeft enkele bouwsteentjes getoond.

Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en uitspraak verzocht.

3. De grieven

In het principaal appel en in het incidenteel appel

Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de desbetreffende memories. Met deze grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling voorgelegd.

4. De beoordeling

In het principaal appel en in het incidenteel appel

4.1. De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 3.2 is niet bestreden, zodat het hof ook in hoger beroep hiervan uitgaat.

4.2. Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a) Lego System A/S is producent van constructiespeelgoed dat in drie uitvoeringen op de markt wordt gebracht, te weten Baby, Lego en Duplo.

b) In Nederland worden deze producten verkocht door Lego Nederland BV. De basiselementen van Lego en Duplo zijn in Nederland algemeen bekend. Duplo is tweemaal zo groot als Lego; onderling zijn de elementen compatibel. Duplo is bestemd voor jongere kinderen, Lego voor het wat oudere kind.

c) Lego Juris A/S is houder van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491 d.d. 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 d.d. 3 juli 1980). Licenties zijn ingeschreven voor Lego System A/S en Lego Nederland BV (prod. 28 Lego). Lego Juris A/S heeft Lego System A/S gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden (prod. 29 Lego).

d) Met betrekking tot de basiselementen van Lego en Duplo komt Lego geen beroep (meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom.

e) Mega Brands Inc. is producent van constructiespeelgoed dat zij onder de merknaam Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, te weten Baby, Maxi, Mini en Micro.

f) Mega Brands Europe NV/SA verkoopt de producten Baby en Maxi in Nederland. Mega Brands verkoopt de producten Mini en Micro op dit moment wel in andere landen, zoals Duitsland en België, maar niet in Nederland. Mega Brands wil deze beide producten ook in Nederland gaan verkopen, maar stuit daarbij op verzet van Lego. Mini komt in uiterlijk en vormgeving grotendeels overeen en is compatibel met Duplo, Micro met Lego.

g) Mega Brands heeft in verband met de onderhavige zaak begin 2007 vier marktonderzoeken doen uitvoeren door [persoon 1]. Het resultaat van deze onderzoeken is neergelegd in een rapport d.d. 21 maart 2007 (prod. 19 Mega Brands).

4.3. In eerste aanleg heeft Mega Brands gevorderd een verklaring voor recht dat de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoed bouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet te kwalificeren zijn als 'slaafse nabootsing' en dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens Lego en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en haar afnemers in Nederland zijn toegestaan. De reconventionele vordering van Lego was hier het spiegelbeeld van, namelijk een verbod op die handelingen, op verbeurte van een dwangsom.

4.4. In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen de basiselementen met 8 noppen (2x4) van Mega Bloks Mini en Mega Bloks Micro en geoordeeld dat Mega Brands hiervoor een andere maatvoering had kunnen kiezen zonder afbreuk te doen aan deugdelijkheid en bruikbaarheid, en dus ook had moeten kiezen. Nu Mega Brands dat heeft nagelaten, is er sprake van slaafse nabootsing. Op grond daarvan heeft de rechtbank de gevraagde verklaring voor recht in conventie afgewezen en de reconventionele vordering van Lego met beperking van het verbod tot de genoemde basiselementen en met maximering van de dwangsom toegewezen.

4.5. Voor zover toegestaan, heeft Mega Brands in hoger beroep haar eis in conventie vermeerderd met een vordering tot vergoeding van de schade als bedoeld in grief X, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. In grief X stelt Mega Brands, kort gezegd, dat Lego jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich te verzetten tegen het in Nederland op de markt brengen van Mega Bloks Micro en Mini.

4.6. Lego heeft in hoger beroep haar eis in reconventie aangevuld zodat deze niet alleen ziet o de elementen met 2x4 noppen, maar ook op de basiselementen met 1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x3, 2x6 en 2x8 noppen (prod. 27a+b Lego). Tevens heeft Lego een verbod op merkinbreuk ten aanzien van de woordmerken LEGO en DUPLO gevorderd.

4.7. Om met deze laatste vordering te beginnen: deze wordt afgewezen en wel om de volgende redenen. Volgens Lego bestaat het risico dat Mega Brands de merken LEGO en DUPLO gaat gebruiken, aangezien Mega Brands zich in deze procedure op het standpunt stelt dat deze merken, en met name LEGO, zijn verworden tot soortnaam. Mega Brands stelt hierbij dat Lego heeft nagelaten voor haar producten een bruikbare soortnaam te bedenken, waardoor haar merknaam als zodanig is gaan fungeren. Dit brengt in de opvatting van Lego mee, dat Mega Brands zich ook vrij zal voelen deze aanduidingen in verband met haar eigen producten te gaan gebruiken, hetgeen een inbreuk op de merkrechten van Lego betekent.

4.8. Mega Brands heeft hier tegenover naar voren gebracht dat zij in de context van deze procedure een bepaalde opvatting over de woordmerken van Lego, met name LEGO, naar voren heeft gebracht, maar dat dit niet betekent dat zij van plan is op enigerlei wijze bestaande merkrechten van Lego te schenden. Haar verweer dat sprake is van verwording tot soortnaam, houdt dat volgens Mega Brands niet in.

4.9. Deze vordering is eerst bij wijze van vermeerdering van eis in een procedure gedaan. Nu de grondslag van de vordering verband houdt met een in de procedure ingenomen standpunt van de wederpartij acht het hof zich op de voet van artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) bevoegd hiervan kennis te nemen.

4.10. Naar het oordeel van het hof kan Lego aan de standpuntbepaling van Mega Brands in deze procedure onvoldoende argumenten ontlenen voor een vordering tot een verbod op merkinbreuk als door haar ingesteld. Daartoe biedt hetgeen zij in dit verband naar voren heeft gebracht onvoldoende grondslag. Door Lego zijn, afgezien van de standpuntbepaling van Mega Brands in deze procedure, geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gebracht die wèl een reële dreiging van merkinbreuk opleveren en toewijzing van die vordering kunnen rechtvaardigen.

4.11 Partijen zijn het erover eens dat de toespitsing op de basiselementen met 2x4 noppen, zoals de rechtbank heeft gedaan, een onnodige beperking inhoudt. Bij het pleidooi in hoger beroep hebben partijen desgevraagd laten weten dat het bij de desbetreffende vorderingen over en weer gaat om alle basiselementen zoals door Lego aangeduid in haar vermeerderde reconventionele vordering, derhalve om de basiselementen van enerzijds Mega Bloks Mini en Mega Bloks Micro en anderzijds Duplo en Lego met 1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6 en 2x8 noppen. Het hof zal hiervan uitgaan.

4.12 Partijen zijn het er verder over eens dat zowel bij de gevorderde verklaring voor recht in conventie als bij de reconventionele verbodsvordering de kernvraag is of Mega Brands zich bij de introductie van Mega Brands Mini en Micro in Nederland schuldig maakt aan slaafse nabootsing ten opzichte van Duplo en Lego.

4.13 Bij de beantwoording van deze vraag dient het volgende vooropgesteld te worden. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging zijn voor het nabootsen van een product (o.m. HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 - Layner/Assco).

4.14 Partijen hebben uiteenlopende opvattingen met betrekking tot alle aspecten van de hiervoor weergegeven regel en de uitzondering daarop. Het hof zal niet op al deze aspecten ingaan, maar zich concentreren op de vraag of, indien in dit geval gesproken dient te worden van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Naar het oordeel van het hof is dat het geval. Hierbij zijn de volgende omstandigheden van belang.

4.15 Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor het door haar vervaardigde constructiespeelgoed. Voor opeenvolgende generaties is dit het constructiespeelgoed bij uitstek geworden. Daarbij zijn de basiselementen terug te vinden in basisdozen, aanvulsets en themadozen. Alle andere elementen laten zich met deze basiselementen combineren. Daardoor zijn de speelmogelijkheden van de door Lego op de markt gebrachte dozen niet beperkt tot de inhoud van die dozen zelf, maar zijn de onderdelen ervan onderling uitwisselbaar zodat ook buiten de grenzen van de afzonderlijke dozen bouwsels kunnen worden uitgevoerd. Binnen het product is de compatibiliteit een essentieel aspect. Doordat Lego kon beschikken over een octrooi, is zij lange tijd in staat geweest te verhinderen dat concurrenten met hetzelfde product op de markt konden komen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt zijn, zoals Lego met recht opmerkt, is door deze omstandigheden de situatie ontstaan dat Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Het ligt in die situatie bepaald voor de hand dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft. Wanneer aldus bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een behoeft blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid systeem, dan is de nabootsing door een concurrent van díe eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem.

4.16 In het marktonderzoek dat hiervoor in 4.2 onder g) is aangehaald, is onder meer onderzoek gedaan naar 'de bij potentiële kopers van steentjes bestaande wens ten aanzien van compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun bezit hebben'. Hierbij ging het zowel om het op elkaar passen van de verschillende elementen als om het uiterlijk ervan. De conclusie van dit onderzoek is 'dat onder de potentiële kopers van steentjes er een sterke wens bestaat dat blokjes die zij kopen passend zijn en hetzelfde uiterlijk hebben als (d.w.z. identiek zijn aan) de legoblokjes die zij in huis hebben'. Met deze conclusie bevestigt het onderzoek de hiervoor als voor de hand liggend aangeduide veronderstelling.

4.17 Lego heeft bij het pleidooi op een aantal punten inhoudelijk gereageerd op het marktonderzoek (m.n. pleitnota punten 16, 23, 25 en 40). Daarbij heeft Lego de opzet en de uitvoering van de verschillende onderdelen van het onderzoek niet gemotiveerd bestreden. Alleen met betrekking tot de hiervoor genoemde kwestie van de gewenste compatibiliteit citeert Lego een kennelijk telefonisch doorgegeven kritische reactie van [persoon 2] (pleitnota punt 40). Deze wijst erop dat in de vraagstelling geen onderscheid is gemaakt naar Lego dan wel een ander systeem. De consument is niet de vraag gesteld of hij het erg zou vinden met een ander bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem, aldus [persoon 2]. Om die reden acht hij de resultaten geheel onbetrouwbaar.

4.18 Het hof acht dit een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de conclusie die [persoon 1] uit zijn onderzoek heeft getrokken. Onvoldoende wordt aannemelijk gemaakt dat en waarom een andere vraagstelling is aangewezen en dat er dusdanige manco's aan de gehanteerde vraagstelling kleven dat de resultaten daardoor onbetrouwbaar zijn. Deze kritische kanttekening van Lego is niet toereikend om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het marktonderzoek te ondergraven. Nu Lego voor het overige geen argumenten heeft aangedragen die aan de waarde van het onderzoek afbreuk kunnen doen, gaat het hof uit van de juistheid van de gehanteerde methode, van de bevindingen en van de daarop gebaseerde conclusie.

4.19 Dit betekent dat ervan uitgegaan dient te worden dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit. In de praktijk van het Nederlandse huisgezin is dat in veel gevallen: Lego en Duplo. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen. Dat betekent nabootsen, maar in de bijzondere omstandigheden van dit geval is dat een nabootsing die zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibiliteit. Daarbij is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van Lego en Duplo noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als hierboven bedoeld onder 4.15.

4.20 Het vorenstaande betreft de basiselementen zelf. Daarop heeft, zoals gezegd, de procedure betrekking. Door Lego is in ieder geval niet voldoende onderbouwd dat en waarom op andere punten het handelen van Mega Brands jegens haar tot een verbod als door haar gevorderd zou moeten leiden.

4.21 De consequentie hiervan is dat het vonnis waarvan beroep niet in stand kan blijven. De door Mega Brands in conventie gevorderde verklaring voor recht is met betrekking tot meergenoemde basiselementen toewijsbaar, met dien verstande dat Mega Brands bij toewijzing geen belang heeft ten aanzien van het daarin tevens opgenomen 'invoer', 'uitvoer' en 'in voorraad hebben'. Bij memorie van grieven in het principaal appel heeft Mega Brands te kennen gegeven dat deze bewoordingen wel zijn gebruikt in de vordering, maar in feite overbodig zijn (punt 81). Daarmee is de grond voor toewijzing ten aanzien van deze handelingen vervallen; enige grond daarvoor is door Mega Brands in ieder geval niet (meer) gegeven. Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht verder toewijzen voor zover het gaat om handelingen van Mega Brands. De afnemers van Mega Brands, die in de gevorderde verklaring van recht eveneens worden vermeld, zijn immers geen partij in deze procedure.

4.22 In hoger beroep heeft Mega Brands haar eis vermeerderd met een vordering tot schadevergoeding vanwege het verzet van Lego tegen het in Nederland op de markt brengen van Mega Bloks Mini en Micro. Het enkele bezwaar aantekenen door Lego tegen de voornemens van Mega Brands zoals dit blijkt uit het verweer tegen de vordering in conventie en het instellen van een reconventionele vordering kan niet worden aangemerkt als onrechtmatig handelen jegens Mega Brands. Ook voor het overige heeft Mega Brands onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om als grondslag voor deze vordering te dienen. Deze wordt om die reden afgewezen.

4.23 Voor de reconventionele verbodsvordering van Lego is, zoals gezegd, geen grond aanwezig zodat ook deze vordering wordt afgewezen. Door Lego zijn voor het overige geen feiten of omstandigheden gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel leiden, zodat haar bewijsaanbod als niet relevant wordt gepasseerd.

4.24 In eerste aanleg heeft Lego in conventie te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en in reconventie als de geheel in het ongelijk gestelde partij zodat Lego in de kosten daarvan zal worden veroordeeld. In het principaal appel is Lego de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en in het incidenteel appel de geheel in het ongelijk gestelde partij, zodat Lego in de kosten daarvan zal worden veroordeeld.

5. De beslissing

Het hof:

In het principaal appel en in het incidenteel appel

vernietigt het vonnis waarvan beroep, zowel in conventie als in reconventie, en, opnieuw rechtdoende:

verklaart voor recht dat het aanbieden, de verkoop en de distributie van de basiselementen van Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini met 1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6 en 2x8 noppen niet zijn te kwalificeren als 'slaafse nabootsing' ten opzichte van de dienovereenkomstige basiselementen van Lego respectievelijk Duplo, dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens Lego Nederland BV en Lego System A/S en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands Inc. en Mega Brands NV/SA zijn toegestaan;

wijst af hetgeen door Mega Brands Inc. en Mega Brands NV/SA (in conventie) meer of anders is gevorderd;

wijst af hetgeen door Lego Nederland BV en Lego System A/S (in reconventie) is gevorderd;

veroordeelt Lego Nederland BV en Lego System A/S in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mega Brands Inc. en Mega Brands NV/SA in eerste aanleg begroot op € 286,16 aan verschotten en op € 1.808,= aan salaris procureur in conventie en op € 904,= aan salaris procureur in reconventie, alsmede in hoger beroep begroot op € 448,53 aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris procureur in het principaal appel en op € 1.341,= aan salaris procureur in het incidenteel appel;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Struik en Hutten en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 12 juni 2007.