Rb. Breda, 06-07-2005, nr. 118470/HA ZA 03-501

Dit blijkt uit de volgende processtukken:

Mega Bloks vordert in conventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zonder borgtocht, niettegenstaande elke daartegen gerichte voorziening, te verklaren voor recht dat de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoed bouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet te kwalificeren zijn als “slaafse nabootsing” en dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens Lego en dat deze handelingen derhalve aan Mega Bloks en haar afnemers in Nederland zijn toegestaan, met veroordeling van Lego in de kosten van dit geding.

Lego vordert in reconventie Mega Bloks de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoedbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini in Nederland te verbieden, onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,= voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee, zulks ter keuze van Lego, aan voorstaand verbod geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met hoofdelijke veroordeling van Mega Bloks Inc. en Mega Bloks Europe in de kosten van dit geding.

Partijen weerspreken elkaars vordering.

De vorderingen in conventie en in reconventie worden vanwege hun nauwe samenhang gezamenlijk behandeld.

Op grond van de wederzijdse proceshouding staat tussen partijen het navol-gende vast:

De vordering van Mega Bloks betreft de vraag of de Micro en Mini bouw-systemen als slaafse nabootsing zijn te kwalificeren van de Lego en Duplo bouwsystemen van Lego. Het in reactie daarop in reconventie gevraagde verbod betreft dezelfde vraag. Vast staat dat de Micro en Mini bouwsystemen en de Lego en Duplo bouwsystemen uit talloze verschillende blokjes c.q. onderdelen bestaan en in een grote variëteit aan themadozen op de markt worden gebracht. Niet al deze producten zullen in de onderhavige beoordeling worden betrokken. Teneinde te kunnen beoordelen of sprake is van slaafse nabootsing dienen de betreffende producten te worden vergeleken. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft mr. Diekman ten behoeve van de beeldvorming door de rechtbank als illustratie-materiaal getoond en achtergelaten 1 Lego basisblokje, 1 Duplo basisblokje, 1 Mega Bloks Miniblokje en 1 Mega Bloks Microblokje, elk met 8 noppen (2 x 4). Andere producten van Micro en Mini van Mega Bloks en andere producten van Lego en Duplo die over en weer dienen te worden vergeleken zijn niet aan de rechtbank gepresenteerd, zodat daarover niet kan worden geoordeeld. De voorliggende vraag is dan ook gereduceerd tot de vraag of de basisblokjes Micro en Mini van Mega Bloks elk met 8 noppen (2 x 4) te kwalificeren zijn als een slaafse nabootsing van de basisblokjes Lego en Duplo van Lego elk met 8 noppen (2 x 4).

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is van slaafse nabootsing sprake wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Om beschermd te worden tegen het ongeoorloofd slaafs nabootsen is vereist dat het nagebootste product een eigen gezicht en een eigen plaats in de markt heeft.

Onderscheidend vermogen

Mega Bloks betwist dat het Lego- en Duplo-blokje onderscheidend vermogen hebben. Volgens Mega Bloks dienen bij de vaststelling van het onder-scheidend vermogen de elementen die de deugdelijkheid en bruikbaarheid betreffen te worden weggedacht. Het hele blokje is technisch/functioneel bepaald en wat overblijft is een kaal blokje dat geen onderscheidend vermogen heeft, aldus Mega Bloks. Deze stelling wordt gepasseerd. Relevant is of het product een eigen gezicht en een eigen plaats in de markt heeft. Als niet door Mega Bloks weer-sproken staat vast dat het Lego- en Duplo-blokje als zodanig door (nagenoeg) een ieder worden herkend. De rechtbank is van oordeel dat het Lego- en Duplo-blokje qua uiterlijk eigen unieke plaatsen in de Nederlandse markt van speelgoed bouwsystemen innemen.

Verwarringsgevaar

Vast staat dat het Lego-blokje en het Mini-blokje qua vorm, afmeting, constructie en toepassing vrijwel geheel overeen-stemmen. De enige verschillen zijn de kleur van de beide blokjes en de naamsvermelding. Op de bovenzijde van het Mini-blokje staat tussen de noppen twee maal het merk Mega Bloks vermeld en bij het Lego-blokje staat het merk Lego op alle noppen vermeld.

Het Duplo-blokje en het Micro-blokje stemmen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing eveneens vrijwel geheel overeen. De verschillen zijn eveneens de kleur en de naamsvermelding. Daarnaast zijn de noppen van het Micro-blokje hoger dan de noppen van het Duplo-blokje en heeft het Micro-blokje aan de onderzijde 3 tussenschotten en het Duplo-blokje 1 tussenschot. Vast staat dat de Mini- en Microblokjes compatibel zijn met de Lego- en Duplo-blokjes. Partijen zijn het er over eens dat de verschillen van ondergeschikt belang zijn en er niet aan af kunnen doen dat de totaalindruk van de blokjes dezelfde is.

Mega Bloks stelt dat het feit dat de blokjes grote gelijkenis vertonen bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar niet relevant is. Volgens haar gaat het er om of er daadwerkelijk verwarringsgevaar in de markt bestaat. Er moet daarom worden gekeken naar hetgeen het winkelende publiek voorge-schoteld krijgt. Daarbij spelen alle omstandigheden een rol, zoals gebruik van merken, verpakking, situatie in de winkel en koopgedrag. Gelet op de andere verpakking, een ander duidelijk vermeld merken, schapaan-duidingen, zal verwarringsgevaar omtrent de herkomst of tussen de producten zich niet voordoen, aldus Mega Bloks.

Lego stelt daartegenover dat beslissend is of door de gelijkenis tussen de producten verwarrings-gevaar bestaat. Daarbij spelen de door Mega Bloks genoemde omstandigheden geen rol. Volgens Lego is niet enkel het moment van aankoop belangrijk. Ook voor en na dat moment zal de gelijkenis tussen het Lego-blokje en het Mega Bloks-blokje ervoor zorgen dat de kans bestaat dat het relevante publiek in verwarring raakt, aldus Lego.

Naar het oordeel van de rechtbank dient bij de beoordeling of Mega Bloks het Lego- en Duplo-blokje zo heeft nagebootst dat verwarring bij het publiek is te duchten, de door Mega Bloks genoemde omstan-digheden, zoals verpakking en gebruik van merken, te worden betrokken. Anders dan Mega Bloks stelt, is niet alleen het moment van aankoop relevant. Met Lego is de rechtbank van oordeel dat het gevaar voor verwarring zich ook na aankoop kan verwezen-lijken en dat daar in het onderhavige geval sprake van is. Na aankoop worden de blokjes immers uit de verpakking gehaald om er mee te spelen. De blokjes worden niet eenmalig of een korte tijd gebruikt. Ook anderen dan degene die de blokjes heeft gekocht of gekregen, worden met de blokjes geconfronteerd (familie, vrienden, andere kinderen, ouders van andere kinderen). Gelet op de grote gelijkenis tussen de blokjes en de onderlinge uitwis-selbaarheid van de blokjes is bij het gemiddelde publiek, dat de producten oppervlakkig waarneemt, verwar-ring tussen de producten en omtrent de herkomst van de blokjes te duchten. De stelling van Mega Bloks dat de herkomst van het product voldoende duidelijk is omdat de verpakking wordt bewaard, wordt als onvoldoende gemotiveerd verworpen. Niet weersproken is dat het overgrote deel van de verpakkingen kartonverpakkingen zijn en geen duurzame opbergsystemen. Gelet op de aard van het product (bouwsysteem) is het onaannemelijk dat door de gebruiker in het algemeen alle onderdelen in de oorspronke-lijke verpakking worden bewaard. Omdat de talloze onderdelen van alle afzonderlijk gekochte producten door elkaar kunnen en zullen worden gebruikt is het onpraktisch en onlogisch om van ieder gekocht product de verpakking te gebruiken om de betreffende onderdelen daarin te bewaren. Daarnaast worden niet alle producten met een verpakking verkocht, maar worden ook losse bouwblokjes verkocht (het zogenaamde “Pick a Brick”).

Deugdelijkheid en bruikbaarheid

Beoordeeld dient te worden of Mega Bloks er alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk wordt gedaan.

De rechtbank is van oordeel dat Mega Bloks in de nakoming van deze verplichting tekort is geschoten. Voor de maatvoering van de betreffende blokjes (een groter of kleiner blokje) had Mega Bloks een andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van Micro en Mini als bouwblokje.

Als onvoldoende weersproken staat vast dat de octrooien van Lego bescherming boden aan de klemconstructie met noppen. Lego claimt niet het alleenrecht op een speelgoedsysteem met een dergelijke klemconstructie. Ook Mega Bloks staat het vrij om een dergelijke noppentechniek te gebruiken voor haar bouwsysteem. Naar het oordeel van de rechtbank staat het Mega Bloks echter niet vrij de identieke maatvoering van Lego over te nemen. Anders dan Mega Bloks stelt, is de maatvoering van het Lego- en Duplo-blokje niet volledig technisch/functioneel bepaald. Dit blijkt al uit het feit dat bouw-blokjes in verschillende maten op de markt worden gebracht. De grootte van een blokje is in zoverre relevant dat verschillende blokjes binnen één bouwsysteem compatibel dienen te zijn. De Mini en Micro bouwsystemen hoeven echter niet compatibel te zijn met de Lego en Duplo bouwsystemen. Met Lego is de rechtbank van oordeel dat speelgoedbouw-systemen even bruikbaar zijn en hun functie als speelgoed even goed vervullen als deze onderling niet uitwisselbaar zijn. Dit geldt temeer nu het Maxi-blokje van Mega Bloks ook niet compatibel is met de blokjes van Lego. Dat een blokje dat groter of kleiner is dan het Lego- en Duplo-blokje, afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van dat steentje, zoals door Mega Bloks is gesteld, wordt dan ook als onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen.

Volgens Mega Bloks is de nabootsing van dezelfde maatvoering nodig omdat (een deel van) het publiek dat wenst. Zij beroept zich daarbij op het standaardisatie-arrest van de Hoge Raad van 12 juni 1970 (NJ 1970,434 Kleerhangerarrest). Deze stelling wordt gepasseerd. In voornoemd arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat, daar waar de bruikbaar-heid van een product voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wensen en behoeften van degenen voor wie het is bestemd, nabootsing van het product van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van uiterlijk of eigenschappen van het product, daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie, op zichzelf niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste product mist de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het product kunnen wekken.

Dat er bij afnemers behoefte bestaat aan standaardisatie is niet gebleken. Het speelgoedblokje kan niet slechts in een bepaalde vorm worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een cassettebandje in een cassetterecorder. De vorm van speelgoedbouw-steentjes wordt dan ook niet gedicteerd door factoren van buitenaf, zodat in zoverre geen norm op het gebied van speelgoedblokjes bestaat en daarmee geen rechtvaardiging om een zelfde maatvoering te gebruiken. Een andere wens van afnemers (dan die met betrekking tot standaardisatie) is volgens Mega Bloks een bij (een deel van de) afnemers levende wens om producten met een bepaald uiterlijk af te nemen, waarbij die niet afkomstig hoeven te zijn van de oorspronkelijke fabrikant. Kennelijk bedoelt Mega Bloks daarmee te stellen dat het publiek behoefte heeft om blokjes, die identiek zijn aan of uitwisselbaar met de Lego- en Duploblokjes, te kunnen kopen bij een andere fabrikant tegen een lagere prijs. Voor zover die behoefte er al bij de consument bestaat, is dit geen rechtvaardiging voor nabootsing van de blokjes van Lego.

Mega Bloks voert verder aan dat wanneer een vorm op de eenvoudigste wijze is te produceren, die vorm onder de deugdelijkheid en bruikbaarheid valt en men niet verplicht is om een andere vormgeving te kiezen wanneer dat tot ingewikkelder en minder betrouwbare productieprocessen (en dus kostenverhoging) leidt. Feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat het Lego- en Duplo-blokje op de eenvoudigste wijze zijn te produceren en dat het produceren van een kleiner of groter blokje dan het Lego- en Duplo-blokje tot een ingewikkelder en minder betrouwbaar productieproces leidt, zijn niet gesteld, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

Uit het vorenstaande volgt dat Mega Bloks de mogelijkheid heeft om een andere maatvoering te kiezen, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, zodat zij daartoe verplicht is. Nu zij zulks niet heeft gedaan betekent dit dat sprake is van slaafse nabootsing wegens het stichten van nodeloze verwarring tussen het Micro-blokje en Lego-blokje en tussen het Mini-blokje en Duplo-blokje. De door Mega Bloks gevorderde verklaring voor recht dient dan ook te worden afgewezen. Het door Lego gevorderde verbod is met inachtneming van hetgeen reeds in rechtsoverweging 3.3 is overwogen, toewijsbaar. De op te leggen dwangsommen zullen worden gemaximeerd als in het dictum vermeld.

Mega Bloks wordt als de in conventie en reconventie in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. Lego vordert in reconventie hoofdelijke veroordeling van Mega Bloks Inc. en Mega Bloks Europe in de proceskosten. Uit de stellingen van Lego noch uit de wet vloeit hoofdelij-ke aansprake-lijkheid van Mega Bloks Inc. en Mega Bloks Europe voort. De gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten zal dan ook worden afgewezen.

De rechtbank:

in conventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt eiseressen in conventie in de kosten van het geding deze voor zover gevallen aan de zijde van gedaagden in conventie tot op heden begroot op € 2.013,=, waaronder begrepen een bedrag van € 1.808,= aan procureurssalaris;

in reconventie:

verbiedt verweersters in reconventie de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van het Mega Bloks Mini basissteentje met 8 noppen (2 x 4) en het Mega Bloks Micro basissteentje met 8 noppen (2 x 4) in Nederland, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,= voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee, zulks ter keuze van eiseressen in reconventie, aan voorstaand verbod geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met bepaling dat gedaagden in reconventie gezamenlijk maximaal € 1.000.000,= aan dwangsommen kunnen verbeuren;

veroordeelt verweersters in reconventie in de kosten van het geding deze voor zover gevallen aan de zijde van eiseressen in reconventie tot op heden begroot op € 904,= aan procureurssalaris;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. Van der Weide, Warnaar en Scheffers en uitge-sproken ter openbare terechtzitting van woensdag 6 juli 2005.