Hof 's-Hertogenbosch, 20-07-2004, nr. C0300411/HE

typ. MBR

rolnr. C0300411/HE

ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,

vijfde kamer, van 20 juli 2004,

gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATOS ORIGIN B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

appellante bij exploot van dagvaarding

d.d. 21 maart 2003,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATOS BELEIDSADVIES EN -ONDERZOEK B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde bij voormeld exploot,

procureur: mr. J.E. Benner,

op het hoger beroep van het door de rechtbank

's-Hertogenbosch onder zaaknummer 75726/HA ZA 02-37

gewezen vonnis van 19 februari 2003 tussen appellante,

Atos Origin, als gedaagde en geïntimeerde, Atos Beleids-

advies en -Onderzoek, als eiseres.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het verloop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij de appeldagvaarding heeft Atos Origin twaalf grieven aangevoerd en geconcludeerd het bestreden vonnis te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vordering van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek alsnog af te wijzen met veroordeling van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van beide instanties. Tevens heeft Atos Origin bij incidentele vordering primair schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis gevorderd en subsidiair aan de uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden.

2.2. Op de eerst dienende dag heeft Atos Origin een akte overlegging producties genomen. Op de rolzitting van

20 mei 2003 heeft Atos Origin de incidentele vorderingen ingetrokken.

2.3. Bij memorie van antwoord tevens houdende wijziging van eis met producties heeft Atos Beleidsadvies en

-Onderzoek de grieven bestreden en heeft zij primair geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis. Tevens heeft zij daarbij haar eis aangevuld met een subsidiaire vordering die strekt tot het verkrijgen van een verklaring van recht dat het voeren van de handelsnaam "Atos Origin" voor de activiteiten die Atos Origin vanuit haar Hoofddorp-vestiging ontplooide jegens Atos Beleidsadvies en -Onderzoek onrechtmatig waren, alsmede tot veroordeling van Atos Origin tot betaling van vergoeding van de schade welke Atos Beleidsadvies en

-Onderzoek als gevolg daarvan heeft geleden, welke schadevergoeding moet worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet. Primair en subsidiair heeft Atos Beleidsadvies en -Onderzoek geconcludeerd tot veroordeling van Atos Origin, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van beide instanties.

2.4. Bij akte uitlating eiswijziging heeft Atos Origin zich tegen de wijziging van eis verzet, welk verzet bij beschikking van dit hof van 22 juli 2003 ongegrond is verklaard.

2.5. Bij memorie houdende uitlating vermeerdering eis heeft Atos Origin verweer gevoerd tegen de subsidiaire vordering en geconcludeerd tot afwijzing daarvan. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek heeft bij antwoordmemorie

na memorie houdende uitlating vermeerdering eis hierop gereageerd. Vervolgens heeft Atos Origin nog een akte genomen. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek heeft afgezien van het nemen van een antwoordakte.

2.6. Partijen hebben hun standpunten ter zitting van 1 april 2004 doen bepleiten, Atos Origin door mr. H.W. Wefers Bettink en Atos Beleidsadvies en -Onderzoek door mr. Ch. Gielen. De raadslieden hebben gepleit aan de hand van de door hen overgelegde pleitnotities. Ter zitting hebben beide partijen bij akte producties in het geding gebracht.

2.7. Na afloop van de pleidooien is de zaak verwezen naar de rolzitting van 4 mei 2004 voor fourneren dan wel royement.

2.8. Op de rolzitting van 4 mei 2004 hebben partijen de processtukken aan het hof overgelegd en arrest gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

Het hof verwijst hiervoor naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

4.2. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek is in 1987 opgericht en houdt zich onder meer bezig met (het geven van advies over) arbeidstijdmanagement, (personeels)planning en de automatisering daarvan. Atos Beleidsadvies en

-Onderzoek is gevestigd te Amsterdam en richt zich op

de Nederlandse markt.

4.3. Atos Origin is de holdingvennootschap van een aantal in Nederland gevestigde vennootschappen die tot de Atos Origin Groep behoren. De Atos Origin Groep is voortgekomen uit een fusie (op 31 oktober 2000) tussen de Franse onderneming Atos S.A. en de Nederlandse onderneming

Origin B.V.; haar bestuurder is de vennootschap Atos

Origin S.A., gevestigd te Parijs. Tot de Atos Origin Groep behoort een groot aantal vennootschappen in onder meer Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De Nederlandse vennootschappen van de Atos Origin Groep houden zich onder meer bezig met ICT-dienstverlening.

4.4. Op de grond dat het gebruik van de handelsnaam "Atos Origin B.V." in strijd is met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw), heeft Atos Beleidsadvies en -Onderzoek in eerste aanleg gevorderd om Atos Origin te bevelen iedere inbreuk op de rechten van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek met betrekking tot de handelsnaam Atos of daarmee overeenstemmende tekens, direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door middel van enige met haar verbonden (rechts)personen), te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per afzonderlijke overtreding van dit bevel en per dag dat die overtreding geheel of gedeeltelijk voortduurt.

4.5. De rechtbank heeft de vordering toegewezen, met dien verstande dat zij de gevorderde dwangsom heeft gematigd tot een bedrag van € 2.500,-- en zij aan de dwangsom-sanctie ambtshalve een rechterlijke matigingsbevoegdheid heeft verbonden.

4.6. De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor en lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.7. De centrale vraag in deze procedure is of de handelsnamen "Atos Origin B.V." en "ATOS beleidsadvies en

-onderzoek B.V." in zo geringe mate van elkaar afwijken, dat in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek beantwoordt deze vraag bevestigend; Atos Origin stelt zich op het standpunt dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord.

4.8. Het hof stelt voorop dat uit het stelsel van de Handelsnaamwet volgt dat bij de beantwoording van die - op artikel 5 Hnw gebaseerde - vraag niet alleen gekeken dient te worden naar de rechtspersoon Atos Origin, maar ook naar de tot de onderneming van Atos Origin behorende vennootschappen - de Atos Origin groep -, waarover Atos Origin direct of indirect zeggenschap heeft. Het hof verwerpt dan ook het verweer van Atos Origin dat, nu uitsluitend Atos Origin B.V. is gedagvaard, in dit verband uitsluitend de activiteiten van deze vennootschap relevant zijn.

Atos Beleidsadvies en -Onderzoek heeft als productie B bij memorie van antwoord een concernrelatieschema van Atos Origin in het geding gebracht. Blijkens dit schema, waarvan Atos Origin de juistheid niet heeft betwist, behoren tot de onderneming van Atos Origin inmiddels, naast de zogenaamde "Atos Origin"-vennootschappen, onder meer de vennootschappen Atos KPMG Consulting, Atos NLC Holding en Atos KPMG Interim Management. De "Atos Origin"-vennootschappen houden zich voornamelijk bezig met ICT-dienstverlening, terwijl de andere vennootschappen zich onder meer bezig houden met het geven van bedrijfsadviezen en met interim-management.

4.9. Vast staat dat voordat Atos Origin in 2000 de handelsnaam Atos Origin in Nederland bezigde, Atos Beleidsadvies en -Onderzoek de aanduiding Atos Beleidsadvies en -onderzoek rechtmatig als handelsnaam gebruikte. In de handelsnaam Atos Beleidsadvies en -Onderzoek vormt het woord Atos naast het beschrijvende onderdeel Beleids-advies en -onderzoek het onderscheidende en kenmerkende onderdeel en daarmee het hoofdbestanddeel

van de handelsnaam. Ook in de handelsnaam Atos Origin

is naar het oordeel van het hof het woord Atos het

meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam en niet, zoals Atos Origin heeft betoogd,

de bestanddelen Atos en Origin tezamen. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat hoewel het consequent voeren van beide bestanddelen wellicht formeel bedrijfsstrategie is (geweest), in (het overgrote deel van) de handelsnamen van de tot de onderneming van Atos Origin behorende vennootschappen het woord Atos feitelijk het meest onderscheidende en kenmerkende bestanddeel is. Dit blijkt uit het hiervoor onder 4.8 aangehaalde concernrelatieschema van Atos Origin. Naar het oordeel van het hof domineert het gemeenschappelijke bestanddeel Atos deze handelsnamen zodanig, dat dit bestanddeel de ondernemingen van de Atos Origin Groep identificeert. De conclusie is dan ook dat er slechts een geringe afwijking tussen de handelsnamen van partijen is.

4.10. De vraag die dan rijst is of als gevolg van de geringe mate waarin de handelsnamen van elkaar afwijken, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. De onderneming Atos Beleidsadvies en -Onderzoek houdt zich onder meer bezig met (het geven van advies over) arbeidstijdmanagement, (personeels)planning en de automatisering daarvan. De onderneming Atos Origin houdt zich, zoals gezegd, onder meer bezig met ICT-dienstverlening, met het geven van bedrijfsadviezen en met interim-management. Naar het oordeel van het hof hebben deze activiteiten zoveel raakvlakken, althans liggen deze zozeer in elkaars verlengde, dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek en van Atos Origin is te duchten en wel in die zin dat de indruk wordt gewekt dat de onderneming van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek onderdeel uitmaakt van de onderneming van Atos Origin. Het hof merkt daarbij op dat gezien de aard van de activiteiten en het relevante publiek - beide ondernemingen richten zich op de Nederlandse zakelijke markt - de plaats van vestiging van de ondernemingen niet relevant is.

4.11. Dat bedoelde verwarring niet alleen te duchten is, maar zich ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd, blijkt uit de door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek vermelde incidenten. Anders dan Atos Origin heeft betoogd, gaat het bij deze incidenten niet louter om vergissingen, maar ook om gevallen waarin sprake is van verwarring in de in artikel 5 Hnw bedoelde zin. Van daadwerkelijke verwarring blijkt bijvoorbeeld uit de door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek overgelegde brief van haar algemeen directeur, Dr. B. Jansen, aan de raadsman van Atos Origin van 11 maart 2004 (productie T). In deze brief schrijft Jansen onder meer dat nieuwe relaties er vaak zonder meer van uitgaan dat zijn bedrijf onderdeel uitmaakt van Atos Origin en dat hij op een conferentie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid bij zijn presentatie werd aangekondigd als de directeur van Atos Nederland. Voorts verwijst het hof in dit verband naar het (tweede) rapport van Ernst & Young Integrity Services and Investigations B.V. van 25 maart 2004 dat door Atos Origin bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep als productie R in het geding is gebracht. Naast een aantal incidenten dat is terug te voeren op fouten of vergissingen, vermeldt dat rapport bijvoorbeeld dat twee personen hebben verklaard de website van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek te hebben bezocht in de veronderstelling dat zij de website van Atos Origin bezochten (p. 4 rapport onder 5.2 sub 3).

4.12. Op grond van het voorgaande is het hof met de rechtbank van oordeel dat het gevorderde verbod kan worden toegewezen. Voor een belangenafweging zoals door Atos Origin bepleit is geen plaats. Artikel 5 Hnw geeft de gebruiker van de oudere handelsnaam immers zonder meer het recht om een verbod te vorderen van het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met

de oudere onderneming te vrezen is. Hetgeen Atos Origin heeft aangevoerd kan niet het oordeel rechtvaardigen dat sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen als bedoeld in art. 6:168 BW.

4.13. Het hof gaat voorbij aan het standpunt van Atos Origin dat het vonnis waarvan beroep in strijd is met het bepaalde in de art. 28-30 (vrij verkeer van goederen), art. 43 (vrijheid van vestiging) en art. 49 (vrij verkeer van diensten) EG Verdrag. Zowel Atos Origin als Atos Beleidsadvies en -Onderzoek zijn naar Nederlands recht opgerichte en in Nederland gevestigde vennootschappen. Voorts heeft het onderhavige verbod slechts betrekking op het Nederlands grondgebied. Naar het oordeel van het hof zijn de door Atos Origin aangehaalde artikelen van het EG Verdrag dan ook niet in geding.

4.14. De vrees van Atos Origin dat er executieproblemen zullen ontstaan indien de eis wordt toegewezen op de wijze zoals deze door Atos Beleidsadvies en -Onderzoek

is geformuleerd, deelt het hof slechts in zoverre dat executieproblemen zouden kunnen ontstaan als gevolg van het in het petitum na "direct dan wel indirect" volgende woord "bijvoorbeeld". Aangezien de raadsman van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep te kennen heeft gegeven dat dit woord kan worden geschrapt, zal het hof dat doen. Voorts zal het hof aan het dictum toevoegen dat het bevel alleen betrekking heeft op met Atos Origin verbonden (rechts)personen waarover Atos Origin direct of indirect zeggenschap heeft. Voor het overige voldoet het gevorderde verbod aan de eis van bepaalbaarheid en verwerpt het hof het verweer van Atos Origin op dit punt.

4.15. Atos Beleidsadvies en -Onderzoek heeft recht en belang dat zo spoedig mogelijk de voortdurende inbreuk op haar handelsnaam wordt beëindigd. Een termijn van drie maanden acht het hof voldoende voor Atos Origin om de naam te wijzigen, te meer omdat Atos Beleidsadvies en

-Onderzoek Atos Origin voor het in gebruik nemen van de naam heeft gewaarschuwd.

Voorts ziet het hof aanleiding om te bepalen dat Atos Origin, indien zij het verbod overtreedt, de dwangsom van € 2.500,-- per dag zal verbeuren en niet tevens per overtreding, zoals gevorderd. Voor de door Atos Origin bepleite (verdere) matiging en maximering van de dwangsomsanctie is naar het oordeel van het hof geen plaats. De dwangsomsanctie strekt er immers toe te voorkomen dat Atos Origin het verbod overtreedt en wordt niet bepaald door de omvang van de eventuele schade die voor Atos Beleidsadvies en -Onderzoek uit een overtreding van het verbod voortvloeit.

4.16. Nu de primaire vordering wordt toegewezen, komt het hof niet toe aan de hiervoor onder 2.3 weergegeven subsidiaire vordering.

4.17. De slotsom is dat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd, met dien verstande dat in het opgelegde verbod het woord "bijvoorbeeld" zal worden geschrapt,

de hiervoor onder 4.14 vermelde toevoeging zal worden opgenomen, de termijn waarna het verbod werking krijgt zal worden bepaald op drie maanden na betekening van dit arrest en aan het verbod een dwangsomsanctie zal worden verbonden op de wijze zoals hiervoor onder 4.15 overwogen. Uit praktische overwegingen zal het hof het hele vonnis vernietigen en opnieuw recht doen. Het hof zal de door de rechtbank ambtshalve uitgesproken matigingsclausule niet in het dictum opnemen, aangezien deze clausule geen ruimere bevoegdheden schept dan de bevoegdheden die reeds voortvloeien uit artikel 611d Rv (HR 22 januari 1993, NJ 1993, 598, HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13 en Benelux Gerechtshof 25 mei 1999, NJ 2000, 14). Atos Origin zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van de eerste aanleg en van het hoger beroep.

5. De uitspraak

Het hof:

vernietigt het door de rechtbank 's-Hertogenbosch tussen partijen gewezen vonnis van 19 februari 2003,

en opnieuw rechtdoende:

beveelt Atos Origin om binnen drie maanden na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden, direct dan wel indirect (door middel van enige met haar verbonden (rechts)personen waarover Atos Origin direct of indirect zeggenschap heeft), iedere inbreuk op de rechten van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek met betrekking tot de handelsnaam Atos, zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding nader omschreven, of een daarmee overeenstemmend teken;

veroordeelt Atos Origin tot betaling aan Atos Beleidsadvies en -Onderzoek van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag dat zij voormeld bevel overtreedt;

veroordeelt Atos Origin in de kosten van beide instanties aan de zijde van Atos Beleidsadvies en -Onderzoek gevallen, voor de eerste aanleg tot 19 februari 2003 begroot op € 256,77 aan verschotten en € 1.170,-- aan salaris procureur, en voor het hoger beroep tot aan deze uitspraak begroot op € 313,20 aan verschotten en € 2.313,-- aan salaris procureur;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. Kranenburg, Meulenbroek en Feddes en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 20 juli 2004.