Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken (BPP nr. XIX) 2017/167:167 De invloed van de risicohouding van partijen op het effect van de English rule

Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken (BPP nr. XIX) 2017/167

167 De invloed van de risicohouding van partijen op het effect van de English rule

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

In de rechtseconomie wordt de risicohouding van partijen genoemd als een factor die de invloed van een proceskostenregel op het gedrag van partijen kan bepalen. Procederen brengt onzekerheid met zich, omdat de uitkomst vaak niet valt te voorspellen. Vele factoren bepalen welke partij uiteindelijk aan het langste eind trekt.1 Voor risicoaverse partijen zal de onzekerheid over de uitkomst zwaarder wegen in de kosten-batenanalyse. Zij zullen proberen te voorkomen dat het op een procedure aankomt of eerder willen schikken.2

Volgens de theorie wordt dit effect versterkt indien de English rule van toepassing is.3 Terwijl de kosten van de eigen advocaat al moeilijk zijn in te schatten, zijn de kosten van de advocaat van de wederpartij volledig onvoorspelbaar en onbeheersbaar.4 Ten opzichte van de American rule leidt de English rule dus tot meer onzekerheid over de achteraf te betalen kosten.5 Tegelijk zijn de risico’s groter: partijen kunnen meer winnen, maar ook meer verliezen.6 De onzekerheid over de financiële consequenties van verlies leidt er volgens de theorie toe dat risicoaverse partijen ontmoedigd worden door de English rule.

In lijn met de theorie over de effecten van de English rule zijn meerdere respondenten van mening dat van art. 1019h Rv een ontmoedigend effect kan uitgaan in procedures waarvan de uitkomst onzeker is. Een aantal respondenten wijst er in dat verband op dat onzekerheid over de uitkomst vaak inherent is aan IE-zaken:

‘Ik denk dat 1019h ontmoedigend kan werken in het geval dat de uitkomst van een procedure onzeker is. Dit is bij uitstek in IE-zaken het geval. Immers is de beoordeling van de inbreuk toch voornamelijk subjectief. Ook al proberen we de vraag of iets te veel lijkt te objectiveren, is dit toch vaak puur de mening van de rechter in kwestie.’ (Soft IP, 6 jaar ervaring) ‘

Zeer duidelijke gevallen van inbreuk (counterfeit, 1-op-1 auteursrechtinbreuken e.d.) worden sneller opgelost dankzij 1019h – m.i. in lijn met de oorspronkelijke ratio van de bepaling. 1019h verhoudt zich echter slecht met de vele ‘twijfelgevallen’ die ons vakgebied rijk is. IE is geen exacte wetenschap – een procespartij neemt in meer of mindere mate een gok, en de inzet is met 1019h een stuk hoger geworden.’ (Soft IP, 6 jaar ervaring)

‘Men is ‘processchuw’ en durft vooral igv sure-shots te procederen, omdat een vergoeding van de gemaakte kosten ex 1019h Rv in dat geval goed vooraf te voorspellen is. Door de uitleg dat ‘redelijke en evenredige kosten’ vaak neerkomt op ‘alle kosten’, wordt de drempel om te procederen hoger.’ (Soft IP, 8 jaar ervaring)

Volgens sommige rechtseconomen worden risicoaverse partijen zelfs ontmoedigd door de English rule ongeacht de kans van slagen van de vordering of het verweer.7 Alleen in zogenaamde ‘clear-cut’ zaken zouden risicoaversen het nog aandurven om te procederen.8 Met andere woorden, volgens deze theorie kan de English rule zelfs in zaken met een hoge winstkans een ontmoedigende uitwerking hebben op een risicoaverse partij. De gedachte is dat het risico – hoe gering ook – in de volledige proceskosten van de wederpartij te worden veroordeeld reeds aanleiding kan zijn voor risicoaverse partijen om niet te procederen.9 In dit verband is geconstateerd dat de onvoorspelbaarheid van een eventuele proceskostenveroordeling een zelfstandige, negatieve invloed kan hebben op het procedeer- en schikkingsgedrag van partijen.10

De theorie, dat de English rule zelfs in sterke zaken ontmoedigend kan werken, wordt gesteund door een aantal respondenten.

‘Het kostenrisico is zo groot dat veel (kleinere) ondernemers het risico niet wensen te nemen, ondanks het feit dat er vermoedelijk wel inbreuk op hun IE-rechten wordt gemaakt. Vele zien dan ook af van dagvaarden.’ (Media praktijk, 19 jaar ervaring)

‘Het effect is niet ‘chilling’; het effect is dat het ook voor kleinere rechthoudende partijen niet meer te doen is om te procederen. Kosten/baten analyse + enorme vertragingen (een einduitspraak kan lang op zich laten wachten, zeker in bodem), maken dat deze partijen moeten toestaan dat hun intellectueel eigendom klakkeloos wordt gekopieerd en nagemaakt, al dan niet in China. Geldt met name voor gebruiksvoorwerpen.’ (Soft IP, 17 jaar ervaring)

‘Ze [MKB en priv é personen] nemen liever genoegen met de inbreuk dan geconfronteerd te worden met hoge kosten.’ (Soft IP, 28 jaar ervaring)

‘Voor kleinere partijen is 1019h een reden om tot schikken over te gaan, ook al ziet de eigen rechtspositie er redelijk goed uit. Men durft simpelweg het risico niet te lopen om in de kosten van de wederpartij veroordeeld te worden.’ (Soft IP, 20 jaar ervaring) ‘

Kleinere partijen durven alleen de procedure aan te gaan als ze vrijwel zeker zijn van hun zaak. Met name bij octrooizaken, waar de indicatietarieven niet gelden, kunnen de gevolgen van een negatief vonnis desastreus zijn.’ (Algemene praktijk, 12 jaar ervaring)

Een enkeling heeft opgemerkt dat art. 1019h Rv in kansrijke zaken juist stimulerend kan werken.

‘Bij diverse inbreukzaken waarbij de inbreuk redelijk evident is, bijvoorbeeld fotoinbreukzaken, wordt er sneller geprocedeerd, omdat de kansen voor winst zo groot zijn en daarmee er een klein kostenrisico is.’ (Soft IP, 13 jaar ervaring)

‘(…) vooral in ‘kleine’ zaken waarin ‘repeat players’ optreden tegen individuele bedrijven en burgers, zoals de handhavingspraktijken van Cozzmoss en Getty Images.’ (Soft IP, 15 jaar ervaring) ‘Bij kansrijke zaken bij cliënten met een kleiner budget, werkt het stimulerend zowel in de aanvallende als in de verdedigende modus.’ (Soft IP en ICT, 28 jaar ervaring) ‘

Bij voornamelijk kleine bedrijven heeft 1019h een aanmoedigend effect, indien er een grote(re) kans is op succes.’ (Soft IP, 9 jaar ervaring) ‘Goede slagingskansen maken het de investering […] waard nu er zicht is op het terug ontvangen van deze kosten.’ (Combinatie, 7 jaar ervaring)

De onzekerheid over de omvang van een eventuele proceskostenveroordeling is als gezegd groter onder de English rule dan onder de American rule. De onzekerheid is vooral groot indien de allocatie van kosten geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten (aantal gewerkte uren x uurtarief van de advocaat of advocaten), zoals in met name de common law landen – maar ook in de Nederlandse IE-praktijk tot zeker 1 april 2017 – wel het geval is.11 Hodges et al. constateren op basis van rechtsvergelijkend onderzoek dat in de landen waar costs shifting geschiedt op basis van de verrichte werkzaamheden of gewerkte uren, het kostenrisico inderdaad het grootst en minst voorspelbaar is:

‘The exposure of a party to an opponent’s costs can be entirely unpredictable in the absence of a tariff for shiftable costs. Again, the position is worse in those systems that revolve around hours worked and the unpredictable amount of work done. A party to litigation can therefore face the significant double risk of liability for his own costs and the risk of his opponent’s costs, with little idea of how much the latter might be, and little means of controlling each figure.’12

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, heeft men in Engeland in de praktijk ervaren dat de onzekerheid over de omvang van de dreigende proceskostenveroordeling op grond van de CPR een belangrijke deterring factor kan zijn voor bepaalde partijen. Volgens het Chartered Institute of Patent Attorneys (‘CIPA’) was vóór de Jackson Reforms sprake van een situatie waarin het MKB vanwege de vrees voor een hoge rekening van de wederpartij zelfs in kansrijke zaken afzag van het instellen van een gerechtelijke procedure:

‘Small and medium size enterprises are deterred from launching meritorious claims by the fear of being obliged to pay a large cost bill for the other side, if the inherently uncertain business of running the dispute means that it does not go as expected. Even the option of withdrawing is not without a costs risk. Such businesses might well prefer a regime where they are not liable for the other side’s costs. They have some control over their own costs, and that gives greater certainty, even though the process in which they are engaged does have inherent uncertainties, as they cannot control what the other side may do and so what further action they may be called upon to do.’13

De mogelijke gevolgen van een volledige proceskostenveroordeling voor potentiële, minder welgestelde court users hebben de nodige aandacht gekregen in het kader van de hervormingen van de Civil Procedure Rules.14 Verschillende wetenschappers en belanghebbenden hebben er in die context op gewezen dat de dreiging van een onbepaalde en onvoorspelbare proceskostenveroordeling voor sommige partijen (‘small businesses’) meer afschrikt dan het vooruitzicht dat de eigen kosten niet verhaald kunnen worden in geval van winst. De reden daarvoor is gelegen in de gewenste (of zelfs nodige) controle, die wél op de eigen kosten maar niet op de adverse costs kan worden uitgeoefend.15

Meerdere respondenten wijzen erop dat de onvoorspelbaarheid van een eventuele proceskostenveroordeling invloed kan hebben op de beslissing schikken/procederen.

‘[D]e kosten van de wederpartij zijn lastig in te schatten en al helemaal niet in de hand te houden. Zeker kleine bedrijven zien vaker af van procederen omdat het risico van een volledige proceskostenveroordeling voor hen te groot is.’ (Soft IP, 6 jaar ervaring)

‘De proceskosten zijn niet beheersbaar en vormen – met name voor kleine ondernemingen die moeten optreden tegen grote partijen – een (te) groot risico.’ (Octrooi/pharma, 20 jaar ervaring)

‘Gezien de beroepsregels zouden cliënten vooraf moeten worden ingelicht over de mogelijkheid tot het verkrijgen van of het tegen zich krijgen van een proceskosten toewijzing resp. veroordeling in IE-zaken. Ondanks de indicatietarieven is het onmogelijk vooraf aan te geven wat een procedure in worst-case scenario voor de cliënt gaat kosten (tenzij er een kostenafspraak wordt gemaakt). Rechters gaan verschillend om met de tarieven. Zelfs in vonnissen zie je verschillende motiveringen voor verschillende bedragen. Bij winst in een procedure is er natuurlijk niets aan de hand, maar je weet vooraf niet zeker of je gaat winnen.’ (Soft IP, 9 jaar ervaring)

‘Het risico op een veroordeling in de volledige proceskosten van de wederpartij is, met name bij het MKB, een reden om niet te procederen en/of een procedure niet door te zetten. Dat heeft met name te maken met het feit dat de uitkomst van een IE procedure vaak onzeker is en geschillen doorgaans in een kortgedingprocedure worden beslist waardoor na de voorlopige voorziening nog een bodemprocedure aanhangig gemaakt moet worden en bovendien altijd hoger beroep ingesteld kan worden. In die vervolgprocedures geldt dan eveneens het risico op veroordeling van de werkelijke kosten. Het totale financiële risico lijkt voor veel bedrijven te hoog om een procedure door te zetten. Daarbij komt dat indicatietarieven vaak niet gevolgd worden en dat – met name in het geval de eigen kosten ook ver boven de indicatietarieven liggen – bezwaar vaak lastig is. De totale kosten voor een procedure, dus eigen kosten plus het risico voor het betalen van de kosten van de wederpartij in alle instanties, kunnen dan voor het MKB te hoog zijn om te kunnen betalen.’ (Soft IP, 6 jaar ervaring)

Uit het bovenstaande kan een verband worden afgeleid tussen risicohouding en vermogen. Hoe minder vermogend, hoe meer risicoavers.16 Voor dat verband bestaat theoretisch bewijs.17 In deze context is theoretisch aangetoond dat de verhouding tussen de procesuitgaven van eiser en verweerder van invloed kan zijn op de beslissing schikken/procederen. Als verwacht wordt dat de procesuitgaven van de verweerder stijgen ten opzichte van die van de eiser, dan ontmoedigt de English rule volgens de theorie niet alleen zwakke zaken maar ook zaken met hoge winstkans. Ook hier geldt dat de kans – hoe gering ook – dat de eiser al die kosten zal moeten betalen hem ervan zal doen afzien van het instellen van een vordering of het voeren van verweer.18 Andersom zou de bereidheid om te procederen groter zijn onder de English rule indien de eiser verwacht meer uit te zullen geven aan de procedure dan de verweerder.19

Volgens een aantal respondenten kunnen de verwachte uitgaven van de wederpartij de beslissing om wel of niet te procederen inderdaad beïnvloeden.

‘Als gevolg van 1019h is het voor kleinere partijen vrijwel onmogelijk om een grote partij (bijgestaan door een groot en duur advocatenkantoor) te dagvaarden. Het financi ë le risico van een dergelijke procedure is voor een dergelijke kleine partij vrijwel niet te dragen.’ (Soft IP, 7 jaar ervaring)

‘M.n. kleinere en middelgrote partijen zijn eerder geneigd te schikken, aan sommaties te voldoen c.q. een procedure niet te starten, vanwege het risico van de volledige kostenveroordeling, vooral als de andere partij groter is.’ (Soft IP, 20 jaar ervaring)

‘Harde inbreuken komen niet meer tot een procedure, gelet op het kostenrisico. De inbreukmaker stopt gewoon en moet een OV [onthoudingsverklaring, opm. ChV] tekenen onder de dreiging dat alsnog een procedure op zijn kosten wordt begonnen. Kansloze zaken worden niet meer begonnen, de eiser denkt beter na. Inhoudelijk interessante zaken met ongeveer 50/50 kans of daar omheen: die worden veelal niet geïnitieerd, omdat de eisende partij het risico op een kostenveroordeling niet aandurft. Of juist wel, in de veronderstelling dat de gedaagde partij zich dit niet kan veroorloven. In deze zaken speelt het kostenrisico een dwingende, maar zeer oneigenlijke rol.’ (Soft IP, 12 jaar ervaring)

Sommige respondenten stellen in dat verband dat art. 1019h Rv de ongelijkheid tussen partijen kan versterken.

‘1019h werkt een deep pocket aanpak door grote spelers in de hand. Het versterkt ongelijkheid van partijen.’ (Soft IP, 5 jaar ervaring) ‘Risico is dat ‘deep pockets’ een onredelijk voordeel krijgen omdat die het risico van verlies kunnen dragen, waardoor ze ook in zaken met beperkte kansen kleinere partijen op de knie ë n kunnen dwingen.’ (Soft IP, 12 jaar ervaring)

‘Aanmoedigend effect kan er alleen zijn als er sprake is van groot tegen klein; groot kan financieel langer volhouden en langer uitzitten.’ (Soft IP, 17 jaar ervaring)

'Inbreukmakers, niet zijnde echte piraten, worden door volledige proceskostenveroordeling wel erg zwaar gestraft. Er wordt ook misbruik van gemaakt, bijvoorbeeld door het meteen optuigen van draconische maatregelen tegen relatief kleine inbreuken.’ (Combinatie, 15 jaar ervaring)

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.