Rb. Den Haag, 27-11-2015, nr. C/09/495985 / KG ZA 15-1383

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Vonnis is aanvankelijk bepaald op 1 december 2015. Aan partijen is op 26 november 2015 meegedeeld dat het vonnis bij vervroeging op 27 november 2015 zou worden uitgesproken.

2. De feiten

I4F ontwikkelt technologie op het gebied van vloerpanelen.

I4F is houdster van Europees octrooi EP 2 440 724 B1 (hierna: EP 724) voor een floor panel and floor covering consisting of a plurality of such floor panels, aan haar verleend op 14 mei 2014. De in EP 724 beschreven 3L TripleLock-techniek ziet op een oplossing voor het aan elkaar klikken van de korte zijde van vloerpanelen. In 2014 heeft I4F voorts octrooi aangevraagd voor haar Click4U-vloerpanelen waarbij de 3L TripleLock-techniek wordt toegepast voor de koppeling van de korte zijde van het paneel in combinatie met een andere techniek voor de koppeling van de lange zijde.

Unilin is eveneens houdster van octrooien op het gebied van het lijmloos koppelen van vloerpanelen, onder meer van octrooi EP 1 026 341 B1 (hierna: EP 341), verleend op 6 augustus 2003 voor een Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels. EP 341 is verleend voor een aantal EU-lidstaten waaronder Nederland, alsmede voor Liechtenstein en Zwitserland. Tegen het octrooi is door verschillende partijen oppositie ingesteld. De opposities zijn echter op enig moment ingetrokken waarna de oppositieprocedures zijn beëindigd.

In december 2014 heeft I4F Unilin benaderd met de vraag of Unilin interesse had in een licentie voor haar octrooi EP 724. Unilin heeft aangegeven geen interesse te hebben en zich op het standpunt gesteld dat indien I4F op de markt zou komen met de Click4U- vloerpanelen daarmee inbreuk zou worden gemaakt op EP 341. Unilin heeft dit standpunt ook in een persbericht verspreid.

Omdat I4F meent dat EP 341 nietig is, heeft zij Unilin vervolgens gevraagd te verklaren dat Unilin EP 341 niet zou handhaven tegen I4F en haar licentienemers. Unilin heeft dat verzoek afgewezen.

Bij email van 11 december 2014 berichtte I4F aan Unilin:

Zoals in onderstaande mail aangegeven wordt de nietigheidsprocedure ingeleid en we begrijpen dat er gisteren ook contact is geweest tussen de advocaten. Jullie advocaat is ook in de gelegenheid is gesteld om zijn verhinderdata voor de zitting eind volgend jaar door te geven.

Unilin heeft aangegeven dat ons product inbreuk zou maken en verlangt royalties. Voordat we beginnen willen we jullie nog wel een keer de gelegenheid bieden om ten aanzien van het EP'341 octrooi, waar we mee zullen starten, te verklaren dat jullie dit niet zullen handhaven jegens ons en onze licentienemers dan wel dat jullie dit octrooi vrijwillig in trekken. Willen jullie ons dit per e-mail bevestigen vóór 16:00 vanmiddag.

Unilin antwoordde diezelfde dag:

Wij zijn van mening dat ons octrooi geldig is en zullen dan ook optreden indien er niet gelicentieerde producten gecommercialiseerd worden die inbreuk maken op dit octrooi. Aangezien wij nog geen "14F producten" op de markt gezien hebben, kunnen wij dan ook geen algemene verklaringen geven over inbreuk.

Wij nemen akte van de inleiding van de Nederlandse nietigheidsprocedure tav EP '341. Wij

informeren jullie hierbij dan ook dat een nietigheidsactie tav jullie EP '724 voorbereid is en zal

ingediend worden bij verschillende instanties

I4F heeft Unilin op 22 december 2014 gedagvaard in een octrooiprocedure in versneld regime. In de dagvaarding vordert zij vernietiging van het Nederlandse deel van EP 341, althans een verklaring voor recht dat het Nederlandse deel van EP 341 nietig is. Aan deze vorderingen heeft I4F ten grondslag gelegd dat EP 341 niet nieuw, althans niet inventief is. Unilin is gedagvaard tegen 25 februari 2015 terwijl voorts is bepaald dat zij zou dienen te antwoorden op 6 mei 2015. Pleidooi in de procedure was bepaald op 16 oktober 2015.

Unilin heeft aanvankelijk verzuimd zich in de procedure te stellen. Tegen haar is verstek verleend. De procedure is daarop door de rechtbank uit het versneld regime verwijderd. Voordat vonnis was gewezen heeft Unilin het verstek gezuiverd. Zij heeft alsnog op 6 mei 2015 geconcludeerd voor antwoord. I4F heeft vervolgens verzocht de aanvankelijk bepaalde datum voor pleidooi te handhaven. De datum voor pleidooi is echter nader bepaald op 20 mei 2016 omdat op de oorspronkelijk datum inmiddels een andere zaak was gepland.

Op 28 juli 2015 heeft I4F een aantal prototypen van Click4U-panelen aan Unilin gestuurd en verzocht aan te geven dat zij een marktintroductie van deze panelen niet met een beroep op EP 341 zou verhinderen. Unilin heeft niet aan dit verzoek voldaan.

Internationale bevoegdheid

Bij beoordeling van de internationale bevoegdheid moeten de verschillende vorderingen, de daaraan ten grondslag gelegde stellingen en het territoir waarvoor de gevorderde maatregelen effect zouden moeten hebben worden onderscheiden.

De vorderingen komen neer op 1) een verbod aan Unilin om de aan haar door de wet gegeven bevoegdheid uit te oefenen om rechtsmaatregelen te vragen tegen I4F en haar licentienemers (hierna: anti-suit injunction) 2) een wapperverbod en 3) een vordering tot afschrift van bepaalde documenten op grond van artikel 843a Rv. De vorderingen zijn gebaseerd op enerzijds de stelling dat EP 341 evident nietig is en anderzijds de stelling dat de Click4U-panelen evident geen inbreuk op EP 341 maken. De anti-suit injunction en het wapperverbod zien op Nederland, een aantal andere EU-lidstaten (EU), Zwitserland (CH) en Liechtenstein (LI).

De bevoegdheid van deze rechtbank voor zover de maatregelen zien op Nederland staat niet ter discussie. Naar de grensoverschrijdende vorderingen en de grondslagen waarop die vorderingen zijn gebaseerd zal worden verwezen zoals hieronder weergegeven.

Deze rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen A in de hoofprocedure op grond van artikel 4 EEX II-Vo3.. Derhalve bestaat tevens bevoegdheid om voorlopige maatregelen te gelasten, ook indien die grensoverschrijdend zijn.

Voor zover voor vorderingen B de geldigheid van buitenlandse delen van EP 341 moet worden beoordeeld, bestaat gezien de artikelen 24 lid 4 EEX II-Vo respectievelijk artikel 22 lid 4 EVEX-Verdrag4.geen bevoegdheid voor de hoofdprocedure. Nu Unilin in Nederland is gevestigd en derhalve een reële band als bedoeld in het arrest HvJEG 17 november 1998 (C-391/95, Van Uden - Deco-line, r.o. 40) geacht kan worden aanwezig te zijn, kan de bevoegdheid in dit kort geding echter worden gebaseerd op artikel 35 EEX II-Vo. Het bepaalde in artikel 24 lid 4 EEX II-Vo verzet zich daar niet tegen omdat slechts een voorlopige inschatting van de geldigheid van het buitenlandse deel van het octrooi wordt gemaakt (vergelijk HvJEU 12 juli 2012, C-616/10, Solvay - Honeywell, r.o. 51). Aan te nemen is dat hetzelfde geldt voor de verhouding tussen artikel 31 EVEX-Verdrag en artikel 22 lid 4 EVEX-Verdrag.

Met partijen is ter zitting gesproken over de betekenis van het slot van overweging 33 van de considerans van de EEX II-Vo, in het bijzonder of gezien deze overweging het voorgaande anders zou moeten worden beoordeeld. De overweging luidt:

Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht dat bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moet het vrije verkeer ervan worden gewaarborgd krachtens deze verordening. Voorlopige en bewarende maatregelen die door een gerecht als hierboven bedoeld zijn gelast zonder dat verweerder is gedaagd te verschijnen, mogen evenwel niet worden erkend en ten uitvoer gelegd, tenzij de beslissing waarin de maatregel is vervat, vóór de tenuitvoerlegging aan de verweerder is betekend. Dit laat de erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen krachtens nationaal recht onverlet. Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht van een lidstaat dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moeten de gevolgen van de maatregelen krachtens deze verordening worden beperkt tot het grondgebied van die lidstaat.5.

Uit de context van de overweging blijkt echter dat de in de laatste zin bedoelde beperking ziet op de erkenning en tenuitvoerlegging van de maatregelen. De beperking is aangebracht in artikel 2 onder a EEX II-Vo dat bepaalt dat voor de toepassing van hoofdstuk III (erkenning en tenuitvoerlegging) het begrip „beslissing” (slechts) voorlopige en bewarende maatregelen omvat die zijn gelast door een gerecht dat overeenkomstig de verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. Artikel 31 EEX-Vo oud6., thans 35 EEX II-Vo, is echter ongewijzigd gebleven.

Gezien artikel 2 onder a EEX II-Vo zal bij toewijzing van vorderingen B het gelaste verbod niet – in ieder geval niet op basis van de verordening - buiten Nederland kunnen worden erkend en tenuitvoergelegd. Dat laat onverlet dat bevoegdheid van deze rechtbank bestaat dergelijke maatregelen te gelasten en dat als gevolg in voorkomend geval door Unilin verbeurde dwangsommen in Nederland op haar kunnen worden verhaald.

Voor vorderingen C geldt dat geen bevoegdheid kan worden aangenomen om deze maatregelen te gelasten omdat zij een inmenging vormen in de rechtsmacht van het buitenlandse gerecht en daarmee de toepassing van de bevoegdheidsregels van de EEX II-Vo worden ingeperkt (vergelijk HvJEG 27 april 2004, C-159/02, Turner - Grovit, r.o. 27, 29 en 31).

Nu Liechtenstein geen EU-lidstaat is7.en geen partij is bij het EVEX-Verdrag zijn beperkingen als hiervoor besproken in beginsel niet van toepassing op vorderingen D. Deze rechtbank is bevoegd om van de hoofdzaak kennis te nemen en derhalve eveneens om voorlopige grensoverschrijdende maatregelen te treffen die zien op het Liechtensteinse deel van EP 341. Indien ook voor Liechtenstein zou moeten worden aangenomen dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is over de geldigheid van het daar van kracht zijnde deel van EP 341 te oordelen, geldt zoals hiervoor is overwogen dat zulks niet in de weg staat aan een voorlopige inschatting van de geldigheid van het octrooi in dit kort geding.

Voor zover gezien het voorgaande internationale bevoegdheid bestaat om kennis te nemen van de vorderingen van I4F, dient vervolgens te worden onderzocht in hoeverre die maatregelen spoedeisend zijn.

spoedeisend belang

Ter nadere onderbouwing van het spoedeisend belang van het gevorderde onder 3.1 onder 1) en 2) heeft I4F gesteld dat zij er al vrij snel, nadat aan haar op 24 juni 2014 octrooi was verleend voor haar vloerpanelen, achter kwam dat producenten terughoudend zijn haar technologie te implementeren omdat zij bang zijn door Unilin te worden aangesproken op inbreuk op, vooral, EP 341. Naar zij stelt is de markt - waarmee zij kennelijk bedoelt die van producenten van vloerpanelen - juist nu in beweging omdat producenten onder dreiging van EP 341 overwegen lange-termijn contracten met Unilin af te sluiten. De markt zou daarmee voor I4F naar zij stelt voor jaren op slot gaan.

I4F heeft in het midden gelaten waar de producenten die zij bedoelt gevestigd zijn, maar naar Unilin onweersproken heeft gesteld is dat niet in Nederland. Evenmin heeft I4F gesteld dat de door haar ontwikkelde vloerpanelen in Nederland op de markt worden gebracht of dat plannen bestaan dat op korte termijn te doen. Welk spoedeisend belang zij dan zou hebben bij zeer vergaande maatregelen als de onderhavige terwijl in de bodemprocedure op 20 mei 2016 pleidooi zal plaatsvinden, is niet in te zien.

Voor zover de gevorderde maatregelen zien op handelingen buiten Nederland is het spoedeisend belang evenmin in te zien. Indien EP 341 al een belemmering vormt om producenten in de betreffende landen te bewegen met I4F in zee te gaan - waarvan I4F in dat geval al sinds medio 2014 op de hoogte is - is dat geen aanleiding geweest vernietiging van de betreffende delen van EP 341 te vorderen of andere rechtsmaatregelen te treffen. Het gestelde spoedeisend belang stuit daarop af. Daarbij moet bovendien in aanmerking worden genomen dat de gevorderde maatregelen niet zijn gelimiteerd in de tijd omdat buiten Nederland vooralsnog niets is ondernomen om tot een oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter over de geldigheid van EP 341 te komen.

Tot slot is ook niet inzichtelijk waarom spoedeisend belang zou bestaan bij de op artikel 843a Rv gebaseerde vorderingen. In de dagvaarding heeft I4F aangegeven dat zij partij is bij de door artikel 843a Rv geëiste rechtsbetrekking omdat Unilin mogelijk jegens haar onrechtmatig zal handelen door handhaving van een ongeldig octrooi. I4F heeft bij de behandeling ter zitting voorts aangegeven dat de vordering (ook) is ingesteld met het oog op de tussen partijen aanhangige bodemprocedure. In de bodemprocedure zijn echter geen vorderingen ingesteld op grond van onrechtmatige handhaving van het octrooi door Unilin, althans zulks is niet aangevoerd of gebleken. Voor zover I4F over de bedoelde documenten wil beschikken om in de bodemprocedure haar vordering tot vernietiging van het octrooi te onderbouwen, heeft zij in dat geval niet aangegeven wat de rechtsbetrekking zou zijn die haar recht geeft op afgifte. In ieder geval kan niet worden aanvaard, zoals I4F mogelijk wil aanvoeren, dat reeds voldoende is dat de betreffende bescheiden relevant zijn voor de beoordeling van het geschil in de bodemprocedure.

Gezien het voorgaande dient, voor zover bevoegdheid bestaat, I4F in haar vorderingen niet-ontvankelijk te worden verklaard met haar veroordeling als de in het ongelijk gestelde partij in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten.

Volgens opgave van Unilin bedragen haar proceskosten € 148.023,75. I4F heeft tegen deze opgave in zoverre bezwaar dat de aanvullende proceskostenopgave door haar is ontvangen minder dan 24 uur voor de zitting, dit in strijd met de instructies van de voorzieningenrechter dat de aanvullende opgave uiterlijk 24 uur tevoren door de rechtbank dient te zijn ontvangen. Laatstbedoelde instructie beoogt te bevorderen dat de wederpartij in staat wordt gesteld de opgave en de specificatie naar behoren te bestuderen en daartegen desgewenst verweer te voeren (vergelijk HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, Endstra, onder 5.4.1). Dat I4F daartoe niet in staat zou zijn geweest, heeft zij niet aangevoerd. Zij heeft ook geen andere bezwaren tegen het opgegeven bedrag aangevoerd. Het opgegeven bedrag aan proceskosten is onder die omstandigheden toewijsbaar.

De voorzieningenrechter:

verklaart zich niet bevoegd kennis te nemen van de hiervoor bedoelde vorderingen C;

verklaart I4F voor het overige niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

veroordeelt I4F in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Unilin begroot op € 148.023,75;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2015.