Hof Amsterdam, 31-05-2016, nr. 200.159.493/01

Samengevat en waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan, komen de feiten neer op het volgende.

3.1.1

SMQ is houdster van een aantal octrooien op het gebied van grootverpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen. SMQ moet periodiek aanzienlijke betalingen doen in verband met de kosten van het (wereldwijd) in stand houden van die octrooien.

SMQ is aandeelhoudster en sedert december 2011 bestuurder van de besloten vennootschap QBig Packaging B.V. (hierna: QBig). De feitelijk bestuurder/beleidsbepaler bij zowel SMQ als QBig is [A] . QBig houdt zich bezig met in- en verkoop van verpakkingsmateriaal.

QBig is licentieneemster van SMQ met betrekking tot een aantal octrooien.

3.1.2.

Tussen Goglio en SMQ heeft eerder een licentie-overeenkomst bestaan, gesloten in 2008. SMQ, Goglio en QBig zijn op 25 juni 2010 een nieuwe licentieovereenkomst (hierna: de overeenkomst of de licentie-overeenkomst) aangegaan voor de duur van 15 jaar. Die overeenkomst houdt – voor zover hier van belang – het volgende in:

“(…) 3.b. Royalty-fee and Minimum Royalty. From the Effective Date [25 juni 2010, opm. hof] and during the continuance of this Agreement until the termination […] the Parties agree that the Licensee [Goglio,opm. hof] shall pay to SMQ, before the 30th of January of the year following each and all relevant calendar years: (1) a Royalty-fee based on an 8% royalty-rate […] (2) a Minimum Royalty of 50.000 Euros for the prior calendar year. This Minimum Royalty to be paid after the end of each specific calendar year shall be non-refundable, however, it may be set off or deducted against the Royalty-fees due after that specific calendar year by the Licensee according to Article 3.b (1) of this Agreement; if and insofar the Royalty-fees exceeds 50,000 Euros. All amounts payable by the Licensee to SMQ shall be paid (…) in immediately available funds (…). The Parties shall be entitled, upon prior agreement in writing duly signed by representatives of all the Parties for each specific case, to exceptionally define a royalty-rate, in punctual cases, different from the fixed royalty rate (8%) set forth in this Article 3.b in connection with the Royalty-fee to be paid by the Licensee to SMQ.

3.c. The Parties agree that the fulfilment of the provisions set forth in Article

3.a and Article 3.b shall be substantial to this Agreement.

[…]

6. Purchase Commitments for Licensed Products. Within the licensed market segments (…), QBIG shall purchase its requirements of Licensed Products items from the Licensee, requesting competitive pricing, quality, service, and technical capability. The Licensee will discuss and agree with QBIG by means of an agreement, separately from the present Agreement, the terms and conditions of the business relationship of these Parties, defining, among other provisions, the price list to be applied upon the sales of the Licensed Products from the Licensee to QBIG.

[…]

26. Termination.

In the event either Party considers that any other Party to be in default of any provision of this Agreement, such Party shall provide notice in writing to the other specifically identifying the relevant part of the Agreement which has caused the breach or non-fulfilment of the Agreement, and the specific acts of the other Party which are believed to create a default. The Party to whom such notice is given shall have a term of sixty (60) days, from receiving the notice, to correct the matters or causes specified in the notice or otherwise correct such default. In the event such default cannot be corrected within the mentioned period of sixty (60) days, the notified Party shall inform the notifying Party to that effect and to immediately commence activity directed towards correction of such default and to diligently pursue the same until correction has occurred, unless the notifying Party has notified the defaulting Party in writing that the proposed cure or schedule is unacceptable. In the event such default is not cured, or such action taken and diligently pursued within said sixty-(60)-days period, or within such additional time as the notifying Party in its reasonable discretion may provide, does not succeed, the Party which has been aggrieved by such default may, without prejudice to any other legal or equitable right such Party may have with respect to the relevant default, terminate this Agreement by giving notice of termination, effective thirty (30) days after the expiration of the initial sixty-(60)-days cure period.

27. Break-up fee. The Parties agree that in the event this Agreement is terminated as a consequence of an attributable breach of contract by Licensee, or by unilateral decision of the Licensee, or by any other cause, the Licensee will be due and shall immediately pay to SMQ a Break-up Fee of seven-hundred fifty-thousand Euros (750,000) Euros, non-refundable and directly executable by SMQ, being accepted by SMQ as Break-up Fee for the termination of this Agreement and being the full and only compensation by the Licensee for any and all claims for damages suffered by SMQ and/or QBIG caused by such termination, expressly, except for (a) any payments or obligations of the Licensee towards QBIG and/or SMQ that the Parties have explicitly agreed in writing, upon signature by the representatives of the Parties, beyond the scope of this Agreement; (b) relevant Royalty-fees as set forth in Article 3 of this Agreement, whose payment has not been executed at the date of termination; and (c) all claims for damages relating to any right to or interest in any of the Patents. The Royalty-fees and Minimum Royalties, effectively paid and executed, by the Licensee to SMQ with respect to the calendar year 2011 and subsequent years shall be deductible from the Break-up Fee set forth in this Article, being each deduction effective upon the date of receipt of the relevant sum(s) by SMQ. […]

3.1.3

Goglio kocht kunststof kranen van QBig. QBig kocht vervolgens van Goglio complete “liners” voorzien van die kranen. Tussen QBig en Goglio bestond een rekening-courant verhouding. Naast de licentie-overeenkomst bestond tussen QBig en Goglio ook nog een separate overeenkomst, eveneens gesloten op 25 juni 2010.

3.1.4

De minimumlicentievergoeding over 2010 en 2011 tezamen bedroeg € 100.000,=. Voor de betaling van de licentievergoeding over 2011 was tussen SMQ en Goglio een betalingsregeling overeengekomen.

3.1.5

Op 31 januari 2013 zond SMQ een betalingsverzoek aan Goglio, met betrekking tot de licentiebetaling over 2012.

Op 6 februari 2013 volgde een ingebrekestelling, die voor zover van belang inhield:

“(…) I kindly remind you and request you again the payment by Goglio to SMQ of the relevant Royalty-Fee relating to the calender year 2012 in accordance with the License Agreement, among other terms and conditions, as set forth in Clauses 3, 13 and 26. (…) in the event that SMQ does not receive any reply or payment from Goglio within the terms as mentioned in the License Agreement, SMQ shall proceed with the appropiate steps in accordance with the License Agreement in order to protect its interests and rights (…)”

3.1.6

Bij e-mail van 7 februari 2013 heeft Goglio aan SMQ teruggeschreven:

“(…) your email surprised me. We’re looking forward to meet you in order to define the outstanding issues. Why are you sending me such communication? Please do not forget that a third part of the agreement is QBIG Packaging BV, let me refresh also to you that we’ve an overdue of euro 98.307,00.(…)”

In februari, maar ook in april/mei 2013 had QBig een schuld bij Goglio.

3.1.7

Op 26 maart 2013 zond SMQ een aangetekende brief aan Goglio die voor zover van belang inhoudt:

“(…) Further to my official notices dated 31th of january 2013 and the 6th of February 2013, (…) request you again the payment by Goglio to SMQ of the relevant Royalty-Fee relating to the calenderyear 2012 (…)

Goglio is, and remains, in breach of the License Agreement by not paying its overdue Royalty Payment in full according the referred License Agreement. Pursuant to Clause 26 of our License Agreement, Goglio had 60 days to cure its attributable breach of contract. After said 60 day period, and in the event Goglio remains in breach of the License Agreement by not paying its overdue Royalty Payment, SMQ will consider to act according its rights to terminate the License Agreement (…)

For the avoidance of doubt we hereby clearly state and remind you that upon such possible termination, SMQ shall be entitled to enfoce its rights as set forth in Clause 27 of the License Agreement (…)”

3.1.8

Bij brief van 19 april 2013 zegde SMQ de licentieovereenkomst met Goglio op.

3.1.9

Op 23 april 2013 voldeed Goglio aan SMQ de licentievergoeding over het jaar 2012.

3.1.10

Bij brief van 3 mei 2013 heeft SMQ Goglio in gebreke gesteld en een termijn tot 10 mei 2013 gegund voor – onder meer – betaling van de break-up fee.

SMQ heeft de betreffende octrooien op 4 maart 2014 verkocht aan een niet gelieerde partij ( [X] Corporation). In de verkoopovereenkomst wordt vermeld dat SMQ de licentie-overeenkomst volgens de regels heeft opgezegd, dat aan Goglio gelegenheid is gegeven haar koopoptie uit te oefenen en wordt de koper gevrijwaard voor enige vordering die Goglio zou kunnen ontlenen aan de beëindiging van de licentie-overeenkomst.

Aan deze overeenkomst is een Memorandum of Understanding d.d. 13 februari 2013 voorafgegaan.

SMQ heeft, samengevat, veroordeling gevorderd van Goglio tot betaling van de break-up fee ad € 650.000,=, met rente, een derde deel van de minimumvergoeding over 2013 ad €16.666,66 met rente, de buitengerechtelijke incassokosten ad € 5.087,50 alsmede de proces- en beslagkosten. De rechtbank heeft de vordering vrijwel geheel toegewezen (met uitzondering van een bedrag van € 62,50 aan buitengerechtelijke incassokosten en matiging van het rentetarief tot dat van art. 6:119 BW). Aan die beslissing ligt voor wat betreft het bedrag van € 650.000,= in de kern ten grondslag het oordeel van de rechtbank dat de opzegging van de overeenkomst door SMQ gerechtvaardigd en niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was, terwijl er onvoldoende reden bestaat om de gefixeerde, overeengekomen beëindigingsvergoeding te matigen. Voor wat betreft het bedrag van

€ 16.666,66 heeft de rechtbank geoordeeld dat deze vergoeding voor het gebruik van de licentie over januari-april 2013 verschuldigd is en dat uit de overeenkomst niet volgt dat dit bedrag in mindering kan worden gebracht op de break-up fee en evenmin dat Goglio pas hoeft te betalen na ontvangst van een factuur.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Goglio met haar grieven op.

De stellingen die Goglio heeft ingenomen in de akte van 7 december 2015 (die is toegelaten en genomen op de datum van het pleidooi) zijn, voor zover zij een eis in reconventie inhouden, buiten beschouwing gelaten nu niet voor het eerst in appel een eis in reconventie kan worden ingesteld. Voor zover zij nieuwe grieven inhouden zijn zij tardief en in strijd met de twee-conclusieregel. Het verweer van SMQ op dat punt is dus gegrond. De inhoud van die akte wordt uitsluitend in de beoordeling betrokken voor zover deze voorziet in een nadere toelichting van de reeds eerder betrokken stellingen en geformuleerde grieven.

Goglio voert in feite maar één grief aan, te weten dat de opzegging van de licentie-overeenkomst niet rechtsgeldig is en de break-up fee dus niet is verschuldigd. Zij heeft subgrieven geformuleerd en deze voorzien van letters A-I. Het hof zal daarvan eerst de subgrieven C en H bespreken, die zien op het moment waarop de 60-dagen termijn van art. 26 van de licentie-overeenkomst is begonnen te lopen en de tijdigheid van de betaling op 23 april 2013. Daarbij zal het hof ook betrekken hetgeen door Goglio is gesteld in de akte van 24 maart 2015 onder 3, te weten dat Goglio het standpunt dat de 60-dagen termijn al op 10 april 2013 was geëindigd niet ondubbelzinnig heeft prijsgegeven. Dat is immers, anders dan SMQ aanvoert, geen nieuwe grief, maar een toelichting op en uitwerking van de grieven op dat punt.

Het meest verstrekkende verweer van SMQ tegen deze subgrieven is, dat het hier een gedekt verweer betreft. Goglio (in de persoon van haar toenmalige advocaat mr. Van Agteren) heeft immers ter zitting (comparitie in eerste aanleg op 2 juli 2014) verklaard: “Het is duidelijk dat Goglio de licentievergoeding te laat heeft betaald. Er is sprake van een tekortkoming aan de kant van Goglio. De zaak is misgelopen doordat binnen Goglio een informatieachterstand bestond na het vertrek van…”

SMQ wijst er voorts op dat de rechtbank aan partijen de gelegenheid heeft geboden binnen een door haar vastgestelde termijn onjuistheden of onvolkomenheden in het proces-verbaal (dat buiten aanwezigheid van partijen was opgemaakt) aan de orde te stellen. Goglio heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Goglio kan nu op die erkenning in rechte, die de rechtbank ook tot uitgangspunt heeft genomen voor de feitelijke vaststelling in het vonnis en de daaraan in de overwegingen te verbinden conclusies, niet in appel terugkomen.

Dat betoog slaagt. Art. 348 Rv bepaalt dat de oorspronkelijk verweerder, in dit geval Goglio, in appel nieuwe weren kan inbrengen, tenzij deze in het geding in eerste aanleg zijn gedekt. Het is vaste jurisprudentie dat de strekking van het appel meebrengt dat deze bepaling restrictief moet worden uitgelegd. Zoals de Hoge Raad het verwoordt in HR 19 januari 1996, NJ 1996/709: daarvoor is uitsluitend plaats indien uit deze proceshouding ondubbelzinnig voortvloeit dat het desbetreffende verweer is prijsgegeven. Of, in de iets recentere bewoordingen van de procureur –generaal in zijn door de Hoge Raad gevolgde conclusie voor het arrest van 22 februari 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD9328): Alleen als verweerder, oorspronkelijk gedaagde, bewust, willens en wetens, (uitdrukkelijk of stilzwijgend) afstand heeft gedaan van het recht om een bepaald verweer te voeren, is het verweer gedekt.

Aan die eis is hier voldaan omdat Goglio ter zitting ondubbelzinning en expliciet erkende dat zij te laat had betaald en dus het verweer dat de 60 dagen termijn pas op 26 maart was aangevangen zodat zij niet te laat had betaald, onmiskenbaar prijsgaf. Als Goglio dit niet zo had bedoeld, had het op haar weg gelegen om aanpassing van het proces-verbaal op dat punt te verlangen. Nu zij dat, zonder deugdelijke verklaring, niet heeft gedaan mocht SMQ (en mocht de rechtbank en mag nu het hof) ervan uitgaan dat dit verweer (dat Goglio overigens ook bij het eerdere kort geding niet gevoerd had) werd prijsgegeven. Hoewel het appel gebruikt kan worden om eigen misslagen in eerste aanleg te herstellen, gaat die mogelijkheid niet zo ver dat ook hierop teruggekomen kan worden.

Voor zover Goglio heeft bedoeld zich op een processuele variant van dwaling te beroepen met de opmerking dat deze mededeling is gedaan omdat Goglio toen de werkelijke situatie niet goed voor ogen had, voldoet dat beroep niet aan de daaraan te stellen eisen op het punt van onderbouwing. Van Goglio mocht immers verwacht worden dat zij zich voor de comparitie behoorlijk op de hoogte stelde van de feiten. Waarom zij in dit geval toch verschoonbaar dwaalde, is niet toegelicht.

Daarmee valt het doek voor deze grieven. Zij falen.

De subgrieven A en B lenen zich voor gezamenlijke behandeling, nu deze zien op het beroep op de drie-partijen verhouding tussen Goglio, SMQ en QBig.

Goglio heeft zich neergelegd bij de beëindiging van de licentie-overeenkomst. De inzet van dit geding is het gevolg daarvan, met name de break-up fee. Dat sprake is van samenhang tussen haar verhouding met SMQ en haar verhouding met QBig, zoals Goglio betoogt, staat op zichzelf vast, nu de licentie-overeenkomst een drie partijen-overeenkomst is. Voorts staat niet ter discussie dat Goglio in februari/maart 2013 een betalingsverplichting had jegens SMQ en dat QBig toen, tegelijk, een betalingsverplichting had jegens Goglio (slechts de omvang van die laatste is in geschil). Dat alles kan Goglio echter niet baten. Uit de licentie-overeenkomst blijkt immers duidelijk dat die betalingsverplichtingen los van elkaar moeten worden gezien. De toelichting van SMQ op dat punt, te weten dat onder een eerdere overeenkomst ook reeds problemen rond de betaling van de licentievergoeding waren ontstaan, dat SMQ liquiditeiten nodig had om de octrooien in stand te houden, dat tussen SMQ en QBig ook een andere overeenkomst gold waar SMQ niets mee van doen had en dat partijen daarom bewust de afspraak hadden gemaakt om de betalingsverplichtingen van Goglio aan SMQ los te koppelen van die van QBig aan Goglio, heeft Goglio niet deugdelijk weersproken. Zij heeft weliswaar gesteld dat zij SMQ niet kon betalen als QBig haar niet betaalde, maar dat heeft zij tegenover de stelling van SMQ dat Goglio deel uitmaakt van een groot internationaal opererend concern en dat uit de betaling op 23 april 2013 blijkt dat zij kennelijk wel over voldoende middelen beschikte, niet met enig relevant bewijsstuk onderbouwd. Daarbij komt dat, in beginsel, het niet beschikken over liquide middelen geen geldige reden is om af te zien van betaling.

Dat Goglio het onwenselijk vond om SMQ te betalen zonder dat zij zeker wist of QBig haar, Goglio, wel zou betalen is gelet op de wijze waarop de overeenkomst is ingericht onvoldoende voor een te honoreren beroep op opschorting. Het verband tussen haar verplichting jegens SMQ en de verplichting van QBig jegens haar was daarvoor niet nauw genoeg.

Ook deze grieven falen.

De subgrieven onder D en F stellen aan de orde dat opzegging van de licentie-overeenkomst, die een duurovereenkomst was, in alle redelijkheid en billijkheid moet plaatsvinden, hetgeen inhoudt dat voor een dergelijke opzegging een zwaarwegende grond nodig is, alsmede een redelijke belangenafweging waarin alle omstandigheden een rol spelen.

Het hof stelt voorop dat het professionele partijen als hier aan de orde vrij staat om zelf uit te maken wat zij afspreken over de mogelijkheid tot opzegging. Die afspraken binden hen in beginsel. Zoals SMQ terecht aanvoert, zijn de contractuele bepalingen op het punt van de opzegging waarop SMQ zich beroept als zodanig alleszins redelijk. Er dient eerst een concrete kennisgeving uit te gaan, waarin de tekortkoming duidelijk wordt aangegeven, en dan heeft de wederpartij 60 dagen de tijd om die tekortkoming te herstellen. Dan volgt er een opzegging, die pas na 30 dagen in werking treedt. Zeker als het, zoals hier, een eenvoudig te herstellen tekortkoming betreft - het niet betalen - is een termijn van 60 dagen in redelijkheid ruim genoeg. Een periode van drie maanden tussen de kennisgeving en het daadwerkelijke einde van de overeenkomst, geeft Goglio ook voldoende tijd om maatregelen te nemen. Dat Goglio er, bij aanvang, van uit mocht gaan dat de samenwerking veel langer - 15 jaar - zou duren doet daaraan niet af. Dat wanbetaling een zwaarwegende grond voor opzegging is, hebben partijen bij immers het sluiten van de overeenkomst afgesproken (3c- naleving van 3b, het betalen van Royalty-Fee, is substantial).

Anders dan Goglio stelt is het, bij een dergelijke tevoren afgesproken opzegmogelijkheid, niet zo dat SMQ pas tot opzegging mag overgaan na een redelijke afweging van de belangen. De toets is die van art. 6:248 BW: een dergelijke opzegging is pas ontoelaatbaar als deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daaromtrent heeft Goglio onvoldoende gesteld. Dat zij de tevoren gefixeerde schadevergoeding moet betalen en enige bijkomende schade zal lijden (die slechts zeer beperkt geconcretiseerd is) is daartoe niet genoeg.

De grieven falen.

Subgrief E (het beroep op art. 6:265 BW) faalt reeds omdat de overeenkomst niet is ontbonden, maar is opgezegd. Datzelfde geldt voor subgrief H, die ziet op zuivering van het verzuim.

Subgrief G, het beroep op matiging ex art. 6:94 BW, faalt evenzeer. Matiging van een boetebeding als het onderhavige, dat beoogt enerzijds Goglio te prikkelen tot ordentelijke betaling en anderzijds de schadevergoeding te fixeren, tussen professionele partijen overeengekomen, kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden gelast. Dat een dergelijk geval zich voordoet, omdat de billijkheid dat eist, is niet behoorlijk met feiten, omstandigheden en bewijsstukken waaruit die feiten en omstandigheden blijken, toegelicht en onderbouwd.

Daarbij is meegewogen dat het geheel aan de door Goglio gemaakte keuze om niet te betalen zolang QBig haar niet betaalde te wijten is geweest dat de overeenkomst is opgezegd. Bovendien moet, op basis van de door SMQ ingenomen en door Goglio onvoldoende gemotiveerd weersproken stellingen omtrent de koopoptie, worden aangenomen dat Goglio ook nog de mogelijkheid had om de schadevergoeding te ontgaan door de rechten te kopen. Ten slotte geldt ook hier dat de ernstige gevolgen van de opzegging waarop Goglio zich beroept door haar niet feitelijk, met bewijsstukken, zijn onderbouwd.

Subgrief I moet het lot van de overige grieven delen. Ook als er, met Goglio, vanuit gegaan wordt dat Goglio mocht vertrouwen op herstel van het vertrouwen tussen haar en SMQ (in de geplande bespreking), brengt dat nog niet met zich dat zij er ook gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij haar verplichtingen tot betaling van de Royalty-Fee niet zou hoeven nakomen tot na die bespreking. Waarom dat wel zo zou zijn is niet behoorlijk toegelicht.

Het in de laatste stukken en ter zitting uitvoerig toegelichte complot dat SMQ gesmeed zou hebben om de overeenkomst met Goglio op te kunnen zeggen en zo de octrooien te kunnen verkopen, berust op speculaties. Uit het ter zitting verstrekte MoU blijkt niet dat de verkoop van de IE-rechten aan [X] al voor de ingebrekestelling van 6 februari 2013 werd voorbereid en dat opzegging van de licentie-overeenkomst daarin enige rol gespeeld zou hebben. Dat SMQ Goglio op het verkeerde been heeft gezet in die zin dat zij, met het oog op de voorgenomen verkoop, Goglio bewust heeft misleid en aldus een mogelijkheid heeft gecreëerd om tot de opzegging van de licentie-overeenkomst te komen is evenmin feitelijk onderbouwd. De kennisgevingen die SMQ heeft gestuurd ondersteunen dat ook niet, nu zij expliciet naar art. 26 van de licentie-overeenkomst verwijzen. Voorts had Goglio het uiteraard zelf in de hand om wel (desnoods onder protest) binnen de termijn van 60 dagen te betalen.

Dat SMQ bij het opzeggen van de licentie-overeenkomst met Goglio geen daadwerkelijk belang zou hebben omdat de octrooien ook bij instandblijven van de licentie-overeenkomst verkocht hadden kunnen worden, doet er, naar Goglio op zich terecht stelt, niet aan af dat SMQ bij die opzegging belang had omdat zij zich jegens de koper tot opzegging had verplicht. Dat gaat echter langs de kern van de zaak heen. Het uitgangspunt is immers, dat SMQ de licentie-overeenkomst mocht opzeggen als de contractueel voorgeschreven voorwaarden vervuld waren. Wellicht zou zij niet hebben opgezegd als de verkoop niet zou zijn voorbereid, omdat zij dan coulancehalve zou hebben afgezien van die opzegging. Dat wil echter niet zeggen dat Goglio rechtens aanspraak kan maken op die coulance. Deze subgrief is gebaseerd op onrechtmatige misleiding, en die is niet deugdelijk onderbouwd.

De bewijsaanbiedingen van Goglio zijn niet voldoende concreet en/of zien niet op feiten die tot een ander oordeel kunnen leiden en worden daarom gepasseerd.

Tegen de andere onderdelen van het vonnis (de veroordeling tot betaling van

€ 16.666,66, de buitengerechtelijke incassokosten en de rente) heeft Goglio geen voldoende kenbare grieven geformuleerd, zodat daarover geen beslissingen genomen worden.

Uit het voorgaande blijkt dat alle (sub)grieven falen. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. Goglio zal als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in appel.