HvJ EU, 12-06-2018, nr. C-163/16

In punt 32 van mijn eerste conclusie heb ik erop gewezen dat noch richtlijn 2008/95 noch het Hof in zijn rechtspraak rechtsgevolgen verbindt aan de kwalificatie van een merk als ‘positiemerk’. De Duitse regering heeft zich ter terechtzitting van 14 november 2017 bij dit standpunt aangesloten. Zoals ik ook in punt 32 van mijn eerste conclusie heb opgemerkt, staat de kwalificatie als ‘positiemerk’ voorts op zich niet eraan in de weg dat hetzelfde merk wordt beschouwd als een merk bestaande uit de vorm van de waar, en bijgevolg als een merk dat onder het verbod van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 kan vallen, aangezien laatstgenoemde categorie — te weten merken bestaande uit de vorm van de waar — ook tekens omvat die een onderdeel of een element van de betrokken waar weergeven.

Ter terechtzitting van 14 november 2017 heeft Louboutin aangevoerd dat artikel 3, lid 3, onder d), van uitvoeringsverordening 2017/1431 het positiemerk omschrijft door aan te geven hoe het merk moet worden weergegeven op de waar. Volgens Louboutin beantwoordt het litigieuze merk aan de in die omschrijving vastgestelde criteria.

Vanuit dezelfde optiek en net als een aantal belanghebbenden vóór de heropening van de mondelinge behandeling, hebben de Duitse regering, de Franse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede de Commissie ter terechtzitting van 14 november 2017 betoogd dat het litigieuze merk diende te worden aangemerkt als een positiemerk. Alleen de Franse regering heeft uitdrukkelijk verwezen naar uitvoeringsverordening 2017/1431.

De argumenten die worden ontleend aan uitvoeringsverordening 2017/1431, kunnen mijns inziens evenwel niet afdoen aan de in punt 23 van de onderhavige conclusie in herinnering gebrachte overwegingen.8.

Uitvoeringsverordening 2017/1431 is van toepassing met ingang van 1 oktober 2017 en vormt een aanvulling op het Uniemerkenstelsel dat is gebaseerd op verordening (EG) nr. 207/20099.. Deze laatste verordening werd met ingang van 1 oktober 2017 vervangen door verordening (EU) 2017/100110.. Ondertussen werd verordening nr. 207/2009 gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/242411., die op 23 maart 2016 in werking is getreden. Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van eerstgenoemde verordening, dat overeenkomt met artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, werd in die zin gewijzigd dat inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de ‘vorm die, of een ander kenmerk12.dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.13.

Hieruit volgt dat artikel 3, lid 3, onder d), van uitvoeringsverordening 2017/1431, dat betrekking heeft op het ‘positiemerk’, werd opgenomen in het Uniemerkenstelsel, waarin voordien was erkend dat een teken niet noodzakelijkerwijs dient te bestaan uit de ‘vorm’ om te vallen onder de weigerings- of nietigheidsgrond die overeenkomt met die van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

Artikel 3, lid 3, onder d), van uitvoeringsverordening 2017/1431 werd dus niet uitgewerkt als een ‘omschrijving’ van het soort merken dat in geen geval kan vallen onder de weigerings- of nietigheidsgrond die overeenkomt met die van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95. Thans is immers duidelijk dat in het Uniemerkenstelsel het onderscheid tussen de ‘vorm’ en ‘de andere kenmerken’ niet relevant is in de context van deze weigerings- of nietigheidsgrond.

Om dezelfde reden kan op grond van artikel 3, lid 3, onder d), van uitvoeringsverordening 2017/1431 niet worden aangevoerd dat een positiemerk altijd volledig losstaat van de vorm van de waar, vooral wanneer het gaat om een teken dat een onderdeel of een element van de betrokken waar weergeeft.

Het is juist dat uitvoeringsverordening 2017/1431 een onderscheid maakt tussen, enerzijds, het ‘positiemerk’ als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d), en, anderzijds, het ‘vormmerk’ en het ‘kleurmerk’ als bedoeld in respectievelijk artikel 3, lid 3, onder c), en lid 3, onder f), van deze verordening.

Evenwel wijs ik erop dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 niet ziet op ‘vormmerken’, maar op tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft14..

Bovendien bevat artikel 3, lid 3, van uitvoeringsverordening 2017/1431 geen uitputtende lijst van de soorten merken die kunnen worden ingeschreven en evenmin een omschrijving van de in die bepaling vermelde soorten merken. Om te beginnen voorziet artikel 3, lid 4, van deze verordening in de mogelijkheid om een inschrijvingsaanvraag in te dienen voor een merk ‘van een niet in lid 3 [van dit artikel] genoemde soort’. Verder bepaalt dit artikel 3, lid 3, enkel de wijze waarop een merk moet worden weergegeven ‘[i]ndien de aanvraag betrekking heeft op een van de onder a) tot en met j) bedoelde merken’. Mijns inziens legt artikel 3, lid 3, van deze verordening enkel vast hoe de meest gebruikte soorten merken moeten worden weergegeven in de inschrijvingsprocedure. Aldus zijn tekens die een combinatie vormen van meerdere in artikel 3, lid 3, van uitvoeringsverordening 2017/1431 vermelde soorten merken, in overeenstemming met het Uniemerkenstelsel. In deze context herinner ik eraan dat het feit dat het litigieuze merk als beeldmerk werd ingeschreven, niet belet dat het wordt gekwalificeerd als ‘merk bestaande uit de vorm van de waar’.

Gelet op het voorgaande en op de overwegingen in punt 32 van mijn eerste conclusie ben ik van mening dat de invoering van het begrip ‘positiemerk’ als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d), van uitvoeringsverordening 2017/1431 in het stelsel van het Unierecht niet kan leiden tot een nuancering van mijn overwegingen met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur.

Richtlijn 2008/95 zal worden vervangen door richtlijn 2015/2436, waarvan de termijn voor omzetting verstrijkt op 14 januari 2019. Artikel 4, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2015/2436, dat overeenkomt met de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, verwijst naar tekens die uitsluitend bestaan uit ‘de vorm die, of een ander kenmerk [van de waar] dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.

In mijn eerste conclusie heb ik me afgevraagd of het feit dat de wetgever het niet nodig had geacht om overgangsbepalingen vast te stellen teneinde potentiële conflicten tussen de twee opeenvolgende richtlijnen te regelen, erop kon wijzen dat hij van oordeel was dat de rechtsregeling voor deze tekens dezelfde was in die richtlijnen.15.

Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk kunnen uit het ontbreken van overgangsbepalingen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de terugwerkende kracht. Deze regering heeft opgemerkt dat niet was voorzien in een overgangsregeling voor bepalingen die andere aspecten van het merkenrecht wijzigen, met name artikel 14 van richtlijn 2015/2436, dat enkel natuurlijke personen toestaat om hun eigen naam te verdedigen en op grond waarvan een persoon zijn naam en adres kan gebruiken zonder inbreuk te maken op een merk, terwijl krachtens artikel 6 van richtlijn 2008/95 ook rechtspersonen die verdediging toekomt.

Mij lijkt het evenwel niet geheel gerechtvaardigd om de wijzigingen in artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 op dezelfde wijze te behandelen als de wijzigingen met betrekking tot de verdediging van de eigen naam als bedoeld in artikel 6 van deze richtlijn en in artikel 14 van richtlijn 2015/2436.

De verdediging van de eigen naam vormt een beperking op de uitsluitende rechten van de merkhouder, die elke derde het gebruik mag verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk. De door richtlijn 2015/2436 aangebrachte wijzigingen beperken de rechten van de merkhouder immers niet. Integendeel, deze richtlijn versterkt het monopolie van de merkhouder en beperkt tegelijkertijd de rechten van derden, zodat ondernemingen en vennootschappen de verdediging van de eigen naam thans niet meer kunnen aanvoeren.

In elk geval kan deze verandering van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen geen invloed hebben op de geldigheid van het merk zelf. Het gamma van merken bestaande uit de reeds ingeschreven merken en de merken die nog kunnen worden ingeschreven, blijft dus hetzelfde onder de oude en de nieuwe regeling. Ongeacht de regeling waaronder het merk is ingeschreven, de nieuwe regeling zal enkel een wijziging brengen in de situatie van derden die geen natuurlijke personen zijn.

Deze redenering gaat evenwel moeilijk op wanneer het gaat om de weigerings- en nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95. In deze context rijst de vraag welke gevolgen de wijziging van de strekking van de weigerings- of nietigheidsgrond heeft voor het Uniemerkenrecht bij het verstrijken van de termijn voor omzetting van richtlijn 2015/2436. Kan worden vooruitgelopen op de vele vorderingen tot nietigverklaring van merken na het verstrijken van de termijn voor omzetting van de nieuwe richtlijn? Bovendien, indien wordt geoordeeld dat de verbodsbepalingen van artikel 4, lid 1, onder e), van richtlijn 2015/2436 dat overeenstemt met artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, niet kunnen worden aangevoerd tegen de onder de oude regeling ingeschreven merken, is dan vóór die datum een stormloop van merkaanvragen te verwachten?

Afgezien van deze overwegingen ben ik van mening dat het ontbreken van overgangsbepalingen in richtlijn 2015/2436 louter een aanwijzing vormt die ervoor pleit artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus uit te leggen dat deze bepaling van toepassing is op tekens bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Met name de ratio van deze bepaling vormt de hoeksteen van mijn analyse.16.

Ter terechtzitting zijn verschillende belanghebbenden ingegaan op de ratio van de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

De Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en Van Haren hebben aangevoerd dat deze bepaling verhindert dat misbruik van merken wordt gemaakt waardoor mededingingsverstorende monopolies zouden kunnen ontstaan.

Aldus verdedigt de Duitse regering de stelling dat artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 verhindert dat een monopolie wordt toegekend op de vormen van de waar die — wegens de kenmerken ervan — op duurzame wijze in het publiek domein moeten worden gehouden zodat alle marktdeelnemers ze kunnen gebruiken. Volgens deze regering ontwikkelen de esthetische kenmerken waarop artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 betrekking heeft, een eigen dynamiek, in die zin dat hun aantrekkingskracht kan variëren naargelang van de modetrends.

In dezelfde lijn lijkt Louboutin aan te voeren dat het op esthetisch gebied niet nodig is om de wezenlijke kenmerken van de waar op duurzame wijze beschikbaar te houden krachtens het merkenrecht, omdat de economische levensduur van die kenmerken onvoldoende lang is om een dergelijke bescherming te rechtvaardigen.

Ik heb wel een open oor voor het standpunt dat Louboutin en de Duitse regering ter terechtzitting hebben verdedigd, namelijk dat de aantrekkingskracht van de esthetische kenmerken een eigen dynamiek heeft, aangezien de kenmerken die het publiek op het oog heeft en waardeert, kunnen variëren naargelang van de modetrends. Deze dynamiek, die eigen is aan de kenmerken die een wezenlijke waarde aan de waar geven, staat mijns inziens niet eraan in de weg dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus wordt uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is wanneer het gaat om een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur.

In mijn conclusie in de zaak Hauck17. heb ik onder de aandacht gebracht dat de beoordeling of de betrokken vorm ‘een wezenlijke waarde aan de waar geeft’, bijvoorbeeld door de esthetische kenmerken van de vorm, noodzakelijkerwijs impliceert dat rekening wordt gehouden met het oogpunt van de gemiddelde consument. De perceptie van de betrokken vorm door de consument is evenwel geen beslissend beoordelingscriterium. Teneinde de met artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 nagestreefde doelstelling te verwezenlijken, te weten waarborgen dat de vormen die het publiek aantrekken, ter beschikking blijven van de marktdeelnemers, dient rekening te worden gehouden met zowel de wijze waarop dit teken door het relevante publiek wordt waargenomen, als de economische gevolgen die zullen voortvloeien uit het feit dat dit teken wordt voorbehouden aan één enkele onderneming.

Subsidiair vraag ik mij af of — anders dan Louboutin betoogt — het belang van de perceptie van het publiek bij de toepassing van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 niet pleit voor een teleologische uitlegging van deze bepaling. In dat geval zou een soepelere uitlegging van het begrip ‘vorm’ in de zin van dat artikel prevaleren op de letterlijke uitlegging ervan.

Artikel 3, lid 1, onder e), i), en onder e), ii), van richtlijn 2008/95 ziet op vooraf en duurzaam vastgestelde kenmerken die voortvloeien uit de aard van de waar zelf, aangezien zij ‘door de aard van de waar bepaald [worden]’ respectievelijk ‘noodzakelijk [zijn] om een technische uitkomst te verkrijgen’. Bijgevolg wil ik met name met betrekking tot laatstgenoemde kenmerken opmerken dat de wijze waarop het publiek de waren waarneemt, deze feitelijke toestand niet kan wijzigen, ook al kan een technische uitkomst ook door andere vormen worden verkregen.18.

Ingevolge artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 kan inschrijving van een merk worden geweigerd of een merk nietig worden verklaard wanneer de kenmerken ervan een wezenlijke waarde aan de waar geven. Op grond van deze bepaling kan dus worden gewaarborgd dat een kenmerk beschikbaar blijft voor alle marktdeelnemers in de periode waarin dit kenmerk een bijzondere invloed heeft op de waarde van de waar. Vanaf het ogenblik waarop dit niet langer het geval is — met name, zoals bepaalde belanghebbenden stellen, omdat de voorkeuren van het publiek veranderd zijn en het publiek dat kenmerk niet langer op het oog heeft en waardeert — zou het betrokken merk niet meer onder het verbod van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 kunnen vallen.

In die veronderstelling zou artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, anders dan de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), i) en ii), van deze richtlijn, bijgevolg betrekking hebben op kenmerken die afhankelijk zijn van externe factoren.

Indien het antwoord op de vraag welke kenmerken ‘de wezenlijke waarde aan de waar’ geven, afhangt van externe factoren, met name van de perceptie van het publiek, zou het derhalve inconsistent zijn om ingeval een teken in het bijzonder de aandacht van het publiek trekt, de toepasselijkheid van die bepaling uit te sluiten op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Binnen de perceptie van het publiek is immers niet het onderscheid tussen vormmerken, kleurmerken of positiemerken van belang, maar de identificatie van de herkomst van de waar op basis van de door een teken opgeroepen totaalindruk.

Verder ben ik van mening dat het feit dat de kenmerken die een wezenlijke waarde aan de waar geven, gedeeltelijk worden bepaald door de perceptie van het publiek, niet toestaat dat rekening wordt gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan bij de beoordeling of de betrokken vorm ‘een wezenlijke waarde aan de waar’ geeft in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.19. Indien zou worden aanvaard dat het begrip ‘vorm die een wezenlijke waarde aan de waar [geeft]’ — zelfs gedeeltelijk — wordt bepaald door de kenmerken die het publiek aantrekkelijk vindt, dan zouden de kenmerken die verband houden met de reputatie van het merk of van de houder ervan, immers noodzakelijkerwijs moeten worden uitgesloten teneinde te verhinderen dat de aantrekkingskracht als gevolg van die reputatie wordt toegeschreven aan een vorm die als zodanig geen aantrekkingskracht heeft. Anders zou de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 mogelijkerwijs zeer ruim en onjuist worden uitgelegd gelet op de in punt 48 van de onderhavige conclusie in herinnering gebrachte doelstelling.

Gelet op een en ander ben ik van mening dat de verwijzing naar de perceptie van het publiek als een van de factoren die de kenmerken bepalen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, ervoor pleit om artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus uit te leggen dat deze bepaling van toepassing is op tekens bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur in combinatie met die vorm.

De merkenregeling is enerzijds een onontbeerlijk onderdeel van het stelsel van mededinging dat het Unierecht wil vestigen en handhaven. Anderzijds geeft het ingeschreven merk de houder voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren.5.

Deze twee overwegingen zijn in het algemeen niet tegenstrijdig, maar dit is anders wanneer tekens samenvallen met het uiterlijk van de waar. De inschrijving van een dergelijk teken als merk kan immers ertoe leiden dat de mogelijkheid om concurrerende waren op de markt te brengen, wordt beperkt.6.

Op deze premisse berust de specifieke regeling van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, die van toepassing is op tekens bestaande uit de vorm van de waar.

Ik wijs erop dat deze overwegingen naar analogie ook gelden voor andere tekens die een element van het uiterlijk van de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, weergeven.

Zo heeft het Hof geoordeeld dat tekens bestaande uit kleuren als zodanig in beginsel stuiten op dezelfde bezwaren wat het gevaar voor monopolisering van de gebruikskenmerken van de waar betreft. In dit verband werd in het arrest Libertel7. erkend dat een specifieke benadering noodzakelijk is.

Voor deze twee categorieën van tekens, te weten enerzijds tekens bestaande uit de vorm van de waar en anderzijds tekens bestaande uit een kleur als zodanig, gelden specifieke regelingen in het stelsel van richtlijn 2008/95, zoals uitgelegd door het Hof. Voor het antwoord op de vraag van de verwijzende rechter is het derhalve nodig vooraf het litigieuze merk ten aanzien van die twee categorieën te kwalificeren.

Meer algemeen blijkt uit de onderhavige zaak dat de overwegingen inzake het gevaar voor monopolisering van de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar ook kunnen gelden voor andere types van merken — zoals positiemerken8. of bewegingsmerken9. alsmede mogelijkerwijs geluids-, geur- of smaakmerken —, die eveneens kunnen samenvallen met een element van het uiterlijk van de betrokken waar. Los van de kwalificatie van dergelijke merken is het belangrijk dat bij het onderzoek met het oog op de inschrijving ervan rekening kan worden gehouden met het belang, bepaalde tekens in het publiek domein te houden.

Op dit punt dienen zich voor het Hof verschillende uitleggingsmogelijkheden aan. Enerzijds zou artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 ruimer kunnen worden uitgelegd, zoals ik verder in de onderhavige conclusie zal voorstellen. Anderzijds zou het Hof kunnen aanvaarden dat in het kader van het onderzoek van het onderscheidend vermogen van een teken in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn rekening mag worden gehouden met het belang, bepaalde tekens in het publiek domein te houden, voor alle tekens die samenvallen met een element van het uiterlijk van de betrokken waar of zelfs voor andere categorieën van tekens die beperkt beschikbaar zijn.10.

Ik ben van mening dat de kwalificatie van het litigieuze merk ten aanzien van de categorie van tekens als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, enerzijds, en ten aanzien van de categorie waarop het arrest Libertel11. betrekking heeft, anderzijds, als uitgangspunt voor de analyse van de prejudiciële vraag moet worden genomen.

De verwijzende rechter stelt vast dat het litigieuze merk, dat bestaat uit de rode kleur van een schoenzool, samenvalt met een element van het uiterlijk van de betrokken waar, maar hij aarzelt om dit element aan te merken als deel uitmakend van de ‘vorm’ van de waar.

Op dit punt lopen de standpunten van partijen in het hoofdgeding en van de vier lidstaten die in casu hebben geïntervenieerd, uiteen. Louboutin betoogt met name dat het begrip teken dat ‘uitsluitend’ bestaat uit de vorm van de waar, niet ziet op positiemerken — zoals het merk van Louboutin bestaande uit de rode zool — die niet bestaan uit een bepaald model van de waar, maar kunnen worden aangebracht op uiteenlopende modellen van de waar. Van Haren stelt daarentegen dat de kleur kan worden beschouwd als een inherent onderdeel van de vorm van de waar, zoals het geval is bij het litigieuze merk. De Commissie merkt op dat het niet uitgesloten is dat een teken bestaande uit de vorm van de waar ook een bepaalde kleur kan hebben, maar dat kleur op zichzelf in dat verband wordt gezien als een zelfstandig element in relatie tot de waar, en dus onafhankelijk van de vorm van de waar. Bijgevolg wijst zij erop dat haar opmerkingen betrekking hebben op kleur op zichzelf.

Dienaangaande wijs ik erop dat de kwalificatie van het litigieuze merk een feitelijke beoordeling vormt en dat het in casu aan de verwijzende rechter staat om die beoordeling te verrichten. Deze overweging staat er evenwel niet aan in de weg dat het Hof aanwijzingen geeft die voor deze rechter als leidraad kunnen dienen bij zijn beoordeling.

Hoewel verschillende partijen het betrokken merk hebben omschreven als een ‘positiemerk’, merk ik op dat noch richtlijn 2008/95 noch het Hof in zijn rechtspraak juridische gevolgen verbindt aan een dergelijke kwalificatie. Verder staat de kwalificatie als positiemerk op zich niet eraan in de weg dat hetzelfde merk wordt beschouwd als een merk bestaande uit de vorm van de waar, aangezien laatstgenoemde categorie ook tekens omvat die een onderdeel of een element van de betrokken waar weergeven.

Aldus staat het mijns inziens aan de verwijzende rechter om vast te stellen of het in casu gaat om een kleurmerk als zodanig dan wel om een merk bestaande uit de vorm van de waar waarbij evenwel ook aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur.

Hiertoe dient de verwijzende rechter een globale beoordeling te verrichten, rekening houdend met de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de inschrijvingsaanvraag werden ingediend, alsmede — in voorkomend geval — met andere elementen die nuttig zijn voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk.12.

Om te beginnen staat het feit dat het litigieuze merk als beeldmerk werd ingeschreven, niet in de weg aan de kwalificatie als merk bestaande uit de vorm van de waar.13.

Daarentegen dient te worden onderzocht of het betrokken merk aanspraak maakt op bescherming voor een bepaalde kleur als zodanig, zonder enige ruimtelijke afbakening14., dan wel in combinatie met andere kenmerken die verband houden met de vorm van de waar.

Indien de kleur is aangebracht op een bepaald onderdeel van de waar, lijkt het mij niet uitgesloten dat wordt geoordeeld dat het merk ruimtelijk is afgebakend, zodat de kleur samenvalt met een bepaald element van de waar.

Dat de merkhouder geen bescherming vraagt voor de contouren van de waar, maar zich de vrijheid voorbehoudt om die contouren te variëren naargelang het model, is niet noodzakelijkerwijs doorslaggevend. Het is met name mogelijk dat de contouren hoe dan ook geen wezenlijk kenmerk van het teken vormen. Daarentegen dient te worden vastgesteld of het teken zijn onderscheidend vermogen ontleent aan de geclaimde kleur zelf, dan wel aan de precieze positie van die kleur in combinatie met andere elementen van de vorm van de waar.

Het staat weliswaar uiteindelijk aan de verwijzende rechter om deze overwegingen in concreto toe te passen, maar ik wijs erop dat een aantal feitelijke elementen die blijken uit de verwijzingsbeslissing, pleiten voor de conclusie dat het betrokken merk in het kader van de analyse van de eventuele functionele kenmerken ervan veeleer valt onder het begrip ‘merk dat bestaat uit de vorm van de waar’ en dat aanspraak maakt op bescherming voor een bepaalde kleur in combinatie met die vorm.

Het litigieuze merk beoogt immers weliswaar de bescherming voor een bepaalde kleur, maar die bescherming wordt niet in abstracto gevraagd, maar voor de toepassing van die kleur op een zool van een schoen met hoge hak, zoals grafisch voorgesteld. Het merk ziet niet op de vorm van een schoen als zodanig, maar bepaalde aspecten van die vorm, te weten de aspecten die ons laten weten dat het gaat om een damesschoen met hoge hak, lijken deel uit te maken van het merk. Uit de voorstelling van het merk blijkt dat de kleur is aangebracht op de volledige zool, ongeacht de precieze contouren ervan. In elk geval lijken de contouren van de zool een verwaarloosbaar element te zijn van het merk, dat zijn onderscheidend vermogen ontleent aan de ongewone positionering van het gekleurde element alsmede, in voorkomend geval, aan het kleurcontrast tussen de verschillende onderdelen van een schoen.

Samengevat ben ik van mening dat in het kader van het onderzoek van de wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk rekening moet worden gehouden met zowel de kleur als de andere aspecten van de betrokken waar. Dit merk moet dus worden gelijkgesteld met een merk bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur in combinatie met die vorm, en niet met een merk bestaande uit een kleur als zodanig.

Met het oog op een volledige beantwoording van de prejudiciële vraag zal ik niettemin de twee hypotheses onderzoeken.

In het arrest Libertel15. heeft het Hof rekening gehouden met de bijzondere kenmerken van kleurmerken.

Volgens deze rechtspraak hebben kleuren als zodanig — behoudens uitzonderlijke omstandigheden, met name op zeer specifieke markten — niet van meet af aan onderscheidend vermogen, maar kunnen zij dit eventueel verkrijgen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd16..

Voorts dient in het kader van de analyse van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande uit een kleur als zodanig te worden beoordeeld of de inschrijving ervan niet in strijd is met het algemeen belang, de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van hetzelfde type aanbieden17..

Uit deze rechtspraak vloeit voort, enerzijds, dat tekens bestaande uit een kleur als zodanig niet vallen onder artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, en dus onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, maar, anderzijds, dat bij de inschrijving ervan rekening moet worden gehouden met dezelfde overwegingen als die welke ten grondslag liggen aan artikel 3, lid 1, onder e), aangezien het gaat om tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar.18.

Door deze voorwaarde op te leggen aan kleurmerken als zodanig, heeft het Hof in het arrest Libertel19. dus in wezen rekening gehouden met dezelfde doelstelling als die welke ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95.

Dit neemt niet weg dat, indien het litigieuze merk wordt aangemerkt als een merk bestaande uit een kleur als zodanig, moet worden vastgesteld dat het niet valt binnen de werkingssfeer van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95.

Vervolgens dient te worden onderzocht of artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 van toepassing is op tekens bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur in combinatie met die vorm.

Partijen in het hoofdgeding zijn verdeeld over die vraag20., en dit geldt ook voor de vier interveniërende lidstaten21.. De Commissie lijkt uit te gaan van de premisse dat de kleur in casu moet worden beschouwd als een autonoom element ten aanzien van de vorm van de waar.

De verwijzende rechter stelt dat het antwoord niet kan worden afgeleid uit de bewoordingen van die bepaling, maar dat de uitsluiting van driedimensionale kleurmerken van de werkingssfeer ervan in strijd zou zijn met het eraan ten grondslag liggende doel, aangezien bepaalde tekens functionele kenmerken kunnen hebben die verband houden met zowel de vorm als de kleur, zoals een teken dat een veiligheidsvest, een brandblusapparaat of een warmtereflecterende waar weergeeft. Hij vraagt zich dus af, of bij de analyse van dit type van tekens uit het oogpunt van het verbod van functionele tekens ook rekening dient te worden gehouden met de kleur.

Mijns inziens dient bij de beantwoording van die vraag rekening te worden gehouden met het stelsel en de opzet van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95.

Volgens vaste rechtspraak bestaat de doelstelling van deze bepaling erin te verhinderen dat als gevolg van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.22. Deze bepaling maakt het mogelijk om de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar die in de vorm ervan tot uiting komen, in het publiek domein te houden.

Ik ben van mening dat de aanwezigheid van een kleur die is aangebracht op een onderdeel van het oppervlak van de waar kan worden beschouwd als een kenmerk dat tot uiting komt in de vorm van de waar. Zoals blijkt uit de door de verwijzende rechter aangehaalde voorbeelden, kan de kleur voorts een wezenlijk gebruikskenmerk van de specifieke waar vormen, zodat de monopolisering van de kleur, in combinatie met een element van de vorm van de waar, concurrenten kan verhinderen om waren met hetzelfde functionele karakter vrij aan te bieden.

Indien tekens bestaande uit zowel de vorm als de kleur van de waar niet zouden kunnen worden onderzocht uit het oogpunt van het functionele karakter ervan, zou het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, dus niet ten volle kunnen worden gewaarborgd.

Het arrest Libertel23. staat immers de inaanmerkingneming van dat algemeen belang enkel toe ten aanzien van tekens bestaande uit een kleur als zodanig24., en niet ten aanzien van tekens die de kleur combineren met aspecten van de vorm.

In het kader van zuivere kleurmerken, waarop dat arrest van het Hof betrekking had, vormt de kleur een aspect dat losstaat van de vorm van de waar. Dit is niet het geval bij tekens waarbij de kleur is aangebracht op een specifiek onderdeel van de waar. In het kader van de analyse van dergelijke tekens kan het functionele karakter van de kleur voortvloeien uit de positionering ervan op de waar, zodat de twee aspecten — de vorm en de kleur — samen moeten kunnen worden onderzocht.

Derhalve ben ik van mening dat tekens waarbij de kleuren deel uitmaken van de vorm van de waar, een analyse van het functionele karakter overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 vereisen.

Deze uitlegging is voorts volledig in overeenstemming met het beginsel dat de beoordeling van een teken moet worden gebaseerd op de totaalindruk ervan, aangezien een merk moet worden opgevat als een geheel. Volgens vaste rechtspraak verlangt een correcte toepassing van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 dat alle wezenlijke kenmerken van het betrokken teken naar behoren worden geïdentificeerd op basis van de door dit teken opgeroepen totaalindruk.25.

In dit verband dient rekening te worden gehouden met het feit dat volgens vaste rechtspraak de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 niet in de weg staan aan inschrijving van een teken dat weliswaar uit de vorm van een waar bestaat, maar een belangrijk niet-functioneel element bevat.26. De vraag of in een vorm- en kleurmerk de kleur een functioneel element is, moet worden onderzocht in het kader van de globale beoordeling van het teken uit het oogpunt van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95. Verder vloeit uit deze rechtspraak a contrario voort dat de betrokken bepaling van toepassing is op een vorm van een waar die een ander element bevat, wanneer dat element functioneel is.

Ten slotte wordt deze benadering mijns inziens uit contextueel oogpunt bevestigd door de vaststelling van richtlijn 2015/2436, waarvan artikel 4, lid 1, onder e), verwijst naar ‘de vorm […] of een ander kenmerk’ van de waar.

Deze verwijzing naar ‘een ander kenmerk’ van de waar houdt rekening met het feit dat richtlijn 2015/2436 aanvaardt dat een merk wordt weergegeven in elke passende vorm met algemeen beschikbare technologie27., en zo de weg opent voor inschrijving van nieuwe types van merken die eveneens vragen kunnen oproepen wat het functionele karakter ervan betreft, zoals geluidsmerken en mogelijkerwijs ook geur- of smaakmerken.

Met betrekking tot tekens bestaande uit de vorm en de kleur van de waar, die zowel onder de oude als onder de nieuwe regeling konden respectievelijk kunnen worden ingeschreven, kan de toevoeging van de verwijzing naar ‘een ander kenmerk’ van de waar evenwel op twee manieren worden uitgelegd: zij kan worden opgevat als een wijziging van de op deze tekens toepasselijke regeling of als een gewone verduidelijking.

Indien dergelijke tekens moeten worden geacht niet te vallen onder artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, maar wel onder de overeenkomstige bepaling van de nieuwe richtlijn 2015/2436, zou een dergelijke uitlegging de vaststelling van overgangsbepalingen vereisen teneinde het gewettigd vertrouwen van de houders van de onder de huidige wetgeving ingeschreven merken te beschermen.28. Dat de wetgever het niet nodig heeft geacht om dergelijke overgangsbepalingen vast te stellen, kan erop wijzen dat hij van oordeel was dat de rechtsregeling voor deze tekens dezelfde is in de twee opeenvolgende richtlijnen.

Gelet op een en ander ben ik dus van mening dat artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 van toepassing kan zijn op tekens bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur.

Indien de verwijzende rechter oordeelt — zoals ik in de onderhavige conclusie voorstel29. — dat het betrokken merk moet worden gelijkgesteld met dergelijke tekens, die kleur en vorm combineren, kan dit merk vallen onder het verbod van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

Subsidiair — aangezien dit aspect niet expliciet aan bod komt in de prejudiciële verwijzing — zal ik herinneren aan de voorwaarden voor toepassing van de absolute grond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, die betrekking heeft op een ‘vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’.

Het Hof heeft reeds gepreciseerd dat deze bepaling zich niet beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, maar ook van toepassing is op tekens voor waren die naast hun esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervullen.30.

De toepassing van deze grond berust op een objectieve analyse, die erop gericht is aan te tonen dat de esthetische kenmerken van de betrokken vorm een dermate grote invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden ervan aan één enkele onderneming de mededinging op de relevante markt zou verstoren. De wijze waarop de consument de betrokken vorm opvat, is niet beslissend bij deze analyse, die mogelijkerwijs een hele reeks feitelijke elementen omvat.31.

Verder heeft deze analyse uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm, en mag hierbij geen rekening worden gehouden met de aantrekkingskracht van de waar die voortvloeit uit de reputatie van dit merk of van de houder ervan.32.

In herinnering dient te worden gebracht dat de betrokken bepaling beoogt uit te sluiten dat een monopolie wordt toegekend op de uiterlijke kenmerken van de waar die wezenlijk zijn voor het succes ervan op de markt, en aldus te vermijden dat de merkbescherming wordt gebruikt om een oneerlijk voordeel te verkrijgen dat niet voortvloeit uit een mededinging gebaseerd op prijs en kwaliteit.33.

Daarentegen is de toepassing van deze bepaling niet gerechtvaardigd wanneer dit voordeel niet voortvloeit uit de intrinsieke kenmerken van de vorm, maar uit de reputatie van het merk of van de houder ervan. De mogelijkheid om een dergelijke reputatie op te bouwen vormt immers een belangrijk aspect van de mededinging, tot de handhaving waarvan het merkensysteem bijdraagt.