Hof Den Haag, 07-05-2019, nr. 200.178.791/03

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.178.791/03

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/444144/ HA ZA 13-638

in de zaak tussen:

1. [appellant sub 1],

wonende te [woonplaats 1] ,

2. JET SET HYDROTECHNIEK B.V.,

gevestigd te Wieringerwerf, gemeente Hollands Kroon,

appellanten in het principaal appel/geïntimeerden in het incidenteel appel,

hierna te noemen: [appellant sub 1] en Jet Set, en gezamenlijk: Jet Set c.s.,

advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

tegen

wonende te [woonplaats 2] ,

geïntimeerde in het principaal appel/appellant in het incidenteel appel

hierna te noemen: [geïntimeerde] ,

advocaat: mr. A.C.F. Berkhof te Goes.

Bij exploot van 2 september 2015 zijn Jet Set c.s. in hoger gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 3 juni 2015. Bij anticipatie-exploot van 12 oktober 2015 hebben [geïntimeerde] en [naam B.V.] B.V. Jet Set c.s. een vroegere roldatum aangezegd. Jet Set c.s. hebben op deze vroegere roldatum geen advocaat gesteld terwijl [geïntimeerde] en [naam B.V.] B.V. geen ontslag van instantie hebben gevorderd. Derhalve is de zaak op 17 november 2015 ambtshalve doorgehaald. Bij exploot van 17 november 2017 heeft (alleen) [geïntimeerde] Jet Set c.s. opgeroepen tot hervatting van de zaak. Ook op de daarbij aangezegde roldatum hebben Jet Set c.s. geen advocaat gesteld en heeft [geïntimeerde] geen ontslag van instantie gevorderd. De zaak is vervolgens op 19 december 2017 wederom doorgehaald. Bij exploot van 13 februari 2018 heeft (alleen) [geïntimeerde] Jet Set c.s. wederom opgeroepen tot hervatting van de zaak. De zaak is vervolgens naar de rol verwezen van 27 maart 2018 voor het stellen van een advocaat door Jet Set c.s. en het nemen van een memorie van grieven. Jet Set c.s. hebben op 27 maart 2018 geen advocaat gesteld noch een memorie van gerieven genomen waardoor het recht op het nemen van de memorie van grieven op grond van artikel 133 lid 4 Rv vervallen is verklaard. [geïntimeerde] heeft vervolgens een memorie van grieven in incidenteel appel (hierna: MvG-inc), met productie AI1, genomen waarin vier grieven tegen het vonnis zijn geformuleerd. Ter rolle van 19 juni 2018 hebben Jet Set c.s. een advocaat gesteld. Jet Set c.s. hebben daarna de grieven van [geïntimeerde] bestreden bij memorie van antwoord in incidenteel appel (hierna: MvA-inc).

Jet Set c.s. en [geïntimeerde] hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 21 maart 2019, Jet Set c.s. door mr. B.P.C. Bijl, kantoorgenoot van de advocaat, en [geïntimeerde] door mr. F.I.S.A.L. van Velsen, kantoorgenoot van de advocaat. De raadlieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota’s (hierna: PA) die zich bij de stukken bevinden.

Met het oog op het pleidooi heeft [geïntimeerde] op 19 maart 2019 nog een ‘eisvermeerdering en -wijziging (1019h Rv)’ met productie AI2 (een kostenspecificatie) aan het hof en de wederpartij gestuurd. Jet Set c.s. hebben in hun PA (punt 30) bezwaar gemaakt tegen deze eisvermeerdering.

De zaak tegen [naam B.V.] B.V. is tot op de dag van dit arrest niet hervat.

De feiten

1. De volgende feiten worden als vaststaand beschouwd.

a. Aan [appellant sub 1] is op 14 maart 2007 Europees octrooi 1 507 630 (hierna: EP 630) voor onder meer Nederland verleend voor een ‘systeem voor het snijden van staalplaat’. Jet Set exploiteert de door [appellant sub 1] ontwikkelde snijmachines.

b. Op 16 april 2013 zijn Jet Set c.s. met [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] grotendeels gelijkluidende regelingen overeengekomen, hierna kortweg te noemen: de Schikkingsregeling. In de Schikkingsregeling tussen Jet Set c.s. en [geïntimeerde] is onder meer het volgende bepaald:

‘(…) ‘Partijen’.

In aanmerking nemende dat:

a. Jet Set (…) op 11 maart 2013 een bewijsbeslag heeft doen leggen onder [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] – tijdens de uitvoering van werkzaamheden door de onderaannemer van [naam B.V.] B.V., de heer [geïntimeerde] aan tank 108 (…) op het terrein van Kuwait (…);

b. Jet Set (…) meent dat [geïntimeerde] apparatuur gebruikt waarmee [geïntimeerde] inbreuk maakt op het octrooi van Jet Set (…) met nummer EP 630;

(…)

e. [geïntimeerde] en Jet Set (..) hebben onderhandeld over de voorwaarden waaronder de zitting in kort geding van woensdag 17 april 2013 (…) kon worden voorkomen;

f. Partijen om die reden onder de hierna te vermelden voorwaarden een regeling hebben getroffen

Zijn overeengekomen als volgt:

1. [geïntimeerde] verklaart hierbij jegens Jet Set (…) dat de door [naam B.V.] B.V. in opdracht gegeven werkzaamheden aan [geïntimeerde] met gebruikmaking van de apparatuur waarmee beweerdelijk inbreuk op octrooi EP 630 wordt gemaakt, na het op 11 maart 2013 gelegde bewijsbeslag zijn gestaakt. [geïntimeerde] verklaart hierbij tevens iedere handeling als bedoeld in artikel 70 ROW (1995) waarmee inbreuk wordt gemaakt op EP 630 blijvend te staken, alsmede e.e.a. gestaakt te houden zolang EP 630 van kracht is en zolang niet is bepaald bij een tussen Partijen geldende rechterlijke beslissing met kracht en gezag van gewijsde dat [geïntimeerde] geen inbreuk zou maken op EP630.

2. [geïntimeerde] zal aan Jet Set (…) een (...) boete betalen van € 20.000,- (…) voor iedere schending van de verplichting onder artikel 1 (…)’.

De procedure in de eerste aanleg

Op 6 mei 2013 zijn [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] door Jet Set c.s. gedagvaard in een bodemprocedure voor de rechtbank Den Haag. Jet Set c.s. hebben daarbij in conventie een aantal vorderingen ingesteld die met name zijn gebaseerd op de stelling dat [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] inbreuk maken op EP 630. In reconventie hebben [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] vernietiging van het Nederlandse deel van EP 630 gevorderd alsmede schadevergoeding wegens onrechtmatige octrooihandhaving vanaf het leggen van het bewijsbeslag op 11 maart 2013.

Op 25 september 2013 hebben [naam B.V.] B.V,. en [geïntimeerde] een incidentele vordering ingesteld tot het op grond van artikel 223 Rv jo 6:258 BW, alsmede 6 Mw en artikel 101 VWEU schorsen van de Schikkingsregeling voor de duur van de bodemprocedure, welke vordering zij daarna nog hebben vermeerderd met een vordering tot vergoeding van de volledige kosten van dat incident (hierna kortweg: het artikel 223 Rv-Incident). Bij vonnis van 26 februari 2014, hersteld bij vonnis van 23 april 2014, heeft de rechtbank, onder aanhouding van de beslissing over de kosten, deze incidentele vordering afgewezen. Daartoe heeft zij onder meer overwogen dat de omstandigheid dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag op 17 september 2013 in een zaak tussen Jet Set c.s. en andere gedaagden (Verwater c.s.) EP 630 voorshands nietig heeft geoordeeld, onverlet laat dat dat octrooi bestaat en dus een grondslag biedt voor de Schikkingsregeling, en dat de gestelde inbreuk op artikel 6 Mw hierop afstuit (rov. 2.7 van het vonnis in het artikel 223 Rv-Incident).

In het eindvonnis van 3 juni 2015 in de bodemprocedure heeft de rechtbank – naar aanleiding van de stelling van [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] , dat bij vernietiging van het Nederlandse deel van EP 630 de Schikkingsregeling in strijd is met het verbod van artikel 6 Mw – overwogen, dat ten aanzien van de periode waarin onzeker is of die vernietiging in kracht van gewijsde gaat, [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] ervoor hebben gekozen hun positie jegens Jet Set c.s. contractueel in de Schikkingsregeling vast te leggen, zodat er geen grond is voor schorsing van die regeling (rovv. 4.3.1 en 4.3.2). In rov. 4.4.3 van dat vonnis is de rechtbank ingegaan op de vordering van [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] op basis van onrechtmatige octrooihandhaving. Naar het oordeel van de rechtbank komt de daaruit voortvloeiende schade – die er o.m. in bestaat dat zij het werk bij Q8 (Kuwait) hebben moeten neerleggen – niet voor vergoeding in aanmerking omdat [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] ervoor hebben gekozen hun positie ten opzichte van Jet Set c.s. voor de duur van de bodemprocedure contractueel te regelen in de Schikkingsregeling.

In het dictum van het eindvonnis heeft de rechtbank, voor zover thans nog van belang:

in het artikel 223 Rv-Incident:

[naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] veroordeeld in de kosten;

in conventie

B. de vorderingen van Jet Set c.s. afgewezen, onder veroordeling van Jet Set c.s. in de proceskosten;

in reconventie

C. het Nederlandse deel van EP 630 vernietigd;

D. de schadevordering van [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] toegewezen (uitsluitend) voor zover het gaat om schade als gevolg van de door Jet Set c.s. getroffen beslagmaatregelen;

E. Jet Set c.s. veroordeeld in de kosten;

F. het door [naam B.V.] B.V. en [geïntimeerde] meer of anders gevorderde (waaronder hun vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige octrooihandhaving) afgewezen.

Deze beslissingen zullen hierna ook worden aangeduid als: dictum A , dictum B etc.

De hoger beroepen

Jet Set c.s. zullen in hun principaal appel niet ontvankelijk worden verklaard, omdat zij niet van grieven hebben gediend. Jet Set c.s. zullen tevens worden veroordeeld in de kosten die [geïntimeerde] in het principaal appel heeft gemaakt, welke kosten uitsluitend bestaan uit het griffierecht.

Hierbij verdient opmerking dat Jet Set c.s. in punt 2.8 MvA-inc en bij pleidooi in hoger beroep naar voren hebben gebracht dat het Nederlandse deel van EP 630 kort voor het eindvonnis, namelijk op 1 juni 2015, is vervallen wegens niet-betaling van de taxe.

In incidenteel appel is [geïntimeerde] opgekomen tegen:

- de rovv. 4.3.1 en 4.3.2 van het eindvonnis (grief 1)

- rov. 4.4.3 van het eindvonnis (grief 2);

- rov. 2.7 van het vonnis in het artikel 223 Rv-Incident (grief 3);

- dictum A en de daaraan ten grondslag liggende overweging (grief 4).

In hoger beroep heeft hij gevorderd:

(i) veroordeling van Jet Set c.s. tot schadevergoeding wegens onrechtmatige octrooihandhaving;

(ii) veroordeling van Jet Set c.s. in de artikel 1019h Rv-kosten van het artikel 223 Rv-Incident,

met veroordeling van Jet Set c.s. in de artikel 1019h Rv-kosten van het hoger beroep.

Ook voor zover het is gericht tegen het vonnis in het artikel 223 Rv-Incident, is [geïntimeerde] ontvankelijk in zijn appel. Anders dan Jet Set c.s. menen (punten 2.9, 6.3 en 6.10 MvA-inc), kan artikel 337 lid 1 Rv niet zo worden gelezen dat van een vonnis over een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 223 Rv, meteen in hoger beroep moet worden gekomen. In artikel 337 lid 1 Rv staat dat hoger beroep ‘kan’ worden ingesteld ‘voordat het eindvonnis is gewezen’, en niet dat dat ‘moet’.

[geïntimeerde] ’s incidenteel appel berust op de stelling dat nu het Nederlandse deel van EP 630 bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is vernietigd, en deze vernietiging terugwerkende kracht heeft, de met hem getroffen Schikkingsregeling de mededinging (heeft) beperkt en daarom nietig is op grond van artikel 101 VWEU/artikel 6 Mw (punten 6, 7, 12, 16, 17, 22 en 26 MvG-inc; punten 12, 13, 15, 17 PA). Jet Set c.s. brengen hier tegenin dat zij op het moment van het sluiten van de Schikkingsregeling houders van dat octrooi waren, dat zij dat octrooi konden handhaven totdat het bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak was vernietigd en dat de Schikkingsregeling dus geen concurrentiebeperkende overeenkomst was (punten 2,6, 2.9, 4.4, 4.11 en 4.16 MvA-inc.).

De door [geïntimeerde] gestelde mededingingsbeperkende werking van de Schikkingsregeling kan hooguit daarin gelegen zijn dat hijzelf, woonachtig in [woonplaats 2], en [naam B.V.] B.V., gevestigd te Den Dolder, geen snijmachines/apparatuur overeenkomstig EP 630 op de markt konden brengen of toepassen. Niet voldoende gemotiveerd gesteld is en niet valt in te zien dat hierdoor de tussenstaatse handel ongunstig zou kunnen worden beïnvloed, zodat alleen artikel 6 Mw, en niet artikel 101 VWEU voor toepassing in aanmerking kan komen. Op het moment van het aangaan van de Schikkingsregeling gingen alle partijen, in elk geval Jet Set c.s., klaarblijkelijk uit van de geldigheid van EP 630: die regeling bevat geen (expliciete) voorziening voor het geval het octrooi nietig zou zijn en het kort geding vonnis waarin dat octrooi voorshands nietig werd geoordeeld, was ten tijde het sluiten van de Schikkingsregeling in april 2013 nog niet gewezen, het dateert van ongeveer een half jaar later, namelijk 17 september 2013. In aanmerking nemend dat bij geldigheid van het octrooi voor de Schikkingsregeling onbetwist een (mededingingsrechtelijke) rechtvaardiging bestond uit hoofde van bescherming van een industrieel eigendomsrecht, kan onder deze omstandigheden niet worden gezegd dat die regeling de strekking had om de mededinging te beperken (vgl. HR 14-07-2017 ‘SGB/Agib’, ECLI :NL:HR:2017:1354, rov. 3.4.2, en punt 4.16 MvA-inc). Het zou hier dus hooguit kunnen gaan om een overeenkomst met mededingingverstorende gevolgen. Dat betekent dat degene die een beroep doet op de nietigheidssanctie van artikel 6 Mw – ook bij het ontbreken van een daarop gericht verweer – mede dient te stellen dat sprake is van een merkbare verstoring van de mededinging in de desbetreffende markt (HR 16-01-2009 ‘Heerlen/Whizz’, ECLI:NL:HR:2009:BG3582) Aan deze stelplicht heeft [geïntimeerde] niet voldaan: hij heeft niet gesteld dat de Schikkingsregeling de mededinging in Nederland merkbaar beperkt. Reeds hierom kan niet worden aangenomen dat de Schikkingsregeling nietig is op grond van artikel 6 Mw.

In het midden kan nu blijven of – zoals blijkens rov. 3.5 tussen partijen in geschil is – een later (en met terugwerkende kracht) vernietigd octrooi een rechtvaardiging kan vormen voor een schikkingsregeling als de onderhavige die werd gesloten op een moment dat vernietiging van dat octrooi nog niet in beeld was. Tevens kan in het midden blijven of bij zo’n schikkingsregeling een vrijstelling op het kartelverbod van toepassing is, zoals Jet Set c.s. voorts hebben aangevoerd (punten 4.12-4.15 MvA-inc), maar door [geïntimeerde] is betwist (punten 5 en 15 MvG-inc; punten 16 en 18 PA).

Aangezien de Schikkingregeling niet nietig is op grond van het mededingingsrecht, en in hoger beroep geen andere gronden voor vernietiging, nietigverklaring of anderszins terzijdestelling daarvan zijn aangevoerd, moet deze als geldig worden beschouwd. De Schikkingsregeling heeft gegolden in de periode tussen het bewijsbeslag van 11 maart 2013 en de dag waarop het octrooi is vervallen, 1 juni 2015 (kort voor 3 juni 2015, de dag waarop het octrooi door de rechtbank, in hoger beroep onbestreden, is vernietigd). Binnen die periode vormde de Schikkingsregeling een zelfstandige en toereikende grondslag – naast of in plaats van het octrooirecht – voor de handelingen die Jet Set c.s. hebben verricht ter handhaving van EP 630. Er is geen aanwijzing dat Jet Set c.s. ook buiten deze periode het octrooi tegenover [geïntimeerde] hebben gehandhaafd. Gelet hierop is [geïntimeerde] ’s vordering (i) tot schadevergoeding wegens onrechtmatige octrooihandhaving niet toewijsbaar, en evenmin zijn vordering (ii) tot veroordeling van Jet Set c.s. in de kosten van het artikel 223 Rv-Incident. Omdat, naar uit het zojuist overwogene blijkt, de rechtbank (onder rov. 2.7 van het vonnis in dat incident en de rovv. 4.3.1 en 4.3.2 van het eindvonnis) terecht heeft geoordeeld dat er geen reden was om de Schikkingsregeling te schorsen, is [geïntimeerde] immers in dat incident terecht in het ongelijk gesteld. Dit een en ander brengt tevens met zich dat alle grieven van [geïntimeerde] falen.

In het incidenteel appel zullen de bestreden vonnissen worden bekrachtigd. Als de in het ongelijk gestelde partij zal [geïntimeerde] worden veroordeeld in de kosten van Jet Set c.s. in het incidenteel appel. De vraag of de vermeerdering van eis van [geïntimeerde] met betrekking tot de door hem gemaakte kosten van het incidenteel appel toelaatbaar is, kan bij deze stand van zaken onbeantwoord blijven. Nu Jet Set c.s. te kennen hebben gegeven dat van een kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv ‘geen sprake’ kan zijn (punt 29 PA; punten 8.3 en 8.4 MvA-inc), zullen hun kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Het gerechtshof:

in het principaal appel in de zaak tegen [geïntimeerde]

- verklaart Jet Set c.s. niet ontvankelijk in het hoger beroep;

- veroordeelt Jet Set c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 311,- voor griffierecht en € 537,- aan salaris voor de advocaat;

in het incidenteel appel van [geïntimeerde]

- bekrachtigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Den Haag van 26 februari 2014 (het vonnis in het artikel 223 Rv-Incident) en 3 juni 2015 (het eindvonnis);

- veroordeelt [geïntimeerde] c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Jet Set c.s. begroot op € 1.611,- aan salaris voor de advocaat;

- verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en J.E.H.M. Pinckaers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 mei 2019 in aanwezigheid van de griffier.