HR, 06-12-2013, nr. 12/03041

Nr. 12/03041

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 12 juli 2013

Conclusie inzake:

1. de (voormalige) commanditaire vennootschap MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL C.V.,

2. METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V., en

3. REMO ZAANDAM B.V. ,

tegen

de vennootschap naar Italiaans DIESEL S.P.A.

1. Inleiding en procesverloop

1.1. Deze zaak ligt thans voor de derde maal bij de Hoge Raad ter beoordeling.

1.2. Bij tussenarrest van 11 juli 20081.stelde de Hoge Raad vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de EG/EU.

Na beantwoording van de vragen door dat Hof bij arrest van 15 oktober 2009 (nr. C-324/08)2., wees de Hoge Raad (eind-)arrest op 15 oktober 20103.. Daarbij heeft de Hoge Raad het tussen partijen gewezen arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 17 augustus 2006 vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar het gerechtshof te ’s-Gravenhage.

Bij arrest van 31 januari 2012 heeft het gerechtshof te ’s-Gravenhage het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 december 2004 (wederom) bekrachtigd.

Het onderhavige cassatieberoep is tegen dit Haagse arrest gericht.

1.3. Eiseressen tot cassatie zullen ook in deze conclusie doorgaans worden aangeduid als Makro c.s. Verweerster in cassatie zal worden aangeduid als Diesel.

1.4. Voor het procesverloop t/m het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2010 kan verwezen worden naar dat arrest en naar het arrest van 11 juli 2008. Het procesverloop sindsdien, tot aan het arrest van het gerechtshof te ’s-Gravenhage van 31 januari 2012, is te kennen uit dat arrest.

1.5. Makro c.s. hebben het onderhavige cassatieberoep bij exploot van 1 mei 2012 – dus tijdig – ingesteld. Diesel concludeerde tot verwerping van het beroep. Partijen hebben schriftelijke toelichtingen gegeven, gevolgd door re- en dupliek.

2.A. Overwegingen uit het tussenarrest van 11 juli 2008

2.1. Uit het tussenarrest van 11 juli 2008 citeer ik:

‘4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst in de eerste plaats naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

Hiernaast dienen, op grond van de in zoverre niet of tevergeefs in cassatie bestreden oordelen van het hof (rov. 4.13-14), als feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast, te worden beschouwd dat,

Deze oordelen die berusten op een aan het hof voorbehouden uitleg van de desbetreffende (rechts)handelingen en documenten, zijn niet afhankelijk van de maatstaven die moeten worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake was van toestemming van Diesel in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn.

Het onderhavige geval wordt dus feitelijk hierdoor gekenmerkt dat de schoenen in kwestie niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming in de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht.’

2.B. Overwegingen uit het arrest van 15 oktober 2010

2.2. In het arrest van 15 oktober 2010 heeft de Hoge Raad, voor zover thans nog van belang, overwogen:

‘3.2.5 Zou in dit geval de economische verbondenheid tussen Cosmos en Diesel bijvoorbeeld berusten op een licentieovereenkomst, dan zou echter volgens het zojuist genoemde Copad-arrest (nr. 47-51 en het dictum onder 2) de toestemming van Diesel ontbreken indien de schoenen door Cosmos in het verkeer zouden zijn gebracht met schending van een of meer in art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn bedoelde bepalingen van de licentieovereenkomst.

[…]

3.3 Afdoening van het beroep; procedure na verwijzing

3.3.1 In de onderdelen 2.1.3, 2.1.5-2.1.7 van het middel ligt de klacht besloten dat het hof de Davidoff-maatstaf niet had mogen toepassen zonder een onderzoek naar de door het HvJEU in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard aangeduide economische verbondenheid tussen Cosmos en Diesel te verrichten. Uit hetgeen hiervoor in 3.2.6 is overwogen, volgt dat deze klacht slaagt.

3.3.2 Dit betekent dat het bestreden arrest van het hof niet in stand kan blijven. Verwijzing zal moeten volgen. Met het oog op de procedure na verwijzing wordt het volgende overwogen.

[…]

3.3.5 Ingeval de verwijzingsrechter tot het oordeel komt dat tussen Cosmos en Diesel wèl sprake was van verbondenheid in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, dan zal hij tot uitgangspunt moeten nemen dat Diesel toestemming heeft gegeven tot het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen.

3.3.6 Hij zal echter vervolgens op grond van het Copad-arrest van het HvJEU alsnog de vraag moeten beantwoorden of de feiten die de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd, meebrengen dat niettemin gezegd moet worden dat die toestemming ontbrak op de in het Copad-arrest genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden (zie hiervoor in 3.2.5). De bewijslast ter zake van deze uitzondering rust in beginsel op Diesel. Aangezien partijen met (dit aspect van) het Copad-arrest geen rekening hebben kunnen houden, zullen zij in de procedure na verwijzing met het oog op de beantwoording van deze vraag hun stellingen mogen aanpassen.’

3. Enkele overwegingen uit het Haagse arrest a quo van 31 januari 2012

3.1. Uitgaande van de verwijzingsinstructie van de Hoge Raad heeft het gerechtshof te ’s-Gravenhage in het thans bestreden arrest vooreerst in rov. 4 t/m rov. 7, eerste volzin, onderzocht of er al dan niet sprake was van economische verbondenheid van Diesel (via Difsa en Flexi Casual) met Cosmos in de zin van het HvJ-arrest IHT Danzinger/ Ideal Standard. Het Haagse hof kwam tot een bevestigend antwoord.

Diesel heeft daarin berust.

3.2. In rov. 7.2, tweede volzin, t/m rov. 17, heeft het Haagse hof vervolgens, op basis van de verwijzingsinstructie van de Hoge Raad, onderzocht:

‘of de feiten genoemd in rov. 4, 2e alinea, van het tussenarrest van de Hoge Raad, meebrengen dat (de in geval van economische verbondenheid veronderstelde) toestemming niettemin ontbrak op de in arrest Copad genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden, waaraan de HR heeft toegevoegd dat de bewijslast ter zake van deze uitzondering in beginsel op Diesel rust.’

3.3. Ik citeer gemakshalve nog art. 8 van de Merkenrichtlijn:

‘1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn. 2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.’

3.4. In rov. 17 heeft het Haagse hof – per saldo – geoordeeld:

‘17. Het voorgaande voert tot de conclusie dat Diesel op grond van de vaststaande feiten heeft aangetoond dat haar toestemming tot het in de handel brengen van de onderhavige schoenen met het merk DIESEL ontbrak op de in het arrest Copad genoemde, aan artikel 8, lid 2, van de Merkenrichtlijn ontleende gronden. Diesel heeft daarmee aan haar bewijslast (zie rov. 7, laatste zinsnede) voldaan. Dit betekent dat hoewel tussen Diesel en Cosmos een economische verbondenheid bestond als bedoeld in het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, Makro zich niet met vrucht op uitputting kan beroepen, en dat zij door het verhandelen van die schoenen bijgevolg merkinbreuk heeft gepleegd. […]’

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.A. Algemeen

4.1. De cassatiedagvaarding bevat in de punten 1.1 t/m 1.11 een (uitvoerige) inleiding over het procesverloop.

De klachten van het cassatiemiddel worden naar voren gebracht in de onderdelen 2.1 t/m 2.10.

4.2.1. In de niet steeds even strak opgezette (althans: niet steeds even strak volgehouden)4.opbouw van het cassatiemiddel onderscheid ik drie hoofdthema’s, en wel:

(i) miskenning door het Haagse hof van de door de Hoge Raad in rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest aangegeven (in het Copad-arrest van het HvJEU bedoelde) criteria van art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG (hierna: MRl)

(dit is vooral aan de orde in de (sub-)onderdelen 2.1.1 t/m 2.1.3 en 2.1.6-i);

(ii.a) schending van het recht door de (inmiddels definitieve) uitspraken van de Spaanse rechter in de verwante zaak Diesel/Cosmos en Flexi Casual (zelfs) niet als bewijsmiddel te aanvaarden, en

(ii.b) schending van het recht door niet over te gaan tot een bevel ex art. 22 en/of art. 843a Rv aan Diesel om haar desbetreffende procesdossier over te leggen

(dit is vooral aan de orde in de (sub-)onderdelen 2.2.1 t/m 2.2.5);

(iii) miskenning van rov. 3.3.5 en 3.3.6 van het verwijzingsarrest van de Hoge Raad op het punt van de (al dan niet) als vaststaand aan te nemen feiten, respectievelijk op het punt van de (al dan niet) aan partijen toegelaten aanpassing van hun stellingen

(dit is vooral aan de orde in de (sub-)onderdelen 2.3 e.v.).

4.2.2. Door deze hoofdthema’s heen bevat het cassatiemiddel talrijke (meer) specifieke rechts- en motiveringsklachten over door het Haagse hof als vaststaand aangenomen feiten, miskenningen van Diesels stelplicht, gepasseerde stellingen van Makro c.s. (zonder dat dit als een limitatieve opsomming bedoeld is). Naar blijken zal ben ik van mening dat het lot van deze en dergelijke klachten – voor zover niet aanstonds ongegrond te achten – in hoofdzaak afhangt van het lot van de klachten met betrekking tot de drie in nr. 4.2.1 onderscheiden hoofdthema’s.

4.2.3. Ik zal eerst de klachten van hoofdthema (i) bespreken.

Het komt mij dienstig voor om de andere twee in nr. 4.2.1 aangeduide klachtenthema’s te bespreken in een van het cassatiemiddel afwijkende volgorde. Ik bespreek dus achtereenvolgens de klachten van thema (i), dan thema (iii) en ten slotte thema (ii).

4.B. Thema (i). Miskenning door het Haagse hof van de criteria van art. 8 lid 2 MRl?

4.3.1. (Hoofd-)onderdeel 2.1 van het cassatiemiddel klaagt over miskenning door het Haagse hof van de door de Hoge Raad in rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest aangegeven (in het Copad/Dior-arrest van het HvJEU bedoelde) criteria van art. 8 lid 2 MRl.

4.3.2. Artikel 8 lid 2 MRl luidt, in de oorspronkelijke versie5.:

‘2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.’

4.3.3. De gecodificeerde versie6.van de MRl bevat geen materiële wijzigingen7..

4.4. In (hoofd-)onderdeel 2.1 van het cassatiemiddel zijn – naast de al geciteerde rov. 16 – met name aan de orde de rov. 9-13 van het arrest a quo, luidende:

‘9. Het hof leest de in rov. 7 weergegeven verwijzingsinstructie aldus dat het hof niet alleen dient te beoordelen of de beperkingen in de licentieovereenkomst vallen onder één of meer van de in het Copad-arrest genoemde, aan artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden, maar ook of toestemming van Diesel geacht moet worden te hebben ontbroken voor het - in strijd met die beperkingen - op grote schaal verhandelen van van haar merk voorziene schoenen. Het ontbreken van toestemming vloeit niet reeds voort uit het in cassatie in stand gelaten oordeel van het Amsterdamse hof dat geen sprake is geweest van impliciete toestemming volgens de Davidoff-maatstaf, nu die maatstaf een strenge is en alleen geldt wanneer geen economische verbondenheid kan worden aangenomen.

10. De in rov. 4, 2e alinea, van het tussenarrest van de HR genoemde feiten op basis waarvan volgens de HR de zojuist genoemde vraag moet worden beantwoord, betreffen artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging. Onderzocht moet nu dus worden achtereenvolgens:

- hoe (artikel 1.4 van) de 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging moeten worden uitgelegd;

- of het hierbij gaat om (een) bepaling(en) die overeenkomt/overeenkomen met een van de in artikel 8, lid 2, van de Merkenrichtlijn bedoelde gronden,

en zo ja;

- of Flexi Casual door schoenen met het merk DIESEL in het verkeer te brengen in strijd met deze bepaling(en) heeft gehandeld.

11. De uitleg van de in Spanje tussen Spaanse vennootschappen tot stand gekomen 1994-overeenkomst en 1994-machtiging dient te geschieden aan de hand van de daartoe door het Spaanse recht voorgeschreven maatstaf. Onder 14.6 MnV heeft Makro hier terecht op gewezen. Uit de overwegingen op blz. 10, 2 alinea, van de (Engelse vertaling van de) uitspraak van het Hof van Appel te Valencia blijkt dat het hier in wezen dezelfde maatstaf betreft als de Nederlandse Haviltex-maatstaf. Ook de vraag of toestemming van Diesel (ondanks de economische verbondenheid) ontbrak dient naar het oordeel van het hof te worden beoordeeld naar Spaans recht.

12. In cassatie is niet bestreden het oordeel van het Amsterdamse hof dat de tekst van artikel 1 4 van de 1994-overeenkomst slechts de mogelijkheid biedt om (via Difsa) aan Diesel toestemming te vragen voor het nemen van steekproeven met schoeisel dat voorzien is van het merk DIESEL. Hiermee is klaarblijkelijk bedoeld dat Flexi Casual de bevoegdheid is verleend voor het nemen van steekproeven met schoeisel dat voorzien is van het merk DIESEL opdat Flexi Casual op basis van die steekproeven Diesel/Difsa toestemming kan vragen voor de productie/verkoop van DIESEL-schoeisel (zie ook punt 34 CvR en punt 34 MnV van Diesel). Zoals de HR in rov 4.2, 2e alinea, van zijn tussenarrest heeft overwogen, is in cassatie voorts niet of tevergeefs bestreden het oordeel van het Amsterdamse hof dat Diesel of Difsa met artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk DIESEL. De stellingen van Makro onder 4.5, 5.3, 7.3(a) MnV, die er op neerkomen dat artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst Flexi Casual het recht gaf om het merk DIESEL te (blijven) gebruiken voor door haar te ontwikkelen en te produceren schoenen en dat haar dit recht was verleend als tegenprestatie voor het aan Diesel om niet overdragen door (de betrokkenen bij) Flexi Casual van de Spaanse DIESEL-merken voor schoenen, kan in dit licht niet worden aanvaard. Met het in deze procedure tot uitgangspunt te nemen feit dat Diesel of Difsa met artikel 1.4 van de 1994-overeenkomst niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk DIESEL, is immers niet te rijmen dat Diesel of Difsa aan Flexi Casual dat recht, als tegenprestatie, wel zou hebben verleend. Makro heeft niet gesteld dat Flexi Casual voor of ten tijde van de totstandkoming van de 1994-overeenkomst om andere redenen redelijkerwijs mocht menen dat haar zo'n algemeen recht was verleend. Als in cassatie niet bestreden staan verder vast de oordelen van het Amsterdamse hof dat de 1994-machtiging slechts bepaalt dat Flexi Casual “bij wijze van monsterneming en marktverkenning” schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of “voor cessie van de licentie tot vervaardiging” aan Diesel en dat voor zover Flexi Casual aan de machtiging meer rechten kan ontlenen dan aan de 1994-overeenkomst, daaruit niet voortvloeit dat zij of Cosmos een algemeen recht tot het produceren van DIESEL-schoenen hebben.

13. De 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging verschaffen aan Flexi Casual dus een licentie voor uitsluitend het bij wijze van monsterneming en marktverkenning vervaardigen en distribueren van schoenen van eigen ontwerp opdat deze voorgelegd of aangeboden kunnen worden aan Diesel/Difsa met het oog op vervaardiging/distributie. Zoals de AG het in zijn conclusie bij het eindarrest van de HR heeft uitgedrukt: Flexi Casual heeft slechts toestemming of licentie gekregen voor proefpartijen, waarna de als proef geproduceerde schoenmodellen met de resultaten van de testverkopen met het oog op een mogelijk vervolg aan Diesel konden worden voorgelegd. Hiermee bevatten de genoemde overeenkomst en machtiging een bepaling inzake de waren en diensten waarvoor de licentie is verleend – namelijk alleen voor proefmodellen – en een bepaling inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren. Voordat Flexi Casual van het merk DIESEL voorziene schoenen van eigen makelij mag gaan vervaardigen/distribueren moet zij de resultaten van de testverkopen immers eerst aan Diesel hebben voorgelegd, zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren, naar ook Makro heeft opgemerkt (2011-pleitnota onder 5.9). Het gaat hier derhalve om bepalingen als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn.’

4.5. Terugkerend naar de cassatiedagvaarding, merk ik op dat de tekst achter de nrs. 2, 2.1 en 2.1.1 van inleidende aard is. Dat geldt ook voor de tekst achter nr. 2.1.2 op de blz. 10 en 11.

4.6.1. De centrale klacht van onderdeel 2.1 is te vinden in (sub-)onderdeel 2.1.2 (op blz. 12 bovenaan van de cassatiedagvaarding). Volgens deze klacht had het Haagse hof, wat de onderhavige zaak betreft, in het licht van het Copad-arrest en artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn (slechts) moeten onderzoeken:

(i) of Cosmos het merk gebruikt zou hebben voor een andere categorie waren dan schoeisel, dan wel

(ii) of de schoenen niet zouden voldoen aan kwaliteitsvoorschriften.

Blijkens een toespitsing van deze centrale klacht (op blz. 14 midden) moet, gelet op het partijdebat na verwijzing8., gelden dat Diesel niet (althans volstrekt onvoldoende) heeft gesteld dat Cosmos (a) waren van onvoldoende van kwaliteit heeft verhandeld of (b) in een andere klasse van waren heeft gehandeld dan waarvoor de licentie was verleend (bijvoorbeeld T-shirts in plaats van schoenen). Reeds hierom geeft ’s hofs oordeel in rov. 17 dat Diesel heeft bewezen dat haar toestemming tot het in de handel brengen van de onderhavige schoenen met het merk DIESEL ontbrak, blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft immers in weerwil van art. 8 lid 2 MRl en het Copad-arrest een (veel) te ruime uitleg gegeven van wat er onder de daar bedoelde uitzonderingen op de uitputtingsregel moet worden gerekend, aldus het middelonderdeel.

4.6.2. Zoals aangekondigd in een van de laatste alinea’s van (sub-)onderdeel 2.1.2, wordt deze klacht in volgende (sub-)onderdelen verder uitgewerkt. Het blijkt te gaan om nadere toespitsingen op hetgeen het hof overwogen heeft in verband met respectievelijk ‘proefmodellen voor testverkopen’ en kwaliteitsaspecten.

4.6.3. Zo heeft – volgens (sub-)onderdeel 2.1.3 onder (i) – het hof in rov. 12 en rov. 13 (dan ook) miskend dat noch de omstandigheid dat het om proefmodellen voor testverkopen zou gaan die aan Diesel zouden moeten worden voorgelegd, noch de omstandigheid dat eventueel nadere voorafgaande toestemming door Diesel zou vereist zijn, noch de omstandigheid dat grotere aantallen schoenen vervaardigd en in het verkeer gebracht zouden zijn dan waarvoor Diesel toestemming zou hebben gegeven, een grond oplevert die onder art. 8 lid 2 MRl valt. Er was immers sprake van een licentie voor de warencategorie ‘schoeisel’. Evenzo heeft het hof – volgens (nog steeds) (sub-)onderdeel 2.1.3 onder (i) (op blz. 16) – in rov. 14 en rov. 15 (dan ook) miskend dat de vragen (i) of het voorleggen ter beoordeling van schoenen krachtens artikel 1.4 alleen zou gelden voor proefpartijen en niet voor het ‘op grote schaal op de markt brengen’ en (ii) of het al dan niet ter fiattering voorleggen aan Diesel of Difsa relevant zou zijn, niet van belang zijn voor de vraag of Cosmos in strijd met een bepaling in de zin van art. 8 lid 2 MRl heeft gehandeld.

In dezelfde zin luidt (sub-)onderdeel 2.1.6 onder (i).

Volgens (sub-)onderdeel 2.1.3 onder (ii) heeft het hof in rov. 13 miskend dat in casu niet gesteld of gebleken is dat de betreffende schoenen van een inferieure kwaliteit zouden zijn, dan wel dat indien deze schoenen aan Diesel zouden zijn voorgelegd Diesel geen toestemming zou hebben gegeven of toestemming zou hebben mogen onthouden vanwege de kwaliteit van de schoenen.

4.6.4. (Sub-)onderdeel 2.1.3 onder (iii) brengt naar voren dat de uitzonderingen van art. 8 lid 2 MRl strikt geïnterpreteerd dienen te worden.

4.7.1. Tegen de achtergrond dat ingevolge het verwijzingsarrest van 15 oktober 2010 de ‘toestemming voor het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen’ als uitgangspunt gegeven is, roepen de klachten de vraag op, of het hof in rov. 13

heeft mogen afleiden dat sprake was van een bepaling van een licentieovereenkomst inzake ‘de waren […] waarvoor de licentie is verleend’ en(/of) ‘inzake de kwaliteit van de door de licentienemer vervaardigde waren’, als bedoeld in art. 8 lid 2 MRl.

4.7.2. In het verlengde hiervan roepen de klachten de vraag op of het hof kon oordelen dat Flexi Casual/Cosmos in strijd met gronden als in art. 8 lid 2 MRl voorzien heeft gehandeld

(- en daarmee (rov. 17) dat Diesel aan haar bewijsopdracht had voldaan).

4.8.1. De hierboven weergegeven klachten bestrijden (nog) niét de eerder weergegeven rov. 9 en 10, die – met referte aan de verwijzingsinstructie van het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2010 – de uitgangspunten voor het ten deze door het Haagse hof te verrichten onderzoek aangeven. In rov. 10 nam het Haagse hof zich voor te onderzoeken:

‘- [a] hoe (artikel 1.4 van) de 1994-overeenkomst en de 1994-machtiging moeten worden uitgelegd;

4.8.2. Bij de onder [b] bedoelde – met derdenwerking uitputting verhinderende – gronden van art. 8 lid 2 MRl ging het, voor zover voor deze zaak van belang, om bepalingen van de licentieovereenkomst inzake:

- ‘ de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend’

en/of

- ‘ de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’.

4.8.3. In het licht van het klassieke syllogistische rechtsvindingsschema komt dit neer op [a] uitleg van de minor(es) in de onderhavige overeenkomst(en), en [b] vergelijking daarvan met de maiores in art. 8 lid 2 MRl, om daarmee [c] tot de conclusie te geraken.

4.9.1. Voor dit door het hof te verrichten onderzoek was uiteraard reeds reden omdat de omschrijvingen van de onderhavige clausules in de relatie Diesel/Difsa enerzijds en Flexi Casual/Cosmos anderzijds (de ‘minores’), niet ‘één op één’ samenvallen met de omschrijvingen van de in nr. 4.8.2 genoemde clausulesoorten van art. 8 lid 2 MRl (de ‘maiores’).

4.9.2. Het hof heeft in rov. 11 en 12 (uitmondend in de eerste volzin van rov. 13), onderzoek verricht naar de onder [a] bedoelde minores (en wel naar Spaans recht, vgl. rov. 11).

4.10.1. Of de onderhavige ‘minores’ onder (een van) de ‘maiores’ vallen, hangt enerzijds af van de uitleg van deze ‘minores’.

Maar het hangt anderzijds af van de uitleg die gegeven moet worden aan [b] de ‘maiores’ van art. 8 lid 2 MRl. Bij dit laatste heeft het Haagse hof in wezen volstaan met een verwijzing naar de conclusie van de A-G9.vóór het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2010, waarna het hof oordeelde: ‘Het gaat hier derhalve om bepalingen als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn’.

4.10.2. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 oktober 2010 de desbetreffende opinie van de A-G echter niet gevolgd.

4.10.3. Daarmee liggen – andermaal – de hierboven in nrs. 4.7.1 - 4.7.2 aangegeven, door het middelonderdeel aan de orde gestelde vragen open. Bij de ‘maiores’ van art. 8 lid 2 MRl. gaat het om – Unierechtelijke – rechtsvragen, waaraan het Haagse hof geen nadere aandacht heeft gegeven (net zo min als de conclusie vóór het arrest van 15 oktober 2010).

Ik dien thans nader hierbij stil te staan.

4.11. In het Copad/Dior-arrest van HvJEU 23 april 2009, C-59/0810., heeft het Europese Hof niet alleen beslist over het limitatieve karakter van de door art. 8 lid 2 MRl toegelaten beperkingen in licentieovereenkomsten en over de derdenwerking daarvan. Het Hof heeft ook één van die beperkingsgronden inhoudelijk uitgelegd. Het betrof de grond, gelegen in ‘de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’.

De desbetreffende uitleg was in die zaak evenwel toegespitst op de vraag of onder deze grond begrepen kan zijn een bepaling van een licentieovereenkomst die de licentiehouder om prestigeredenen verbiedt de van het merk voorziene waren (parfums) door te verkopen aan discounters (des ja, rov. 22-26). Voor de beantwoording van de hierboven aangeduide uitlegvragen biedt het Copad-arrest geen (nadere) aanknopingspunten.

4.12.1. Jurisprudentie van het HvJEU die zulke aanknopingspunten wél zou geven, is mij niet bekend. Evenmin ken ik (min of meer) richtinggevende jurisprudentie ter zake van hoge/ hoogste nationale rechterlijke instanies.

4.12.2. Aan de conclusie van A-G Kokott vóór het Copad/Dior-arrest ontleen ik nog:

‘47. Hieruit volgt dat alleen de in artikel 8, lid 2, van de richtlijn genoemde schendingen van de licentieovereenkomst in de weg staan aan de uitputting van het merkrecht. Wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel kan brengen zonder het merkrecht te schenden, dan moeten – zoals met name de Commissie benadrukt – zijn afnemers kunnen vertrouwen in de uitputting van dat merkrecht.

[…]

50. Het merkrecht wil in zoverre de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten waarborgen en niet de daadwerkelijke uitoefening van die controle. De licentiegever kan de licentiehouder controleren door in de overeenkomst bedingen op te nemen die de licentiehouder verplichten zijn aanwijzingen na te leven en hemzelf de mogelijkheid geven om die naleving af te dwingen. Indien de licentiegever bijvoorbeeld de vervaardiging van producten van slechte kwaliteit tolereert, terwijl hij over de contractuele middelen beschikt om dit te verhinderen, moet hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen.(15 [Arrest IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger, punten 37 e.v.).]) Buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 2, van richtlijn 89/104 zijn deze controlemiddelen echter van contractuele aard en berusten niet op het merkrecht.

51. Dit geldt ook voor ongewenste distributievormen. Indien de merkhouder afziet van controle van de distributie of contractuele controlemogelijkheden dienaangaande niet benut, valt niet in te zien waarom hij tegenover derden zou mogen optreden op grond van zijn merk.’

4.13. Literatuuronderzoek heeft mij niet verder geholpen.

4.13.1. Het commentaar op (de Benelux-equivalent = art. 2.32 lid 2 BVIE van) art. 8 lid 2 MRl in handboeken van Nederlandse bodem als Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (10e druk 2011), nr. 369, p. 322-323 en nr. 408, p. 360, resp. Cohen Jehoram /Van Nispen/Huydecoper, European Trade Mark Law (2010), par. 16.9.3, p. 594, is ondiep.

Het commentaar bij art. 11B BMW (de voorganger van art. 2.32 lid 2 BVIE) van J.C.S. Pinckaers in Brinkhof/Grosheide/Spoor (red.)., Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar, is iets omvangrijker, maar gaat niet in op de hierboven aangeduide uitlegvragen.

4.13.2. In de bundel van M. Franzosi (ed.), European Community Trade Mark (1997), heeft W.A. Hoyng het hoofdstuk Transfer and License (pp. 273-279) geschreven. De passages over het met art. 8 lid 2 MRl equivalente 22 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening (pp. 277-278) werpen geen nader licht op het probleem dat ons hier bezig houdt.

Hetzelfde geldt voor Gielen/Von Bomhard (eds.) Concise European Trade Mark and Design Law (2011), CTMR, Art. 22, p. 99-101 en TMHD, Art. 8, p. 340 (Renck).

4.13.3. Ook het Britse magnum opus Kerly’s Law on Trade Marks and Trade Names (15th ed. 2011, par. 13-073 - 13-075) helpt ons niet.

4.13.4. Het commentaar bij art. 22 in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung (2003), levert evenmin iets vermeldenswaardigs op.

4.13.5. Art. 8 lid 2 MRl is in Duitsland omgezet in § 30 Abs. 2 Markengesetz. In de Duitse handboeken die iets dieper gaan, valt (slechts) op een discussie bij Fezer11., Ingerl & Rohnke12.en Ströbele & Hacker c.s.13.over de vraag of ten aanzien van de (in art. 8 lid 2 MRl comparerende) kwaliteitseisen ook een incidentele tekortkoming al dan niet moet ‘tellen’. Ik merk op dat voor zover de opzegbaarheid van de licentieovereenkomst voorwerp is van dit discussiepunt, zulks niets te maken heeft met de derdenwerking van art. 8 lid 2 MRl. Voor zover het gaat om de vraag of de (onwetende) wederverkoper van zo’n ‘Ausreiβerprodukt’ merkinbreuk maakt, is dat uiteraard wél het geval. Dat gezegd zijnde, constateer ik dat deze bijzonderheid in de onderhavige rechtsstrijd tussen Diesel en Makro c.s. niet aan de orde is.

4.13.6. Al moet de zoektocht door de hierboven genoemde literatuur beperkt en tevergeefs heten, daartegenover staat de daarmee wel verworven zekerheid dat verder speuren niet zal leiden tot (wellicht) nog te vinden antwoorden die tevens de status van een ‘acte clair’ zouden meebrengen. Ik zet dat onderzoek dus niet verder voort.

4.14. Mijnerzijds overweeg ik nog het volgende.

Vóór een ‘merkhoudervriendelijke’ uitleg van de hier aan de orde zijnde art. 8 lid 2 MRl-gronden valt aan te voeren, dat de op zich uiteraard wenselijke bereidheid om op ‘proef-basis’ licenties te verstrekken daardoor bevorderd kan worden.

Daar valt echter tegen in te brengen dat voor die bereidheid derdenwerking (zoals in art. 8 lid 2 MRl bedoeld) van een ‘proefpartij-clausule’ niet echt nodig is. Een kwaliteitsproef laat zich immers ook realiseren doordat de merkhouder met het oog op kwaliteitscontrole voor zichzelf (nog niet van het merk voorziene) proefexemplaren laat vervaardigen14.. Daarnaast laat art. 8 lid 2 MRl toe om – met derdenwerking – de licentie in de tijd te beperken, zodat de merkhouder op die wijze het risico van een onverhoopt niet naar tevredenheid verlopende licentieverhouding kan beperken. Het controleren op kwaliteit c.q. het afkeuren op grond van kwaliteit kan bovendien onbeperkt in de tijd – met derdenwerking – overeengekomen worden, waarbij het aan de merkhouder is om zodanige kwaliteits- en controlemodaliteiten te stipuleren en door te voeren als hem geraden voorkomt.

Daar komt bij dat het toekennen van derdenwerking aan vage ‘op proef-clausules’ of aan niet-objectieve (laat staan: niet inhoudelijk gesubstantieerde) kwaliteitseisen het risico van verkapte kwantitatieve beperkingen kan oproepen, terwijl kwantitatieve beperkingen vanzelfsprekend in de door art. 8 lid 2 MRl toegelaten gronden niet voorkomen.

4.15. Ten aanzien van de hierboven bedoelde rechtsvragen kan van een acte clair of van een acte éclairé niet gesproken worden. Derhalve acht ik het nodig om ten deze te concluderen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU. In par. 5 van deze conclusie zal ik een voorzet doen voor een zodanige vraagstelling.

Verdere (sub-)onderdelen van onderdeel 2.1

4.16. Bij mijn bespreking van het cassatiemiddel ben ik thans toe aan de (sub-)onderdelen van onderdeel 2.1 vanaf 2.1.3 onder (iv).

4.17.1. De (sub-)onderdelen 2.1.3 onder (iv) en 2.1.5 verwijten hef hof te zijn voorbijgegaan aan (feiten blijkend uit) de daar vermelde de Spaanse procedure die resulteerde in arresten van het Hof van Appel te Valencia en het Spaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo), en wel – hoofdzakelijk en kort gezegd – dat daaruit zou blijken dat geen sprake is van enig handelen in strijd met een contractuele bepaling in de verhouding Diesel-Difsa/Cosmos. Zoals (sub-)onderdeel 2.1.5 ten deze verwijst naar een verdere uitwerking van deze stellingname in onderdeel 2.2, verwijs ik hier naar mijn bespreking van dat onderdeel in par. 4.D van deze conclusie.

4.17.2. (Sub-)onderdeel 2.1.3 onder (v) behoeft geen afzonderlijke bespreking.

4.18.1. (Sub-)onderdeel 2.1.4 bevat een processuele motiveringsklacht. Het gaat over een door het hof in rov. 13 ten onrechte uit een stellingname van Makro (bij pleitnota 2011 van mr. Kaak, onder 5.9) afgeleide erkenning dat – ook volgens Makro – Flexi Casual de resultaten van de testverkopen immers eerst aan Diesel zou moeten hebben voorgelegd (zodat Diesel/Difsa de kwaliteit daarvan kan controleren) voordat Flexi Casual schoenen van eigen makelij onder het merk DIESEL mag gaan vervaardigen/distribueren. Volgens de klacht is de desbetreffende stellingname van Makro gedaan in een andere context (nl. die van de economische verbondenheid) en dus door het hof uit haar verband getrokken.

4.18.2. Makro heeft bij dit (sub-)onderdeel 2.1.4 geen belang, omdat de door het hof in rov. 13 mogelijk ten onrechte aangenomen erkenning in de pleitnota niet dragend is voor zijn oordeel, getuige de woorden ‘naar ook Makro heeft opgemerkt’. Voor het overige is de vraag of dit door het hof aangenomen voorleggingsvereiste aan Makro kan worden tegengeworpen afhankelijk van de door het HvJEU te geven uitleg van art. 8 lid 2 MRl, terwijl de vraag of het hof voor het eventueel ontbreken van zo’n voorleggingsvereiste acht had moeten slaan op (feiten blijkend uit) de Spaanse procedure, onderwerp is van het nog te bespreken middelonderdeel 2.2.

4.19. (Sub-)onderdeel 2.1.5 kwam hierboven al ter sprake (nr. 4.17.1).

4.20.1. Voor zover (sub-)onderdeel 2.1.6 onder (i) klaagt dat het hof niet aangeeft waarop het de constatering dat vast zou staan dat de schaal waarop Cosmos schoenen in de handel heeft gebracht ‘groot’ zou zijn baseert, faalt het. Ik verwijs hiertoe naar de bespreking van onderdeel 2.3.1 in nrs. 4.23.1 - 4.23.2. Hetzelfde geldt voor (sub-)onderdeel 2.1.6 onder (ii).

4.20.2. Voor het overige heb ik de bespreking van (sub-)onderdeel 2.1.6 onder (i) meegenomen in de bespreking van de centrale klacht van onderdeel 2.1 hierboven.

4.21. (Sub-)onderdeel 2.1.6 onder (iii), klagend over hetgeen het hof in rov. 14 overwogen zou hebben aangaande een ‘artikel 4’, berust klaarblijkelijk op onjuiste lezing. In rov. 14 is geen ‘artikel 4’ aan de orde (wel: artikel 1.4).

4.C. Thema (iii). Miskenning van de verwijzingsinstructie op het punt van de (al dan niet) als vaststaand aan te nemen feiten, respectievelijk op het punt van de (al dan niet) aan partijen toegelaten aanpassing van hun stellingen?

4.22. Zoals eerder aangegeven, laat ik een bespreking van thema (iii) (onderdeel 2.2; (sub-) onderdelen 2.21 - 2.26) voorafgaan door een bespreking van thema (ii) (onderdeel 2.3 t/m onderdeel 2.10).

4.23.1. Volgens onderdeel 2.3.1 heeft het hof in rov. 7 en rov. 9 miskend dat het ingevolge rov. 3.3.5 van het verwijzingsarrest tot uitgangspunt moet nemen dat Diesel toestemming heeft gegeven tot het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen. Het hof heeft dit miskend door in rov. 9 de verwijzingsinstructie van de Hoge Raad te lezen als zou het hof moeten beoordelen ‘of toestemming van Diesel geacht moet worden te hebben ontbroken voor het – in strijd met die beperkingen – op grote schaal verhandelen van haar merk voorziene schoenen.’ Volgens het onderdeel heeft de Hoge Raad zich in het geheel niet uitgelaten over de schaal waarop de verhandeling zou hebben plaatsgevonden en heeft de Hoge Raad ook nergens in rov. 3.3.6 – expliciet of impliciet – geoordeeld dat het op grote schaal verhandelen van schoenen in strijd met een ‘Copad-beperking’ zou zijn.

4.23.2. De klacht faalt omdat zij berust op onjuiste lezing van de rov. 7 en 9 van het bestreden arrest, die is ingegeven door een eveneens onjuiste lezing van rov. 3.3.5 en 3.3.6 van het verwijzingsarrest.

De klacht miskent ’s Hogen Raads verwijzing in rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest naar ‘de feiten die de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd’. De Hoge Raad heeft daar – voor zover hier van belang – als feit genoemd, dat:

‘- Diesel of Difsa met het hiervoor in 3.1 (iii) geciteerde art. 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 tussen Difsa en Flexi Casual, niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel;’.

Ingevolge rov. 3.3.5 en rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest, die (uiteraard) in samenhang moeten worden bezien, diende het Haagse hof weliswaar de toestemming van Diesel tot uitgangspunt te nemen (rov. 3.3.5), maar het diende vervolgens nu juist (rov. 3.3.6, ‘echter’) na te gaan of in afwijking van dit uitgangspunt, ‘de feiten die de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd’ meebrengen dat ‘niettemin’ gezegd moet worden dat die toestemming ontbrak op aan art. 8 lid 2 MRl ontleende gronden. Gelet op het zojuist geciteerde, door de Hoge Raad in rov. 3.3.6 aangegeven feitelijke uitgangspunt, moest dus (nu juist) onderzocht worden of het ontbreken van een toestemming tot ‘het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel’, in samenhang met aan art. 8 lid 2 MRl ontleende gronden, moest leiden tot doorbreking van de ingevolge rov. 3.3.5 tot uitgangspunt te nemen toestemming. Blijkens het verwijzingsarrest is voor die eventuele doorbreking derhalve, naast de (te onderzoeken) aanwezigheid van een of meer aan art 8 lid 2 MRl ontleende gronden, het feitelijk ontbreken van een toestemming tot ‘het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel’ constitutief.

Het hof is blijkens zijn rov. 7 en 9 uitgegaan van deze lezing van de verwijzingsinstructie. Die lezing houd ik – anders dan de lezing van het onderdeel – voor de juiste, zodat het onderdeel faalt.

4.24. De klacht van onderdeel 2.3.2 bouwt geheel voort op (of vormt een herhaling van) onderdeel 2.3.1 en deelt het lot daarvan.

4.25. Onderdeel 2.3.3 berust m.i. op een misverstand. Het onderdeel zegt zich te richten tegen de deeloverweging van het hof in rov. 9, dat ‘[h]et ontbreken van toestemming niet15.reeds [voortvloeit] uit het in cassatie in stand gelaten oordeel van het Amsterdamse hof dat geen sprake is geweest van impliciete toestemming volgens de Davidoff-maatstaf, nu die maatstaf een strenge is en alleen geldt wanneer geen economische verbondenheid kan worden aangenomen’.

Ik merk op dat – nadat het hof in rov. 7 (overeenkomstig rov. 3.3.5 van het verwijzingsarrest) de toestemming van Diesel tot uitgangspunt heeft genomen – deze deeloverweging niet anders dan ten voordele van Makro c.s. strekt. Een klacht daartegen verbaast dan ook.

Ik merk vervolgens op dat al hetgeen in onderdeel 2.3.3 wordt aangevoerd, inhoudelijk bezien niet een bestrijding van de deeloverweging blijkt in te houden, maar deze juist blijkt te ondersteunen. Vandaar dat ik uitga van een misverstand bij de steller van het onderdeel16..

4.26.1. Onderdeel 2.4 is gericht tegen rov. 10. De klacht behelst in de kern dat het hof bij zijn daar aangegeven onderzoeksprogramma geen plaats heeft ingeruimd voor het aanvullen van feitelijke stellingen, waarbij – blijkens het vervolg – het onderdeel met name het oog heeft op (feiten blijkend uit) de in het onderdeel vermelde Spaanse procedure die resulteerde in arresten van het Hof van Appel te Valencia en het Hooggerechtshof (Tribunal Supremo).

4.26.2. Het onderdeel roept de vraag op of het Haagse hof bij zijn onderzoeksafbakening in rov. 10 geoordeeld heeft overeenkomstig de verwijzingsinstructie (in rov. 3.3.5 en 3.3.6) van het arrest van de Hoge Raad 15 oktober 2010, en vraagt dus (andermaal) om een analyse daarvan.

4.26.3. Ingevolge rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest diende het hof de vraag te beantwoorden ‘of de feiten die de HR in zijn tussenarrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd, meebrengen dat niettemin gezegd moet worden dat die toestemming ontbrak op de in het Copad-arrest genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden’ (cursivering van mij, A-G).

Ik herhaal nog eens rov. 4, tweede alinea van HR 11 juli 2008. Het gaat om de feiten, dat:

‘- Diesel of Difsa met het hiervoor in 3.1 (iii) geciteerde art. 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 tussen Difsa en Flexi Casual, niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel;

4.26.4. Blijkens rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest mocht het Haagse hof niet louter op basis van deze feiten oordelen dat die meebrengen dat toestemming ontbrak op (nu kort gezegd) ‘Copad-gronden’: anders had de HR zelf in het arrest van 15 oktober 2010 in die zin kunnen oordelen, en was verwijzing naar het Haagse hof niet nodig geweest. Het Haagse hof diende het ontbreken van toestemming op basis van ‘Copad-gronden’ juist te onderzoeken, waarbij het zich echter wél diende te baseren op de in even bedoelde in rov. 4 van het tussenarrest neergelegde feiten: getuige de woorden ‘of de feiten die de HR in zijn tussenarrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd, meebrengen…’ (cursivering van mij, A-G).

4.26.5. De HR gaf in rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest nog aan: ‘De bewijslast ter zake van deze uitzondering rust in beginsel op Diesel. Aangezien partijen met (dit aspect van) het Copad-arrest geen rekening hebben kunnen houden, zullen zij in de procedure na verwijzing met het oog op de beantwoording van deze vraag hun stellingen mogen aanpassen’ (cursivering, nu van de woorden ‘deze vraag’, van mij, A-G).

4.26.6. Teruggrijpend op de volzin ervoor in rov. 3.3.6, betreft ‘deze vraag’ (dus) ‘de vraag […] of de feiten die de HR in zijn tussenarrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd, meebrengen dat niettemin gezegd moet worden dat die toestemming ontbrak op de in het Copad-arrest genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden’ (cursivering, nu van de woorden ‘de feiten’, van mij, A-G).

4.26.7. Een en ander brengt mij tot de opinie dat de verwijzingsinstructie het aan het Haagse hof opgedragen onderzoek, wat de feiten betreft, beperkt tot de interpretatie van het in rov. 4, tweede alinea van HR 11 juli 2008 genoemde feitenbestand, en dat de nadere inbreng die partijen mogen leveren in dat opzicht daartoe beperkt is. Derhalve: met uitsluiting van nieuwe of andere feiten.

Het gaat dus (na eventuele nadere inbreng van partijen ter zake) om interpretatie van dát feitenbestand door het Haagse hof in het licht van de – door het Copad-arrest van het HvJEU in het licht gestelde – vraag of de zijdens Diesel gegeven toestemming geclausuleerd moet heten door (weer kort gezegd) ‘Copad-gronden’. Oftewel: het door het hof in rov. 10 bedoelde onderzoek.

4.26.8. Het onderdeel wijst erop dat de Hoge Raad in rov. 3.3.3 van het arrest van 15 oktober 2010 bij de dáár aan de orde zijnde verwijzingsinstructie (ten aanzien van de economische verbondenheid) heeft aangegeven dat ‘dit onderzoek dient te geschieden op de grondslag van de door partijen in dit geding reeds aangevoerde feiten die betrekking hebben op de rechtsverhoudingen tussen Diesel, Difsa, Flexi Casual en Cosmos. Partijen zullen dus niet de gelegenheid hebben hun feitelijke stellingen op dit punt aan te passen’; en dat de HR in rov. 3.3.6 aangeeft dat partijen hun ‘stellingen’ ter zake van het hier bedoelde onderzoek (wél) mogen aanpassen.

Het onderdeel miskent hierbij echter dat de formulering in rov. 3.3.6 van de daar genoemde mogelijkheid van aanpassing van stellingen geenszins onbeperkt luidt, maar juist is begrensd zoals in de nrs. hierboven aangeven.

Dat ook binnen die begrenzing een mogelijkheid van aanpassing van stellingen alleszins zinvol mag heten, is bij de bespreking van middelonderdelen van thema (i) gebleken.

4.26.9. Als gezegd, laat de verwijzingsinstructie in rov. 3.3.6 m.i. geen ruimte voor het inbrengen van nieuwe of andere feiten, zoals de in onderdeel 2.4 bedoelde (feiten blijkend uit) de nader in het onderdeel vermelde de Spaanse procedure. Waar het Haagse hof m.i. met juistheid hiervan is uitgegaan, dient onderdeel 2.4 te falen. Aan de uitwerking die Makro c.s. in het cassatiemiddel aan dat onderdeel hebben gegeven kom ik aldus niet toe.

4.26.10. Mocht ik rov. 3.3.6 van het verwijzingsarrest in dit opzicht misverstaan en mocht hetzelfde gelden voor het Haagse hof, dan acht ik onderdeel 2.4 (en in het verlengde daarvan onderdelen 2.2.1 en 2.2.2, zie hierna nrs. 4.30 - 4.33) gegrond. In dat geval zullen na vernietiging en opvolgende verwijzing de in het onderdeel bedoelde feiten alsnog onderzocht moeten worden. In dat geval zal de Hoge Raad tevens aanleiding hebben om te bezien of hij (vooralsnog) zal afzien van beoordeling van de klachten van thema (i) en van naar aanleiding daarvan aan het HvJEU te stellen prejudiciële vragen.

4.27.1. Onderdeel 2.5 klaagt over ’s hofs oordeel in de laatste volzin van rov. 3 dat de Spaanse uitspraken in deze procedure slechts in zoverre een rol spelen dat daaraan informatie kan worden ontleend over de inhoud van Spaans recht, dat bij bepaalde aspecten van deze zaak moet worden toegepast. Volgens het onderdeel berust die overweging in de eerste plaats op een onjuiste rechtsopvatting, omdat het hof ambtshalve onderzoek moet doen naar (de inhoud van) vreemd recht als het meent dat dat recht op bepaalde aspecten van een zaak van toepassing is.

4.27.2. Deze rechtsklacht berust op een verkeerde lezing van het arrest en faalt daarom bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft niet miskend dat in gevallen waarin voor bepaalde aspecten van de zaak het Spaanse recht van belang mocht zijn, het hof dat recht (ambtshalve) moet toepassen. Het hof brengt in de gewraakte passage van rov. 3 niet méér tot uitdrukking dan dat Spaanse uitspraken bij een dergelijke toepassing van Spaans recht als kenbron kunnen fungeren.

Bovendien faalt de klacht bij gebrek aan belang, omdat ten aanzien van de thans – na verwijzing – aan de orde zijnde vraag naar derdenwerking ex art. 8 lid 2 MRl, niet het Spaanse recht maar het Europese Unierecht doorslaggevend is. Zelfs in het geval dat naar Spaans recht zou gelden dat de door Diesel/Difsa in haar contractuele relatie met Flexi Casual/Cosmos gestipuleerde voorwaarden ten aanzien van het ‘proef’-karakter en/of de kwaliteit van de schoenen derdenwerking hebben jegens Makro, is het niet aannemelijk dat Diesel dit gegeven als kenbron kan gebruiken met het oog op een geslaagd beroep op art. 8 lid 2 MRl en het Copad/Dior-arrest. Uit dat arrest is gebleken dat een autonoom criterium moet worden aangelegd inzake de derdenwerking. Dat niet het Spaanse recht maar het Unierecht beslissend moet zijn, was ook reeds onderkend door het Amsterdamse hof met betrekking tot de vraag of de schoenen op het Iberisch schiereiland – en daarmee in de Europese Economische Ruimte – met toestemming van Diesel door Flexi Casual/Cosmos in het verkeer zijn gebracht (de ‘in beginsel’-toestemming)17..

4.27.3. Gelet op het vorenstaande ontberen de twee motiveringsklachten aan het slot van onderdeel 2.5 belang.

4.28. De onderdelen 2.6, 2.7 en 2.8 delen – in al hun (sub-)onderdelen – het lot van onderdeel 2.4. Dat daarmee – anders dan in het kader van deze onderdelen betoogd wordt – de vernietiging en verwijzing door de Hoge Raad bij arrest niet zinledig geweest is, is gebleken bij de bespreking van de middelonderdelen van thema (i). Dat geldt ook voor onderdeel 2.9, behoudens de vooropstelling in die klacht, die herinnert aan de centrale klacht van thema (i).

4.29.1. Onderdeel 2.10 klaagt over de deeloverweging in rov. 17, waar het hof overweegt:

‘De cassatieklacht tegen de verwerping door het hof Amsterdam van grief 4 van Makro is door de HR niet gehonoreerd (rov. 3 5 van zijn tussenarrest)’.

4.29.2. De desbetreffende overwegingen van hof Amsterdam luidden:

‘4.17 Makro c.s. hebben in grief 4 aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de overeenkomst van 29 september 1994 geen bepalingen inzake het auteursrecht bevat en dat niet kan worden aangenomen dat door Diesel toestemming is gegeven voor het gebruik van het in DIESEL-beeldmerk vervatte, auteursrechtelijk beschermde werk.

4.18 Uit het voorafgaande volgt dat ook deze grief faalt. Daar komt nog bij dat Diesel – naar zij onbestreden heeft gesteld (memorie van antwoord nr. 56) – in 1994 nog geen gebruik maakte van het DIESEL-beeldmerk, ten aanzien van welk merk Diesel tevens auteursrechthebbende is. Dit merk is ook pas op 19 februari 1999 als Gemeenschapsmerk ingeschreven. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – valt dan ook niet in te zien

waarom Flexi Casual/Cosmos aan de overeenkomst van 29 september 1994 het recht meenden te kunnen ontlenen haar schoenen van het auteursrechtelijk beschermde DIESEL-beeldmerk te voorzien. Grief 4 faalt derhalve eveneens.’

4.29.3. Rov. 3.5 van het tussenarrest van de Hoge Raad (11 juli 2008) luidde:

‘3.5 (b) De eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk

Hetgeen hiervoor in 3.4.4 is overwogen brengt mee dat ook onderdeel 2.3, dat zich keert tegen het oordeel van het hof in rov. 4.17-4.18 dat – kort gezegd – het verhandelen van de door Cosmos in het verkeer gebrachte schoenen een inbreuk meebrengt op het auteursrecht dat Diesel op haar beeldmerk heeft, faalt. De klachten van het onderdeel berusten namelijk op het, hiervoor verworpen, uitgangspunt dat het hof was gebonden aan de uitspraak van het hof te Valencia.’

4.29.4. Ik lees in onderdeel 2.10 niet dat dit onderdeel opnieuw uitspraken van de Spaanse rechters ter discussie zou willen stellen (in welk geval onderdeel 2.10 het lot van onderdeel 2.4 zou delen).

4.29.5. Onderdeel 2.10 raakt een ander punt (en klaagt in dit opzicht m.i. genoegzaam). Het punt is dit.

(i) Nu de zaak een wending heeft genomen waarbij moet worden uitgegaan van toestemming van Diesel, en waarbij beslissend zal zijn of de door Diesel/Difsa en haar relatie met Flexi/Casual gemaakte restricties vallen onder in art. 8 lid 2 MRl genoemde gronden;

(ii) nu niet uitgesloten is – afhankelijk van de beantwoording door het HvJEU van de op basis van (sub-)onderdelen 2.1.1 e.v. te stellen prejudiciële vragen – dat de door Diesel/Difsa gemaakte restricties niét onder de in art. 8 lid 2 genoemde – derdenwerking meebrengende – gronden vallen, zodat Diesel per saldo aan Makro c.s. geen merkinbreuk zou kunnen verwijten;

(iii) nu het bij het onderwerp van onderdeel 2.10 gaat over een op een beeldmerk (een gestileerde letter D) ingeroepen auteursrecht;

(iv) nu het Hof van Justitie in de context van de uitputtingsregeling van art. 7 MRl (waarop art. 8 MRl voortbouwt) heeft geoordeeld dat in een (parallelimport) zaak waarin een merkhouder tevens een beroep doet op auteursrechtelijke bescherming van de betrokken merken, de door het auteursrecht verleende bescherming ‘hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend’18.;

(v) nu de verwerping door de Hoge Raad van toenmalig onderdeel 2.3 van Makro c.s. in het arrest van 11 juli 2008 geen enkel verband hield met het bovenstaande en de Hoge Raad daarover dus nog niet beslist heeft;

kan de klacht gegrond blijken, indien beantwoording van een nader daarop toe te spitsen prejudiciële vraag daartoe eveneens aanleiding zou blijken te geven. Ik verwijs naar de hierna voorgestelde prejudiciële vraag 619..

4.D. Thema (ii). Schending van het recht door de (inmiddels definitieve) uitspraken van de Spaanse rechter in de verwante zaak Diesel/Cosmos en Flexi Casual (zelfs) niet als bewijsmiddel te aanvaarden, en schending van het recht door niet over te gaan tot een bevel ex art.22 en/of 843a Rv aan Diesel om haar desbetreffende procesdossier over te leggen?

4.30. In (hoofd-)onderdeel 2.2, gericht tegen rov. 3 (en rov. 17), stellen Makro c.s. de uitspraken van het Hof van Appel te Valencia en van het Spaanse Tribunal Supremo aan de orde. Terwijl – zoals gebleken is – onderdeel 2.4 (gericht tegen rov. 10) klaagt dat het buiten beschouwing laten van (feiten blijkend uit) deze arresten in strijd zou zijn met de verwijzingsinstructie in het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2010, is de invalshoek van onderdeel 2.2.1, uitgewerkt in onderdeel 2.2.2 dat het Haagse hof het beroep van Makro c.s. op de Spaanse arresten voor wat betreft de onbeperkte toestemming zijdens Diesel voor het in het verkeer brengen van de onderhavige schoenen, niet als bewijsmiddel in aanmerking heeft willen nemen.

4.31. M.i. moet deze klacht falen op de gronden die ik bij de voorafgaande bespreking van onderdeel 2.4 heb aangegeven. De vraag of de hier bedoelde (feiten blijkend uit) deze Spaanse arresten als bewijsmiddel aan de orde kunnen komen, is in de onderhavige procesfase niet afhankelijk van het door Makro c.s. ingeroepen art. 152 Rv. (waarin uiteraard geen beletsel is te zien), maar van de vraag of de verwijzingsinstructie in het arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2010 zulks toelaat. Dit wordt door Makro c.s. kennelijk ook onderkend in onderdeel 2.2.2 van het cassatiemiddel. Hetgeen daar wordt aangevoerd, vond zijn weerspreking bij de behandeling van onderdeel 2.4 (hierboven nrs. 4.26.1 - 4.26.9).

4.32. Onderdeel 2.2.2 onder (ii) (op blz. 26 van de cassatiedagvaarding) klaagt in dit verband nog over de afwijzing (in rov. 18) van de door Makro c.s. op basis van art. 22 en art. 843a Rv. verlangde overlegging door Diesel van het procesdossier in de Spaanse procedure.

4.33. Deze klacht moet m.i. het lot van de tegen rov. 3 gerichte klacht van dit onderdeel (2.2.2) delen – en daarmee, als in nr. 4.31 aangegeven, het lot van onderdeel 2.4. Indien, zoals ik meen, de verwijzingsinstructie in het arrest van 15 oktober 2010, geen ruimte biedt voor aanvulling van (feiten blijkend uit) de Spaanse arresten, moet hetzelfde gelden voor (feiten blijkend uit) Diesels Spaanse procesdossier ten deze. Dan is er, zoals het hof in rov. 18 overweegt, inderdaad geen grond voor de voor Makro c.s. verzochte/gevorderde overlegging.

4.34. Daaraan kan m.i. niet afdoen hetgeen in onderdeel 2.2.2 onder (ii) op blz. 26 en 27 van de cassatiedagvaarding nader is aangevoerd. Ik bespreek de daar vermelde klachten gezamenlijk met onderdeel 2.2.3.

4.35. De onderdelen miskennen dat in de procedure na verwijzing de vraag of Makro de via (afnemers van) Cosmos verkregen Diesel-schoenen mocht (door-)verkopen, louter is gaan afhangen van de vraag of (c.q. in welke mate) aan bepalingen in de overeenkomst van 1994 en de ‘machtiging’ van 1994 derdenwerking jegens Makro toekomt.

De onderdelen borduren in al hun subonderdelen voort op de toestemmingskwestie in de contractuele verhouding Diesel-Difsa-Flexi Casual-Cosmos. Hierboven (nr. 3.1) bleek dat van ‘in beginsel’-toestemming moet worden uitgegaan, gelet op de niet langer bestreden economische verbondenheid tussen deze partijen. Aan de privaatrechtelijk-dogmatische bijzonderheid dat tevens van toestemming ex art. 7 lid 1 MRl moet worden gesproken voor zover Diesel zich op de voet van art. 8 lid 2 MRl niet jegens Makro kan beroepen op derdenwerking van bepalingen in Diesels contractuele relatie met Flexi Casual/Cosmos20., komt in de onderhavige procedure na verwijzing geen praktische betekenis toe. Voor het antwoord op de – op basis van prejudicieel uitsluitsel van het HvJEU21.– te beantwoorden vraag of Makro als derde (parallelimporteur) licentievoorwaarden van Diesel/Difsa tegen zich moet laten gelden, komt aan de Spaanse uitspraken en aan Diesels Spaanse procesdossier geen betekenis toe, of althans zo weinig dat het Haagse hof kon oordelen dat Makro onvoldoende (nl. geen direct of concreet22.) belang heeft bij overlegging daarvan. Dat is wat het hof kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen in rov. 3 van het bestreden arrest, met name waar hij overweegt dat het feitencomplex waarvan in deze procedure moet worden uitgegaan niet identiek is aan dat waarop de Spaanse uitspraken zijn gebaseerd23..

4.36.1. Het eerste onderdeel 2.2.424.klaagt over miskenning in rov. 3 (en voortbouwende overwegingen) van art. 28 lid 3 EEX-Verordening.

4.36.2. Ook dit onderdeel stuit af op hetgeen n.a.v. de onderdelen 2.2.2 en 2.2.3 is opgemerkt. Het miskent dat er geen sprake is van een situatie van tegenstrijdige beslissingen tussen Nederlandse en Spaanse rechters, nu ook in de onderhavige Nederlandse procedure als uitgangspunt geldt dat de schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht.

Thans staat centraal de uitzondering van art. 8 lid 2 MRl, en in dat kader de vraag van de derdenwerking jegens een partij als Makro: een ‘laatste redmiddel’ voor Diesel jegens Makro. Dit door de verwijzingsinstructie in het HR-arrest van 15 oktober 2010 aangegeven laatste redmiddel impliceert aldus een ander feitencomplex (vgl. rov. 3 van het arrest a quo).

De vraag of naar Spaans recht ook het ‘Haviltex-criterium’ geldt en de vraag wat de Spaanse rechter ten aanzien van Makro al dan niet heeft mogen afleiden uit de overeenkomst van 1994 en de ‘machtiging’ van 1994 waarbij Makro geen partij is, heeft voor de onderhavige procedure Diesel/Makro geen praktische betekenis. Artikel 152 Rv. vormt uiteraard geen beletsel om (vrije) bewijskracht toe te kennen aan de Spaanse uitspraken en aan de inhoud van Diesels Spaanse procesdossier, maar voor de honorering van een vordering op grond van art. 843a Rv. moet een direct en concreet belang bestaan (vgl. nr. 4.35).

4.36.3. Voor zover het onderdeel wil verdedigen dat het onthouden van een aanspraak ex art. 843a Rv. met betrekking tot in een andere lidstaat gewezen uitspraken en het daaraan ten grondslag liggende procesdossier, een schending oplevert van het binnen de Europese Unie geldende beginsel van vrij verkeer van goederen (gelijk te stellen met een verboden kwantitatieve invoerbeperking c.q. maatregel van gelijke werking in de zin van art. 34 VWEU), kan het ook niet tot cassatie leiden.

In de eerste plaats is art. 843a Rv. zonder onderscheid op binnenlandse en ingevoerde goederen van toepassing, terwijl het artikel niet tot doel heeft het handelsverkeer met de andere lidstaten te regelen. In de tweede plaats is de mogelijkheid dat onderdanen van andere lidstaten minder geneigd zullen zijn de van het DIESEL-merk voorziene goederen (parallel) te importeren in een lidstaat als Nederland, omdat art. 843a Rv. (of een equivalent daarvan in een lidstaat) in bepaalde gevallen geen verplichting oplegt aan een partij tot overlegging van in een andere lidstaat gewezen uitspraak en het daaraan ten grondslag liggende procesdossier, zo onzeker en indirect, dat men van een nationale bepaling die geen bindende kracht toekent aan een vonnis, niet kan zeggen dat dit de handel tussen de lidstaten belemmert. Deze twee onderling samenhangende redenen die de klacht doen falen, kunnen worden gegrond op constante rechtspraak van het HvJEU over de uitleg van de art. 28 en 30 EG (thans art. 34 en 36 VWEU)25.. Een vergelijkbaar argument heeft Makro vergeefs aangevoerd in de zaak die leidde tot het tussenarrest van de Hoge Raad van 11 juli 2008.

4.37. Het tweede onderdeel 2.2.4 bevat een herhaling van eerdere klachten van het middel en deelt het lot daarvan.

4.38. Onderdeel 2.2.5 behoeft geen afzonderlijke bespreking.

5. Aan het HvJEU voor te leggen prejudiciële vragen

De vragen van uitleg van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (hierna: de Merkenrichtlijn) waarvan ik, blijkens hetgeen ik eerder in deze conclusie heb aangegeven, beantwoording door het Hof van Justitie nodig zou achten voor de beslissing op het onderhavige cassatieberoep, zijn de volgende.

1. Dient art. 8, lid 2 van de Merkenrichtlijn aldus uitgelegd te worden dat onder een bepaling van een licentieovereenkomst inzake ‘de waren […] waarvoor de licentie is verleend’ en/of ‘de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren’, begrepen kan worden: een bepaling die de bevoegdheid van de licentienemer beperkt tot ‘het bij wijze van monsterneming en marktverkenning vervaardigen en distribueren van schoenen van eigen ontwerp’ (hierna: proefpartijen), op basis waarvan de merkhouder (al dan niet) kan besluiten een niet tot zulke proefpartijen beperkte licentie te verlenen?

2. Dient, bij bevestigende beantwoording van vraag 1, de Merkenrichtlijn aldus uitgelegd te worden:

3. a) dat zij autonome Unierechtelijke eisen stelt aan (i) de wijze waarop en (ii) de duidelijkheid waarmee een zodanige bepaling in de licentieovereenkomst is neergelegd,

dan wel

( b) dat zij zulks aan de regels ten aanzien van totstandkoming en uitleg van overeenkomsten van de lidstaten overlaat?

3. Indien vraag 2 wordt beantwoord in de onder (a) bedoelde zin, welke zijn dan de Unierechtelijke eisen?

4. Indien vraag 1 (in voorkomend geval met inachtneming van het antwoord op de vragen 2 en 3), bevestigend beantwoord wordt, dient de Merkenrichtlijn dan aldus uitgelegd te worden:

5. a) dat de loutere overschrijding door de licentienemer van hetgeen in het gegeven geval als proefpartij(en) dient te worden aangemerkt en/of het loutere niet voorleggen van de waren door de licentiehouder aan de licentiegever met het oog op kwaliteitstoetsing, volstaat om een schending van de in vraag 1 bedoelde bepalingen aan te nemen,

dan wel

( b) dat daarvoor nadere eisen gelden?

5. Indien vraag 4 in de onder (b) bedoelde zin beantwoord wordt, geldt of gelden dan als zodanige nadere eis(en):

6. a) dat de licentienemer ter zake door de licentiegever in gebreke gesteld is, en/of

7. b) dat vastgesteld is dat door de licentienemer in het verkeer gebrachte waren afwijken van kwaliteitseisen die de merkhouder daadwerkelijk heeft gesteld of redelijkerwijze kon en kan stellen, en/of

8. c) andere eisen?

6. Strekt, onder omstandigheden als in de vorige vragen bedoeld, rov. 58 van het arrest van het Hof van Justitie van 4 november 1997 (zaak C-337/95, Jur. 1997, p. I-6031, Dior/Evora)

– waarin het Hof, samengevat, heeft geoordeeld dat in een (parallelimport) zaak waarin een merkhouder tevens een beroep doet op auteursrechtelijke bescherming van de betrokken merken, de door het auteursrecht verleende bescherming van de beschermde werken ‘hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend’ –

zich mede uit tot het geval waarin ten tijde van het ontstaan van de economische band tussen de merkhouder/auteursrechthebbende enerzijds en de onderneming die de waren in het verkeer heeft gebracht anderzijds, laatstbedoelde onderneming nog geen gebruik maakte van dát (beeld-)merk (tevens werk), maar daarvan wél gebruik maakte ten tijde van de verdere duur van haar economische band met de merkhouder/auteursrechthebbende?

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens nader te beslissen, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie verzoekt uitspraak te doen over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG als hierboven vermeld.

De procureur-generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

A-G i.b.d.