Hof Den Haag, 17-09-2021, nr. 200.297.571/01

Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of naar Nederlands recht beslag tot afgifte op bepaalde, zich in Nederland bevindende zonnepanelen mogelijk is als LONGi Nederland met die zonnepanelen inbreuk maakt of dreigt te maken op een buitenlands octrooirecht of LONGi Nederland onrechtmatig handelt door het faciliteren van dergelijke (dreigende) inbreuken met de zonnepanelen op een buitenlands octrooirecht door derden. Het hof kan het antwoord op die vraag in het midden laten. Als de vraag ontkennend moet worden beantwoord, moet het hof het afgiftebeslag opheffen bij gebrek aan een wettelijke grondslag voor het beslag. Als de vraag bevestigend moet worden beantwoord, moet het hof het afgiftebeslag opheffen omdat inbreuk of dreigende inbreuk met de beslagen zonnepanelen in dit geval onvoldoende aannemelijk is om de ingrijpende gevolgen van het afgiftebeslag voor LONGi Nederland te rechtvaardigen. Dat laatste zal het hof hierna toelichten.

Hanwha heeft aangevoerd dat de beslagen zonnepanelen onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat LONGi Nederland van plan was die zonnepalen te distribueren naar afnemers in geheel Europa. Daaruit volgt niet dat met al die zonnepanelen inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op het octrooi. Vast staat namelijk dat het octrooi niet van kracht is in 22 van de 38 EOV-lidstaten, waaronder Nederland. Van inbreukmakend of anderszins onrechtmatig handelen is daarom geen sprake bij het enkele in voorraad houden van de beslagen zonnepanelen in Nederland en evenmin bij de distributie van de zonnepanelen naar afnemers in een van de 22 EOV-lidstaten waar het octrooi niet geldt.

Gesteld noch gebleken is dat alle beslagen zonnepanelen zijn bestemd voor afnemers in landen waar het octrooi wel geldt. Integendeel, vast staat dat LONGi Nederland al heeft aangetoond dat tienduizenden beslagen zonnepanelen zijn bestemd voor afnemers in landen waar het octrooi niet geldt. Zoals ook de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, moet het afgiftebeslag in ieder geval voor dat deel worden opgeheven. Dat staat ook niet ter discussie in dit hoger beroep.

Dat alle overige beslagen zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in de gevalideerde landen is onvoldoende aannemelijk. Hanwha voert alleen aan dat LONGi Nederland de gehele Europese markt bedient, met inbegrip van de gevalideerde landen, en dat de afzetmarkt in de gevalideerde landen veel groter is dan in de landen waar het octrooi niet geldt. Dat de specifieke partijen zonnepanelen die onder het beslag vallen daadwerkelijk zijn aangeboden of verkocht aan een afnemer in een octrooiland, heeft Hanwha niet gesteld. Concrete aanwijzingen dat dergelijke handelingen hebben plaatsgevonden of dreigen plaats te vinden met betrekking tot specifieke partijen zonnepanelen die onder het beslag vallen, zijn er ook niet of in ieder geval niet voldoende.

De enige concrete handeling van LONGi Nederland die Hanwha heeft gesteld, is de verkoop van zonnepanelen aan een Franse distributeur. Gesteld noch gebleken is echter dat die verkochte zonnepanelen zich ten tijde van de beslaglegging nog bij Odin bevonden. Integendeel, uit de stellingen en producties van Hanwha volgt dat die verkochte zonnepanelen op dat moment al waren afgeleverd bij de Franse distributeur en dus niet kunnen behoren tot de beslagen zonnepanelen.

Daarnaast stelt Hanwha dat een Duitse LONGi-vennootschap zonnepanelen heeft verkocht, maar ook daarvoor geldt dat uit de stellingen en producties van Hanwha blijkt dat de desbetreffende partij op het moment van indienen van het beslagrekest al naar Frankrijk was verscheept. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat LONGi Nederland betrokken is geweest bij de verkoop of levering van deze partij.

Ook stelt Hanwha dat de directeur van Odin tegen de advocaat van Hanwha heeft gezegd dat op het moment van beslaglegging ladingen met zonnepanelen klaar stonden om te worden vervoerd naar Duitsland. Hanwha heeft echter niet gespecificeerd om welke partijen het gaat. Daarom kan LONGi Nederland, die nadrukkelijk betwist dat een deel van de beslagen zonnepanelen bestemd was voor Duitsland, moeilijk tegenbewijs beleveren. Bovendien rechtvaardigt de gestelde bestemming van de bedoelde ladingen niet dat het beslag blijft liggen op de overige beslagen zonnepanelen. Handhaving van het afgiftebeslag voor alleen de desbetreffende ladingen is niet goed uitvoerbaar vanwege het gebrek aan specificatie.

Ten slotte betoogt Hanwha dat uit het feit dat LONGi Nederland voor een deel van de beslagen zonnepanelen nog geen verzoek tot vrijgave heeft gedaan, kan worden afgeleid dat LONGi Nederland daarvoor geen bestemming kan vinden in een niet-octrooiland. LONGi Nederland heeft echter toegelicht dat het, in verband met het enorme aantal zonnepanelen dat is beslagen (volgens Hanwha circa 390.000), veel werk is om voor alle beslagen zonnepanelen aan te tonen dat die een bestemming in een niet-octrooiland hebben. Uit het feit dat voor een deel van de beslagen zonnepanelen nog niet is verzocht om vrijgave, kan daarom niet met een voldoende mate van aannemelijkheid worden afgeleid dat al die zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in een octrooiland. Een ander oordeel zou ook tot gevolg hebben dat Hanwha de legitieme handel in zonnepanelen kan blokkeren met een afgiftebeslag, zolang LONGi Nederland niet heeft aangetoond dat de zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in landen waar het octrooi niet geldt. Dat is een te vergaande belemmering van het legitieme handelsverkeer. De blokkade van de verhandeling van zonnepanelen door middel van een afgiftebeslag in een land waar het octrooi niet geldt, is in ieder geval niet mogelijk als niet aannemelijk is dat de – gespecificeerd aan te geven – zonnepanelen bestemd zijn voor afnemers in landen waar het octrooi wel geldt.

Dat Hanwha niet beschikt over (meer) informatie over de bestemming van partijen zonnepanelen die LONGi Nederland in voorraad houdt, impliceert ook niet dat zij niet kan optreden tegen de gestelde inbreuken en het gestelde onrechtmatige handelen. Zij had als voorlopige maatregel een verbod kunnen vorderen tegen (groepsvennootschappen van) LONGi Nederland en heeft dat ook gedaan in reconventie in eerste aanleg.

geen opheffing bewijsbeslag

Het hof deelt het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende grond is voor opheffing van het bewijsbeslag. Hanwha heeft een voldoende zwaarwegend belang bij behoud van het bewijsbeslag. Niet in geschil is dat het beslagen bewijsmateriaal relevant kan zijn voor de beoordeling van de door Hanwha gestelde inbreuken op het octrooi. Er bestond en bestaat ook voldoende vrees voor verlies van dat bewijsmateriaal, gelet op het feit dat LONGi Nederland geen kantoor heeft in Nederland, maar wel verantwoordelijk is voor de invoer en distributie van miljoenen zonnepanelen. De schade die LONGi Nederland lijdt door het voortduren van het bewijsbeslag is zeer beperkt. De bedrijfsvoering van LONGi Nederland wordt niet geraakt door het bewijsbeslag, omdat enkel kopieën van gegevens in bewaring zijn gegeven. Het door LONGi Nederland gestelde risico voor schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens is naar het oordeel van het hof voldoende ondervangen met de maatregelen die de voorzieningenrechter heeft verbonden aan het verlof, waaronder een geheimhoudingsplicht van de deurwaarder ten opzichte van Hanwha. Dat het voortduren van het bewijsbeslag de reputatie van LONGi Nederland in relevante mate aantast, acht het hof niet aannemelijk. LONGi Nederland heeft ook alleen aangevoerd dat het afgiftebeslag kan leiden tot reputatieschade vanwege leveringsproblemen en ook de publicaties waarnaar zij verwijst ter onderbouwing van de reputatieschade (productie 26a en 26b van LONGi Nederland) hebben (voornamelijk) betrekking op het afgiftebeslag.

De gestelde (dreiging van) inbreuk of onrechtmatig handelen door LONGi Nederland is ook voldoende aannemelijk voor het niet-opheffen van het bewijsbeslag. Hanwha heeft daarvoor voldoende feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd met het voorhanden bewijsmateriaal. Het voorgaande oordeel over het afgiftebeslag staat daar niet aan in de weg. Voor het bewijsbeslag hoeft namelijk niet aannemelijk te zijn dat voorbehouden handelingen worden verricht of dreigen te worden verricht met de beslagen zonnepanelen. Het volstaat dat aannemelijk is dat LONGi Nederland met enige zonnepanelen voorbehouden handelingen heeft verricht en dat dat zo is, staat niet ter discussie. LONGi Nederland heeft bijvoorbeeld niet bestreden dat zij zonnepanelen heeft verkocht aan een afnemer in Frankrijk. Daar komt bij dat de beoordeling van de deugdelijkheid van de grondslag voor de beslagen niet kan geschieden los van de wederzijdse belangen. Omdat het afgiftebeslag ingrijpender is voor LONGi Nederland dan het bewijsbeslag, moet de drempel voor opheffing van het bewijsbeslag hoger liggen.

Alles wat LONGi Nederland aanvoert over de rechthebbende op het octrooi, de beschermingsomvang van het octrooi en de geldigheid van het octrooi, leidt in het licht van de hiervoor beschreven belangenafweging niet tot de conclusie dat het gestelde inbreukmakende of anderszins onrechtmatige handelen zo weinig aannemelijk is dat het bewijsbeslag moet worden opgeheven.

Dat Hanwha in de gevalideerde landen de rechthebbende is op het octrooi, heeft Hanwha voorshands voldoende onderbouwd met onder meer stukken betreffende de overdracht van het octrooi en uitdraaien uit de nationale octrooiregisters van een aantal van de gevalideerde landen en het Europees octrooiregister. Dat die stukken mogelijk nog geen definitief bewijs opleveren, brengt niet mee dat een inbreuk op rechten van Hanwha onvoldoende aannemelijk is voor handhaving van het bewijsbeslag.

De stelling van LONGi Nederland dat eventuele handhavingsrechten in Duitsland ‘exclusief zijn uitgelicentieerd’, dwingt niet tot opheffing van het bewijsbeslag voor eventuele inbreuken in Duitsland. Hanwha heeft gemotiveerd betwist dat de licentieovereenkomst waar LONGi Nederland op doelt, uitsluit dat Hanwha zelf handhaaft, nu zij octrooihouder blijft, de bedoelde licentieovereenkomst juist niet exclusief is en de licentienemer slechts de bevoegdheid geeft (ook) in rechte op te treden. In het licht daarvan is de handhavingsbevoegdheid van Hanwha voldoende aannemelijk voor handhaving van het bewijsbeslag.

Of de door LONGi Nederland verhandelde zonnepanelen onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen is volgens partijen afhankelijk van de uitleg van het conclusiekenmerk ‘een eerste diëlektrische laag die aluminiumoxide bevat op een oppervlak van siliciumsubstraat’. LONGi Nederland meent dat haar zonnepanelen niet aan dat kenmerk voldoen omdat bij die zonnepanelen een laagje siliciumoxide tussen de eerste diëlektrische laag en het siliciumsubstraat ligt. Hanwha meent dat de gestelde tussenlaag niet relevant is. Dat de uitleg die Hanwha naar voren brengt voldoende aannemelijk is, blijkt genoegzaam uit het feit dat die uitleg is gevolgd door de ervaren octrooirechters van het Landgericht Düsseldorf in een geschil tussen aan Hanwha en LONGi Nederland gelieerde partijen. Dat hoger beroep tegen die beslissing loopt, neemt de relevantie van die beslissing niet weg. Dat Hanwha de geldigheid van het octrooi inmiddels alleen nog in de beperktere vorm van het derde hulpverzoek verdedigt, is niet relevant omdat niet ter discussie staat dat de zonnepanelen van LONGi Nederland de kenmerken hebben die het derde hulpverzoek toevoegt aan het octrooi in de vorm die het Landgericht Düsseldorf heeft beoordeeld. Dat de beschrijving van het octrooi nog niet is aangepast aan de beperkingen van het derde hulpverzoek, brengt wellicht mee dat de beschermingsomvang nog niet definitief kan worden vastgesteld, maar een definitief oordeel over de beschermingsomvang is niet nodig in het kader van een procedure tot opheffing van een bewijsbeslag. Dat andere octrooirechters anders over de beschermingsomvang hebben gedacht dan het Landgericht Düsseldorf, brengt ook niet mee dat de gestelde inbreuk onvoldoende aannemelijk is voor handhaving van het bewijsbeslag. Bovendien heeft LONGi Nederland in dit kader alleen verwezen naar beslissingen van de Amerikaanse rechterlijke instanties, die de beschermingsomvang hebben moeten beoordelen op basis van het Amerikaanse octrooirecht.

Dat het octrooi in de vorm zoals Hanwha het nu verdedigt geldig is, acht het hof voldoende aannemelijk in het licht van het feit dat de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau tijdens de mondelinge behandeling heeft aangegeven het octrooi in die vorm in stand te zullen houden. In die procedure was (een groepsvennootschap van) LONGi Nederland partij. Dat de Oppositie Afdeling nog gelegenheid heeft gegeven voor het aanvoeren van aanvullende argumenten en de enkele mogelijkheid dat de Oppositie Afdeling op basis daarvan tot een andere conclusie komt, brengt niet mee dat de geldigheid van het octrooi nu onvoldoende aannemelijk is voor handhaving van het bewijsbeslag. LONGi Nederland heeft ook niet toegelicht waarom het oordeel van de Oppositie Afdeling onjuist zou zijn. Het argument dat andere octrooi-instanties anders hebben gedacht over de geldigheid dan de Oppositie Divisie, maakt niet dat de geldigheid onvoldoende aannemelijk is voor handhaving van het bewijsbeslag. Bovendien heeft LONGi Nederland in dit kader alleen verwezen naar beslissingen van de Amerikaanse PTAB (Patent Trial and Arbitration Board), die de geldigheid van op bepaalde punten ruimer geformuleerde octrooiconclusies (het Amerikaanse octrooi is bijvoorbeeld niet beperkt tot een tweede laag met een dikte van meer dan 50 nm) hebben moeten beoordelen op basis van een ander octrooirechtstelsel (het Amerikaanse octrooirecht).

Het betoog van LONGi Nederland dat Hanwha in het beslagrekest in strijd heeft gehandeld met de uit artikel 21 Rv voortvloeiende verplichting om alle relevante feiten naar voren te brengen, kan ook niet leiden tot een andere uitkomst. Voor zover sprake is van een schending van die verplichting, is die schending naar het oordeel van het hof in dit geval niet zo ernstig dat daarop de sanctie van opheffing van het bewijsbeslag moet staan, mede gelet op de hiervoor beschreven belangen van partijen bij handhaving en opheffing van het beslag. Bij de beoordeling van die ernst is van belang of de ontbrekende informatie de verlofrechter had kunnen doen beslissen het verlof niet of op andere voorwaarden te verlenen. Uit de voorgaande beoordeling van het hof, waarin bedoelde ontbrekende informatie is meegewogen, volgt dat die informatie onvoldoende grond biedt voor al dan niet gedeeltelijke weigering van het bewijsbeslag. Bovendien heeft Hanwha door het weglaten van de informatie in het beslagrekest niet een op wezenlijke punten onjuist beeld van de zaak geschetst. Zij heeft bij het beslagrekest de uitdraaien uit de nationale octrooiregisters overgelegd, waaronder de registers die Hanwha niet als octrooihouder vermelden. Ook heeft Hanwha in het beslagrekest vermeld dat acht partijen oppositie hadden ingesteld tegen de verlening van het octrooi, met een inhoudelijke bespreking van de oppositiegronden en de beslissingen van de oppositieafdeling. Daarnaast heeft Hanwha in het beslagrekest beschreven dat en op welke gronden de groepsvennootschap van LONGi Nederland in de procedure voor het Landgericht Düsseldorf bestreed dat haar zonnepanelen onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen.

conclusie

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat in ieder geval grief IV van LONGi Nederland, waarmee zij betoogt dat het afgiftebeslag onvoorwaardelijk moet worden opgeheven, doel treft. Het hof zal daarom het vonnis vernietigen wat betreft de gedeeltelijke afwijzing van de vordering tot opheffing van het afgiftebeslag. Opnieuw rechtdoende zal het hof het afgiftebeslag volledig opheffen.

De grieven van LONGi Nederland falen voor zover ze het bewijsbeslag betreffen. De afwijzing van de vorderingen met betrekking tot het bewijsbeslag zal het hof daarom bekrachtigen.

Zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, heeft een beslissing tot opheffing van een conservatoir beslag constitutieve werking. Daarom is het niet nodig de gevorderde dwangsom te verbinden aan de vrijgave van de beslagen zonnepanelen. Ook het gevorderde verbod om opnieuw beslag te leggen heeft de voorzieningenrechter terecht afgewezen bij gebrek aan reële dreiging van nieuwe beslagen. Aan een beoordeling van de subsidiaire vordering komt het hof niet toe wat betreft het afgiftebeslag. Wat betreft het bewijsbeslag deelt het hof het oordeel van de voorzieningenrechter dat er onvoldoende aanleiding bestaat voor het stellen van zekerheid, mede gelet op het feit dat de schade die LONGi Nederland heeft aangevoerd in het kader van deze subsidiaire vordering met name betrekking heeft op het afgiftebeslag. Ook op deze punten zal het hof het vonnis dus bekrachtigen.

Vanwege de volledige opheffing van het afgiftebeslag moet Hanwha in beide instanties als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd. Grief VII van LONGi Nederland, die zich richt tegen de compensatie van kosten in eerste aanleg, treft dus doel. Het hof zal Hanwha veroordelen in de kosten van beide instanties. Die kosten zullen niet worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv, omdat LONGi Nederland uitdrukkelijk geen kostenveroordeling op die grond vordert en zij ook geen kostenoverzichten heeft overgelegd. De kosten aan de zijde van LONGi Nederland worden begroot op € 667,- aan griffierecht, € 98,52 aan kosten deurwaarder en € 1.016,- aan salaris advocaat in eerste aanleg, en aan € 772,- aan griffierecht, € 98,52 aan kosten deurwaarder en € 3.342,- (3 punten × tarief II) aan salaris advocaat in hoger beroep.

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van 9 juli 2021 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam voor zover daarbij het afgiftebeslag niet volledig is opgeheven en de proceskosten zijn gecompenseerd en, in zoverre opnieuw rechtdoende,

heft het op 16 juni 2021 gelegde afgiftebeslag, voor zover niet reeds opgeheven, volledig op;

veroordeelt Hanwha in de kosten van de procedure in eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van LONGi Nederland begroot op € 667,- aan griffierecht, € 98,52 aan kosten deurwaarder en € 1.016,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dit arrest;

bekrachtigt het vonnis voor het overige;

veroordeelt Hanwha in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van LONGi Nederland begroot op € 772,- aan griffierecht, € 98,52 aan kosten deurwaarder en € 3.342,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dit arrest;

veroordeelt in Hanwha in de nakosten, begroot op € 163,- aan salaris advocaat, nog te verhogen met € 85,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.H. Blok, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 september 2021 in aanwezigheid van de griffier.