Rb. Utrecht, 12-05-2010, nr. 283776 / KG ZA 10-227

De kern van het geschil tussen partijen betreft het antwoord op de vraag of TIE auteursrechthebbende is met betrekking tot de Digital Channel programmatuur, en, zo ja, of de CMC-software, aan deze programmatuur is ontleend.

Partijen verschillen niet van mening over het feit dat de vraag of het auteursrecht met betrekking tot de Digital Channel programmatuur rechtsgeldig aan TIE is overgedragen, bepaald wordt door Schots recht. Partijen hebben ter toelichting op de inhoud van het Schotse recht terzake zogenaamde ‘legal opinions’ overgelegd.

TIE heeft het bestaan van haar auteursrecht op de Digital Channel programmatuur gebaseerd op de stelling dat deze rechten onderdeel uitmaken van de ‘working agreement’, die tussen de maker van de programmatuur, CDM, en Stayer tot stand gekomen is, en dat de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst vervolgens op grond van artikel 3.1.5 van de activa-/ passiva-overeenkomst van TIE met SMP aan haar is overgedragen. Het deel van de software dat op dat moment nog niet voltooid was, is door betaling van de slotfactuur door TIE bij haar komen te berusten, en wel op grond van het bepaalde in artikel 7.1 van de ‘working agreement’, aldus TIE. Volgens TIE blijkt verder ook uit de overgelegde e-mail van 7 juni 2007 van CDM aan TIE, alsmede de facturering aan en betaling door TIE voor (de verrichte werkzaamheden aan de) Digital Channel programmatuur rechtstreeks aan CDM, dat CDM akkoord was met overneming van de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ door TIE.

Blijkens beide ‘legal opinions’ is voor rechtsgeldige overdracht van intellectuele eigendomsrechten naar Schots recht onder meer een schriftelijk stuk vereist dat is ondertekend door degene die het intellectuele eigendomsrecht overdraagt (artikel 90 van de Copyright, Designs and Patents Act 1988). De door beide partijen ingeschakelde Schotse raadslieden verschillen van mening over het antwoord op de vraag of de ‘working agreement’, en in het bijzonder artikel 7.1 van die overeenkomst, kan gelden als een dergelijk schriftelijk stuk. TIE beantwoordt die vraag - onder verwijzing naar haar Schotse raadsman - bevestigend. CMC c.s. stelt zich in navolging van haar Schotse raadsman op het standpunt dat artikel 7.1 van de ‘working agreement’ niet bedoeld is om intellectuele eigendomsrechten over te dragen, maar bedoeld is om alleen een gebruiksrecht op de programmatuur te vestigen.

Het antwoord op de hiervoor gestelde vraag kan echter in het midden blijven. Ook indien het standpunt van TIE in deze zou worden gevolgd, betekent dit niet dat daarmee vaststaat dat TIE auteursrechthebbende op de Digital Channel programmatuur is geworden. TIE was immers geen partij bij de ‘working agreement’. Dat was Stayer. TIE stelt dat Stayer de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ heeft overgedragen aan TIE. Zij heeft echter nagelaten een schriftelijk stuk te overleggen waarmee die rechten en verplichtingen worden overgedragen. De e-mail van 30 oktober 2009, overgelegd door TIE als productie 12, betreft een per e-mail gedane mededeling van Stayer aan TIE dat de betreffende overeenkomst ten tijde van de activa-/passiva-verkoop door SMP aan TIE is overgedragen. Dit stuk betreft alleen een schriftelijke bevestiging van een overdracht die volgens Stayer zou hebben plaatsgevonden, maar kan niet gelden als een schriftelijk stuk waarmee de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst worden overgedragen aan TIE.

De stelling van TIE dat de ‘working agreement’ onderdeel uitmaakte van de activa-/ passiva-overeenkomst met SMP, kan haar niet baten, nu een schriftelijk stuk ontbreekt waarmee de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ door Stayer zijn overgedragen op SMP. Dit betekent dat er geen ononderbroken reeks van schriftelijke stukken is aan te wijzen waarin telkens de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ aan rechtsopvolgers zijn overgedragen, zoals wel is vereist door Schots recht (en overigens ook door de Nederlandse Auteurswet).

De verwijzing door TIE naar de e-mail van CDM van 7 juni 2007 en de betaling door TIE van de factuur die CDM rechtstreeks aan haar heeft gezonden, brengt in het voorgaande geen verandering. In de betreffende e-mail schrijft [A] namens CDM aan TIE dat hij een verklaring zal afgeven waarmee de rechten met betrekking tot de programmatuur worden overgedragen. Niet gesteld of gebleken is dat CDM de beloofde verklaring ooit heeft afgegeven. Uit voormelde e-mail kan wellicht de bedoeling blijken om deze rechten aan TIE over te dragen, maar daarmee kwalificeert dit stuk niet als een schriftelijk stuk waarmee de intellectuele eigendomsrechten aan TIE worden overgedragen. Hetzelfde geldt - mutatis mutandis - voor de tenaamstelling en betaling van de factuur.

Voor zover TIE beoogt te betogen dat met de e-mail, de tenaamstelling van de factuur en de betaling daarvan door TIE sprake is van een stilzwijgende contractsovername naar Schots recht, volgt de voorzieningenrechter haar daarin niet. Hetgeen de Schotse advocaat van TIE in zijn ‘legal opinion’ daarover in paragraaf 4.4.3 heeft betoogd, is gebaseerd op de aanname dat de rechten van Stayer uit de ‘working agreement’ rechtsgeldig aan TIE waren overgedragen in het kader van de activa-/passiva-overeenkomst (zie paragraaf 2 van die ‘legal opinion’). Zoals volgt uit hetgeen onder 5.5 reeds is overwogen, is die overdracht niet in voldoende mate komen vast te staan.

Het voorgaande betekent dat in het kader van dit kort geding niet voldoende is komen vast te staan dat de auteursrechten met betrekking tot de Digital Channel programmatuur aan TIE zijn overgedragen, zodat haar op die grondslag geen vorderingsrecht toekomt.

Onrechtmatige daad

Subsidiair heeft TIE haar vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad. Volgens TIE heeft CMC c.s. onrechtmatig jegens TIE gehandeld:

Uit de conclusies van de heer Keller, de deskundige die door beide partijen is ingeschakeld om de broncodes van de software van beide partijen te vergelijken, moet worden afgeleid dat er slechts een zeer klein gedeelte (minder dan 1%) van de onderzochte broncodes gelijkenissen vertoont. Uit die omstandigheid wordt voldoende aannemelijk dat bij de totstandkoming van de software van CMC c.s. een software-ontwikkelaar betrokken is geweest. CMC c.s. stelt dat deze ontwikkelaar dezelfde is als degene die de software van TIE heeft ontwikkeld, namelijk: CDM. Die stelling wordt bevestigd door de door TIE als onderdeel van productie E-10 overgelegde e-mail (die onder 2.11 is weergegeven), waarin [A] namens CDM verklaart dat hij door CMC is ingeschakeld om software te ontwikkelen. In het licht van de verklaringen van de ter zitting aanwezige deskundigen over de gelijkenissen tussen de broncodes komt dat de voorzieningenrechter ook aannemelijk voor. Indien immers een geheel nieuwe software-ontwikkelaar bij het maken van de software zou zijn betrokken, is niet goed te verklaren waarom hij 29 bestanden daarvan onderdeel heeft laten uitmaken die vrijwel geheel overeenkomen met bestanden van de Digital Channel programmatuur. Gelet op het relatief zeer geringe aantal op elkaar gelijkende bestanden en mappen, en het feit dat in de bestanden fouten, zoals niet meer bestaande e-mailadressen, zijn gehandhaafd, komt het de voorzieningenrechter aannemelijk voor dat de gelijkenissen een gevolg zijn van het gebruik door CDM van bouwstenen die zij heeft gebruikt bij het maken van de Digital Channel programmatuur. De hiervoor bedoelde e-mail van [A] vormt ook hier een bevestiging van. Dit betekent dat de gelijkenissen in de broncodes van de software van beide partijen niet slechts kunnen worden toegeschreven aan het meenemen door [gedaagde sub5] en [gedaagde sub6] van de Digital Channel programmatuur, maar dat deze ook een gevolg kunnen zijn van het gebruik van bouwstenen uit die programmatuur door CDM.

Evenmin kan uitgesloten worden dat de omstandigheid dat op de website van CMC c.s. in het niet (althans niet eenvoudig) voor klanten toegankelijke gedeelte, webpagina's voorkwamen die grote gelijkenissen vertoonden met die van de Digital Channel programmatuur, door betrokkenheid van deze ontwikkelaar kan worden verklaard.

Dit betekent dat vooralsnog niet als vaststaand kan worden aangenomen dat de gelijkenissen in de software, alsmede de gelijkenissen tussen de webpagina’s van beide partijen, een gevolg zijn van het meenemen van de software door [gedaagde sub5] en [gedaagde sub6]. Op dit punt kan dan ook niet tot onrechtmatig handelen aan de zijde van CMC c.s. worden geconcludeerd.

Nu een auteursrecht van CMC c.s. op de Digital Channel programmatuur niet is komen vast te staan, kan zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, enkel op grond van gelijkenissen in de ‘look and feel’ van de programmatuur geen onrechtmatig handelen jegens TIE worden aangenomen. Het gebruik van de naam Digital Channel kan - zoals hiervoor reeds is overwogen - een gevolg zijn van handelen van de zijde van de software-ontwikkelaar, zodat op dat punt onvoldoende omstandigheden zijn gesteld die een conclusie van onrechtmatig handelen aan de zijde van CMC c.s. rechtvaardigen.

TIE heeft niet voldoende onderbouwd van welke wanprestatie van CDM CMC c.s. misbruik zouden maken en waarom dit - in het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit punt - onrechtmatig jegens TIE zou zijn.

Het voorgaande betekent dat de vorderingen, ook voor zover deze zijn gegrond op onrechtmatig handelen van CMC c.s., niet voor toewijzing vatbaar zijn.

Proceskosten

TIE zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. CMC c.s. heeft vergoeding van de volledige proceskosten gevorderd op grond van artikel 1019h Rv. Nu het verweer van CMC c.s. vrijwel uitsluitend gericht was tegen de gestelde auteursrechtinbreuk, dienen de gemaakte kosten ad EUR 69.235,36 volledig aan die grondslag te worden toegerekend. TIE heeft geen verweer tegen de hoogte van de gevorderde kosten gevoerd, zodat de vordering, die voldoende met stukken is onderbouwd, zal worden toegewezen. De kosten worden in het licht van het voorgaande aan de zijde van CMC c.s. begroot op:

Volgens art. 705 lid 2 Rv dient een (bewijs-)beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (HR 14 juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. De Hoge Raad heeft hieraan toegevoegd dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de bodemprocedure wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering zal kunnen worden aangesproken voor de door het beslag ontstane schade.

CMC c.s. heeft over haar belang bij opheffing van het bewijsbeslag gesteld dat door het leggen van het beslag haar reputatie is geschaad en het beslag geen doel meer dient, nu de relevante bescheiden zijn onderzocht door een deskundige.

Daartegenover heeft TIE gesteld dat het bewijsbeslag slechts afschriften van stukken betreft, zodat CMC c.s. daarvan geen hinder ondervindt. Volgens haar kunnen de beslagen bewijsmiddelen van groot belang zijn in het kader van een bodemprocedure.

Zoals in conventie is overwogen is het bestaan van een auteursrecht van TIE op de Digital Channel programmatuur in het kader van dit kort geding niet in voldoende mate komen vast te staan. Evenwel kan niet worden uitgesloten dat TIE in een bodemprocedure er alsnog in slaagt om een schriftelijk stuk te produceren waarin de ‘missing link’ in de keten van overdracht, de overdracht van de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ van Stayer aan SMP, is vastgelegd. Nu uit het ter zitting verhandelde is gebleken dat het onderzoek van de deskundige geen betrekking heeft gehad op de beslagen bescheiden, kan niet geconcludeerd worden dat dit beslag geen doel meer dient. Voor zover CMC c.s. in haar reputatie is geschaad door het beslag, is dit door opheffing daarvan niet ongedaan te maken, zodat haar belang bij opheffing van het beslag gering moet worden geacht. Daar tegenover staat dat TIE bij opheffing van het beslag niet meer zal kunnen beschikken over de beslagen bescheiden, waaruit volgens haar de omvang van de door haar geleden schade kan worden afgeleid. Dit belang moet, alles afwegende, van zwaarder gewicht worden beschouwd dan het belang van CMC c.s. bij opheffing van het beslag. De vordering tot opheffing van het beslag wordt dan ook afgewezen.

Staken van uitlatingen aan derden over auteursrechtinbreuk door CMC c.s.

CMC c.s. heeft ter onderbouwing van deze vordering aangevoerd dat TIE de brief van 30 oktober 2009, overgelegd door CMC c.s. als productie 4, met geen ander doel naar Techdata, een cliënt van CMC (B.V.), heeft gezonden dan om de reputatie van CMC c.s. te schaden.

De voorzieningenrechter constateert dat TIE geen verklaring heeft gegeven voor het feit dat zij de bedoelde brief aan een cliënt van CMC (B.V.) heeft gezonden in plaats van naar CMC (B.V.) zelf. Dit terwijl zij blijkens de inhoud van die brief al vermoedde dat de door de cliënt gebruikte software afkomstig was van CMC (B.V.). Bij gebreke van een dergelijke verklaring acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat TIE met het sturen van de betreffende brief heeft beoogd om CMC (B.V.) bij die cliënt in een kwaad daglicht te stellen. In de brief wordt een ernstige beschuldiging van auteursrechtinbreuk gedaan, terwijl zij kennelijk niet (althans dat heeft TIE niet gesteld) daaraan voorafgaand contact met CMC c.s. heeft gehad over het bestaan van een auteursrechtinbreuk. Deze brief dient in dit licht als onrechtmatig jegens CMC (B.V.) te worden aangemerkt, en kan derhalve als rechtvaardiging gelden voor een beperking van het recht van TIE op vrije meningsuiting. CMC (B.V.) heeft er een gerechtvaardigd belang bij om niet meer met een dergelijke wijze van benadering van haar cliënten geconfronteerd te worden.

Dit betekent evenwel niet dat de vordering onverkort voor toewijzing vatbaar is. De vordering is te ruim geformuleerd, nu deze tevens ziet op anderen dan cliënten van CMC (B.V.). Nu de onrechtmatigheid van het handelen van TIE met name ziet op het feit dat de uitlating aan een cliënt van CMC (B.V.) is gedaan, zal de vordering in zoverre beperkt worden toegewezen. Nu de directie en medewerkers van TIE in deze geen partij zijn, zal de tegen hen gerichte vordering reeds op die grond worden afgewezen.

Dwangsom

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

Proceskosten

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.