Rb. Den Haag, 22-07-2020, nr. C-09-437955-HA ZA 2013-210

2. FGUP VO SOJUZPLODOIMPORT, te Moskou, Russische Federatie,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

eiseressen in het incident ex artikel 223 Rv,

advocaat: mr. J.C.H. van Manen,

tegen

2. SPIRITS PRODUCT INTELLECTUAL PROPERTY B.V., voorheen te Delft, thans te Luxemburg,

3. S.P.I. SPIRITS (CYPRUS) LIMITED, te Limassol, Cyprus,

4. ZAO SOJUZPLODIMPORT, te Moskou, Russische Federatie

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

verweersters in het incident ex artikel 223 Rv,

advocaat: mr. B.J. Berghuis van Woortman,

Partijen blijven aangeduid als FKP cs, FKP en FGUP enerzijds en anderzijds als Spirits cs, Spirits International, Spirits Product, Spirits Cyprus en ZAO.

De zaak is inhoudelijk behandeld voor FKP cs door mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Fresco, en voor Spirits cs door mrs. B.J. Berghuis van Woortman en P.L. Tjiam, allen advocaat te Amsterdam.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 de tijdens de comparitie genomen akte overlegging reactieve producties in verzoek tot voorlopige voorziening van FKP cs van 11 juni 2020 met producties EP334 tot en met EP348;

 de tijdens de comparitie genomen akte overlegging productie 506 in de voorlopige voorziening art. 223 Rv, van Spirits cs van 16 juni 2020, met productie GP506;

Partijen hebben hun standpunten mondeling bepleit tijdens de comparitie van partijen op 24 juni 2020. De pleitnotities behoren tot de processtukken.

Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Zij hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Tot slot is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

Het in deze procedure gewezen vonnis van 8 mei 2019 in het door Spirits cs opgeworpen exhibitie-incident (hierna: ‘het exhibitie vonnis’) bevat – voor zover hier van belang – het volgende bevel aan FKP cs:

gebiedt FKP cs binnen zes maanden na betekening van dit vonnis aan Spirits cs afschrift te verstrekken van de documenten die zijn vermeld in de door Spirits cs als producties 146 t/m 167 overgelegde minutes of the raids, met uitzondering van de daarin vermelde documenten (a) waarover Spirits cs reeds beschikt en/of (b) die deel uitmaken van de Australische en/of de Amerikaanse discoveryprocedure;

beveelt FKP cs om aan Spirits cs een dwangsom te voldoen van € 10.000, voor iedere dag of dagdeel dat FKP cs in gebreke blijven te voldoen aan het onder 4.1 bedoelde veroordeling of enig gedeelte daarvan;

(...)

verklaart de onder 4.1 en 4.2 bedoelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

Het onder 4.1 bedoelde bevel zal hierna ook worden aangeduid als ‘het exhibitiebevel’.

In het exhibitie vonnis is overwogen (in r.o. 3.39):

“FKP cs worden veroordeeld tot het verstrekken van afschrift van deze documenten aan Spirits cs, die op grond van artikel 843a Rv de kosten daarvoor dragen. Het ligt voor de hand dat partijen eerst, in samenspraak met de advocaten in de Australische en Amerikaanse procedures, inventariseren welke resterende documenten FKP cs ter uitvoering van deze veroordeling dienen over te leggen en dat FKP cs, na een begroting te hebben gemaakt van de met het verstrekken van afschrift gemoeide kosten, overgaat tot verstrekking van de bevolen afschriften.”

Op 3 juni 2019 hebben FKP cs aan Spirits cs een lijst gestuurd met documenten die zijn genoemd in de Russische beslagverslagen, met het verzoek te specificeren welke van die documenten in het bezit van Spirits cs waren en welke documenten waren ingebracht in de Australische en/of Amerikaanse (discovery) procedures.

Tijdens een regiezitting in de hoofdzaak op 16 juli 2019 hebben partijen de volgende, in het bericht van de rechtbank van 18 juli 2019 weergegeven, afspraken gemaakt:

“Partijen hebben afgesproken dat Spirits binnen een week op de lijst van FKP zal invullen over welke stukken zij wel/niet beschikt en voor welke stukken dat niet duidelijk is (‘de vraagtekens’). Ook zal Spirits binnen een week doorgeven wanneer zij duidelijkheid kan verschaffen over ‘de vraagtekens’. FKP gaat ondertussen, mede aan de hand van de door Spirits ingevulde lijst, door met het verzamelen en verstrekken van de stukken waarvan Spirits heeft ingevuld daarover niet te beschikken.”

Op 16 juli 2019 heeft de deurwaarder het exhibitie vonnis betekend ten aanzien van FKP en FGUP aan het parket van het openbaar ministerie te Den Haag. Op 20 december 2019 is het exhibitie vonnis, voorzien van een Russische vertaling, door het Russische openbaar ministerie betekend aan FGUP.

Op 23 juli 2019 hebben Spirits cs een overzicht gestuurd aan FKP cs van de beslagen documenten, met de volgende toelichting:

Op 1 augustus 2019 hebben de advocaten van FKP cs het volgende geschreven aan de advocaten van Spirits cs:

(…)

(…)

FKP cs stelden in hun brief van 1 augustus 2019 voor om het Russische advocatenkantoor ZKS in te schakelen om de documenten van de Russische autoriteiten te verkrijgen. Volgens de inschatting van ZKS zou daarmee € 85.000 aan kosten gemoeid zijn. FKP cs verzochten Spirits cs om betaling van een voorschot van € 50.000 en lieten weten dat ZKS na ontvangst van het voorschot opdracht zou krijgen tot uitvoering van de zoekwerkzaamheden.

Verder vroegen FKP cs aan Spirits cs om uiterlijk op 7 augustus 2019 de volgende informatie te verschaffen:

Spirits cs hebben in hun brief van 11 september 2019 aan FKP cs laten weten dat zij niet instemden met inschakeling van ZKS en betaling van een voorschot. Zij hebben voorts hun aanspraak op de 843a-documenten ingeperkt tot een lijst van 6 pagina's (hierna: ‘de 11 september-lijst’). De daarop vermelde documenten zijn in beslag genomen tijdens de strafrechtelijke beslagleggingen op het kantoor van ZAO Spirits cs in Moskou op 31 mei 1999, 11 juni 1999, 29 mei 2000, 30 mei 2000, 31 mei 2000 en 1 juni 2000. Verder gaven Spirits cs in deze brief te kennen dat zij instemden met verlenging van de termijn voor het verstrekken van die documenten tot 11 maart 2020.

Op 26 september 2019 en 8 november 2019 hebben FKP cs hun verzoek om betaling van een voorschot van € 50.000 euro herhaald. Verder schreven FKP cs:

(…)

Op 10 januari 2020 antwoordde Spirits cs:

Op 12 maart 2020 hebben FKP cs aan Spirits cs laten weten dat zij een deel van de 843a-documenten hadden weten te achterhalen en zetten zij uiteen tegen welke problemen zij aanliepen bij het achterhalen van de andere 843a-documenten. Verder verzochten zij Spirits cs een volmacht te verstrekken aan ZKS.

In de daaropvolgende verdere discussie, hebben Spirits cs een deel van de documenten van de 11 september-lijst geschrapt en hun aanspraak beperkt tot de

documenten die zij hebben opgenomen op hun lijst d.d. 31 mei 2020 (hierna: ‘de 31 mei-lijst’).

Waar hierna wordt gesproken over ‘de 843a-documenten’, gaat het – tenzij anders vermeld – om de documenten op de 31 mei-lijst.

FKP cs hebben géén van de 843a-documenten aan Spirits cs verstrekt. Spirits cs stellen zich daarom op het standpunt dat FKP cs niet aan het bevel voldoen en vanaf 11 maart 2020 dwangsommen verbeuren.

FKP cs vorderen, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis – zakelijk weergegeven:

I. primair: de tenuitvoerlegging van het exhibitiebevel te schorsen, althans de tenuitvoerlegging op te schorten tot op zijn vroegst zes maanden na de datum dat:

a. Spirits cs alsnog een voor FKP cs verifieerbaar en volledig correct overzicht hebben verstrekt van eventuele resterende 843a-documenten;

b. Spirits cs het verzochte voorschot van EUR 85.000 voor de aan het exhibitiebevel verbonden kosten aan FKP cs hebben betaald; en

c. Spirits cs (althans ZAO) de door FKP cs verzochte volmacht hebben/heeft verstrekt en FKP cs hun zoektocht bij de Russische autoriteiten na opheffing van de Covid-19 beperkingen hebben kunnen voortzetten,

danwel (meer) subsidiair, op de termijn en onder de voorwaarden die de rechtbank in goede justitie zal bepalen;

subsidiair: op grond van artikel 611d Rv,1.de dwangsommen als bedoeld in dictum sub 4.2 van het exhibitie vonnis op te heffen, althans de tenuitvoerlegging te schorsen of op te schorten, zo nodig met terugwerkende kracht, voor het geval dat de rechtbank van mening is dat vóór de datum van de uitspraak op de voorlopige voorziening dwangsommen verbeurd zijn, tot zes maanden na de datum dat:

a. Spirits cs alsnog een voor FKP cs verifieerbaar en volledig correct overzicht hebben verstrekt van eventuele resterende 843a-documenten;

b. Spirits cs het verzochte voorschot van EUR 85.000 voor de aan het exhibitiebevel verbonden kosten aan FKP cs hebben betaald; en

c. Spirits cs (althans ZAO) de door FKP cs verzochte volmacht hebben/heeft verstrekt en FKP cs hun zoektocht bij de Russische autoriteiten na opheffing van de Covid-19 beperkingen hebben kunnen voortzetten,

danwel (meer) subsidiair, op de termijn en onder de voorwaarden die de rechtbank in goede justitie zal bepalen;

II primair en (meer) subsidiair Spirits cs hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten van de voorlopige voorziening.

Samengevat stellen FKP cs het volgende:

FKP cs hebben de voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv gevraagd in de aanloop naar de comparitie van partijen in de hoofdzaak. Spirits cs werpen een aantal procedurele bezwaren daartegen op. Zij voeren onder meer aan dat FKP cs de rechtbank in strijd met artikel 21 Rv niet volledig en juist voorlicht over de tenuitvoerlegging van het exhibitiebevel. De rechtbank gaat hieraan voorbij, net als aan het spiegelbeeldige verwijt van FKP cs dat Spirits cs op hun beurt de rechtbank niet naar waarheid voorlichten. De rechtbank laat ook de over en weer door partijen gemaakte opmerkingen over elkaars processtrategie en de aan elkaar toegeschreven werkelijke bedoelingen voor wat ze zijn.

Spirits cs wijzen op de instructie van de rechtbank van 2 april 2020, die inhoudt dat, tenzij een andersluidende instructie wordt gegeven, geen inhoudelijke aktes of conclusies zullen worden toegestaan voor of ter gelegenheid van de zitting. Deze instructie ziet op de behandeling van de hoofdzaak, in de aanloop naar de comparitie van partijen. Deze instructie doet niet af aan de bevoegdheid van FKP cs om op grond van artikel 223 lid 1 Rv ‘tijdens een aanhangig geding’ een voorlopige voorziening te vragen. Nu artikel 223 Rv niet voorschrijft op welk tijdstip een vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden ingesteld, kan een vordering ex artikel 223 Rv overeenkomstig de hoofdregel voor incidentele vorderingen in iedere stand van de behandeling worden ingesteld.

Het betoog van Spirits cs dat het handelen van FKP cs kwalificeert als misbruik van procesrecht en strijdig is met de eisen van de goede procesorde, gaat niet op. Spirits cs voeren daartoe in de eerste plaats aan dat het incident is opgeworpen met het doel alsnog een inhoudelijke conclusie aan de rechtbank voor te leggen. In de conclusie van eis in het incident wordt echter niet ingegaan op geschilpunten in de hoofdzaak, maar op het exhibitiebevel en de door FKP cs gevraagde voorziening. FKP cs hebben toegelicht dat zij het incident hebben opgeworpen omdat Spirits cs zich op het standpunt stelden dat FKP cs dwangsommen verbeuren en verklaard heeft voornemens te zijn die dwangsommen te executeren. Verder volgt uit de navolgende beoordeling dat het incident van FKP cs niet op voorhand als kansloos kan worden aangemerkt, zoals Spirits cs aanvoeren. Spirits cs wijzen tot slot erop dat FKP cs het incident hebben opgeworpen op een tijdstip vlak voorafgaand aan de zittingen in de hoofdzaak, met als gevolg dat de voorbereidingen van Spirits cs worden verstoord. Dat is op zichzelf geen grond om aan te nemen dat FKP cs misbruik van procesrecht hebben gemaakt of in strijd met de eisen van de goede procesorde hebben gehandeld, zeker als in aanmerking wordt genomen dat FKP cs dit incident in iedere stand van het geding kunnen opwerpen en zij volgens Spirits cs dwangsommen verbeuren.

De vordering ex artikel 223 Rv moet samenhangen met de hoofdvordering.2.Verder leidt het algemene vereiste dat een eisende partij belang moet hebben bij haar vordering, gevoegd bij de beperkte werkingsduur van een voorziening op grond van artikel 223 Rv, ertoe dat het belang bij de gevraagde voorziening dringend moet zijn, in die zin dat van de eisende partij niet kan worden gevergd dat zij de afloop van de procedure in de hoofdzaak afwacht.

In materiële zin is de primaire vordering van FKP cs primair een executiegeschil met betrekking tot het exhibitiebevel, met dezelfde inhoud en strekking als een geschil ex artikel 438 Rv. Volgens Spirits cs is artikel 223 Rv niet bedoeld voor een executiegeschil, dat FKP cs volgens hen bij de voorzieningenrechter aanhangig moeten maken. Spirits cs wijzen op artikel 438 Rv, dat bepaalt dat executiegeschillen voor de rechtbank worden gebracht3.en voor het verkrijgen van een voorlopige voorziening voor de voorzieningenrechter kunnen worden gebracht.4.Artikel 438 Rv staat echter niet eraan in de weg dat FKP cs nu in dit incident ex artikel 223 Rv materieel een executiegeschil opwerpen; het is geen ten opzichte van artikel 223 Rv exceptieve bevoegdheidsregeling. Bepalend voor de toelaatbaarheid van de vordering van FKP cs in het incident, is of deze voldoet aan de eisen van artikel 223 Rv.

Spirits cs hebben geen opmerkingen gemaakt over de toelaatbaarheid in dit incident van de subsidiaire vordering. Met juistheid nemen partijen daarmee tot uitgangspunt dat die vordering als incident ex artikel 223 Rv kan worden ingesteld.

Artikel 223 Rv stelt geen beperking aan het soort voorziening dat kan worden gevorderd; in beginsel kan iedere voorziening op deze grondslag worden gevorderd. Artikel 223 Rv eist alleen dat de gevraagde voorziening moet samenhangen met het hoofdgeding. Nadere eisen worden niet gesteld. Verder moet het begrip ‘samenhang’ in de zin van artikel 223 lid 2 Rv niet te beperkt worden opgevat.5.

Spirits cs betogen dat de vereiste samenhang met de hoofdvordering in de zin van artikel 223 lid 2 Rv ontbreekt, omdat de verzochte voorzieningen betrekking hebben op het exhibitiebevel, waarover de rechtbank definitief heeft geoordeeld in het exhibitie vonnis. Dit betoog gaat niet op. Het exhibitiebevel is als incidentele veroordeling in de hoofdzaak gegeven. Het geschil in de hoofdzaak is de ‘rechtsbetrekking in geschil’ in verband waarmee het exhibitiebevel is gegeven. Daarmee is het exhibitiebevel onlosmakelijk verbonden met de hoofdzaak. Nu het exhibitiebevel onlosmakelijk is verbonden met de hoofdzaak, is voldaan aan het samenhang vereiste van artikel 223 lid 2 Rv, zowel voor het gerezen executiegeschil over het exhibitiebevel als de subsidiair gevraagde voorziening ten aanzien van de dwangsommen. De omstandigheid dat het exhibitie incident in deze instantie is afgedaan, maakt dat niet anders.

De hoofdzaak is naar de rol van 20 oktober 2020 verwezen voor het wijzen van vonnis. Nu FKP cs, in de optiek van Spirits cs, inmiddels iedere dag dwangsommen verbeuren, is de door hen gevraagde voorziening dringend in de zin van artikel 223 Rv. De rechtbank voegt daaraan toe dat het de proceseconomie ten goede komt om de nu gerezen kwesties over tenuitvoerlegging van het exhibitiebevel op deze wijze in deze instantie aan de orde te laten komen.

Gezien het voorgaande wijst de rechtbank het verzoek van Spirits cs om het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van FKP cs niet-ontvankelijk te verklaren en daarmee buiten het dossier te laten, af. De rechtbank zal het incident inhoudelijk beoordelen.

De 843a-documenten

Eerst staat de rechtbank stil bij de vraag welke documenten binnen de reikwijdte vallen van het exhibitiebevel. Dat zijn documenten die in beslag zijn genomen bij ZAO in het kader van verschillende strafrechtelijke procedures, onder meer tegen [A] en [C] (hierna: ‘de beslagen documenten’). Het exhibitiebevel heeft geen betrekking op de documenten uit de Australische en Amerikaanse discovery (hierna: de discovery-documenten).

Spirits cs beschikken reeds over (afschriften van) een deel van de beslagen documenten, onder andere omdat deze deels aan ZAO zijn geretourneerd. Zo hebben zij toegang gekregen tot beslagen documenten uit het [C] -dossier en zijn zes verhuisdozen beslagen documenten teruggegeven aan ZAO. Het exhibitiebevel dwingt FKP cs niet om documenten te verstrekken waar Spirits cs reeds over beschikken.

Het exhibitiebevel ziet dus op de (a) niet aan ZAO geretourneerde beslagen documenten, (b) die zich niet in de Australische of Amerikaanse discovery bevinden. Het gaat uiteindelijk om twee groepen documenten: (i) de aan FGUP geretourneerde beslagen documenten en (ii) de niet geretourneerde beslagen documenten. Spirits cs beperken hun aanspraak tot de documenten vermeld op de 31 mei-lijst, die volgens hen binnen de reikwijdte van het exhibitiebevel vallen.

Ad (i) de aan FGUP geretourneerde beslagen documenten

In 2009 zijn beslagen documenten aan FGUP geretourneerd. Dat zijn documenten uit de administraties van VO en VVO die volgens FKP cs onder een speciaal vertrouwelijkheidsregime vielen, waar VAO en ZAO geen toegang toe hadden. Deze documenten zijn daarom geretourneerd aan FGUP, als rechtsopvolger van VO/VVO. FGUP heeft deze documenten in 2009 weer overgedragen aan het Russische ministerie van landbouw, omdat zij deze documenten niet met de vereiste waarborgen kon opslaan. Volgens FKP cs heeft het ministerie van landbouw deze documenten, met uitzondering van enkele logboeken en registers, vernietigd vanwege het verlopen van de daarvoor geldende bewaartermijn. Spirits cs betwisten dit gemotiveerd.

Het Russische ministerie van landbouw, waar FKP cs onder ressorteren, weigert vanwege het toepasselijk vertrouwelijkheidsregime aan FKP cs een lijst te verstrekken van de volgens FKP cs vernietigde documenten en van de documenten die nog in haar bezit zijn. Dit ministerie heeft aan FKP cs geschreven:

“The remaining logbooks, cases and accounting books of record are documents with the permanent storage time and are not subject to declassification. Original documents for their further storage or copies of these documents and certificates on destruction could be sent by courier communication in the prescribed manner only to organizations authorized to perform secret works and having an official secrets protection department, in accordance with the requirements of the “Instructions for secrecy in the Russian Federation” approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of January 5, 2004.”

Ad (ii) de niet geretourneerde beslagen documenten

De niet geretourneerde beslagen documenten zijn overgeheveld van het ene naar het andere dossier. In het [C] -dossier zaten ook beslagen documenten uit het [A] -dossier. Volgens FKP cs zijn de restanten van het [A] -dossier ondanks de inspanningen van verschillende Russische instanties niet meer terug te vinden. FKP cs stellen dat een deel van deze beslagen documenten uit het [A] -dossier zich mogelijk bevindt in het dossier in de lopende strafzaak tegen [X] , dat weer is gevoegd bij het inmiddels gesloten dossier in de strafzaak tegen [B] .

Vaststaat dat FKP cs in 2018 en begin 2019, toen zij documenten moesten achterhalen voor de Australische discovery, toegang hebben gekregen tot het [X] / [B] dossier. In ieder geval heeft een vertegenwoordiger van FKP 18 uur lang de dossiers van [B] en [X] bestudeerd en in 25 van de 325 binders 900 voor de Australische procedure relevante pagina’s aangetroffen. Volgens FKP cs zijn de Russische autoriteiten in juli 2019 van gedachten veranderd over de toegang tot dit dossier:

“FKP, despite various efforts, has not been granted permission to visit the IC to review the [X] / [B] files again after July 2019. We learned during a later meeting at the IC that it does not consider it appropriate for FKP to review those files.”

De primaire vordering

Nu de primaire vordering in materiele zin een executiegeschil is, met dezelfde inhoud en strekking als een vordering of executiegeschil ex artikel 438 Rv, zal de rechtbank de voor executiegeschillen geldende maatstaf toepassen. Dat betekent dat als uitgangspunt geldt dat een uitgesproken veroordeling, hangende een hogere voorziening, uitvoerbaar dient te zijn. Afwijking van dit uitgangspunt kan worden gerechtvaardigd door omstandigheden die meebrengen dat het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling in de ten uitvoer te leggen uitspraak heeft verkregen, bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan. Bij de toepassing van deze maatstaf moet worden uitgegaan van de beslissingen in de ten uitvoer te leggen uitspraak en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen, en blijft de kans van slagen van het tegen die beslissing aangewende of nog aan te wenden rechtsmiddel buiten beschouwing, met dien verstande dat de rechter in zijn oordeelsvorming kan betrekken of de ten uitvoer te leggen beslissing(en) berust(en) op een kennelijke misslag. Verder moet, indien de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad in de ten uitvoer te leggen uitspraak is gemotiveerd, de eiser of verzoeker, afgezien van het geval dat deze beslissing berust op een kennelijke misslag, aan zijn vordering of verzoek feiten en omstandigheden ten grondslag leggen die bij het nemen van deze beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na de betrokken uitspraak hebben voorgedaan en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken.6.

Het exhibitiebevel is uitvoerbaar bij voorraad verklaard, zonder een motivering op dat onderdeel. De rechtbank heeft het door FKP cs gevraagde appelverlof voor het exhibitie vonnis afgewezen. FKP cs kunnen te zijner tijd, tegelijk met het eindvonnis in de hoofdzaak, hoger beroep instellen tegen het exhibitie vonnis. Zij hebben aangekondigd dat te zullen doen, omdat zij zich niet kunnen vinden in het exhibitiebevel. Zij lichten toe dat de thans gevraagde voorziening van belang is omdat zij niet in staat zijn (verder) te voldoen aan het exhibitiebevel.

FKP cs leggen vijf gronden aan hun vorderingen ten grondslag, waaruit in hun optiek volgt dat zij een zwaarwegend belang hebben bij toewijzing van de primaire vordering. FKP cs stellen dat de gevraagde voorziening haar belang dient om niet te worden geconfronteerd met onterechte en onomkeerbare executiemaatregelen. Dat belang moet volgens FKP cs zwaarder wegen dan het belang van Spirits cs om snel over de 843a-documenten te kunnen beschikken. Spirits cs voeren op hun beurt aan dat zij een zwaarwegend belang hebben bij afwijzing van de incidentele vorderingen. Spirits cs wijzen erop dat zij de 843a-documenten nodig hebben om hun standpunten in de hoofdzaak (verder) te onderbouwen. Daarnaast betogen Spirits cs dat tussen partijen geen gelijk speelveld bestaat zolang de documenten niet (ook) in het bezit van Spirits cs zijn. Daarbij weegt voor Spirits cs mee dat de in beslag genomen documenten in hun optiek aan hen toebehoren en dat de Russische Staat, die de documenten in beslag heeft genomen, de materiële wederpartij is, althans de direct belanghebbende en enig begunstigde in de hoofdzaak.

De rechtbank zal nu de gronden van de vorderingen van FKP cs bespreken, te weten achtereenvolgens: (1) de betekening van het exhibitie vonnis, (2) de weigering van Spirits cs om de kosten verbonden aan hun 843a Rv verzoek te vergoeden, (3) de recente toegang van de Nederlandse advocaten van FKP cs tot Spirits' discovery in de VS, (4) de door FKP cs gestelde onjuiste opgave van de 843a-documenten door Spirits cs en (5) de inspanningen van FKP cs om de 843a-documenten te achterhalen.

Ad 1. de betekening van het exhibitie vonnis

FKP cs stellen dat het exhibitie vonnis niet aan FKP is betekend. Verder zetten zij uiteen dat het voor hen van belang is te weten of en zo ja met ingang van welke datum zij mogelijk dwangsommen verbeuren. Zij leggen dit punt zowel aan hun primaire als hun subsidiaire vordering ten grondslag.

Spirits cs wijzen met juistheid erop dat FKP cs vanaf het wijzen van het exhibitie vonnis verplicht waren om het daarin vervatte exhibitiebevel na te leven, aangezien vonnissen in beginsel van rechtswege werken.7.Dat neemt niet weg dat FKP cs ook in het kader van de toetsing van hun primaire vordering belang hebben bij beoordeling van het geschil over betekening van het exhibitie vonnis, dat van betekenis is voor de vraag of, en zo ja, met ingang van welke datum, zij dwangsommen hebben verbeurd.

Zolang geen rechtsgeldige betekening heeft plaatsgevonden, worden geen dwangsommen verbeurd.8.De strekking daarvan is dat het de schuldenaar duidelijk moet zijn vanaf welk moment hij dwangsommen gaat verbeuren indien hij niet aan de veroordeling voldoet. Het is daarom van groot belang dat de schuldenaar zekerheid heeft over het moment van betekening. Daarom moet worden aangenomen dat ingeval betekening niet in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften is geweest, de betekening niet rechtsgeldig is en dat voor de toepassing van artikel 611a lid 3 Rv geen betekening heeft plaatsgevonden.

De rechtbank zal derhalve de betekening bezien. Omdat FGUP en FKP geen bekende woon- en verblijfplaats in Nederland hebben, maar wel in Rusland, moest het exhibitie vonnis worden betekend overeenkomstig artikel 55 Rv. Met toepassing van die bepaling is het exhibitie vonnis betekend bij het parket van het openbaar ministerie te Den Haag.9.Als is voldaan aan de vereisten van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is de betekening volgens het in Nederland geldende systeem van fictieve betekening voltooid.10.

Vervolgens regelt het Haags Betekeningsverdrag 196511.in aanvulling daarop de rechtshulp inzake de kennisgeving van gerechtelijke stukken, waaronder in dit geval het exhibitie vonnis, in het buitenland. De door Nederland gesloten rechtshulpverdragen, waaronder het Haags Betekeningsverdrag 1965 laten het systeem van (fictieve) betekening overeenkomstig het Nederlandse recht echter onaangetast. Zij brengen ook overigens – behoudens het hier niet toepasselijk artikel 15 Haags Betekeningsverdrag 1965 – geen wijziging van het Nederlands recht met zich. Terwijl het Haags Betekeningsverdrag 1965 de aanvullende regels bevat waarlangs de verzending tussen de verdragstaten dient te verlopen, wordt (het tijdstip van) de betekening van het exhibitie vonnis dus uitsluitend bepaald door het Nederlandse procesrecht, in dit geval artikel 55 Rv.

Spirits cs hebben het gelijk aan hun zijde met hun standpunt dat het exhibitie vonnis op 16 juli 2019 is betekend. De in het exhibitie vonnis opgenomen termijn van zes maanden is toen gaan lopen. Gezien de door Spirits cs aan FKP cs gegunde verlenging van die termijn tot 11 maart 2020, hebben FKP cs na laatstgenoemde datum dwangsommen verbeurd indien zij niet aan het exhibitiebevel hebben voldaan.

Ad 2. de weigering van Spirits cs om de kosten verbonden aan het exhibitiebevel te vergoeden

Dit punt betreft het door FKP cs aan Spirits cs gevraagde voorschot voor de kosten van het advocatenkantoor ZKS. Spirits cs merken met juistheid op dat de rechtbank FKP cs in het exhibitie vonnis niet heeft bevolen een voorschot te betalen voor de kosten van de exhibitie en evenmin heeft bevolen dat pas behoeft te worden aangevangen met de exhibitie als een voorschot is voldaan. Spirits cs zijn op grond van het exhibitie vonnis dus niet gehouden om een voorschot te voldoen en FKP cs dienen aan het exhibitiebevel te voldoen, ongeacht de vraag of Spirits cs het door FKP cs gewenste voorschot voldoen.

In de wetgeschiedenis staat het volgende over de in artikel 843a Rv bedoelde kosten:

“Tot de kosten waarop wordt gedoeld behoren in ieder geval kosten die zijn gemaakt om de gevraagde informatie op te sporen en in afschrift te verstrekken. Kosten van ingeschakelde rechtsbijstand van een advocaat behoren daartoe niet.”12.

Als FKP cs om de door hen genoemde redenen, zoals het vergemakkelijken van het zoeken en het verminderen van de druk op hun interne capaciteit, ZKS wenst in te schakelen, dienen zij dat dus voor eigen rekening te doen. De omstandigheid dat Spirits cs geen voorschot willen betalen voor inschakeling van ZKS, is dus niet relevant voor de vraag of FKP cs aan het exhibitiebevel hebben voldaan.

FKP cs merken nog op dat het niet gerechtvaardigd is dat Spirits cs hen ‘met dwangsommen om de oren slaan’ terwijl zij weigeren andere substantiële bedragen te betalen, waartoe zij eerder zijn veroordeeld door Nederlandse rechters (juridische kosten, dwangsommen, schade, winstafdracht en het stellen van een bankgarantie van 6 miljoen euro). FKP cs stellen in dit verband dat de aandeelhouders van Spirits cs de vennootschap(pen) vrijwel leeggehaald hebben, waardoor FKP cs vrezen dat zij hun vorderingen niet meer kunnen verhalen op Spirits cs. Ook als dit klopt – wat onbesproken kan blijven – geldt dat FKP cs bij gebreke van een aanspraak op vergoeding van de kosten van ZKS, geen aanspraak hebben op een voorschot daarop.

Het voorgaande wordt niet anders door de overweging in het tussenvonnis (in r.o. 4.39) dat FKP cs na een begroting te hebben gemaakt over de met het verstrekken van afschrift gemoeide kosten, overgaat tot verstrekking van de bevolen afschriften. Dat was een praktische suggestie van de rechtbank ter voorkoming van geschillen over de met de exhibitie gemoeide kosten die wel voor rekening van Spirits cs kunnen komen. Deze suggestie had dus geen betrekking op kosten van inschakeling van een advocaat.

Ad 3. de door FKP cs gestelde onjuiste opgave van de 843a-documenten door Spirits cs

FKP cs stellen dat de opgave door Spirits cs onjuist is omdat (a) zij reeds beschikken over vele 843a-documenten, (b) de vage, generieke omschrijvingen de zoektocht van FKP cs bemoeilijken en (c) Spirits cs al over alle voor hen relevante documenten op de 11 september-lijst beschikken.

Sub b. de gesteld vage en generieke aanduidingen

Met Spirits cs is de rechtbank van oordeel dat de door FKP cs als vaag en generiek geduide omschrijvingen hun opgave niet onjuist of te vaag maken. De omschrijvingen zijn ontleend aan de aanduiding van de beslagen bescheiden door de Russische autoriteiten in de seizure minutes van de beslagleggingen. Niet Spirits cs, maar de Russische autoriteiten zijn verantwoordelijk voor dit gesteld bemoeilijken van de zoektocht naar de bescheiden. Spirits cs wijzen verder erop dat de locatie waar de 843a-documenten zich destijds bevonden wél duidelijk is gespecificeerd. Volgens Spirits cs moeten FKP cs zoeken op de locaties waar de betreffende 843a-documenten voor het laatst zijn getraceerd, die Spirits cs zo nauwkeurig mogelijk hebben aangeduid.

Sub a en c. het gesteld reeds beschikken over 843a-documenten

FKP cs stellen dat zij vele 843a-documenten hebben teruggevonden in de eigen discovery van Spirits cs in de Australische en Amerikaanse procedures en op de inventarislijsten van de zes dozen aan Spirits cs geretourneerde bescheiden. Volgens FKP cs beschikken Spirits cs zelfs over alle voor haar relevante 843a-documenten. Zij stellen daartoe dat inmiddels duidelijk is dat de aandeelhouders van Spirits cs (kopieën van) documenten uit de archieven van VVO, VAO en ZAO hebben verplaatst naar locaties buiten Rusland. Al met al beschikken Spirits cs volgens FKP cs over veel meer documenten dan zij doen voorkomen. FKP cs stellen dat zij dit niet kunnen verifiëren en dat de exhibitie een gebed zonder eind dreigt te worden.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de aannames die FKP cs aan deze stelling ten grondslag leggen niet (voldoende) geconcretiseerd of onderbouwd. De gevolgtrekkingen van FKP cs zijn gebaseerd op een te smalle basis; zo leiden FKP cs uit een brief waarin staat dat Spirits cs de beschikking hebben gekregen over kopieën van documenten af dat Spirits cs (kopieën van) documenten uit de archieven van VVO, VAO en ZAO hebben verplaatst naar locaties buiten Rusland. Daarmee is echter niet gezegd dat Spirits cs reeds beschikken over alle 843a-bescheiden of (over de hele linie) een onjuiste opgave hebben gedaan. Dat de 11 september-lijst enkele documenten als ‘missing’ vermeldt die Spirits cs reeds hebben verkregen, maakt de opgave door Spirits cs niet integraal onjuist. Bovendien hebben Spirits cs dit aangepast op de 31 mei-lijst. FKP cs hebben derhalve onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Spirits cs alle 843a-documenten al in hun bezit hebben.

Anders dan FKP cs betogen, is het niet aan Spirits cs om te bewijzen dat zij niet beschikken over de 843a-documenten. Het uitgangspunt is dat FKP cs aan het exhibitiebevel dienen te voldoen, niet dat zij daar pas toe zijn gehouden als Spirits cs hebben aangetoond dat zij de onder het exhibitiebevel vallende stukken niet hebben.

In hun commentaar op de 11 september-lijst hebben FKP cs een aantal documenten als ‘obviously irrelevant’ aangemerkt. Het staat FKP cs echter niet vrij om bij de uitvoering van het exhibitiebevel eigenstandig documenten als niet relevant aan te merken en om die reden niet te verstrekken. De verwijzing van FKP cs naar het oordeel in de Amerikaanse discovery, dat de zich nog bij het ministerie van landbouw bevindende, niet vernietigde beslagen documenten niet relevant zijn, kan hen niet baten. Zoals in het tussenvonnis (in r.o. 3.20) is geoordeeld, dient de rechtbank het geschil – deze keer over de executie van het exhibitiebevel – eigenstandig te beoordelen naar het daarop toepasselijk Nederlands burgerlijk procesrecht. De rechtbank gaat daarom voorbij aan het oordeel van de Amerikaanse rechter, in het kader van de discovery naar Amerikaans recht.

Ook hier geldt tot slot dat wat in het exhibitie vonnis (in r.o. 3.39) is overwogen over de praktische uitvoering van het exhibitiebevel enkel een – overigens voor de hand liggende – praktische suggestie is. Het staat partijen vrij om die suggestie al dan niet op te volgen. Die suggestie doet niet af aan de plicht van FKP cs om het bevel uit te voeren, ongeacht of Spirits cs een opgave van de ontbrekende stukken verschaft. Hetzelfde geldt voor de praktische afspraak die partijen tijdens de regiezitting van 16 juli 2019 hebben gemaakt. Die afspraak bevrijdt FKP cs niet van de plicht om – los van wat Spirits cs doen of nalaten – aan het exhibitiebevel te voldoen.

FKP cs kunnen dus niet worden gevolgd in hun betoog dat het aan Spirits cs is de missende 843a-documenten alsnog specifiek te benoemen nadat zij hebben onderzocht welke documenten zij reeds hebben. Anders dan FKP cs stellen, is het voor hen nu al mogelijk om aan het exhibitie vonnis te voldoen.

Ad 4. de recente toegang van de Nederlandse advocaten van FKP cs tot Spirits' discovery in de VS

Het door Spirits cs opgeworpen exhibitie incident zag in eerste instantie ook op de stukken die FKP cs in de Australische en Amerikaanse procedures hadden ingebracht in het kader van de discovery. Tijdens de zitting van 28 maart 2019 hebben partijen de afspraak gemaakt dat zij elkaar toegang zouden verlenen tot elkaars discovery-documenten. FKP cs en Spirits cs betichten elkaar nu over en weer van het dwarsbomen van en het veroorzaken van vertraging in de uitvoering van de ter zitting gemaakte afspraak. De rechtbank laat deze beschuldigingen voor wat ze zijn. Dit geschilpunt gaat namelijk over stukken die – vanwege de ter zitting gemaakte afspraak – zijn uitgezonderd van het exhibitiebevel. Deze afspraak neemt niet weg dat FKP cs op grond van het exhibitiebevel de in beslaggenomen documenten die zich bij de Russische autoriteiten bevinden moeten opvragen en aan Spirits cs verstrekken, zolang niet duidelijk is dat die documenten in de discoveries zijn ingebracht.

Ad 5. De inspanningen van FKP cs om de 843a-documenten te achterhalen

FKP cs stellen dat zij zich voldoende hebben ingespannen om de 843a-documenten te achterhalen. Zij zetten uiteen wat zij hebben gedaan en hoe zij daarbij worden geconfronteerd met een weigerachtige houding van Russische instanties om beslagen documenten aan hen te verstrekken, zodat FKP cs aan het exhibitiebevel kunnen voldoen.

In hoeverre FKP cs zich (voldoende) hebben ingespannen om de 843a-documenten te achterhalen en aan het exhibitiebevel te voldoen kan in het midden blijven. De rechtbank onderschrijft namelijk niet het betoog van FKP cs dat erop neerkomt dat zij aan het exhibitiebevel hebben voldaan, omdat zij alles wat in hun macht lag zouden hebben gedaan om de 843a-documenten boven water te krijgen, zodat zij deze aan Spirits cs konden verstrekken. De rechtbank licht dat als volgt toe.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat de stellingen van FKP cs over – samengevat – onvoldoende medewerking van Spirits cs door geen voorschot te willen betalen voor ZKS en het volgens FKP cs doen van een onjuiste opgave – niet opgaan en ook de eigenstandige verplichting van FKP cs om aan het exhibitiebevel te voldoen niet wegnemen. FKP cs betogen dus ten onrechte dat zij niet aan het exhibitiebevel kunnen voldoen tot vaststaat dat Spirits cs de stukken nog niet hebben en een voorschot betalen voor ZKS.

Zoals hiervoor is overwogen, treffen de opmerkingen van FKP cs over volgens hen ontbrekende relevantie van de 843a-documenten geen doel. FKP cs zullen dus het exhibitiebevel met betrekking tot deze documenten moeten naleven. De opmerking van FKP cs dat Spirits cs naar Russisch recht geen recht kan doen gelden op de documenten van VVO, die zich nu bij het Russische ministerie van landbouw bevinden, kunnen FKP cs niet baten. De rechtbank heeft op grond van het toepasselijk artikel 843a Rv exhibitie van deze documenten bevolen aan FKP cs.

De complexiteit van naleving van het exhibitiebevel, waarop FKP cs wijzen, is verdisconteerd in het exhibitie vonnis waarin het exhibitiebevel is toegewezen. FKP cs hebben voorts op geen enkele manier geconcretiseerd hoe de Russische Covid-19 maatregelen hen hebben belemmerd het exhibitiebevel na te leven. De gestelde belemmering is reeds daarom niet voldoende aannemelijk.

Ten aanzien van de niet geretourneerde beslagen documenten stellen FKP cs nu dat het voor de hand ligt dat ZAO, als de beslagene, om inzage/teruggave vraagt. FKP cs stellen nu dat zij alleen met een volmacht van ZAO de Russische Investigation Committee kunnen verzoeken op zoek te gaan naar eventuele beslagen documenten die moeten worden geretourneerd aan ZAO. Aangezien FKP cs echter eerder als slachtoffers toegang hebben verkregen tot deze dossiers, valt echter niet in te zien waarom het ontbreken van een volmacht van ZAO haar heeft belemmerd in de uitvoering van het exhibitiebevel, in ieder geval als het gaat om het lokaliseren van de documenten.

Zoals FKP cs uiteenzetten, zijn zij geconfronteerd met een weigerachtige houding van Russische instanties om beslagen documenten aan hen te verstrekken. De Russische autoriteiten hebben blijk gegeven van voortschrijdend inzicht over het verschaffen van toegang van FKP cs tot het [X] / [B] dossier. Verder weigert het ministerie van landbouw inzicht te geven in de vernietigde en nog bestaande beslagen documenten, die in 2009 aan FGUP zijn geretourneerd en worden de nog bestaande documenten niet teruggegeven aan FGUP, aldus FKP cs.

FKP cs benadrukken dat zij niet in een gezagsverhouding staan tot de Russische overheidsinstanties waar de 843a-documenten zich (kunnen) bevinden en dat zij het afgeven van bescheiden aan hen niet kunnen afdwingen. Dat is verdisconteerd in het exhibitie vonnis. Daarin is (in r.o. 3.33) overwogen dat niet ter discussie staat dat FKP cs geen formele bevoegdheid hebben om de Russische Staat te verplichten documenten af te geven. Een formele bevoegdheid is echter geen voorwaarde voor toewijzing. Feitelijk zijn FKP cs wel in staat gebleken ten behoeve van de Australische en Amerikaanse discovery-procedures aanzienlijke hoeveelheden documenten te verkrijgen van Russische overheidsinstanties. Niet in geschil is dat zij zich daartoe een aanzienlijke inspanning hebben moeten getroosten. Dat neemt echter niet weg dat Russische overheidsinstanties documenten aan FKP cs, zelf Russische staatondernemingen, hebben verstrekt en dat FKP cs dus feitelijk in staat zijn gebleken de beschikking te krijgen over documenten die zich bevinden bij Russische overheidsinstanties. De omstandigheid dat de beslagen documenten zich onder Russische overheidsinstanties bevinden staat dus niet in de weg aan toewijzing van de vordering met betrekking tot die documenten. Van FKP cs kan worden verwacht dat zij zich inspannen om die documenten te verkrijgen.

In het exhibitie vonnis is (in r.o. 3.33) onbesproken gelaten of – zoals Spirits cs stellen – de Russische Staat feitelijk (ook) partij is in deze procedure en/of dient te worden vereenzelvigd met FKP cs. Dat kan ook nu in het midden blijven. Wel acht de rechtbank van belang dat, toen FKP cs Spirits cs in deze procedure betrokken, de Russische Staat de eigenaar/ rechthebbende van de merken in de betrokken landen was en FKP, als daartoe aangewezen staatsonderneming, een beheerdersrol vervulde. In de hoofdzaak hebben FKP cs benadrukt dat de Russische Staat uiterlijk in 2015, hangende deze procedure, de merken in de betrokken landen aan FKP heeft overgedragen. De rechtbank moet nog beslissen op een daarop gericht verzoek om terug te komen op de vaststelling in het tussenvonnis dat FKP de merken onder beheer heeft voor de Russische Staat die eigenaar/rechthebbende is. Als veronderstellenderwijs ervan uitgegaan wordt dat deze overdracht heeft plaatsgehad, heeft de Russische Staat zich in 2015 meer op afstand geplaatst ten opzichte van de merken in de betrokken landen en van deze procedure.

De veronderstellenderwijs aangenomen overdracht van de merken in 2015 neemt echter niet weg dat FKP cs, allebei Russische staatsondernemingen, deze procedure zijn begonnen om de belangen van de Russische Staat veilig te stellen, ter uitvoering van het decreet van president Poetin van maart 2000. Los van de precieze duiding van de positie van de Russische Staat en de juridische kwalificatie daarvan – die de rechtbank vooralsnog onbesproken laat – moet worden vastgesteld dat de Russische Staat nog altijd een groot (afgeleid) belang heeft bij deze procedure. FKP cs hebben dat ook niet weersproken. De overdracht van de merken aan FKP en de grotere afstand die de Russische Staat daarmee heeft gecreëerd tot de merken en deze procedure, doen ook niet af aan de gehoudenheid van FKP cs om het exhibitiebevel na te leven. Dat FKP cs niet de macht zouden hebben medewerking door de Russische Staat af te dwingen, kunnen zij onder deze omstandigheden niet aan Spirits cs tegenwerpen.

Verder wijzen Spirits cs erop dat de primaire rol van FGUP naar eigen zeggen is gelegen in het bieden van een uitgebreide informatieondersteuning van FKP in de procedures over de wodkamerken. In 2009, toen FGUP de beslagen documenten die aan haar waren teruggegeven, overdroeg aan het ministerie van landbouw, liepen verschillende procedures over de merken. Onder meer liepen procedures in Australië en de Verenigde Staten, met rechtsstelsels waarin een procedure als de onderhavige aanvangt met een discovery, inhoudende dat alle relevante documenten moeten worden overgelegd. Het bevreemdt dat FGUP – die tot taak had FKP te ondersteunen in deze procedures en die zelf ook partij is in een aantal procedures – de geretourneerde beslagen documenten op zo’n manier bij het Russische ministerie van landbouw heeft ondergebracht dat zij deze, mochten de stukken in een later stadium nodig zijn voor de procedures, niet meer terug kan krijgen. Het bevreemdt evenzeer dat het Russische ministerie van landbouw, waar FKP cs onder vallen, de documenten kennelijk hangende deze buitenlandse procedures heeft vernietigd en – ook met het oog op deze procedures – weigert enig bewijs te verschaffen op dat punt. Gezien de gang van zaken rond de teruggave van documenten aan FGUP en de daaropvolgende verhuizing van de documenten naar het Russische ministerie van landbouw, kan van FGUP – en ook van FKP – ter uitvoering van het exhibitiebevel worden gevergd dat zij zich tot het uiterste inspant om de aan FGUP geretourneerde beslagen documenten te verkrijgen.

Gezien het onder 4.49 t/m 4.53 overwogene, moet niet te snel worden aangenomen dat FKP cs vanwege de weigerachtige houding van Russische instanties niet meer kon doen dan zij heeft gedaan om het exhibitiebevel na te leven. Mede gelet daarop acht de rechtbank de inspanningen van FKP cs om aan het exhibitiebevel te voldoen voorshands niet voldoende. Uit het voorgaande volgt voorts dat zij ten onrechte stellen dat zij worden gedwarsboomd door Spirits cs. Naar voorlopig oordeel hebben FKP cs niet naar behoren voldaan aan het exhibitiebevel en verbeuren zij sinds 12 maart 2020 dwangsommen.

Met inachtneming van de hiervoor gaande beoordeling van de vijf gronden die FKP cs aan hun incidentele vordering ten grondslag leggen, is de rechtbank van oordeel dat het belang van Spirits cs bij tenuitvoerlegging van het uitvoerbaar bij voorraad verklaard exhibitie vonnis zwaarder weegt dan het belang van FKP cs bij niet-uitvoering daarvan. De primaire vordering wordt daarom afgewezen.

De subsidiaire vordering

De subsidiaire vordering treft hetzelfde lot. Uit de hiervoor gaande beoordeling van de vijf gronden die FKP cs aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, volgt dat er geen sprake is van onmogelijkheid voor FKP cs om het exhibitiebevel uit te voeren in de zin van artikel 611d Rv. Voor toewijzing van de vorderingen is dan ook geen grond.

Wat betreft de door FKP cs gewenste volmacht overweegt de rechtbank nog het volgende. Spirits cs, die nut en noodzaak van zo’n volmacht betwisten, hebben zich tijdens de zitting op 24 juni 2020 namelijk bereid verklaard een volmacht af te geven aan FKP cs, zoals verzocht door FKP bij brief van 12 maart 2020. De rechtbank gaat er vanuit dat Spirits cs deze toezegging gestand zullen doen. Immers, hoewel niet valt in te zien dat een volmacht noodzakelijk – in de zin van onmisbaar – is, kan ook niet worden uitgesloten dat een volmacht aan FKP cs en/of het door hen ingeschakelde ZKS kan helpen 843a-documenten te verkrijgen. De rechtbank geeft Spirits cs dan ook in overweging om de toegezegde volmacht niet alleen tot FKP maar ook tot ZKS te richten. Hiermee geeft de rechtbank geen oordeel over nut en noodzaak van inschakeling van ZKS. Zoals hiervoor is overwogen, hoeven Spirits cs de kosten voor de werkzaamheden van ZKS niet te dragen.

FKP cs zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in het incident. De begroting van de proceskostenveroordeling wordt aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

in de hoofdzaak

Op 2 juni 2020 is een akte overlegging aanvullende producties van FKP cs ter griffie ingediend, met producties EP335 tot en met EP339. Op 9 juni 2020 hebben FKP cs nog een akte met producties ter griffie ingediend. Spirits cs hebben bezwaar gemaakt tegen de overlegging van deze producties, omdat ze te laat waren. Daarop heeft de rechtbank bij e-mail bericht van 12 juni 2020 beslist als volgt:

Het bezwaar van Spirits tegen de door FKP op 2 en 9 juni 2020 toegezonden producties worden gehonoreerd. De op 2 juni 2020 toegezonden producties die zien op de vragen van de rechtbank worden geaccepteerd. De andere op 2 juni 2020 toegezonden producties worden geweigerd (dat zijn EP335A en B, EP336-1, EP337, EP338). De op 9 juni 2020 toegezonden producties worden geweigerd.

Bij de bespreking ter comparitie van de vorderingen van FKP cs naar het Italiaanse recht is gebleken dat daarbij mogelijk de registratiegeschiedenis van de Italiaanse merken van belang is. Deze blijkt volgens FKP cs deels uit de geweigerde producties EP336.1 en EP341. FKP cs heeft aangegeven dat zij deze stukken uiteindelijk via navraag bij het Italiaanse merkenbureau op 20 mei jl heeft ontvangen, derhalve na het verstrijken van de relevante termijn om stukken in het geding te brengen. Spirits cs hebben ter zitting aangegeven dat hetgeen FKP cs met betrekking tot de registraties naar voren heeft gebracht niet juist is. De rechtbank ziet hierin aanleiding om FKP cs in de gelegenheid te stellen de aanvankelijk geweigerde producties EP336.1 en 341 alsnog in het geding te brengen, waarna Spirits in de gelegenheid is daar kort bij akte inhoudelijk op te reageren. Het wordt Spirits cs niet toegestaan nog nadere producties in het geding te brengen.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

De rechtbank

in het incident

wijst de vorderingen af;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in de hoofdzaak

stelt FKP cs in de gelegenheid om op de rol van 29 juli 2020 een akte te nemen houdende overlegging EP336.1 en EP341;

stelt Spirits cs in de gelegenheid om op de rol van 5 augustus 2020 zich bij akte van maximaal twee pagina’s uit te laten over de sub 5.3 genoemde stukken en de gevolgen daarvan voor de vorderingen van FKP cs naar Italiaans recht;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin, mr. F. Bus en mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2020.

FKP heeft verzocht een deel van het slotpleidooi op 24 juni 2020 achter gesloten deuren plaats te laten vinden. Bij de behandeling van de door FKP gevorderde voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv wenst FKP als “Confidential”, “Higly Confidential” en/of “Personally Identifying Information” gemarkeerde stukken uit de Amerikaanse discovery procedure aan de orde te stellen. Daarnaast wenst FKP bij het slotpleidooi in de hoofdzaak in te gaan op vier door Spirits bij het feitenpleidooi op 15 juni 2020 aangehaalde producties, die eveneens als “confidential” zijn gemarkeerd in de Amerikaanse discovery procedure. Het gaat om producties GP 340, 352, 366 en 387.

Deze stukken zijn onderworpen aan de Amerikaanse Third Amended Protective Order van 20 maart 2020 (hierna: ‘de Order’). Op grond van artikel 7 en 8 van de Order hebben alleen bepaalde categorieën personen toegang tot die stukken, waaronder de Nederlandse advocaten van partijen en de rechtbank en haar personeel. Artikel 18 van de Order bepaalt verder:

“When Confidential, Highly Confidential or Personally Identifying Information is discussed, quoted, or referred to in any deposition, the Disclosing Party shall ensure that only persons permitted by paragraphs 7-8 of this Protective Order to have access to such Confidential or Highly Confidential Information are present.”

FKP verzoekt de behandeling van het incident en de hoofdzaak bij de bespreking van de hiervoor genoemde stukken achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Zij heeft daarbij te kennen gegeven dat het maar om een beperkt deel van het pleidooi gaat. Het belang van openbaarheid van zittingen wordt dan ook niet onevenredig geschaad, aldus FKP.

Spirits heeft geen bezwaar tegen het verzoek van FKP en refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

Het in artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR en artikel 121 Grondwet neergelegde beginsel van openbaarheid van de behandeling ter zitting staat voorop en weegt zwaar. Dit is een fundamenteel onderdeel van de civiele procedure, waarop alleen onder bijzondere en in de wet voorziene omstandigheden een uitzondering kan worden gemaakt. Artikel 27 Rv geeft de toepasselijke limitatieve uitzonderingsgronden, waaronder (sub d) de situatie dat openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.

Ten aanzien van de stukken die onder de Order vallen is door een Amerikaanse rechter geheimhouding bevolen. Partijen zijn daaraan gehouden in deze procedure. Zij

mogen op grond van de Order de stukken niet bespreken tijdens een openbare zitting. Deze stukken mogen wel worden besproken tijdens een zitting achter gesloten deuren. Naar het oordeel van de rechtbank wordt het belang van een goede rechtspleging geschaad indien partijen deze stukken niet kunnen bespreken, in het incident en in de hoofdzaak. De rechtbank gelast daarom dat de behandeling ter zitting van het incident en de hoofdzaak tijdens de zitting op 24 juni 2020 achter gesloten deuren zal plaatsvinden, voor zover partijen stukken bespreken die onder de Order vallen.

gelast behandeling achter gesloten deuren van de zitting op 24 juni 2020 in het incident, en in de hoofdzaak voor zover daarin de producties GP 340, 352, 366 en 387 worden besproken.

Deze beschikking is gegeven door mr. L. Alwin, mr. F.M. Bus en mr. A.M. Brakel op 22 juni 2020.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in het bevoegdheidsincident van 8 oktober 20143.waarin de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de tegen ZAO gerichte inbreukvordering (vordering IV) en de tegen ZAO gerichte vordering tot schadevergoeding en/of winstafdracht (vordering VII) en de zaak voor wat betreft de tegen Spirits International gerichte vordering tot nietigverklaring (vordering III) van de (hierna nader te omschrijven) Jongere Merkregistraties heeft verwezen naar de rechtbank Rotterdam;

Partijen hebben hun standpunten mondeling bepleit tijdens het pleidooi op 10 juni 2016. De pleitnotities behoren tot de processtukken.

Tot slot is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

Nadat de rechtbank aan partijen te kennen had gegeven dat de definitieve vonnisdatum 17 mei 2017 was, hebben Spirits cs bij brief van 9 mei 2017 verzocht om ‘heropening’ van het onderzoek in verband met documenten waarover zij intussen de beschikking had gekregen. FKP had geen toestemming gegeven om deze brief aan de rechtbank te zenden. Zij heeft eveneens bij brief van 9 mei 2017 bezwaar gemaakt tegen kennisname van dit bericht door de rechtbank en heeft zich ook op inhoudelijke gronden verzet tegen de inhoud van de brief van Spirits cs. De rechtbank heeft partijen op 10 mei 2017 laten weten dat op 17 mei 2017 vonnis wordt gewezen.

2. De feiten5.

in alle zaken

FKP en FGUP zijn Russische staatsondernemingen. FKP houdt zich bezig met de exploitatie van (merken voor) Russische wodka en andere voedingsmiddelen van Russische origine.

Spirits International en Spirits Product houden zich bezig met het verwerven en exploiteren van – voor zover hier van belang – wodkamerken. Spirits Cyprus, een dochtermaatschappij van Spirits International, levert en distribueert wodka onder de hierna in 2.95 en 2.96 nader beschreven woord- en/of beeldmerken STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA. Zij doet dat onder meer in Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Polen en Tsjechië. Deze landen worden hierna tezamen aangeduid als: ‘de betrokken landen’. Spirits Cyprus is ook actief in de Benelux en andere landen.

Spirits cs exploiteren en distribueren ook wodka onder het teken ‘Stoli’, bijvoorbeeld op de hieronder weergegeven wijze op hun website.

Spirits International en Spirits Product maken deel uit van de in S.P.I. Group S.a.r.l. (hierna: SPI Group). Deze groep is in 1997 opgericht door [A] (hierna: [A] ). Ten tijde van de oprichting behoorden tot deze groep (in ieder geval) de hierna te noemen VZAO (voorheen VAO) en ZAO. Later is de rechtsvorm van ZAO gewijzigd in OAO. VZAO en OAO behoren nog altijd tot de SPI Group.

Ter aanduiding van de verschillende rechtspersonen uit de SPI Group gebruikt de rechtbank steeds de naam dan wel de rechtsvorm van deze rechtspersonen in de desbetreffende periode.

In 1966 is in de USSR de staatsonderneming ‘VO Sojuzplodoimport’ opgericht. VO Sojuzplodoimport was verantwoordelijk voor de import en export van voedingsmiddelen, waaronder wodka. Op 5 januari 1990 is de naam ‘VO Sojuzplodoimport’ gewijzigd in ‘VVO Sojuzplodoimport’. De afkorting VVO stond in de Sovjet-Unie voor “All-Union” buitenlandse handelsassociatie.

Hierna wordt ‘VVO’ gebruikt ter aanduiding van deze staatsonderneming onder zowel de naam VO Sojuzplodoimport als onder de naam VVO Sojuzplodoimport.

In de periode 1967-1970 heeft VVO in de USSR op eigen naam registraties voor verschillende wodkamerken voor de USSR verricht bij het Russische merkenbureau Rospatent, voor zover hier van belang voor StolIchnaya (nr. 38388), MoskovSkaya (nr. 38327) en SPI (nr. 34475). Deze merken worden hierna ook tezamen aangeduid als: ‘de Russische merken’.

Na registratie van de Russische merken in de USSR heeft VVO op eigen naam de in 2.95 en 2.96 nader beschreven STOLICHNAYA EN MOSKOVSKAYA merken in de betrokken landen geregistreerd.

In 1973 heeft VVO twee Benelux-merken voor waren in klasse 33 (wodka)

gedeponeerd, te weten:

Voor de afbeeldingen van de beeldmerken verwijst de rechtbank naar hetgeen hierna is opgenomen sub 2.97.

Deze merken worden hierna ook tezamen aangeduid als ‘de VVO-Beneluxmerken’.

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw heeft VVO de naam ‘Stoli’ gebruikt in reclamecampagnes voor Stolichnaya wodka in het buitenland. In 1983 heeft VVO het merk Stoli gedeponeerd in de Verenigde Staten van Amerika.

Op 6 maart 1990 is de USSR-eigendomswet afgekondigd met regels voor private eigendom.

Op 12 juni 1990 heeft de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (hierna: RSFSR) zich, onder leiding van de tot voorzitter van de opperste Sovjet van de RSFSR gekozen Boris Jeltsin (hierna: Jeltsin), onafhankelijk verklaard.

Op 19 juni 1990 is de USSR-Resolutie nr. 590 afgekondigd met regels voor privatisering van staatsondernemingen.

Op 16 augustus 1990 is de USSR-Resolutie nr. 835 over liberalisering van de USSR-economie afgekondigd.

Op 20 september 1990 vond een vergadering plaats van het werknemerscollectief van VVO. De notulen vermelden – voor zover hier van belang:

“During the meeting: A report was made describing the creation of the joint-stock company

Plodoimport on the basis of the all-Union association Sojuzplodoimport

(…)

[B] told about the economic prerequisites for the participation in a joint-stock company and about the advantages of working in a joint-stock company. He provided information about other founders and shareholders of the company and answered questions which were raised by the employees of the Association.

It was decided: to accept the proposal, prepared by the Administration and the Board of Sojuzplodoimport labour collective; to approve the creation of the joint-stock company Plodoimport on the basis of the All-Union association Sojuzplodoimport”

Er is een document getiteld “Joint Decision of the Sojuzplodoimport labour collective and the State Commission of the USSR Council of Ministers and food supply” (hierna: ‘het gezamenlijk besluit van 20 september 1990’). Dit document luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

“In order to improve external economic activities by the transformation of the forms of ownership in accordance with the “Regulations for joint-stock companies and companies with limited liability” which were ratified by the resolutions of the USSR Council of Ministers on 19 June 1990 (No 590) and on 16 August 1990 (No 835 “On measures to liberalize the national economy”), the Sojuzplodoimport labour collective and the State Commission of the USSR Council of Ministers on food supply have worked out a joint decision:

1. To transform the all-Union independent economic association Sojuzplodoimport into the independent economic joint-stock company Sojuzplodoimport.”

Bij brief van 21 september 1990 heeft VVO aan de minister van landbouw van de USSR geschreven:

“In pursuance with the Resolution of the USSR Council of Ministers 19 June 1990 No 590 (…) and in fulfillment of the Resolution of the USSR Council of Ministers of 16 August 1990 No. 835 (…) the council of the work collective took a decision on the creation of a foreign trade joint-stock company (with) preliminary name <Plodoimport>.”

Bij brief van 11 oktober 1990 heeft VVO aan de plaatsvervangend voorzitter van het hiervoor sub 2.15 genoemde Staatscomité (hierna: het Staatscomité) geschreven – voor zover hier van belang:

“Being governed by decrees of the USSR Council of Ministers No. 590 of June 19, 1990 and No. 835 of August 16, 1990, the All-Union Foreign Economic Association “Sojuzplodoimport”(VVO “Sojuzplodoimport”) is doing preliminary work aimed at its corporization under the tentative name of Foreign Economic Joint Stock Company Plodoimport (VAO Plodoimport). VAO Plodoimport shall be the successor to VVO “Sojuzplodoimport” (…) A draft of the VAO’s Articles of Incorporation is enclosed.

(…)

On September 20 this year, a meeting of the VVO “Sojuzplodoimport” work collective took an unanimous decision as to the corporization of this Association, the latter being one of the necessary formal conditions for establishment of VAO Plodoimport. After reaching a favourable decision by the State Committee we are planning to hold a meeting of founding members in October to enter into the agreement which will define a team-work procedure aimed at establising a joint stock company and holding a foundation conference of VAO Plodoimport.

Awaiting your decision.”

Bij brief van 5 november 1990 heeft het Staatscomité het volgende geantwoord:

“The State Commission of the USSR Council of Ministers on food supply has considered the proposal submitted by the all-Union association Sojuzplodoimport concerning the reorganization of the association into a joint-stock company in accordance with the USSR Council of Ministers resolutions of 19.06.90 No 590 and 16.08.90 No 835. There is no strong objection to such reorganization.

[opmerking rechtbank: dit is de door FKP in het geding gebrachte vertaling. De door Spritis cs in het geding gedrachte vertaling van deze brief vermeldt in plaats van deze laatste zin: “There is no objection in principle to such reorganization”]

However, the final decision on the issue about establishment of a joint-stock campany will be made only after the President’s decree “On the authority of the USSR State Property Fund” and the resolution of the USSR Supreme Soviet “On the regulation of the proporty rights and the property of State organizations” have been issued. These documents will indicate organizations which shall have the right to transfer state property to joint-stock companies.

The draft of the company’s Charter shall also comply with the above-mentioned documents.”

Op 19 december 1990 vond de oprichtingsvergadering plaats van VAO “Plodoimport”. Deze werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van het Staatscomité. De notulen van deze vergadering vermelden onder meer:

“All-union association Sojuzplodoimport has been in the process of changing its status since the middle of 1990. The joint-stock form of ownership is regulated by the resolution of the USSR Council of Ministers No 590 of 19 June 1990. This is the fundamental document. Moreover, several resolution drafts have been drawn up by the USSR Council of Ministers (7 variants) that determine the reorganization of the State independent economic associations and other state organisations into independent joint-stock companies. The latest version of the resolution prepared and agreed by several state bodies, is currently under consideration within the government and it is expected to be issued in the near future.

(…)

[B] made a report on the arrangements necessary for the organization of the Constituent assembly (…) It was decided to hold the Constituent assembly in Moskou in mid February 1991.”

Vanaf december 1990 is RSFSR wet- en regelgeving afgekondigd voor oprichting en eigendom van ondernemingen en voor eigendom en transformatie van staatsondernemingen. Het gaat – voor zover van belang – om RSFSR resolutie nr. 570 van 5 december 1990, RSFSR decreet nr. 601 van 25 december 1990, de eveneens op 25 december 1990 uitgevaardigde RSFSR-wet “On enterprises and entrepreneurship” en RSFSR resolutie nr. 1104 van 25 april 1991, “On measures for preparation of state and municipal property privatization processes on RSFSR territory”.

Op 20 mei 1991 hebben VVO en het RSFSR ministerie van buitenlandse economische zaken een overeenkomst gesloten, waarvan artikel 8 luidt:

“In the event of (VVO) being reorganized into a joint-stock company or into an other form, the RSFSR Ministry of Foreign Economic Affairs shall have a right to participated(d) therein as a founder.”

Op 1 juli 1991 is een USSR Privatiseringswet aangenomen.

Op 3 juli 1991 is een RSFSR privatiseringswet aangenomen.

Er is een brief van 22 juli 1991 van VVO aan de minister van buitenlandse economische zaken van de RSFSR, waarin staat – voor zover van belang:

“Please be informed that by a decision of the work collective of (VVO) and with an approval of the USSR State Committee of Food Products the said association shall be reorganized into the Foreign Economic Joint-Stock Company < Sojuzplodoimport>. The constituent conference will be held on 5 September inst.

(…)

One of the founders of the company is the USSR State Committee on Food Products.

Expressing the wish of the work collective and the association to consolidate mutually advantageous coorporation with the republican management bodies and first of all with your ministry and guide by article 8 of the General Agreement between RSFSR Ministry of foreign economic relations and (VVO) of 20 May 1991, we ask kindly to consider the possibility of joining (VAO) and purchase from 10 to 100 shares as the shareholder may think fit.”

Op 7 augustus 1991 heeft Rospatent – op verzoek van het RSFSR ministerie van landbouw – de registratie van de Russische merken doorgehaald (“annuled” in de Engelse vertaling) omdat deze merken geen onderscheidend vermogen zouden hebben vanwege het gebruik ervan door tientallen distilleerderijen.

Van 19 tot 23 augustus 1991 vond de zogenoemde “augustus putch” plaats, waarbij onder meer het parlementsgebouw in Moskou is bestormd.

Op 5 september 1991 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Joint Stock Company VAO Sojuzplodoimport6.(hierna: VAO). Aan deze vergadering namen geen vertegenwoordigers van het Staatscomité noch functionarissen van de RSFSR deel. De vergadering besloot unaniem:

“To create the Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzplodoimport”

Voorts zijn de statuten van VAO vastgesteld “by Constitutive Conference of (VAO)”. Artikel 2 van de Statuten bepaalt:

“(VAO) shall constitute a legal entity and operate in accordance with USSR and RSFSR law on joint stock companies, and also with these articles.”

Artikel 5 van de statuten vermeldt:

“(VAO) is a legal successor of (VVO)”

Op 4 oktober 1991 zijn de statuten van VAO goedgekeurd door de onderminister van buitenlandse economische zaken van de USSR.

Op 4 november 1991 zijn vrijwel alle USSR-ministeries opgeheven.

Nadat de RSFSR staatkundig is overgegaan in de Russische Federatie, is Boris Jeltsin (hierna: Jeltsin) op 6 november 1991 president van de Russische Federatie geworden.

Op 8 december 1991 hebben Jeltsin en de presidenten van Oekraïne en Wit-Rusland besloten de USSR te ontbinden.

Op 22 december 1991 hebben elf voormalige USSR-republieken het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) opgericht.

Op 25 december 1991 is toenmalig Sovjetleider Michail Gorbatsjov afgetreden. Op 26 december 1991 bestond de USSR niet meer.

Op 25 december 1991 is een aanvraag tot registratie van VAO ingediend bij de Registratiekamer te Moskou. Voor zover van belang luidt deze als volgt:

“Please register the newly established Foreign Economic Joint Stock Company of Closed Type Soyuzplodoimport (…). The newly established VAO Soyuzplodoimport consists of 52 members.

(…)

The enclosure contains the documents prepared in accordance with the Decree of the Council of Ministers of the RSFSR No 601 of 25.01.1990 (...) and in accordance with the Regulations on the Procedures for Registration of Enterprises in Moscow (…).”

Er is een op 26 december 1991 gedateerde “Application for creation of Foreign Economic Joint-Stock Company of closed type “Sojuzplodoimport” (VAO Sojuzplodoimport)” die voor zover van belang als volgt luidt:

“1.

All-Union Foreign Economic Association <Sojuzplodoimport> (…) do hereby express their intention to create in the city of Moscou a joint-stock company of closed type which official name will be VAO <Sojuzplodoimport>

(…)

5.

Each founder undertakes to pay not less than 50% of the value of shares within 30 days from the date of registration of the company and to pay the oustanding amount within one year from the moment of activity of the company.”

VVO is de eerste in de opsomming van oprichters/aandeelhouders van VAO, met ruim 28% van de aandelen.

Op 13 januari 1992 is een “Application for creation of Foreign Economic Joint-Stock Company of closed type “Sojuzplodoimport” (VAO Sojuzplodoimport)” ingediend bij de Registratiekamer te Moskou. Deze is identiek aan de registratieaanvraag van 26 december 1991, met dien verstande dat er minder oprichters/aandeelhouders worden genoemd. VVO wordt weer als eerste genoemd in de opsomming van oprichters/ aandeelhouders.

Op 20 januari 1992 heeft de Registratiekamer te Moskou een “temporary registration certificate”, nr. 7600, afgegeven dat vermeldt:

“After examining the founding documents regarding the creation, in the city of Moscow, of the Foreign Economic Joint Stock Company “Sojuzplodoimport” (closed type)

The Moscow Registration Office had registered, in the city of Moscow, the Foreign Economic Joint Stock Company “Sojuzplodoimport” (closed type)”

Een door de Registratiekamer te Moskou afgegeven certificaat van registratie van VAO, met registratienummer 007.600, vermeldt:

“Date of registration: 20th of January, 1992

Recorded in the Register of the RSFSR No. Code OKPO-01860302

The present Certificate gives the right to operate in accordance with the constitutive documents on the basis of the legislation in force.”

Het genoemde OKPO-nummer is het OKPO-nummer van VVO.

Vanaf januari 1992 heeft VAO de bedrijfsactiviteiten overgenomen van VVO. Ook nam zij een deel van de contracten met distributeurs van VVO over en sloot zij nieuwe overeenkomsten, met de mededeling dat zij rechtsopvolger van VVO was, danwel dat de naam van VVO was gewijzigd in VAO.

VAO nam ook schulden van VVO over en is na 1992 herhaaldelijk veroordeeld tot betaling van schulden van VVO.

Op 21 februari 1992 heeft VVO een licentie verleend aan de Australische distributeur Caldbeck Pty Ltd (hierna: Caldbeck), onder meer voor het in Australië geregistreerde merk Stolichnaya.

Op 14 april 1992 heeft de Registratiekamer te Moskou een certificaat afgegeven dat luidt:

CERTIFICATE

Issued to confirm that on April 14, 1992

Foreign-economic Joint-Stock Company

“Sojuzplodoimport”

(…)

is included in the State Register of Participants in Foreign-Economic

relations of RSFSR under No AO-1145/I0322

(…)”

Op 5 juni 1992 is de rechtspersoon naar Russisch recht TOO Implod opgericht.

Op 7 augustus 1992 heeft de Kamer van Koophandel te Moskou het volgende certificaat afgegeven:

“VAO “Sojuzplodoimport”is the successor to VVO (V/O) “Sojuzplodoimport”. VAO “Sojuzplodoimport” is a juridical person under law of Russian Federation. In accordance with law of Russian Federation VAO “Sojuzplodoimport” is registered in Moscow Chamber of Registration under No. 007.600 and in State Register of participants on foreign economic affairs of Russia Frederation under No. AO-1145/10222. (…)”

Op 3 september 1992 heeft VVO het in de Verenigde Staten geregistreerde wodkamerk Russkaya aan PepsiCo verkocht en overgedragen.

Op 14 september 1992 heeft VAO een licentieovereenkomst gesloten met Caldbeck over de Australische merken Stolichnaya en Moskovskaya.

In de periode tussen eind 1992 en begin 1993 rees in onder meer de Verenigde Staten, bij PepsiCo, en in Australië, bij Caldbeck, de vraag of VVO dan wel VAO rechthebbende was van de daar geregistreerde nationale wodkamerken. Dit heeft geleid tot gerechtelijke procedures in die landen. Daar hebben medewerkers en bestuurders van VAO onder ede verklaard dat VAO na een voltooide transformatie rechtsopvolger was van VVO. Ook zijn in het kader van die procedures juridische opinies uitgebracht, waarin werd geconcludeerd dat VAO na transformatie rechtsopvolger van VVO was. In deze procedures is in de periode 1993-1995 geoordeeld dat VAO rechtsopvolger van VVO was en rechthebbende van de nationale merken in kwestie.

Op 16 oktober 1992 heeft Rospatent de volgende verklaring afgegeven:

“This confirms that, with respect to registrations abroad for the trademarks for the Russian vodkas “STOLICHNAYA”, “MOSKOVKAYA”(…), in the name of (VVO), the full and rightful succesor of which is (VAO), the exclusive right to them resides only in (VAO)”

Op 22 oktober 1992 heeft de minister van landbouw van de Russische Federatie een schriftelijke verklaring afgegeven, die luidt:

“(VAO) is a legal entity in the Russian Federation and is the successor to its Soviet predecessor (VVO)

(VAO) had the right to export Russian vodka in the United States under the following trademarks:

STOLYCHNAYA

(…)”

Op 28 oktober 1992 heeft de “first deputy” van het ministerie van buitenlandse economische zaken van de Russische Federatie een hieraan gelijkluidende verklaring afgegeven aan PepsiCo.

Op 22 april 1993 vond een aandeelhoudersvergadering plaats van VAO. VVO is toen uitgesloten als aandeelhouder van VAO:

“(VVO) (…) shall be excluded from the shareholding structure of (VAO)”

TOO Implod werd een van de nieuwe aandeelhouders.

De notulen van deze aandeelhoudersvergadering vermelden voorts:

“The application for registration of Soyuzplodoimport Foreign Economic Joint-Stock Company (Revision No. 2) and the amended Articles of Association of Soyuzplodoimport Foreign Joint-Stock Company shall be deemed to be approved.”

Op 27 april 1993 heeft de Kamer van Koophandel te Moskou het volgende certificaat afgegeven:

“The Russian Federation Chamber of Commerce and Industry confirms hereby that under the Russian Law “About Undertakings and Privat Business”as well as the Resolution of the Council of Ministers of RSFSR approven on December 25, 1990, N601 VVO “Sojuzplodomiport was reorganized and is now named as joint stock company “Sojuzplodoimport”. With this reorganization VVO “Sojuzplodoimport”and undertook all obligations and rights, including the rights to the trade marks of VVO “Sojuzplodoimport”.

Een “Application for registration of Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzpoldoimport (VAO Sojuzplodoimport) (Wording/Redraft No 2”) van 2 juli 1993 vermeldt onder meer:

“The Founders being the legal entities named in Appendix No 1 hereto have agreed to found the Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzplodoimport (VAO Sojuzplodoimport) which will be set up by transforming the All-Union Foreign Economic Association Sojuzpoldoimport (VVO Sojuzplodoimport). VAO “Sojuzplodoimport” is a legal successor of VVO Sojuzplodoimport.

Als eerste op de lijst van oprichters/aandeelhouders staat TOO Implod genoemd. VVO komt niet voor op deze lijst.

Op 20 juli 1993 is om wijziging van de tenaamstelling (van VVO naar VAO) gevraagd van een aantal nationale merken in het Verenigd Koninkrijk.

In juli 1993 heeft de vice-president van de Russische Federatie opdracht gegeven om de Russische merken op naam van VAO te registreren.

Op 8 april 1994 heeft Jeltsin opdracht gegeven tot herstel van de (registratie van de) Russische merken en om de voorzitter van Rospatent het recht te verschaffen om de in 2.25 bedoelde doorhalingsbesluiten uit 1991 te herzien en te herroepen.

Op 6 mei 1994 heeft Rospatent het besluit tot doorhaling van de Russische merken herroepen en deze merken geregistreerd op naam van VAO. Dit herroepingsbesluit verwijst naar een gezamenlijk verzoek daartoe van de Russische Frederatie en VAO.

In de periode 1994-1996 is verzocht om wijziging van de tenaamstelling van VVO in VAO van de nationale merken in de andere betrokken landen, afgezien van Cyprus.

Op 26 juni 1996 is de rechtsvorm van VAO gewijzigd in VZAO (hierna zal VAO ook wel ‘VZAO’ genoemd worden als wordt gedoeld op VAO na 26 juni 1996).

In 1996 is [A] in dienst getreden bij VAO/VZAO. In april 1997 is hij toegetreden tot de Raad van bestuur van VZAO, eerst als lid en daarna, in mei 1997, als voorzitter. [A] en een aantal investeerders zijn in 1997 aandeelhouders van VZAO geworden.

In oktober 1997 is de rechtspersoon naar Russisch recht 'ZAO Sojuzplodimport' (hierna: ZAO) opgericht, met [A] als voorzitter van de Raad van Bestuur.

In 1997 is SPI Group opgericht, die aandelen verkreeg in onder meer VZAO en ZAO. [A] was (mede) bestuurder van SPI Group.

VZAO heeft bij overeenkomst van 26 december 1997 merkrechten verkocht aan ZAO. In de bijlage van 12 januari 1998 bij deze overeenkomst staat dat deze overdracht ook gold voor alle buitenlandse merkregistraties en dat alle licentie- en wodkaproductieovereenkomsten en alle buitenlandse merken door VZAO aan ZAO worden overgedragen. Hierna zijn de merken in de betrokken landen op naam van ZAO gezet.

In 1999 is Spirits Cyprus opgericht. Zij werd belast met de distributie van onder meer Stolichnaya en Moskovskaya wodka in (onder andere) de betrokken landen.

Op 11 januari 1999 ontving ZAO een brief van de minister van Economische

Zaken van de Russische Federatie waarin werd gevraagd te bewijzen dat haar bedrijfsactiviteiten legaal waren.

Op 25 februari 1999 deed de Russische Federatie navraag bij Rospatent over de

Russische merken.

Op 2 maart 1999 is Spirits International opgericht als de naamloze vennootschap Spirits International N.V. [A] hield de meerderheid van de aandelen.

Op 30 maart 1999 is een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling (van VVO naar VAO) van het nationale merk Stolichnaya ingediend in Cyprus.

Op 12 april 1999 heeft ZAO diverse merkrechten, waaronder de Russische merken en de merken in de betrokken landen, verkocht aan Spirits International. De merkregistraties zijn per land vermeld in verschillende bijlagen bij de overeenkomst.

Op 28 mei 1999 is in Rusland vervolging ingesteld tegen [C] , een van de bestuurders van VZAO en ZAO.

In de periode van eind mei 1999 tot en met december 1999 zijn vele stukken in

beslag genomen bij ZAO door Russische autoriteiten.

Op 18 augustus 1999 heeft het Russische openbaar ministerie Rospatent

gevraagd de juridische status van de registraties van de Russische merken te

onderzoeken, hetgeen leidde tot het antwoord (van 10 september 1999) dat de registaties volgens de toen geldende regels waren geschied.

Op 31 december 1999 heeft Jeltsin ontslag genomen als president van de Russische federatie en is hij opgevolgd door Vladimir Poetin (hierna: Poetin).

Bij brief van 4 februari 2000 heeft de procureur-generaal van het Russische

openbaar ministerie Poetin verzocht de Russische merken onder staatscontrole te brengen en de registraties uit 1994 ongedaan te laten maken, omdat de Russische merken eigendom van de Russische Federatie waren.

De procureur-generaal van het Russische openbaar ministerie heeft bij brief van 8 februari 2000 aan Rospatent verzocht om de registratie van de Russische merken op naam van VAO ongedaan te maken, met als reden dat de directeur van Rospatent de bevoegdheid miste de doorhalingen te herstellen.

Hierop heeft Rospatent op 18 februari 2000 besloten tot ongedaanmaking van de

registraties van de Russische merken op naam van ZAO en tot ongedaanmaking van de op 6 mei 1994 doorgevoerde herroeping van de doorhaling van de Russische merken. Vervolgens is dit besluit door ZAO aangevochten, waarna het is vernietigd.

Bij brief van 19 februari 2000 heeft de minister van binnenlandse zaken van de Russische Federatie Poetin gevraagd maatregelen te nemen tegen VZAO en ZAO, aangezien het transformatieproces gebrekkig was verlopen. Daarnaast heeft hij voorgesteld een nieuwe staatsentiteit op te richten die de merken zou houden.

Op 6 maart 2000 heeft het plaatsvervangend hoofd van de presidentiële

administratie een brief aan Poetin gestuurd, waarin stond dat de eigendom van de merken

een kwestie van nationaal belang was. Bijgesloten was een concept presidentieel besluit dat onder meer vermeldde:

“Check the legality of incorporation in January 1992 mainly on the basis of state property of the USSR and RSFSR of closed joint stock company “Sojuzplodoimport”.

Op 13 maart 2000 heeft Poetin het volgende decreet uitgevaardigd:

“I ask you urgently to take measures to restore and protect the state’s rights of intellectual

ownership as regards the production and distribution of vodka products, and to identify and take legal action against those individuals who are implicated in the violation of these rights.”

In 2000 is een strafrechtelijke procedure gestart tegen OAO Plodovaya Komanya, de rechtsopvolger van VZAO. Dit heeft geleid tot nietigverklaring van de transformatie van VVO naar VAO en van de overdracht van de merken van VVO naar VAO. Deze nietigheid is in stand gebleven in de daarover in de Russische Federatie gevoerde hoger beroeps- en herzieningsprocedures. Het EHRM heeft de door OAO ingediende klacht hierover bij arrest van 7 juni 2007 ongegrond verklaard.

Het decreet van het ministerie van landbouw van de Russische Federatie van 22 februari 2001 vermeldt:

“About GP VVO “Sojuzplodoimport”

(…)

2. In accordance with the requirements of the civil Code of the Russian Federation GP VVO “Sojuzplodoimport” gets the status of the Federal State Unitary State Enterprise [FGUP, toevoeging rechtbank] based on the right of economic conducting and further is called the Federal State Unitary Enterprize “Sojuzplodoimport”. The Federal State Unitary Enterprize “Sojuzplodoimport” is under the powers of the Administration of organisations of the federal property.”

Op 18 april 2001 is VVO weer ingeschreven door de Registratratiekamer te Moskou.

Op 28 juni 2001 zijn de aangepaste statuten van FGUP goedgekeurd en op 2 juli 2001 is FGUP geregistreerd door de Registratiekamer te Moskou.

De algemeen directeur van FGUP heeft op 2 augustus 2001 het volgende verzoek gedaan aan de Russische Staat:

“The intellectual property included trademarks for alcoholic and other products which had been registered by (VVO) during the period 1969-1990 on the territory of the USSR and abroad.

Based on this fact, the enterprise is now facing the task of performing actions for restoration of the rights for the state trademarks and assets vested in (VVO). The above actions will involve significant funds as well as specialists which presently are not available to (FGUP). At the same time, the actions for restoration of the trademark rights should be started in the shortest possible time.

In the light what is mentioned above I kindly ask you to withdraw from (FGUP) the international trademarks as well as the trademarks registered with Rospatent and national patent offices of foreign states with the subsequent transfer to another state enterprise in compliance with the procedure set forth by the Russian legislation.

(FGUP) declares its consent for the withdrawal of the mentioned trademarks.”

Bij decreet van 29 december 2001 is FKP opgericht. De Russische Federatie heeft de statuten van FKP op 11 maart 2002 goedgekeurd. Artikel 8 van de statuten van FKP bepaalt:

“The Enterprise shall in its own name aquire property and personal non-property rights and bear

responsibilities, sue and be sued in the court of law and court of arbitration [opmerking rechtbank: in de door Spirits cs overgelegde vertaling “an Arbitrazh court”] persuant with the laws of the Russian Federation and other legal acts”

Artikel 11 van de Statuten bepaalt dat FKP bevoegd is:

“i) using in accordance with established procedure the trade marks of strong drinks, alcoholic products and other foodstuffs as well as tobacco products (hereinafter referred to as the products)

j) protection and restoration of the Russian manufacturers’ violated rights to trade marks of any products”

De statuten van FKP zijn op 9 april 2002 geregistreerd.

Op 11 oktober 2002 is Spirits Product opgericht.

Spirits International heeft vervolgens merken overgedragen aan Spirits Product, die daarna weer een groot aantal van deze merken aan Spirits International heeft overgedragen.

In 2007 is de rechtsvorm van Spirits International gewijzigd van N.V. naar B.V.

In juni en juli 2007 zijn opnieuw in het kader van strafrechtelijke procedures in verband met de overgang van de merken van VVO naar VAO huiszoekingen gedaan bij ZAO en zijn stukken in beslag genomen door Russische autoriteiten.

De inschrijvingen van de in 2.95 en 2.96 beschreven merken zijn telkens vernieuwd door de ten tijde van de vernieuwing geregistreerde merkhouder.

De volgende merken zijn nu op naam van Spirits International geregistreerd. Deze merken zijn gedeponeerd door VVO en vervolgens is voor al deze merken een wijziging van de tenaamstelling geregistreerd, waarbij VAO als nieuwe merkhouder is geregistreerd.

Denemarken

Frankrijk

het Franse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 11 februari 1985 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1342790, voor waren en diensten in de klasse 33;

het Franse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 27 augustus 1986 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1368767, voor waren en diensten in de klasse 33;

Ierland

het Ierse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 13 juli 1976 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 100087, voor waren en diensten in de klasse 33;

het Ierse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 13 juli 1976 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 100086, voor waren en diensten in de klasse 33;

Italië

het Italiaanse woord/beeldmerk (Stolichnaya label), op 30 januari 1960 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1415594, thans ingeschreven onder nummer 160208, voor waren en diensten in de klasse 33;

i. het Italiaanse woord/beeldmerk (Moskovskaya label), op 30 januari 1960 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1415593, thans ingeschreven onder nummer 160206, voor waren en diensten in de klasse 33;

Noorwegen

het Noorse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 6 april 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 91028, voor waren en diensten in de klasse 33;

het Noorse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 6 april 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 95508, voor waren en diensten in de klasse 33;

Spanje

het Spaanse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 19 juni 1974 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer M0757128, voor waren en diensten in de klasse 33;

Portugal

het Portugese woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 3 november 1977 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 196.493, voor waren en diensten in de klasse 33;

het Portugese woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 3 november 1977 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 196.494, voor waren en diensten in de klasse 33;

Zweden

het Zweedse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 27 maart 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 144 734, voor waren en diensten in de klasse 33;

het Zweedse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op27 maart 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 145 360, voor waren en diensten in de klasse 33;

Zwitserland

het Zwitserse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 17juli 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 271373, voor waren en diensten in de klasse 33;

het Zwitserse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 17juli 1973 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 271372, voor waren en diensten in de klasse 33;

Verenigd Koninkrijk

het woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943498, voor waren en diensten in de klasse 33;

het woord/beeldmerk (logo SPI) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943496, voor waren en diensten in de klasse 32;

het woord/beeldmerk (logo SPI) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943497, voor waren en diensten in de klasse 33;

het woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 11 september 1972 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 998200, voor waren en diensten in de klasse 33;

Cyprus

het Cypriotische woord/beeldmerk7.Stolichnaya, op 25 november 1983 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 24353, voor waren en diensten in de klasse 33;

De volgende merken zijn nu op naam van Spirits Product geregistreerd. Deze merken zijn gedeponeerd door VVO en vervolgens is voor al deze merken een wijziging van de tenaamstelling geregistreerd, waarbij VAO als nieuwe merkhouder is geregistreerd.

Polen

het internationale woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label) met gelding in Polen, op 17 april 1991 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 571311 (B), voor waren en diensten in de klasse 33;

Tsjechië

het internationale woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label) met gelding in Tsjechië, op 17 april 1991 gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 571311 (D), voor waren en diensten in de klasse 33.

Deze merken worden hierna tezamen met de in 2.95 opgesomde merken aangeduid als: ‘de merken’.

Waar hiervoor bepaalde logo’s of labels zijn vermeld, zijn de hieronder weergegeven (woord-)beeldmerken bedoeld:

SPI logo:

Stolichnaya Russian Wodka label:

Stolichnaya label:

Moskovskaya Russian Wodka label:

Moskovskaya label:

Daarnaast zijn de volgende twee Beneluxmerken op naam van Spirits Product geregistreerd:

Deze twee merkregistraties worden hierna aangeduid als “de jongere Beneluxmerk-registraties”.

in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

Na de gedeeltelijke onbevoegdverklaring en verwijzing in het vonnis in het bevoegdheidsincident vorderen FKP cs in conventie – na wijziging van eis – samengevat dat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

I primair Spirits International wordt bevolen alle noodzakelijke handelingen te (doen) verrichten om de merkregistraties voor SPI, Stolichnaya en Moskovskaya binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op naam te doen stellen van, althans over te dragen aan, FKP, met de bepaling dat het vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits International aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen;

subsidiair voor recht wordt verklaard dat niet Spirits International maar FKP rechthebbende op deze merkregistraties is, althans dat die merkregistraties aan FKP toebehoren;

II primair Spirits Product wordt bevolen alle noodzakelijke handelingen te (doen) verrichten om de merkregistraties voor SPI, Stolichnaya en Moskovskaya binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op naam te doen stellen van, althans over te dragen aan, FKP, met de bepaling dat het vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits Product aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen;

subsidiair voor recht wordt verklaard dat niet Spirits Product maar FKP rechthebbende op deze merkregistraties is, althans dat die merkregistraties aan FKP toebehoren;

III de nietigheid wordt uitgesproken van de jongere Beneluxmerkregistraties en de

doorhaling daarvan wordt gelast;

IV Spirits cs worden verboden inbreuk te maken op de merken in de betrokken landen;

telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom;

V voor recht wordt verklaard dat de koopovereenkomst tussen ZAO en Spirits International van 12 april 1999 nietig is;

VI Spirits cs hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling aan FKP van bij staat

op te maken vergoeding van schade die FKP heeft geleden als gevolg van de inbreuk op de merken en het onrechtmatig handelen van gedaagden en/of tot afdracht van de in de betrokken landen met gebruikmaking van de merken gerealiseerde winst;

VII hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te begroten proceskosten.

FKP baseert haar vorderingen – samengevat – op de volgende grondslagen. FKP is de rechtmatige houder van de merken. Spirits IntPro zijn nooit de rechtmatige houders van de merken geworden, omdat die merken nooit zijn overgegaan onder algemene titel van VVO naar VAO. VVO is niet volgens het toepasselijke recht van de RSFSR, maar overigens ook niet volgens het recht van de USSR, getransformeerd van staatsonderneming naar private rechtspersoon. VAO is een afzonderlijke rechtspersoon en VVO is daarnaast als rechtspersoon blijven bestaan. VVO is later getransformeerd tot FGUP, die afstand heeft gedaan van haar rechten, waarna de Russische Staat ze aan FKP in beheer heeft gegeven. ZAO en Spirits cs hebben derhalve niet verkregen van een beschikkingsbevoegde. Zij kunnen geen beroep doen op een verkrijging te goeder trouw omdat ze niet te goeder trouw waren. Op de goederenrechtelijke aspecten van deze zaak is Nederlands recht van toepassing. FKP is gerechtigd de registraties in overeenstemming te brengen met haar gerechtigdheid tot de merken en kan als merkhouder Spirits cs verbieden de merken te gebruiken. Spirits cs maken inbreuk op haar merkrechten.

Spirits cs voeren verweer in conventie en vorderen in voorwaardelijke reconventie – voor zover in conventie wordt geoordeeld dat FKP cs vorderingsgerechtigd zijn en de vorderingen ter zake de gestelde gebreken in de privatisering van de VVO tot VAO niet zijn verjaard – dat:

I voor recht wordt verklaard dat:

a. ZAO de merken rechtsgeldig van VZAO heeft verworven, subsidiair dat ZAO de merken te goeder trouw heeft verworven;

b. Spirits International de merken rechtsgeldig van ZAO heeft verworven, subsidiair dat Spirits International de merken te goeder trouw heeft verworven; en

c. Spirits cs de rechthebbenden op de merken zijn;

II FKP en FGUP ieder worden verboden Spirits cs van merkinbreuk te betichten en ter zake rechtsmaatregelen te treffen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 100.000 per schending van het gegeven verbod, althans, zulks naar keuze van Spirits cs, per dag dat de schending van het gegeven verbod voortduurt;

III FKP en FGUP worden geboden om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de inbreuk op de merkrechten van Spirits cs, direct of via een natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze met FKP en FGUP is verbonden, inclusief het aanbrengen van de merken of bijbehorende tekens op goederen als bedoeld in de Nice Classificatie van goederen, klassen 32 en/of 33 of soortgelijke goederen, of om dergelijke goederen die de merken of soortgelijke tekens dragen aan te bieden, op de markt te brengen, te koop aan te bieden, te distribueren, importeren of exporteren of op andere wijze te verhandelen of daarvoor reclame te maken in de landen Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Zwitserland, Portugal, Polen, Spanje, Cyprus, Tsjechië, Zweden en Noorwegen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 100.000 voor iedere dag dat FKP en FGUP nalaten volledig aan het gegeven gebod te voldoen; en

IV voorwaardelijk, voor zover enige of meerdere vorderingen van FKP cs geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, FKP en FGUP hoofdelijk worden veroordeeld aan Spirits cs te betalen een vergoeding – nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en ten titel van schade, ongerechtvaardigde verrijking of anderszins rechtens – ter zake van de waardevermeerdering van de merken in de periode 1997 tot en met de dag van het vonnis.

een en ander met hoofdelijke veroordeling (in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie) van FKP cs tot vergoeding van de proceskosten van Spirits cs op grond van artikel 1019h Rv.

Spirits cs baseren hun vorderingen – samengevat – op de volgende grondslagen. Spirits IntPro zijn de rechtmatige houders van de merken. De merken zijn overgegaan onder algemene titel van VVO naar VAO. VVO is volgens het toepasselijke recht van de USSR getransformeerd van staatsonderneming naar private rechtspersoon. ZAO en Spirits Intternational hebben derhalve verkregen van een beschikkingsbevoegde. Zij waren bovendien te goeder trouw, zodat er ook een volmaakte verkrijging is als ZAO de merken niet beschikkingsbevoegd zou zijn geweest. Op de goederenrechtelijke aspecten van deze zaak is het recht van de dertien landen waar de merken gelden van toepassing. Volgens die rechtsstelsels is aan de vereisten voor verkrijging en goede trouw voldaan. Voor zover dat niet zo zou zijn, zijn de vorderingen van FKP cs in ieder geval verjaard en heeft zij haar rechten verwerkt. Spirits IntPro kunnen als merkhouders FKP cs verbieden de merken te gebruiken. FKP cs maken inbreuk op hun merkrechten.

FKP cs voeren gemotiveerd verweer tegen de vorderingen in (voorwaardelijke) reconventie.

Op de standpunten van partijen wordt hierna – voor zover relevant – ingegaan.

I Inleiding

in conventie en (voorwaardelijke) reconventie

in alle zaken

Deze procedure betreft nationale merkregistraties in de dertien betrokken landen. De merken zijn gedeponeerd door VVO. Vanaf 1994 is de tenaamstelling van de depots gewijzigd naar VAO. De merken zijn nu geregistreerd op naam van Spirits International en Spirits Product. Daarnaast gaat deze procedure over de jongere Beneluxmerkregistraties op naam van Spirits Product.

De geldigheid van de merken in de betrokken landen staat niet ter discussie; die van de jongere Beneluxmerken, waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, wel. Ten aanzien van de merken in de betrokken landen wensen partijen aan beide zijden dat de door hen gestelde rechtstoestand als de werkelijke rechtstoestand wordt vastgesteld, waarbij FKP cs onder meer vorderen dat Spirits IntPro worden geboden mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling of overdracht van de merken. Voorts wensen partijen aan beide zijden dat de wederpartij(en) word(t)(en) verboden (verder) inbreuk te maken op de merken en schadeplichtig word(t)(en) bevonden.

Vele geschilpunten in deze zaak moeten worden beoordeeld naar buitenlands recht.

Het toepasselijk recht moet aan de hand van de naar Nederlands internationaal privaatrecht geldende verwijzingsregels ambtshalve worden vastgesteld door de rechtbank, die ook het aldus op grond van deze verwijzingsregels toepasselijk buitenlands recht ambtshalve dient toe te passen. De rechtbank dient zelfstandig de inhoud van het toepasselijk buitenlands recht vast te stellen. Zij mag de inhoud van het buitenlands recht niet als feit laten bewijzen door partijen, getuigen of deskundigen. Dat betekent dat de rechtbank geen rechtsregel schendt door geen buitenlandse deskundigen als getuigen te horen over de inhoud van het buitenlands recht, zoals Spirits cs voorstaan. Integendeel, zij zou daarmee de voor haar geldende regel schenden dat zij het recht niet als feit door getuigen mag laten bewijzen.

Bij de zelfstandige, ambtshalve vaststelling van de inhoud van het buitenlands recht dient de rechtbank het beginsel van hoor en wederhoor toe te passen. De partijdiscussie aan de hand van het door de rechtbank vast te stellen toepasselijk buitenlands recht is, in het bijzonder daar waar het recht van de dertien betrokken landen geldt, pas in een laat stadium van de procedure gevoerd. Ten aanzien van een aantal onderwerpen is deze achterwege gebleven, omdat partijen zich nog niet hebben uitgelaten over de relevante inhoud van het toepasselijk (buitenlands) recht.

Tegen deze achtergrond kondigt de rechtbank nu reeds aan dat zij partijen op onderdelen nog in de gelegenheid zal stellen om een nadere toelichting te geven over de inhoud van het toe te passen buitenlands recht. Onder XIII zal de rechtbank instructies geven over het verdere verloop van de procedure.

Daarvoor komen achtereenvolgens aan de orde:

II de bevoegdheid van deze rechtbank

III gezag van gewijsde van de beslissingen in de Rotterdamse procedure?

IV de merken: USSR staatseigendom, gedeponeerd door VVO

V vorderingsgerechtigdheid FKP cs

VI transformatie van VVO naar VAO met overgang onder algemene titel van de merken?

VII nietigheid van de overeenkomst tussen ZAO en Spirits International?

Deze geschilpunten zijn relevant voor de beoordeling van alle vorderingen. Daarna zal de

rechtbank eerst de (geschilpunten over de) vorderingen met betrekking tot de merken in de

betrokken landen beoordelen, te weten:

VIII verkrijging te goeder trouw van de merken door ZAO en Spirits International?

IX de primaire vorderingen I en II in conventie

X de inbreukvorderingen in conventie en in reconventie

XI de schadevorderingen in conventie en in reconventie

Bij bespreking van deze vorderingen zal steeds worden stilgestaan bij het toepasselijk recht, de naar het toepasselijk recht geldende grondslagen en het beroep op verjaring en rechtsverwerking van Spirits cs.

Vervolgens (onder XII) komt aan de orde vordering III in conventie met betrekking tot de jongere Beneluxmerkregistraties op naam van Spirits Product.

II De bevoegdheid van deze rechtbank

Spirits cs stellen opnieuw de bevoegdheid van deze rechtbank ter discussie. Zij verzoeken de rechtbank om terug te komen van de beslissing daarover in het tussenvonnis in het bevoegdheidsincident van 14 mei 20148., die in hun optiek blijk geeft van een onjuiste uitleg van artikel 23 EEX-Vo (oud)9..

In eenzelfde instantie kan worden teruggekomen van in tussenvonnissen vervatte bindende eindbeslissingen. Dat zijn in een tussenvonnis, in de overwegingen opgenomen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud genomen beslissingen op een geschilpunt. Het oordeel waarnaar Spirits cs verwijzen is zo’n in een tussenvonnis (in het incident) opgenomen bindende eindbeslissing over het door hen genoemde onderwerp. Mede op grond daarvan is vervolgens in het eindvonnis in het bevoegdheidsincident van 8 oktober 201410.echter een in het dictum vervat eindoordeel in het bevoegdheidsincident gegeven. Daarmee is het bevoegdheidsincident in deze instantie afgedaan. Tegen de beslissing over de bevoegdheid en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen kan alleen in hoger beroep worden opgekomen. In deze instantie bestaat geen ruimte voor de door Spirits cs gevraagde heroverweging van deze beslissing over de bevoegdheid van de rechtbank. Daarmee is het lot van dit verzoek van Spirits cs gegeven.

III Gezag van gewijsde van de beslissingen in de Rotterdamse procedure ?

FKP heeft in 2003 tegen Spirits International een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Rotterdam, die op 14 juni 2006 een tussenvonnis heeft gewezen.11.Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 24 juli 201212.geoordeeld op het appel tegen dit tussenvonnis. In de vervolgens aanhangig gemaakte cassatieprocedure heeft de Hoge Raad op 20 december 2013 arrest gewezen.13.Dit arrest is gevolgd door het op 25 maart 2015 gewezen eindvonnis van de rechtbank Rotterdam.14.De appelprocedure tegen dit eindvonnis is thans aanhangig bij het gerechtshof Den Haag. Deze procedure wordt hierna aangeduid als ‘de Rotterdamse procedure’.

De Rotterdamse procedure gaat over op naam van Spirits International staande Beneluxmerken voor onder meer Moskovskaya en Stolychnaya wodka, waaronder de VVO-Beneluxmerken. Deze Beneluxmerken zijn tezamen met de merken in de betrokken landen overgedragen van VZAO aan ZAO en vervolgens aan Spirits International.

FKP cs beroepen zich op gezag van gewijsde van de bindende eindbeslissingen uit de Rotterdamse procedure. Hoewel FKP cs steeds spreken over het gezag van gewijsde van ‘het Rotterdamse vonnis’ hebben zij bij het inroepen van gezag van gewijsde onmiskenbaar ook het oog op de beslissingen in de tussenarresten van het gerechtshof en de Hoge Raad, die over meer onderwerpen hebben beslist dan de rechtbank.

Het betoog van Spirits cs dat aan de beslissingen in tussenvonnissen geen gezag van gewijsde kan toekomen alvorens eindvonnis is gewezen, gaat ten onrechte eraan voorbij dat gezag van gewijsde ook betrekking kan hebben op in tussenvonnissen vervatte dragende overwegingen. Of en in hoeverre de in de Rotterdamse procedure gegeven bindende eindbeslissingen vatbaar zijn voor heroverweging zoals Spirits cs betogen, is niet relevant voor het antwoord op de vraag of de beslissingen het door FKP ingeroepen gezag van gewijsde hebben. Daarvoor gelden de volgende eisen: de beslissingen 1) zijn vervat in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis (of arrest) en 2) betreffen de rechtsbetrekking in geschil 3) tussen dezelfde partijen. Aan de eerste twee eisen is voldaan ten aanzien van een aantal beslissingen in het tussenvonnis en in de tussenarresten. Aan de laatste eis voor Spirits International voldaan. De rechtbank licht dat als volgt toe.

Een vonnis heeft kracht van gewijsde als daartegen geen gewone rechtsmiddelen openstaan en het dus niet meer kan worden aangetast door een van deze rechtsmiddelen. Nu zowel Spirits International als FKP de door de rechtbank geboden mogelijkheid van tussentijds appel tegen het tussenvonnis hebben benut, kan geen hoger beroep meer worden ingesteld tegen het tussenvonnis van de Rotterdamse rechtbank. De beslissingen uit het tussenvonnis waartegen niet is gegriefd hebben daarmee kracht van gewijsde. Datzelfde geldt voor de beslissingen in het in appel gewezen arrest waartegen niet in cassatie is opgekomen. Op de andere beslissingen is in cassatie beslist. Dat betekent dat de tot en met het tussenarrest van de Hoge Raad genomen beslissingen in de Rotterdamse procedure kracht van gewijsde hebben.

Gezag van gewijsde komt toe aan beslissingen over de rechtsbetrekking in geschil die dragend zijn voor de beslissing. Naast de beslissingen op de vordering zelf gaat het om beslissingen op voorvragen. In de Rotterdamse procedure is tot en met het tussenarrest van de Hoge Raad een aantal dragende beslissingen genomen, dat ook ziet op de rechtsbetrekking die hier in geschil is. Het gaat – voor zover hier van belang – om de beslissing dat FKP vorderingsgerechtigd is en de beslissing over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO. Deze punten hebben voor de Beneluxmerken en de merken in de betrokken landen dezelfde feitelijke en juridische grondslag en betreffen daarmee dezelfde rechtsbetrekking. Dat geldt niet voor de andere beslissingen uit de Rotterdamse procedure, zoals die over de goederenrechtelijke aspecten van de overdracht van de Beneluxmerken, verjaring van de vorderingen en rechtsverwerking. Deze vragen zijn in de Rotterdamse procedure beantwoord naar Nederlands recht, maar moeten voor de merken in de betrokken landen worden beoordeeld naar het recht van de hierna sub 4.93 te noemen rechtsstelsels. Deze beslissingen uit de Rotterdamse procedure hebben dus geen gezag van gewijsde in de zaak tussen FKP en Spirits International.

Spirits cs hebben het gelijk aan hun zijde met hun standpunt dat gezag van gewijsde alleen aan de orde kan zijn tussen FKP en Spirits International, niet tussen de andere partijen in deze procedure, FGUP, Spirits Product en Spirits Cyprus. De rechtbank zal de andere zaken ten volle beoordelen aan de hand van de daarover gevoerde partijdiscussie. In de optiek van FKP cs is dit louter “een herhaling van zetten”. Ook als dat zo zou zijn, neemt dat niet weg dat in deze procedure deze partijen voor het eerst in rechte strijden over deze onderwerpen.

Partijen wijzen alle op het risico dat het voorgaande leidt tot tegenstrijdige beslissingen. Dat risico is inherent aan de processuele keuze van FKP cs om de vordering subsidiair door FGUP in te stellen en in deze procedure ook Spirits Product en Spirits Cyprus te betrekken. De mogelijkheid van tegenstrijdige uitspraken is deel van het systeem van het toepasselijke Nederlands burgerlijk procesrecht, dat niet ten doel heeft tegenstrijdige uitspraken te voorkomen. Wel strekken voeging en gelijktijdige afdoening van zaken ertoe tegenstrijdige beslissingen tegen te gaan. FKP cs hebben getracht dit te bewerkstelligen door het tegelijk dagvaarden van Spirits cs, waardoor sprake is van subjectieve cumulatie van de vorderingen in de zaken. Deze subjectieve cumulatie van vorderingen laat onverlet dat tegenstrijdige beslissingen genomen kunnen worden indien daarvoor grond is. De in één dagvaarding aangebrachte zaken van twee eisers tegen drie gedaagden blijven immers verschillende zaken, met hun eigen materiele en processuele merites.

IV De merken: USSR staatseigendom, gedeponeerd door VVO

Partijen nemen beide tot uitgangspunt dat VVO bevoegd was de merken in de betrokken landen te registreren. De merken waren ten tijde van de registratie staatseigendom van de USSR. VVO was door en ten behoeve van de USSR belast met het beheer van de merken. Op grond van artikel 94 van het in 1964 ingevoerde Russische Burgerlijk Wetboek (RBW 1964), tweede volzin (in de Nederlandse vertaling) gold daarvoor het volgende (onderstreping toegevoegd):

“Het ter beschikking van Staatsorganismen gestelde Staatsvermogen bevindt zich onder het operatief beheer van die organismen. Ze oefenen het recht uit om die zaak te bezitten, ervan te genieten, erover te beschikken binnen de bij de wet gestelde perken, overeenkomstig de oogmerken van hun activiteit, de bij planning voorziene taken en de bestemming van de zaak.”

Staatsondernemingen, die staatsorganismen waren zoals bedoeld in artikel 94 RBW 1964, konden optreden als ware zij eigenaar van het aan hen toegewezen staatsvermogen; de hiervoor geciteerde, door de rechtbank onderstreepte rechten van staatsondernemingen waren namelijk gelijk aan de rechten van een eigenaar binnen het communistische bestel, die in artikel 92 RBW 1964 waren omschreven als:

“het recht, zijn zaak te bezitten, ervan te genieten, erover te beschikken, binnen de bij de wet gestelde perken.”

Hieruit volgt dat – naar ook niet in geschil is – de USSR rechthebbende (eigenaar) was van de merken, terwijl de VVO op grond van artikel 94 RBW 1964 bevoegd was te handelen als ware zij eigenaar van het aan haar toegewezen staatseigendom. Spirits cs wijzen er terecht op dat VVO geen eigenaar van de merken was. Dat doet niet af aan de hiervoor geduide bevoegdheid van VVO om ten aanzien van het haar toegewezen staatseigendom te handelen als ware zij eigenaar, bijvoorbeeld door de merken te registreren, te exploiteren en te handhaven in de betrokken landen.

Niet in geschil is dat nadat de USSR ophield te bestaan, staatseigendommen zijn overgegaan naar onder meer de RSFSR, die op grond van de soevereiniteitsverklaring van 12 juni 1990 bij wet van 31 oktober 1990 alle USSR staatseigendom op haar grondgebied tot eigendom van de RSFSR had verklaard. Niet in geschil is dat daaronder ook de merken vielen, als die nog staatseigendom waren op het moment dat de USSR ophield te bestaan en de Russische Federatie haar als staat opvolgde.

V Vorderingsgerechtigdheid FKP cs

FKP cs stellen dat de Russische Federatie steeds rechthebbende van de merken is gebleven en het beheer en de exploitatie daarvan uiteindelijk heeft opgedragen aan FKP, die nu procedeert op basis van een eigen recht en daarnaast als staatsonderneming handelt ten behoeve en in het belang van de Russische Federatie. FGUP is alleen partij in deze procedure voor het geval zou worden geoordeeld dat FKP niet (volledig) vorderingsgerechtigd zou zijn.

in de zaken van FKP en Spirits International

In de zaak van FKP tegen Spirits International heeft de beslissing in de Rotterdamse procedure dat FKP vorderingsgerechtigd is gezag van gewijsde. De vordering van FGUP tegen Spirits International zal daarom worden afgewezen.

in de zaken tegen Spirits ProCy

FKP treedt in deze procedure in eigen naam op als Russische staatsonderneming. Spirits ProCy betwisten de vorderingsgerechtigdheid van FKP in de eerste plaats door aan te voeren dat de merken onder algemene titel zijn overgegaan van VVO naar VAO bij een rechtsgeldige transformatie, waarna de VVO is opgehouden te bestaan. Het geschil over de vraag of een rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgehad van VVO naar VAO en of VVO na januari 1991 nog bestond wordt hierna beoordeeld. Veronderstellenderwijs uitgaande van de stellingen van FKP dat geen rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgehad, VVO is blijven bestaan en dat ZAO en Spirits International geen beroep kunnen doen op bescherming voor een verkrijger te goeder trouw, is de Russische Federatie eigenaar gebleven van de merken. Niet in geschil is dat VVO in deze veronderstellenderwijs aangenomen situatie een ‘lege huls’ was omdat VAO vanaf januari 1992 haar activiteiten had overgenomen. In die situatie wordt van belang of FKP en/of FGUP vorderingsgerechtigd is.

omzetting van de VVO in FGUP?

FKP cs stellen dat VVO in 2001 is omgezet in FGUP. De gestelde omzetting van VVO in FGUP valt binnen de reikwijdte van de in artikel 3 lid 3 aanhef en sub f Wet Conflictrecht Corporaties (WCC), thans 10:119 aanhef en sub f BW genoemde beëindiging van het bestaan van de corporatie. Dit wordt beheerst door het op de corporatie (de VVO) toepasselijk recht. Dat is Russisch recht, aangezien de VVO is opgericht naar het recht van de USSR en volgens haar oprichtingsakte zetelde te Moskou (zie artikel 2 WCC, thans artikel 10:118 BW).

Spirits ProCy betwisten de gestelde omzetting van VVO naar FGUP door te verwijzen naar de feitenvaststelling in het Rotterdamse vonnis, die inhoudt dat “op 22 februari 2001 is de (FGUP) opgericht.” Deze verwijzing kan hen niet baten, nu het gerechtshof in het hoger beroep tegen dit vonnis heeft overwogen (onder 4.1)

“Behoudens voor zover daarvan in de hierna volgende feitenvaststelling wordt afgeweken, gaat het hof derhalve uit van de feiten zoals door de rechtbank vastgesteld in rechtsoverweging 1.1 tot en met 1.51 van het bestreden vonnis, alsmede van hetgeen in hoger beroep als niet (voldoende) betwist als vaststaand dient te worden beschouwd zoals weergegeven in de hierna volgende feitenvaststelling.”

Vervolgens concludeert het gerechtshof onder 7.13: “Aangenomen moet dus worden dat VVO in 2001 werd omgedoopt tot FGUP; vgl. ook rechtsoverweging 26 van het arrest van het EHRM van 7 juni 2007.”

Spirits ProCy wijzen voorts erop dat de registratie van VVO niet voldeed aan de wettelijke vereisten en, zoals verwoord in de door haar als productie overgelegde opinie van haar deskundige M. Newcity “smacks heavily of improper influence by higher agencies of the Russian government”. Verder voeren zij aan dat uit de inschrijving in het Unified State Register of Juridical Persons blijkt dat FGUP is opgericht als nieuwe rechtspersoon en geen rechtsopvolger van VVO is, aangezien de vraag hoe FGUP is ontstaan is beantwoord met “creation” (oprichting), waar bij omzetting “reorganization” vermeld had moeten worden.

Dit verweer kan Spirits ProCy niet baten, aangezien de (wijze van) registratie van VVO en FGUP en de met het oog daarop verstrekte gegevens niet doorslaggevend zijn voor de vraag of VVO is omgezet in FGUP.

De door FKP cs gestelde omzetting van VVO naar FGUP wordt bevestigd door het Decreet nr. 192 van 22 februari 2001 van het ministerie van landbouw van de Russische Federatie, waarin deze is vastgelegd.

Spirits ProCy hebben hun standpunt dat niet het ministerie van landbouw maar het ministerie van handel de bevoegde instantie was voor omzetting van de VVO naar de FGUP na betwisting daarvan door FKP cs niet herhaald. Het moet er dus voor worden gehouden dat zij dit verweer – dat zij overigens op geen enkele manier hadden geconcretiseerd of onderbouwd – hebben laten varen.

Gezien het voorgaande neemt de rechtbank als vaststaand aan dat VVO is omgezet in FGUP.

Niet ter discussie staat dat een omzetting van VVO naar FGUP een overgang onder

algemene titel inhoudt naar het op de overdracht van de vermogensbestanddelen van VVO naar FGUP toepasselijke Russisch recht. Deze overgang onder algemene titel wordt in Nederland erkend indien het recht dat ingevolge Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing is op de overdracht van de betrokken vermogensbestanddelen van VVO een dergelijke overgang onder algemene titel erkent. Niet in geschil is dat dit naar Nederlands en Russisch recht het geval is.

Bij deze overgang onder algemene titel is niet de eigendom van de merken overgegaan. Dat kon niet, alleen al omdat VVO geen eigenaar van de merken was. De merken waren – in de veronderstellenderwijs aangenomen situatie dat geen geldige transformatie had plaatsgehad en de merken niet te goeder trouw waren verkregen door ZAO – in 2001 nog altijd Russisch staatseigendom. Wat overging was de toewijzing van dit staatseigendom en de daarbij behorende rechten en plichten, gemodificeerd naar het voor FGUP geldende wettelijke regime en de inhoud van de aangepaste statuten van FGUP.

Relevant in dit verband is dat ook de ‘nieuwe’ verschijningsvormen van staatsondernemingen in de Russische Federatie, FGUP en FKP, geen eigenaar zijn van het hen toegewezen staatseigendom. Artikel 113 van het in 1995 ingevoerde Russische Burgerlijk Wetboek (RBW 1995) bepaalt – voor zover hier van belang –: “A unitary enterprise is a commercial organisation which has not been granted the right of ownership of the property assigned to it by the owner.” Artikel 2 van de in 2002 ingevoerde Wet op de Staatsondememingen, die de materie uitgebreider regelt, herhaalt dit en bepaalt: “The property of a unitary enterprise is ownership of the Russian Federation (...) On behalf of the Russian Federation, the rights of the owner of the property of a unitary enterprise are exercised the bodies of state power of the Russian Federation (...) within the competence established by the acts that determine the status of said bodies (...).”

De slotsom van het voorgaande is dat FGUP bij de omzetting van VVO naar FGUP, de aan VVO verleende rechten tot beheer van staatseigendommen verkreeg.

‘terugnemen’ merken door de Russische Federatie en onderbrengen van de merken in FKP

FKP cs stellen dat de Russische Federatie de merken op verzoek van FGUP heeft teruggenomen en heeft ondergebracht in FKP. Niet in geschil is dat de Russische Federatie daartoe bevoegd is. Spirits ProCy voeren echter aan dat FKP geen bewijs heeft overgelegd “waaruit blijkt dat FKP de vermeende eigenares zou zijn geworden van de merken”. Dit is een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de stelling van FKP dat de Russische Federatie de merken heeft teruggenomen van FGUP en vervolgens heeft toegewezen aan FKP, waarbij – zoals hiervoor is overwogen – de eigendom van de merken bij de Russische Federatie bleef berusten, aangezien FKP als staatsonderneming geen eigenaar kan zijn van het haar toegewezen staatseigendom.

bevoegdheid FKP tot het instellen van de vorderingen

Hiervoor is reeds aan de orde geweest dat staatseigendom toebehoort aan de Russische Federatie, die dit kan toedelen aan staatsondernemingen. Artikel 214, lid 4, van het RBW 1995 bepaalt: “Property held in State ownership are assigned to state enterprises and institutions for possession, use and disposition in accordance with the present code (articles 294 en 296).” De laatstgenoemde artikelen bepalen – voor zover van belang –: “A (treasury) enterprise [‘schatkistonderneming’, te weten een FKP, toevoeging rechtbank] (...) with regard to the property granted to them exercises the rights of possession, use and disposition of such property within the limits established by the law and in accordance with the purposes of their activitities, the tasks assigned to them by the owner and the designated purpose of the property”

Niet betwist is dat FKP in haar hoedanigheid van Russische staatsonderneming die het beheer (operative management) voert over het aan haar toegewezen staatseigendom, bevoegd is op eigen naam op te treden met betrekking tot de merken. Dat blijkt ook uit haar statuten, die – anders dan Spirits ProCy betogen – geen territoriale beperking bevatten: dit volgt niet uit het door hen aangehaalde artikel 8 van de Statuten van FKP. De daarin genoemde bevoegdheid om in rechte op te treden is niet beperkt tot de door Spirits ProCy in dit verband genoemde “Arbitrazh Courts”, maar is algemeen geformuleerd, met deze gerechten als voorbeeld. Ook overigens is er geen enkele grond om daar waar de merken over de hele wereld – zonder geldige transformatie en zonder verkrijging te goeder trouw van ZAO en Spirits International – Russisch staatseigendom zijn en het beheer van merkrechten bij uitstek bestaat uit handhaving daarvan – onder meer door in rechte op te treden – te veronderstellen dat FKP in dit opzicht over een (zeer) beperkte territoriale bevoegdheid zou beschikken.

Zoals hiervoor is overwogen, is de Russische Federatie in de veronderstellenderwijs aangenomen situatie eigenaar gebleven van de merken, die aan FKP zijn toegewezen. FKP is daarmee niet gerechtigd te vorderen dat de eigendom van de merken aan haar wordt overgedragen en om te vorderen dat de merken aan haar toebehoren, in de zin dat daarmee zou worden vastgesteld dat zij eigenaar van de merken is. De daarop betrekking hebbende onderdelen van vordering I en II moeten worden afgewezen.

Wel is FKP als staatsonderneming gerechtigd in eigen naam de merken te registreren en handhaven en in verband daarmee rechtsvorderingen in te stellen. De overigens ingestelde vorderingen vallen binnen de reikwijdte van deze bevoegdheid

Als staatsonderneming behartigt FKP ook de belangen van de Russische Federatie, die geen partij is in deze procedure, maar die vanwege deze behartiging van zijn belangen door FKP, wel moet worden geacht gebonden te worden aan de uitkomst van deze procedure. Spirits cs kan zich in deze prodecure bovendien beroepen op verweren die zij jegens de Russische Federatie kan voeren.

Uit het vorengaande vloeit voort dat de voorwaarde waaronder FGUP haar vorderingen heeft ingesteld, namelijk dat geoordeeld zou worden dat FKP niet (volledig) vorderingsgerechtigd zou zijn, niet intreedt. De vorderingen van FGUP liggen voor afwijzing gereed.

Onbesproken kan blijven of, zoals FKP cs stellen en Spirits ProCy betwisten, FKP ook aan de opvolgende decreten waarin haar procesbevoegdheid is bevestigd, de bevoegdheid ontleent om deze procedure te voeren.

VI Transformatie van VVO naar VAO met overgang onder algemene titel van de merken ?

in de zaak van FKP en Spirits International

In deze zaak heeft de beslissing in de Rotterdamse procedure dat geen geldige transformatie heeft plaatsgehad van VVO naar VAO gezag van gewijsde. Geen gezag van gewijsde heeft de in die procedure genomen beslissing over de vraag of ZAO en Spirits International zijn aan te merken als verkrijgers te goeder trouw. Dat zal hierna worden besproken.

in de zaken tegen Spirits ProCy

toepasselijk recht

De vraag of VVO is getransformeerd naar VAO is naar Nederlands internationaal privaatrecht de vraag of omzetting van VVO naar VAO heeft plaatsgehad. Deze vraag valt binnen de reikwijdte van de in artikel 3 lid 3 aanhef en sub f WCC, thans artikel 10:119 aanhef en sub f BW genoemde beëindiging van het bestaan van de corporatie, die wordt beheerst door het op de corporatie toepasselijk recht. Dat is Russisch recht, aangezien VVO is opgericht naar het recht van de USSR en volgens haar oprichtingsakte zetelde te Moskou (zie artikel 2 WCC, thans artikel 10:118 BW).

inroepen geldigheid transformatie verjaard ?

Spirits ProCy betogen dat het recht van FKP om zich te beroepen op ongeldigheid van de transformatie van VVO naar VAO naar het daarop toepasselijk Russisch recht is verjaard. Omdat de transformatie wordt beheerst door Russisch recht, moet ook naar Russische maatstaven worden beoordeeld of de Russische Federatie of andere derden nog kunnen klagen over eventuele gebreken aan de transformatie, aldus Spirits ProCy, die voorts meer in den brede betogen dat de hele overgang onder algemene titel vanwege de gestelde transformatie wordt beheerst door het Russische verjaringsregime.

Dit standpunt van Spirits ProCy gaat niet op. FKP heeft geen rechtsvordering tot ongeldigverklaring of nietigverklaring van de transformatie ingesteld. De ingestelde vorderingen I en II strekken – samengevat – tot herstel van de door FKP gestelde werkelijke rechtstoestand van de merken. Voorts betreffen de vorderingen van FKP inbreukvorderingen en vorderingen tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen zijn alle gegrond op de stelling dat de Russische Federatie steeds rechthebbende is gebleven van de merken in de betrokken landen, waartegen Spirits ProCy zich onder meer verweren door aan te voeren dat de merken bij transformatie van VVO naar VAO onder algemene titel zijn overgegaan. Het geschil over transformatie van VVO naar VAO betreft enkel een schakel in de motivering van het verweer van Spirits ProCy. De enkele stelling van FKP dat geen transformatie heeft plaatsgehad is noch naar Nederlands, noch naar Russisch recht aan verjaring onderhevig.

transformatie beheerst door recht van de USSR of de RSFSR ?

Partijen twisten over de vraag welk Russisch recht de gestelde transformatie van VVO naar VAO beheerst. Volgens FKP is dat het recht van de RSFSR. Niet in geschil is dat naar dat recht geen geldige transformatie heeft plaatsgehad. Spirits ProCy betogen dat de gestelde transformatie werd beheerst door het recht van de USSR en naar dat recht rechtsgeldig heeft plaatsgehad. Als dat laatste klopt, moet vervolgens worden uitgezocht welk van de twee rechtsstelsels destijds geldend Russisch recht was. Dit nader onderzoek kan achterwege blijven als ook naar USSR-recht geen rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgehad; in dat geval is de uitkomst onder beide rechtsstelsels hetzelfde en kan in het midden blijven of de transformatie werd beheerst door het recht van de RSFSR dan wel de USSR.

rechtsgeldige transformatie naar USSR-recht ?

Het relevante USSR-recht is neergelegd in de wet van 6 maart 1990 (“Union of the Soviet Socialist Republics Law on property in the USSR”) en is verder uitgewerkt in de resolutie van de USSR-raad van ministers nr. 590 d.d. 19 juni 1990 (“On validation of regulations on joint-stock companies and limited liability companies and of regulation on securities” – hierna resolutie nr. 590). Volgens het USSR-recht dienden de volgende stappen te worden doorlopen om een staatsonderneming te transformeren in een private onderneming:

De vijfde stap van registratie is een constitutief vereiste voor transformatie onder het USSR-recht. Met deze stap hield de getransformeerde staatsonderneming op te bestaan en werd de voormalige staatsonderneming als getransformeerde private onderneming voortgezet.

Uit hetgeen partijen betogen volgt dat de rechtbank niet toe behoeft te komen aan een inhoudelijke toets van de vraag of er volgens de toepasselijke wettelijke vereisten een transformatie tot stand is gekomen, omdat de rechtbank reeds op andere gronden tot het door hen bepleitte oordeel kan komen. Deze andere gronden zal de rechtbank om die reden eerst beoordelen.

uitspraken buitenlandse rechters en EHRM

Ter onderbouwing van hun standpunten halen partijen uitspraken van buitenlandse rechters aan over de geldigheid van de transformatie. Terecht beroepen zij zich niet op gezag van gewijsde van deze beslissingen in procedures waarbij veelal andere partijen betrokken zijn en die gaan over andere nationale merkregistraties. Anders dan Spirits ProCy betogen, leiden de artikelen 32 en 33 EEX-Vo (oud) niet tot ‘automatische’ gebondenheid van de rechtbank aan de door hen genoemde beslissingen van rechters uit landen binnen het toepassingsgebied van de EEX-Vo. Deze artikelen uit de EEX-Vo, die gelden voor procedures tot erkenning van in het buitenland gewezen vonnissen, vinden namelijk geen toepassing in deze procedure, die niet de erkenning van de aangehaalde vonnissen tot inzet heeft.

In het verlengde van het voorgaande kan FKP niet worden gevolgd in haar betoog dat de nietigverklaring van de transformatie en de overgang van de merken van VZAO naar ZAO – die ook de merken in deze procedure zou betreffen – in de Russische strafprocedure tegen OAO zou moeten ‘doorwerken’ in deze procedure en als uitgangspunt zou moeten gelden voor de beoordeling. De rechtbank is ook niet gebonden aan het arrest van het EHRM op de klacht van OAO in een zaak tegen de Russische Federatie, waarnaar FKP verwijst: dit arrest is gewezen tussen partijen die geen partij zijn in deze procedure, naar aanleiding van een klacht tegen de Russische Federatie.

Ook de stukken met betrekking tot de strafrechtelijke procedure van het Russische openbaar ministerie en de stukken met betrekking tot de in het Verenigd Koninkrijk gevoerde uitleveringsprocedure van [A] laat de rechtbank buiten beschouwing. Dit zijn ten behoeve van andere procedures, met andere wettelijk kaders, opgestelde documenten die niet doorslaggevend zijn voor de beoordeling van de in deze procedure voorliggende geschilpunten naar het daarop toepasselijk recht. De rechtbank laat hetgeen partijen over de relevantie en de juistheid van deze stukken naar voren brengen voor wat het is.

bewijsnood Spirits ProCy ?

Spirits ProCy voeren onder verwijzing naar de strafvorderlijke beslagen op documenten van eind mei 1999-2000 en van juni-juli 2007, aan dat zij in bewijsnood verkeren, in het bijzonder met betrekking tot de transformatie van VVO naar VAO.

De rechtbank stelt vast dat Spirits ProCy desalniettemin in staat is gebleken de rechtbank in ruime mate van schriftelijke bewijsstukken te voorzien, ook over de gestelde transformatie van VVO naar VAO. Spirits ProCy laten na concreet aan te duiden welke relevante (categorieën) documenten in beslag zijn genomen. De opinie van Gladyshev waarnaar zij in dit verband verwijzen vermeldt slechts een veronderstelling dat relevante documenten in beslag zijn genomen, zonder concreet aan te duiden om welke documenten het zou kunnen gaan: “Given the comprehensive nature of removal of documents from the premises of (ZAO) one should assume that the crucial documents relating to the transformation (...) have been taken.” Deze enkele, niet nader geconcretiseerde veronderstelling is onvoldoende om in algemene zin te kunnen concluderen dat Spirits ProCy in bewijsnood verkeren en daar enige consequentie aan te verbinden bij de vaststelling van de relevante feiten en omstandigheden. Dit geldt temeer daar het gaat om beslagen bij ZAO, niet VZAO, terwijl moet worden aangenomen dat VAO (later VZAO) in 1992 bij het overnemen van de activiteiten van de VVO ook de administratie van VVO zal hebben overgenomen met daarin alle relevante stukken over de gestelde transformatie.

de betekenis van de registratie van de VAO bij de Registratiekamer te Moskou

Spirits ProCy wijzen erop dat de Registratiekamer te Moskou belast is met het onderzoeken van en het vaststellen dat de documentatie van een transformatie aan de wettelijke eisen voldoet en registratie kan weigeren aan een onderneming, die daartegen in rechte kan opkomen. Zij betogen dat uit de registratie van VAO in 1992 blijkt dat de voor transformatie relevante documentatie, toen in ieder geval compleet was en door de Registratiekamer als volledig en wetsconform is beoordeeld. Het nu ontbreken van (volledige) documentatie over de transformatie is het gevolg van toedoen van de Russische Federatie en moet voor risico blijven van FKP, aldus Spirits ProCy, die voorts betogen dat vanwege de registratie en het daaraan voorafgaande onderzoek door de Registratiekamer, de rechtsgeldigheid van de transformatie als uitgangspunt moet worden genomen.

De rechtbank volgt Spirits ProCy niet in dit betoog en overweegt daartoe als volgt.

Paragraaf 9 van het USSR-decreet nr. 590 vermeldt de documenten die moeten worden ingediend bij de registratie-aanvraag. Dat zijn:

Deze documenten vormen het schriftelijk bewijs van stap 1 en stap 4 van het transformatieproces naar USSR-recht en de aanvraag voor stap 5. Ook als de complete voor registratie vereiste documenten zijn ingediend, kan op basis daarvan dus niet worden vastgesteld dat alle stappen uit de USSR- transformatieprocedure (ook stap 2 en 3) zijn doorlopen. Gesteld noch gebleken is dat andere documenten behoefden te worden overgelegd bij de registratieaanvraag, noch dat dit feitelijk is gebeurd bij de aanvraag tot registratie van VAO.

Uit het voorgaande volgt dat het ten behoeve van de registratie van VAO uit te voeren onderzoek van de Registratiekamer op grond van de ingediende documenten niet kan leiden tot de conclusie dat alle vereiste stappen van de USSR-transformatieprocedure zijn doorlopen. Dit reeds staat eraan in de weg dat de rechtbank op grond van de registratie door de Registratiekamer als vaststaand aanneemt dat VVO volgens het USSR-recht is getransformeerd naar VAO.

Voorts wijst FKP terecht erop dat in eerste instantie uit de registratie zelf niet ondubbelzinnig kon worden afgeleid dat VAO de getransformeerde VVO was. Dat stond alleen vermeld in de bij de aanvraag overgelegde statuten van VAO Die omstandigheid en het feit dat VAO hetzelfde OKAP-nummer (het registratienummer bij de Registratiekamer) had als VAO – hetgeen weer wel kan duiden op rechtsopvolging en daarmee op transformatie – zijn echter niet voldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat er een rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgevonden.

Voor het eerst in april 1992 vermeldden de door de Registratiekamer afgegeven certificaten VAO als rechtsopvolger van VVO. Daarvoor vermeldden deze certificaten alleen dat VAO was geregistreerd; zij konden evenzeer betrekking hebben op een nieuw opgerichte private rechtspersoon. Dat laatste stemt overeen met de registratieaanvragen: de registratieaanvraag van 25 december 1991 verwijst niet naar de relevante USSR of RSFSR regels over transformatie van staatsondernemingen, alleen naar RSFSR resolutie nr. 601 die ziet op aandelenvennootschappen. De daarop volgende aanvragen – waarvan die van 26 december 1991 volgens Spirits ProCy een aanvulling is op die van 25 december 1991 – vermeldden evenmin iets over transformatie; daarin stond alleen dat VVO en anderen VAO hadden opgericht.

de jarenlang breed bestaande en – ook door de Russische Federatie uitgedragen – opvatting dat VAO de rechtsopvolger van VVO was

Spirits ProCy benadrukken dat in de jaren ’90 van de vorige eeuw velen, ook overheidsfunctionarissen en bewindslieden uit de toenmalige Russische regeringen, ervan uitgingen dat VAO de rechtsopvolger van VVO was en dat de rechten op de wodkamerken aan VAO toebehoorden. VAO is toen ook in vele officiële stukken aangeduid als rechtsopvolger van VVO en rechthebbende van de merken. De Russische Federatie heeft VAO in 1993-1994 gesteund bij het herstel van de inschrijving van de in 1991 doorgehaalde Russische wodkamerken Stolychnaya en Moskovskaya. In 1996 heeft de vice-minister van economische zaken van de Russische Federatie nog bevestigd dat VAO rechthebbende was op de Russische merken Stolychnaya en Moskovskaya.

Deze in de jaren ’90 van de vorige eeuw, wijdverbreid levende en ook door en namens de Russiche Federatie actief uitgedragen opvatting dat VAO de rechtsopvolger was van VVO is echter, net zo min als de registratie van VAO, doorslaggevend voor de vraag of VVO is getransformeerd naar VAO. Dat geldt eens temeer nu deze bij velen levende veronderstelling mede kan worden verklaard door het gegeven dat VAO de activiteiten van VVO had voortgezet en zich presenteerde als rechtsopvolger van VVO.

Spirits ProCy zien het handelen van de Russische Staat tot 1999/2000, in het bijzonder de steun aan het herstel van de registratie van de Russische merken op naam van

VAO en het actief uitdragen dat VAO na transformatie rechthebbende van de merken was, als ‘erkenning’ van het bestaan van VAO als rechthebbende van de merken. Anders dan zij betogen, volgt uit deze actieve steun en de tot 1999/2000 gehuldigde opvatting van de Russische Federatie niet dat ‘dus’ de transformatie voltooid en rechtsgeldig is. Iets anders is of dit handelen van de Russische Federatie tot 1999/2000 consequenties moet hebben voor de vraag of de door haar gepretenteerde rechten op de merken nu nog kunnen worden ingeroepen. Die vraag zal nog aan de orde komen, aangezien Spirits ProCy ook op deze omstandigheden hebben gewezen bij hun beroep op verkrijging te goeder trouw van de merken door ZAO en Spirits International en ter onderbouwing van hun beroep op verjaring en rechtsverwerking.

Spirits ProCy achten nog van belang dat VAOde facto een door de RSFSR gecontroleerd bedrijf bleef, omdat de resterende aandelen, naast de 30% van het arbeiderscollectief, in bezit waren van andere staatsbedrijven. Dit aandeelhouderschap van deze andere staatsbedrijven zegt echter niets over het al dan niet juist en volledig doorlopen van het transformatieproces volgens het USSR-recht. Integendeel, het feit dat VVO één van de aandeelhouders van VAO was, wijst veeleer erop dat geen geldige transformatie heeft plaatsgehad.

de intentie om VVO te transformeren naar een private onderneming en de mededelingen daarover van (functionarissen van) VAO

Uit de in het geding gebrachte stukken kan worden afgeleid dat onmiskenbaar de intentie bestond om VVO te transformeren naar een private onderneming: snel nadat dit mogelijk werd, is die intentie uitgesproken en ook aan andere relevante personen en intenties kenbaar gemaakt. Deze vaststaande en door Spirits ProCy benadrukte intentie, die ook daarna – en mogelijk tot eind december 1991, toen de aanvraag voor registratie van VAO werd gedaan, heeft bestaan – is een relevante omstandigheid bij de beoordeling van de gestelde transformatie, maar is op zich niet voldoende om de transformatie vast te kunnen stellen.

De vermelding in de statuten van VAO en andere van VAO afkomstige stukken dat zij rechtsopvolger van VVO is, zijn alle van VAO zelf afkomstige mededelingen over haar rechtspositie, waaraan geen doorslaggevende betekenis kan worden gehecht voor de vraag of alle stappen van het USSR-transformatieproces zijn doorlopen. Dat geldt ook voor het gegeven dat functionarissen van VAO in 1993-1995 in buitenlandse procedures onder ede hebben verklaard dat VAO na een rechtsgeldige transformatie rechthebbende was van de nationale merken waarover die procedures gingen.

andere transformaties van staatsbedrijven

Partijen wijzen op andere al dan niet juist en volledig doorlopen transformaties van USSR-staatsondernemingen naar private bedrijven en de ‘revindicaties’ van andere voormalige USSR-staatsondernemingen. Deze zijn echter niet relevant voor de in deze procedure te beantwoorden vragen, die dienen te worden beantwoord op grond van de relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de gestelde transformatie van VVO naar VAO.

schriftelijke verklaringen van direct bij de gestelde transformatie en bij de VVO en VAO betrokken personen

De rechtbank slaat geen acht op de door partijen overgelegde schriftelijke verklaringen van een aantal direct bij de gestelde transformatie en bij de VVO en VAO betrokken personen. Deze verklaringen vermelden in de regel geen redenen van wetenschap en evenmin de feiten en omstandigheden waarop de door deze personen gemaakte gevolgtrekkingen zijn gebaseerd. Voorts laten de verklaringen in een aantal gevallen voortschrijdend inzicht zien over (de kwalificatie van) de gebeurtenissen, zonder dat duidelijk is welke verklaring voor juist dient te worden gehouden. Dat geldt ook voor de verklaringen die onder ede zijn afgelegd in buitenlandse procedures in de periode 1993-1995 of gelijkluidend zijn aan destijds onder ede afgelegde verklaringen. Deze verklaringen hebben in deze procedure dezelfde bewijskracht als de andere, niet onder ede afgelegde verklaringen: het is in deze procedure allemaal schriftelijk bewijs met vrije bewijskracht.

Nu de rechtbank deze verklaringen buiten beschouwing laat, behoeven de opmerkingen van partijen over de mogelijke redenen voor het afleggen van de ene of de andere (tegenstrijdige) verklaring en dit voortschrijdend inzicht over de kwalificatie van de gebeurtenissen geen bespreking.

is de USSR-transformatieprocedure doorlopen ?

De rechtbank komt nu toe aan de vraag of het hele transformatieproces naar USSR recht (zoals beschreven in 4.48) is doorlopen. FKP heeft het gelijk aan haar zijde met haar stelling dat dit niet is gebeurd. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

De eerste stap in het USSR-transformatieproces is het gezamenlijk besluit van het arbeiderscollectief en het relevante Staatscomité. FKP betwist de echtheid van het gezamenlijke besluit van 20 september 1990. Dit geschilpunt kan gelet op het navolgende onbesproken blijven.

Vast staat dat het arbeiderscollectief in september 1990 heeft besloten dat zij wilde overgaan tot privatisering van VVO. Het was onbetwist toen de intentie van VVO om te transformeren naar een private onderneming. Dit staat ook in de brief van VVO aan het Staatscomité van 11 oktober 1990 (zie 2.17). Uit het antwoord daarop van het Staatscomité van 5 november 1990 (zie 2.18) kan – in beide vertalingen – worden afgeleid dat het Staatscomité in beginsel positief stond tegenover privatisering van VVO. Wel stelde het Staatscomité als (nadere) voorwaarde dat zou worden voldaan aan de in die brief genoemde aanstaande regelgeving en dat de statuten van het geprivatiseerde bedrijf daarmee in overeenstemming zouden zijn. Niet in geschil is dat het Staatscomité deze voorwaarde kon verbinden aan haar toestemming. Eerst op 1 juli 1991 is nadere USSR-regelgeving over eigendom en transformatie van staatsbedrijven afgekondigd. Partijen nemen tot uitgangspunt dat deze USSR-regelgeving nooit feitelijk van kracht is geworden. Of dat klopt, behoeft niet te worden uitgezocht, aangezien niet in geschil is dat de gestelde transformatie niet aan de eisen van deze door te voeren USSR-regelgeving voldeed.

Dit een en ander betekent dat de voorwaarde waaronder deze toestemming is gegeven nooit is vervuld en nooit is voldaan aan alle voorwaarden van de in 4.48 beschreven eerste stap. Dit geldt ook als de door het Staatscomité gestelde voorwaarde geacht moet worden ook betrekking te hebben gehad op de RSFSR-regeling over eigendom en privatisering die vanaf december 1990 was afgekondigd. Niet in geschil is dat de RSFSR-privatiseringsprocedure nooit volledig en juist is doorlopen.

De derde en vierde stap van het USSR-privatiseringsproces zijn het uitgeven van de aandelen en een oprichtingsvergadering. De aandelen moeten hetzij worden uitgegeven aan de in het gezamenlijk besluit genoemde aandeelhouders, hetzij bij openbare inschrijving worden aangeboden. Geen van beide is gebeurd. De aandeelhouders van VAO zijn niet genoemd in het gezamenlijk besluit. Spirits ProCy voeren onweersproken aan dat de aandelen zijn aangeboden door uitnodigingen te verzenden aan niet nader geduide andere staatsbedrijven en mogelijk geïnteresseerde investeerders. Deze wijze van benaderen van mogelijk geïnteresseerde investeerders kan niet gelden als een openbare inschrijving.

FKP wijst voorts terecht erop dat alleen de statuten die tijdens de oprichtingsvergadering van VAO zijn vastgesteld vermelden dat VAO rechtsopvolger is van VVO. Niet blijkt dat dit tijdens de oprichtingsvergadering met zoveel woorden is besproken, terwijl VVO als eerste genoemd staat in de bij de notulen gevoegde lijst van oprichters en aandeelhouders van VAO. De bij de oprichtingsvergadering vastgestelde hoedanigheid van aandeelhouder van VVO is niet verenigbaar met transformatie van VVO naar VAO, waarbij VVO ophoudt te bestaan op het moment dat de transformatie is voltooid (zie ook hierna). Er heeft derhalve wel een oprichtingsvergadering plaatsgevonden, maar de besluiten daarin behoren niet tot een transformatieproces van VVO naar VAO. Van een oprichtingsvergadering als bedoeld in de vierde stap lijkt daarmee geen sprake.

De laatste constitutieve stap in het USSR-transformatieproces, registratie van VAO, heeft plaatsgehad op 20 januari 1992, derhalve nadat de USSR heeft opgehouden te bestaan. Volgens Spirits ProCy staat dit niet in de weg aan een geldige transformatie naar USSR-recht. Voor zover zij heeft bedoeld te betogen dat de registratie is afgerond met het doen van de aanvragen voor registratie op 25 en 26 december 1991, kan dat standpunt niet worden gevolgd. Niet de aanvraag maar de registratie door de Registratiekamer is een constitutief vereiste. Voor zover dit standpunt impliceert dat het USSR-recht na de val van de USSR van toepassing bleef op transformaties van staatsondernemingen die op 25 december 1991 nog niet waren afgerond, kan het ook niet slagen, nu gesteld noch gebleken is van eerbiedigende werking van de relevante bepalingen van USSR-recht. Integendeel, de RSFSR heeft al voor het verdwijnen van de USSR de suprematie van haar grondwet en haar recht afgekondigd voor zijn grondgebied en de privatisering van staatseigendom gereguleerd, onder meer in de RSFSR privatiseringswet van 1 juli 1991.

Spirits ProCy verwijzen in dit verband naar de continuïteitsleer bij opvolging van staten, die – kort gezegd – inhoudt dat de opvolgende staat in de door de verdwijnende staat aangegane rechten en verplichtingen treedt en gehouden is de rechtshandelingen, verricht in het tijdperk en onder het recht van de verdwijnende staat na transitie te respecteren. Zij verwijzen in algemene zin naar dit leerstuk, zonder te concretiseren waarom dat naar het recht van de Russische Federatie geldt en het door hen gewenste gevolg heeft. Dit reeds staat in de weg aan het honoreren van het standpunt van Spirits ProCy. Bovendien kan een lopend transformatieproces niet worden aangemerkt als een door de USSR aangegane verplichting, die de Russische Federatie op grond van de continuïteitsleer dient te eerbiedigen. Dat – naar FKP ook niet heeft betwist – voor de val van de USSR gedane aanvragen tot registratie van ondernemingen dienden te worden uitgevoerd (indien en voor zover deze aan de gestelde eisen voldeden) is geen grond om te concluderen dat een ten tijde van de val van de USSR nog niet afgeronde transformatie door de RSFSR als geldig moet worden aanvaard. Dat geldt ook als de privatiseringshandelingen, zoals volgens Spirits ProCy het geval is, ‘nagenoeg geheel’ waren voltooid in het USSR-tijdperk, dat eindigde op het moment dat de USSR met ingang van 26 december 1991 ophield te bestaan.

De door Spirits ProCy genoemde omstandigheid dat de RSFSR zelf pas vanaf december 1992 begon te worden erkend in de internationale gemeenschap, is in dit verband niet relevant, net zo min als de vraag of het al dan niet te wijten is aan VAO dat registratie pas na de val van de USSR plaatsvond dan wel of VAO er alles aan heeft gedaan om een en ander rond te krijgen voordat de USSR ophield te bestaan.

De slotsom is dat niet is voldaan aan de in 4.48 opgesomde stappen 1, 3, en 5 die volgens het recht van de USSR vereist zijn voor een transformatie van een staatsonderneming naar private rechtspersoon, terwijl de vierde stap is uitgevoerd op een wijze die ook niet te rijmen valt met een transformatie.

voortbestaan VVO na 20 januari 1992

Een tweede grond om te concluderen dat geen geldige transformatie van VVO naar VAO heeft plaatsgehad, is dat VVO na 20 januari 1992 is blijven voortbestaan. VVO was tot de vergadering van aandeelhouders van 22 april 1993, toen zij uit die hoedanigheid werd ontheven, aandeelhouder van VAO, met ruim 28% van de aandelen. Zoals hiervoor is overwogen, is dit niet verenigbaar met een geldige transformatie, die tot gevolg zou hebben gehad dat VVO niet meer bestond.

Spirits ProCy hebben het bij de oprichting van VAO noemen van VVO als aandeelhouder verklaard door aan te voeren dat VVO een ‘parkeerplaats’ was voor de aandelen van het arbeiderscollectief omdat nog geen nieuwe rechtspersoon was opgericht waarin deze aandelen konden worden ondergebracht. Zij verwijzen naar de opinie van Newbury waarin het aandeelhouderschap van VVO wordt aangeduid als: “merely a notational convenience – a method to list shares that had been reserved for a company that would hold their shares”. Dit verweer is echter innerlijk tegenstrijdig. Als een parkeerplaats nodig was voor de aandelen in VAO, kon de volgens Spirits ProCy van VVO in VAO getransformeerde rechtspersoon niet die ‘parkeerplaats’ vormen. Dan zou zij immers de aandelen in zichzelf houden.

Het standpunt van Spirits ProCy laat bovendien onverlet dat VVO na oprichting van VAO bleef bestaan en gaat eraan voorbij dat niets in de weg stond aan aandeelhouderschap van het werknemerscollectief of de individuele werknemers. Er was dus geen enkele noodzaak voor het ‘parkeren’ van de aandelen van het arbeiderscollectief bij VVO in afwachting van de oprichting van TOO Implod. Daarnaast is onduidelijk waarom TOO Implod pas in juni 1992 is opgericht, terwijl het arbeiderscollectief al in september 1990 had besloten VVO te privatiseren. Dat, zoals Spirits ProCy onder verwijzing naar de opinie van Newbury aanvoeren, destijds vaak TOO’s werden opgericht door arbeiderscollectieven en dat de TOO als rechtsvorm populair was vanwege de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders, verklaart mogelijk de keuze voor deze rechtsvorm, maar niet waarom het nodig was dat de aandelen van het arbeiderscollectief eerst geruime tijd werden gehouden door VVO.

In de eind april 1993 ingediende herziene versie van de oorspronkelijke registratieaanvraag staat TOO Implod als eerste vermeld in de lijst van oprichters en aandeelhouders, in de plaats van VVO die in deze aanvraag niet wordt vermeld. De registratie van VAO is vervolgens aangepast aan deze nieuwe versie van de aanvraag. Volgens Spirits ProCy betekent dit dat VVO ‘juridisch gezien’ nooit geregistreerd is als aandeelhouder van VAO of zelfs als tijdelijke plaatsvervanger. Dit staat echter niet in de opinie van Newbury waarnaar zij ter onderbouwing van dit standpunt verwijzen. Newbury schrijft: “This sequence of events clearly indicates that TOO Implod replaced [onderstreping rechtbank] “VVO Sojuzplodoimport” in the list of shareholders.” Dat VVO later ‘op papier’ als aandeelhouder van VAO is vervangen door TOO Implod doet niet af aan het gegeven dat zij die hoedanigheid ruim een jaar heeft gehad. Dat geldt ook als een en ander met terugwerkende kracht zou zijn aangepast.

Dat VVO gedurende lange tijd niet geregistreerd was in het handelsregister en haar OKAP-nummer is gebruikt bij registratie van VAO – hetgeen weer wel kan wijzen op rechtsopvolging en dus transformatie – betekent niet zonder meer dat VVO op 20 januari 1992 is opgehouden te bestaan. Hieruit kan alleen worden afgeleid dat zij niet geregistreerd was als onderneming en geen handelsactiviteiten kon ontplooien.

Vaststaat dat VAO vanaf januari 1991 handelsactiviteiten van VVO heeft overgenomen en schulden van VVO heeft voldaan. Niet in geschil is dat VVO op een gegeven moment geen betaalrekeningen meer aanhield en niet meer aan de verplichtingen voldeed die op Russische ondernemingen rustte, zoals het betalen van belasting en rapportageverplichtingen aan de autoriteiten. Gesteld noch gebleken is echter dat naar het toepasselijk Russisch recht het enkele niet actief zijn van een (staats)onderneming – en het feitelijk voortzetten van de activiteiten door een andere onderneming – betekent dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Het niet betalen van belasting en het niet nakomen van de rapportageverplichtingen, betekent slechts dat VVO de voor haar geldende voorschriften niet naleefde, niet dat zij niet langer bestond. Naast het eerder genoemde aandeelhouderschap in VAO wijzen – integendeel – omstandigheden als het in 1992 nog sluiten van overeenkomsten door VVO erop dat VVO na 20 januari 1992 (de datum van registratie van VAO) nog bestond.

slotsom transformatie VVO naar VAO

Nu niet alle stappen van de USSR-transformatieprocedure zijn doorlopen en VVO na 20 januari 1992 nog bestond, luidt de slotsom dat VVO niet volgens het USSR-recht is getransformeerd naar VAO. Gelet op hetgeen hiervoor sub 4.47 is overwogen, behoeft ook niet nader te worden onderzocht of de transformatie werd beheerst door dit recht of het recht van de RSFSR.

in alle zaken

Niet in geschil is dat zonder geldige transformatie geen overgang onder algemene titel van de merken van VVO naar VAO heeft plaatsgehad. De merken zijn ook niet op andere wijze onder algemene of andere titel overgegaan van VVO naar VAO, die dus vanaf januari 1992 zonder grond pretendeerde rechthebbende te zijn van de merken, die Russische staatseigendom waren gebleven.

VII Nietigheid van de overeenkomst tussen ZAO en Spirits International ?

FKP roept de nietigheid van de koopovereenkomst tussen ZAO en Spirits International in. Deze koopovereenkomst bevat een rechtskeuze voor Nederlands recht. Het geschil over de geldigheid van deze overeenkomst wordt daarom beheerst door Nederlands recht.

FKP stelt dat “de verkoop van verduisterde/gestolen goederen (...) evident in strijd (is) met de goede zeden en/of de openbare orde in de zin van art. 3:40 lid 1 BW.” en wijst erop dat Spirits International wist dat ZAO de merken niet rechtsgeldig had verkregen.

Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de openbare orde of de goede zeden is op grond van artikel 3:40, lid 1, BW nietig. ‘Openbare orde’ in de zin van art. 3:40 lid 1 BW is een open norm waarvan de invulling in beginsel aan de rechter is voorbehouden. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de openbare orde de fundamentele beginselen van de rechtsorde en algemene belangen van fundamentele aard omvat. De ‘goede zeden’ verwijzen naar het maatschappelijke oordeel over wat hoort of niet hoort, of de moraal. De geldigheid van een overeenkomst die naar inhoud of strekking mogelijk in strijd is met de openbare orde of de goede zeden moet naar het tijdstip van het verrichten van de rechtshandeling beoordeeld worden.

Zonder nadere toelichting kunnen de vaststaande feiten de door FKP gewenste gevolgtrekking niet dragen. Dat geldt ook in het geval zou komen vast te staan dat ZAO niet beschikkingsbevoegd was ten aanzien van de merken toen zij deze verkocht aan Spirits International. Het sluiten van een overeenkomst met een beschikkingsonbevoegde kan bij bekendheid met die beschikkingsonbevoegdheid in de weg staan aan verkrijging te goeder trouw, maar is onvoldoende voor nietigheid. FKP, op wie de stelplicht en bewijslast rust, laat na haar hiervoor onder 4.90 genoemde stelling verder te concretiseren. Dit had wel van haar verwacht kunnen worden, zeker in het licht van de gemotiveerde betwisting van deze stelling door Spirits cs. Vordering V wordt daarom afgewezen.

VIII Verkrijging te goeder trouw van de merken ?

in alle zaken

toepasselijk recht

Het geschil over de vraag of ZAO en Spirits International een beroep kunnen doen op bescherming als verkrijger te goeder trouw van de merken ziet op een goederenrechtelijk aspect van deze overdrachten van de merken. Het gaat om de goede trouw van ZAO en Spirits International bij verkrijging van de merken toen deze aan hen werden overgedragen. Dit staat los van de merkenrechtelijke kwade trouw die aanwezig kan zijn bij het doen van een merkdepot.

Tussen partijen is in geschil welk recht van toepassing is op deze vraag. Naar het oordeel van de rechtbank dient naar Nederlands internationaal privaatrecht voor de goederenrechtelijke aspecten van de overdracht van merken te worden aangeknoopt aan het nationale recht van het land voor het grondgebied waarvoor de merkenrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (lex loci protectionis). Met die aanknoping wordt allereerst aansluiting gezocht bij de aanknoping voor zakelijke rechten (waarin volgens Nederlands IPR de lex rei sitae van toepassing is). Deze aanknoping lijkt voorts de heersende leer te zijn in de literatuur15.en is tot uitgangspunt genomen in de artikelen 3:102 en 3:301 van de (niet bindende) Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP). Bovendien wordt die aanknoping ook in andere Europese rechtsstelsels toegepast, zo blijkt uit die literatuur, wat leidt tot internationale uniformiteit. Dit beginsel is ook toegepast door het Hof Den Haag in de Rotterdamse procedure (zie r.o. 8.1 van het arrest). Of Spirits International de merken te goeder trouw verkregen heeft, zal de rechtbank dus beoordelen naar Deens recht (merken a tot en met c), Frans recht (merken d en e), Iers recht (merken f en g), Italiaans recht (merken h en i), Noors recht (merken j en k), Spaans recht (merk l), Portugees recht (merken m en n), Zweeds recht (merken o en p), Zwitsers recht (merken q en r), het recht van het Verenigd Koninkrijk (merken s tot en met v), Cypriotisch recht (merk w), Pools recht (merk x) en Tsjechisch recht (merk y).

Het standpunt van FKP cs dat dit geschilpunt wordt beheerst door Nederlands recht gaat uit van een andere, niet toepasselijke verwijzingsregel waarbij wordt aangeknoopt bij het recht dat de overeenkomst beheerst. FKP wijst daarbij erop dat een aanknoping aan de lex loci protectionis inefficiënt is, omdat daarmee een bundel van rechten ieder op verschillende wijze beoordeeld zal worden. In een situatie als de onderhavige, waarin sprake is van overdrachten van merken voor verschillende territoria, kan dat ertoe leiden dat sommige overdrachten wel geldig zijn en andere niet. Dat argument overtuigt de rechtbank niet. Daar staat immers tegenover, dat bij de door FKP voorgestane aanknoping aan het recht dat van toepassing is op de overeenkomst van overdracht, bij opvolgende overdrachten op ieder daarvan een ander rechtsstelsel van toepassing zou kunnen zijn. In dat opzicht biedt aanknoping aan de lex loci protectionis juist meer rechtszekerheid; het territorium van een merkrecht wijzigt immers niet. Anders dan FKP betoogt, is evenmin grond om aan te knopen bij Nederlands recht vanwege nauwe verbondenheid met Nederland. Voor zover een nauwe verbondenheid al afwijking van de lex loci protectionis zou rechtvaardigen, is onvoldoende het enkele feit dat deze nationale merken zijn verkocht in een door Nederlands recht beheerste overeenkomst aan een in Nederland zetelende rechtspersoon naar Nederlands recht.

De rechtbank volgt evenmin Spirits cs in hun aanvankelijke betoog over de toepasselijke verwijzingsregel en het – in hun optiek – toepasselijke Russisch recht. Dit betoog is gebaseerd op een (partij)deskundigenbericht16.waarin kritiek wordt geuit op de door het Haagse gerechtshof in de Rotterdamse procedure toegepaste verwijzingsregel. Voor zover hier van belang wordt in dit stuk betoogd dat accessoire aanknoping had dienen plaats te vinden aan het Russisch recht, nu alle relevante aanknopingsfactoren wijzen op de toepasselijkheid van dat recht. Voor zover al via accessoire aanknoping tot een toepasselijk recht op de goede trouw bij deze verkrijging gekomen zou moeten worden, zou dat overigens niet leiden tot toepasselijkheid van Russisch recht, maar evenzo van de rechtsstelsels van de betrokken landen waar de merkrechten zijn geregistreerd en kunnen worden uitgeoefend. Overigens lijkt Spirits cs dit standpunt bij pleidooi te hebben verlaten en zich onder overlegging van een deskundigenverklaring van prof. mr. X.E. Kramer op het standpunt te hebben gesteld dat de lex loci protectionis het juiste aanknopingspunt vormt.

Dat – zoals Spirits cs terecht opmerken – hier drie verschillende overdrachten van de merken aan de orde zijn – eerst onder algemene titel van VVO naar VAO bij de gestelde

transformatie en vervolgens twee keer onder bijzondere titel bij de verkoop van de merken – laat onverlet dat de goederenrechtelijke vraag naar de goede trouw van de verkrijgers wordt

beheerst door de hiervoor onder 4.93 genoemde rechtsstelsels. Voor zover Spirits cs mede wensen te betogen dat moet worden aangeknoopt bij het recht dat de overeenkomsten in kwestie beheerst, gaan zij gelijk FKP cs niet uit van de juiste verwijzingsregel, zoals hiervoor reeds is overwogen onder 4.95.

goede trouw bij verkrijging van de merken ?

Het zwaartepunt van de partijdiscussie over goede trouw bij verkrijging van de merken heeft gelegen bij (de betekenis van) de daarvoor mogelijk relevante feiten en omstandigheden. De discussie over dit geschilpunt is niet gevoerd aan de hand van het onder 4.93 aangeduide daarop toepasselijk recht. In een aantal opinies is aandacht besteed aan (de mogelijkheid van) verkrijging te goeder trouw van merken in (één of meerdere van) de desbetreffende rechtsstelsels. Dat neemt niet weg dat partijen zich nog niet volledig hebben uitgelaten over het op dit geschilpunt toepasselijk recht van de dertien betrokken landen en de toepassing daarvan. De rechtbank zal partijen, eerst Spirits cs, derhalve alsnog in de gelegenheid stellen zich daarover uit te laten.

Bij deze uitlatingen dienen partijen uit te gaan van de in dit vonnis vastgestelde feiten en het oordeel over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO. Partijen kunnen zich ook uitlaten over de betekenis daarvan voor de beoordeling (indien relevant naar het toepasselijke recht) van de goede trouw van ZAO en Spirits International bij verkrijging van de merken naar het daarop toepasselijk recht. Indien en voor zover aan de orde kunnen partijen hun standpunten aanpassen aan dit toepasselijk recht. In dat verband kunnen zij zich bijvoorbeeld uitlaten over de betekenis naar het toepasselijk recht van het gegeven dat het gaat over overdrachten binnen de SPI Group en hetgeen zij over en weer naar voren hebben gebracht over de relevantie en de inhoud van de wetenschap van [A] en de, voorafgaand aan het door hem verwerven van aandelen in VZAO, uitgevoerde due diligence. Indien partijen de opvatting huldigen dat hun standpunten over de hoogte van de kooprijzen en de merkregistraties van belang zijn naar het toepasselijk recht, dienen zij hun standpunten daarover (verder) te concretiseren.

4.100. Gezien het voorgaande wenst de rechtbank van partijen per land een uiteenzetting van de toepasselijke rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van merken van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder.

4.101. De in reconventie voorwaardelijk ingestelde vordering tot betaling van schadevergoeding – die aan de orde is indien en voor zover Spirits International niet geldt als verkrijger te goeder trouw – doet de vraag rijzen of en in hoeverre de toepasselijke rechtsstelsels in zo’n geval ruimte bieden voor toekenning van schadevergoeding aan Spirits IntPro. Partijen hebben zich daarover niet uitgelaten. Zij zullen om proceseconomische redenen in de gelegenheid worden gesteld dat bij dezelfde akte te doen.

4.102. Nadat partijen zich hebben uitgelaten over de inhoud van het recht dat verkrijging te goeder trouw van ZAO en Spirits International beheerst en de toepassing daarvan, zal de rechtbank daarover in een volgend vonnis beslissen. Eerst dan en na beoordeling van het beroep van Spirits IntPro op verjaring en rechtsverwerking zal de rechtbank vaststellen wie nu als rechthebbende heeft te gelden van de merken in de betrokken landen.

4.103. Om redenen van proceseconomie zal de rechtbank de resterende geschilpunten in

conventie en in (voorwaardelijke) reconventie thans reeds voor zover mogelijk behandelen. Uit een aantal overgelegde legal opinions en eigen ambtshalve verricht onderzoek van de rechtbank naar het toe te passen recht, komt namelijk naar voren dat het niet zeker is dat alle betrokken rechtsstelsels de bescherming van een verkrijger te goeder trouw van merken kennen dan wel voorzien in een daaraan gelijk te stellen rechtsfiguur. Dat betekent dat (in ieder geval) voor die landen de toewijsbaarheid van de vordering mogelijk afhangt van de vraag of het beroep van Spirits cs op verjaring en rechtsverwerking opgaat.

4.104. Spirits cs hebben zich in conventie in algemene zin beroepen op verjaring en rechtsverwerking van ‘de vorderingen’ en hebben dit verweer voor een aantal (onderdelen) van de vorderingen nader uitgewerkt. Gezien de kennelijke strekking van het betoog van Spirits cs, gaat de rechtbank ervan uit dat zij zich op het standpunt stellen dat alle (onderdelen van de) vorderingen in conventie verjaard zijn en/of dat FKP haar rechten dienaangaande heeft verwerkt. Daarmee komt de rechtbank nu toe aan de bespreking van de vorderingen en de daartegen gevoerde verjarings- en rechtsverwerkingsverweren.

in conventie

IX de primaire vorderingen I en II

in de zaken tegen Spirits IntPro

4.105. De primaire vorderingen I en II bestaan uit drie onderdelen, te weten i) een gebod om mee te werken aan het op naam van FKP stellen van de merken althans ii) een gebod om mee te werken aan overdracht van de merken, met iii) bepaling dat het vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijk verzoek van Spirits International dan wel Spirits Product aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen.

4.106. Hiervoor onder 4.38 is reeds overwogen dat FKP niet bevoegd is tot het instellen van een vordering waarin Spirits International en Spirits Product worden geboden mee te werken aan overdracht van de merken aan FKP (onderdeel ii). Daarbij is overwogen dat in zoverre deze primaire vorderingen voor afwijzing gereed liggen.

4.107. Daarmee resteren de twee andere onderdelen de primaire vorderingen I en II: i) het gevorderde gebod aan Spirits International en Spirits Product om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling, met ii) bepaling dat het vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijk verzoek van Spirits International dan wel Spirits Product aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen. Hierna zal de rechtbank ten aanzien van vordering i) ingaan op (A) het toepasselijke recht, (B) verjaring en (C) rechtsverwerking en daarna vordering ii) bespreken.

i. i) het gebod om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling

A toepasselijk recht

in de zaken tegen Spirits IntPro

4.108. Naar Nederlands recht kan deze vordering worden gebaseerd op artikel 3:296 BW (parate executie). Om de hiervoor onder 4.93-4.96 genoemde redenen wordt deze vordering beheerst door de lex loci protectionis, te weten de hiervoor onder 4.93 genoemde rechtsstelsels en niet door het door FKP voorgestane Nederlands recht of het door Spirits IntPro bepleite Russisch recht.

4.109. FKP baseert dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II op nationale wetgeving die voorziet in een merkenrechtelijke opeisingsactie en – als deze ontbreekt – op nationale wetgeving inzake goederenrechtelijke revindicatie of afgifte en/of herstel van een onrechtmatige daad of onrechtmatige toestand.

4.110. Het verweer van Spirits IntPro dat de Nederlandse rechter vanwege de exclusieve bevoegdheid van nationale rechters in een aantal landen niet bevoegd is om kennis te nemen van deze vorderingen, stuit af op het in het bevoegdheidsincident gegeven oordeel over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Los daarvan gaat het niet op omdat Spirits IntPro dit verweer concretiseren door te wijzen op in een aantal rechtsstelsels bestaande exclusieve bevoegdheden om daar gedane merkregistraties ongeldig te verklaren, te herroepen of te rectificeren en betogen dat de Nederlandse rechter dat niet kan bevelen ten aanzien van merkregistraties in deze landen. Dat zijn andere vorderingen dan het in dit onderdeel van het onder I en II primair gevorderde gebod om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken.

4.111. De vordering om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken richt zich niet tot de houders van de nationale merkregisters en leidt – bij toewijzing – ook niet tot enige verplichting voor hen. Toewijzing van dit onderdeel van deze vorderingen leidt tot de verplichting van Spirits International en Spirits Product om – samengevat – alles wat in hun macht ligt te doen om de registratie van de merken in de betrokken landen in overeenstemming te brengen met de door FKP gestelde werkelijke rechtstoestand, waarin de merken toebehoren aan de Russische Federatie en kunnen worden geregistreerd door FKP.

4.112. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – valt niet in te zien waarom het

gevorderde, tot Spirits IntPro gerichte, gebod geen rechtsgevolg zou kunnen hebben. Of de primair gevorderde medewerking in de toepasselijke rechtsstelsels daadwerkelijk tot het door FKP gewenste gevolg van wijziging van de tenaamstelling of overdracht zal kunnen leiden, staat hier niet ter beoordeling en is ook niet relevant voor de vraag of aan Spirits IntPro het primair gevorderde gebod kan worden opgelegd.

4.113. Spirits IntPro voeren aan dat dit vonnis in een aantal landen niet zal worden erkend en dus nooit ten uitvoer zal kunnen worden gelegd. Spirits IntPro gaan hiermee voorbij aan het gegeven dat dit onderdeel van vordering I en II zich richt tot de in Nederland gevestigde vennootschappen Spirits International en Spirits Product. Erkenning in het buitenland van dit vonnis is dan ook niet aan de orde met betrekking tot dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II.

4.114. Zoals de rechtbank hiervoor sub 4.4-4.5 heeft overwogen, hebben partijen zich deels wel en deels niet uitgelaten over de inhoud van het toepasselijk buitenlands recht. In het navolgende (overwegingen 4.116 tot en met 4.165) geeft de rechtbank samengevat weer op welke punten partijen zich reeds hebben uitgelaten en welke vragen de rechtbank daaromtrent in ieder geval heeft. Zoals hierna zal worden overwogen, worden partijen in dit tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om hun stellingen met betrekking tot het buitenlands recht nader aan te vullen en antwoord te geven op de thans reeds bij de rechtbank gerezen vragen.

4.115. Daar waar hierna wordt gesproken van ‘de primaire vordering I’ heeft dat – ook als dat er niet met zoveel woorden bij staat – betrekking op het gevorderde bevel tot meewerken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken in de betrokken landen.

in de zaak tegen Spirits International

Italië

4.116. FKP noemt als eerste grondslag voor haar primaire vordering I artikel 118 (3) van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom. Dit artikel heeft (in de Engelse vertaling) betrekking op de situatie dat “the registration was granted in the name of an unauthorized entity” en geeft de houder van een beter recht de bevoegdheid daartegen op te treden, door onder meer “obtaining a judgement ordering the transfer in its own name of (…) the registration starting from the application date.”

4.117. De rechtbank wenst een nadere toelichting van FKP op haar stelling dat deze bepaling ook geldt voor de situatie dat een merk door de rechtmatige eigenaar is geregistreerd en een derde die registratie op zijn naam doet stellen. Uit de Italiaanse literatuur en jurisprudentie komt namelijk naar voren dat deze bepaling de uitwerking vormt van het uitgangspunt dat iemand met een beter recht ten opzichte van een reeds (door een ander) gedeponeerd merk, kan kiezen tussen een actie strekkende tot nietigverklaring van het depot (waarna de rechthebbende het merk zelf kan deponeren) en de in dit artikel genoemde vordering tot wijziging van de tenaamstelling van het reeds gedeponeerde merk.

4.118. Daarnaast wenst de rechtbank een nadere toelichting van FKP op haar stelling dat daarbij ook een vernieuwing van een merk door de niet gerechtigde derde geldt als “registration in the name of a person other than de person entitled thereto” in de zin van artikel 118(3) van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom, aangezien een vernieuwing van een Italiaans merk (in dit verband) zou worden behandeld als een jongere registratie van hetzelfde merk.

4.119. FKP stelt dat zij zich naar Italiaans recht ook zal kunnen baseren op de algemene goederenrechtelijke revindicatie van artikel 948 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, dat – in de Engelse vertaling – onder andere bepaalt:

“The owner may file an entitlement claim against any third person that is currently holding or detaining (1140) the good (1153, 1994, 2653, 2697) and may continue pursuing such claim even though this third person, after the filing of the entitlement claim, for circumstances concerning himself ceased to hold or detain the good.”

4.120. Partijen verschillen van inzicht over de vraag of deze bepaling kan worden toegepast op merken. De door FKP geraadpleegde deskundige17.licht toe dat geen zaak bekend is waarin dat aan de orde was, maar stelt geen beletsel te zien voor toepassing van deze bepaling op merken, ook omdat de bepaling betrekking heeft op (in het Italiaans) “cosa” (“goods” in de Engelse vertaling), een term die “is rather the general term used in civil law to indicate anything that may be subject of approriation and may provide economic value, thus both material and immaterial goods. This principle had even been strengthened by the IP code.”

4.121. De door Spirits International geraadpleegde deskundigen18.geven onder verwijzing naar Italiaanse literatuur met opvattingen die beide kanten op wijzen te kennen dat het omstreden is of de door FKP genoemde algemene revindicatiebepaling van toepassing is op merken.

4.122. Spirits International dient de in haar legal opinion (in noot 8 en 9) aangehaalde literatuur (in Engelse vertaling) in het geding brengen.

Zwitserland

4.123. FKP grondt de primaire vordering I op artikel 53 van de Zwitserse merkenwet, dat (in de Engelse vertaling) een “action for assignment of a trade mark” geeft tegen een houder die een merk heeft toegeëigend. Het eerste lid van deze bepaling luidt (in de Engelse vertaling) als volgt: “The plaintiff may bring an action for the assignment of the trade mark instead of a declaration of nullity of the trade mark registration if the defendant has usurped the trade mark.”

4.124. FKP betoogt onder verwijzing naar door haar overgelegde literatuur19.en een legal opinion van de door haar geraadpleegde deskundigen20.dat dit artikel niet alleen geldt voor degene met een beter recht, maar ook voor de rechthebbende ten aanzien van een derde die het merk zonder rechtsgrond op zijn naam heeft laten registeren.

4.125. In de door Spirits International overgelegde legal opinion over de inhoud van het Zwisters recht21.wordt besproken hoe toepassing van deze grondslag in dit geval zou kunnen uitpakken.

Frankrijk

4.126. De primaire vordering I ten aanzien van de Franse merken is gegrond op artikel L.712-6 van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom dat – samengevat – de bevoegdheid toekent aan degene die een beter recht stelt te hebben om een vordering in te stellen tegen degene die het merk heeft geregistreerd zonder daartoe gerechtigd te zijn. De Engelse vertaling van dit artikel bepaalt: “where registration has been applied for, either fraudulently with respect to the rights of another person or in violation of a statutory or contractual obligation, any person who believes he has a right in the mark may claim ownership by legal proceedings. (…)”

4.127. De rechtbank wenst een nadere toelichting van FKP op haar de stelling dat bij de toepassing van deze bepaling het vernieuwen van een merkregistratie zich laat kwalificeren als een eerste depot. Dat is in het door haar aangehaalde arrest van de Cour d’Appel van Parijs van 21 mei 200322.op grond van de specifieke omstandigheden van het geval geoordeeld. Het is echter de vraag of het daar bedoelde geval – van een derde die het merk niet rechtmatig had verkregen en die, na eerder geen wijziging van de registratie te hebben aangevraagd, vernieuwing van het merk (op haar naam) aanvroeg – zonder meer gelijk te stellen is aan het geval waarin Spirits International vernieuwing van het merk heeft aangevraagd, nadat de tenaamstelling van het door de rechthebbende gedeponeerde merk was gewijzigd, waardoor de merken ten tijde van de vernieuwing op naam van Spirits International geregistreerd stonden.

4.128. Spirits International heeft een legal opinion23.over Frans recht overgelegd, waarin deze grondslag aan de orde komt.

4.129. FKP stelt dat zij zich naar Frans recht ook zal kunnen baseren op de algemene goederenrechtelijke revindicatie van artikel 1382 (oud)/artikel 1240 (nieuw), het algemene onrechtmatige daadsartikel uit het Franse Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling luidt – in de Engelse vertaling – als volgt: “Any act whatever of man, which causes damage to another, obliges the one by whose fault it occured, to compensate it.”

4.130. FKP stelt in dit verband dat zij schade lijdt doordat de merken zonder rechtsgrond op naam van Spirits International geregistreerd zijn. Deze onrechtmatige toestand kan volgens FKP worden beëindigd doordat Spirits International bevolen wordt te bewerkstelligen dat de merken op naam van FKP worden geregistreerd. In de door FKP overgelegde legal opinion24.staat dat deze bepaling niet voorziet in een revindicatie actie per se. Onder verwijzing naar jurisprudentie – onder meer een vonnis van de rechtbank te Parijs van 28 juni 2006 dat betrekking had op de inschrijving van een domeinnaam – wordt in deze legal opinion betoogd dat, bij gebreke van een andere specifieke juridische grondslag, overdracht kan worden gevorderd krachtens artikel 1382 (oud)/artikel 1240 (nieuw) van het Frans Burgerlijk Wetboek.

4.131. In de legal opinion van FKP wordt tot slot verwezen naar literatuur waarin staat dat naar Frans recht “all goods are in theory susceptible to be revindicate(d)”.

4.132. De uitlatingen van Spirits International over deze grondslag waren tot nu toe toegespitst op haar hierna te bespreken beroep op verjaring.

Noorwegen

4.133. FKP wijst in de eerste plaats op artikel 21 en 28 van de Noorse merkenwet, dat volgens haar – net als het Franse, Italiaanse en Zwitserse recht – voorziet in een vordering voor degene die een beter recht heeft op een merk dan de merkhouder, om de vordering op naam van de rechtmatige eigenaar te zetten.

4.134. Uit de door FKP overgelegde Engelse vertaling van deze bepalingen blijkt dat deze zien op jegens het registratiebureau in te stellen vorderingen. Artikel 21 bepaalt onder meer: “Anyone who can prove that he is entitled to a trademark in an application filed by

another party, may request that the Norwegian Industrial Property Office transfer

the application.” Artikel 28 bepaalt onder meer: “If an appellant requests that the registration of a trademark be transferred to him, the Norwegian Industrial Property Office shall transfer the registration if the right to the trademark is substantiated.”

4.135. De door FKP overgelegde legal opinion25.vermeldt dat de Noorse merkenwet geen mogelijkheid biedt om een merk te revindiceren, maar – samengevat – administratieve kwesties rond eigendom van merken regelt. In de door Spirits International overgelegde legal opinion26.wordt uiteengezet dat deze artikelen geen grondslag kunnen vormen voor de vorderingen van FKP.

4.136. Voor zover FKP haar standpunt handhaaft dat haar primaire vordering I kan worden gegrond op de hiervoor geciteerde bepalingen uit de Noorse merkenwet, dient zij zich uit te laten over de vraag hoe deze bepalingen de grondslag kunnen vormen voor deze vordering, die zich richt tot Spirits International.

4.137. FKP stelt dat vordering I daarnaast kan worden gebaseerd op de algemene goederenrechtelijke revindicatie naar Noors recht. Zij verwijst in dit verband naar artikel 2 van de Wet van 2 juni 1978, no. 37. Dit artikel bepaalt (in de Engelse vertaling): “The receiver does not win title pursuant to section 1 if the object is or must be anticipated to be deprived from the owner or somebody who possesses the object on his behalf, by theft, unlawful use, robbery or other assault or threats of violence.” Artikel 1 waarnaar wordt verwezen regelt verkrijging te goeder trouw van een ‘tangible object’. FKP grondt dit onderdeel van de primaire vordering I op de algemene ongeschreven regel van Noors vermogensrecht dat niemand meer rechten kan overdragen dan hij zelf heeft. FKP stelt dat deze regel geldt voor de Noorse merken. Zij verwijst naar de door haar overgelegde legal opinion over Noors recht.

4.138. De rechtbank vat het betoog van FKP aldus op dat volgens FKP in deze algemene regel besloten ligt dat de rechtmatige eigenaar van een merk een vordering kan instellen tot wijziging van de tenaamstelling, zoals zij dat doet in de primaire vordering I.

4.139. In de legal opinion van Spirits International over Noors recht wordt deze door FKP gestelde grondslag voor de primaire vordering I bestreden.

Denemarken

4.140. FKP licht toe dat Deens recht niet voorziet in een specifieke merkenrechtelijke revindicatieactie. Zij grondt de primaire vordering I voor de Deense merken op de algemene beginselen van Deens goederenrecht, die inhouden dat de rechtmatige eigenaar goederen kan opvorderen die zich onrechtmatig in het bezit van een derde bevinden. Zij wijst erop dat dit beginsel al is vastgesteld in de Deense wet van Koning Chistian V uit 1683, die nog steeds van kracht is en bepaalt (in de Engelse vertaling): “When a buyer purchases stolen goods, and the owner of said goods claims ownership, the buyer must prove, that he bought the goods in good faith and swear an oath that he is neither thief nor an accomplish, and that he did not know, who his seller was. Regardless of good faith, ownership is recovered by the owner. (…)”.

4.141. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft FKP een legal opinion27.in het geding gebracht waarin uiteengezet wordt dat de primaire vordering I kan worden gebaseerd op het in het Deens recht en rechtspraak ontwikkelde beginsel van revindicatie “It is thus the normal starting point in Danish property law that the legitimate owner may reclaim goods or entitlement form the possessor (know as “vindication”) and that an assignee will not obtain a better right than the assignor had.” Uiteengezet wordt dat dit beginsel geldt voor ‘goods’ als bedoeld in artikel 6-17-5 uit de Deense wet van Koning Chistian V uit 1683 en voor schulden en vorderingen in de (in de Engelse vertaling) Debt Intstruments Act. In deze legal opinion staat dat deze algemene uitgangspunten ook gelden voor overeenkomsten met betrekking tot merken. Gewezen wordt op literatuur waarin wordt onderschreven dat deze ongeschreven rechtsregel ook kan worden toegepast ten aanzien van merken. De legal opinion geeft aan dat dit voor zover bekend in rechte nooit aan de orde is geweest ten aanzien van merken. Wel is dit algemene rechtsbeginsel in het intellectuele eigendomsrecht, ten aanzien van domeinnamen, door de ‘Danish Domain Name Panel’ toegepast in de in de legal opinion vermelde zaken.

4.142. De rechtbank verstaat de door FKP gestelde grondslag aldus dat zij haar primaire vordering I grondt op de hiervoor genoemde ongeschreven rechtsregel, die volgens FKP ook voor merken geldt.

4.143. De uitlatingen van Spirits International en ook de door haar in het geding gebrachte legal opinion over Deens recht28.spitsten zich toe nu toe toe op haar hierna te bespreken beroep op verjaring.

Zweden

4.144. FKP licht toe dat het Zweeds recht geen specifieke merkenrechtelijke revindicatie-bepaling kent. Wel kan volgens FKP een beroep worden gedaan op het algemene leerstuk van goederenrechtelijke revindicatie. FKP stelt “het beginsel dat de eigenaar het recht heeft zijn eigendom op te vorderen van degene die het onrechtmatig in zijn bezit heeft, is zo vanzelfsprekend naar Zweeds recht, dat dit niet wettelijk is vastgelegd.” en wijst erop dat dit beginsel in de door haar genoemde Zweedse literatuur29.en jurisprudentie regelmatig terugkeert. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion30.en de daarin aangehaalde literatuur, stelt FKP voorts dat dit algemene rechtsbeginsel ook geldt voor merken.

4.145. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van artikel 44 van de Zweedse merkenwet31.wijst FKP voorts erop dat naar Zweeds recht op basis van een verklaring voor recht dat een partij een beter recht heeft ten opzichte van degene die in het merkenregister vermeldt wordt, een merk kan worden omgezet op naam van de rechthebbende partij. De door FKP aangehaalde passage luidt als volgt (in de Engelse vertaling): “Despite the lack of explicit provisions in the Trade Mark Act regarding the possibility to have a claim to a previous right tried, the question of a previous right to a trademark may be tried in court in the form of a declaratory action (section 44 in the Trade Mark Act). The plaintiff in case may, if the court consents to the claim, on the basis of the judgment request that the Patent- and Trademark Office make an entry in the trademark register that the plaintiff is the owner of a trademark.”

4.146. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion32.benadrukt Spirits International dat op FKP een zware bewijslast rust omdat degene die is ingeschreven in het merkenregister in Zweden, behoudens tegenbewijs, wordt aangemerkt als de daadwerkelijke rechthebbende.

Spanje

4.147. FKP baseert haar primaire vordering I voor de Spaanse merken op het sui generis beginsel van “in personam actie” in de zin van artikel 1964 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek. Zij verwijst naar het arrest van de Spaanse Hoge Raad van 30 december 2010 in de Havana Club zaak33.. In dit arrest ging het om vorderingen die – samengevat – strekten tot het in overeenstemming brengen van de registratie van rechtsgeldig gedeponeerde Spaanse merken (in dat geval het merk Havana Club voor Cubaanse rum), die op naam van derden waren gezet. De Spaanse Hoge Raad overwoog dat het door Spirits International genoemde artikel 2.2 van de Spaanse Merkenwet geen remedie gaf voor een vordering ten aanzien van een geldig gedeponeerd, maar onrechtmatig in bezit genomen merk. Naar het oordeel van de Spaanse Hoge Raad moet in zo’n geval teruggevallen worden op het Spaanse gemene recht, dat een dergelijke vordering kwalificeert als een sui generis “in personam actie” in de zin van artikel 1964 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek. FKP verwijst ter onderbouwing van haar standpunt voorts op een door haar in het geding gebrachte legal opinion over Spaans recht.34.

4.148. Spirits International betoogt onder verwijzing naar de door haar overgelegde legal opinion35.– kort gezegd – dat dit arrest een zeer uitzonderlijke situatie betreft. Er is in haar optiek geen grond voor analoge toepassing van de in dit arrest gegeven rechtsregel in deze zaak. Zij voert voorts aan dat het Spaanse recht in dit geval geen ruimte biedt voor de door FKP gestelde grondslag en dat gebruik moet worden gemaakt van de specifieke merkenrechtelijke grondslag voor revindicatie van merken.

Portugal

4.149. FKP licht toe dat bij gebreke van een specifieke merkenrechtelijke revindicatie-actie naar Portugees recht moet worden teruggevallen op de algemene goederenrechtelijke revindicatie actie van artikel 1311 van het Portugese Burgerlijk Wetboek. In de Engelse vertaling luidt het eerste lid van dit artikel: “The owner can judically demand from any possessor or holder of the thing the recognition of its property right and the consequent restitution of what belongs to him.” In het tweede lid staat (in de Engelse vertaling): “If there is recognition of the property right, the restitution can only be refused in the cases set by law.”

4.150. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion36., betoogt FKP dat artikel 1311 van het Portugees Burgerlijk Wetboek ook geldt voor intellectuele eigendomsrechten. Atikel 1303 lid 1 van het Portugees Burgerlijk Wetboek bepaalt weliswaar dat intellectuele eigendomsrechten zijn onderworpen aan specifieke regels, maar het tweede lid van dit artikel voorziet in de mogelijkheid de in het Portugese Burgerlijk Wetboek neergelegde regels toe te passen op intellectuele eigendomsrechten, (in de Engelse vertaling) “in a subsidiary way, when these rules harmonise with the nature of those rights and are not contrary to the special regime established for them”.

4.151. FKP wijst in dit verband voorts op artikel 562 van het Portugese Burgerlijk Wetboek dat voorziet in een “restitution in integrum” verplichting voor degene die een ander schade veroorzaakt. Dit artikel luidt (in de Engelse vertaling): “Who is required to repair damage shall reconstruct the situation that would exist of there had been no event that requires repair.”

4.152. Spirits International kan zich niet vinden in de door FKP genoemde grondslagen. Zij heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat de algemeen goederenrechtelijke regels niet gelden voor merken, een legal opinion37.in het geding gebracht. Daarin wordt literatuur38.geciteerd waarin staat: “Nor should we be excessively impressed by the reference made in Article 1303 of the Civil Code, when it states that the provisions set forth in this Code are subsidiarily applicable to copyright and industrial property, whenever they are in harmony with the nature of such rights and do not contradict the special regime applicable to them. Such reference is, in most cases, useless, since the cases which are not covered by the Industrial Property are quite rare, as this field has its longtime own and detailed regulation. Moreover, taking into consideration their manifest diversity in nature, the transposition of real rights’ norms and principles wil seldom be harmonized with “the nature of such rights”.

4.153. Tot slot stelt FKP zich op het standpunt dat ook kan worden aangesloten bij artikel 34 lid 2 jo artikel 226 van de Portugese Intellectuele Eigendomswet, dat voorziet in de mogelijkheid om een merk op te eisen dat zonder toestemming van de rechthebbende gedeponeerd is door een agent of een vertegenwoordiger van de rechthebbende (conform artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs). FKP wijst erop dat de rechthebbende ook in dat geval niet is aangewezen op een nietigverklaring van dat onrechtmatig in bezit genomen merk.

4.154. Spirits International heeft zich nog niet uitgelaten over deze laatste grondslag.

Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus

4.155. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft FKP haar tot dan toe ingenomen, op de door haar genoemde torts gebaseerde, standpunt over de grondslag van de primaire vordering I voor de Britse, Ierse en Cypriotische merken verlaten.

4.156. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion39.over het Britse recht stelt zij dat de rechtbank “by virtue of its jurisdiction in personam over Spirits, (can) order Spirits to consent to the rectification of the U.K. register.” en dat “the second way of approaching the matter would be for the Dutch court to make a declaration that the findings of fact in relation to the Benelux marks are also applicable for the U.K. marks. The U.K. courts apply the principle of res judicata (or “issue estoppel”) to prevent a litigent from reopening a question of fact and law which had already been decided against him by another court, including a foreign court.”

4.157. Onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion40.over het Ierse recht stelt FKP dat Spirits International in Ierland, net als in het Verenigd Koninkrijk kan worden veroordeeld om alles te doen om de merken op naam van FKP te zetten, waaronder het meewerken aan een verzoek tot rectificatie van het merkenregister als bedoeld in artikel 67 Ierse Merkenwet (vergelijkbaar met artikel 67 Briste Merkenwet). Volgens de opinie is dit “in line with FKP’s Main Claim, as it requests the Court to order Spirits to “perform all required actions to arrange for the Trade Marks to be registered in the name of FKP. This would also include Spirits’ forced consent to request the Irish Trade Mark Registry to rectify the register.”

4.158. Voor de grondslag van de primaire vordering I naar Cypriotisch recht verwijst FKP naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion41.en stelt zij dat het daarin gevorderde omvat dat Spirits cs worden veroordeeld tot het instemmen met een aanvraag voor rectificatie als bedoeld in artikel 33 van de Cypriotische Merkenwet. Deze opinie vermeldt onder meer: “It is the general principle of Cypriot law that one’s property is protected against unlawful interference, in line with article 1 of the protocol of the European Convention on Human Rights, which is also applicable to intellectual property rights, and article 13 of the Convention which stipulates that the EU countries should ensure effective remedies to protect property.”

4.159. Spirits International heeft zich nog niet kunnen uitlaten over deze uiteindelijk gestelde grondslag voor de primaire vordering I voor de Britse, Ierse en Cypriotische merken.

in de zaak tegen Spirits Product

Tsjechië

4.160. FKP wijst op op artikel 3 van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek, dat (in de Engelse vertaling) inhoudt: “property right is protected by the law and only law can set the conditions of its orgination and termination”. Zij grondt haar primaire vordering II op artikel 1042 (voorheen artikel 126) van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek, dat een algemene revindicatiebevoegdheid toekent aan de eigenaar tegen onrechtmatige inbreuken op zijn eigendom. In de Engelse vertaling luidt deze bepaling “The owner is entitled to seek protection against any third party that illegally interfere with his ownership”.

Deze bepaling is volgens FKP van toepassing op merken, die naar Tsjechisch recht expliciet onder het recht van eigendom worden geschaard, in artikel 496 en 498 van het Tsjechisch burgerlijk wetboek en hoofdstuk IV van de Tsjechische merkenwet, met de titel “Trade Mark as object of Property”. FKP verwijst in dit verband naar de door haar overgelegde legal opinion42.over Tsjechisch recht.

4.161. FKP wijst erop dat het Tsjechisch recht in hoge mate is gebaseerd op Oostenrijks recht; getuige het door haar overgelegde vonnis van het Landesgericht Linz43.waarin Spirits International is bevolen de Oostenrijkse merken op naam van FKP te zetten, is haar primaire vordering I naar dat recht toewijsbaar, aldus FKP.

4.162. Spirits Product beroept zich ter afwering van de vordering onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion44.onder meer op artikel 1089 van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek, dat – samengevat – goede trouw bij verkrijging veronderstelt. Zij zal in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de door FKP genoemde grondslag voor de primaire vordering II.

Polen

4.163. FKP licht de de door haar gestelde grondslag toe onder verwijzing naar de door haar in het geding gebrachte legal opinion over Pools recht.45.Zij stelt dat het handelen van Spirits Product naar Pools recht kwalificeert als voortdurend onrechtmatig handelen en wijst op artikel 415 van het Poolse Burgerlijk Wetboek dat (in de Engelse vertaling) bepaalt: “Anyone who through own fault causes har mto another must remedy the harm.” FKP stelt dat zij op grond van artikel 363 lid 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek niet alleen aanspraak kan maken op schadevergoeding, maar ook op herstel van de rechtmatige toestand. Dit artikel bepaalt (in de Engelse vertaling: “Harm must be remedied, at the choice of an aggrieved party, either by restitution of a previous status or payment of a relevant sum”.

4.164. FKP wijst erop dat daarnaast kan worden aangehaakt bij de algemene goederenrechtelijke revindicatie-actie van artikel 222 lid 1 van het Poolse Burgerlijk Wetboek. Dit bepaalt (in de Engelse vertaling): “An owner can demand of any person who has actual control of a thing of the owner that the thing be given to the owner unless that person has a right to actually control the thing that is effective against the owner.”

4.165. Sprits Product bestrijdt dat deze grondslag kan worden toegepast: “ook hier probeert FKP het buitenlandse recht op te rekken”, voert zij aan. Spirits Product wijst erop dat de door haar ingeschakelde deskundige46.te kennen heeft gegeven dat geen enkel precedent bestaat voor de door FKP bepleite toepassing van de door haar ingeroepen bepalingen op merken, die volgens Spirits Product toepassing missen in dit geval.

in de zaken tegen Spirits IntPro

4.166. Uit het voorgaande blijkt dat partijen, in het bijzonder Spirits IntPro, zich nog niet in alle opzichten heeft uitgelaten over de inhoud van het recht dat geldt voor de door FKP gestelde grondslagen van de primaire vordering I en II, terwijl de rechtbank voorts een nadere toelichting wenst op een aantal punten.

4.167. De rechtbank wenst – volledigheidshalve – van FKP per betrokken land te vernemen wat de uiteindelijke door haar gestelde grondslag(en) van die vordering is of zijn. Zij kan zich per gestelde grondslag desgewenst nader uitlaten over de inhoud van het toepasselijk recht en zij dient – bij handhaving van de grondslag in kwestie – de hiervoor gestelde vragen te beantwoorden. Spirits IntPro zullen hierop zal vervolgens bij akte daarop kunnen reageren.

4.168. Hierna, onder XIII, geeft de rechtbank een nadere instructie voor deze uitlatingen.

B beroep op verjaring

4.169. Naar Nederlands internationaal privaatrecht (op grond van artikel 10:14 BW) wordt de vraag of een vordering is verjaard beheerst door het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding waaruit dat recht of die rechtsvordering is ontstaan. Het aldus toepasselijk recht bepaalt of verjaring mogelijk is, wat de toepasselijke termijn is, en zo ja onder welke omstandigheden stuiting en schorsing van de verjaring plaatsvinden. Dit betekent dat het beroep op verjaring dient te worden beoordeeld naar het recht van de hiervoor onder 4.93 genoemde rechtsstelsels.

4.170. Partijen verwijzen ter onderbouwing van hun standpunten naar de hiervoor in de voetnoten opgenomen legal opinions, die de rechtbank niet opnieuw zal aanhalen en waarnaar zij ook niet steeds zal verwijzen. De rechtbank overweegt daaromtrent het volgende.

in de zaak tegen Spirits International

Italië

4.171. Spirits International stelt dat de in artikel 28 van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom neergelegde verjaringstermijn van vijf jaar is verstreken. FKP stelt daar tegenover dat deze bepaling ziet op de hier niet aan de orde zijnde situatie van co-existentie en gedogen van een jonger merk.

4.172. Spirits International heeft zich nog niet uitgelaten over het verjaringsregime dat geldt voor de alternatief door FKP gestelde grondslag in het gemene recht, artikel 948 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek.

Zwitserland

4.173. Spirits International beroept zich op de verjaringstermijn van artikel 53, lid 2, van de Zwitserse merkenwet. Daarin is bepaald dat het recht om een vordering op deze grondslag in te stellen vervalt binnen twee jaar na publicatie van de registratie. Deze verjaringstermijn is in algemene termen geformuleerd en maakt dus geen onderscheid tussen verkrijgers te goede trouw en verkrijgers die niet te goeder trouw of te kwader trouw zijn.

4.174. Uit de door partijen in het geding gebrachte legal opinions kan worden afgeleid dat in de Zwitserse literatuur is bepleit dat deze verjaringstermijn niet kan worden ingeroepen door een verkrijger te kwader trouw. Ook wordt het standpunt ingenomen dat bij toepassing van deze verjaringstermijn geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen verkrijgers die wel dan wel niet te goeder trouw zijn.

Frankrijk

4.175. Spirits International beroept zich op de in artikel L.712-6 neergelegde verjaringstermijn van vijf jaar die luidt (in de Engelse vertaling): “except where the applicant has acted in bad faith, such action claiming ownership shall be barred five years after publication of the application for registration”.

4.176. FKP voert aan dat Spirits International als verkrijger te kwader trouw geen beroep op verjaring toekomt. In de door partijen overgelegde opinies over de inhoud van het Franse recht wordt ingegaan op de inhoud van ‘kwade trouw’ bij de toepassing van deze verjaringstermijn van vijf jaar.

4.177. Voor het geval de vordering wordt gebaseerd op 1382 van het Franse Burgerlijk Wetboek beroept Spirits International zich op de in artikel 2224 van het Franse Burgerlijk Wetboek neergelegde verjaringstermijn van vijf jaar. FKP heeft zich daarover nog niet uitgelaten.

Denemarken

4.178. Spirits International beroept zich op de in de Deense Algemene Verjaringswet van 2007 neergelegde termijn van drie jaar, die in april 1999 bij de overdracht van de merken aan Spirits International zou zijn aangevangen.

4.179. FKP wijst erop dat de Deense Algemene Verjaringswet toepassing op revindicatievorderingen en daarmee te vergelijken vorderingen mist, zodat deze vorderingen naar Deens recht niet aan verjaring onderhevig zijn.

Zweden

4.180. Spirits International beroept zich op de algemene verjaringstermijn van tien jaar uit de Zweedse Algemene Verjaringswet van 1981.

4.181. Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van deze wet en de daarover gewezen jurisprudentie van de Zweedse Hoge Raad wijst FKP erop dat rechten in rem, zoals eigendom, retentierecht en dergelijke, niet vallen binnen de reikwijdte van de Zweedse Algemene Verjaringswet en dat uit Zweedse rechtspraak over vorderingen die een ‘beter’ eigendomsrecht betreffen, waarvoor geen specifieke wettelijke verjaringstermijn geldt, kan worden afgeleid dat deze naar Zweeds recht niet aan verjaring onderhevig zijn.

Spanje

4.182. Spirits International stelt dat de primaire vordering I is verjaard omdat de verjaringstermijn van vijf jaar van artikel 2.2 van de Spaanse merkenwet is verstreken.

4.183. FKP wijst op het Havana Club arrest, waarin is overwogen, dat voor acties in de zin van artikel 1964 van het Spaanse Burgerlijk Wetboek een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt die aanvangt op het moment dat de merken ten onrechte op de naam van de betrokken derde zijn gesteld.

4.184. Voorts wijst FKP erop dat zij Spirits International op 5 april 2004 heeft gesommeerd onder meer de Spaanse merken aan haar over te dragen. Toen is volgens FKP op grond van artikel 1973 de verjaringstermijn onderbroken en is een nieuwe verjaringstermijn gaan lopen die nog niet verstreken was toen FKP de dagvaarding uitbracht in deze procedure.

Portugal, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus

4.185. Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over het verjaringsregime voor dit onderdeel van de primaire vordering I op de uiteindelijk door FKP gestelde grondslagen.

in de zaak tegen Spirits Product

Tsjechië

4.186. Partijen hebben zich nog niet uitgelaten over het verjaringsregime dat geldt voor de grondslag voor dit onderdeel van primaire vordering II naar Tsjechisch recht.

Polen

4.187. Spirits Product beroept zich op de verjaringstermijn van drie jaar uit artikel 442 van het Poolse Burgerlijk Wetboek. FKP heeft zich nog niet uitgelaten over de verjaringsregels naar Pools recht voor deze grondslag van de primaire vordering II.

in de zaken tegen Spirits IntPro

4.188. Uit het voorgaande blijkt dat partijen zich nog niet in alle opzichten hebben uitgelaten over de inhoud van het recht dat geldt voor het verjaringsregime met betrekking tot de door FKP gestelde grondslagen van de primaire vordering I en II.

4.189. De rechtbank wenst – volledigheidshalve – van Spirits IntPro per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag te vernemen i) of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op verjaring en – zo ja – wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk verjaringsregime is. Daarbij dient in ieder geval te worden vermeld wat a) het aanvangsmoment van de verjaringstermijn, b) de duur van de verjaringstermijn en c) andere mogelijk relevante kwesties zijn, zoals de kwade trouw die in sommige rechtsstelsels relevant is. De rechtbank wenst naast een uiteenzetting van de inhoud van het toepasselijke recht een uiteenzetting van de relevante feiten per verjaringstermijn (van aanvangstijdstip tot en met de gestelde voltooiing van de termijn. FKP zal daarna kunnen reageren op de uitlatingen van Spirits IntPro.

C beroep op rechtsverwerking

in de zaken tegen Spirits International en Spirits Product

4.190. Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt de vraag of sprake is van rechtsverwerking beheerst door de lex causae van de betreffende verbintenis, in dit geval de in de vordering van FKP besloten liggende verplichting van Spirits International en Spirits Product om mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van de merken in de

betreffende landen, gegrond op de hiervoor besproken grondslagen van dit onderdeel van de

vordering, die materieel terug te voeren zijn op het niet te goeder trouw verkrijgen van de

merken van een beschikkingsonbevoegde. Dit leidt tot toepasselijkheid van het recht van de

betrokken landen op het beroep op rechtsverwerking van Spirits International en Spirits

Product ten aanzien van dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II.

4.191. Afgezien van een incidentele losse opmerking – bijvoorbeeld een verwijzing naar een Noors arrest tijdens het pleidooi – hebben partijen zich niet uitgelaten over de inhoud van het toepasselijk recht voor het beroep op rechtsverwerking ten aanzien van de primaire vorderingen I en II op de door FKP gestelde grondslagen.

4.192. De rechtbank wenst – volledigheidshalve – van Spirits IntPro per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag te vernemen i) of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op rechtsverwerking en zo ja, wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk recht is ten aanzien van het beroep op rechtsverwerking. De rechtbank wenst naast een uiteenzetting van de inhoud van het toepasselijke recht een uiteenzetting van de relevante feiten. FKP zal zich vervolgens hierover kunnen uitlaten.

4.193. Hierna, onder XIII, geeft de rechtbank een nadere instructie voor deze uitlatingen.

(ii) de bepaling dat het vonnis (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijk verzoek van Spirits International dan wel Spirits Product aan de merkenbureaus van de betrokken landen om de tenaamstelling te wijzigen

4.194. Dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II is geënt op de door FKP bepleite toepasselijkheid van Nederlands recht, dat de rechtbank de door FKP genoemde mogelijkheid biedt om te bepalen dat haar vonnis (zo nodig) in de plaats komt van een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling. Deze vorderingen worden echter beheerst door het recht in de betrokken landen.

4.195. FKP zal in de gelegenheid worden gesteld de grondslag van dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II aan te passen aan het daarop toepasselijk recht. Ook Spirits IntPro zullen zich daarover kunnen uitlaten.

4.196. Daarbij worden Spirits IntPro op hun beurt in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het verjaringsregime voor dit onderdeel van de primaire vorderingen I en II en het op rechtsverwerking van dit onderdeel van de vorderingen toepasselijk recht. Toepassing van de hiervoor onder 4.169 en 4.190 weergegeven conflictregels voor het op verjaring en rechtsverwerking toepasselijk recht leidt ook voor deze vragen ten aanzien van dit onderdeel van de vordering tot de toepasselijkheid van het recht van de betrokken landen.

4.197. Hierna, onder XIII, geeft de rechtbank een nadere instructie voor deze uitlatingen.

X De inbreukvordering (IV)

in alle zaken

toelaatbaarheid grensoverschrijdend verbod

4.198. Niet in geschil is dat een grensoverschrijdend verbod zoals gevorderd op zichzelf kan worden toegewezen. Spirits IntPro verzetten zich tegen toewijzing van dit verbod door erop te wijzen dat dergelijke verboden in de regel worden uitgesproken ten aanzien van Beneluxmerken en Uniemerken, terwijl het hier gaat om dertien nationale merken. Dat is echter geen reden om te concluderen dat het gevorderde grensoverschrijdend verbod niet kan worden toegewezen.

toepasselijk recht

4.199. Partijen hebben over en weer inbreukvorderingen ingesteld. Zij nemen met juistheid tot uitgangspunt dat de inbreukvordering eveneens wordt beheerst door de rechtsstelsels van de landen waarvoor bescherming wordt gevorderd, de hiervoor onder 4.93 genoemde rechtsstelsels. Dat zijn de door FKP opgesomde bepalingen – die evenzeer gelden voor de inbreukvorderingen in (voorwaardelijke) reconventie – te weten:

4.200. In de EU-lidstaten geldt de in artikel 5 Merkenrichtlijn neergelegde geharmoniseerde bepaling, die de lidstaten in hun nationale wetgeving moeten hebben geïmplementeerd. Voor zover dat niet of niet juist is gebeurd, moeten de bepalingen van nationaal recht richtlijnconform worden uitgelegd.

4.201. De in conventie door FKP ingestelde inbreukvordering is tweeledig en betreft in de

eerste plaats het gebruik van de merken in de betrokken landen en in de tweede plaats het gesteld inbreukmakend gebruik van het merk Stoli in de betrokken landen. De inbreukvordering in reconventie betreft de merken in de betrokken landen.

inbreuk door het gebruik van de merken in de betrokken landen?

4.202. Het lot van de over en weer ingestelde inbreukvorderingen die zien op het gebruik van de merken zelf in de betrokken landen wordt bepaald door de – in een volgende vonnis in deze zaak te beantwoorden – vraag wie als rechthebbende geldt van de merken in de betrokken landen. Voor zover wordt geconcludeerd dat de merken Russisch staatseigendom zijn gebleven en FKP dus als staatsonderneming bevoegd is de merken te registreren, exploiteren en handhaven, is het de vraag of het in conventie gedane beroep op verjaring en rechtsverwerking van Spirits IntPro opgaat.

4.203. Deze twee laatste vragen worden beheerst door het recht van de betrokken landen.

Zoals hiervoor is overwogen beheerst het recht dat de vordering beheerst – het nationale recht van de betrokken landen – de vraag of de inbreukvordering is verjaard. De naar Nederlands internationaal privaatrecht geldende conflictregel voor het toepasselijk recht dat de vraag beheerst of sprake is van rechtsverwerking – de lex causae van de betreffende verbintenis – wijst ook naar de toepasselijkheid van het national recht van de betrokken landen ter beantwoording van de vraag of het beroep op rechtsverwerking van Spirits IntPro ten anzien van de inbreukvorderingen van FKP opgaan.

4.204. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de bepalingen naar nationaal recht die van

toepassing zijn op het beroep op verjaring en rechtsverwerking ten aanzien van deze vorderingen. De uitlatingen van partijen over de inhoud van het recht in dit opzicht hadden

betrekking op artikel 9 van de Merkenrichtlijn, dat echter ziet op inbreukvorderingen

ingesteld door de houder van een ouder recht tegen een jongere merkhouder. Zij zullen derhalve alsnog in de gelegenheid worden gesteld zich hieromtrent uit te laten.

gesteld inbreukmakend gebruik van het merk/het teken Stoli

4.205. De rechtbank zal het geschil over het gesteld inbreukmakend gebruik van het teken

Stoli, zoals weergegeven in 2.3 beoordelen indien en voor zover is komen vast te staan dat FKP heeft te gelden als merkhouder die haar rechten jegens Spirits IntPro kan uitoefenen.

XI De schadevorderingen

4.206. FKP en Spirits IntPro gronden hun schadevorderingen over en weer op de door hen over en weer gestelde merkinbreuk. Partijen nemen met juistheid tot uitgangspunt dat deze schadevorderingen worden beheerst door het nationale recht van de betrokken landen. FKP noemt de volgende grondslagen voor haar schadevordering, die evenzeer gelden voor de schadevordering van Spirits IntPro:

4.207. Voor het Cypriotische merk beroept FKP zich op het “established priciple in common law” dat Spirits Product en Spirits Cyprus ingeval van merkinbreuk door gebruik van het Cypriotische merk schadeplichtig zijn.

4.208. Voor het lot van de over en weer ingestelde schadevorderingen geldt hetzelfde als

voor de inbreukvorderingen die zien op het gebruik van de merken zelf in de betrokken

landen: dit wordt bepaald door de – in een volgend vonnis in deze zaak te beantwoorden – vraag wie als rechthebbende geldt van de merken in de betrokken landen. Voor zover wordt

geconcludeerd dat de merken Russisch staatseigendom zijn gebleven en FKP dus als staatsonderneming bevoegd is de merken te registreren, exploiteren en handhaven, is het de

vraag of het beroep op verjaring en rechtsverwerking van Spirits IntPro opgaat.

4.209. Ook voor de schadevorderingen worden deze twee laatste vragen beheerst door het

recht van de betrokken landen. Zoals hiervoor is overwogen beheerst het recht dat de

vordering beheerst – het nationale recht van de betrokken landen – de vraag of de vordering is verjaard. De naar Nederlands internationaal privaatrecht geldende conflictregel voor het

toepasselijk recht dat de vraag beheerst of sprake is van rechtsverwerking – de lex causae van de betreffende verbintenis – wijst ook naar de toepasselijkheid van het nationale recht van de betrokken landen ter beantwoording van de vraag of het beroep op rechtsverwerking van Spirits IntPro ten aanzien van de schadevorderingen van FKP opgaat.

4.210. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de bepalingen naar nationaal recht die van

toepassing zijn op het beroep op verjaring en rechtsverwerking ten aanzien van deze

vorderingen. Zij zullen daartoe in de gelegenheid worden gesteld.

XII Nietigverklaring en doorhaling van de jongere Beneluxmerkenregistraties

in conventie

in de zaak tegen Spirits Product

4.211. De kern van het geschil over deze vordering is gelegen in de vraag of – zoals Spirits Product betoogt – Spirits International rechthebbende is van de VO-Beneluxmerken omdat deze bij de gestelde transformatie zijn overgegaan van VVO naar VAO, die ze heeft

overgedragen aan ZAO die ze vervolgens al dan niet beschikkingsbevoegd heeft overgedragen aan Spirits International die ze – indien ZAO niet beschikkingsbevoegd was – te goeder trouw heeft verkregen. Spirits Product heeft niet weersproken dat de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de jongere Beneluxmerken voor toewijzing gereed ligt, in het geval dat Spirits International geen rechthebbende is van de VO-Beneluxmerken.

4.212. Hiervoor is vastgesteld dat geen geldige transformatie heeft plaatsgehad van VVO

naar VAO. De VO-Beneluxmerken zijn toen dus niet onder algemene titel overgegaan naar

VAO. Het geschil is daarmee beperkt tot de door Spirits Product gestelde verkrijging te

goeder trouw door Spirits International. In de Rotterdamse procedure, die betrekking had op

onder meer de VO-Beneluxmerken, is geoordeeld dat Spirits International deze merken niet te goeder trouw heeft verkregen en de depots van deze merken te kwader trouw heeft verricht.

4.213. Dit oordeel heeft geen gezag van gewijsde tussen FKP en Spirits Product, zodat de rechtbank dit geschilpunt dient te beoordelen in de zaak tussen FKP en Spirits Product. Dit zal gebeuren tegelijk met de beoordeling van de vraag of ZAO en Spirits International de merken in de betrokken landen al dan niet te goeder trouw hebben verkregen. De rechtbank volstaat hier met het vaststellen van het op dit geschilpunt toepasselijk recht.

4.214. Zoals hiervoor is overwogen is de verkrijging te goeder trouw een goederenrechtelijk aspect van de overgang van de merken, die wordt beheerst door het recht van het recht van het land voor welks grondgebied de bescherming wordt ingeroepen, de lex loci protectionis. Voor de VO-Beneluxmerken is dat het Beneluxrecht. Voor verkrijging te goeder trouw van een Beneluxmerk ontbreekt een uniforme Beneluxregeling. De vraag welk recht in dat geval moet worden toegepast wordt niet beantwoord door het Beneluxrecht. De rechtbank onderschrijft het door het gerechtshof in de Rotterdamse procedure gegeven oordeel dat hier, gelet op coherentie en rechtszekerheid, de regeling van artikel 16 van Verordening (EG) Nr. 207/2009 (voorheen artikel 16 Verordening (EG) Nr. 40/94) inzake het Gemeenschapsmerk naar analogie moet worden toegepast.

4.215. Dat betekent dat de vraag naar de verkrijging te goeder trouw van de VO-Beneluxmerken door Spirits International wordt beheerst (i) door het recht van de Benelux-lidstaat waar volgens het Benelux-merkenregister de merkhouder op de betrokken dag zijn

woonplaats of zetel, althans een vestiging had, dan wel – subsidiair – (ii) door het recht van de Benelux-lidstaat waar het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen het

Benelux-Merkenbureau) is gevestigd.

4.216. De ‘betrokken dag’ is die van de verkrijging van de VO-Beneluxmerken door Spirits International. De overdracht van deze merken van ZAO naar Spirits International is op 31 januari 2000 ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Dat geldt als datum van verkrijging van deze merken. Als woonplaats of zetel geldt de vestigingsplaats van een rechtspersoon. Niet in geschil is dat Spirits International destijds was gevestigd te Willemstad, Curaçao. Nu dat geen Benelux-lidstaat is (maar een afzonderlijk land in het Nederlandse Koninkrijk), had Spirits International op ‘de betrokken dag’ geen woonplaats of zetel in een Benelux-lidstaat.

4.217. Bij gebreke van een in het Benelux-merkenregister ingeschreven merkhouder met

woonplaats, zetel of vestiging in een Benelux-lidstaat leidt subregel (i) niet tot aanwijzing van het toepasselijk recht van een van de Benelux-lidstaten. De vervolgens toepasselijke subregel (ii) wijst als toepasselijk recht aan het recht van de Benelux-lidstaat waar het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voorheen het Benelux-Merkenbureau) is gevestigd. Nu het Benelux-Merkenbureau in Nederland is gevestigd, wordt de vraag of Spirits International de VO-Beneluxmerken te goeder trouw heeft verkregen beheerst door Nederlands recht.

XIII Vervolg van de procedure

4.218. Zoals hiervoor is overwogen, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich (nader) uit te laten over de inhoud van het recht van de dertien betrokken landen over een aantal geschilpunten alsmede de toepassing daarvan.

4.219. De zaak zal naar de rol worden verwezen voor een aktewisseling.

4.220. Spirits cs dienen bij per land een uiteenzetting te geven van de toepasselijke rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van merken van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder. Om proceseconomische redenen zal deze akte tegelijk worden genomen met de onder 4.222 en 4.223 bedoelde akte van Spirits IntPro.

4.221. Eerst zal FKP een akte nemen met de volgende inhoud:

( i) (a) FKP dient zich uit te laten over de per betrokken land uiteindelijk door haar gestelde grondslag voor

onderdeel i) van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling

en

(b) FKP kan zich per gestelde grondslag desgewenst nader uitlaten over de inhoud van het toepasselijk recht,

(c) waarbij geldt dat zij bij handhaving van de grondslag in kwestie – de door de rechtbank gewenste nadere toelichting dient te verstrekken, te weten over:

1. haar stelling dat artikel 188(3) van de Italiaanse wet op de intellectuele eigendom ook geldt voor de situatie dat een merk door de rechtmatige eigenaar is geregistreerd en een derde die registratie op zijn naam doet stellen;

2. haar stelling dat ook een vernieuwing van een merk door de niet gerechtigde derde geldt als “registration in the name of a person other than de person entitled thereto” in de zin van artikel 118(3) van de Italiaanse wet op de Intellectuele eigendom, aangezien een vernieuwing van een Italiaans merk (in dit verband) zou worden behandeld als een nieuwe registratie van hetzelfde merk met een nieuw registratienummer;

3. haar stelling dat bij de toepassing van artikel L.712-6 van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom het vernieuwen van een merkregistratie zich laat kwalificeren als een eerste depot;

4. de vraag hoe artikel 21 en 28 van de Noorse merkenwet grondslag kunnen vormen voor deze vordering, die zich richt tot Spirits International;

( ii) FKP dient zich uit te laten over de grondslag van de door haar primair onder I en II gevorderde bepaling dat dit vonnis in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits IntPro aan de merkenbureaus om de tenaamstelling van de merken te wijziging aan te passen aan het daarop toepasselijk recht van de dertien betrokken landen.

4.222. Daarna zullen Spirits IntPro daarop bij akte kunnen reageren.

4.223. In deze akte dienen Spirits IntPro voorts:

( i) de in noot 8 en 9 van de door hen overgelegde legal opinion over Italiaans recht aangehaalde literatuur (in Engelse vertaling) in het geding te brengen;

( ii) zich uit te laten over de vraag of en in hoeverre de toepasselijke rechtsstelsels indien de merken niet te goeder trouw zijn verkregen, ruimte bieden voor toekenning van schadevergoeding aan Spirits IntPro;

( iii) per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling:

(a) kenbaar te maken of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op verjaring en – zo ja –

(b) wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk verjaringsregime is, waarbij in ieder geval dient te worden vermeld wat:

a) het aanvangsmoment van de verjaringstermijn,

b) de duur van de verjaringstermijn en

c) andere mogelijk relevante kwesties, zoals de kwade trouw die in sommige rechtsstelsels relevant is;

(c) een uiteenzetting te geven van de relevante feiten per verjaringstermijn (van aanvangstijdstip tot en met de gestelde voltooiing van de termijn);

( iv) per betrokken land en per door FKP gestelde grondslag van de primaire vorderingen I en II strekkende tot medewerking aan wijziging van de tenaamstelling:

(a) kenbaar te maken of zij zich ten aanzien van die grondslag beroept op rechtsverwerking en – zo ja –

(b) wat het voor die grondslag van de vordering toepasselijk recht is ten aanzien van het beroep op rechtsverwerking;

(c) een uiteenzetting te geven van de voor haar beroep op rechtsverwerking naar het desbetreffende land relevante feiten;

( v) ten aanzien van de grondslag van de door haar primair onder I en II gevorderde bepaling dat dit vonnis in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits IntPro aan de merkenbureaus om de tenaamstelling van de merken op de hiervoor onder (iv) en (v) weergegeven wijze de inhoud van het toepasselijk recht op haar beroep op verjaring en rechtsverwerking weer te geven;

( vi) ten aanzien van de inbreukvorderingen in conventie op de hiervoor onder (iv) en (v) weergegeven wijze per land de inhoud van het toepasselijk recht op haar beroep op verjaring en rechtsverwerking weer te geven;

( vii) ten aanzien van de schadevorderingen in conventie op de hiervoor onder (iv) en (v) weergegeven wijze per land de inhoud van het toepasselijk recht op haar beroep op verjaring en rechtsverwerking weer te geven.

4.224. Daarna kan FKP bij akte reageren op de onder 4.220, 4.222 en 4.223 genoemde uitlatingen van Spirits cs en Spirits IntPro.

4.225. Voorts geeft de rechtbank de volgende instructies voor deze aktewisseling.

( i) Uitgegaan dient te worden van de in dit vonnis vastgestelde feiten en het oordeel over de geldigheid van de transformatie van VVO naar VAO.

( ii) Teneinde een gestructureerde behandeling van de vele geschilpunten naar het recht van veel verschillende landen te waarborgen, hecht de rechtbank eraan dat partijen in hun aktes de onderwerpen behandelen in dezelfde volgorde als waarin deze in dit vonnis zijn behandeld, en dat voorts doen naar de verschillende rechtsstelsels in dezelfde volgorde als deze in dit vonnis onder 4.95 zijn genoemd.

( iii) Bij voorkeur dient de toelichting op de inhoud van het toepasselijk recht te worden gegeven in de vorm van legal opinions.

( iv) In ieder geval dient de toelichting vergezeld te gaan van de relevante wetsteksten en – zoveel mogelijk– verwijzingen naar gezaghebbende literatuur en handboeken en naar relevante jurisprudentie.

( v) Partijen dienen hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen over de procestaal in HR 2 oktober 201547.in acht te nemen. Het overleggen van een vertaling is dus in beginsel niet noodzakelijk indien de productie is gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal.

( vi) Partijen kunnen desgewenst hun standpunten aanpassen aan de inhoud van het toepasselijk recht.

4.226. De rechtbank geeft partijen ieder een termijn van twaalf weken voor het nemen van de hiervoor genoemde aktes. Indien en voor zover aan de orde, kunnen partijen op de gebruikelijke wijze uitstel verzoeken voor deze proceshandelingen.

4.227. Voorts kunnen partijen, indien en voor zover zij zich wensen uit te laten over andere onderwerpen en/of andere dan de hiervoor genoemde bescheiden in het geding wensen te brengen, op de gebruikelijke wijze een gemotiveerd verzoek daartoe doen aan de rechtbank, die daarop zal beslissen. Het verdient de voorkeur indien partijen een dergelijk verzoek op zo kort mogelijke termijn doen nadat de aanleiding daartoe is opgekomen.

4.228. De rechtbank gaat ervan uit dat partijen gebruik zullen willen maken van hun in artikel 6 EVRM neergelegde recht om hun standpunten over de inhoud van het buitenlands recht en de toepassing daarvan op de feiten mondeling toe te lichten. Een comparitie van partijen komt voorts praktisch voor nu niet uit te sluiten valt dat de rechtbank te zijner tijde met partijen van gedachten zal willen wisselen over enkele aspecten van de inhoud en de toepassing van het toepasselijk buitenlands recht. Daarom bepaalt zij nu reeds dat na de hiervoor bedoelde aktewisseling een comparitie van partijen zal plaatsvinden, waar partijen hun standpunt mondeling kunnen bepleiten en nadere inlichtingen aan de rechtbank kunnen verstrekken. Na de aktewisseling zullen partijen een instructie voor de zitting ontvangen van de rechtbank.

4.229. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

De rechtbank

verwijst de zaak naar de rol van 9 augustus 2017 voor het nemen van de onder 4.221 bedoelde akte door FKP;

bepaalt dat Spirits cs en Spirits IntPro op de rol van 1 november 2017 de onder 4.220, 4.222 en 4.223 bedoelde akte nemen;

bepaalt dat FKP op de rol van 24 januari 2018 de onder 4.224 bedoelde akte neemt;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin, mr. F. Bus en mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2017.