156 Proceskostenveroordeling in IE-zaken

In België heeft art. 14 Handhavingsrichtlijn niet geleid tot omzetting. Volgens de wetgever is een ‘bijkomende maatregel’ op dit punt niet nodig, omdat ‘art. 1017 Ger. W. reeds een bepaling bevat in verband met de gerechtskosten, dat conform art. 14 van de richtlijn is’.1 De wetgever vervolgt:

Het resultaat van het ‘eventueel wetgevend optreden op horizontale wijze’ op het punt van de ‘andere kosten’ werd twee dagen na de bekrachtiging van de implementatiewet zichtbaar, toen de Wet van 21 april 2007 in werking trad. Door geen afwijkend proceskostenregime te aanvaarden in IE-zaken heeft de wetgever duidelijk eenzelfde discussie willen voorkomen als rond de implementatie van de Richtlijn betalingsachterstanden.

Zoals in Duitsland, is ook in België een beweging op gang gekomen tegen de strikte toepassing van het forfaitaire tariefstelsel in IE-zaken.2 Betoogd is dat de Belgische rechtspraak in IE-zaken waarin – althans voor zover het verbodsvorderingen in kort geding betreft – niet meer dan het basisbedrag zou worden toegewezen,3 niet verenigbaar is met de redelijkheid en evenredigheid van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn. In deze context wordt soms gewezen op de veel hogere vergoedingen voor advocatenhonoraria die in Nederlandse procedures over handhaving van IE-rechten worden toegewezen op grond van art. 1019h Rv. Herhaaldelijk zijn pogingen gedaan om de Belgische rechter te bewegen tot ruimere proceskostenvergoedingen in IE- zaken, doch steeds tevergeefs. Rechters namen steevast tot uitgangspunt dat aangezien de Wet van 21 april 2007 betreffende rechtsplegingsvergoeding tot stand is gekomen na de Handhavingsrichtlijn (en de TRIPs-overeenkomst), de wetgever daarmee rekening zal hebben gehouden en dat de Belgische wetgeving daarmee in overeenstemming zal zijn.4 Het Brusselse Cour d’Appel heeft expliciet geoordeeld dat sprake kan zijn van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding op basis van de forfaitaire tarieven, ondanks dat deze niet integraal is.5

Ook in België kunnen de kosten in met name octrooigeschillen hoog oplopen, als gevolg van de complexiteit, de technische aspecten van de inbreukvraag en de vereiste specialistische bijstand.6 De vraag naar de verenigbaarheid van het Belgisch kostenstelsel met art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn lijkt in dergelijke zaken nog prangender te zijn. In Novozymes/DSM Food Specialties kreeg DSM niet meer dan een bedrag van € 11.000 vergoed – het op dat moment geldend maximumbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen – terwijl de werkelijke kosten € 259.609,93 bedroegen. De Rechtbank van Gent wees het verzoek van DSM een prejudiciële vraag te stellen over de conformiteit van de regeling met art. 14 IE- Handhavingsrichtlijn van de hand.7

Niet minder dan 3 jaar later werd de vraag alsnog gesteld aan het Hof van Justitie EU en wel door het Hof van Beroep Antwerpen in de zaak Telenet/United Video Properties.8 In die zaak maakte Telenet aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding nadat UVP had besloten afstand te doen van hoger beroep in de inbreukprocedure tegen Telenet. De reden daarvoor was de nietigverklaring van het door UVP ingeroepen octrooi door de Engelse rechter. Telenet had inmiddels ruim € 185.000 aan advocaatkosten besteed aan het (succesvol) voeren van verweer in de inbreukprocedure en tegen de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar kreeg op basis van het op dat moment toepasselijk tarief slechts € 11.000 vergoed. De vordering van Telenet tot vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde ad € 40.400 werd geheel afgewezen op grond van de regel dat de kosten van een technische raadgever in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij deze het noodzakelijke gevolg zijn van een (contractuele of buitencontractuele) fout.

De vraag, of het Belgische stelsel van forfaitaire tarieven verenigbaar is met de begrippen ‘redelijk en evenredig’ van art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn had A-G Campos Sánchez-Bordona op 5 april 2016 nog bevestigend beantwoord. Volgens de A-G is het vooral aan de Belgische rechter om de grens te bepalen waarboven de op de verliezende partij verhaalbare kosten niet langer redelijk zijn, rekening houdend met onder meer de rechtscultuur en de omstandigheden van de rechtsbijstand in België.9 Het HvJ EU daarentegen heeft bij arrest van 28 juli 2016 geoordeeld dat dat een regeling waarbij een absolute grens wordt vastgesteld voor de advocaatkosten in beginsel gerechtvaardigd kan zijn, mits deze regeling waarborgt dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van advocaten op het gebied van IE en dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezer worden gedragen.10 Hoewel niet nader is toegelicht wanneer sprake is van een ‘significant en passend deel van de redelijke kosten’, kan vermoedelijk wel worden gesteld dat het Belgisch stelsel niet aan de criteria van het arrest voldoet. De vraag welke implicaties het arrest heeft voor het Belgische tariefstelsel is evenwel geen eenvoudige. Omdat de wetgever de bevoegdheid om de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding te begroten exclusief aan de Koning heeft toevertrouwd, acht de rechter zich niet vrij om afwijkingen van de (maximum)tarieven toe te staan.11 Richtlijnconforme interpretatie is in strijd met de wet en daarom niet mogelijk. Betoogd is dat de Belgische wetgever het tariefstelsel in overeenstemming zal moeten brengen met het arrest door ofwel de tarieven aan te passen, ofwel door art. 1022 Ger.W. te wijzigen.12

Over de tweede vraag naar de houdbaarheid van het foutcriterium als noodzakelijke voorwaarde voor de toewijzing van de kosten van technische raadgevers waren de A-G en het HvJ EU het overigens wel eens. Dergelijke kosten vallen onder de noemer ‘andere kosten’ die ex art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn voor vergoeding in aanmerking komen, mits de kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen.13 Als sprake is van een rechtstreeks en nauw verband, dan mag het foutcriterium niet worden toegepast.

De situatie in België is thans zo dat het tariefstelsel vooralsnog in stand wordt gelaten, terwijl de kosten van gemachtigden wel (integraal) verhaald kunnen worden op de verliezende partij. Dat roept de vraag op, of het systeem van forfaitaire kosten voor bijstand door een advocaat niet discriminerend is. Reeds in 2009 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het onderscheid tussen de beperkte vergoeding van de kosten van rechtsbijstand enerzijds en de volledige vergoeding van de kosten voor bijstand van een technisch raadsman anderzijds, niet in strijd is met het non-discriminatiebeginsel.14 Laatstgenoemde kosten maken deel uit van de schade die de verliezende partij moet vergoeden op grond van haar contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid. In België geldt het uitgangspunt, dat deze schade volledig verhaalbaar is op de aansprakelijke partij. Voor zover het kosten betreft die onder (het toepassingsbereik van) art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn vallen, geldt evenwel dat deze evenzeer getoetst moeten worden aan de redelijkheid en evenredigheid. De kosten van merk- of octrooigemachtigden (maar ook van bijvoorbeeld marktonderzoeken) zouden met andere woorden slechts dan voor vergoeding in aanmerking moeten komen voor zover zij redelijk en evenredig zijn in de zin van de richtlijn.15