Rb. Midden-Nederland, 31-08-2016, nr. C/16/385382 / HA ZA 15-143

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Ten slotte is vonnis bepaald.

MFG is een onderneming die een grote industriële, ambachtelijke bakkerij exploiteert die verse brood- en banketbakkerswaar verkoopt en levert aan haar franchisenemers en aan anderen. Daarbij hanteert zij onder meer het franchiseconcept “Bakkerij ’t Stoepje”. Franchisenemers van dit concept zullen in het navolgende aangeduid worden als: de franchisenemers.

Artikel 10 van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van MFG luidt - voor zover relevant - als volgt:

“Artikel 10 - Wederverkoop

A. Het is de contractpartij slechts toegestaan de door MFG geleverde zaken in ongewijzigde staat en in de door MFG meegeleverde verpakking aan derden te koop aan te bieden of te verkopen. Indien de door MFG geleverde zaken onverpakt worden geleverd, dan dient de contractpartij deze verpakt aan derden te koop aan te bieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verpakking geleverd door MFG. Het staat de contractpartij vrij af te wijken van de door MFG opgegeven adviesprijzen.

B. Het is de contractpartij nadrukkelijk verboden om van de namen en/of de beeldmerken van MFG, waaronder, maar niet beperkt tot de namen en/of de beeldmerken “Bakkerij ‘t Stoepje”, “Bakkerij Steven de Graaf”, ‘De Mikke”, “Uw Marktbakker” en “Vogel”,en Le Perron en/of de karakteristieke door MFG, gebezigde kleurencombinaties, anders dan bij de wederverkoop van de door MFG vervaardigde en de van het beeldmerk en de naam van MFG, dan wel de naam ‘Bakkerij ‘t Stoepje”, ‘Bakkerij Steven de Graaf”, “Uw Marktbakker”, De Mikke”, “Vogel of Le Perron”, voorziene verpakking verpakte zaken, gebruik te maken in welke vorm dan ook, behoudens indien partijen nadrukkelijk anderszins zijn overeengekomen.

(…)”

MFG is merkhouder van onder meer de volgende merken:

- het woordmerk BAKKERIJ ‘T STOEPJE (Beneluxmerk 0467872)

- het volgende beeldmerk (Beneluxmerk 0760746):

.

Deze merken zijn onder meer gedeponeerd voor klasse 30: brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren.

De Bakkerie exploiteert een onderneming die zich richt op de verkoop van verse brood- en banketwaren. Zij verkoopt haar producten voornamelijk aan horeca- en cateringbedrijven, maar ook aan marktkooplieden. Onder haar afnemers bevinden zich ook marktkooplieden die afnemers zijn van MFG (waaronder franchisenemers). De broodproducten van De Bakkerie worden in beginsel in door De Bakkerie aangeschafte kratten aan de marktkooplieden aangeboden, maar het gebeurt ook wel eens in gele kratten die het woordmerk van MFG bevatten (hierna te noemen: de gele kratten van MFG), en die door marktkooplieden bij haar worden ingeleverd.

Naar aanleiding van overleg tussen partijen heeft De Bakkerie in januari 2014 een brief gestuurd aan haar afnemers met de volgende inhoud:

“Beste Marktkoopmensen,

Zoals jullie gewend zijn hebben we onze producten ivm de eenheid in jullie formule op jullie verzoek kunnen leveren in gele kratten. Helaas kunnen we dit niet blijven voortzetten. De Market Foodgroup heeft in diverse contacten aangegeven dat we

hun kratten niet mogen gebruiken ivm eigendomsrecht.

Uit de gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden is geen oplossing

gekomen.

Dus vanaf Maandag 03-02-2014 is het niet meer mogelijk de producten vanuit De Bakkerie in gele kratten uit te leveren.

We hebben als Bakkerie een 500 uniekratten gekocht waarmee we gaan werken en ook hebben we natuurlijk onze eigen Brobankratten.

Graag jullie aandacht en vertrouwen dat deze kratten weer terugkomen bij de Bakkerie.

Wij betreuren deze gang van zaken maar hopen hiermee een passende oplossing te

hebben.

De Bakkerie”

Bij brief van 20 mei 2014 heeft MFG aan De Bakkerie medegedeeld dat zij heeft vastgesteld dat De Bakkerie nog steeds de gele kratten van MFG aanvaardt en van haar waar voorziet. Zij heeft De Bakkerie gesommeerd daarmee te stoppen.

MFG vordert samengevat - na eiswijziging dat de rechtbank:

- De Bakkerie beveelt om iedere inbreuk op het woordmerk van MFG te staken en gestaakt te houden, waaronder het vullen van de gele kratten van MFG met van De Bakkerie afkomstige waar,

- De Bakkerie beveelt ieder gebruik van de in eigendom aan MFG toebehorende gele kratten te staken en gestaakt te houden, waaronder het innemen en vullen van de gele kratten met van De Bakkerie afkomstige waar,

- De Bakkerie beveelt haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van 31 januari 2014 na te komen, waaronder het zich onthouden van het innemen en vullen van de gele kratten van MFG,

- De Bakkerie veroordeelt een dwangsom te betalen voor overtreding van (één van) deze bevelen,

- voor recht verklaart dat De Bakkerie aansprakelijk is voor de schade die MFG door het gebruik van de gele kratten door De Bakkerie heeft geleden, nader op te maken bij staat, en daarbij te bepalen dat de schade dient te worden vastgesteld op € 0,91 per krat per maand,

- De Bakkerie veroordeelt in de kosten van het geding, waaronder een vergoeding van 1/3 van de feitelijke kosten die MFG heeft moeten maken overeenkomstig artikel 1019h Rv.

De Bakkerie voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Eiswijziging

Ter gelegenheid van de comparitie heeft MFG haar eis aldus verminderd dat zij de gevraagde schadevergoeding niet langer baseert op € 0,91 per krat per week, maar op € 0,91 per krat per maand. Voorts heeft zij aangegeven dat zij de merkinbreuk uitsluitend baseert op haar woordmerk, en niet op haar beeldmerk. De beoordeling zal in het navolgende derhalve plaatsvinden aan de hand van de aldus gewijzigde eis.

Opmerkingen over het proces-verbaal

Na afgifte van het proces-verbaal van de comparitie hebben partijen bij brieven van 16 oktober en 20 oktober 2015 opmerkingen hierover gemaakt. De rechtbank zal daarop ingaan, voor zover dit relevant is voor dit vonnis.

Staken inbreuk op merkrechten

Ter onderbouwing van haar vordering tot het staken van iedere inbreuk op haar merkrechten heeft MFG aangevoerd dat De Bakkerie door het vullen van de gele kratten van MFG met van De Bakkerie afkomstige waar inbreuk maakt op haar woordmerk op de voet van artikel 2.20 lid 1 sub a Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

Op grond van deze bepaling kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft gekregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Als verweer tegen deze vordering heeft De Bakkerie onder meer aangevoerd dat MFG geen merkrecht heeft verkregen op het gele krat, omdat een dergelijk teken onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, dan wel dat door het nalaten van MFG om tegen andere gele kratten op te treden het onderscheidend vermogen hiervan is verwaterd.

De rechtbank constateert dat MFG zich alleen nog baseert op haar woordmerk. De kleur geel maakt hiervan geen onderdeel uit, zodat niet ter beoordeling staat of MFG een merkrecht met betrekking tot “het gele krat” heeft verkregen, maar alleen of zij een merkrecht heeft gekregen op haar woordmerk. De vordering van MFG ziet ook alleen op het verbieden van het innemen en vullen van gele kratten “van MFG”, dus niet op het gebruik van gele kratten in zijn algemeenheid. Het verweer van De Bakkerie ten aanzien van het ontbreken dan wel verminderen van het onderscheidend vermogen ziet niet op het woordmerk, maar alleen op het beeldmerk, zodat dit verweer relevantie mist.

Voorts heeft De Bakkerie aangevoerd dat het haar is toegestaan om de kratten die het woordmerk van MFG bevatten, in ontvangst nemen, te vullen met eigen waar, en weer af te geven aan franchisenemers van MFG, nu het merkrecht van MFG is uitgeput. Volgens haar zijn de kratten geen eigendom van MFG maar van de franchisenemers van MFG. Voor zover dat anders zou zijn, heeft MFG haar franchisenemers in ieder geval een gebruiksrecht verleend, zonder dat gebleken is dat dit gebruiksrecht is beperkt. Indien een franchisenemer van MFG (bepaalde) handelingen mag verrichten met betrekking tot de gele kratten van MFG, geldt dat De Bakkerie daaraan als derde haar medewerking mag verlenen.

Niet gesteld of gebleken is dat de franchisenemers van MFG de aan hen door MFG ter beschikking gestelde kratten hebben gekocht, althans dat zij een bedrag hebben betaald dat overeenkomt met de economische waarde daarvan. Daarbij komt dat De Bakkerie niet heeft betwist dat MFG de door haar ter beschikking gestelde kratten regelmatig terugneemt met het oog op het schoonmaken daarvan. Dat voor dat schoonmaken door de franchisenemers wordt betaald, is niet gesteld of gebleken. Dit betekent dat niet kan worden aangenomen dat ter zake van de kratten sprake is geweest van koop daarvan door de franchisenemers. Overigens blijkt uit de door MFG als productie 8 overgelegde brief van De Bakkerie aan haar afnemers (zie onder 2.5) dat deze het eigendomsrecht van MFG op de kratten in wezen ook erkent.

De rechtbank wijst het verweer van De Bakkerie ook af voor zover het ziet op het bestaan van een onbeperkt gebruiksrecht, nu daarvan blijkens de overgelegde algemene voorwaarden geen sprake is. Uit artikel 10 sub b van de door MFG gehanteerde algemene voorwaarden blijkt dat het franchisenemers uitdrukkelijk verboden is om het merk “Bakkerij ’t Stoepje” te gebruiken “in welke vorm dan ook” anders dan bij wederverkoop van zaken die door MFG zijn vervaardigd en die voorzien zijn van een verpakking die het beeldmerk en de naam van MFG dan wel de naam “Bakkerij ’t Stoepje” draagt.

In haar brief van 16 oktober 2015 stelt De Bakkerie dat zij ter comparitie ook het verweer heeft gevoerd dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op overeenkomsten die MFG heeft gesloten met haar franchisenemers die bij De Bakkerie producten betrekken, maar dat blijkt niet uit de aantekeningen van de griffier en evenmin uit de herinnering van de rechter. De rechtbank gaat daaraan derhalve voorbij.

Overigens zou dit verweer ook alleen kunnen slagen, indien De Bakkerie de namen zou verstrekken van de franchisenemers die producten bij haar hebben afgenomen, en ter zake van al die franchisenemers vast zou komen te staan dat de algemene voorwaarden van MFG geen onderdeel zijn geworden van hun met MFG gesloten overeenkomsten. Dat er “diverse” franchisenemers zouden zijn die geen schriftelijke overeenkomsten zijn aangegaan met MFG, is in dat kader dus onvoldoende.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het merkrecht van MFG niet is uitgeput, en dat zij zich derhalve kan verzetten tegen gebruik van de van haar merk voorziene gele kratten op een wijze waarvoor zij geen toestemming heeft gegeven. Uit de hiervoor vermelde bepalingen uit de algemene voorwaarden blijkt duidelijk dat die toestemming niet is gegeven voor het vullen van de gele kratten van MFG met van anderen afkomstige waren, zodat De Bakkerie in beginsel inbreuk heeft gemaakt op het merk van MFG (vgl. HvJ 14 juli 2011 (C-46/10), Rb Amsterdam 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5357 en Rb Noord-Holland 29 januari 2013, ECLI:RBNHO:2013:BZ5651).

Het verweer dat de franchisenemers de kratten alleen hebben gebruikt als vervoermiddel van de waar en niet om de waar aan te bieden aan het publiek, kan De Bakkerie niet baten. Er is al sprake van gebruik van een merk in het economisch verkeer, indien dat gebruik plaatsvindt “in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd” (HvJ 12 november 2002, C-206/01). Daarvan is hier sprake. De Bakkerie heeft erkend dat zij de gele kratten van de franchisenemers van MFG inneemt, vult met eigen waar, en weer afgeeft aan de franchisenemers.

Voor de inbreukvraag is niet relevant wat de franchisenemer vervolgens met die krat heeft gedaan. Wel voor de vraag of door het merkgebruik door De Bakkerie gevaar is ontstaan voor herkomstverwarring bij het publiek. De Bakkerie heeft in dit kader aangevoerd dat dit gevaar niet aanwezig is, omdat:

- de franchisenemers het gele krat van MFG alleen gebruiken als vervoermiddel,

- de franchisenemers 90% van de bij De Bakkerie aangeschafte waar niet in de kratten laten maar uitstallen op de toonbank, en

- het woordmerk van MFG voor het publiek vrijwel niet zichtbaar is, omdat de gele kratten van MFG in de marktkramen worden opgesteld met het woordmerk aan de achterzijde.

De rechtbank stelt voorop dat herkomstverwarring bij gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE in beginsel gegeven is. Dat in de praktijk geen sprake zou zijn van herkomstverwarring acht de rechtbank niet aannemelijk. Gelet op het gemak voor de franchisenemer om de aangekochte waar in het krat te laten waarin het wordt vervoerd, zal in veel gevallen de franchisenemer de van De Bakkerie aangekochte waar in het krat laten. Dat volgens De Bakkerie een groot deel van de aangekochte waar wordt uitgestald op de toonbank, betekent ook volgens haar eigen stellingen dat in ieder geval een deel daarvan in de kratten uitgestald staat.

Dat daarbij het woordmerk van MFG voor het publiek niet zichtbaar zou zijn, wordt tegengesproken door de foto die door MFG is opgenomen op pagina 6 van de inleidende dagvaarding (die hierna opnieuw is opgenomen). Zie het rode teken midden onderaan deze foto.

De Bakkerie heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat dat teken het woordmerk van MFG betreft. Zij heeft immers aangevoerd dat het “logo” op die foto voor het publiek “(vrijwel)” niet zichtbaar is (punt 35 conclusie van antwoord). In ieder geval heeft zij niet gesteld welk ander logo of woordmerk daarop afgebeeld zou zijn. De rechtbank gaat er derhalve, mede gelet op de overeenstemming tussen de vorm van het teken op deze foto en de vorm van het teken op de gele kratten van MFG (zoals afgebeeld op de foto op pagina 7 van de dagvaarding, die hierna is opgenomen), dat het rode teken op bovenstaande foto het woordmerk van MFG betreft. Dit betekent dat het woordmerk van MFG in ieder geval bij een deel van de kratten naar het publiek gericht is.

De Bakkerie heeft gelijk als zij stelt dat MFG in enigerlei mate bijdraagt aan het verwarringsgevaar door aan haar franchisenemers toe te staan om waren van derden uit te stallen, terwijl zij voorts een uniforme uitstraling van de marktkraam vereist, maar dat is voor de inbreukvraag niet relevant, alleen voor de toerekening van eventuele dientengevolge geleden schade. Dezelfde conclusie geldt voor de stelling van De Bakkerie dat MFG geen gesloten systeem heeft voor het gebruik van haar gele kratten.

Het voorgaande betekent dat aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is voldaan, zodat de vordering tot het staken van inbreuk op het woordmerk van MFG toewijsbaar is. Gelet op het feit dat het doel waarmee deze vordering is ingesteld, namelijk te voorkomen dat De Bakkerie de gele kratten van MFG blijft innemen en vullen met van haar afkomstige waar, gelijk is aan die met betrekking tot het staken van ieder gebruik van de eigendom van MFG en het nakomen van verplichtingen uit overeenkomst, heeft MFG onvoldoende belang bij een beslissing op deze vorderingen. De rechtbank wijst deze vorderingen dan ook af.

Ter verzekering van de nakoming van de veroordeling tot het staken van merkinbreuk zal de rechtbank aan deze veroordeling een dwangsom verbinden die zal worden beperkt als in het dictum is vermeld.

Verklaring voor recht

MFG heeft voorts gevorderd voor recht te verklaren dat De Bakkerie aansprakelijk is voor de schade die zij door het merkgebruik heeft geleden, nader op te maken bij staat, alsmede te bepalen dat de schade dient te worden vastgesteld op € 0,91 per krat per maand.

De rechtbank acht op zich aannemelijk dat MFG schade kan hebben geleden doordat De Bakkerie de gele kratten van MFG heeft gebruikt om haar goederen mee te vullen, bijvoorbeeld bestaande uit het missen van een geldelijke vergoeding die voor toestemming van het gebruik zou zijn gerekend. De gevorderde verwijzing naar de schadestaat is dus in beginsel voor toewijzing vatbaar.

De rechtbank heeft evenwel onvoldoende gegevens om te kunnen beoordelen of die schade moet worden vastgesteld op € 0,91 per krat per maand. Gelet op de door De Bakkerie gestelde en door MFG niet weersproken aanschafprijs van dergelijke kratten van

€ 8,00 komt de alsdan berekende maandelijkse huurprijs van € 0,91 de rechtbank hoog voor.

Verder moet worden vastgesteld hoeveel kratten van MFG door De Bakkerie met haar eigen goederen zijn gevuld. MFG gaat in haar dagvaarding uit van 1000 kratten per week, maar ter comparitie heeft zij gesteld dat maximaal de helft van die 1000 kratten zich bij franchisenemers bevinden. Gelet hierop is aannemelijk dat een relatief klein deel daarvan langs De Bakkerie is geweest. De rechtbank wijst in dit kader op een van de door MFG overgelegde foto’s waarop ‘maar’ 25 gele kratten te zien zijn waarop mogelijk het woordwerk van MFG staat.

Voor het vaststellen van de geleden schade zou dan ook een deskundigenonderzoek en een getuigenverhoor nodig zijn. Gelet op het beperkte belang van de ter zake gevraagde verklaring voor recht en de insteek die MFG in deze procedure heeft gekozen (verwijzing naar de schadestaatprocedure) zal de rechtbank daartoe evenwel niet overgaan, maar de gehele vordering naar de schadestaat verwijzen.

Proceskosten

De Bakkerie zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van MFG. MFG heeft proceskostenveroordeling gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv, en wel in die zin dat een derde deel van de daadwerkelijk gemaakte kosten moet worden toegerekend aan het geschil met betrekking tot IE-rechten. De Bakkerie heeft hiertegen geen verweer gevoerd. De rechtbank zal de proceskosten derhalve begroten op een bedrag van € 5.704,50 (1/3 van € 17.113,51).

De rechtbank

beveelt De Bakkerie om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van MFG voortvloeiende uit Beneluxmerk 0467872 te staken en gestaakt te houden, waaronder het vullen van de gele kratten van MFG met van De Bakkerie afkomstige waar,

veroordeelt De Bakkerie om aan MFG een dwangsom te betalen van € 250,-- voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 15.000,-- is bereikt,

verklaart voor recht dat De Bakkerie aansprakelijk is voor de schade die MFG door het merkgebruik door De Bakkerie heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

veroordeelt De Bakkerie in de kosten van het geding, aan de zijde van MFG begroot op € 5.704,50,

verklaart onderdelen 5.1, 5.2 en 5.4 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2016.1.