Rb. Den Haag, 16-12-2020, nr. C/09/532974 / HA ZA 17-551

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

[Mechanisatiebedrijf A] is opgericht op 29 december 1997 en houdt zich onder meer bezig met de vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw.

Enig aandeelhouder en bestuurder van [Mechanisatiebedrijf A] is [A Beheer] B.V. (hierna: [A Beheer] ), eveneens opgericht op 29 december 1997. [A Beheer] is ook enig aandeelhouder en bestuurder van [Processing Equipment] B.V. (hierna: Processing Equipment) en [Manufacturing] B.V. (hierna: Manufacturing), opgericht in respectievelijk 2010 en 2012.

[A Holding] B.V. (hierna: [A Holding] ) is opgericht op 26 mei 1992. Tussen 1992 en 1997 heeft [A Holding] de onderneming gedreven die daarvoor werd gedreven als vennootschap onder firma en na december 1997 door [Mechanisatiebedrijf A] . Bestuurder van [A Holding] is [de heer A] . Hij was eerder vennoot van de vennootschap onder firma. Van 1992 tot en met 1997 had [A Holding] de statutaire en handelsnaam die [Mechanisatiebedrijf A] thans heeft, te weten ‘ [Mechanisatiebedrijf A] B.V.’.

[A Holding] was van 1997 tot en met 2007 enig aandeelhouder van [A Beheer] . Thans is [Beheer B.V.] , opgericht in 1997, enig aandeelhouder en bestuurder van [A Beheer] .

[Mechanisatiebedrijf A] , [A Beheer] , Processing Equipment, Manufacturing en [A Holding] hebben alle als vestigingsadres [adres] .

De handelsregisterinschrijving van [Mechanisatiebedrijf A] vermeldt als handelsnamen in de eerste plaats haar statutaire naam ‘ [Mechanisatiebedrijf A] B.V.’ en daarnaast ‘ [A Groep] ’ en ‘ [A Group] ’.

Het Nederlandse octrooi met nummer NL1031590 (hierna: NL590 of het octrooi), getiteld Sorteerinrichting voor bol en/of knolgewassen en werkwijze voor het sorteren van bol en/of knolgewassen is op 21 juni 2006 verleend op een aanvrage van 13 april 2006. NL590 roept prioriteit in van NL1030714 (hierna: NL714) met een aanvraagdatum van 20 december 2005. Als octrooihouder van zowel NL590 als NL714 is geregistreerd [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V. te [vestigingsplaats 1] . Als uitvinder is bij beide octrooien geregistreerd [de heer A] te [vestigingsplaats 1] .

Op het formulier waarmee NL590 is aangevraagd is onder meer vermeld:

De conclusies van NL590 luiden als volgt.

Figuur 1 van NL590 ziet er als volgt uit.

[Mechanisatiebedrijf A] heeft gebruik gemaakt van briefpapier met daarop onder meer:

Op dit briefpapier is ook het nummer vermeld waaronder [Mechanisatiebedrijf A] in het Handelsregister is ingeschreven, alsmede haar bankrekeningnummer.

In het verslag van het nieuwheidsonderzoek naar NL590 van 11 oktober 2006 is vermeld:

Op 15 augustus 2006 is namens [A Holding] een deurwaardersexploot betekend aan [X B.V.] (hierna: [X B.V.] ), waarbij onder meer is aangezegd dat [A Holding] houdster is van NL714 en - kort gezegd - dat [X B.V.] inbreuk maakt op dit octrooi en dat [A Holding] [X B.V.] aansprakelijk houdt voor de schade die zij daardoor lijdt, met sommatie om die inbreuk te staken.

Een notariële akte met als titel “Akte van vaststelling” van 12 oktober 2006 bevat de verklaring van twee verschenen (natuurlijke) personen. Dit betreft enerzijds [mevrouw A] , handelend als bestuurder van [A Holding] , op haar beurt handelend als bestuurder van [A Beheer] , die weer handelt als bestuurder van [Mechanisatiebedrijf A] . Aan de andere zijde betreft het [de heer X] als bestuurder van [X B.V.] . De verklaringen in de akte houden onder meer in dat [Mechanisatiebedrijf A] houdster is van NL714, en dat zij op 9 oktober 2006 beslag heeft doen leggen op bestanddelen van een door [X B.V.] te vervaardigen ontklister- en sorteerinrichting.

[Mechanisatiebedrijf A] vervaardigt en verkoopt op NL590 gebaseerde machines genaamd Aqua Grader en Aqua Shaver. Met deze machines kunnen knol- en bolgewassen, in het bijzonder leliebollen, onder meer worden gewassen, gesorteerd en ontstaart (het afsnijden van de wortels van de bol). Hieronder zijn afbeeldingen van een Aqua Grader van [Mechanisatiebedrijf A] opgenomen.

[B B.V.] houdt zich bezig met de vervaardiging en verkoop van machines en werktuigen voor de landbouw. [B B.V.] heeft sinds omstreeks begin 2006 als dealer van [Mechanisatiebedrijf A] de Aqua Grader verkocht. Omstreeks 2015 is de handelsrelatie tussen [Mechanisatiebedrijf A] en [B B.V.] geëindigd. Sinds omstreeks 2015 biedt [B B.V.] machines onder de naam Agra Grader en Agra Shaver aan. Hieronder zijn afbeeldingen van een Agra Grader van [B B.V.] opgenomen.

[Mechanisatiebedrijf A] brengt tevens een spoelmachine en een kopmachine op de markt. Afbeeldingen van deze machines zijn hieronder opgenomen.

[B B.V.] brengt ook een spoelmachine onder de naam Agra spoelmachine of Vortex en een kopmachine onder de naam Agra kopmachine op de markt. Afbeeldingen van deze machines zijn hieronder opgenomen.

Bij brief van 26 april 2016 heeft de advocaat van [Mechanisatiebedrijf A] [B B.V.] gesommeerd door middel van ondertekening van een onthoudingsverklaring te bevestigen dat zij elk gebruik van de octrooirechten van [Mechanisatiebedrijf A] staakt.

Na de dagvaarding heeft [B B.V.] overeenkomstig artikel 76 lid 1 ROW1.op21 juni 2017 advies gevraagd aan Octrooicentrum Nederland. Het advies is op 4 december 2017 uitgebracht. In de adviesprocedure heeft [Mechanisatiebedrijf A] verweer gevoerd, in welk verband zij ook hulpverzoeken heeft ingediend. Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt als volgt.

NL

in conventie

[Mechanisatiebedrijf A] vordert na wijziging van eis - kort samengevat -

primair [B B.V.] te verbieden inbreuk te maken op NL590 en subsidiair [B B.V.] te verbieden onrechtmatig te handelen en daarnaast [B B.V.] te veroordelen tot schadevergoeding dan wel winstafdracht, met nevenvorderingen inhoudende opgave, rectificatie, terugroeping en vernietiging, met veroordeling van [B B.V.] in de kosten van de procedure op grond van artikel 1019h Rv2..

Aan haar primaire vordering legt [Mechanisatiebedrijf A] ten grondslag dat [B B.V.] inbreuk maakt op NL590.

Haar subsidiare vordering grondt [Mechanisatiebedrijf A] op de stelling dat [B B.V.] zich schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging en slaafse nabootsing van haar producten.

[B B.V.] voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

[B B.V.] vordert - kort samengevat - voorwaardelijk, voor zover [Mechanisatiebedrijf A] ontvankelijk is in de vorderingen in conventie, vernietiging van NL590 en, onvoorwaardelijk, veroordeling van [Mechanisatiebedrijf A] tot schadevergoeding wegens onrechtmatige handhaving van NL590, met veroordeling van [Mechanisatiebedrijf A] in de kosten van de procedure op grond van artikel 1019h Rv.

[Mechanisatiebedrijf A] voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in conventie

Octrooihouder

Als meest verstrekkend verweer stelt [B B.V.] dat [Mechanisatiebedrijf A] niet de houdster van NL590 is. Zij voert daartoe aan dat NL590 is ingeschreven op naam van [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V., terwijl geen vennootschap met die naam bestaat.

Vermogensrechten, waaronder octrooirechten, kunnen slechts toekomen aan rechtssubjecten, ook wel ‘rechthebbenden’ genoemd. Rechtssubjecten zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Alleen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan derhalve een octrooirecht verkrijgen. De aanvrager van een octrooi wordt vermoed de uitvinder te zijn en uit dien hoofde als degene die aanspraak heeft op het octrooi3.. Octrooiverlening geschiedt door het plaatsen van een aantekening op de aanvrage4.. Voor het ontstaan van het recht is derhalve nodig dat (achteraf) bepaald kan worden welke(rechts-)persoon de aanvrager is, want die is de eerste verkrijger van dit vermogensrecht. Die duidelijkheid ontbreekt in dit geval.

Overeenkomstig artikel 19 ROW wordt een octrooiregister bijgehouden waaruit de stand van zaken omtrent octrooiaanvragen en octrooien kan worden afgeleid en waaruit voor dit doel gegevens kunnen worden verstrekt aan derden. Deze registratie van octrooien dient de rechtszekerheid. Het octrooiregister kan door iedere derde worden geraadpleegd, waarmee deze zich op de hoogte kan stellen van de inhoud van het recht en de rechthebbende. Inschrijving in het register verschaft voorts derdenwerking aan akten dan wel processen-verbaal betreffende licentie, overdracht, pandrecht en beslag ter zake octrooien5.. Dit onderstreept het belang van duidelijkheid in het octrooiregister, ook ten aanzien van de rechthebbende op het octrooi. Uitgangspunt is derhalve dat voor derden duidelijk moet zijn welke natuurlijke of rechtspersoon de in het register vermelde octrooihouder is. Deze duidelijkheid (voor derden) is naast de vraag wie gerechtigd is tot handhaving van het octrooi, ook van belang in gevallen als bijvoorbeeld faillissement.

In de aanvrage is als uitvinder [de heer A] vermeld en (zie hiervoor onder 2.8) als aanvrager [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V. met als adres [adres] . Niet gesteld of gebleken is dat er een rechtspersoon bestaat of heeft bestaan met de statutaire naam [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V.

[Mechanisatiebedrijf A] stelt dat zij de rechtspersoon is die de aanvrage heeft ingediend, daarbij handelend onder de naam [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V. Zij voert aan dat zij sinds 1999 de handelsnaam ‘ [Constructie- en Machinebouw A] B.V.’ heeft gebruikt, waarbij het woord Constructie hetzij met een C, hetzij met een K werd gespeld.

Op grond van artikel 1 Hnw6.is een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. In het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, worden voor een onderneming (van een natuurlijke of een rechtspersoon) de handelsnaam of handelsnamen opgenomen7.. Niet gebleken is dat een (rechts)persoon bestaat of heeft bestaan die de naam Konstruktie- (of Constructie) en Machinebouw [A B.V.] als handelsnaam in het handelsregister heeft ingeschreven. Hoewel geen constitutief vereiste voor het voeren van een handelsnaam, kan in dit geval via de weg van inschrijving in het handelsregister dus geen verbinding worden gelegd tussen de op de aanvrage vermelde aanvrager en [Mechanisatiebedrijf A] (dan wel een andere rechtspersoon).

[Mechanisatiebedrijf A] heeft ter onderbouwing van haar stelling dat zij sinds 1999 de handelsnaam [Constructie- en Machinebouw A] B.V. voert briefpapier, verzonden facturen, een verzonden opdrachtbevestiging, tijdschriftartikelen en een ontvangen factuur uit de periode 1999 - 2015 overgelegd.

Op het briefpapier (zie hiervoor onder 2.11), de facturen en de opdrachtbevestiging zijn de woorden/naam “ [Constructie- en Machinebouw A] B.V.” vermeld. Voorts is daarop het nummer waaronder [Mechanisatiebedrijf A] in het handelsregister is ingeschreven en haar bankrekeningnummer vermeld. Daaruit kan inderdaad worden afgeleid dat [Mechanisatiebedrijf A] onder de handelsnaam “ [Constructie- en Machinebouw A] B.V.” naar buiten is getreden. Verder is het op het briefpapier genoemde internet- en emailadres [internetadres] en [emailadres] opgenomen.

Ten aanzien van correspondentie, waaronder ook facturen en opdrachtbevestigingen, geldt in het algemeen echter dat deze alleen is gericht aan de ontvanger, zodat de inhoud daarvan niet kenbaar is voor derden. Hier komt in het onderhavige geval bij dat niet duidelijk is of en zo ja welk briefpapier de andere onder 2.2 en 2.3 genoemde vennootschappen hebben gebruikt en in hoeverre dit afwijkt van het door [Mechanisatiebedrijf A] gebruikte briefpapier. [B B.V.] heeft er terecht op gewezen dat het voorkomt dat meerdere (rechts)personen gebruik maken van dezelfde handelsnaam, zoals thans ook het geval is bij [Mechanisatiebedrijf A] , [A Beheer] , Processing Equipment en Manufacturing, die allen ‘ [A Groep] ’ en ‘ [A Group] ’ als handelsnamen in het Handelsregister hebben ingeschreven. [A Holding] heeft in de periode 1992 tot en met 1997 de statutaire- en handelsnaam ‘ [Mechanisatiebedrijf A] B.V.’ gebruikt, die nu door [Mechanisatiebedrijf A] wordt gebruikt.

Ten aanzien van het op het briefpapier gebruikte internet- en emailadres merkt de rechtbank op dat, zoals uit 2.2 en 2.3 hiervoor is af te leiden, er meerdere rechtspersonen zijn die de woorden [A1] in hun naam hebben. Niet duidelijk is derhalve of deze website en dit emailadres alleen door [Mechanisatiebedrijf A] zijn gebruikt. Ook is niet duidelijk welke handelsnaam er door de jaren heen op de - openbaar toegankelijke - website [internetadres] is gebruikt (thans is dat ‘ [A Groep] ’).

In het overgelegde tijdschriftartikel uit 2004 wordt de naam [Constructie- en Machinebouw A] B.V. gebruikt. Er blijkt echter niet welke rechtspersoon hiermee wordt bedoeld. Bovendien worden in hetzelfde artikel ook de namen “ [A1] ” en “ [A2] ” gebruikt. Voor het artikel uit 2007 geldt eveneens dat wel de naam [Constructie- en Machinebouw A] B.V. wordt gebruikt, maar dat niet duidelijk is welke rechtspersoon daarmee wordt bedoeld. Ook uit het - enige - overgelegde document dat ziet op gebruik van de naam Konstruktie- (met een K) en Machinebouw [A B.V.] , te weten de ontvangen factuur uit 2015, volgt weliswaar dat die naam is gebruikt door een derde, maar wederom niet welke (rechts)persoon hiermee wordt aangeduid.

Het ingevulde adres op het formulier waarmee het octrooi is aangevraagd (zie hiervoor onder 2.8) verschaft evenmin duidelijkheid. Op dat adres zijn immers meerdere vennootschappen ingeschreven, van welke naast [Mechanisatiebedrijf A] ook [A Beheer] en [A Holding] ten tijde van de aanvrage al bestonden.

Illustratief voor de onduidelijkheid omtrent het houderschap is dat in 2006 door [A Holding] aanspraak is gemaakt op NL714 - waarvan NL590 prioriteit inroept - in een (door een advocaat opgesteld) exploot (zie hiervoor onder 2.13). Dat in de onder 2.14 bedoelde akte vervolgens [Mechanisatiebedrijf A] als octrooihouder is aangewezen, kan de onduidelijkheid over de vraag of [Mechanisatiebedrijf A] octrooihoudster is van NL714 en NL590 niet wegnemen. Alleen [Mechanisatiebedrijf A] en [X B.V.] zijn immers partij bij die akte en hebben daarin verklaringen afgelegd. De betrokkenheid van [A Holding] en [A Beheer] bij de akte is er uitsluitend in gelegen dat via die vennootschappen [Mechanisatiebedrijf A] door een natuurlijk persoon (als (middellijk) bestuurder) vertegenwoordigd kon worden. Uit de akte volgt - anders dan [Mechanisatiebedrijf A] aanvoert - dan ook niet dat [A Holding] en [A Beheer] hebben verklaard dat [Mechanisatiebedrijf A] de houdster is van NL714. Een dergelijke verklaring is ook niet in deze procedure overgelegd en deze vennootschappen hebben evenmin op een andere wijze afstand gedaan van ieder mogelijk recht op NL590 en (de prioriteit van) NL714.

[Mechanisatiebedrijf A] heeft nog een concept gedateerd oktober 2006 voor een verzoekschrift ter zake verlof voor het leggen van conservatoir beslag ten laste van [X B.V.] overgelegd. Dat document, waarin [Mechanisatiebedrijf A] als verzoekster (zelf) stelt rechthebbende te zijn op NL714, neemt de onduidelijkheid evenmin weg.

[Mechanisatiebedrijf A] heeft een beroep gedaan op artikel 24 lid 1 sub a jo. 29 lid 1 sub b ROW. Op grond van artikel 24 lid 1 sub a moet een octrooiaanvrage de naam en het adres van de aanvrager vermelden. In artikel 29 lid 1 sub b is bepaald dat als indieningsdatum van de aanvrage geldt de datum waarop gegevens zijn overgelegd waarmee de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld. Dat de in artikel 24 lid 1 sub a bedoelde gegevens derhalve nog - met behoud van de indieningsdatum - kunnen worden gecorrigeerd of aangevuld betekent in het onderhavige geval, waarin geen correctie heeft plaatsgevonden, niet dat onduidelijkheid omtrent de rechthebbende op het octrooi zonder gevolgen dient te blijven. De rechtbank betrekt daarbij dat Octrooicentrum Nederland in het aanvraagformulier voor NL590 uitdrukkelijk heeft vermeld dat de volledige officiële benaming van de rechtspersoon moet worden vermeld als naam van de aanvrager (zie 2.8). Dat niet overeenkomstig artikel 29 lid 3 ROW door het bureau kenbaar is gemaakt dat de overgelegde gegevens niet aan de vereisten voldoen, betekent voorts - anders dan [Mechanisatiebedrijf A] stelt - ook niet dat aan de hand van de overgelegde gegevens de identiteit van de aanvrager wel kon worden vastgesteld.

Het aanbod van [Mechanisatiebedrijf A] om in het octrooiregister de tenaamstelling van het octrooi aan te passen wordt gepasseerd. [Mechanisatiebedrijf A] is sinds mei 2016 op de hoogte van het verweer van [B B.V.] . Voor zover de door haar bedoelde aanpassing nog mogelijk zou zijn, had het op haar weg gelegen om dit al (veel) eerder te doen. Datzelfde geldt voor haar aanbod om haar handelsna(a)m(en) in het handelsregister dan wel bij Octrooicentrum Nederland te doen vermelden.

Ter zitting is desgevraagd toegelicht dat meerdere octrooiaanvragen zijn gedaan onder de naam [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V., waarbij [de heer A] telkens als contactpersoon voor de octrooigemachtigde(n) optrad. Voor zover aanvragen onder die naam zijn ingediend vóór 29 december 19978., kan dit niet namens [Mechanisatiebedrijf A] zijn gebeurd, omdat deze vennootschap toen nog niet was opgericht. Onduidelijk is aan welke rechtspersoon die rechten dan wel toekomen en waarom die rechtspersoon niet tevens de rechthebbende zou zijn op de na 1997 ontstane octrooirechten. Indien er met [Mechanisatiebedrijf A] vanuit zou moeten worden gegaan dat na 1997 onder de naam [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V. ingediende octrooiaanvragen aan [Mechanisatiebedrijf A] toekomen, zou dit het ongerijmde gevolg hebben dat octrooirechten die onder dezelfde naam van een niet bestaand rechtssubject zijn geregistreerd, zouden moeten worden toegeschreven aan verschillende rechthebbenden. Ook dit staat in de weg aan de conclusie dat duidelijk is dat [Mechanisatiebedrijf A] de rechthebbende is op NL590.

Uit het voorgaande volgt, mede gezien de eisen die aan duidelijkheid omtrent de houder van een vermogensrecht als een octrooi moeten worden gesteld, dat [Mechanisatiebedrijf A] haar stelling dat zij de rechthebbende is op NL590 onvoldoende heeft onderbouwd. Aan (nadere) bewijslevering wordt dan ook niet toegekomen. De op NL590 gebaseerde vorderingen, te weten de vorderingen die verband houden met octrooi-inbreuk, zullen derhalve worden afgewezen.

Dat er geen rechtspersoon bestaat met de naam [Konstruktie- en Machinebouw A] B.V. en dat in deze procedure niet kan worden vastgesteld dat [Mechanisatiebedrijf A] de rechthebbende is op NL590, brengt anders dan [B B.V.] heeft bepleit, niet zonder meer mee dat ook geconcludeerd moet worden dat geen geldig octrooirecht is gevestigd. Niet uitgesloten is immers dat alsnog kan worden vastgesteld wie de rechthebbende is op het onder deze naam ingeschreven octrooi. Van een aanvraag op naam van een ten tijde van de aanvraag reeds ontbonden, dan wel nog op te richten rechtspersoon is geen sprake, zodat zich in die zin een andere situatie voordoet dan in de door [B B.V.] genoemde (merkenrechtelijke) jurisprudentie9..

Gelet op vorenstaand oordeel behoeft het bezwaar van [B B.V.] tegen (de late indiening van) productie EP115 van [Mechanisatiebedrijf A] geen bespreking meer. [B B.V.] is daardoor immers niet in haar verdediging geschaad.

Ongeoorloofde mededinging en slaafse nabootsing

[Mechanisatiebedrijf A] heeft zich subsidiair beroepen op onrechtmatig handelen van [B B.V.] in de vorm van ongeoorloofde mededinging en slaafse nabootsing. Zij stelt dat [B B.V.] zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde mededinging door als (voormalig) reseller en uitvoerder van onderhoud van producten van [Mechanisatiebedrijf A] , klanten van [Mechanisatiebedrijf A] naar zich toe te trekken en vervolgens de Aqua Grader, Aqua Shaver, de spoelmachine en de kopmachine van [Mechanisatiebedrijf A] te kopiëren en onder een vrijwel identieke naam op de markt te brengen en aan die klanten te verkopen. [B B.V.] parasiteert hiermee op haar bedrijfsactiviteiten en heeft haar bedrijfsgeheimen en klanten afhandig gemaakt, aldus [Mechanisatiebedrijf A] . Ten aanzien van het kopiëren van haar machines stelt [Mechanisatiebedrijf A] dat dit tevens slaafse nabootsing oplevert, omdat [B B.V.] niets heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om gevaar voor verwarring te voorkomen.

Als uitgangspunt bij beoordeling van deze vorderingen geldt dat het profiteren van andermans product, bedrijfsdebiet, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt10.. Dit kan anders zijn indien zich bijzondere bijkomende omstandigheden voordoen.

[B B.V.] heeft de stellingen van [Mechanisatiebedrijf A] bij conclusie van antwoord gemotiveerd betwist. Zo heeft zij betwist dat zij heeft geprofiteerd van inspanningen van [Mechanisatiebedrijf A] . Zij stelt dat geen sprake is van het kopiëren van de machines van [Mechanisatiebedrijf A] , nu de (onderdelen van de) betreffende machines, ook van andere leveranciers, zeer bekend zijn in de bollenwereld. Ten aanzien van (het kopiëren van) de namen van de machines stelt zij dat dit beschrijvende namen zijn, gecombineerd met haar eigen merknaam Agra. Ten slotte heeft zij betwist dat zij [Mechanisatiebedrijf A] klanten afhandig heeft gemaakt en dat zij gebruik heeft gemaakt van bedrijfsgeheimen.

Na de conclusie van antwoord is [Mechanisatiebedrijf A] uitsluitend nog inhoudelijk ingegaan op slaafse nabootsing van de Aqua Grader. Voor zover [Mechanisatiebedrijf A] haar (brede) beroep op ongeoorloofde mededinging desondanks heeft willen handhaven, heeft zij dit, gelet op voornoemd uitgangspunt dat profiteren op zichzelf niet onrechtmatig is en in het licht van de betwisting door [B B.V.] , onvoldoende gemotiveerd gedaan. Dit beroep wordt dan ook gepasseerd.

Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt.11.

[Mechanisatiebedrijf A] stelt dat de Aqua Grader een eigen plaats in de markt heeft omdat het de enige spoelsorteermachine was tot de komst van de Agra Grader van [B B.V.] . De totaalindruk van beide machines is identiek, waardoor er verwarring ontstaat. [B B.V.] had waar mogelijk behoren af te wijken, bijvoorbeeld door een andere kleur te kiezen. De huisstijl-kleur van [B B.V.] is rood en deze machine is, evenals de Aqua Grader, in de kleur groen, met grijze frame-elementen, uitgevoerd. Het frame, de afdekplaten, zijpanelen en steunbalken had [B B.V.] anders kunnen vormgeven, aldus [Mechanisatiebedrijf A] .

[B B.V.] stelt dat het overgrote deel van de uiterlijke kenmerken van landbouwmachines berust op standaardisatie en/of technische redenen. Ten aanzien van spoelsorteermachines (de Aqua Grader en de Agra Grader) in het bijzonder stelt zij dat het uiterlijk daarvan zich kenmerkt door de combinatie van een aantal standaardonderdelen, die zij bij derden inkoopt en die verschillende partijen in hun assortiment hebben, zoals spoeltrechters, rollenbedden, afvoerbanden en opvangbakken, waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is voor de gewenste functionaliteit.

[Mechanisatiebedrijf A] heeft niet betwist dat het uiterlijk van de onderhavige spoelsorteermachines grotendeels bepaald wordt door standaard- en/of technisch bepaalde onderdelen. De afbeeldingen van de spoelsorteermachines van beide partijen laten inderdaad een vormgeving zien die uiterst functioneel oogt. Het had in het onderhavige geval dan ook op de weg van [Mechanisatiebedrijf A] , die zich beroept op onrechtmatige nabootsing, gelegen om niet alleen te stellen dat [B B.V.] onderdelen van de machine anders had kunnen vormgeven, maar ook op welke wijze(n) zij dat in de gegeven omstandigheden had kunnen doen zonder dat dat afbreuk zou doen aan technische en functionele eisen. De enkele stelling dat [B B.V.] verschillende onderdelen anders had kunnen vormgeven of plaatsen is daarvoor onvoldoende. Nu [Mechanisatiebedrijf A] dat heeft nagelaten, kan niet worden vastgesteld dat [B B.V.] is tekortgeschoten in een op haar rustende verplichting om bij het ontwerp van de Agra Grader af te wijken van de vormgeving van de Aqua Grader.

Beide partijen maken gebruik van de kleur groen voor hun machine. [B B.V.] heeft voldoende onderbouwd dat die kleur door veel aanbieders van agrarische machines wordt gebruikt, wat ook niet verwonderlijk is omdat die kleur goed past in het landschap. [B B.V.] heeft ook onbetwist gesteld dat de kleur groen die zij gebruikt afwijkt van de kleur groen van de Aqua Grader. Volgens [B B.V.] heeft zij meerdere groene machines in haar assortiment. Dat lijkt ten minste het geval te zijn bij de onder 2.18 afgebeelde spoelmachine. [Mechanisatiebedrijf A] heeft haar stelling dat de huisstijl-kleur van [B B.V.] rood zou zijn, gelet op deze betwisting, onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Voor de rechtbank is niet geheel duidelijk wat [Mechanisatiebedrijf A] zelf aanmerkt als ‘het uiterlijk’ van haar spoelsorteermachine. Zij heeft in het kader van de slaafse nabootsing verwezen naar afbeeldingen van een machine ‘af fabriek’ (zie eerste foto 2.15) en van een machine geplaatst bij een gebruiker (zie tweede foto 2.15). Bij de laatste machine zijn allerlei gebruiksonderdelen aangesloten, die de machine een geheel ander uiterlijk geven, wat ook vrij sterk afwijkt van een machine van [B B.V.] zoals geplaatst bij een gebruiker (zie tweede foto 2.16). Voor zover [Mechanisatiebedrijf A] zich beroept op de in haar pleitnota opgenomen (schematische) tekeningen, kunnen deze evenmin als uitgangspunt dienen bij de beoordeling, alleen al omdat het bij slaafse nabootsing gaat om de producten zoals die op de markt worden gebracht. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat [Mechanisatiebedrijf A] doelt op de machine ‘af fabriek’ zoals weergegeven op de eerste foto van 2.15 ( [Mechanisatiebedrijf A] ) en de eerste, derde en vierde foto van 2.16 ( [B B.V.] ). Als de rechtbank kijkt naar de spoelsorteermachines van beide partijen, stelt zij vast dat het uiterlijk daarvan op onderdelen afwijkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vormgeving van de waterafvoerbak (zie de door de rechtbank in onderstaande afbeeldingen rood omcirkelde onderdelen):

[Mechanisatiebedrijf A] [B B.V.]

Verder is de kleur groen in de machine van [B B.V.] in de totaalindruk minder in het oog springend, omdat het gehele frame en een deel van de spoelbak niet groen, maar grijs van kleur is:

[Mechanisatiebedrijf A]

[B B.V.]

Ten aanzien van de naam van de machine heeft [B B.V.] gesteld dat zij aan het beschrijvende woord grader (Engels voor sorteerder) haar eigen merknaam heeft toegevoegd. Ook dit is door [Mechanisatiebedrijf A] niet betwist.

Tot slot is relevant dat de afnemers van deze machines professionele partijen zijn, en dat de aankoop van een dergelijke machine gezien de prijs en gebruiksduur, zorgvuldig zal gebeuren. Van deze marktdeelnemers kan een hoog aandachtsniveau worden verwacht.

Gegeven het uitgangspunt dat nabootsen is toegestaan, heeft [Mechanisatiebedrijf A] in het licht van de hiervoor beschreven omstandigheden onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze [B B.V.] had kunnen afwijken in de vormgeving van haar spoelsorteermachine zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid en dat had moeten doen om verwarring te vermijden. De Agra Grader van [B B.V.] bestaat voor een groot deel uit onderdelen die zij bij derden inkoopt en die functioneel in een specifieke positie moeten worden geplaatst. Voor zover het ontwerp niet door standaard-onderdelen wordt bepaald, is er sprake van een in hoge mate door technische eisen bepaalde vormgeving. De machine is voorzien van in de branche gangbare kleuren en wijkt qua vormgeving op onderdelen af, zoals in de vormgeving en kleurvlakken van de onderdelen aan de voor- en achterzijde van de machine en het verschil in kleur van de onderzijde van het frame. Onder deze omstandigheden kan, mede gelet op het hoge aandachtsniveau van de relevante marktdeelnemers, de keuze van [B B.V.] voor de kleur en naam van de machine er niet toe leiden dat zij zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Of de Aqua Grader een eigen gezicht op de markt heeft en of daadwerkelijk sprake is geweest van verwarring, zoals [Mechanisatiebedrijf A] stelt en [B B.V.] betwist, kan gelet hierop in het midden blijven.

Uit het voorgaande volgt dat de op onrechtmatige daad in de vorm van ongeoorloofde mededinging en slaafse nabootsing gegronde vorderingen van [Mechanisatiebedrijf A] moeten worden afgewezen.

Het voorgaande brengt tevens mee dat het bezwaar van [B B.V.] tegen (de late indiening van) producties EP116 tot en met EP118 van [Mechanisatiebedrijf A] geen bespreking meer behoeft. [B B.V.] is daardoor immers niet in haar verdediging geschaad.

Proceskosten

[Mechanisatiebedrijf A] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. [B B.V.] heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft daartoe een overzicht van gemaakte kosten tot een totaalbedrag van € 137.865,81 overgelegd. Partijen hebben ten aanzien van de proceskosten geen onderscheid gemaakt tussen de procedure in conventie en de procedure in reconventie. De vorderingen van [B B.V.] in reconventie zijn grotendeels het spiegelbeeld van haar verweer in conventie, met uitzondering van de vordering die betrekking heeft op onrechtmatige handhaving. De rechtbank ziet daarin aanleiding om 5% van de totale proceskosten toe te rekenen aan de procedure in reconventie. Aldus bedragen de aan de procedure in conventie toe te rekenen kosten 95% van € 137.865,81, derhalve € 130.972,52. Gezien het verband met deze procedure ziet de rechtbank daarbij geen aanleiding om de door [B B.V.] gemaakte kosten van grijsmaking buiten beschouwing te laten, zoals [Mechanisatiebedrijf A] heeft bepleit.

Met partijen gaat de rechtbank ervan uit dat 80% van de gemaakte kosten in conventie betrekking hebben op vorderingen ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Voor het overige heeft [Mechanisatiebedrijf A] geen verweer gevoerd tegen (de omvang van) de door [B B.V.] opgevoerde kosten. De kosten zullen worden begroot op (80% van € 130.972,52) € 104.778,02, vermeerderd met (20% van het toepasselijke liquidatietarief van € 2.172,-12.) € 434,44 en vermeerderd met het griffierecht van € 618,- derhalve op € 105.830,46.

in reconventie

Nietigheid

De rechtbank begrijpt de stellingen van [B B.V.] zo dat zij, nu de vorderingen van [Mechanisatiebedrijf A] worden afgewezen omdat niet kan worden vastgesteld dat [Mechanisatiebedrijf A] de houdster is van NL590, afziet van een vordering tot vernietiging van NL590. In het midden kan derhalve blijven of een dergelijke vordering tegen [Mechanisatiebedrijf A] kan worden ingesteld.

Onrechtmatig handhaven

[B B.V.] vordert dat [Mechanisatiebedrijf A] wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Zij stelt dat [Mechanisatiebedrijf A] door het octrooi te handhaven onrechtmatig heeft gehandeld, waardoor [B B.V.] schade heeft geleden. [B B.V.] voert daartoe aan dat [Mechanisatiebedrijf A] wist dat NL590 op naam staat van een niet-bestaande entiteit en derhalve wist of diende te beseffen dat zij niet gerechtigd was zich in deze procedure als octrooihouder te presenteren. Voorts stelt [B B.V.] dat uit het bij NL590 behorende nieuwheidsonderzoek blijkt dat het octrooi zoals verleend geen stand zal houden in een nietigheidsprocedure. Verder stelt zij dat het [Mechanisatiebedrijf A] bekend was dat de inhoud van NL590 al voor de prioriteitsdatum openbaar was gemaakt en het octrooi ook om die reden geen stand zou houden. Desondanks heeft [Mechanisatiebedrijf A] deze inbreukprocedure gestart en in een brief van haar advocaat gewaarschuwd dat het ‘niet verstandig zou zijn’ als [B B.V.] haar spoelsorteermachine in januari 2018 zou tonen op de Mechanisatiebeurs in Lisse. Daarnaast weten de meeste lelie- en bollenkwekers inmiddels van het conflict tussen partijen, zodat potentiële klanten van [B B.V.] terughoudend zijn met de aanschaf van een machine van [B B.V.] .

Ten aanzien van de gestelde handelingen merkt de rechtbank als volgt op. Het starten van een inbreukprocedure kan slechts in uitzonderlijke gevallen onrechtmatig zijn, te weten als er sprake is van misbruik van (proces-)bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. [B B.V.] heeft niet gesteld dat aan de vereisten van die bepaling is voldaan. [B B.V.] heeft ook niet gesteld dat de wetenschap van lelie- en bollenkwekers van het conflict tussen partijen het gevolg is van handhavingsmaatregelen door [Mechanisatiebedrijf A] . Slechts de waarschuwing om de machine niet te tonen op de Mechanisatiebeurs in januari 2018, kan derhalve als een handhavende handeling gezien worden, die onrechtmatig zou kunnen zijn.

Als uitgangspunt geldt dat voor onrechtmatigheid van een handeling ter handhaving van een octrooi niet voldoende is dat de octrooipretentie achteraf onjuist blijkt te zijn. Daarvoor is tevens vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt13.. De octrooihouder die zich beroept op een octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, handelt onrechtmatig indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een procedure14.. Bij de vraag of de handhaving onrechtmatig is, dienen alle omstandigheden van het geval te worden betrokken. Handhaving jegens afnemers van een concurrent zal daarbij eerder onrechtmatig zijn dan handhaving jegens de concurrent zelf15..

Toepassing van deze maatstaf leidt in deze zaak tot het oordeel dat [Mechanisatiebedrijf A] door handhaving van het octrooi niet onrechtmatig heeft gehandeld. Dat in deze procedure, nadat alle standpunten van partijen zijn gewisseld, uiteindelijk is geoordeeld dat [Mechanisatiebedrijf A] haar stelling dat zij de octrooihouder van NL590 is onvoldoende heeft onderbouwd, brengt niet mee dat zij reeds eind 2017, nog voordat er inhoudelijk verweer was gevoerd in deze zaak, tegen beter weten in haar aanspraken op NL590 handhaafde.

Het ten aanzien van het octrooi uitgebrachte nieuwheidsonderzoek (zie 2.12) bevat verwijzingen naar documenten die naar het oordeel van de onderzoeker (al dan niet in combinatie met andere documenten) schadelijk zijn voor de nieuwheid of inventiviteit van (een aantal van) de conclusies van het octrooi. De uitkomst van dit nieuwheidsonderzoek betekent echter in het onderhavige geval niet dat [Mechanisatiebedrijf A] bij voorbaat had moeten afzien van handhaving van het octrooi. Het betreft immers een eenzijdig opgesteld rapport, waarbij geen kennis is genomen van het standpunt van de aanvrager, terwijl voorts geldt dat nog de mogelijkheid bestaat de conclusies te wijzigen (van welke mogelijkheid [Mechanisatiebedrijf A] door het indienen van een hulpverzoek in deze procedure gebruik heeft gemaakt). [B B.V.] heeft overigens ook geen van de in het nieuwheidsonderzoek genoemde publicaties aan haar beroep op nietigheid in deze procedure ten grondslag gelegd.

Ten slotte geldt dat niet aangenomen kan worden dat [Mechanisatiebedrijf A] , uitgaande van de informatie die haar eind 2017 ter beschikking stond, reeds op dat moment wist of diende te beseffen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat geoordeeld zou worden dat het octrooi nietig is wegens voorafgaande openbaarmaking. Het debat daarover was (zowel feitelijk als juridisch) op dat moment daarvoor nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Daarbij is van belang dat [Mechanisatiebedrijf A] op dat moment net het advies van Octrooicentrum Nederland had ontvangen (zie 2.20), dat inhield dat het octrooi bij beperking volgens het ingeroepen hulpverzoek grotendeels geldig was, ook als een brochure voor de Mechanisatietentoonstelling 2006 tot de stand van de techniek gerekend zou moeten worden. In dat advies kwamen niet alle geschilpunten aan de orde die in deze procedure voorliggen, maar [Mechanisatiebedrijf A] wist op dat moment, voorafgaand aan de ontvangst van de conclusie van antwoord in conventie van [B B.V.] , niet exact welke weren [B B.V.] in deze procedure zou gaan voeren en welk aanvullend bewijs [B B.V.] daarbij zou leveren. Anderzijds was het eind 2017 voor [B B.V.] al duidelijk dat [Mechanisatiebedrijf A] zich beriep op haar octrooi en wat de motivering daarvoor was. Zij was op dat moment immers al in deze procedure betrokken en kon haar eigen risico-afweging maken als de situatie zo duidelijk was als zij stelt. Het sturen van een brief door de advocaat van [Mechanisatiebedrijf A] aan (naar de rechtbank aanneemt: de advocaat van) [B B.V.] met de waarschuwing dat ‘het niet verstandig zou zijn’ dat [B B.V.] haar machine op de beurs zou tonen, kan in dat licht niet gezien worden als handhaving tegen beter weten in, die in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer tussen concurrenten betaamt.

De op onrechtmatige daad gegronde vorderingen in reconventie van [B B.V.] zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen.

Proceskosten

[B B.V.] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. Met verwijzing naar het onder 4.37 overwogene wordt 5% van de proceskosten kosten toegerekend aan de procedure in reconventie. [Mechanisatiebedrijf A] vordert een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv ter hoogte van € 270.855,94 (€ 223.363,94 + € 16.903,50 + € 30.588,50). De proceskosten zullen dan ook worden begroot op 5% van dat bedrag, derhalve op € 13.542,80. Bij gebreke van een vordering daartoe zal de proceskostenveroordeling in reconventie niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

De rechtbank

in conventie

wijst de vorderingen van [Mechanisatiebedrijf A] af;

veroordeelt [Mechanisatiebedrijf A] in de proceskosten van [B B.V.] , die tot aan deze uitspraak worden begroot op € 105.830,46;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

wijst de vorderingen van [B B.V.] af;

veroordeelt [B B.V.] in de proceskosten van [Mechanisatiebedrijf A] , die tot aan deze uitspraak worden begroot op €13.542,80.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. M.J.J. Visser en mr. ir. H. Meinders en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2020.