Rb. Den Haag, 22-09-2021, nr. C/09/439739 / HA ZA 13-337

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/439739 / HA ZA 13-337

Vonnis van 22 september 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

BACARDI AND COMPANY LIMITED,

te Liechtenstein,

eiseres,

advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. JMN B.V. (voorheen VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.),

te Leiden,

2. DELICASEA B.V.,

te Leiden,

3. de vennootschap naar vreemd recht

CARIBBEAN SHIPSTORES N.V.1.,

te Willemstad, Curaçao,

4. VAN CAEM KLERKS GROUP B.V.,

te Leiden,

gedaagden,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna, net als in de tussenvonnissen, Bacardi en Van Caem c.s. (enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Van Caem, DelicaSea, Caribbean Shipstores en Van Caem Klerks. Voor Bacardi is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Mulder voornoemd. Voor Van Caem c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam.

De rechtbank zal in dit vonnis vasthouden aan de definities van eerdere beslissingen die zij heeft gebruikt in het tussenvonnis van 1 april 20152.. In uitzondering daarop zullen producten voorzien van de in 2.1 van het tussenvonnis van 1 april 2015 opgesomde Bacardi-merken (hierna: ‘de Bacardi Merken’), niet langer worden aangeduid als ‘Bacardi-producten’, maar in lijn met andere beslissingen tussen partijen worden aangeduid als ‘Bacardi Producten’. Voor zover nieuwe begrippen worden gebruikt, zal waar mogelijk getracht worden aansluiting te zoeken bij een definitie die al door één of beide partijen is gehanteerd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

1.2. Het proces-verbaal van de voortzetting van het pleidooi, tevens comparitie van partijen, gehouden op 15 juni 2018 is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden en omissies betreft. Van Caem c.s. heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt bij brief van 9 juli 2018. De brief is aan het proces-verbaal gehecht en maakt deel uit van het procesdossier. In de brief is een lijst opgenomen van passages uit de pleitaantekeningen van Bacardi die volgens Van Caem c.s. niet zijn gepleit, welke lijst langer is dan in het proces-verbaal opgesomd. De rechtbank gaat uit van de door de griffier ter zitting opgetekende lijst in het proces-verbaal, maar merkt op dat hantering van de lijst die Van Caem c.s. heeft ingediend niet tot een andere beoordeling zou leiden.

1.3. Tot slot is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2. De vorderingen

2.1. Bacardi heeft haar eis bij akte van 9 november 2016 verminderd, vermeerderd en gewijzigd. Zij vordert thans dat de rechtbank bij, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, vonnis:

ten aanzien van Van Caem

i. zal verklaren voor recht dat Van Caem na betekening van het eindvonnis 20113.inbreuk heeft gemaakt op de Bacardimerken (beschreven in 2.1. van het tussenvonnis van 1 april 2015 en hierna: ‘de Bacardimerken’) en daardoor in strijd heeft gehandeld met het stakingsbevel als vervat in punt 3.5 van het eindvonnis 2011 en dat Van Caem daardoor het maximale bedrag aan dwangsommen als vervat in punt 8.1 van het kortgedingvonnis 20134.ad € 1.500.000,- heeft verbeurd, althans het maximale bedrag aan dwangsommen als vervat in punt 3.6 van het eindvonnis 2011 ad € 750.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag aan dwangsommen;

i.a. zal verklaren voor recht dat Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting als vervat in punt 3.7 van het eindvonnis 2011 en dat Van Caem daardoor het maximale bedrag aan dwangsommen als vervat in punt 3.8 van het eindvonnis 2011 ad € 500.000,- heeft verbeurd, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag aan dwangsommen heeft verbeurd;

i.b. zal verklaren voor recht dat Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting als vervat in punt 8.2 van het kortgedingvonnis 2013 en dat Van Caem daardoor het maximale bedrag aan dwangsommen als vervat in punt 8.2 van het kortgedingvonnis 2013 ad € 500.000,- heeft verbeurd, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag aan dwangsommen heeft verbeurd;

i.c. zal verklaren voor recht dat Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting als vervat in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 16 augustus 2016 van Van Caem tegen Bacardi en Bacardi International Ltd.5.(hierna: kortgedingarrest 2016) en dat Van Caem daardoor vanaf 13 oktober 2016 de dwangsom heeft verbeurd van € 5.000,-, per dag met een maximum van € 500.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag aan dwangsommen heeft verbeurd;

met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, Van Caem zal gebieden te staken en gestaakt te houden ieder onrechtmatig handelen jegens Bacardi zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het (laten) decoderen van Bacardi Producten6.in Nederland, het verhandelen van die gedecodeerde Bacardi Producten en het ter verhandeling op voorraad hebben van die gedecodeerde Bacardi Producten, ongeacht de herkomst van deze producten en ongeacht de douane-rechtelijke status daarvan, een en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag dat door Van Caem na betekening van het vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 2.500.000,-;

Van Caem zal veroordelen om binnen een maand na betekening van het vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, voor rekening van Van Caem een door de (register)accountant van Van Caem opgestelde en door een door Bacardi aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant zonder inherente beperkingen en conform de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaard 3000 tot een redelijke mate van zekerheid gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- voor iedere dag dat door Van Caem na betekening van het vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 1.500.000,-;

Van Caem zal veroordelen om binnen één maand na betekening van het vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, voor rekening van Van Caem een door de (register)accountant van Van Caem opgestelde en door een door Bacardi aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant zonder inherente beperkingen en conform de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaard 3000 tot een redelijke mate van zekerheid gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten, van de nettowinst die Van Caem vanaf 19 september 2011 heeft behaald per verkocht Inbreukmakend Bacardiproduct waarbij onder netto-winst dient te worden verstaan de verkoopprijs enkel na aftrek van aankoopprijs en van belastingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop;

Van Caem zal veroordelen om binnen één maand na betekening van het vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, voor rekening van Van Caem een door de (register)accountant van Van Caem opgestelde en door een door Bacardi aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant zonder inherente beperkingen en conform de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaard 3000 tot een redelijke mate van zekerheid gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- voor iedere dag dat door Van Caem na betekening van het vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 1.500.000,-;

Van Caem zal gebieden om binnen één maand na betekening van het vonnis alle voorraden Inbreukmakende en Onrechtmatige Bacardi Producten die zich onder Van Caem of namens Van Caem onder derden bevinden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet over te dragen ter vernietiging van deze producten een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat door Van Caem aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

ten aanzien van Van Caem en Van Caem Klerks

Van Caem en Van Caem Klerks hoofdelijk, aldus dat voor zover door één of meer van hen is betaald de andere is gekweten, zal veroordelen om binnen twee maanden na betekening van het vonnis de ten gevolge van het inbreukmakend en onrechtmatig handelen genoten winst als genoemd onder iv. af te dragen op de derdenrekening van de advocaat van Bacardi;

zal verklaren voor recht dat Van Caem en Van Caem Klerks hoofdelijk aldus dat voor zover door een of meer van hen is betaald de andere is gekweten, aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door Van Caem als omschreven in het lichaam van deze dagvaarding en in de aktes houdende eiswijziging van Bacardi d.d, 16 januari 2014 en Van Caem zal veroordelen om de schade - te berekenen aan de hand van de opgave door Van Caem, althans nader op te maken bij staat - die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven merkinbreuk, aan Bacardi te vergoeden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betekening van eindvonnis 2011 d.d. 19 september 2011, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

ten aanzien van DelicaSea en Caribbean Shipstores

met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, DelicaSea en Caribbean Shipstores zal gebieden te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de merkrechten van Bacardi zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het verhandelen van Inbreukmakende Bacardi Producten, één en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag dat door Van Caem (de rechtbank begrijpt dat hier bedoeld is: DelicaSea en/of Caribbean Shipstores) na betekening van het vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 2.500.000,-;

DelicaSea en Caribbean Shipstores elk zal veroordelen om binnen één maand na betekening van het vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, voor rekening van DelicaSea respectievelijk Caribbean Shipstores een door de (register)accountant van DelicaSea respectievelijk Caribbean Shipstores opgestelde en door een door Bacardi aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant zonder inherente beperkingen en conform de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaard 3000 tot een redelijke mate van zekerheid gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- voor iedere dag dat door DelicaSea en Caribbean Shipstores na betekening van het vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 1.500.000,-;

DelicaSea en Caribbean Shipstores elk zal gebieden om binnen één maand na betekening van het vonnis alle voorraden Inbreukmakende Bacardi Producten die zich onder DelicaSea / Caribbean Shipstores of namens DelicaSea / Caribbean Shipstores onder derden bevinden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet over te dragon ter vernietiging van deze producten een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat door DelicaSea en/of Caribbean Shipstores aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

DelicaSea en Caribbean Shipstores zal veroordelen om binnen twee maanden na betekening van het vonnis de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst als genoemd in x onder i) af te dragen op de derdenrekening van de advocaat van Bacardi;

zal verklaren voor recht dat DelicaSea en Caribbean Shipstores elk aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door DelicaSea respectievelijk Caribbean Shipstores als omschreven in het lichaam van de dagvaarding en zowel DelicaSea als Caribbean Shipstores zal veroordelen om de schade - te berekenen aan de hand van de opgave door DelicaSea en Caribbean Shipstores, althans nader op te maken bij staat - die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven merkinbreuk, aan Bacardi te vergoeden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van het uitbrengen van de dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

ten aanzien van Van Caem Klerks

met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, Van Caem Klerks zal gebieden te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de merkrechten van Bacardi door haar alsook door de vennootschappen waarvan zij bestuurder is, meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het verhandelen van Inbreukmakende Bacardi Producten door haar alsook door de vennootschappen waarvan zij bestuurder is, een en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag dat door Van Caem (de rechtbank begrijpt dat hier bedoeld is: Van Caem Klerks) na betekening van het vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 2.500.000,-;

xiv.a. Van Caem Klerks zal veroordelen om binnen één maand na betekening van het vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, voor rekening van Van Caem Klerks een door de (register)accountant van Van Caem Klerks opgestelde en door een door Bacardi aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant zonder inherente beperkingen en conform de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaard 3000 tot een redelijke mate van zekerheid gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

een en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- voor iedere dag dat door Van Caem (de rechtbank begrijpt dat hier bedoeld is: Van Caem Klerks) na betekening van het vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 1.500.000,-;

xiv.b. Van Caem Klerks zal gebieden om binnen één maand na betekening van het vonnis alle voorraden Inbreukmakende Bacardi Producten die zich onder Van Caem Klerks of namens Van Caem Klerks onder derden bevinden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet over te dragen ter vernietiging van deze producten, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat door Van Caem Klerks aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

xiv.c. zal verklaren voor recht dat Van Caem Klerks aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door Van Caem Klerks als omschreven in de aktes houdende eiswijziging van Bacardi van d.d. 16 januari 2014 en Van Caem Klerks zal veroordelen om de schade - te berekenen aan de hand van de opgave door Van Caem Klerks, althans nader op te maken bij staat - die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg van de in de aktes houdende eiswijziging van Bacardi d.d. 16 januari 2014 omschreven merkinbreuk, aan Bacardi te vergoeden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 januari 2014, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

zal verklaren voor recht dat Van Caem Klerks aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van het onrechtmatige handelen door Van Caem Klerks in verband met de onjuiste en onvolledige Opgave I als omschreven in het lichaam van de dagvaarding en Van Caem Klerks zal veroordelen om de schade die Bacardi dientengevolge heeft geleden en lijdt als gevolg van dit onrechtmatig handelen te vergoeden zoals nader door Bacardi zal worden gespecificeerd in de onderhavige procedure en voorlopig begroot op € 100.000,-, althans nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betekening van eindvonnis 2011 d.d. 19 september 2011, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

ten aanzien van Van Caem c.s.

Van Caem c.s. zal veroordelen in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv8.en artikel 237 Rv.

3. Bezwaar Van Caem c.s. tegen pleitnotities Bacardi

3.1. Tijdens de voortzetting van de comparitie van partijen op 15 juni 2018 heeft Van Caem c.s. bezwaar gemaakt tegen de (omvang en inhoud van de) pleitnotities van Bacardi. De rechtbank heeft ter zitting beslist op het bezwaar, in die zin dat de pleitnotities niet op voorhand integraal zijn geweigerd, maar dat de rechtbank in het onderhavige vonnis zal beslissen of sprake is van (een) nieuwe inhoudelijke stellingname(s). Indien dat het geval is, is/zijn de stellingname(s) tardief en zal/zullen deze niet bij de beoordeling worden betrokken. De rechtbank zal de vorderingen hieronder apart behandelen en - waar nodig - bij die beoordeling vermelden of sprake is van (een) dergelijke nieuwe stellingname(s).

4. Nadere feitenvaststelling

4.1. In aanvulling op de in het tussenvonnis van 1 april 2015 vastgestelde feiten, stelt de rechtbank als onbetwist de hieronder vermelde feiten vast.

Bacardi Procedure 1

4.1.1. Tussen Bacardi enerzijds en Van Caem anderzijds is een procedure gevoerd die heeft geleid tot het tussenvonnis 2010 en eindvonnis 2011 (hierna wordt die procedure ook BP1 (Bacardi Procedure 1) genoemd). In het hoger beroep van die procedure heeft het Gerechtshof Den Haag een tussenarrest gewezen op 30 september 20149.(hierna: tussenarrest 1 BP1). Daarin is onder meer overwogen:

“47. Of sprake is van een onrechtmatige daad moet naar het oordeel van het hof worden beoordeeld naar het recht van het land waar de gedecodeerde Bacardi-producten daadwerkelijk op de markt (dreigen te) komen. De door Bacardi gestelde (mogelijke) schade door decodering kan pas geleden worden indien de flessen op de markt komen. Het had op de weg van Bacardi gelegen om aan te geven waar Van Caem gedecodeerde Bacardi-producten (buiten de EER) op de markt brengt of dreigt te brengen en (gemotiveerd) te stellen dat dit naar het recht van dat land onrechtmatig is. Nu zij dat heeft nagelaten dient het gevorderde bevel als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen.”

4.1.2. Het Gerechtshof heeft op 26 juli 2016 eindarrest gewezen in BP1 (hierna: eindarrest BP1)10.. Daarin heeft het Gerechtshof eindvonnis 2012 deels vernietigd, in de zin dat het stakingsbevel en de opgave van gegevens is verduidelijkt tot de door het Gerechtshof gedefinieerde ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’ (in r.o. 46):

“Alle in de EU door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij uitsluitend een T1-status hebben gehad en derhalve bij voortduring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de EU en

1. de productcodes op het product zijn verwijderd

of

2. door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht.”

4.1.3. Daarnaast is in eindarrest BP1 de veroordeling tot winstafdracht (en opgave van de winstgegevens) beperkt omdat de vereiste kwade trouw niet aanwezig was bij transacties met Bacardi Producten met AGD-status voordat op 16 juli 2015 in het arrest Top Logistics/Bacardi door het Europese Hof van Justitie was beslist dat goederen met een AGD-status in de EER in het verkeer zijn gebracht (r.o. 29-31 van eindarrest BP1). Ook is de proceskostenbegroting in eerste aanleg herzien. In eindarrest BP1 is bij de beoordeling onder andere overwogen:

“42. Ad 2. De rechtbank heeft de bewijslast van uitputting en de voortdurende T1-status van de Bacardi-producten op Van Caem gelegd. Van Caem heeft geen (gemotiveerd) bezwaar gemaakt tegen de bewijslastverdeling ten aanzien van de T1-status. Zij heeft met een beroep op het arrest van het Hof van Justitie EG van 8 april 2003, C-244/00 (Van Doren/Lifestyle) gesteld dat de bewijslast met betrekking tot het al dan niet uitgeput zijn op Bacardi rust. In dat arrest is bepaald dat toepassing van de normale bewijslastverdeling er toe leidt dat de voorwaarden voor uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept. (...)

Nu Bacardi gemotiveerd heeft betwist dat [het in Van Doren/Lifestyle bedoelde, Rechtbank] reëel gevaar [van marktafscherming in de EER, Rechtbank] zich voordoet, waarbij zij heeft betwist dat zij een exclusief distributiestelsel hanteert en Van Caem hierop niet meer gereageerd heeft en ook overigens haar stellingen ter zake niet heeft onderbouwd, gaat het hof aan die stellingen als onvoldoende onderbouwd voorbij. In zoverre faalt de grief.”

4.1.4. Tegen eindarrest BP1 is geen cassatie ingesteld.

Kort geding procedure 2012 en arrest van 11 november 2014

4.1.5. In het kortgedingvonnis 2012 van 15 juni 201211.(zie r.o. 2.11 tot en met 2.13 van het tussenvonnis) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank opgave II bevolen. Dit vonnis is in hoger beroep vernietigd bij arrest van 11 november 2014.

Kort geding procedure 2013 en arrest van 16 augustus 2016

4.1.6. In het kortgedingvonnis 2013 van 2 oktober 201312.(beschreven in r.o. 2.15 van het tussenvonnis van 1 april 2015), is Van Caem veroordeeld om:

“binnen twee maanden na betekening van [het kortgedingvonnis 2013] aan (...) Bacardi een schriftelijke opgave te doen die door een onafhankelijke forensische accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd:

- van de op 19 juni 2012 bij Van Caem en bij derden ten behoeve van Van Caem aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten;

- van de leveranciers en afnemers van Inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van dit vonnis;

- van de op laatstgenoemde datum bij Van Caem en bij derden ten behoeve van Van Caem aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten; zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Van Caem aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000;”

Voor ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’ is verwezen naar de definitie in het eindvonnis 2011. In het kader van deze opgaveverplichting, heeft Van Caem op 3 december 2013 opgave III aan Bacardi verstrekt, vergezeld van een Assurancerapport van de controlerend accountant, R. Kuiper RA van Vigilate accountants (hierna: Vigilate).13.

4.1.7. Van Caem is in hoger beroep gegaan van het kortgedingvonnis 2013. In kortgedingarrest 2016 is de opgaveverplichting in kortgedingvonnis 2013 bekrachtigd. In reconventie is aan Van Caem opgedragen opgave te doen van:

[en] kopieën te doen toekomen van één document per inbreukmakende transactie in de periode van 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013, waaruit blijkt door wie welke inbreukmakende Bacardi producten zijn verkocht, geleverd, gekocht en/of afgenomen;

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag, waarbij een gedeelte van een dag geldt als dag, dat Van Caem aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,--.

In kortgedingarrest 2016 is voorts overwogen:

17. Ter onderbouwing van haar sub a vermelde vordering heeft Bacardi in haar MvA/Gia gesteld dat de nieuwe opgave, althans de uitbreiding van opgave III dient ter verificatie van Opgave III sic) en ter voorkoming van verdere schade. Bij pleidooi heeft zij als nieuwe grondslag nog aangevoerd dat zij recht en belang heeft bij een nieuwe opgave omdat de gedane opgave III onjuist en onvolledig is. Nog daargelaten dat deze grondslag in strijd met de twee-conclusie-regel pas bij pleidooi is aangevoerd en al om die reden buiten beschouwing dient te blijven (te meer nu Bacardi zelf stelt dat zij Van Caem al op 30 december 2013 op de hoogte heeft gesteld van haar kritiek op die opgave, terwijl haar MvA/Gia is genomen 8 september 2015), heeft Bacardi naar het oordeel van het hof geen belang bij het opleggen van een nieuwe opgaveverplichting voor zover die reeds, versterkt door een dwangsom, is opgelegd in het bestreden vonnis. In zoverre zal de vordering worden afgewezen.

4.1.8. Op 13 en 14 oktober 2016 heeft Van Caem ter voldoening aan het opgavebevel in kortgedingarrest 2016 opgave gedaan (hierna: opgave IV14.). In het bij opgave IV behorende Assurance-rapport heeft Vigilate onder het kopje ‘Toelichting bij twijfel ten aanzien van een onderdeel van de aan de Opgave liggende transacties of aangelegenheden’ (sic) gerapporteerd:

Bij opgave IV behoort het hieronder weergegeven onderdeel 2 en bijlage 4:

verkoop aan Cotral

4.1.9. DelicaSea heeft 1200 dozen Grey Goose wodka verkocht en op 14 juli 2014 geleverd aan Cotral Srl in Italië (hierna: Cotral) vanuit haar logistiek dienstverlener Loendersloot Internationale Expeditie B.V. (hierna: ‘Loendersloot’). Deze goederen hadden T2-status, blijkens de hieronder weergegeven release notice.

4.1.10. Op de hieronder weergegeven arrival notice van 4 juli 2014 met hetzelfde referentie nummer, is vermeld dat 2080 dozen Grey Goose wodka op 4 juli 2014 bij Loendersloot zijn ingeslagen op T2. Als supplier is vermeld Bacardi Martini Production.

verkopen aan [klant 1]

4.1.11. [klant 1] Sarl drijft een tankstation in Luxemburg (hierna: [klant 1] ). Op 18 april 2012 introduceert een handelaar van Van Caem zich per e-mail aan [klant 1] . Hij schrijft:

4.1.12. In de periode januari 2014 tot en met juni 2014 verkocht DelicaSea grote aantallen Bacardi Producten, voorzien van alle verschillende Bacardi Merken, aan [klant 1] . De producten zijn op T1 verkocht door DelicaSea aan [klant 1] , die ze na aankoop door Loendersloot voor haar heeft laten invoeren en naar haar bedrijf in Luxemburg heeft laten transporteren. [klant 1] heeft de trader van DelicaSea vervolgens bericht dat het transport was gearriveerd.

4.1.13. Op een pro forma factuur van DelicaSea aan [klant 1] voor Bacardi Producten van 16 januari 2014 staat vermeld: ‘The above amount represents the value of the goods inclusive the EEC – Import duties’.

4.1.14. Op 26 februari 2014 schrijft een medewerker van [klant 1] aan DelicaSea:

4.1.15. Op 17 maart 2014 schrijft de inkoper van [klant 1] aan de handelaar van DelicaSea:

Daarop antwoordt de handelaar van DelicaSea diezelfde dag:

handelen door Van Caem Klerks

4.1.16. Op 28 september 2011 heeft [medewerker] , een medewerker van de Van Caem Klerks groep, een prijsopgave gedaan aan een klant door prijzen in blauwe letters te vermelden in een prijs-aanvrage van de betreffende klant, als volgt:

4.1.17. In januari 2013 heeft Van Caem Klerks een prijslijst verzonden aan klanten met (onder andere) de hieronder weergegeven inhoud:

(...)

5. De verdere beoordeling

5.1. Deze zaak gaat in de kern over een aantal verschillende conflicten.

I. geschillen tussen Bacardi en Van Caem:

II. geschillen tussen Bacardi en Van Caem Klerks:

III. heeft DelicaSea inbreuk gemaakt op de Bacardi Merken?

IV. heeft Caribbean Shipstores inbreuk gemaakt op de Bacardi Merken?

De rechtbank zal deze geschilpunten hierna beoordelen en daarbij waar mogelijk de volgorde van de vorderingen volgen.

I. Vorderingen jegens Van Caem

Executiegeschil 1: stakingsbevel overtreden? (vordering i.)

5.2. Bacardi vordert een verklaring voor recht dat Van Caem het stakingsbevel zoals opgenomen in het dictum onder 3.5 van het eindvonnis 2011, voor zover dat in stand is gelaten in eindarrest BP1 (hierna: ‘het stakingsbevel’) heeft overtreden. Van Caem heeft in de onderhavige procedure erkend dat zij in de periode tussen 3 oktober 2011 en 13 juli 2012 in strijd heeft gehandeld met het stakingsbevel. Zij betwist ook niet dat zij dit zo veelvuldig en langdurig heeft gedaan, dat het maximum bedrag van de dwangsommen die in 3.6 van eindvonnis 2011 is gesteld, € 750.000,-, is bereikt. Dat betekent dat zij dwangsommen ter hoogte van € 750.000,- heeft verbeurd. In zoverre ligt de vordering genoemd in 2.1 onder i voor toewijzing gereed.

5.3. Vervolgens is in het dictum onder 8.1 van het kortgedingvonnis 2013 de dwangsom met € 750.000,- verhoogd naar € 1.500.000,- met onmiddellijke ingang na betekening van het kortgedingvonnis 2013. De betekening heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2013. De vraag is derhalve of Van Caem na 4 oktober 2013 in strijd heeft gehandeld met het stakingsbevel. Volgens Bacardi is dat het geval. Van Caem betoogt echter dat zij sinds 13 juli 2012 het stakingsbevel niet meer heeft overtreden.

5.4. De rechtbank constateert dat Bacardi in haar gedingstukken (van na het kortgedingvonnis 2013) niet in alle gevallen een onderscheid maakt tussen het gestelde handelen in strijd met het stakingsbevel voor 4 oktober 2013 (ter zake waarvan het maximum van verbeurde dwangsommen al was bereikt) en het gestelde handelen in strijd met het stakingsbevel vanaf 4 oktober 2013 (waarvoor het nieuwe maximum gold). De rechtbank zal bij deze beoordeling enkel de stellingen behandelen die zien op de periode vanaf 4 oktober 2013 of waarvan niet direct duidelijk is op welke periode de desbetreffende stelling ziet. De gevorderde dwangsommen kunnen pas vanaf die datum zijn verbeurd, voorzover de vordering meer bedraagt dan € 750.000,-.

5.5. Bij de beoordeling stelt de rechtbank het volgende voorop. In een executiegeschil waarbij het er om gaat of dwangsommen zijn verbeurd omdat een bevel tot nakoming niet of onvoldoende is nageleefd, heeft de rechter niet tot taak de door de bodemrechter besliste rechtsverhouding zelfstandig opnieuw te beoordelen, maar dient hij zich ertoe te beperken de ter uitvoering van het veroordelend vonnis verrichte handelingen te toetsen aan de inhoud van de veroordeling zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. Daarbij dient de rechter doel en strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel15.. Bij deze uitleg mogen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden toegepast16.. In geval van een in algemene termen vervat verbod zijn dwangsommen slechts verbeurd wanneer in ernst niet kan worden betwijfeld dat de desbetreffende handelingen inbreuken opleveren die door de rechter zijn verboden. Het dictum van een uitspraak dient te worden uitgelegd met inachtneming van de overwegingen in de uitspraak die tot die beslissing hebben geleid17..

5.6. Tegenover het belang van de partij tegen wie het verbod is uitgesproken bij het verkrijgen van zoveel mogelijk zekerheid omtrent de vraag welke gedragingen onder het verbod zijn begrepen, in het bijzonder wanneer aan het verbod een dwangsom is verbonden, staat het belang van de rechthebbende bij bescherming van zijn recht, in het bijzonder als het gaat om rechten als een merkrecht, die doorgaans slechts effectief kunnen worden beschermd door een verbod van verdere of dreigende inbreuken. Dit belang wint bovendien aan gewicht ten opzichte van het rechtszekerheidsbelang van de verwerende partij indien die partij zich in het verleden reeds aan inbreuk schuldig heeft gemaakt.18.

60.000 Inbreukmakende Bacardi Producten verhandeld?

5.7. Met verwijzing naar opgave III (van 3 december 2013, zie onder 2.17 van het tussenvonnis van 1 april 2015 in de onderhavige procedure) stelt Bacardi dat Van Caem na kortgedingvonnis 2012 nog 60.000 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft verhandeld. De rechtbank begrijpt dat Bacardi deze conclusie trekt door het verschil te berekenen tussen de voorraad in opgave III zoals die is gemuteerd in de periode 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013. Daarmee ziet deze stelling echter op de periode die eindigt op de relevante datum van betekening en kunnen verbeurde dwangsommen niet op deze stelling worden gegrond.

Voorraad na 4 oktober 2013?

5.8. In opgave III is opgenomen: “Deel III Voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten per 4 oktober 2013”, met daaronder een overzicht dat op 403 dozen Bacardi rum (bij logistiek dienstverlener Top Logistics) en 185 dozen Martini Bianco vermouth, in totaal 7.056 flessen sluit. In opgave IV heeft Van Caem opgegeven dat zij op 18 augustus 2016 185 dozen Martini Bianco (bij Loendersloot) in voorraad had en 30 dozen Bacardi. Tijdens de comparitie van partijen van 16 januari 2014 heeft Van Caem erkend dat zij op dat moment nog een “kleine, inbreukmakende partij in voorraad” had. Volgens haar betrof dit een oude partij die zij nog steeds in voorraad had omdat zij die, gelet op het stakingsbevel, niet kon verkopen. Anders dan Bacardi betoogt, is door het in voorraad houden van de 185 dozen Martini Bianco niet in strijd met het stakingsbevel gehandeld. Van Caem heeft onweersproken gesteld dat het in Opgaven III en IV om dezelfde flessen Martini Bianco gaat. Van inbreuk op de merkrechten van Bacardi is alleen sprake bij het in voorraad houden met het oog op verhandeling. Dat Van Caem deze flessen na betekening van het kortgedingvonnis 2013 nog in voorraad hield om ze te verhandelen is echter niet gebleken. Integendeel, na bijna drie jaar waren ze nog in voorraad. Bacardi heeft ook geen vernietiging van inbreukmakende producten gevorderd in de procedure die heeft geleid tot het eindvonnis 2011 en het eindarrest BP119., waardoor het voor de hand lag dat Van Caem deze producten opgeslagen hield hangende het hoger beroep in BP1. Ten aanzien van de opgegeven Martini Bianco producten, kan daardoor in ernst worden betwijfeld of het in opslag hebben daarvan ‘ter verhandeling in voorraad hebben’ in merkenrechtelijke zin vormde en dus ook of Van Caem daarmee het stakingsbevel heeft overtreden.

5.9. Ten aanzien van de opgegeven voorraad dozen Bacardi rum geldt het volgende. In opgave IV ontbreken 373 dozen ’75 cl Rum Bacardi Carta Blanca Mexico NRF (blocked)’ van de in opgave III opgegeven 403 dozen Bacardi rum. Uit opgave IV blijkt dat de accountant die 373 dozen niet meer in zijn opgave heeft vermeld omdat die ten onrechte in eerdere opgaven waren betrokken, nu het om Bacardi Producten ging die te allen tijde op T1 hadden gestaan. Uit het Assurance-rapport van Vigilate bij opgave IV blijkt dat het daarbij gaat om een partij van 373 dozen Bacardi die in BP1 in tussenvonnis 2010 en eindvonnis 2011 als inbreukmakend zijn beoordeeld, zodat daarvan opgave moest worden gedaan. Diezelfde partij is in het tussenarrest 1 BP1 (r.o. 24 tot en met 26) als niet inbreukmakend beoordeeld omdat het Gerechtshof vaststelde dat die goederen bij voortduring op T1 had gestaan. Die beoordeling brengt mee dat het in voorraad houden ter verhandeling en het verhandelen van deze partij flessen na dat tussenarrest niet meer aangemerkt kan worden als een niet-naleving van het stakingsbevel. Het verklaart ook waarom er eerst wel en daarna geen opgave meer van is gedaan. Een niet-naleving van het stakingsbevel kan uit dit verschil tussen Opgaven III en IV dus niet worden afgeleid.

5.10. Uit het Assurance-rapport van Vigilate bij opgave IV blijkt ook dat de overige 30 dozen ’75 cl Rum Bacardi Carta Blanca Mexico NRF (blocked)’ in de administratie zijn geregistreerd, maar dat Van Caem in 2016 niet weet waar die voorraad zich fysiek bevinden en of ze nog op voorraad staan. In opgave III is opgave gedaan van die partij van 30 dozen Bacardi Carta Blanca met de vermelding dat zij zich bij Top Logistics bevinden. Daarbij heeft de accountant niet vermeld dat onzeker is of deze partij onderdeel is van de voorraad en waar die zich bevindt. Duidelijk is dat deze goederen ooit zijn ingeslagen. Uit het feit dat zij in opgave III zijn opgenomen volgt dat het volgens Van Caem niet om goederen met voortdurende T1-status ging. Onduidelijk is of deze goederen bij het einde van de periode waarop opgave III ziet (dus op 4 oktober 2013) nog bij Van Caem in voorraad waren. Als dat wel het geval was, zijn zij na 4 oktober 2013 uitgeslagen en in strijd met het stakingsbevel verhandeld. In dat geval zouden dus dwangsommen zijn verbeurd (op grond van onderdeel 3.6 van eindvonnis 2011 en kortgedingvonnis 2013). Als deze flessen Bacardi rum op 4 oktober 2013 niet meer op voorraad waren, is opgave III niet juist, óf omdat daarin de betreffende partij als voorraad is opgegeven terwijl die in dat geval al eerder was uitgeslagen en verhandeld, óf omdat er geen melding is gemaakt van de onduidelijkheid daarover. In dat geval heeft Van Caem een dwangsom verbeurd van € 5.000,- per dag met een maximum van € 500.000,- (op grond van onderdeel 8.2 van het kortgedingvonnis 2013). Gelet op het commentaar van de accountant bij opgave IV (zie 4.1.8) kan de rechtbank niet vaststellen dat deze partij goederen op 4 oktober 2013 nog daadwerkelijk bij Van Caem in voorraad was. Dientengevolge kan niet worden vastgesteld dat Van Caem na 4 oktober 2013 het stakingsbevel heeft overtreden door deze producten ter verhandeling in voorraad te houden. De stelling van Bacardi ter zitting dat Van Caem in strijd met het stakingsbevel heeft gehandeld door na 4 oktober 2013 deze 30 dozen ’75 cl Rum Bacardi Carta Blanca Mexico NRF (blocked)’ te verhandelen, kan om dezelfde reden niet slagen.

Verhandeling 83.000 Inbreukmakende Bacardi Producten?

5.11. Bacardi stelt dat uit opgave IV volgt dat Van Caem na een zitting op 27 februari 2013 waarin Van Caem had gesteld de handel in Inbreukmakende Bacardi Producten te hebben gestaakt, toch nog minimaal 83.000 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft verhandeld. Bacardi heeft niet gepreciseerd op welk tijdvak deze door haar gestelde verhandeling ziet. De rechtbank constateert dat opgave IV feitelijk bestaat uit twee opgaves. De eerste opgave dateert van 13 oktober 201620.. Dit betreft een opgave van leveranciers en afnemers in de periode van 5 oktober 2013 tot en met 18 augustus 2016 en van de aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten op 18 augustus 2016 (hierna: opgave IV 2013-2016). De tweede opgave dateert van 14 oktober 201621.. Dit betreft – zakelijk weergegeven – een opgave van inkoop- en verkooptransacties met Inbreukmakende Bacardi Producten in de periode van 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013 met onderbouwende stukken en toelichting (hierna: opgave IV 2012 -2013).

5.12. In opgave IV 2013-2016 is vermeld “In de periode van 5 oktober 2013 tot en met 18 augustus 2016 zijn door JMN (dit is de nieuwe naam van Van Caem, rechtbank) geen Inbreukmakende Bacardi Producten afgenomen of geleverd”. Vanwege die vermelding gaat de rechtbank er vanuit dat de door Bacardi gestelde verhandeling van 83.000 producten volgens Bacardi zou blijken uit opgave IV 2012 -2013. Deze opgave ziet op de periode vóór de datum van betekening van 4 oktober 2013, zodat verbeurde dwangsommen voor overtreding van het stakingsbevel op of na die datum niet op deze stelling kunnen worden gegrond.

In februari 2014 ongeveer 63.000 flessen Bacardi Producten op voorraad?

5.13. Ter onderbouwing van haar stelling dat Van Caem vanaf 4 oktober 2013 dwangsommen heeft verbeurd, beroept Bacardi zich ook op de door haar overgelegde “Stock List / 3-2-2014” (overgelegd als productie EP34). Volgens haar volgt uit deze voorraadlijst dat Van Caem op 3 februari 2014 ongeveer 63.000 flessen (ongeveer 7.000 dozen) Bacardi Producten op voorraad had, terwijl Van Caem niet heeft aangetoond dat deze voorraad altijd de T1-status heeft gehad. Dat betekent volgens Bacardi dat Van Caem daarmee het stakingsbevel is blijven overtreden.

5.14. De rechtbank constateert dat Bacardi exact dezelfde voorraadlijst nogmaals als productie heeft ingediend, te weten als productie EP55 bij akte overlegging aanvullende producties van 21 november 2017, evenwel zonder te vermelden dat het om dezelfde voorraadlijst gaat. Tijdens de voortgezette comparitie van partijen op 15 juni 2018 heeft Bacardi (ook in de door haar voorgedragen pleitnotities) producties EP34 en EP55 apart vermeld en toegelicht als zouden het verschillende voorraadlijsten/prijslijsten betreffen. De rechtbank zal zowel de verweren van Van Caem c.s. ten aanzien van productie EP34, als de verweren ten aanzien van productie EP55 meenemen bij de beoordeling van de bovengenoemde stellingen van Bacardi die zijn gegrond op productie EP34.

5.15. Van Caem c.s. betwist dat de door Bacardi overgelegde voorraadlijst dateert van 3 februari 2014, nu Van Caem op dat moment al sinds meer dan een jaar geen waren meer van de op de prijslijst vermelde productsoorten verhandelde en zij deze lijsten ook niet meer verspreidde. Omdat Van Caem door de jaren heen eindeloos veel lijsten heeft verspreid, is het haar volgens Van Caem c.s. niet gelukt om te achterhalen welke lijst EP34 betreft en wanneer die onder haar klanten is verspreid. Zij betoogt dat het echter niet anders kan dan dat de datum op deze voorraadlijst, de datum is waarop deze lijst door een ontvanger daarvan is uitgedraaid. Ter zitting op 15 juni 2018 heeft mr. Overman namens Van Caem verklaard dat Van Caem op enig moment na de zomervakantie van 2012 met handelen is gestopt. Bacardi heeft (in een ander verband) eveneens gesteld dat Van Caem medio 2012 vrijwel al haar handelsactiviteiten heeft gestaakt en dat DelicaSea die activiteiten heeft voortgezet. In dat licht bezien, kan niet worden vastgesteld dat de voorraadlijst inderdaad dateert van 3 februari 2014, temeer nu Bacardi dit verweer van Van Caem c.s. onbesproken heeft gelaten. Dat betekent dat de bewuste voorraadlijst onvoldoende bewijs vormt van niet-naleving van het stakingsbevel na 4 oktober 2013. De gevorderde dwangsommen zijn dus ook niet toewijsbaar op basis van (de datering van) dit document.

In september 2014 Bacardi Producten op voorraad?

5.16. Ter onderbouwing van haar stelling dat Van Caem in september 2014 Bacardi Producten op voorraad had, heeft Bacardi ook nog een “Stock List / 15.09.2014 (…)” (als productie EP56) overgelegd. Op dezelfde gronden als hiervoor in 5.15 overwogen, kan ook deze voorraadlijst geen grondslag vormen voor verbeurte van dwangsommen over de periode vanaf 4 oktober 2013.

Na 4 oktober 2013 minimaal 2220 Inbreukmakende Bacardi Producten bij Loendersloot in voorraad?

5.17. Ter zitting op 15 juni 2018 heeft Bacardi gesteld dat uit “Opgave IV d.d. 14 oktober 2016” volgt dat Van Caem na 4 oktober 2013 minimaal 2220 Inbreukmakende Bacardi Producten bij Loendersloot in voorraad heeft gehouden. Dat is echter opgave IV 2012-2013, zie hiervoor in 5.11, en betreft dus de periode die eindigde op 4 oktober 2013.

5.18. In opgave IV 2013-2016 zijn wel 2220 flessen Martini Bianco producten opgegeven die zich blijkens die opgave bij Loendersloot in Roosendaal bevinden. Dit betreft echter dezelfde partij (185 dozen) die hiervoor in 5.8 al is beoordeeld.

Conclusie met betrekking tot de vordering genoemd in 2.1 onder i

5.19. Gezien het voorgaande zal de subsidiair gevorderde verklaring voor recht worden toegewezen, inhoudende dat Van Caem na betekening van eindvonnis 2011 inbreuk heeft gemaakt op de Bacardimerken en daardoor € 750.000,- aan dwangsommen als vervat in punt 3.6 van dat vonnis heeft verbeurd. Van Caem heeft na betekening van het kortgedingvonnis 2013 op 4 oktober 2013 niet meer in strijd met het stakingsbevel gehandeld, zodat de primair gevorderde verklaring voor recht niet toewijsbaar is.

Executiegeschil 2: is voldaan aan opgaveverplichting eindvonnis 2011 (vordering i.a.)?

5.20. Ter beoordeling ligt voor of, en zo ja, in hoeverre, Van Caem dwangsommen heeft verbeurd door de niet-naleving van de opgaveverplichting die is bevolen onder 3.7 van het eindvonnis 2011 (beschreven in 2.6 van het tussenvonnis van 1 april 2015).

5.21. Van Caem diende op basis van dit onderdeel van het dictum binnen drie maanden na betekening van het eindvonnis 2011 de desbetreffende opgave te doen. Eindvonnis 2011 is op 19 september 2011 aan Van Caem betekend, zodat Van Caem gehouden was uiterlijk op 19 december 2011 een (correcte en volledige) opgave aan (de advocaat van) Bacardi te verstrekken. Vanaf 19 december 2011 is Van Caem een dwangsom van € 5.000,- per dag verschuldigd voor zover zij niet of niet volledig aan deze opgaveverplichting heeft voldaan, met een maximum van € 500.000,-, zodat het maximum aan dwangsommen wordt bereikt indien 100 dagen lang niet aan het bevel is voldaan (derhalve op 29 maart 2012 bij een voortdurend gebrek).

5.22. Van Caem heeft erkend dat opgave I (van 23 december 2011, zie onder 2.8 van het tussenvonnis van 1 april 2015) niet voldoet aan de opgaveverplichting als vervat in punt 3.7 van het eindvonnis 2011. Aangezien Van Caem geen gewijzigde/verbeterde opgave heeft gedaan vóór 16 augustus 2012 (opgave II, vergelijk onder 2.13 van het tussenvonnis van 1 april 2015), heeft Van Caem het maximale bedrag aan dwangsommen (op 29 maart 2012) verbeurd. De hierover gevorderde verklaring voor recht is derhalve toewijsbaar.

Executiegeschil 3: is voldaan aan opgaveverplichting kortgedingvonnis 2013 (vordering i.b.)?

5.23. Voor de beoordeling van deze vordering dient de vraag beantwoord te worden of, en zo ja, in hoeverre, Van Caem dwangsommen heeft verbeurd in verband met de opgaveverplichting zoals verwoord in 8.2 van het kortgedingvonnis 2013.

5.24. Volgens dictumonderdeel 8.2 van het kortgedingvonnis 2013 was Van Caem gehouden om binnen twee maanden na betekening van kortgedingvonnis 2013 een opgave te doen die door een onafhankelijke forensische accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid was gecontroleerd:

5.25. In kortgedingvonnis 2013 is voor de betekenis van ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’ verwezen naar het eindvonnis 2011 BP1. Nu die definitie is aangepast in eindarrest BP1, gaat de rechtbank bij de toetsing van de opgaveverplichting uit kortgedingvonnis 2013 eveneens uit van die aanpassing (weergegeven in 4.1.2). Het eindarrest BP1 is weliswaar geen beslissing in de hoofdzaak waarvoor in kortgedingvonnis 2013 een voorlopige voorziening is getroffen, maar de koppeling in kortgedingvonnis 2013 aan de definitie van ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’ in het eindvonnis 2011 vergt dat.

5.26. Kortgedingvonnis 2013 is op 4 oktober 2013 betekend, zodat Van Caem uiterlijk op 4 december 2013 gehouden was de (correcte) opgave aan (de advocaat van) Bacardi te verstrekken. De opgave betrof dus de periode 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013. In het kader van deze opgaveverplichting heeft Van Caem op 3 december 2013 opgave III aan Bacardi verstrekt, vergezeld van het Assurance-rapport van Vigilate. Volgens Bacardi is opgave III niet volledig en correct uitgevoerd.

9.578 dozen Bacardi ten onrechte niet in opgave III opgenomen?

5.27. Uit een “Raming Opgave inzake vonnis 15 juni 2012”22.die Van Caem op 30 juni 2012 aan Bacardi heeft verstrekt in het kader van besprekingen tussen partijen, blijkt dat Van Caem op 19 juni 2012 9.578 dozen Bacardi Producten op T1 had staan en 6.667 dozen Bacardi Producten op T2. In opgave III is echter opgegeven dat Van Caem op 19 juni 2012 7.116 dozen Inbreukmakende Bacardi Producten op voorraad had. Volgens Bacardi volgt uit het Assurance-rapport van Vigilate dat Vigilate niet heeft gecontroleerd of de in de raming vermelde, maar niet opgegeven voorraad T1 producten per 19 juni 2012, voor die datum voortdurend de T1-status heeft gehad. Omdat Van Caem volgens het opgavebevel diende aan te tonen dat haar voorraad Bacardi Producten op 19 juni 2012 vóór die datum altijd de T1-status hebben gehad en zij dit niet heeft gedaan, is opgave III niet correct, aldus Bacardi.

5.28. Van Caem c.s. betwist dat de werkzaamheden van Vigilate zich hebben beperkt tot de door Bacardi genoemde werkzaamheden. Vigilate heeft bij de controle eveneens de werkzaamheden verricht die in het Assurancerapport zijn opgenomen onder het kopje “Algemeen”. Daarnaast betreffen de omschreven werkzaamheden volgens het Assurancerapport slechts de uitgevoerde werkzaamheden op hoofdlijnen. Vigilate heeft het oordeel gegeven dat opgave III “alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig [weergeeft] in overeenstemming met de voorwaarden zoals vereist in het Vonnis”. Dat betekent volgens Van Caem c.s. dat Vigilate klaarblijkelijk het door haar verrichte onderzoek afdoende vond om die conclusies te bereiken.

5.29. De rechtbank is van oordeel dat het dictum van kortgedingvonnis 2013 in combinatie met de definitie van Inbreukmakende Bacardi Producten, duidelijk maakten dat Van Caem opgave moest doen van alle Bacardi Producten die tussen 19 juni 2012 en 4 oktober 2013 bij haar in voorraad waren en die op enig moment na inslag in haar douane-entrepot (of in een entrepot van een logistiek dienstverlener in haar opdracht) T2-status hadden gehad, niet alleen van voorraad die in de periode van 19 juni 2012 tot 4 oktober 2013 T2-status hadden. Van Caem moest opgave doen van de aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten op deze data. Uit de definitie van Inbreukmakende Bacardi Producten in zowel eindvonnis 2011 als eindarrest BP1 volgt dat het gaat om alle producten waarvan Van Caem niet kan aantonen dat die voortdurend T1-status hebben gehad in de gehele periode dat Van Caem die in de EER in voorraad had ter verhandeling. ‘Voortdurend’ is dus niet beperkt tot het tijdvak tussen beide data. Uit eindarrest BP1 blijkt duidelijk dat uitgezonderd zijn ‘producten die door Van Caem voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst’. Hieruit kan worden afgeleid dat ‘voortdurend’ slechts is beperkt tot het tijdvak vanaf het moment van aangifte door Van Caem (al dan niet onder een douaneschorsingsregeling) bij de douane in de EER, tot het moment waarop de douane-administratieplicht voor die goederen voor Van Caem eindigt. Van Caem kon derhalve niet in ernst betwijfelen dat ook opgave moest worden gedaan van voorraad met T1-status in de periode 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013, die voor die periode T2-status heeft gehad terwijl het tot haar voorraad behoorde. Over dit tijdvak moet Van Caem over een douane-administratie van de betreffende goederen beschikken, waarmee zij dit kon verifiëren en die Vigilate kon controleren.

5.30. Tussen partijen is niet in geschil dat Van Caem 9.578 dozen Bacardi Producten met T1-status in voorraad had op 19 juni 2012. Van die voorraad diende Van Caem dus opgave te doen als zij niet kon aantonen dat die producten voortdurend T1-status hadden gehad. Uit het Assurance Rapport van Vigilate blijkt dat de accountant heeft gecontroleerd of die voorraad in de periode tussen 19 juni 2012 en 4 oktober 2013 op enig moment T2-status heeft gehad. Uit het rapport van Vigilate blijkt echter niet of zij (op welke wijze dan ook) heeft gecontroleerd of de T1 voorraad Bacardi Producten op 19 juni 2012 voor die datum steeds de T1-status heeft gehad. Dat Van Caem die informatie wel heeft verschaft aan Vigilate en dat dit onder de algemene werkzaamheden viel die Vigilate opsomt in haar rapport, valt uit die opsomming ook niet af te leiden. Nadat hierover een geschil is ontstaan, heeft Van Caem in deze procedure ook geen aanvullende verklaring van Vigilate overgelegd met een uitgebreidere uitleg van de verrichte werkzaamheden en de bevestiging dat ook voornoemde controle daarvan onderdeel heeft uitgemaakt. Dit betekent dat niet is voldaan aan opgave III.

Vallen de buiten de periode ingekochte cq verkochte maar in de periode geleverde cq geleverd gekregen Inbreukmakende Bacardi Producten onder de opgaveverplichting?

5.31. Bacardi stelt dat Van Caem niet heeft voldaan aan het bevel in kortgedingvonnis 2013 om opgave te doen van de leveranciers en afnemers van Inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013. Op grond van dit bevel had Van Caem ook opgave moeten doen van leveranciers en afnemers van producten die zij in die periode heeft geleverd maar die buiten die periode zijn verkocht en producten die zij in die periode geleverd heeft gekregen, maar buiten die periode heeft ingekocht. Nu Van Caem dat niet heeft gedaan, voldoet opgave III volgens Bacardi ook om deze reden niet aan het dictum.

5.32. Van Caem c.s. betwist dat het dictum van kortgedingvonnis 2013 uitgelegd moet worden zoals Bacardi voorstaat. Daarnaast betoogt Van Caem c.s. dat Bacardi geen belang heeft bij opname van deze geleverde / geleverd gekregen Inbreukmakende Bacardi Producten in opgave III, nu die producten onderdeel uitmaken van de relevante periodes die worden bestreken door opgave II dan wel opgave IV 2013-2016.

5.33. Het opgavebevel in het kortgedingvonnis 2013 in combinatie met de definitie van Inbreukmakende Bacardi Producten die in het eindvonnis 2011 en het eindarrest BP1 zijn gehanteerd, maken door een opsomming van handelingen met ‘en/of’ duidelijk dat naast opgave van leveranciers en afnemers van ingekochte en verkochte Bacardi producten, ook opgave gedaan moest worden van leveranciers en afnemers van in die periode geleverde en geleverd gekregen Bacardi producten. Dit geldt zowel in combinatie met de definitie gehanteerd in het eindvonnis 2011 als die in het eindarrest BP1. Door geen opgave te doen van producten die wel zijn geleverd of geleverd gekregen in de betreffende periode, maar niet in de relevante periode zijn ingekocht en/of verkocht, heeft Van Caem derhalve niet voldaan aan Opgaveverplichting III.

5.34. Het verweer van Van Caem dat Bacardi geen belang zou hebben bij die opgave, omdat die gegevens afgeleid kunnen worden uit de aansluiting op eerdere opgave II en latere opgave IV, slaagt niet. In opgave II is opgave gedaan van geleverde en geleverd gekregen Bacardi Producten in de periode tot 19 juni 2012, niet van de voorraad op 19 juni 2012. Ook zijn de leveringen niet, althans zonder nadere toelichting niet inzichtelijk, aangesloten op de verkopen. In opgave II is ook een andere onderzoeksopzet gehanteerd. Bacardi kan de in opgave III ontbrekende gegevens dus niet eenvoudig afleiden uit een aansluiting op die andere opgaven.

5.35. Van Caem c.s. heeft ook ten aanzien van de opgave van leveringen – aan haar en door haar – dus niet volledig voldaan aan het opgavebevel in 8.2 van het kortgedingvonnis 2013.

30 dozen Grey Goose producten ten onrechte niet in opgave III opgenomen?

5.36. Volgens Bacardi klopt opgave III ook niet omdat volgens opgave IV op 19 juni 2012 30 dozen (180 flessen) Grey Goose producten zijn verkocht aan Rivona s.r.o. (de rechtbank begrijpt dat Bacardi doelt op opgave IV 2012-2013, vergelijk 5.11). Bacardi stelt – samengevat – dat deze Grey Goose producten in opgave IV (en dus ook in opgave III) ontbreken in zowel het overzicht van de voorraad per datum 19 juni 2012 als in het overzicht van de leveranciers. Bij opgave IV zit een creditfactuur van Van Caem aan Rivona voor van 19 juni 2012 voor deze 30 dozen Grey Goose producten. Ook als die creditfactuur juist zou zijn, dan had bij de opgave in ieder geval de naam van de leverancier van de Grey Goose producten genoemd moeten worden en de factuur van de koop door Van Caem bijgevoegd moeten zijn. Die stukken ontbreken. Als de 30 dozen Grey Goose producten na de creditering niet alsnog zijn verkocht, zouden ze bij het voorraadoverzicht per 4 oktober 2013 vermeld moeten zijn. Wanneer ze alsnog zijn verkocht, hadden ze in het verkoopoverzicht vermeld moeten zijn. Dat is evenmin het geval.

5.37. De rechtbank constateert dat opgave IV 2012-2013 een opgave is van de inbreukmakende inkooptransacties en inbreukmakende verkooptransacties in de periode 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013 (met bijbehorende facturen). Opgave III behelst een opgave van de voorraad op 19 juni 2012 en 4 oktober 2013 en leveranciers en afnemers van Inbreukmakende Bacardi Producten in die periode. Derhalve begrijpt de rechtbank dat Bacardi bedoeld heeft te stellen dat in opgave III de leverancier ontbreekt van de 30 dozen Grey Goose producten die op 19 juni 2012 zijn verkocht aan Rivona en daarna gecrediteerd. En dat daarnaast óf deze 30 dozen niet zijn vermeld in de opgave van de voorraad per 4 oktober 2013 óf een afnemer ontbreekt in Opgave III als de 30 dozen Grey Goose producten alsnog zijn verkocht.

5.38. Van Caem c.s. betwist dat deze producten, behalve in opgave IV 2012-2013, in een andere opgave opgenomen hadden moeten worden. Uit de factuur en creditfactuur (opgenomen in Bijlage 2 bij de Onderbouwing opgave IV 2012-2013, onder de pagina’s genummerd 7) volgt dat de betreffende 30 dozen Grey Goose producten niet werkelijk zijn verkocht. Het was Van Caem onduidelijk om welke producten het ging, of deze ooit door Van Caem zijn gehouden en, zo ja, of ze kwalificeerden als Inbreukmakende Bacardi Producten in de zin van het eindarrest BP1 en kortgedingvonnis 2013. Daarom heeft Van Caem ze voor de zekerheid (alleen) opgenomen in de onderbouwing van opgave IV 2012-2013.

5.39. De rechtbank overweegt als volgt. De facturatie en creditering op 19 juni 2012 zou het gevolg kunnen zijn van een administratieve fout, waarbij er geen sprake was van een daadwerkelijke partij goederen die Van Caem had ingekocht en geleverd had gekregen. Van Caem heeft echter zelf aanleiding gezien deze 30 dozen Grey Goose producten mee te nemen als Inbreukmakende Bacardi Producten in opgave IV 2012-2013. Daarbij heeft zij in die opgave niet toegelicht dat haar administratie over deze Grey Goose producten niet volledig is, terwijl zij andere discrepanties in de administratie wel toelicht in de begeleidende brief bij opgave IV. Dat roept vragen op. Het enkele verweer dat zij die partij heeft vermeld op basis van het uitgangspunt ‘bij twijfel opnemen’ volstaat dan niet. Dat geldt temeer nu de factuur van 19 juni 2013 vermeldt dat het om producten gaat die fysiek aanwezig waren bij Loendersloot (‘Goods are in our warehouse’). Op basis van deze feiten mag er derhalve vanuit worden gegaan dat er een concrete partij van 30 dozen Grey Goose door Van Caem in voorraad werd gehouden op 19 juni 2012. Van Caem had deze (op 19 juni 2012 niet verkochte) producten derhalve moeten opgeven in opgave III, tenzij zij kon aantonen dat die goederen voortdurend T1-status hadden gehad. Dat laatste heeft ze in deze procedure niet gedaan. Zij heeft ook niet kunnen duiden waarom zij heeft gemeend dat opgave in opgave III niet nodig was, maar dat bij opgave IV wel nodig vond. Bij deze stand van zaken is de conclusie dat opgave III ook op dit punt onvolledig is.

Conclusie ten aanzien van vordering genoemd in 2.1 onder i.b.

5.40. Samenvattend is het bevel tot het doen van opgave in kortgedingvonnis III op een aantal punten niet goed en volledig uitgevoerd in opgave III:

Op basis hiervan zijn er dwangsommen verbeurd tot het maximum van € 500.000,-. Gelet op deze beoordeling kan in het midden blijven of opgave III nog op andere punten niet voldoet aan het opgavebevel en of Bacardi dat tijdig heeft gesteld en onderbouwd.

5.41. Van Caem heeft een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid en de rechtbank gevraagd de hoogte van de dwangsom te matigen omdat de inbreuken van ondergeschikte aard zijn. Daarmee doet zij een beroep op artikel 611d Rv. Dat artikel geeft de rechter die een dwangsom heeft opgelegd de bevoegdheid om op vordering van de veroordeelde de dwangsom op te heffen, de looptijd ervan op te schorten of de dwangsom te verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. De rechtbank is echter niet de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, dat was de voorzieningenrechter, en Van Caem heeft geen vordering ingesteld, maar een verweer gevoerd. Aan dit verweer kan de rechtbank dan ook niet toekomen.

Executiegeschil 4: voldoet opgave IV aan opgavebevel? (vordering i.c.)

5.42. Bacardi stelt dat Van Caem niet heeft voldaan aan het opgavebevel in het kortgedingarrest 2016, omdat in opgave IV niet is opgegeven of de voorraad per 5 oktober 2013 met T1-status, voortdurend die status heeft gehad. Daarnaast stelt zij dat in opgave IV dezelfde gegevens ontbreken als in opgave III.

5.43. Uit kortgedingarrest 2016 volgt dat de daarin in reconventie gegeven opgaveveroordeling, ziet op opgave van gegevens die niet onder het opgavebevel in kortgedingvonnis 2013 vallen (naast een bevel tot overlegging van documenten ter onderbouwing van opgave III). Nu de gestelde omissie in de opgave de voorraad T1 met ingang van 5 oktober 2013 betreft, volgde deze opgaveverplichting al uit het kortgedingvonnis 2013. Gelet daarop valt deze omissie niet onder het aanvullende opgavebevel in kortgedingarrest 2016. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

Verhandelen gedecodeerde producten onrechtmatig? (vordering ii.)

5.44. Hiervoor heeft de rechtbank de executiegeschillen beoordeeld. Nu komt de rechtbank toe aan de vraag of Van Caem onrechtmatig heeft gehandeld jegens Bacardi door het (laten) decoderen van Bacardi Producten in Nederland, het verhandelen van die gedecodeerde Bacardi Producten en het ter verhandeling op voorraad hebben van die gedecodeerde Bacardi Producten, ongeacht de herkomst van deze producten en ongeacht de douane-rechtelijke status daarvan. Bacardi vordert een verbod daarvan.

5.45. Bacardi legt aan deze vordering ten grondslag dat uit opgave I en andere bewijsstukken inmiddels blijkt dat Van Caem registreert welke producten die zij verhandelt, gedecodeerd zijn. In de procedure die heeft geleid tot het eindvonnis 2011 en eindarrest BP1 heeft Bacardi de rechtbank voorgelogen door te stellen dat zij niet zelf decodeerde en ook niet wist of bepaalde goederen die zij verhandelde waren gedecodeerd. Inmiddels is gebleken dat dat wel zo is, aldus Bacardi.

5.46. Van Caem beroept zich op gezag van gewijsde van eindarrest BP1. Dit verweer slaagt. Daarvoor is het volgende redengevend.

5.47. Het gaat Bacardi bij het door haar gevorderde verbod om onrechtmatig handelen, onder andere door het laten decoderen in Nederland van Bacardi Producten. Voor zover die gedecodeerde producten niet voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst door Van Caem, vallen zij onder het inbreukverbod in eindvonnis 2011, zoals in stand gelaten in Eindarrest BP1. Het onderhavige bevel tot staking van onrechtmatig handelen ziet dus, zo begrijpt de rechtbank, op handelen met goederen met (voortdurend) T1-status.

5.48. In BP1 is gevorderd te staken en gestaakt te houden “ieder onrechtmatig handelen jegens [Bacardi], meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden [van] elke verhandeling van producten die zijn voorzien van [een Bacardi merk], waarvan de […] productcodes zijn verwijderd”. In het tussenarrest 1 BP1 (zie 4.1.1) is overwogen dat in hoger beroep was komen vast te staan dat Van Caem bekend was met het feit dat zij gedecodeerde producten in voorraad hield en verhandelde. Desalniettemin oordeelde het hof in r.o. 47 van tussenarrest 1 BP1 (zie 4.1.1), dat de verhandeling van Bacardi Producten met voortdurende T1-status geen onrechtmatige daad vormde jegens Bacardi. De geciteerde vordering werd afgewezen.

5.49. De gronden die Bacardi aanvoert voor het onrechtmatig handelen door Van Caem bestaan in de onderhavige procedure uit het (laten) decoderen van Bacardi Producten met T1-status in Nederland en het vervolgens verhandelen daarvan. Bij dagvaarding heeft Bacardi gesteld dat die handelwijze onrechtmatig is, omdat Bacardi wereldwijd moet kunnen voldoen aan recall-verplichtingen uit het oogpunt van voedselveiligheid. Door decodering van Bacardi Producten ontstaat volgens haar het risico dat zij producten niet kan terugroepen uit het handelsverkeer en daardoor (reputatie)schade lijdt.

5.50. Dit zijn dezelfde gronden die Bacardi in BP1 ten grondslag legde aan haar stelling dat verhandeling van Bacardi Producten met T1-status een onrechtmatige daad vormde, met dien verstande dat zij de onrechtmatige daad toen feitelijk uitwerkte met de stelling dat Van Caem gedecodeerde producten verhandelde en nu tevens met de stelling dat Van Caem die producten ook in Nederland heeft laten decoderen.

5.51. Het ging in BP1 derhalve om hetzelfde geschilpunt. Het Hof heeft toen vastgesteld dat de feitelijke onderbouwing vast stond, maar vervolgens geoordeeld dat de vordering werd afgewezen omdat de onrechtmatige daad onvoldoende was onderbouwd naar het daarop toepasselijke recht. Van een geheel andere onrechtmatige daad is in deze procedure geen sprake. De vordering valt daarmee onder het gezag van gewijsde van eindarrest BP1. Dat Bacardi nieuwe bewijzen heeft voor de gestelde onrechtmatige daad of nieuwe juridische argumenten heeft voor het gestelde, staat niet aan het gezag van gewijsde in de weg.

5.52. Het in 2.1 onder ii. beschreven stakingsbevel is derhalve niet toewijsbaar. Dat geldt ook voor de nevenvorderingen die gebaseerd zijn op deze gestelde onrechtmatige daad. Dat betreft de gevorderde opgave van gegevens over gedecodeerde producten (vordering v.), de afgifte ter vernietiging van gedecodeerde producten (onderdeel van vordering vi.) en winstafdracht (onderdeel van vordering vii.). In eindarrest BP1 is al beslist op een vordering tot het doen van opgave van gedecodeerde Bacardi Producten op T1, afgifte daarvan en winstafdracht daarover. Die beslissingen hebben gezag van gewijsde.

Opgave gegevens september/oktober 2011 (vordering iii.)

5.53. Deze vordering betreft een bevel tot opgave van gegevens over inkoop, verkoop, voorraad en winst van/met Bacardi Producten waarmee Van Caem inbreuk maakte op de merkrechten van Bacardi in de periode van 19 september 2011 tot 3 oktober 2011. Het eindvonnis 2011 is aan Van Caem betekend op 19 september 2011, waarbij het stakingsbevel inging twee weken na die betekening. In dat vonnis is ook een opgavebevel opgenomen (zie hiervoor in 5.20 tot en met 5.22), waar op 19 december 2011 aan voldaan moest zijn. In het opgavebevel is als begindatum voor de opgave 1 januari 2003 bepaald, maar er is geen einddatum in opgenomen. Dit opgavebevel is in eindarrest BP1 aangepast doordat de definitie van Inbreukmakende Bacardi Producten is verduidelijkt, het bevel tot winstafdracht is beperkt (niet veraccijnsde goederen op T2 vielen er niet onder) en het bevel tot opgave van gegevens die benodigd zijn voor winstafdracht in dezelfde zin is beperkt. Maar overigens is het opgavebevel in stand gelaten. De periode waarover opgave gedaan moest worden eindigde dus niet op de datum dat eindvonnis 2011 werd gewezen of betekend, al zal de rechtbank er vanuit zijn gegaan dat er geen inbreuk meer zou worden gemaakt na betekening van het vonnis. De rechtbank ziet daarom niet in welk belang Bacardi heeft bij de gegevens waarvan nu opgave wordt gevraagd in vordering iii. Zij beschikt immers al over de executoriale titel die zij nu vordert. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

5.54. Tussen partijen is overigens niet langer in geschil dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi in de periode van 19 september 2011 tot en met 3 oktober 2011. Daarvan is nimmer opgave gedaan door Van Caem. Ook om die reden is de als 1a. gevorderde verklaring voor recht (hiervoor in 5.20 tot en met 5.22 beoordeeld) toewijsbaar.

Opgave netto-winstgegevens (vordering iv.)

5.55. Bacardi heeft gesteld dat zij in het kader van de schadestaatprocedure die is bepaald in eindvonnis 2011 en eindarrest BP1, recht heeft op en belang bij opgave van netto-winstgegevens over de inbreukmakende handelingen. Deze vordering wordt afgewezen.

5.56. De vordering tot winstafdracht wordt (hierna in 5.64 en 5.65) afgewezen, zodat het belang bij opgave van winstgegevens niet in de executie van een bevel tot winstafdracht gelegen kan zijn.

5.57. Bacardi heeft gesteld dat zij ook recht heeft op en belang heeft bij de opgave van (netto)winstgegevens voor de begroting van haar schadevergoedingsvordering. De rechtbank is van oordeel dat het in artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalde recht op rekening en verantwoording over de winst slechts van toepassing is op het in datzelfde artikel bepaalde bevel tot winstafdracht, en niet van toepassing is op artikel 2.21 lid 1 BVIE jo. 6:104 BW23.. Bacardi betwist dat, maar beroept zich daarbij op jurisprudentie24.die die betwisting niet ondersteunt. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE kan de rechtbank Van Caem wel bevelen al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen mee te delen en gegevens daarover te verstrekken, voorzover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Toepassing van die bepaling baat Bacardi echter niet. In het midden kan blijven of (netto)winstgegevens aangemerkt kunnen worden als ‘gegevens omtrent de herkomst en distributiekanalen’. Bacardi heeft niet gemotiveerd waarom zij naast de gegevens waarvan al in verschillende opgaves opgave is gedaan, ook (netto)winstgegevens nodig heeft om haar schadevergoedingsvordering te kunnen onderbouwen. Gelet op het door Van Caem c.s. gestelde belang om niet onnodig te worden belast met het doen van opgaves en het delen van vertrouwelijk bedrijfsinformatie, had het op de weg gelegen van Bacardi om haar belang bij die opgave nader te onderbouwen. Bij gebreke daarvan ziet de rechtbank niet in waarom een bevel tot verstrekking van gegevens over netto-winst gerechtvaardigd en redelijk is. De gevorderde opgave van netto-winstgegevens is derhalve ook niet toewijsbaar ten behoeve van schadebegroting.

Afgifte voorraad (vordering vi.)

5.58. De vordering tot afgifte van Inbreukmakende Bacardi Producten is wel toewijsbaar. Uit hetgeen is overwogen onder 5.8 volgt dat Bacardi daar nog belang bij heeft omdat Van Caem mogelijk nog Inbreukmakende Bacardi Producten in voorraad heeft. De daarbij gevorderde dwangsom zal worden toegewezen zoals in het dictum vermeld.

Winstafdracht (vordering vii.)

5.59. Bacardi vordert van Van Caem (en van Van Caem Klerks) afdracht van de door Van Caem genoten winst met de inbreuken op de Bacardi Merken over de periode vanaf 19 september 2011 tot de datum van dit vonnis.

5.60. Bacardi baseert haar vordering tot winstafdracht primair op artikel 2.21 lid 4 BVIE. Zij bestrijdt dat, na het Nikolajeva-arrest van het Europese Hof van Justitie25., voor winstafdracht op basis van dat artikel nog kwade trouw is vereist. Dat betoog wordt van de hand gewezen. Artikel 2.21 lid 4 BVIE gaat over winstafdracht als punitieve maatregel naast schadevergoeding26.. Waar het Nikolajeva-arrest (in r.o. 54) een uitleg geeft aan artikel 13 lid 1 Handhavingsrichtlijn27., betreft dat een uitleg van de verplichting aan de lidstaten om het recht op schadevergoeding in hun nationale wetgeving op te nemen. Het Nikolajeva-arrest betreft daarmee de uitleg van artikel 2.21 lid 1 en lid 2 BVIE, niet de uitleg van het vierde lid van dat artikel. De rechtbank wijst het betoog van Bacardi dat het Nikolajeva-arrest dwingt tot een aangepaste uitleg van het begrip kwade trouw in artikel 2.21 lid 4 BVIE dan ook van de hand. Dat betekent dat de rechtbank uitgaat van de bestaande jurisprudentie in de Benelux, op grond waarvan voor winstafdracht is vereist dat de inbreuk te kwader trouw is gepleegd.

5.61. Bacardi stelt ook dat in deze zaak feitelijk aan het vereiste voor kwade trouw is voldaan. Zij wijst er op dat dit criterium in het arrest IWC/Michel28.als volgt is:

‘Van ‘gebruik te kwader trouw’ als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan.’

Aan het kwade trouw criterium is volgens Bacardi in ieder geval voldaan vanaf de datum van eindvonnis 2011, omdat in dat vonnis is beslist dat Bacardi inbreuk maakte met handel in goederen die douanerechtelijk waren ingevoerd maar waarvoor nog geen accijns was afgedragen omdat zij onder een accijnsschorsingsregeling vielen (AGP-goederen) en er op basis van die beslissing een inbreukverbod aan Van Caem is opgelegd. Vanaf dat moment deed zich niet meer de situatie voor dat het handelen van Van Caem achteraf inbreukmakend werd geoordeeld.

5.62. Bacardi verliest bij dit betoog uit het oog dat het Benelux-Gerechtshof in dit arrest de hiervoor geciteerde overweging vervolgt met:

‘Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.’

Uit die passage volgt dat zolang een standpunt in redelijkheid in rechte kan worden gevolgd, er nog geen sprake is van kwade trouw. Dit wordt pas anders als dat standpunt in redelijkheid niet meer vol te houden is.

5.63. Zoals het Haagse Hof in Eindarrest BP1 al heeft overwogen29., was het standpunt van Van Caem dat AGP-goederen geen inbreuk maakten, blijkbaar niet bij voorbaat kansloos na eindvonnis 2011. Immers, het Haagse Hof vond het aangewezen daarover vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie in de Bacardi/Top Logistics zaak30.. Van kwade trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE was tot die tijd alleen sprake bij verhandeling van veraccijnsde Inbreukmakende Bacardi Producten. Bij transacties met Inbreukmakende Bacardi Producten die nog onder een accijnsschorsingsregeling vielen is van kwade trouw derhalve pas sprake, als die transacties zijn verricht nadat het standpunt van Van Caem was verworpen in het arrest Bacardi/Top Logistics, derhalve bij transacties na 16 juli 2015.

5.64. Van Caem heeft in haar akte uitlating van 21 december 2016 (rn. 23) onweersproken gesteld dat zij na eindvonnis 2011 geen veraccijnsde Inbreukmakende Bacardi Producten meer heeft verhandeld, maar alleen nog AGP-goederen. Nu Van Caem ook heeft gesteld dat zij in of omstreeks september 2012 haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt, en Bacardi dat in deze zaak zelf ook heeft gesteld, is er dan ook geen grond voor een verplichting tot winstafdracht in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE.

5.65. Bacardi heeft haar vordering tot winstafdracht tevens gebaseerd op artikel 6:104 BW. Dat artikel biedt echter geen zelfstandig recht op winstafdracht. Het geeft de rechter slechts de mogelijkheid schadevergoeding te begroten op het bedrag van de winst die met een onrechtmatige daad of tekortkoming is behaald. Dat artikel kan dus geen ruimere basis vormen voor deze vordering.

Schadevergoeding (vordering viii.)

5.66. Bacardi vordert een verklaring voor recht dat Van Caem hoofdelijk aansprakelijk is (naast Van Caem Klerks) voor de schade die Bacardi heeft geleden ten gevolge van de gestelde inbreuken op de Bacardi merken vanaf 19 september 2011 en veroordeling tot schadevergoeding van Van Caem, nader op te maken bij staat aan de hand van de opgave door Van Caem, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 19 september 2011.

5.67. In eindvonnis 2011 en eindarrest BP1 is een veroordeling opgenomen tot schadevergoeding (nader op te maken bij staat) voor schade die het gevolg is van Van Caem’s verhandeling van Inbreukmakende Bacardi Producten. Hiervoor is vastgesteld dat Van Caem na 19 september 2011 inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi Merken met herhalingen/voortzettingen van inbreuken op dezelfde merken en op dezelfde wijze als die beoordeeld zijn in eindvonnis 2011 en eindarrest BP1. Bij deze stand van zaken valt de jegens Van Caem gevorderde veroordeling tot schadevergoeding onder het gezag van gewijsde en heeft Van Caem bovendien geen belang bij de gevorderde veroordeling, noch de gevorderde verklaring voor recht, omdat zij al over een executoriale titel beschikt. Die vorderingen zullen jegens Van Caem derhalve niet worden toegewezen.

Winstafdracht en schadevergoeding (vorderingen genoemd in 2.1 onder vii. en viii.)

Gelet op de afwijzing van de vordering tot winstafdracht jegens Van Caem, is er evenmin grond voor een hoofdelijke veroordeling van Van Caem Klerks tot winstafdracht. Bacardi baseert die vordering immers op een bestuurdersaansprakelijkheid van Van Caem c.s. Klerks voor het hiervoor beoordeelde inbreukmakend handelen door Van Caem. Zoals hiervoor in 5.65 al overwogen, geeft de gestelde (bestuurders-)aansprakelijkheid voor schadevergoeding geen zelfstandig recht op winstafdracht.

Bacardi vordert daarnaast een verklaring voor recht dat Van Caem Klerks hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade die Bacardi lijdt door het merkinbreukmakend handelen van Van Caem. Bacardi stelt daartoe dat op Van Caem Klerks, als enige bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van Van Caem, een zorgplicht rustte om verdere inbreuken door Van Caem te voorkomen vanaf het moment dat zij op de hoogte was van een rechterlijke beslissing waarin was geoordeeld dat Van Caem inbreuk maakte. Doordat zij niet aan die zorgplicht heeft voldaan, heeft Van Caem Klerks onrechtmatig gehandeld jegens Bacardi, zo stelt Bacardi.

Bacardi stelt zich op het standpunt dat het gezag van gewijsde van eindarrest BP1 ook geldt ten opzichte van Van Caem Klerks, DelicaSea en Caribbean Shipstores, ook al waren zij geen partij in die procedure. Bacardi betoogt daartoe dat de samenhang tussen de verschillende vennootschappen in de Van Caem Klerks Group zo groot is dat gedaagden moeten worden vereenzelvigd, althans dat hun ondernemingsactiviteiten aan elkaar toegerekend kunnen worden. Bacardi heeft dit standpunt niet reeds in haar akte uitlating na arresten van 9 november 2016 naar voren gebracht, maar pas tijdens het slotpleidooi in deze zaak. Van Van Caem c.s. kon niet gevergd worden dat zij op dat moment nog inhoudelijk daarop zou reageren. Daarmee is deze stelling tardief aangevoerd. Alleen al om die reden gaat de rechtbank aan dit beroep op gezag van gewijsde jegens Van Caem Klerks en de andere twee gedaagden voorbij.

Bacardi spreekt Van Caem Klerks aan als bestuurder van Van Caem. Als uitgangspunt geldt dat indien een vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is er evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder/beleidsbepaler van die vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus geldt voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap een verzwaarde maatstaf. Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.

Indien de bestuurder namens de vennootschap een verbintenis is aangegaan en de vordering van de schuldeiser onbetaald blijft en onverhaalbaar blijkt, kan persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder worden aangenomen indien deze bij het aangaan van die verbintenis wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat hem persoonlijk ter zake van de benadeling geen ernstig verwijt kan worden gemaakt31.(Beklamel-norm).

Bacardi stelt Van Caem Klerks aansprakelijk voor de vordering die zij heeft op Van Caem uit hoofde van de merkinbreuk door Van Caem. Bacardi heeft in deze procedure echter onvoldoende onderbouwd dat Van Caem Klerks ten tijde van de inbreuken al wist of behoorde te weten dat een schadevergoedingsvordering van Bacardi voor die inbreuken, onverhaalbaar zou zijn. De gestelde onverhaalbaarheid is volgens Bacardi het gevolg van het feit dat Van Caem haar bedrijfsactiviteiten op enig moment in 2012 heeft gestaakt. Dat nadien nog inbreuken hebben plaatsgevonden die Van Caem Klerks had kunnen voorkomen, is gesteld noch gebleken.

Naast het beroep op de Beklamel-norm, heeft Bacardi zich in latere processtukken ook beroepen op onrechtmatig handelen door Van Caem Klerks, door als bestuurder alle handelsactiviteiten van Van Caem te verplaatsen naar andere groepsvennootschappen en een ‘sterfhuisconstructie’ toe te passen. Daarmee beroept zij zich kennelijk op onrechtmatig handelen door Van Caem Klerks bestaande uit verhaalsfrustratie, als bedoeld in het arrest Ontvanger/Roelofsen32.. Daarvan kan alleen sprake zijn als Van Caem Klerks bij handelingen die het verhaal hebben gefrustreerd, wist of behoorde te begrijpen dat Van Caem niet aan haar verplichtingen jegens Bacardi zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.

Bacardi beroept zich in dit verband op het feit dat Van Caem Klerks op 29 augustus 2012 de 403-verklaring, waarin zij zich als houdstermaatschappij hoofdelijk aansprakelijk had verklaard voor schulden van Van Caem, heeft opgezegd. Dat was rond het moment dat schikkingsonderhandelingen tussen partijen werden gestaakt. Ook heeft Van Caem op vragen van de deurwaarder namens Bacardi in 2013 niet medegedeeld of zij beschikte over verhaalsobjecten en heeft Van Caem in deze procedure verklaard niet over liquide middelen te beschikken. Uit deze feiten ontstaat het beeld dat Van Caem op dit moment geen verhaal meer biedt. Deze feiten en omstandigheden zijn echter onvoldoende om vast te kunnen stellen dat Van Caem Klerks wist of behoorde te weten dat Van Caem geen verhaal meer zou bieden voor de vorderingen van Bacardi, op het moment dat zij besloot de ondernemingsactiviteiten van Van Caem te staken. In 2012 liep de procedure nog die heeft geleid tot eindarrest BP1 en het arrest Bacardi/Top Logistics nog niet was gewezen. Op dat moment stond de merkinbreuk door Van Caem dus nog niet definitief vast en daarmee ook niet de vorderingen van Bacardi op Van Caem.

Gelet op deze omstandigheden is niet voldaan aan de strenge eis van een persoonlijk ernstig verwijt dat leidt tot aansprakelijkheid van Van Caem Klerks als bestuurder naast Van Caem, voor de schadevergoedingsverplichting van laatstgenoemde vennootschap.

Bacardi heeft voorafgaand aan de comparitie van partijen in 2018 nog een (eigen) analyse overgelegd, als producties EP65 en EP66, ter nadere onderbouwing van de verhaalsfrustratie door Van Caem Klerks. Die producties zijn tardief. Bacardi had de analyse in deze stukken al voorafgaand aan de eerste comparitie van partijen in 2014 kunnen maken en in het geding kunnen en moeten brengen. Voor zover de analyse betrekking heeft op gegevens van latere data, kan daaruit niet afgeleid worden wat Van Caem Klerks in 2012/2013 wist of behoorde te weten.

Bacardi heeft onder verwijzing naar het Spaanse Villa-arrest33.ook gesteld dat Van Caem Klerks een onrechtmatige daad heeft gepleegd door een op haar rustende zorgvuldigheidsplicht te schenden, waarvoor zij uit eigen hoofde aansprakelijk is jegens Bacardi voor schade ten gevolge van de merkinbreuken. Waarom Van Caem Klerks in een andere hoedanigheid dan die van bestuurder van Van Caem, een bijzondere zorgplicht jegens Bacardi zou hebben geschonden, heeft Bacardi echter niet duidelijk gemaakt en ziet de rechtbank niet in.

Het beroep op het arrest Jack Daniel’s/Kamstra34.kan Bacardi ook niet baten. Dat arrest noopt niet tot een andere maatstaf dan hiervoor beschreven voor bestuurders-aansprakelijkheid voor een schadevergoedingsverbintenis van de dochtervennootschap. Hieronder zal aan de orde komen dat van onrechtmatig handelen door Van Caem Klerks bij het leiding geven aan Van Caem, door de merkinbreuk te bevorderen of in strijd met een rechtsplicht na te laten om merkinbreuken door Van Caem te voorkomen, geen sprake is.

Uit het voorgaande volgt dat vordering viii. ook niet toewijsbaar is jegens Van Caem Klerks.

Vorderingen jegens Van Caem Klerks genoemd in 2.1 onder xiv., xiv.a., xiv.b., xiv.c. en xv.

merkinbreuk door Van Caem Klerks zelf

Bacardi verwijt Van Caem Klerks daarnaast dat zij zelf inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi Merken. Zij baseert die stelling op een als productie EP25 overgelegde prijslijst van Van Caem Klerks uit januari 2013 (zie 4.1.17). Daarop staan Bacardi Producten vermeld voorzien van een asterix, wat volgens die prijslijst betekent dat het gaat om ‘T1 goods / no EU-sales’. Er staan ook producten met het merk BACARDI op dezelfde prijslijst vermeld zonder een asterix, maar met niet-Europese inhoudsmaten en de vermelding ‘stock’. Uit dat laatste blijkt dat die goederen niet met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht, aldus Bacardi.

Van Caem Klerks heeft betwist dat de producten op de prijslijst zonder asterix T2-status hadden, zij stelt dat deze producten ook T1-status hadden toen zij ze inkocht en doorleverde. Zij heeft dit onderbouwd met stukken uit haar administratie35., waaruit inderdaad blijkt dat deze goederen T1-status hadden. Er zijn geen aanwijzingen dat deze documenten niet authentiek zouden zijn. Gelet op dit een en ander kan niet worden vastgesteld dat de betreffende producten bij de inkoop door Van Caem Klerks al T2-status hadden of door Van Caem Klerks in de EER in het verkeer is gebracht.

Bacardi heeft nog gesteld dat de prijslijst uit januari 2013 ook Grey Goose producten vermeldt zonder EU-inhoudsmaat en zonder asterix. Productie EP25 vermeldt echter in het geheel geen Grey Goose producten, zodat die stelling een feitelijke grondslag mist.

Bacardi heeft daarnaast nog gewezen op de vermelding van de Bacardi merken in prijslijsten die als producties EP37 en EP63 zijn overgelegd. Productie EP37 is volgens Bacardi een prijslijst van LB11 (een andere rechtspersoon in de Van Caem Klerks groep), zodat de rechtbank niet inziet waarom die prijslijst inbreukmakend handelen van Van Caem Klerks zou aantonen. Ten aanzien van productie EP63, een prijslijst waarin de Bacardi Merken zijn vermeld, heeft Bacardi pas ter zitting in juni 2018 gesteld dat het gaat om aanbiedingen die zijn gedaan in de Europese Unie aan Europese marktpartijen. Welke marktpartij(en) dit dan was/waren heeft zij niet gesteld. Daarmee heeft zij niet voldaan aan haar stelplicht dat door het gebruik van die prijslijst sprake is van gebruik in het economisch verkeer van de Bacardi Merken in de Europese Unie.

Bacardi wijst ter onderbouwing van de gestelde inbreuken nog op mailcorrespondentie tussen [medewerker] van Van Caem Klerks en ene [klant 2]36.. Uit die correspondentie blijkt echter alleen dat de klant vraagt om ‘all decoded’ en ‘for EU Sales’, waarna de medewerker van Van Caem Klerks hem prijzen opgeeft. Dat het aanbod wel moet gaan over gedecodeerde producten voor verhandeling in de EU, blijkt daaruit echter niet. Zo heeft de medewerker bij een ander product vermeldt ‘both coded and RF’, ondanks het verzoek van de klant voor ‘all decoded’. Bij het Martini product is alleen een prijs ingevuld voor een bepaalde inhoudsmaat en verpakking. Dat dat om gedecodeerde waren gaat, blijkt niet uit de reactie van de medewerker van Van Caem. Dat document is, zonder verdere bewijsstukken dan ook onvoldoende om de gestelde inbreuk door Van Caem Klerks vast te kunnen stellen. Hetzelfde geldt voor de opmerking “We have stock more than 1 million of products that we need to rotate” van de directeur van Van Caem Klerks in een e-mail uit december 2012. Uit deze zin kunnen geen concrete voorbehouden handelingen ten aanzien van Bacardi Producten worden afgeleid.

De rechtbank kan dus geen inbreuk op de Bacardi Merken door Van Caem Klerks vaststellen. Dat betekent dat er geen grond is voor een bevel aan Van Caem Klerks om eigen inbreuken op de Bacardi Merken te staken (onderdeel van vordering xiv.). Om dezelfde reden kunnen de gevorderde opgave van gegevens over de gestelde inbreuken (vordering xiv.a.), vernietiging (vordering xiv.b.) en de op de gestelde merkinbreuk door Van Caem Klerks gebaseerde schadevergoedingsvordering (vordering xiv.c.) niet worden toegewezen.

Bevel staking inbreuken door vennootschappen waarvan Van Caem Klerks bestuurder is

Daarnaast vordert Bacardi dat Van Caem Klerks wordt bevolen inbreuken op de Bacardi Merken door vennootschappen waarvan Van Caem Klerks bestuurder is, te staken (onderdeel van vordering xiv.). Zij heeft in de dagvaarding aan die vordering ten grondslag gelegd dat Van Caem Klerks als bestuurder van Van Caem de feitelijke leiding heeft in Van Caem en een zorgplicht heeft om inbreuken door die vennootschap te voorkomen. Doordat zij dit tot nu toe niet heeft voorkomen terwijl zij op de hoogte was van de merkinbreuken, heeft zij volgens Bacardi onrechtmatig gehandeld, zodat dit stakingsbevel op zijn plaats is.

De rechtbank verwijst naar hetgeen is overwogen in 5.71 en voegt daar in het kader van het gevorderde stakingsbevel voor toekomstige inbreuken het volgende aan toe. Wanneer wordt vastgesteld dat een vennootschap merkinbreuk maakt, bestaat ruimte om ook aan de bestuurder een verbod op te leggen, indien aannemelijk is dat de bestuurder, door de inbreuk te bevorderen of niet te verhinderen, terwijl hij daartoe wel in staat was, ook zelf onzorgvuldig handelt37.. Voor toewijzing van een inbreukverbod jegens Van Caem Klerks zal moeten komen vast te staan dat zij als bestuurder jegens Bacardi de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW heeft geschonden of dreigt te schenden. Deze ongeschreven zorgvuldigheidsnorm moet worden ingevuld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval. Voor onrechtmatigheid is vereist dat de bestuurder weet of redelijkerwijs moet begrijpen dat de door hem bestuurde vennootschap inbreuk maakt op merkrechten en dat hij in weerwil van die wetenschap de merkinbreuk door de vennootschap bevordert of niet verhindert. Bevorderen impliceert actief handelen, met actieve persoonlijke betrokkenheid van de bestuurder. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de bestuurder degene is die binnen de vennootschap de inbreukmakende handelingen uitvoert of wanneer hij bewerkstelligt dat de vennootschap een opgelegd bevel of verbod negeert. Van jegens de merkhouder onrechtmatig niet verhinderen van de merkinbreuk is sprake als de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder in de gegeven omstandigheden vergen dat de bestuurder de inbreuk daarvan door de vennootschap verhindert en hij hiertoe niet overgaat, hoewel hij daartoe in staat is. Dat laatste is niet reeds aan de orde als de bestuurder (overeenkomstig zijn taak) het algemene beleid van de vennootschap bepaalt. Nu het gaat om gesteld onrechtmatig handelen van een bestuurder, zal ook moeten vaststaan dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt treft ter zake van de verweten gedragingen. Dit kan onder meer worden aangenomen als de bestuurder ten tijde van de inbreuk bekend was met dat handelen en behoorde te begrijpen dat dat handelen tot schade zou leiden bij de merkhouder38..

Van Caem Klerks heeft tijdens de eerste zitting in deze zaak uiteengezet dat de door haar voor de drankendivisie aangestelde bestuurder, de heer [Y] , zich niet bezig hield met de dagelijkse leiding van Van Caem. Verder is ten verwere aangevoerd dat [Y] na het vonnis in BP1 voldoende heeft gedaan om verdere inbreuken te voorkomen, door de dagelijks leidinggevende van die divisie en de traders de instructie te geven het vonnis na te leven.

Eerst bij het tweede pleidooi in 2018 heeft Bacardi vervolgens de stelling dat Van Caem onrechtmatig heeft gehandeld jegens Bacardi door feitelijk leiding te geven aan het inbreukmakend handelen door de werkmaatschappijen waarvan zij bestuurder is, uitgewerkt aan de hand van producties EP65 en 66. De betreffende producties zijn overgelegd bij de akte van 1 november 2017, waarin ten aanzien van die producties in de beschrijving alleen is vermeld dat de producties de onderlinge samenhang van de vennootschappen in de groep en het functioneren van de groep weergeven, alsmede dat de handelaren die voor de onderneming werken, dit vennootschap-overstijgend doen en niet in dienst zijn van de vennootschap waarvoor zij handelen.

Het verweer van Van Caem c.s. dat deze onderbouwing tardief is, slaagt. In feite heeft Bacardi pas bij het tweede pleidooi de stelling in de dagvaarding dat Van Caem Klerks zich bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken in de werkmaatschappijen waarvan zij bestuurder is, gemotiveerd. Bacardi heeft ook geen reden aangevoerd waarom zij dat niet eerder had kunnen doen. Van Van Caem c.s. kon niet gevergd worden dat zij bij pleidooi verweer zou voeren tegen de op basis van de feiten blijkend uit EP65 en 66 ten pleidooie ingenomen stellingen. De rechtbank passeert de te late onderbouwing. Reeds daarom heeft Bacardi niet voldaan aan haar stelplicht ten aanzien van de bijzondere omstandigheden die het handelen van Van Caem Klerks jegens Bacardi door feitelijk leiding te geven aan de inbreuken gemaakt door Van Caem, onrechtmatig maken. De aan deze stelling verbonden vordering beschreven in 2.1. onder xiv. zal dan ook worden afgewezen.

leiding geven aan onjuiste opgaven door Van Caem (vordering xv.)

Ook het betoog dat Van Caem Klerks onrechtmatig heeft gehandeld door leiding te geven aan de onjuiste opgaven door Van Caem, slaagt niet. Een bestuurder van Van Caem Klerks heeft opdracht gegeven aan Ernst&Young voor opgave I, die onjuistheden bevat. In de opdrachtbevestiging stond die bestuurder er namens Van Caem voor in dat de aan Ernst&Young verstrekte gegevens juist en volledig waren. Deze feiten vormen onvoldoende grond om het handelen van Van Caem Klerks jegens Bacardi onrechtmatig te maken. Het instaan voor de juistheid van de gegevens jegens Ernst&Young betreft een afspraak ter beperking van aansprakelijkheid van de accountant, niet meer dan dat. Dat Van Caem Klerks Van Caem heeft aangezet tot het doen van een onjuiste of onvolledige opgave of onvoldoende heeft gedaan om dit te voorkomen, kan niet worden geconcludeerd op basis van enkel de genoemde orderbevestiging. De aan deze stelling verbonden vordering beschreven in 2.1. onder xv. zal dan ook worden afgewezen.

Bacardi verwijt DelicaSea eveneens inbreuk te hebben gemaakt op de Bacardi Merken door het in de EER invoeren, verkopen en leveren van waren voorzien van de Bacardi Merken aan Van Caem en derden.

Zoals al is overwogen in 5.70, hebben eindvonnis 2011 en eindarrest BP1 geen gezag van gewijsde in de zaak tussen Bacardi en DelicaSea.

Bewijslastverdeling T1/T2

Partijen twisten over de vraag op wie de bewijslast rust van de douanestatus van Bacardi Producten die zich bij de verhandeling door DelicaSea fysiek op het grondgebied van de EER bevinden (met name bij Nederlandse logistiek dienstverleners zoals Top Logistics en Loendersloot).

Anders dan in eerdere vonnissen van deze rechtbank (onder andere van deze rechter in tussenvonnis 2010), is de rechtbank van oordeel dat de stelplicht en bewijslast ter zake de douane-status van goederen voorzien van de Bacardi Merken, op Bacardi rust. Dat brengt mee dat Bacardi haar stelling dat het gaat om goederen in het vrije verkeer van goederen (T2-status) of om invoer daarin, voldoende zal moeten onderbouwen. Pas als Bacardi aan haar stelplicht heeft voldaan, wordt van de betwisting door Van Caem c.s. verwacht dat die voldoende is onderbouwd, bijvoorbeeld met administratieve bescheiden waaruit de T1-status blijkt. Zo nodig kan de rechtbank daarbij artikel 162 Rv toepassen. Als die onderbouwing wordt gegeven, rust een nadere bewijslast en het bewijsrisico op Bacardi. Daarvoor is het volgende redengevend.

Uitgangspunt is dat de gestelde merkinbreuken bestaan uit het aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad houden, invoeren en/of uitvoeren van waren onder de Bacardi Merken in (het vrije verkeer van) de EER. Op grond van artikel 8 Rome II-Vo39.en (voor de Uniemerken) artikel 129 UMVo40.zijn het BVIE41.respectievelijk de UMVo territoriaal van toepassing op die handelingen als het goederen betreft die zich fysiek op het grondgebied van een (Benelux respectievelijk EER) lidstaat bevinden. De territoriale toepasselijkheid van deze Verordening en dit verdrag geldt dus ook voor transito-goederen die zich wel op het grondgebied van een lidstaat bevinden, maar niet zijn ingevoerd (goederen met zogenaamde T1-status).

In het Class-arrest42.heeft het Hof van Justitie overwogen dat het fysiek binnenbrengen van goederen geen handeling is waar de merkhouder zich tegen kan verzetten. Er is volgens het Hof van Justitie pas sprake van inbreuk op een merkrecht waartegen de merkhouder zich kan verzetten bij: ‘hetzij het in het vrije verkeer brengen van de goederen, hetzij het te koop aanbieden of verkopen ervan dat noodzakelijkerwijs verhandeling binnen de Gemeenschap impliceert.’ Het Hof van Justitie beslist vervolgens dat de bewijslast ter zake de inbreuk rust op de merkhouder, die moet bewijzen dat goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, te koop zijn aangeboden of verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.43.

In het Class-arrest stond vast dat het om goederen met T1-status ging. De in dat arrest genoemde bewijslastverdeling zag volgens het Hof van Justitie op ‘een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde’44.. Uit de geciteerde overwegingen kan echter ook meer in het algemeen het gevolg worden getrokken dat op Bacardi de plicht rust om de omstandigheden te stellen en, zo nodig, te bewijzen waaruit volgt dat zij haar verbodsrecht kan uitoefenen. Daartoe zal zij gemotiveerd moeten stellen dat het om goederen in het vrije verkeer van de EER gaat of om goederen die noodzakelijkerwijs in dat vrije verkeer zullen worden gebracht. T1-goederen die niet aan die laatste voorwaarde voldoen maken volgens het Hof van Justitie geen merkinbreuk.

5.100. De douane-status van goederen die zich bij een logistiek dienstverlener met een douane-entrepot bevinden, kan aan de hand van de douane-administratie die de eigenaar van de goederen (of de logistiek dienstverlener voor hem) en de douane voeren, vastgesteld worden. De invoer-handeling bestaat bij goederen in een douane-entrepot uit niets anders dan het in de douane-administratie wijzigen van die status middels een elektronische opgave (E-aD) aan de douane. De goederen worden daarbij niet verplaatst naar een andere locatie of een ander type warehouse. De aangever wordt alleen invoerrechten verschuldigd. De eigenaar van de betreffende goederen beschikt over een douane-administratie van de T1-/T2-status van alle door hem verhandelde goederen die in een douane-entrepot in de EER zijn ingeslagen. Hij kan het bewijs van de douane-status dus eenvoudig leveren. Deze praktische mogelijkheid om het bewijs te leveren, is naar het oordeel van de rechtbank echter onvoldoende om af te wijken van de bewijslastverdeling die volgt uit het Class-arrest, waarbij de stelplicht en de bewijslast van merkinbreuk – met inbegrip van de daarvoor relevante douanestatus – bij de merkhouder ligt. Bij de vraag welke onderbouwing van een betwisting voldoende is, kan dit echter wel een rol spelen.

Gestelde inbreuken

5.101. Bacardi heeft in de eerste plaats gewezen op verkopen en leveringen die DelicaSea heeft gedaan aan Van Caem. Van Caem heeft opgegeven dat die goederen een AGD-status hadden (dus geen T1 maar T2) op het moment dat Van Caem ze weer doorverkocht. Volgens Bacardi gaat het om goederen die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. DelicaSea heeft bestreden dat zij de goederen als AGD-goederen (T2) heeft geleverd aan Van Caem. DelicaSea betwist ook dat het voor haar duidelijk was dat Van Caem ze noodzakelijkerwijs in de EER in het verkeer zou brengen. Deze verweren slagen.

5.102. Bacardi heeft een pro forma factuur van DelicaSea aan Van Caem overgelegd van 6 april 2009, waaruit blijkt dat DelicaSea 100 dozen Bombay Sapphire Gin 1 ltr. heeft verkocht aan Van Caem. Uit een door DelicaSea overgelegde arrival notice van Van Caem45.blijkt dat Van Caem op 12 mei 2009 een partij van 100 dozen Bombay Sapphire 1ltr. op T1 heeft ontvangen in het bonded warehouse van haar logistiek dienstverlener. Het type product, het aantal en de overige goederen in dezelfde zending (Skyy Vodka in twee maten) corresponderen met de pro forma factuur van DelicaSea aan Van Caem van 6 april 2009, die Bacardi heeft overgelegd. Ook de datering wijst erop dat het dezelfde partij betreft. Bacardi heeft dan ook onvoldoende onderbouwd dat DelicaSea de goederen heeft ingevoerd. Nu Van Caem actief is in de internationale handel, hoefde DelicaSea ook niet te weten dat deze goederen noodzakelijkerwijs in de EER in het verkeer gebracht zouden worden door Van Caem. De verhandeling van deze partij vormt dus geen inbreuk door DelicaSea.

5.103. De verkoop en levering door DelicaSea van 1.200 dozen Grey Goose met een Amerikaanse inhoudsmaat op T2 aan Cotral in juli 2014 (zie 4.1.9) vormt wel een inbreuk op de merkrechten van Bacardi. Hetzelfde geldt voor de inkoop en levering op T2 van de 2080 dozen Grey Goose (zie 4.1.10), waarvan de goederen die zijn doorverkocht aan Cotral onderdeel uitmaakten. DelicaSea heeft haar beroep op uitputting van deze goederen slechts onderbouwd met het in 4.1.10 weergegevem inslagdocument van Loendersloot, waarop ‘Bacardi Martini Production’ door Loendersloot is genoemd als supplier, maar niet als principal. De naam van de principaal is onleesbaar gemaakt, dus dat zal niet Bacardi Martini Production zijn. Een factuur van Bacardi Martini Production aan die voorman (of diens voorman) ontbreekt, alsook enig ander document waaruit blijkt dat deze goederen met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. Deze arrival notice vormt, gelet op de betwisting door Bacardi, daarmee onvoldoende bewijs van uitputting.

5.104. Ten aanzien van de leveringen door DelicaSea aan [klant 1] (zie 4.1.11 tot en met 4.1.15) is niet in geschil dat DelicaSea de goederen op T1 leverde aan [klant 1] , telkens door aan Loendersloot een release notice te sturen, waardoor de Bacardi Producten op naam van [klant 1] kwamen te staan. Kort daarna werden de goederen in opdracht van [klant 1] ingevoerd en naar het adres van [klant 1] in Luxemburg getransporteerd. [klant 1] bevestigde DelicaSea in februari 2014 dat een zending bij haar was gearriveerd.

5.105. Bacardi heeft er op gewezen dat de homepage van de website van [klant 1] , die in alle e-mail berichten van [klant 1] is vermeld, duidelijk maakt dat het om een tankstation gaat. Dat [klant 1] niet alleen een tankstation met detailhandel zou drijven in Luxemburg, maar daarnaast ook actief zou zijn op het gebied van ‘de internationale parallelhandel’ blijkt nergens uit. DelicaSea heeft ook niet uitgelegd waarom zij die indruk zou hebben gehad, terwijl uit het in 4.1.11 weergegeven bericht blijkt dat Van Caem zelf actief [klant 1] heeft benaderd voor verkoop van producten. Bij die acquisitie moet zij bekend zijn geraakt met de bedrijfsactiviteiten van [klant 1] .

5.106. Uit de door Bacardi overgelegde stukken blijkt voorts dat DelicaSea een aanbieding aan [klant 1] heeft gedaan waarbij de invoerheffingen in de prijs waren inbegrepen (zie 4.1.13). Die aanbieding omvatte ook producten met inhoudsmaten en health warnings die niet bestemd zijn voor de EU. Desondanks ging DelicaSea er blijkens die aanbieding van uit dat [klant 1] ook die producten in de EER verder zou verhandelen, omdat zij in de prijs de invoerheffing verwerkte. DelicaSea had dus blijkbaar de indruk dat [klant 1] haar producten inkocht voor de Europese markt, ook al waren het producten die daar niet voor bestemd waren.

5.107. Tussen partijen is niet langer in geschil dat de handelaar van DelicaSea met [klant 1] had afgesproken dat die de rekeningen van Loendersloot, waarbij invoerheffingen in rekening werden gebracht aan [klant 1] , weer aan DelicaSea in rekening kon brengen, met uitzondering van de transportkosten. Deze afspraak moet zijn gemaakt voor 17 maart 2014, de datum van de e-mail waarin daarover wordt gesproken. Het maken van en de kennis over deze afspraak kan aan DelicaSea worden toegerekend, ook als het, zoals DelicaSea heeft gesteld, zou gaan om een afspraak die is gemaakt door een individuele medewerker, waarvan het bestuur van DelicaSea niet op de hoogte was. De afspraak is gemaakt door een trader, wiens functie het was om parallelimport goederen te verhandelen. Daarbij diende deze handelaar de geldende merkenrechtelijke en douanerechtelijke wetgeving in acht te nemen. Op grond van artikel 6:76 BW is het handelen van en de kennis van deze handelaar dan ook aan DelicaSea toe te rekenen.

5.108. Zeker nadat DelicaSea die afspraak had gemaakt met [klant 1] , wees alles er op dat [klant 1] de Bacardi Producten invoerde in de EER en verder verhandelde aan consumenten vanuit haar tankstation in Luxemburg. DelicaSea moest toen weten dat de verkoop van Bacardi Producten aan [klant 1] noodzakelijkerwijs verhandeling in het vrije verkeer van goederen in de EER impliceerde. Daarmee zijn de verkopen aan [klant 1] vanaf 17 maart 2014 voorbehouden handelingen waarmee DelicaSea inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi Merken.

5.109. Bij deze stand van zaken behoeven de overige stellingen van Bacardi over inbreukmakende handelingen door DelicaSea geen bespreking meer en kan in het midden blijven of die stellingen en de daartoe overgelegde producties te laat door Bacardi zijn ingenomen of in het geding zijn gebracht.

5.110. Het door Bacardi gevorderde stakingsbevel is derhalve toewijsbaar. Bacardi vordert een gebod om verhandeling van ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’ te staken. Zij heeft geen eigen definitie van de inbreukmakende producten gegeven, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat zij daarmee doelt op de definitie uit eindarrest BP1, zoals weergegeven in 4.1.1. De onderhavige vordering is echter niet gebaseerd op een bevel in eindvonnis 2011 of eindarrest BP1, maar op de wet. De rechtbank zal het stakingsbevel anders formuleren dan in eindarrest BP1 is gedaan, gelet op het debat in deze procedure over bewijs-elementen in die definitie. Onder het aan DelicaSea op te leggen stakingsbevel vallen voorbehouden handelingen met de volgende Bacardi Producten die zich op het moment van die handelingen in de EER bevonden:

Bacardi Producten (a) met T2-status of (b) met T1-status waarvan de invoer, verkoop en/of levering noodzakelijkerwijs impliceerde dat de producten in de EER in het verkeer werden gebracht,

waarvan (bij (a) en (b))

1. of de productcodes op het product zijn verwijderd;

2. of die producten niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn/worden gebracht.

Ter voorkoming van misverstanden en executiegeschillen, zal de rechtbank Bacardi producten die aan deze definitie voldoen geen ‘Inbreukmakende Bacardi Poducten’ noemen, ter afbakening van de definitie in eindarrest BP1, maar in het dictum verwijzen naar deze overweging.

5.111. Ook de gevorderde dwangsom ter versterking van het stakingsbevel en de maximering daarvan zijn toewijsbaar. Gelet op de omvang van de vastgestelde inbreuk (met name de transacties met [klant 1] ) en het feit dat rechtspersonen uit hetzelfde concern als DelicaSea eerder geen gehoor hebben gegeven aan rechterlijke bevelen op straffe van een dwangsom, ziet de rechtbank geen aanleiding de hoogte van de dwangsom te beperken en/of het gevorderde maximum te matigen.

Opgave

5.112. DelicaSea betoogt dat een belangenafweging tot afwijzing van deze vordering moet leiden. Allereerst omdat er sprake is van bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB). De gegevens waarvan opgave wordt gevorderd, zijn ontstaan door of in verband met merkinbreuk nadat eindvonnis 2011 was gewezen, waarin jegens zustervennootschap Van Caem een rechterlijk bevel tot staking van inbreuk was opgenomen. Desalniettemin heeft DelicaSea de vastgestelde merkinbreuken gemaakt. Het belang van Bacardi is in ieder geval gelegen in het kunnen bepalen van haar schade die daarvan het gevolg is en bij het kunnen opsporen van inbreuken door afnemers en leveranciers van inbreukmakende producten. Daarbij wordt opgemerkt dat de gevorderde opgave onderbouwd moet worden met bewijsstukken, maar dat het geen exhibitie is van bescheiden ex artikel 843a Rv voor een nog niet vastgestelde inbreuk. De te openbaren gegevens zullen daarom specifieker zijn. In artikel 4 aanhef en sub b WBB is bepaald dat een houder van bedrijfsgeheimen niet kan optreden tegen het openbaar maken daarvan als dat plaatsvindt ter bescherming van een in de wet vastgelegd rechtmatig belang. Het had daarom op de weg van Van Caem c.s. gelegen om uiteen te zetten waarom haar belang, onverminderd deze bepaling, prevaleert boven het op artikel 2.22 lid 4 BVIE gebaseerde recht van Bacardi op gegevensverstrekking. Daar komt bij dat toewijzing van de opgaveverplichting ook mogelijk is met inachtneming van maatregelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van gegevens die niet onlosmakelijk zijn verbonden aan de inbreukmakende activiteiten van DelicaSea, zoals gegevens over leveranciers die op T1 hebben geleverd. Voor zover bij de opgave ook bewijsstukken met dergelijke gegevens overgelegd moeten worden, ligt toepassing van een vertrouwelijkheidsregime in de rede. Dat komt hierna aan de orde.

5.113. De rechtbank passeert het verweer van DelicaSea dat zij door de gevorderde opgaven disproportioneel wordt belast. DelicaSea’s onderneming is actief in de parallelimport. Daarbij heeft zij na het eindvonnis 2011 tegen groepsmaatschappij Van Caem bewust het bedrijfsrisico genomen dat zij opgave zou moeten doen van transacties waarmee zij inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi Merken. Als zij dat op grote schaal heeft gedaan, zal de opgave-verplichting navenant omvangrijk zijn. Dat komt voor haar rekening en risico.

5.114. Daarnaast betwist DelicaSea dat Bacardi voldoende heeft gesteld welk belang zij heeft bij de opgave van de gevorderde gegevens. Ook dat verweer wordt van de hand gewezen. Tussen partijen staat vast dat DelicaSea inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi vanaf januari 2014. Zij heeft daarover tot nu toe geen informatie verschaft. Nu schade door deze inbreuken voorshands aannemelijk is, heeft Bacardi belang bij de opgave van gegevens die zij nodig heeft voor de begroting daarvan en hoeft zij haar belang daarbij niet nader te motiveren.

5.115. De gevorderde opgave is niet toewijsbaar vanaf 2003. De in deze procedure vastgestelde inbreuken door DelicaSea hebben plaatsgevonden vanaf januari 2014. Om die reden zal opgave, voorzover in de volgende overweging niet anders is bepaald, vanaf 1 januari 2014 worden toegewezen.

5.116. De opgave van winstgegevens is toewijsbaar voor zover het gegevens betreft over winst behaald met transacties na 16 juli 2015, gelet op de hierna te bespreken verplichting tot winstafdracht. Gelet op de hierna te bespreken verplichting tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, die niet alleen betrekking heeft op schade geleden na 16 juli 2015, zal ook opgave van prijsgegevens over de periode vanaf 1 januari 2014 worden bevolen als het mindere van de vordering tot opgave van winstgegevens.

5.117. Bacardi vordert opgave van ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’. Zij heeft geen eigen definitie daarvan gegeven. Op gronden weergegeven in 5.110 zal de rechtbank de daar gegeven definitie hanteren bij het opgavebevel.

5.118. DelicaSea hoeft, gelet op het belang dat zij heeft om haar leverantie-keten niet te openbaren ten aanzien van niet-inbreukmakende handelingen, geen namen en adressen van leveranciers op te geven, voor zover het gaat om inbreukmakende Bacardi Producten die zij zelf heeft ingekocht op T1 voorafgaand aan levering aan haar afnemer. Wel dient zij van de Bacardi Producten die zij heeft ingekocht op T1 en die zij vervolgens zelf heeft ingevoerd of waarvan de verkoop noodzakelijkerwijs de invoer in de EER impliceerde, de inkoopprijs of -prijzen, invoerdatum, type product, aantal, naam afnemer, adres afnemer en verkoopprijs op te geven.

5.119. Bacardi vordert dat de opgave wordt onderbouwd met kopieën van alle relevante documenten. DelicaSea betoogt dat één document per transactie volstaat. Beide standpunten gaan voorbij aan het doel van de verstrekking van kopieën van documenten: bewijsstukken verstrekken waaruit de juistheid van de opgegeven gegevens blijkt. DelicaSea dient derhalve voldoende documenten te verschaffen om de juistheid van de opgave te kunnen verifiëren. Daartoe zal bijvoorbeeld kunnen behoren een factuur of orderbevestiging, vrachtbrieven en documentatie van de douanestatus en wijzigingen daarin. Dat betekent dat DelicaSea van alle transacties niet alleen een factuur of orderbevestiging zal moeten overleggen, maar indien zij de goederen heeft ingevoerd tevens afschrift van een (elektronisch) douane-document waaruit blijkt wanneer de goederen T2-status hebben gekregen, de inkoopprijs en, bij inkoop van inbreukmakende Bacardi Producten op T2, haar leverancier en leverdatum. De rechtbank zal aan documenten die betrekking hebben op de inkoopprijzen van Bacardi producten op T1, die DelicaSea vervolgens zelf heeft ingevoerd of die na verkoop aan een afnemer noodzakelijkerwijs in het vrije verkeer werd gebracht (als bedoeld in 5.118), een vertrouwelijkheidsregime verbinden, versterkt met een dwangsom. Uit die documenten kunnen immers gegevens blijken over de leveranciers van Van Caem c.s. bij haar parallelhandelsactiviteiten, ook van niet-inbreukmakende inkooptransacties op T1.

5.120. Ook de opgave van aanbiedingen van inbreukmakende Bacardi Producten is niet toewijsbaar. Niet aannemelijk is dat DelicaSea een sluitende administratie heeft bijgehouden van (inbreukmakende) aanbiedingen die door haar handelaren zijn gedaan. De rechtbank acht het daarom onwaarschijnlijk dat DelicaSea hiervan een betrouwbare opgave kan doen.

5.121. Tussen partijen is in geschil of de te bevelen opgave voorzien kan worden van een accountantsverklaring. De rechtbank gaat uit van haar inmiddels vaste jurisprudentie dat een goedkeurende verklaring door een accountant een vorm van assurance is die een accountant, zeker als die niet de huisaccountant is, niet kan bieden. Dat assurance volgens de NV-COS 3000 richtlijn een ‘redelijke mate van zekerheid’ biedt, maakt dat niet anders. Om aan een assurance opdracht te kunnen voldoen, dient de accountant een verklaring af te geven over de juistheid en volledigheid van de administratie46.of in zijn verklaring beperkingen op te nemen. Die beperkingen leiden er in wezen toe dat er alsnog geen zekerheid wordt verkregen. Dat Vigilate wel een assurance opdracht heeft aanvaard in de zin van NV-COS 3000, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat iedere (of althans: een gemiddelde) accountant anno 2021 die opdracht zoals gevorderd zal uitvoeren. Door wel een bevel daartoe te geven, kunnen er executie-problemen ontstaan.

5.122. Dit alles geldt ook voor de huisaccountant van DelicaSea, zodat een goedkeurende verklaring door die accountant ook van de hand wordt gewezen. Dat neemt echter niet weg dat, gelet op de complexiteit van de opgave enerzijds en de gerechtvaardigde belangen van Bacardi bij een zo betrouwbaar mogelijke opgave anderzijds, enige assistentie van een accountant bij die opgave wel zinvol lijkt. Partijen wordt in overweging gegeven daarover in onderling overleg te treden voorafgaand aan de uitvoering van de opgave. Mede met het oog daarop zal voor de opgave een ruime termijn worden bepaald.

5.123. Gelet op de door DelicaSea gestelde complexiteit van de opgave, die ook blijkt uit de problemen die zijn gerezen bij het voldoen aan eerdere opgave-verplichtingen, zal de rechtbank een termijn van 6 maanden bepalen voor het voldoen aan de opgave-verplichting. Dat biedt partijen zo nodig ook de tijd om executiegeschillen op te lossen.

5.124. De gevorderde dwangsom is toewijsbaar, met dien verstande dat die zal worden gematigd en gemaximeerd als vermeld in het dictum.

Overige nevenvorderingen

5.125. De gevorderde afgifte ter vernietiging van de voorraad producten die inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi is eveneens toewijsbaar. De rechtbank acht deze maatregel niet onevenredig. DelicaSea heeft haar betoog dat er sprake zou zijn van onnodige verspilling niet zodanig gemotiveerd dat geoordeeld kan worden dat de gevorderde vernietiging buitenproportioneel is. De door DelicaSea voorgestelde afgifte bij wijze van schadevergoeding is niet toewijsbaar omdat de rechtbank verwacht dat dat tot executieproblemen over de waarde van de producten zal leiden. Ter voorkoming van verspilling kan DelicaSea vanzelfsprekend instemmen met afgifte aan Bacardi zonder vernietiging. De gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat deze zal worden gematigd en gemaximeerd.

5.126. De gevorderde winstafdracht is slechts toewijsbaar voor zover het gaat om winst gemaakt nadat het arrest Top Logistics door het Hof van Justitie was gewezen (16 juli 2015), op dezelfde gronden als overwogen in 5.60 tot en met 5.63 ten aanzien van Van Caem. In dit vonnis zijn alleen inbreuken door DelicaSea vastgesteld die voordien zijn gemaakt en waarbij derhalve geen sprake is geweest van kwade trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE. Dat neemt echter niet weg dat uit de opgave door DelicaSea inbreuken na 16 juli 2015 kunnen blijken. Voor die inbreuken is de gevorderde winstafdracht wel toewijsbaar.

5.127. DelicaSea is aansprakelijk voor de schade die Bacardi heeft geleden ten gevolge van de vastgestelde merkinbreuken. De ter zake gevorderde verklaring voor recht is derhalve toewijsbaar. De kans dat Bacardi schade heeft geleden ten gevolge van de vastgestelde inbreuken, is voldoende aannemelijk. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, is derhalve eveneens toewijsbaar. In dit vonnis kan geen veroordeling tot schadevergoeding worden toegewezen die, anders dan in een schadestaatprocedure, na het wijzen van vonnis nog berekend moet worden. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding te berekenen aan de hand van de opgave, waarmee Bacardi blijkbaar beoogt dit buiten een schadestaatprocedure om te willen berekenen en executeren, is dan ook niet toewijsbaar. In de schadestaatprocedure kan ook de gevorderde wettelijke rente worden begroot. Toewijzing van wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding zoals gevorderd, is daarbij alleen mogelijk voor inbreuken gepleegd voor de dagvaarding (14 december 2012). Immers, wettelijke rente is slechts verschuldigd vanaf het ontstaan van de betreffende verbintenis. Vooralsnog heeft de rechtbank alleen inbreuken in 2014 vastgesteld.

IV. Vorderingen jegens Caribbean Shipstores

5.128. Ook in de zaak tussen Bacardi en Caribbean Shipstores heeft eindvonnis 2011 en eindarrest BP1 geen gezag van gewijsde. De rechtbank verwijst naar hetgeen is overwogen in 5.70.

5.129. Bacardi stelt dat Caribbean Shipstores inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi Merken door het leveren van waren voorzien van de Bacardi Merken met T2-status aan Van Caem. Daarbij heeft Bacardi gewezen op de opgaven van Van Caem, waaruit blijkt dat Van Caem 11.110 dozen Bacardi Producten heeft ingekocht bij Caribbean Shipstores, die Van Caem vervolgens op T2 heeft doorverkocht47.. Daarop heeft Caribbean Shipstores van ieder van de door Van Caem opgegeven transacties met documenten onderbouwd, dat zij deze goederen op T1 heeft geleverd aan Van Caem48.. Dat de overgelegde documenten niet authentiek zouden zijn, blijkt nergens uit. Gelet op deze gemotiveerde betwisting, heeft Bacardi onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Caribbean Shipstores met de uit deze producties blijkende transacties inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt.

5.130. Er is bij de in de vorige overweging bedoelde transacties ook geen sprake van inbreukmakend handelen door Caribbean Shipstores door het verkopen en leveren van de goederen aan Van Caem terwijl zij wist dat deze noodzakelijkerwijs in de EER in het verkeer zouden worden gebracht. Van Caem was actief in de internationale parallelhandel, zodat een aankoop door haar in zijn algemeenheid niet noodzakelijkerwijs impliceerde dat de goederen in de EER worden ingevoerd. Verdere verkoop op T1 voor een afzetmarkt buiten Europa was gezien de activiteiten van Van Caem ook een reële mogelijkheid. Voor het oordeel dat dit bij de betreffende transacties wel zo was en dat Caribbean Shipstores dat wist, heeft Bacardi onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld.

5.131. Bacardi heeft bij pleidooi gesteld dat Caribbean Shipstores ook inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi, door Bacardi Producten met T2-status te kopen van Van Caem. Zij verwijst daarbij naar een opgave door Van Caem over de periode 2005-2011, die Bacardi in het kader van opgave I in december 2011 heeft ontvangen. Daaruit komen concrete aankooptransacties door Caribbean Shipstores bij Van Caem naar voren. Bacardi heeft documenten ter onderbouwing van de betreffende transacties kort voor de (pleidooi-)zitting op 21 november 2017 in het geding gebracht. Caribbean Shipstores heeft zich (onder meer) op het standpunt gesteld dat dit tardief was en dat een vordering op die grondslag is verjaard.

5.132. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Na de dagvaarding heeft Bacardi meermaals haar vorderingen en de grondslagen daarvan gewijzigd, maar ten aanzien van Caribbean Shipstores heeft zij tot kort voor de zitting in november 2017 alleen de in 5.129 besproken stelling ingenomen. De rechtbank beschouwt de stelling dat Caribbean Shipstores ook merkinbreuk heeft gemaakt door tussen 2005 en 2011 bij Van Caem de in productie EP62 beschreven hoeveelheden Bacardi Producten op T2 in te kopen, als een nieuwe grondslag voor haar vorderingen, nu zij daaraan andere transacties ten grondslag legt dan de in 5.129 beoordeelde transacties en Caribbean Shipstores in dit geval de afnemer is, niet de leverancier. Daarmee is sprake van een ander feitencomplex. Bacardi beroept zich derhalve op een andere onrechtmatige daad, dan die zij bij dagvaarding aan haar vorderingen ten grondslag legde. De algemene stelling in de dagvaarding dat Caribbean Shipstores inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi is onvoldoende om als ‘kapstok’ voor de nu aangedragen feitelijke stellingen te dienen, omdat daarmee niet is voldaan aan de stelplicht op grond van artikel 21 Rv.

5.133. Daarmee is dus sprake van een grondslagwijziging in de zin van artikel 130 Rv. De rechtbank acht deze wijziging in strijd met de goede procesorde, zodat die niet wordt toegelaten, ook al heeft Bacardi in november 2017 als productie 62 de documenten in het geding gebracht die haar stelling onderbouwen. Daarbij heeft zij slechts vermeld dat daaruit inbreuk door Caribbean Shipstores in de zin van de artikelen 9 lid 3 sub b UMVo en 2.20 lid 2 sub b BVIE blijkt, omdat het leveringen op T2 van Bombay Sapphire en Dewar’s producten betreft die niet voor de EU bestemd waren. Pas bij pleidooi heeft Bacardi die stelling uitgewerkt. Daarmee is Caribbean Shipstores in haar verdediging geschaad. Dit geldt temeer in een zaak als de onderhavige, waarin partijen sinds 2012 procederen, vele processtukken zijn gewisseld en Bacardi al die tijd bekend verondersteld moet worden met het betreffende feitencomplex. Deze gegevens waren immers aan haar opgegeven bij de opgave uit december 2011.

5.134. Bacardi heeft bij pleidooi ook gesteld dat Caribbean Shipstores merkinbreuk heeft gemaakt door in 2013 100 dozen Grey Goose en 13 dozen Bacardi Oro aan te bieden aan World Business Import & Export te St. Martin. Zij wijst ter onderbouwing daarvan op producties EP28, 89 en 90. Productie 28 bevat documenten van een deurwaarder die geen relatie met deze stelling lijken te hebben. Productie 29 betreft overigens wel een factuur voor verkopen aan World Business Import & Export, maar dat is een factuur van DelicaSea, niet van Caribbean Shipstores. Uit de toelichting bij producties EP89 en EP90 blijkt niet dat daarmee ook een afzonderlijke inbreuk door Caribbean Shipstores beoogd is te stellen. Dat is pas naar voren gekomen bij pleidooi, en om dezelfde redenen als hiervoor in 5.132 en 5.133 overwogen, niet toelaatbaar.

5.135. Bij pleidooi heeft Bacardi zich ook nog beroepen op inbreuk door Caribbean Shipstores bestaande uit het in voorraad houden in Nederland van Bacardi Producten die niet voor de Europese markt bestemd waren, hetgeen zou blijken uit als producties EP83 en EP61 overgelegde stocklists en prijslijsten. Op de in 5.132 en 5.133 overwogen gronden is ook deze grondslagvermeerdering tardief.

5.136. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen jegens Caribbean Shipstores niet voor toewijzing in aanmerking komen.

5.137. In de procedure tussen Bacardi en Van Caem zijn beide partijen op niet ondergeschikte punten in het ongelijk gesteld, zodat de rechtbank de proceskosten zal compenseren.

5.138. In de procedure tussen Bacardi en DelicaSea wordt DelicaSea als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Bacardi heeft opgegeven dat haar totale kosten in de zaken tegen de vier verschillende gedaagden € 174.271,80 bedragen, inclusief verschotten. Bacardi heeft gesteld dat 15% van de proceskosten van Van Caem c.s. toegerekend kunnen worden aan de procedure tussen Bacardi en DelicaSea, gezien het aantal tegen deze gedaagde gerichte vorderingen. Gelet daarop gaat de rechtbank ervan uit dat zij zelf hetzelfde deel van haar kosten aan deze zaak heeft uitgegeven. Daarmee komen de opgegeven proceskosten in deze procedure op € 26.140,77 (inclusief verschotten). De rechtbank acht dat een redelijk en evenredig bedrag, gelet op de indicatietarieven voor IE-zaken. De onderhavige zaak wordt aangemerkt als een complexe zaak waarvoor een indicatietarief van € 40.000 geldt. Gelet daarop komen de door Bacardi opgegeven kosten ter hoogte van € 26.140,77 (inclusief verschotten) voor vergoeding in aanmerking.

5.139. In de procedures tussen Bacardi enerzijds en Van Caem Klerks en Caribbean Shipstores anderzijds wordt Bacardi in de proceskosten veroordeeld. Van Caem c.s. heeft een proceskostenveroordeling gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv. Zij heeft opgegeven dat de proceskosten van zowel Van Caem Klerks als Caribbean Shipstores € 50.000. bedragen. Bacardi heeft verzocht de indicatietarieven voor IE-zaken toe te passen en heeft voorts een andere procentuele verdeling van de kosten tussen gedaagden bepleit.

5.140. De rechtbank beschouwt de zaak tussen Bacardi en Van Caem Klerks als een complexe zaak waarvoor het indicatietarief van € 40.000 geldt. De rechtbank schat in dat 50% van die kosten betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv, de andere 50% aan andere grondslagen (bestuurdersaansprakelijkheid). Voor het niet-IE deel hanteert de rechtbank het liquidatietarief en komt daarmee op 50% x € 563 x 6 punten = € 1.689. Daarmee komen de totale proceskosten van Van Caem Klerks op € 20.000 + € 1.689 advocaatkosten, vermeerderd met 25% x (€ 62,50 + € 575) = € 159,37 verschotten, op een totaal van € 21.848,37.

5.141. De rechtbank beschouwt de zaak tussen Bacardi en Caribbean Shipstores eveneens als een complexe zaak waarvoor het indicatietarief van € 40.000 geldt. Deze zaak heeft in zijn geheel betrekking op handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarop artikel 1019 Rv ev. van toepassing is. Daarmee komen de totale proceskosten van Caribbean Shipstores op € 40.000 vermeerderd met 25% x (€ 62,50 + € 575) = € 159,37 verschotten op € 40.159,37.

5.142. In het vonnis in het incident tot zekerheidstelling van 14 augustus 2013 is de beslissing over de proceskostenveroordeling aangehouden. Van Caem c.s. vorderde in dat incident zekerheidstelling door Bacardi. Die vordering is, nadat Bacardi daartegen verweer had gevoerd, toegewezen. Bacardi was in dat incident de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij. Nu Bacardi wordt veroordeeld in de proceskosten van Van Caem Klerks en Caribbean Shipstores, is een veroordeling van Bacardi in de proceskosten in het incident daarmee ook op zijn plaats. Van Caem c.s. heeft in dat incident een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar kosten in het incident € 500 bedragen. Dat bedrag acht de rechtbank, gelet op de toepasselijke indicatietarieven redelijk en evenredig, zodat dat zal worden toegewezen.

6. De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak

in de zaak tussen Bacardi en Van Caem

verklaart voor recht dat Van Caem na betekening van het eindvonnis 2011 inbreuk heeft gemaakt op de Bacardimerken en daardoor in strijd heeft gehandeld met het stakingsbevel als vervat in punt 3.5 van het eindvonnis 2011 en dat Van Caem daardoor het maximale bedrag aan dwangsommen en als vervat in punt 3.6 van het eindvonnis 2011 ad € 750.000,- heeft verbeurd;

verklaart voor recht dat Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting als vervat in punt 3.7 van het eindvonnis 2011 en dat Van Caem daardoor het maximale bedrag aan dwangsommen als vervat in punt 3.8 van het eindvonnis 2011 ad € 500.000,- heeft verbeurd;

verklaart voor recht dat Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting als vervat in punt 8.2 van het kortgedingvonnis 2013 en dat Van Caem daardoor het maximale bedrag aan dwangsommen als vervat in punt 8.2 van het kortgedingvonnis 2013 ad € 500.000,- heeft verbeurd;

gebiedt Van Caem om binnen één maand na betekening van dit vonnis alle voorraden van de in 5.117 beschreven Bacardi Producten die zich onder Van Caem of namens Van Caem onder derden bevinden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet over te dragen ter vernietiging van deze producten;

bepaalt dat Van Caem een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat door Van Caem na betekening van dit vonnis aan het in 6.4 gegeven bevel in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg geeft, met een maximum van € 500.000,-;

verklaart het bepaalde in 6.4 en 6.5 uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in de zaak tussen Bacardi en DelicaSea

gebiedt DelicaSea binnen twee dagen na betekening van het vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Bacardi Merken in de Europese Unie (voorzover het betrokken merk een Uniemerk is) of in de Benelux (voorzover het betrokken merk een Beneluxmerk is), meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het verhandelen van Bacardi Producten als omschreven in 5.110 van dit vonnis, één en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag dat door DelicaSea aan dit gebod in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 2.500.000,-;

beveelt DelicaSea om binnen zes maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, voor rekening van DelicaSea een door DelicaSea opgestelde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van kopieën van relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

a) de leverancier(s) bij wie DelicaSea vanaf 1 januari 2014 de in 5.110 beschreven Bacardi Producten op T2 heeft ingekocht, onder mededeling van tijdstip, volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

b) de aan DelicaSea vanaf 1 januari 2014 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de in 5.110 beschreven Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardiproduct en per leverancier en tijdstip;

c) de op de dag van de dagvaarding onder DelicaSea en/of ten behoeve van DelicaSea onder derden aanwezige voorraad van de in 5.110 beschreven Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardiproduct;

d) de hoeveelheid van de in 5.110 beschreven Bacardi Producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar DelicaSea, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardiproduct;

e) de namen van alle afnemers aan wie DelicaSea vanaf 1 januari 2014 de in 5.110 beschreven Bacardi Producten heeft geleverd, onder mededeling van volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardiproduct en onder vermelding van volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waarvandaan de Inbreukmakende Bacardi Producten aan de afnemers zijn geleverd;

f) de aan de hiervoor onder e) genoemde afnemers geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de in 5.110 beschreven Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardiproduct;

g) de hoeveelheid van de in 5.110 beschreven Bacardi Producten die op de datum van het vonnis besteld is bij DelicaSea maar die nog niet is geleverd, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardiproduct en onder vermelding van de namen, volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de afnemers die deze bestellingen hebben geplaatst;

h) het totale aantal van de in 5.110 beschreven Bacardi Producten dat DelicaSea vanaf 1 januari 2014 heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht en in voorraad heeft gehouden (bij derden), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardiproduct;

i) de nettowinst die DelicaSea vanaf 17 juli 2015 heeft behaald per verkocht in 5.110 beschreven Bacardiproduct waarbij onder nettowinst dient te worden verstaan de verkoopprijs enkel na aftrek van aankoopprijs en van belastingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat door DelicaSea na betekening van dit vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van € 500.000,-;

bepaalt dat, indien en voor zover de door DelicaSea over te leggen documenten informatie bevat(ten) over de leverancier van door haar verhandelde inbreukmakende Bacardi producten als bedoeld in 5.119, die informatie vertrouwelijk is en dat daarvoor het volgende geldt:

- verbiedt Bacardi deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, anders dan in het kader van deze procedure of andere procedures in Nederland tussen Bacardi en Van Caem;

- verbiedt Bacardi de door DelicaSea overgelegde producties, voor zover deze informatie over leveranciers van DelicaSea bevat(ten), ter kennis te stellen aan andere personen dan:

- één door Bacardi aan te wijzen medewerker (een bestuurder, personeelslid, of vaste accountant van Bacardi), en

- maximaal vier door Bacardi aan te wijzen Nederlandse advocaten van Bacardi,

die deze informatie uiteraard niet aan anderen mogen openbaren,

in dier voege dat Bacardi aan anderen dan degenen die tot het gelimiteerd aantal personen behoren slechts een versie van bedoelde stukken ter beschikking mag stellen, waarin de delen die een bedrijfsgeheim bevatten zijn geschrapt of zodanig zijn bewerkt dat deze onleesbaar zijn;

bepaalt dat Bacardi een dwangsom verbeurt van € 250.000,- voor elke keer dat zij handelt in strijd met de in 6.11 gegeven bevelen, met een maximum van € 500.000,-;

gebiedt DelicaSea om binnen één maand na betekening van het vonnis alle voorraden van de in 5.110 beschreven Bacardi Producten die zich onder DelicaSea of namens DelicaSea onder derden bevinden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet over te dragon ter vernietiging van deze producten, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat door DelicaSea aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum van € 500.000;

veroordeelt DelicaSea om binnen zeven maanden na betekening van dit vonnis de ten gevolge van het inbreukmakend handelen na 16 juli 2015 genoten winst als genoemd in 6.10 onder i) af te dragen op de derdenrekening van de advocaat van Bacardi;

verklaart voor recht dat DelicaSea aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de inbreuken op de Bacardi Merken en veroordeelt DelicaSea om de schade die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg van die merkinbreuken, aan Bacardi te vergoeden, nader op te maken bij staat;

veroordeelt DelicaSea in de kosten van de procedure, aan de zijde van Bacardi tot op heden begroot op € 26.140,77;

verklaart het bepaalde in 6.9 tot en met 6.14, de schadevergoedingsveroordeling in 6.15 en het bepaalde in 6.16 uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in de procedure tussen Bacardi en Van Caem Klerks

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Bacardi in de proceskosten, aan de zijde van Van Caem Klerks begroot op € 21.848,37;

verklaart de proceskostenveroordeling gegeven in 6.20 uitvoerbaar bij voorraad.

in de procedure tussen Bacardi en Caribbean Shipstores

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Bacardi in de proceskosten, aan de zijde van Caribbean Shipstores begroot op € 40.159,37;

verklaart de proceskostenveroordeling gegeven in 6.23 uitvoerbaar bij voorraad;

in het incident tot zekerheidstelling

veroordeelt Bacardi in de proceskosten, aan de zijde van Van Caem c.s. begroot op € 500;

verklaart de proceskostenveroordeling in 6.25 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken door mr. D Nobel, op 22 september 2021.

gevestigd te Leiden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELICASEA B.V.,

gevestigd te Leiden,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

CARRIBEAN SHIPSTORES N.V.,

gevestigd te Willemstad, Curaçao,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] GROUP B.V.,

gevestigd te Leiden,

gedaagden,

advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag.

Partijen zullen hierna Bacardi, [A], DelicaSea, Carribean Shipstores en [B] worden genoemd. Gedaagden tezamen zullen ook [A] c.s. worden genoemd (aangeduid in enkelvoud). De zaak wordt voor Bacardi behandeld door de advocaat voornoemd en door mrs. R.E. Van Schaik en A.M.E. Voerman, advocaten te Amsterdam en voor [A] c.s. door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

De zaak is vervolgens op de voet van artikel 15 Rv naar de meervoudige kamer verwezen voor vonnis.

Bij brief van mr. Hofhuis aan de rechtbank van 19 december 2014, ingekomen ter griffie op 22 december 2014, is, mede namens Bacardi, verzocht in de gelegenheid te worden gesteld de rechtbank te informeren over de implicaties van – kort gezegd – de hierna onder 4.6. en 4.7. genoemde arresten. Tevens is verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen.

Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

Bacardi is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van (alcoholhoudende) dranken, onder meer onder de hierna vermelde merken. Bacardi is houdster van de volgende merkinschrijvingen, alle voor (onder meer) de waar alcoholhoudende dranken in klasse 33;

Bacardi brengt op al haar producten (hierna: de Bacardi-producten) productcodes aan. Aan de hand van deze productcodes kan zij achterhalen wanneer de producten in het verkeer zijn gebracht en aan welke onderneming(en) deze producten oorspronkelijk zijn geleverd. Indien een product recall noodzakelijk is, kan zij de eerste afnemers van haar producten traceren.

[B] drijft een handelsonderneming die zich onder meer bezig houdt met het verhandelen van alcoholhoudende dranken. [A], DelicaSea en Carribean Shipstores zijn werkmaatschappijen van [B]. [B] is enig aandeelhouder van [A], DelicaSea (via de tussenliggende vennootschap L.B. 11 B.V.) en Carribean Shipstores en enig bestuurder van [A] en DelicaSea.

Bacardi en (haar licentiehouder) Bacardi International Limited (hierna Bacardi International) hebben [A] op 17 oktober 2008 gedagvaard voor deze rechtbank. Daarbij hebben zij gevorderd [A] te verbieden inbreuk te maken op Bacardi’s merkrechten (de ingeroepen merkrechten komen grotendeels overeen met de merken genoemd in 2.1.2.), met name door het verhandelen in de EER van Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht en van gedecodeerde Bacardi-producten. Daarnaast hebben zij een verbod gevorderd op onrechtmatig handelen door het verhandelen van gedecodeerde Bacardi-producten. Voorts hebben zij gevorderd dat [A] wordt veroordeeld opgave te doen van inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens van inbreukmakende dan wel onrechtmatige Bacardi-producten en de daarmee behaalde winst vanaf 1 januari 2003, afgifte van inbreukmakende Bacardi-producten, een verklaring voor recht dat [A] de kosten van gerechtelijke bewaring en beschrijving en buitengerechtelijke kosten verschuldigd is, winstafdracht, een verklaring voor recht dat [A] aansprakelijk is voor hun schade en een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv.

In die zaak is op 22 december 2010 door de rechtbank ’s-Gravenhage een tussenvonnis3.gewezen (hierna: ‘het tussenvonnis 2010’). Daarin is - onder meer - geoordeeld dat [A] goederen voorzien van Bacardi merken in de EER in het verkeer had gebracht zonder toestemming van Bacardi. Daarnaast is aan [A] ten bewijze opgedragen dat voor haar opgeslagen gedecodeerde Bacardi producten voortdurend in T1-verband in voorraad waren gehouden.

In het daaropvolgende eindvonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 14 september 20114.(hierna: ‘het eindvonnis 2011’) is onder meer geoordeeld dat [A] niet was geslaagd in haar bewijsopdracht. Dat leidde tot het oordeel dat [A] inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft daarop als volgt beslist:

“3.5. beveelt [A] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Gemeenschap op de Bacardi merken zoals opgesomd in overweging 2.2. van het tussenvonnis en meer in het bijzonder:

a. te staken en gestaakt te houden elke verhandeling in de Gemeenschap van producten die zijn voorzien van één of meer van de Bacardi merken, die niet door of met toestemming van Bacardi binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht;

b. te staken en gestaakt te houden elke verhandeling in de Gemeenschap van producten die zijn voorzien van één of meer van de Bacardi merken, waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd;

waarbij in beide gevallen onder verhandeling in ieder geval dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, dan wel het in voorraad (doen) hebben – al dan niet in douane-entrepots – voor één van deze doeleinden;

bepaalt dat [A] een dwangsom verbeurt van € 25.000,- voor iedere dag dat, of € 500,- voor ieder product waarmee, zulks ter keuze van Bacardi, [A] aan het onder 3.5. gegeven bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg geeft, met een maximum van € 750.000,-;

veroordeelt [A] om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door deze accountant gecertificeerde kopieën van alle relevante onderliggende documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken) van:

a. de leverancier(s) bij wie [A] vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft ingekocht, onder vermelding van datum, volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s);

b. de aan [A] vanaf 1 januari 2003 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per leverancier en tijdstip, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c. de op de datum van betekening van het vonnis onder [A] en/of ten behoeve van [A] onder derden aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;

d. de namen van alle afnemers aan wie [A] vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft geleverd, onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummers van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waarvandaan de Inbreukmakende Bacardi Producten aan de afnemers zijn geleverd;

e. de aan de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van de Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

f. het totale aantal Inbreukmakende Bacardi Producten dat gedaagde vanaf 1 januari 2003 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden, afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;

g. de netto winst die gedaagde per vanaf 1 januari 2003 verkocht Inbreukmakend Bacardi Product heeft gemaakt en de exacte wijze waarop die winst is berekend;

bepaalt dat [A] een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat [A] aan de in 3.7. beschreven veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,-;

bepaalt dat de registeraccountant zich ter verkrijging van de relevante administratie ter controle van de opgave kan wenden tot de gerechtelijk bewaarder, die daarvan op zijn verzoek afschrift zal verstrekken aan de registeraccountant;

veroordeelt [A] tot:

- vergoeding van de schade van Bacardi die het gevolg is van [A]’s verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, of, ter keuze van Bacardi,

- afdracht van de door [A] met de verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten genoten netto winst conform de opgave daarvan als bedoeld in 3.7. sub g van dit vonnis, aan de advocaat van Bacardi op een daartoe door hem op te geven bankrekening;

veroordeelt [A] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Bacardi, inclusief de kosten van het beslag van 19 september 2008, tot op heden begroot op € 44.029,83;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

verklaart voor recht dat [A] aan Bacardi verschuldigd is de kosten van het beslag van 19 september 2008 alsmede van het opmaken van de gedetailleerde beschrijving en van de gerechtelijk bewaring, zijnde € 9.669,63, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 9 oktober 2008;

wijst het meer of anders gevorderde af.”

[A] heeft hoger beroep aangetekend van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011.

[A] heeft op 15 december 2011 ter voldoening aan het eindvonnis 2011 opgave gedaan. Deze opgave is vervolgens door haar ingetrokken, waarna zij een aangepaste opgave heeft gedaan op 23 december 2011 (deze opgaven worden hierna tezamen aangeduid als: opgave I). Opgave I is op juistheid en volledigheid gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP (hierna: E&Y).

[A] heeft bij dagvaarding van 13 februari 2012 een kort geding aangespannen tegen Bacardi (en Bacardi International). [A] heeft daarin (in conventie) gevorderd Bacardi te verbieden verdere executiemaatregelen te nemen op grond van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011, op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede opheffing of vermindering van eventuele door [A] verbeurde dwangsommen, met veroordeling van Bacardi in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Bacardi heeft in reconventie gevorderd de dwangsom opgelegd in het eindvonnis 2011 onder 3.8 te verhogen, [A] te veroordelen tot het doen van een (aanvullende) opgave van gegevens met betrekking tot inbreukmakende handelingen in de periode vanaf 3 oktober 2011, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Bacardi in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 15 juni 20125.(hierna: het kortgedingvonnis 2012) in conventie het gevorderde afgewezen, waartoe hij heeft overwogen dat niet kan worden gezegd dat [A] de onder 3.7. van het eindvonnis 2011 uitgesproken veroordeling tot het doen van opgave volledig en correct heeft nageleefd, dat de tekortkomingen niet onvolkomenheden van ondergeschikte aard betreffen en dat er geen andere redenen zijn om de executie te schorsen of de dwangsommen te matigen. De vordering van Bacardi in reconventie tot het doen van opgave over de periode vanaf 31 oktober 2011, is toegewezen, op straffe van verbeurte van een dwangsom tot een maximum van € 500.000,-. Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen dat voorshands moet worden aangenomen dat [A] haar inbreukmakend handelen heeft voortgezet, ook na betekening van het eindvonnis 2011, nu zij (niet-uitgeputte) Bacardi-producten te koop heeft aangeboden (in de zin van het onder 3.5 van het eindvonnis 2011 vermelde verbod op grond van artikel 9, lid 2, sub b GMVo6.en artikel 2.20, lid 2, sub 2 BVIE7.) en uit niets blijkt dat haar aanbod tot producten onder T1-verband is beperkt en dat de producten niet alsnog in de EER worden ingevoerd.

Bij herstelvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage van 26 juli 20128.is de datum van 31 oktober 2011 in het dictum van het kortgedingvonnis 2012 gewijzigd in 3 oktober 2011. In ieder geval gedurende korte tijd direct na het kortgedingvonnis 2012 heeft [A] nog in strijd met het eindvonnis 2011 gehandeld.

[A] heeft hoger beroep aangetekend van het kortgedingvonnis 2012 (zoals verbeterd bij vonnis van 26 juli 2012).

[A] heeft aan Bacardi aanvullende opgave gedaan op 30 juni 2012 en 16 augustus 2012 (hierna tezamen: opgave II). Opgave II is op juistheid en volledigheid gecontroleerd door E&Y.

[A] heeft Bacardi (en Bacardi International) op 17 augustus 2012 in kort geding gedagvaard. In conventie is door haar gevorderd dat het Bacardi wordt verboden executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat [A] niet zou hebben voldaan aan de opgaveverplichting voortvloeiende uit het kortgedingvonnis 2012. Subsidiair heeft zij gevorderd dat het Bacardi wordt verboden executiemaatregelen te treffen wanneer [A] binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn opgave II zodanig wijzigt dat zij alsnog aan de opgaveverplichting voldoet.

In reconventie heeft Bacardi gevorderd dat de dwangsommen in 3.6 en in 3.8 opgelegd in het eindvonnis 2011 worden verhoogd naar € 15.000,- per dag, met een maximum van € 1.500.000,- en dat [A] wordt veroordeeld een door Bacardi aan te wijzen accountant opdracht te geven de juistheid en volledigheid van opgave I te controleren aan de hand van de in bewijsbeslag genomen administratie en daarvan een rapportage aan Bacardi te zenden. Voorts heeft Bacardi gevorderd dat [A] wordt veroordeeld om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen accountant, van de in de periode van 19 juni 2011 tot 19 september 2011 aanwezige voorraad inbreukmakende producten, de leveranciers en afnemers van die producten.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 2 oktober 20139.(hierna: het kortgedingvonnis 2013) de conventionele vordering van [A] afgewezen omdat daarvoor een spoedeisend belang ontbrak. In reconventie is het maximum aan te verbeuren dwangsommen voor het niet staken van de merkinbreuk verhoogd tot € 1.500.000,-. Vanwege een mogelijke wanverhouding tussen dwangsom en prestatie is een verhoging van (het maximum aan) te verbeuren dwangsommen voor het niet correct doen van opgave afgewezen. De gevorderde opgave over de periode van 19 juni 2011 tot 19 september 2011 is toegewezen.

Omdat opgave I niet beantwoordde aan de eisen die het eindvonnis 2011 stelde aan de opgelegde opgave10., zijn Bacardi en [A] overeengekomen dat [A] ter voldoening aan haar opgaveverplichting uit het eindvonnis 2011 de opgave niet zelf zou doen maar die aan een registeraccountant zou opdragen. [A] heeft eerst BDO daartoe opdracht gegeven. Na beëindiging van die opdracht heeft zij Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. (hierna: Grant Thornton) bereid gevonden de opgave te verrichten. Op 31 oktober 2013 is deze opgave over de periode 1 januari 2003 tot en met 19 september 2011 door Grant Thornton aangeboden aan Bacardi. Bacardi heeft geweigerd deze opgave in ontvangst te nemen omdat de opgave niet, zoals afgesproken, door BDO is opgesteld maar door Grant Thornton.

Op 3 december 2013 heeft [A] opgave gedaan op basis van het kortgedingvonnis 2013 (hierna: opgave III). Opgave III is op juistheid en volledigheid gecontroleerd door Vigilate Accountants B.V. (hierna: Vigilate).

Bacardi vordert na wijziging van eis – samengevat – voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

ten aanzien van [A]

i. voor recht te verklaren [A] inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi-merken en daardoor in strijd heeft gehandeld met het stakingsbevel in 3.5 van het eindvonnis 2011 en dat zij daardoor heeft verbeurd het maximum aan dwangsommen van € 1.500.000,- genoemd in 8.1 in het kortgedingvonnis 2013, althans van € 750.000,- genoemd in 3.6 in het eindvonnis 2011, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag aan dwangsommen;

i.a. voor recht te verklaren dat [A] in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting genoemd in 3.7 in het eindvonnis 2011 en dat [A] daardoor heeft verbeurd het maximum aan dwangsommen van € 500.000,-, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag aan dwangsommen;

ii. [A] te gebieden het onrechtmatig handelen jegens Bacardi te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

iii. [A] te veroordelen om aan Bacardi over de periode van 19 september 2011 tot 3 oktober 2011 opgave te doen van:

a) de leverancier(s) bij wie zij inbreukmakende Bacardi-producten heeft ingekocht;

b) de aan [A] geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;

c) de afnemers aan wie [A] inbreukmakende Bacardi-producten heeft geleverd;

d) de aan de hiervoor onder c) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;

e) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat [A] heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);

f) de nettowinst die [A] heeft behaald per verkocht inbreukmakend Bacardi-product;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

iv. [A] te veroordelen om opgave te doen van de nettowinst die [A] vanaf 19 september 2011 heeft behaald per verkocht inbreukmakend Bacardi-product;

iv.a [A] te veroordelen om ter staving van Opgave III aan Bacardi te doen toekomen door Vigilante gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten;

iv.b. [A] te veroordelen om aan Bacardi te doen toekomen de resultaten van onderzoek door een registeraccountant dat bevestigt dat de voorraad inbreukmakende Bacardi-producten in de periode van 4 oktober 2013 tot en met de datum van het vonnis geen mutaties heeft ondergaan en waarbij [A] - indien dat niet wordt bevestigd – wordt veroordeeld om aan Bacardi over die periode opgave te doen van:

a) de leverancier(s) bij wie [A] inbreukmakende Bacardi-producten heeft ingekocht;

b) de aan [A] geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;

c) de afnemers aan wie [A] inbreukmakende Bacardi-producten heeft geleverd;

d) de aan de hiervoor onder c) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-Producten;

e) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat [A] heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);

v. [A] te veroordelen om aan Bacardi opgave te van:

a) de leverancier(s) bij wie [A] vanaf 2003 onrechtmatige Bacardi-producten heeft ingekocht;

b) de aan [A] vanaf 2003 geleverde onrechtmatige Bacardi-producten;

c) het aantal door of namens [A] gedecodeerde Bacardi-producten;

d) de op 14 december 2012 onder [A] en/of ten behoeve van [A] onder derden aanwezige voorraad onrechtmatige Bacardi-producten;

e) de hoeveelheid onrechtmatige Bacardi-producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar [A];

f) de afnemers aan wie [A] vanaf 2003 onrechtmatige Bacardi-producten heeft geleverd;

g) de aan de hiervoor onder f) genoemde afnemers geleverde onrechtmatige Bacardi-producten;

h) de hoeveelheid onrechtmatige Bacardi-producten die op de datum van het vonnis besteld is bij [A] maar die nog niet is geleverd;

i) het totale aantal onrechtmatige Bacardi-producten dat [A] vanaf 2003 heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden;

j) de nettowinst die [A] vanaf 2003 heeft behaald per verkocht onrechtmatig Bacardi-product;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

vi. [A] te gebieden om alle voorraden inbreukmakende en onrechtmatige Bacardi-producten die zich onder [A] of namens [A] onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

ten aanzien van [A] en [B]

vii. [A] en [B] hoofdelijk te veroordelen om de ten gevolge van het inbreukmakend en onrechtmatig handelen genoten winst als genoemd onder iii. sub f en v. sub j af te dragen;

viii. te verklaren voor recht dat [A] en [B] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door [A] en [A] te veroordelen om de schade die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg van de merkinbreuk te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;

ten aanzien van DelicaSea en Carribean Shipstores

ix. DelicaSea en Carribean Shipstores te gebieden de inbreuk op de merkrechten van Bacardi te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

x. DelicaSea en Carribean Shipstores te veroordelen om vanaf 24 februari 2003 opgave te doen van:

a) de leverancier(s) bij wie DelicaSea/Carribean Shipstores inbreukmakende Bacardi-producten hebben ingekocht;

b) de aan DelicaSea/Carribean Shipstores geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;

c) de op 14 december 2012 onder DelicaSea/Carribean Shipstores en/of ten behoeve van DelicaSea/Carribean Shipstores onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi-producten;

d) de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar DelicaSea/Carribean Shipstores;

e) de afnemers aan wie DelicaSea/Carribean Shipstores inbreukmakende Bacardi-producten hebben geleverd;

f) de aan de hiervoor onder e) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;

g) de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van het vonnis is besteld bij DelicaSea/Carribean Shipstores maar die nog niet is geleverd;

h) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat DelicaSea/Carribean Shipstores hebben geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);

i) de nettowinst die DelicaSea/Carribean Shipstores hebben behaald per verkocht onrechtmatig Bacardi-product;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xi. DelicaSea en Carribean Shipstores te gebieden om alle voorraden inbreukmakende Bacardi-producten die zich onder DelicaSea/Carribean Shipstores of namens DelicaSea/Carribean Shipstores onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging van deze producten, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xii. DelicaSea en Carribean Shipstores te veroordelen om de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst als genoemd in x. sub i af te dragen;

xiii. te verklaren voor recht dat DelicaSea en Carribean Shipstores aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van hun inbreukmakend handelen en zowel DelicaSea als Carribean Shipstores te veroordelen om de schade die Bacardi daardoor heeft geleden en lijdt te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;

ten aanzien van [B]

xiv. [B] te gebieden te staken en gestaakt te houden de inbreuk op de merkrechten van Bacardi door haar alsook door de vennootschappen waarvan zij bestuurder is, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xiv.a [B] te veroordelen om vanaf januari 2013 opgave te doen van:

a) de leverancier(s) bij wie [B] inbreukmakende Bacardi-producten beeft ingekocht;

b) de aan [B] geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;

c) de afnemers aan wie [B] inbreukmakende Bacardi-producten heeft geleverd;

d) de aan de onder c) genoemde afnemers geleverde inbreukmakende Bacardi-producten;

e) het totale aantal inbreukmakende Bacardi-producten dat [B] heeft geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden (bij derden);

f) de nettowinst die [B] heeft behaald per verkocht inbreukmakend Bacardi-product;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xiv.b. [B] te gebieden om alle voorraden inbreukmakende Bacardi-producten die zich onder [B] of namens [B] Group onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xiv.c. te verklaren voor recht dat [B] aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door [B] en [B] te veroordelen om de schade te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;

xv. te verklaren voor recht dat [B] hoofdelijk aansprakelijk is naast [A] voor het afdragen van een bedrag gelijk de door [A] met het verhandelen van inbreukmakende Bacardi-producten behaalde nettowinst en voor het vergoeden aan Bacardi van de door Bacardi geleden schade vanwege het verhandelen van inbreukmakende Bacardi-producten;

xvi. te verklaren voor recht dat [B] aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het onrechtmatige handelen door [B] in verband met de onjuiste en onvolledige Opgave I en [B] te veroordelen om de schade die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg daarvan te vergoeden vermeerderd met wettelijke rente;

ten aanzien van [A] c.s.

xvii. [A] c.s. te veroordelen in de kosten ex artikelen 1019h en 237 Rv.

Bacardi legt aan haar vorderingen – afhankelijk van de desbetreffende gedaagde partij – merkinbreuk, onrechtmatige daad en bestuurdersaansprakelijkheid ten grondslag.

Daartoe voert Bacardi ten aanzien van [A] het volgende aan. [A] is na het eindvonnis 2011 en na het kortgedingvonnis 2012 (hersteld bij vonnis van 26 juli 2011) inbreuk blijven maken op de Bacardi-merken. Dat blijkt uit de prijs-/voorraadlijsten van [A] van oktober 2011 en april 2012. Zelfs al zouden alle daarin genoemde Bacardi-producten steeds de status T1 hebben gehad (wat volgens Bacardi niet zo is), dan nog is sprake van inbreuk omdat hier sprake is van gebruik van de Bacardi-merken door ‘aanbieden’ in de Gemeenschap. Dat vormt een inbreuk op de merkrechten van Bacardi, ongeacht de vraag of [A] de aangeboden goederen ook daadwerkelijk heeft ingevoerd in de Gemeenschap. Uit de “Voorlopige raming opgave vonnis d.d. 15 juni 2012” blijkt dat [A] op grote schaal inbreukmakende Bacardi-producten heeft aangeboden en/of verkocht na het eindvonnis 2011. Omdat de voorraad inbreukmakende Bacardi-producten zoals opgegeven door [A] per 19 juni 2012 veranderd is ten opzichte van de “Voorlopige raming opgave vonnis d.d. 15 juni 2012”, staat vast dat [A] ook na het kortgedingvonnis 2012 voort is gegaan met inbreuk maken. Dit blijkt ook uit opgave II. [A] heeft ook erkend dat zij na het eindvonnis 2011 inbreuk is blijven maken door inbreukmakende Bacardi-producten te verhandelen.

[A] is op de hoogte van de gedecodeerde staat van de door haar verhandelde producten en decodeert zelf Bacardi-producten of geeft daar opdracht toe en houdt gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad ter verhandeling.

Opgave I heeft betrekking op de periode tot 19 september 2011 en opgave II loopt vanaf 3 oktober. [A] heeft echter niet het recht inbreuk te maken in de tussengelegen periode en Bacardi heeft dan ook belang bij aanvullende opgave over deze tussenliggende periode. Opgaven I en II zijn niet betrouwbaar gebleken.

Ten aanzien van DelicaSea en Carribean Shipstores voert Bacardi aan dat uit opgave I en facturen van DelicaSea en Carribean Shipstores blijkt dat er tussen hen en [A] intra company transacties hebben plaatsgevonden, waardoor DelicaSea en Carribean Shipstores inbreuk hebben gemaakt op de Bacardi-merken. Uit facturen blijkt ook dat zij inbreukmakende Bacardi-producten hebben aangeboden en verhandeld.

Ten aanzien van [B] voert Bacardi aan dat [B] als enig bestuurder van [A] feitelijk het beleid bepaalt van [A]. [B] is vanaf 8 december 2009 ervan op de hoogte geweest dat [A] inbreukmakend handelt ten opzichte van Bacardi. [A] heeft de door de rechter opgelegde stakingsbevelen en opgaveverplichtingen niet, althans niet volledig opgevolgd. Het behoort tot de zorgplicht van [B] om verdere inbreuken door [A] op de merken van Bacardi te voorkomen en maatregelen te treffen om nakoming van de opgaveverplichtingen te bewerkstelligen. Door het niet naleven van deze zorgplicht, althans door een handelwijze waarvan haar een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, hetgeen onrechtmatig is jegens Bacardi. Op grond daarvan is [B], naast [A], hoofdelijk aansprakelijk voor Bacardi’s schade en afdracht van [A]’s nettowinst die het gevolg is van [A]’s inbreukmakend handelen na 8 december 2009. Daarnaast heeft [B] zelf inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door het gebruik van de Bacardi-merken in van haar afkomstige aanbiedingen aan afnemers in de Gemeenschap.

[A] c.s. voert gemotiveerd verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerkenrecht gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 EEX-Vo oud11.bepaald door de toepasselijke artikelen uit de GMVo. De rechtbank stelt vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Bacardi die zijn gegrond op haar Gemeenschapsmerken, op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu [A], DelicaSea en [B] gevestigd zijn in Nederland. Ten aanzien van Carribean Shipstores volgt bevoegdheid uit artikel 97 lid 5 GMVo, aangezien het gestelde inbreukmakende handelen zich (mede) in Nederland afspeelt. Deze laatste bevoegdheid is op grond van artikel 98 lid 2 GMVo beperkt tot Nederland. Voor zover Bacardi’s vorderingen zijn gebaseerd op Benelux-merken geldt dat het Gerechtshof Den Haag in 201312.heeft geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van het EEX-Vo oud, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Uitgaande van deze opvatting en van de vestigingsplaats van [A], DelicaSea en [B] is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 2 EEX-Vo oud in de zaak tussen enerzijds Bacardi en anderzijds [A], DelicaSea en [B]. Gezien de vestigingsplaatsen van Bacardi en Carribean Shipstores, ontleent de rechtbank haar bevoegdheid op grond van artikel 4 lid 1 EEX-Vo oud ten aanzien van Carribean Shipstores aan nationale wetgeving. Voor zover het BVIE daartoe gerekend dient te worden, ontleent de rechtbank haar bevoegdheid aan artikel 4.6 lid 2 BVIE. Voor zover het BVIE daartoe niet gerekend kan worden, ontleent de rechtbank haar bevoegdheid aan artikel 7 lid 1 Rv. De vorderingen jegens de verschillende gedaagden vertonen een zodanige samenhang, dat gezamenlijke behandeling doelmatig is. De bevoegdheid van deze rechtbank kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig daad volgt ten aanzien van [A], DelicaSea en [B] uit artikel 2 EEX-Vo en ten aanzien van Carribean Shipstores wederom uit artikel 7 lid 1 Rv. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank is niet bestreden.

Nieuw bewijs?

Bij brief van 19 december 2014 (vgl. 1.3.) is door partijen onder meer verzocht toe te staan Bacardi nieuw bewijs in het geding te laten brengen ‘ter onderbouwing van de door haar bij dagvaarding gedane feitelijke stellingen’. Nu in deze zaak reeds vonnis was bepaald wordt het verzoek als tardief geweigerd.

Aanhouding?

Het geschil tussen partijen heeft in de eerste plaats betrekking op de vraag of [A] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap en/of de Benelux door Bacardi-producten te verhandelen die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. Een belangrijk geschilpunt daarbij is de vraag of goederen in merkenrechtelijke zin worden ingevoerd zodra zij in douanerechtelijk opzicht in het vrije verkeer van goederen zijn gebracht, óf dat zij dat nog niet zijn zolang zij onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Daarnaast is tussen partijen in geschil of [A] (inmiddels) volledig heeft voldaan aan de opgaveverplichtingen uit het eindvonnis 2011.

Tijdens de mondelinge behandeling is met partijen gesproken over de mogelijke invloed van de uitkomst van twee op dat moment tussen hen lopende appelprocedures (het hoger beroep van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011 en het hoger beroep van het kortgedingvonnis 2012). Voorts is het hoger beroep in een procedure tussen Mevi/Top Logistics (een ander op- en overslagbedrijf) en (onder meer) Bacardi, waarin [A] is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, aan de orde gesteld tijdens de mondelinge behandeling. Daarin staat de vraag centraal of bij goederen afkomstig van buiten de EER en geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in merkenrechtelijk opzicht sprake is van invoer, aldus dat sprake is van “gebruik in het economisch verkeer”.

[A] c.s. heeft te kennen gegeven dat, omdat de onderhavige procedure ook betrekking heeft op de vraag in hoeverre [A] c.s. correcte uitvoering heeft gegeven aan het eindvonnis 2011, voor die beoordeling van belang is wat er in het appel van dat vonnis wordt beslist. Daarmee is voor haar de reden gegeven om die procedure af te willen wachten voordat in deze procedure wordt voortgeprocedeerd. [A] c.s. wil de beantwoording van de door het Gerechtshof Den Haag aan het HvJ EU gestelde prejudiciële vragen in de zaak tussen Mevi/Toplogistics ook afwachten, omdat daarmee duidelijkheid komt met betrekking tot de vraag of sprake is van inbreuk en onrechtmatig handelen bij AGP-goederen, hetgeen ook speelt in de onderhavige procedure. Bacardi heeft te kennen gegeven niet het nut in te zien van een aanhouding, omdat het hier volgens haar om andere materie gaat. Het heeft geen zin volgens Bacardi om te wachten op een uitspraak van het HvJ EU in de zaak tussen Mevi/Toplogistics en Bacardi omdat het daar om een logistieke dienstverlener (Mevi/Toplogistics) gaat en niet om een handelaar zoals [A] c.s.

De rechtbank is na de zitting ambtshalve bekend geworden met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de procedure tussen Mevi/Top Logistics en (onder meer) Bacardi, waarin [A] is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi/Top Logistics, van 22 juli 201413.Daarin heeft het Haagse hof de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU voorgelegd:

“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautair douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).

1.Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?

2.Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”

Ook is inmiddels op 30 september 2014 arrest14.gewezen in het hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011. Het Haagse hof heeft in dit arrest onder meer overwogen, dat voor de beantwoording van de in die procedure voorliggende vragen, het antwoord op de in de Mevi/Bacardi-zaak aan het HvJ EU gestelde vragen van belang is. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat zijn beslissing over de vraag of opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, dient te worden aangehouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen in de Mevi/Bacardi-zaak. Ook voor de beoordeling van de vraag of handel in gedecodeerde producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, is het oordeel van het HvJ EU in de Mevi/Bacardi-zaak voor de beoordeling door het Haagse hof van belang. Bij de beoordeling van de overige grieven die zich richten tegen de toewijzing van het inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen, de formulering en/of de omvang dan wel de motivering daarvan is de beantwoording door het HvJ EU van Justitie van de voorgelegde vragen eveneens van belang. Daarom heeft het hof zijn oordeel aangehouden tot na de beantwoording van die vragen.

Evenals in de procedure tussen Bacardi en [A] waarin het Haagse hof op 30 september 2014 arrest wees, geldt in de onderhavige procedure dat voor de beoordeling van de vorderingen ten aanzien van de verhandeling van gedecodeerde Bacardi-producten en de vorderingen ten aanzien van de opslag van en handel in Bacardi-producten zonder toestemming van Bacardi, van belang is of ervan moet worden uitgegaan dat goederen met een AGP-status merkenrechtelijk hebben te gelden als ingevoerd of niet. Dat geldt ook voor de nevenvorderingen, nu deze alle betrekking hebben op ‘inbreukmakende Bacardi-producten’ en in geschil is of daartoe ook de producten behoren die [A] onder AGP-status in voorraad stelt te hebben (gehad).

De lijn van de jurisprudentie15.van deze rechtbank is tot op heden dat merkproducten die douanerechtelijk in het vrije verkeer van goederen zijn gebracht te gelden hebben als merkenrechtelijk ingevoerd, ongeacht de vraag of zij een AGP-status hebben. Aan die lijn zal niet worden vastgehouden indien het HvJ EU daarover anders oordeelt. Het is de vraag of in het onderhavige geval aan die lijn moet worden vastgehouden hangende de beantwoording van de prejudiciële vragen. Het gaat in de onderhavige procedure namelijk onder meer om partijen (Bacardi en [A]) die ook tegenover elkaar staan in de zaak Mevi/Bacardi die voor het Haagse hof aanleiding is geweest om over de merkenrechtelijke consequenties van de AGP-status prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU en in de zaak Bacardi/[A] die al door hetzelfde hof is aangehouden totdat het HvJ EU zijn prejudiciële vragen heeft beantwoord. Het gaat in de onderhavige procedure niet alleen om diezelfde partijen maar ook om dezelfde rechtsvragen als in de hiervoor genoemde procedures spelen. Daarbij geldt dat de feitelijke toedracht zo niet gelijk is dan toch grote overeenstemming vertoont met de hiervoor genoemde procedures.

Daar komt bij dat bij de beoordeling in de onderhavige procedure van belang is of [A] dwangsommen heeft verbeurd doordat zij niet volledig heeft voldaan aan alle onderdelen van het eindvonnis 2011. Nu van dat vonnis hoger beroep is ingesteld, zou vernietiging van (onderdelen van het dictum van) het eindvonnis 2011 plaats kunnen vinden. Ook in verband met de beoordeling van de vraag of [A] dwangsommen heeft verbeurd is een aanhouding derhalve aangewezen.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de verdere behandeling van de zaak aanhouden tot na de beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi-zaak voor het Haagse hof en het eindarrest in het hoger beroep van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011. Het komt de rechtbank dienstig voor dat partijen zich eerst nadien bij akte uitlaten over de gevolgen van het arrest van het HvJ EU en het Haagse hof, zodat het bij brief van 19 december 2014 gedane verzoek wordt afgewezen.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De rechtbank

weigert het verzoek van partijen Bacardi toe te staan nieuw bewijs in het geding te brengen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot na de beantwoording van het HvJ EU van de prejudiciële vragen in de Mevi-Bacardi-zaak voor het Haagse hof en het eindarrest in het hoger beroep van het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011;

bepaalt dat de meest gerede partij de zaak nadien weer kan opbrengen.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers, mr. J.Th. van Walderveen en mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2015.