Rb. Den Haag, 07-07-2017, nr. C/09/525720 / KG ZA 17-98

Hennessy c.s. vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. JMN, LB11, Delicasea en KFW te bevelen om elke inbreuk op de in de dagvaarding vermelde merken van Hennessy c.s. in Nederland (en voor JMN in de Europese Unie) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het aanbieden, (doen) invoeren, (doen) verhandelen en ter verhandeling in voorraad (doen) hebben van producten voorzien van de merken

waarvan door de betreffende gedaagde niet is aangetoond dat deze bij voortduring een T1 status hebben gehad en/of dat deze door of met toestemming van Hennessy c.s. in de EER in de handel zijn gebracht en/of waarvan de productcodes zijn verwijderd, alsmede te staken en gestaakt te houden het (doen) decoderen en het (doen) aanbrengen en/of (doen) verwijderen van tekens die gelijk zijn aan de hier per gedaagde vermelde merken van Hennessy c.s. op waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven,

II. JMN, LB11, DelicaSea en KFW te bevelen om aan de advocaat van Hennessy c.s. een afschrift te verstrekken van de in de dagvaarding in 11.14 vermelde bescheiden, waarbij zij de bescheiden kunnen ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens die geen verband houden met de door Hennessy c.s. gestelde merkinbreuk en/of het gestelde onrechtmatige handelen door deze informatie zwart te maken alvorens het gevraagde afschrift te verstrekken en hen te veroordelen om te gedogen dat een door Hennessy c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door hen verstrekte afschriften nagaat in de ten laste van hen in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie,

III. althans in goede justitie op te leggen voorzieningen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente.

Aan deze vordering legt Hennessy c.s. – samengevat – het volgende ten grondslag.

Uit diverse bewijsmiddelen (en mede uit de daarin door VCKG gebruikte productcodes) volgt dat LB11, JMN, DelicaSea en KFW al jaren lang op grote schaal inbreuk maken op de merken van Hennessy c.s. door (al dan niet gedecodeerde) Hennessy-producten in te voeren, te (doen) invoeren, in voorraad te houden ter verhandeling, aan te bieden, in de handel te brengen, te (doen) decoderen en/of de Hennessy-merken te gebruiken in zakelijke stukken. Tijdens de beslaglegging ten laste van gedaagden heeft Hennessy c.s. een grote professionele decodeerfaciliteit aangetroffen in de directe omgeving van [A]. Decoderen levert niet alleen een merkinbreuk op maar vormt – met betrekking tot uitgeputte Hennessy-producten – ook een gegronde reden voor verzet tegen verdere verhandeling.

LB11 heeft zonder toestemming van de betreffende merkhouders gebruik gemaakt van de merken HENNESSY, MÖET & CHANDON, GLENMORANGIE, BELVEDERE en ARDBEG, hetgeen behoudens tegenbewijs een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo2.en artikel 20 lid 1 sub a BVIE3..

JMN heeft in de afgelopen jaren zonder toestemming van de betreffende merkhouders gebruik gemaakt van de merken ARDBEG, BELVEDERE, GLENMORANGIE, HENNESSY, DOM PERIGNON, KRUG, MOËT & CHANDON en VEUVE CLICQUOT, hetgeen behoudens tegenbewijs een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 20 lid 1 sub a BVIE.

DelicaSea heeft in de afgelopen jaren zonder toestemming van de betreffende merkhouders gebruik gemaakt van de merken ARDBEG, BELVEDERE, HENNESSY, GLENMORANGIE, MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON en VEUVE CLICQUOT, hetgeen behoudens tegenbewijs een inbreuk vormt op de betreffende merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 20 lid 1 sub a BVIE.

KFW is de centrale werkmaatschappij in de divisie Champagnes and Wines van de Van Caem Klerks Group. Volgens de website van de Van Caem Klerks Group handelt zij onder meer in champagnes. Het is dan ook aannemelijk dat de prijslijsten over maart-april en mei-juni 2016 die zijn beschreven in 2.20 en 2.21 (mede) van haar afkomstig zijn en dat zij de op die prijslijsten vermelde (gedecodeerde en/of niet voor de Europese markt bestemde) champagnes met de merken MÖET & CHANDON, VEUVE CLICQUOT, DOM PERIGNON en KRUG in Nederland ter verhandeling in voorraad heeft gehouden, heeft aangeboden en verhandeld.

Gelet op de grootschaligheid van de hiervoor vermelde inbreuken, heeft Hennessy c.s. een spoedeisend belang bij oplegging van de gevorderde inbreukverboden. Daarnaast heeft Hennessy c.s. een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde inzage. De gevorderde inzage richt zich op documenten van VCKG die verband houden met de hiervoor beschreven gestelde merkinbreuken en alle andere merkinbreuken die VCKG op de Hennessy-merken heeft gemaakt in de periode vanaf 1 januari 2003 tot de datum van betekening van het vonnis.

Deze inzage is van belang voor de door Hennessy c.s. in de bodemprocedure in te stellen (hoofd)vorderingen, want thans heeft zij onvoldoende inzicht om de inbreukmakende handelingen en de omvang ervan definitief te kunnen vaststellen en om helderheid te krijgen over de onderlinge taakverdeling van gedaagden. Hennessy c.s. heeft voorts een spoedeisend belang bij het verkrijgen van informatie over de herkomst en distributiekanalen van in bewijsmiddelen vermelde (inbreukmakende) producten. Met die laatste informatie kan Hennessy c.s. zo spoedig mogelijk optreden tegen mogelijke rechtsopvolgers van gedaagden die de inbreukmakende producten verder kunnen verspreiden of zelfs aan consumenten kunnen verkopen.

VCKG voert gemotiveerd verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat zij bevoegd is tot kennisname van het geschil in conventie en in reconventie, op de volgende gronden.

Voor zover de vorderingen van Hennessy c.s. gebaseerd zijn op de gestelde inbreuk op de in 2.2 vermelde Uniemerken en internationale merkregistraties met gelding in de EU, volgt deze bevoegdheid uit de artikelen 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 1, 103 lid 1 en (voor de internationale merkregistraties) 145 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu gedaagden in Nederland zijn gevestigd. Deze bevoegdheid strekt zich uit over de gehele Europese Unie.

Voor zover de vorderingen van Hennessy c.s. zijn gegrond op inbreuk in Nederland op Beneluxmerken of internationale merkregistraties met gelding in de Benelux, is aan te nemen dat de voorzieningenrechter bevoegd is wegens verknochtheid met de gestelde inbreuk op de aan deze merken identieke en voor dezelfde waren ingeschreven Uniemerken, of (met betrekking tot de BELVEDERE merken) sprake is van een zodanige samenhang feitelijk en rechtens dat dat een gezamenlijke beoordeling in kort geding vraagt. Daarnaast kan de bevoegdheid worden gegrond op de stelling van Hennessy c.s. dat VCKG inbreuk maakt op haar merkrechten door het aanbieden van Hennessy-producten aan afnemers in de hele Benelux middels mailings met prijslijsten en derhalve ook in dit arrondissement. Bij dit alles neemt de voorzieningenrechter nog in aanmerking dat VCKG de relatieve bevoegdheid niet heeft bestreden.

Spoedeisend belang

Bij de beoordeling van het spoedeisend belang staat voorop dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op merkrechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij het gevraagde verbod dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. Volgens rechtspraak van deze rechtbank in kort geding in IE-zaken kan stilzitten van de eisende partij ertoe leiden dat het spoedeisend belang aan haar verbodsvordering komt te ontvallen4.. Dit zal het geval zijn indien dit stilzitten langere tijd heeft aangehouden en er geen (nieuwe) feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat na dat tijdsverloop oplegging van de gevraagde voorziening (alsnog) gerechtvaardigd is.

Voor zover Hennessy c.s. haar verbodsvorderingen gebaseerd heeft op de gestelde inbreuk met betrekking tot de op 30 augustus 2016 ten laste van LB11 in beslag genomen partijen Hennessy-producten (zie 2.25) en de prijslijsten over maart-april en mei-juni 2016 (zie 2.20 en 2.21) is het vereiste spoedeisend belang aanwezig. Hetzelfde geldt voor de stocklist gedateerd op januari 2017 (zie 2.12), voor zover aangenomen kan worden dat die stocklist ook is gebruikt omstreeks of na de datum van datering, wat door JMN wordt betwist. Voor zover de stakingsvorderingen zien op andere handelingen die vóór 2016 hebben plaatsgevonden, ontbreekt het spoedeisend belang in de zin dat die handelingen niet meer zelfstandig een verbod rechtvaardigen. Zij kunnen wel worden betrokken bij de beoordeling met betrekking tot bijvoorbeeld de duur of de omvang van een recentere inbreuk.

Met betrekking tot de spoedeisendheid van de gevorderde exhibitie geldt het volgende. Hennessy c.s. stelt dat zij een spoedeisend belang heeft bij de exhibitie om haar bewijspositie te versterken voor de bodemprocedure waarin zij (onder andere) staking van de gestelde merkinbreuken door VCKG, alsmede afdracht van winst vordert. Daarnaast beoogt zij na te gaan waar de gestelde inbreukmakende producten zijn gebleven om verdere inbreuken en schade te voorkomen. Het enkele feit dat er door Hennessy c.s. reeds een bodemprocedure is ingesteld, brengt niet mee dat Hennessy c.s. niet-ontvankelijk is in haar exhibitie-vordering in kort geding. Daarmee is ook het spoedeisend belang bij deze vordering in beginsel gegeven. VCKG heeft dat ook niet betwist, maar stelt wel vraagtekens bij het spoedeisend belang van Hennessy c.s. ten aanzien van de door Hennessy c.s. gevorderde bescheiden. Het gegeven dat tussen partijen een bodemprocedure aanhangig is kan wel een rol spelen bij de vraag of sprake is van de vereiste spoedeisendheid van het belang bij de in kort geding gevorderde bescheiden5.. De voorzieningenrechter zal dat bij de materiële beoordeling van de gevorderde exhibitie beoordelen.

Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Hennessy c.s., in ieder geval voor een deel van haar vorderingen, voldoende spoedeisend belang heeft om in deze procedure te worden ontvangen.

In het navolgende zal de voorzieningenrechter per gedaagde de vorderingen aan de hand van de ten aanzien van die gedaagde in de dagvaarding gestelde inbreukmakende handelingen beoordelen, behoudens voor zover uit het navolgende anders blijkt. Voor zover Hennessy c.s. in haar productie 21, waarin zij per merk een schematisch overzicht van inbreukmakende handelingen heeft opgenomen, nog andere inbreuken heeft vermeld, wordt daaraan voorbij gegaan. Ten aanzien daarvan heeft Hennessy c.s. niet voldaan aan haar stelplicht.

KFW

Hennessy c.s. heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat KFW handelingen heeft verricht die merkinbreuk zouden vormen. Uit het in 2.13 beschreven e-mail verkeer volgt slechts dat KFW interesse had in aankoop van een partij Hennessy-producten van JMN uit India, maar niet (zoals Hennessy c.s. betoogt en VCKG betwist) dat zij die goederen heeft ingevoerd in de EU of dat de goederen noodzakelijkerwijs ingevoerd zouden worden. Dat kan in ieder geval niet worden afgeleid uit het enkele feit dat de vermelde productcodes ook zijn gebruikt binnen de Van Caem Klerks Groep voor hetzelfde type product met T2-status. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, is niet aannemelijk dat er binnen de Van Caem Klerks Groep bij wijziging van de douane-status van een product een andere interne artikelcode aan dat product wordt toegekend. De vermelde interne codes vormen derhalve geen aanwijzing dat het om verhandeling van ingevoerde of noodzakelijkerwijs in te voeren goederen ging.

Hennessy c.s. heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat KFW betrokken was bij enige andere concreet door haar gestelde transactie. Dat KFW volgens de website van de Van Caem Klerks Group (zie 2.3) handelt in ‘fine wines and champagnes’, is niet genoeg om het gebruik van de prijslijsten beschreven in 2.20 en 2.21 aan deze rechtspersoon toe te dichten. Dit geldt temeer nu KFW gemotiveerd heeft gesteld dat zij weliswaar in wijn handelt, maar niet zozeer in wat zij noemt ‘branded’ champagnes. Jegens KFW zullen daarom alle vorderingen worden afgewezen.

JMN

Ten aanzien van JMN heeft Hennessy c.s. slechts één recente handeling gesteld, de stocklist gedateerd op 4 januari 2017. JMN heeft gemotiveerd betwist dat deze lijst recent is. Volgens JMN is zij al jaren niet meer actief en dateert de lijst uit 2012. Zij heeft daartoe gewezen op de gebruikte productcodes, die – naar zij onweersproken heeft gesteld – niet meer worden gebruikt binnen de Van Caem Klerks Group, en naar de documentgeschiedenis waaruit volgt dat het document laatstelijk in 2012 is gewijzigd. De datum vermeld op de door Hennessy c.s. overgelegde lijst betreft een automatisch gegenereerde afdrukdatum, aldus JMN. Hoewel dat vervolgens wel op haar weg lag, heeft Hennessy c.s. geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen volgen dat deze lijst wel van recente datum is of recent nog door JMN is gebruikt. Ook overigens kan Hennessy c.s. niet worden gevolgd in haar stelling dat JMN nog altijd actief is. Anders dan Hennessy c.s. betoogt, kan uit de in 2.11 weergegeven verklaring niet worden afgeleid dat JMN over de eerste 10 maanden van 2016 een omzet van 1,4 miljoen had. Die verklaring ziet op het bepalen van een kostenpercentage voor een periode in 2011/2012. VCKG heeft betoogd dat daarbij de kosten binnen de Van Caem Klerks Group over 2016 ter vergelijking hebben gediend, niet die van JMN afzonderlijk. De betreffende verklaring vormt zodoende geen bewijs van enige omzet van JMN in 2016. Nu uit niets blijkt dat JMN nog actief is, laat staan dat zij recentelijk voor Hennessy c.s. relevante handelingen heeft verricht, is er geen plaats voor oplegging van het gevorderde inbreukverbod.

Op dezelfde gronden is er ook geen redelijk vermoeden dat JMN recent inbreukmakende handelingen heeft verricht. JMN heeft voorts gemotiveerd betoogd dat zij geen handelsactiviteiten meer verricht. Om deze redenen heeft Hennessy c.s. geen spoedeisend belang bij exhibitie van de gevraagde gegevens. De bodemprocedure is reeds aanhangig en daarin is een provisionele vordering tot exhibitie ingesteld. Daarmee wijkt deze zaak af van de zaak tussen Hennessy c.s. enerzijds en Top Logistics e.a. anderzijds, waarin deze voorzieningenrechter op 10 april jl. uitspraak deed6.. De verlangde gegevens zijn in de onderhavige zaak in ieder geval niet meer benodigd voor het bepalen of een procedure jegens JMN opportuun is, noch voor de voorbereiding van de dagvaarding. Niet valt in te zien waarom van Hennessy c.s. niet kan worden gevergd dat zij de uitkomst van de exhibitievordering in de bodemprocedure afwacht. De gevorderde gegevens stelt zij immers nodig te hebben voor de verdere inhoudelijke behandeling van die zaak. Derhalve heeft zij ze pas nodig nadat is beslist in het exhibitie incident. Bovendien heeft Hennessy c.s. bewijsbeslag gelegd, zodat zij ook niet hoeft te vrezen dat de bescheiden waarvan zij exhibitie verlangt in de tussentijd verloren gaan. Evenmin valt in te zien dat Hennessy c.s. de bescheiden met spoed nodig heeft voor het opsporen van verdere afnemers of om verdere inbreuk en schade te voorkomen. De meest recente gestelde inbreukmakende handelingen dateren van 2013. Aannemelijk is dan ook dat de betreffende goederen reeds zijn gedistribueerd en geconsumeerd. Het tegendeel is in ieder geval niet aannemelijk geworden.

Gelet op dit een en ander brengt een belangenafweging mee dat Hennessy c.s. geen belang heeft reeds nu, voordat daarover ten gronde is geoordeeld in het ingestelde incident in de bodemprocedure, afschrift van bescheiden van JMN te verkrijgen.

DelicaSea

Hennessy c.s. stelt dat DelicaSea in de jaren 2012 tot en met 2014 met betrekking tot Hennessy-producten een reeks aan inbreukmakende handelingen (aanbieden, verhandelen, op voorraad houden, decoderen) heeft verricht. De recentste aan DelicaSea verweten transacties betreffen die aan [B] in 2014 (zie 2.18) en die aan Park & Shop in 2013 (zie 2.15). Hoewel de gestelde transacties de nodige vragen oproepen, levert dat evenwel geen spoedeisend belang op voor toewijzing van het gevorderde verbod. Volgens DelicaSea verricht zij nagenoeg geen handelsactiviteiten meer. Nog daargelaten dat DelicaSea verweer heeft gevoerd tegen de gestelde inbreuken, is tegen die achtergrond niet aannemelijk geworden dat sprake is van thans nog dreigende inbreuken, die oplegging van een inbreukverbod rechtvaardigen. Hennessy c.s. heeft bovendien niet duidelijk gemaakt waarom zij nu pas een verbod vordert voor dit handelen in 2012 tot en met 2014.

Net zoals is overwogen ten aanzien van JMN, valt ook niet in te zien welk spoedeisend belang Hennessy c.s. heeft om, vooruitlopend op het incident in de bodemprocedure, te beschikken over nadere gegevens over de gestelde inbreukmakende transacties en eventuele andere (inbreukmakende) transacties van DelicaSea met Hennessy-producten.

LB11

Tussen Hennessy en MHCS enerzijds en LB11 anderzijds is niet in geschil dat de in augustus 2016 bij [A] in beslag genomen partijen HENNESSY en MOET & CHANDON (zie 2.25) op T2 in Nederland in voorraad werden gehouden ter verdere verhandeling door LB11. Anders dan VCKG betoogt, vormt dat een voorbehouden handeling in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo (en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE) en daarmee in beginsel een inbreuk op de merkrechten van de betreffende merkhouders. Dat geldt ook voor zover LB11 de goederen in voorraad hield met het oogmerk de goederen uit te voeren.

Tot haar verweer heeft LB11 subsidiair aangevoerd dat de merkrechten van de betreffende producten waren uitgeput, omdat de merkhouders (Hennessy en MHCS) de producten binnen de EER op T2 hebben afgeleverd aan hun afnemers en ze daarmee zelf binnen de EER in de handel hebben gebracht. Hiertegenover heeft Hennessy c.s. betoogd dat deze producten niet door haar in de EER in de handel zijn gebracht, omdat de levering is geschied met het duidelijke oogmerk om de producten buiten de EER te brengen. Dit blijkt volgens Hennessy c.s. uit het feit dat de afnemers buiten de EER zijn gevestigd, het feit dat de intended port of destination buiten de EER ligt, de verkoop onder de leveringsvoorwaarde ‘FCA’ en het bijgevoegde certificat d’origine, dat alleen bij export van belang is.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter slaagt het beroep op uitputting van LB11. De betreffende producten zijn immers feitelijk door Hennessy c.s. binnen de EER verkocht en geleverd aan derden. Hennessy c.s. heeft daarmee in de EU de eerste verhandeling van de van de merken voorziene producten gecontroleerd en de economische waarde van haar merken gerealiseerd7.. Dat deze derden zelf niet statutair gevestigd zijn in de EER staat daar niet aan in de weg. Ook buiten de EER gevestigde rechtspersonen kunnen immers deelnemen aan het communautaire handelsverkeer. Dat de leveringen hebben plaatsgevonden met het doel de producten buiten de EER in de handel te brengen, staat er evenmin aan in de weg. Na de levering kon Hennessy c.s. die doelstelling immers niet meer controleren. Ook het feit dat de goederen zijn geleverd op leveringsvoorwaarden ‘FCA’, wat volgens Hennessy c.s. inhoudt: “requires the seller to clear the goods for export”, maakt dat niet anders. Deze voorwaarde betekent niet dat Hennessy c.s. de goederen heeft uitgevoerd, slechts dat ze alle formaliteiten heeft verricht die export mogelijk maken. Het staat de koper echter, naar de voorzieningenrechter begrijpt, vrij de goederen vervolgens al dan niet uit te voeren.

Dat dit Hennessy c.s. zou dwingen zelf zorg te dragen voor de uitvoer van haar in de EU geproduceerde goederen en daarmee zelf de daarmee gemoeide kosten zou dienen te dragen, lijkt voorshands een juiste conclusie. Volgens partijen is het namelijk niet mogelijk om in de EU geproduceerde goederen op T1 te plaatsen. Dat die gevolgen haaks zouden staan op de bedoeling van de Europese wetgever met het Europese uitputtingsbeginsel, ziet de voorzieningenrechter echter niet in. Als de goederen bedoeld zijn voor export, is het aan de merkhouder om er voor te zorgen dat hij de controle houdt over die goederen totdat ze zijn uitgevoerd. Het betoog van Hennessy c.s. dat het criterium ‘door de merkhouder of met zijn toestemming in de handel gebracht’ als bedoeld in artikel 13 lid 1 UMVo en artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn8.(Mrl) niet op dezelfde wijze uitgelegd kan worden als het door een derde ‘in de handel brengen’ in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Zowel de UMVo als de Mrl bevatten geen aanwijzing dat de voorbehouden handeling bestaande uit het ‘in de handel brengen’ in artikel 9 lid 3 sub b UMVo en 5 lid 3 sub b Mrl anders uitgelegd moeten worden als het gaat om een handeling van de merkhouder dan als het gaat om een handeling door een derde.

Voor zover Hennessy c.s. nog heeft gesteld dat de in beslag genomen partijen gedecodeerde producten betreffen, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. Dat deze producten waren gedecodeerd volgt in ieder geval niet uit het proces-verbaal. Het proces-verbaal doet juist vermoeden dat deze partijen niet waren gedecodeerd, aangezien de deurwaarder en Hennessy c.s. stellen dat zij aan de hand van de gebruikte codes hebben vastgesteld tot welke partijen deze goederen behoorden en dat ze bestemd waren voor export. Vooralsnog is dan ook niet aannemelijk geworden dat Hennessy c.s. zich om die reden tegen verdere verhandeling van de betreffende producten kan verzetten.

Voorshands vormen de op 30 augustus 2016 in beslag genomen partijen Hennessy-producten derhalve geen inbreuk op de Hennessy-merken, zodat zij geen grond vormen voor oplegging van een verbod of exhibitie.

Hennessy c.s. stellen daarnaast dat LB11 inbreuk maakt op haar merkrechten door het gebruik van de Hennessy-merken in prijslijsten van maart-april en mei-juni 2016 (zie 2.20 en 2.21) en het invoeren, verhandelen en daartoe in voorraad houden van de in die prijslijsten vermelde goederen. LB11 heeft verklaard dat deze prijslijsten van haar afkomstig zijn en zij heeft niet betwist dat deze lijsten zijn verstrekt aan een in de EER gevestigde handelaar, zodat daarvan zal worden uitgegaan. Dat de in deze lijsten vermelde Hennessy-merken zijn gebruikt in stukken voor zakelijk gebruik is evenmin betwist. Het verweer van LB11 dat dergelijk gebruik alleen een inbreuk behelst, indien (verhandeling van) de onderliggende goederen inbreuk maakt, kan niet worden gevolgd. Gebruik in zakelijke stukken kan immers inbreukmakend zijn ongeacht of er een daadwerkelijke voorraad is, als het gebruik plaats vindt ter onderscheiding van waren van LB119.. Bij het gebruik op prijslijsten die dienen voor de verkoop van producten door LB11 is daarvan naar voorlopig oordeel sprake.

Het gebruik in zakelijke stukken is evenwel toegestaan als het gebruik dient om reclame te maken voor goederen die geen inbreuk maken, indien en voor zover er sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel (vgl. Dior/Evora)10.. Naar voorlopig oordeel rust op degene die zich op artikel 12 UMVo beroept de bewijslast dat hij reclame maakt voor uitgeputte goederen, of dat hij anderszins een geldige reden heeft voor het merkgebruik (bijvoorbeeld omdat het gebruik alleen T1-goederen betreft). Dat daarvan sprake is met betrekking tot de merken die in de prijslijsten zijn genoemd, is gesteld noch gebleken. De lijsten bevatten ook geen voorbehoud ten aanzien van de douanestatus en ook geen beperking in de afzetmarkt. Het gebruik van de merken in deze prijslijsten vormt daarmee een inbreuk op de merkrechten die daarin worden genoemd. Dat dat LB11 mogelijk dwingt andere prijslijsten te hanteren al naar gelang partijen binnen of buiten de EER handelen, of om daarin aanvullende informatie op te nemen, vormt naar voorlopig oordeel geen grond voor een uitzondering op dit systeem. Voor bedrijven die actief zijn in de ‘internationale handel’ bestaat in zoverre niet een apart merkenrechtelijk regime onder de UMVo of het BVIE.

Een inbreukverbod voor LB11 voor het gebruik in zakelijke stukken van de merken ten aanzien waarvan Hennessy c.s. dat heeft gevorderd (HENNESSY, MOET & CHANDON, GLENMORANGIE, BELVEDERE en ARDBEG) is daarmee gerechtvaardigd. Zoals gevorderd heeft dit verbod uitsluitend gelding voor Nederland. Bij exhibitie van de lijst zelf heeft Hennessy c.s. geen belang, aangezien zij daarover reeds beschikt.

Aannemelijkheid van inbreuk door gebruik van merken in zakelijke stukken kan een aanwijzing vormen voor gebruik van de betreffende merken door verhandeling of invoer in de EER van waren voorzien van die merken, maar betekent niet zonder meer dat ook sprake is van dergelijk gebruik11.. Hennessy c.s. vordert ook een verbod op grond van merkinbreuk door het in de handel brengen, daartoe in voorraad houden en/of invoeren van Hennessy-producten door LB11, zodat de voorzieningenrechter na zal gaan of ook zodanig inbreukmakend handelen voorshands aannemelijk is.

VCKG heeft bij akte voorafgaand aan de zitting bestreden dat de betreffende prijslijsten door KFW werden gebruikt, door te betogen dat het prijslijsten van LB11 waren. Alhoewel Hennessy c.s. vervolgens pas ter zitting heeft gesteld dat deze prijslijsten een inbreuk van LB11 vormden, zal de voorzieningenrechter (in afwijking van hetgeen is overwogen in 4.6) deze stelling bij de beoordeling betrekken. LB11 kon immers voorzien dat Hennessy c.s. naar aanleiding van haar eigen verweer deze stelling zou gaan innemen en heeft dat ook voorzien. In de akte heeft zij alvast betwist dat zij inbreuk maakte.

Uit een vergelijking van de in 2.20 en 2.21 weergegeven prijslijsten volgt voorshands dat LB11 in de periode tussen maart en mei 2016 van alle Hennessy-merken producten in voorraad heeft gehad, heeft ingekocht en verkocht. Volgens LB11 gaat het daarbij óf om transito-goederen of om uitgeputte goederen, zodat van inbreukmakende handelingen geen sprake is geweest. Zij heeft deze verweren echter niet met stukken onderbouwd en betoogt dat zij daartoe ook niet gehouden is, omdat het eerst aan Hennessy c.s. is om te stellen en zo nodig te bewijzen dat er sprake is van een voorbehouden handeling. Volgens VCKG draagt Hennessy c.s. daarbij ook de bewijslast dat de goederen in de EU in het handelsverkeer zijn gebracht of noodzakelijkerwijs worden gebracht en dat er (derhalve) geen sprake is van transito-goederen.

Naar voorlopig oordeel vormt niet alleen het verweer dat de merkrechten van de goederen zijn uitgeput maar ook het verweer dat het om transito-goederen gaat, een exceptief verweer waarvan de bewijslast op VCKG rust. Dat is ook de lijn van jurisprudentie van het Gerechtshof Den Haag en deze rechtbank in twee bodemprocedures12.. Daarvan uitgaande volstaat een stelling van de merkhouder dat er voorbehouden handelingen zijn verricht met betrekking tot goederen die zich fysiek op het grondgebied van de EU bevinden. Aan die stelplicht heeft Hennessy c.s. in deze zaak voldaan. Pas indien aannemelijk is gemaakt dat het om transito-goederen gaat, dient de merkhouder te stellen dat die noodzakelijkerwijs in de EU in het verkeer zullen worden gebracht.

LB11 heeft echter nagelaten om haar verweer, dat het bij de transacties die uit de prijslijsten zijn af te leiden telkens gaat om T1-goederen of om uitgeputte goederen, met stukken te onderbouwen. Nu LB11 in haar akte voorafgaand aan de zitting dat verweer al heeft gevoerd en daarbij anticipeerde op de stelling van Hennessy c.s. dat LB11 inbreuk maakte als niet KFW maar zij de verspreider van deze prijslijsten was, had het op de weg van LB11 gelegen die onderbouwing al te geven. Dat betekent dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat het bij de betreffende transacties ging om transito-goederen of uitgeputte goederen, zodat de inbreuk voldoende aannemelijk is. Er is derhalve ook grond voor toewijzing van een verdergaand verbod op basis van de uit deze prijslijsten af te leiden transacties en voorraden ten behoeve daarvan.

Uit het voorgaande volgt dat aan het voor exhibitie vereiste redelijk vermoeden van inbreuk met betrekking tot de in deze prijslijsten vermelde partijen ook is voldaan. Voorts is bij deze prijslijsten sprake van relatief recente transacties, zodat Hennessy c.s. nog een spoedeisend belang heeft bij exhibitie daarvan, omdat de betreffende goederen zich mogelijk nog in het handelsverkeer bevinden. De gevorderde exhibitie jegens LB11 is derhalve toewijsbaar voor zover het gaat om bescheiden die betrekking hebben op de in de betreffende prijslijsten vermelde partijen goederen.

Hennessy c.s. vordert (voor zover voor de onderhavige inbreuk relevant) afschrift van:

- documenten van LB11 die verband houden met de invoer in en/of uitvoer uit de Unie en documenten die verband houden met de douanestatus van de betreffende partijen;

- in- en verkoopfacturen die verband houden met de in- en verkoop van de betreffende partijen.

Anders dan VCKG betoogt, zijn deze bescheiden voldoende bepaald.

Voor zover deze bescheiden vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten die geen verband houden met de voorshands als aannemelijk beoordeelde inbreuk, is VCKG gerechtigd die gegevens onleesbaar te maken. Voor een verdergaande beperking van de exhibitie, waarbij VCKG gerechtigd is alle gegevens onleesbaar te maken die geen verband houden met de gestelde inbreuk bestaat geen grond. LB11 is op grond van artikel 843a Rv niet slechts gerechtigd tot exhibitie van specifieke gegevens, maar tot bescheiden met die informatie, zodat er voldoende grond is voor exhibitie van overige gegevens in die bescheiden.

De vordering om een onafhankelijke derde te laten controleren of de exhibitie juist en volledig is verricht zal eveneens worden toegewezen op de wijze als in het dictum vermeld. De daarbij door VCKG verzochte geheimhoudingsplicht is eveneens toewijsbaar als na te melden.

Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn waarop de exhibitie moet worden verricht worden bepaald op een termijn van tien weken.

Slotsom en proceskosten

In haar exhibitie-vorderingen heeft Hennessy c.s. naast bescheiden die verband houden met de gestelde merkinbreuken, ook nog bescheiden gevorderd die verband houden met ‘het gestelde onrechtmatig handelen’ door VCKG. In de dagvaarding zijn echter slechts merkinbreuken gesteld. Voor zover de exhibitie-vorderingen nog op andere rechtsbetrekkingen zouden zien, komen die niet voor toewijzing in aanmerking omdat ze onvoldoende zijn gemotiveerd.

Gelet op het voorgaande worden de vorderingen tegen JMN, DelicaSea en KFW afgewezen. Hennessy c.s. zal daarom als de in het ongelijk gestelde partij jegens deze partijen worden veroordeeld in de proceskosten. Deze gedaagden hebben een hoofdelijke proceskostenveroordeling op basis van 1019h Rv gevorderd. Voorafgaand aan de zitting heeft de advocaat van Hennessy c.s. met kopie aan de advocaat van VCKG de voorzieningenrechter geïnformeerd over een tussen partijen gemaakte proceskostenafspraak. Volgens de e-mail van 30 mei 2017 luidde de afspraak als volgt:

“Partijen hebben afgesproken dat de proceskosten ex art 1019h Rv begroot worden op € 60.000 (totaal, dus voor alle eisers resp. gedaagden gezamenlijk).”

Op grond van deze afspraak begroot de voorzieningenrechter de totale kosten van VCKG op dit bedrag. Aangezien hoofdelijkheid geen onderdeel is van deze afspraak en partijen blijkens het verhandelde ter zitting op dit punt een verschil van inzicht hebben, worden de kosten van iedere gedaagde begroot op € 15.000,-. Deze proceskostenveroordeling zal, zoals door VCKG is verzocht, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

De vorderingen van Hennessy c.s. tegen LB11 worden deels toegewezen, zodat LB11 in die verhouding moet worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Op grond van de in 4.35 weergegeven afspraak begroot de voorzieningenrechter de totale kosten van Hennessy c.s. in de procedure jegens LB11 op € 15.000,-. Deze proceskostenveroordeling zal, zoals verzocht, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. De vordering tot vergoeding van wettelijke rente over dit bedrag is eveneens toewijsbaar.