Rb. Dordrecht, 19-04-2012, nr. 96503 - KG ZA 12-18

Aan haar vorderingen leggen ABB c.s. het volgende ten grondslag.

ABB c.s. stelt dat zij spoedeisend belang heeft bij haar vordering en zij onderbouwt deze stelling als volgt.

Als gevolg van de inbreuk leiden ABB c.s. substantiële schade in de vorm van gederfde omzet en zij dreigen verdere schade te leiden. Met het gevorderde bewijsmateriaal kunnen de inbreuken een halt toe geroepen worden. ABB c.s. kunnen hun rechtspositie bepalen met betrekking tot de inbreuk op hun octrooien in landen waar deze octrooien van kracht zijn en om haar inbreukstellingen in procedures in Duistland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische republiek, China, Japan, Korea, de Verenigde Staten, Nederland en/of andere landen. Vorderingen tot afgifte van bewijs zijn, evenals vorderingen tot staking van octrooi- inbreuk, naar hun aard spoedeisend.

Ter zitting is nog namens ABB c.s. aangevoerd dat een aanzienlijke toename in de vraag naar inbreukmakende producten te verwachten is als gevolg van de levensduur van de betreffende turbochargers. De producten volgens EP 027 leiden in de praktijk tot een significante levensduur van de producten en een significant verminderde noodzaak voor onderhoud.

Primair is de vordering gebaseerd op artt 843a Rv jo 1019a Rv, subsidiair op art 843a Rv en meer subsidiair op art 22 Rv.

Het verweer in conventie

De conclusie van TurboNed c.s. strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van ABB c.s. in de overeenkomstig art. 1019h Rv volledige kosten van het geding. Voor zover nodig wordt hieronder op haar standpunten ingegaan.

De vordering in reconventie

TurboNed c.s. vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de monsterneming en het conservatoir bewijsbeslag, alsmede de gerechtelijke bewaring, met onmiddellijke ingang vanaf de dag van betekening van het vonnis althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, en ABB c.s. overeenkomstig artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige kosten van de procedure.

TurboNed c.s. leggen aan hun vordering tot opheffing van het gelegde bewijsbeslag het volgende ten grondslag.

De conclusie van ABB c.s. strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van TurboNed c.s. in volledige proceskosten ex art. 1019h Rv.

Voor zover nodig wordt hieronder op haar standpunten ingegaan.

De beoordeling van het geschil

Rechtsmacht

Aangezien gedaagde partijen in Nederland zijn gevestigd heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht (artt. 2 EEX Verordening).

in reconventie

De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen, indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag. Hierna worden de door TurboNed c.s. aangevoerde opheffingsgronden besproken.

ad a. Artikel 21 Rv

Vast staat dat ABB c.s. in het beslagverzoek geen melding hebben gemaakt van de herroeping van DE 673 en evenmin hebben zij in de kort geding dagvaarding het verkregen verlof tot het leggen van verhaalsbeslag vermeld. Dit leidt echter niet tot opheffing van het beslag wegens verzwijging in strijd met artikel 21 Rv.

Het feit dat verlof is verleend om conservatoir verhaalsbeslag te leggen is niet van invloed op het in dit kort geding te nemen beslissing over opheffing van het bewijsbeslag.

De verzwijging van het feit dat DE 673 is herroepen verdient bepaald geen schoonheidsprijs, maar de verplichting van art. 21 Rv om de relevante feiten volledig te vermelden behelst in beginsel niet een algemene verplichting om alle (mogelijkerwijs) relevante feiten en bescheiden in het geding te brengen. Deze bepaling is met name bedoeld om te voorkomen dat deze door een procespartij zo worden geselecteerd, dat er sprake is van een onvolledigheid die in feite onwaarheid oplevert. Dat zo’n selectie heeft plaatsgevonden kan niet worden aangenomen, nu het beslagverzoek is gebaseerd op andere octrooien dan DE 673.

ad b. Geen basis in Richtlijn en/of titel 15 Rv

TurboNed c.s. wijzen op het feit dat ABB c.s. in Nederland niet over enig communautair of nationaal intellectueel eigendomsrecht beschikken; ABB c.s. hebben geen octrooirecht in Nederland. Volgens TurboNed c.s. vindt het bewijsbeslag in een geval als dit geen basis in de Handhavingsrichtlijn en titel 15 Rv. Volgens haar is de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn en titel 15 Rv beperkt tot handhaving van in Nederland geldende octrooirechten.

Strikt genomen valt de handhaving van buitenlandse octrooirechten inderdaad niet onder titel 15 Rv, nu dergelijke rechten in artikel 1019 Rv niet worden genoemd. Titel 15 Rv vormt echter een implementatie van de Handhavingsrichtlijn, die beoogt nationale handhavingsregelingen te harmoniseren. Hiermee valt niet te verenigen dat bij grensoverschrijdende inbreuken in een geval als het onderhavige voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat (in dit geval: Nederland) ter uitvoering van de Handhavingsrichtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden. Een richtlijnconforme toepassing van art. 1019 Rv brengt met zich dat titel 15 Rv ook van toepassing moet worden geacht ten behoeve van de handhaving van octrooirechten in andere lidstaten ingevolge de nationale wetgeving van die lidstaat. Zulks in ieder geval nu het gaat om een recht van intellectuele eigendom dat valt onder het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn (vgl. PbEU 2005, L94/37 waarin octrooirechten worden genoemd). Vergelijk voorzieningenrechter Arnhem 1 juni 2007, BIE 2008/2 (Synthon/Astellas) en Hof Den Haag 12jul2011 BR1364 (Yellow Pages/Yell).

De voorzieningenrechter komt tot hetzelfde resultaat wat betreft de handhaving van in derde landen (niet lidstaten) geldende octrooirechten, zulks op basis van toepassing van titel 15 Rv in het licht van de bewoordingen en het doel van het TRIPs-verdrag, in het bijzonder artikel 1 lid 2, 27 e.v. en 50 lid 1 sub (b) van dat verdrag.

ad c. Fundamentele beginselen, rechten en vrijheden

TurboNed c.s. stellen dat, nu ABB c.s. in Nederland geen octrooirechten bezitten, het toekennen van voorlopige handhavingsmaatregelen - zoals het bewijsbeslag - in Nederland in strijd is met het territorialiteitsbeginsel, met het vrije verkeer van waren en diensten, de fundamentele vrijheid van ondernemerschap in de EU, met de fundamentele bescherming van privacy en het fundamentele recht op eigendom.

De aan deze redenering ten grondslag liggende gedachtegang van TurboNed c.s. is dat het toelaten van bewijsbeslag in Nederland leidt tot een kunstmatige uitbreiding van de octrooirechten van ABBc.s. in Nederland. Deze gedachtegang is onjuist. Het feit dat in Nederland bewijsbeslag is gelegd - nu TurboNed c.s. in Nederland zijn gevestigd - leidt slechts tot conservering van bewijs en niet tot bescherming tegen octrooi inbreuk in Nederland.

ad d. Summierlijk ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht

Voorts is de vraag aan de orde of summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door ABB c.s. ingeroepen recht. In dit verband dient zowel de stelling van TurboNed c.s. inhoudende dat ABB c.s. de gestelde inbreuk onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt, als hun stelling dat EP 027 nietig is.

Inbreuk onvoldoende aannemelijk?

De drempel voor het toestaan en de handhaving van het conservatoire bewijsbeslag ligt lager dan de aannemelijkheid van de (dreiging tot) inbreuk die nodig is om in kort geding een verbod tot het maken van inbreuk toe te kunnen wijzen. Het is immers de bedoeling van het conservatoire beslag om feitelijke onderbouwing te kunnen geven aan een inbreuk vordering. Fishing expeditions gebaseerd op volledig ongefundeerde beschuldigingen dienen echter te worden voorkomen. Voorts dient de beoordeling niet slechts te worden gebaseerd op hetgeen door ABB c.s. in hun verzoek tot beslaglegging naar voren is gebracht, maar op alles wat in dit kort geding aannemelijk is geworden. Dit leidt tot de volgende overwegingen.

ABB c.s. baseren de gestelde inbreuk in Duitsland onder meer op een bestelling bij TurboNed Service B.V. door een Duitse onderneming Stefan Patjens GmbH. De Duitse onderneming bestelde een complete lagerset met typeaanduiding TPL77-B12. ABB c.s. hebben onder meer de offerte van TurboNed (Ex Works), gericht aan het Duitse bedrijf, een orderbevestiging en de vrachtpapieren in het geding gebracht. De betreffende bestelling is uitgevoerd op 15 oktober 2010 en de zending is na aflevering in het bijzijn van een notaris geopend en geïnspecteerd. Dit een en ander is niet betwist door TurboNed c.s. en staat derhalve vast. Naar de stelling van ABB c.s., die is onderbouwd met foto’s, voldoet de betreffende set lagers aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 027, zoals gewijzigd. Een en ander maakt de stelling dat inbreuk in Duitsland is gepleegd in het kader van de in dit kort geding aan te leggen maatstaf voldoende aannemelijk. Of daadwerkelijk inbreuk is gepleegd en de uitvoerige daar tegen in gebrachte verweren van TurboNed c.s. zullen in de inbreukprocedure in Duitsland ten gronde moeten worden beoordeeld.

Wat de gestelde inbreuk in de andere landen betreft, zijn de stellingen van ABB c.s. uiterst summier. Zij wijst enkel op het (onbetwiste) feit dat TurboNed c.s. volgens haar eigen website wereldwijd handel drijven, dat zij in de betreffende landen dochterondernemingen en/of lokale partners hebben en dat in de betreffende landen havens en/of elektriciteitscentrales zijn. Aan TurboNed c.s. kan worden toegegeven dat deze feiten en omstandigheden op zichzelf niet voldoende zijn om inbreuk voldoende aannemelijk te maken. Echter, anderzijds moet worden gewezen op de wijze waarop TurboNed c.s. hun betwisting van de gestelde inbreuk in de andere landen inkleden. Zij formuleren dat aldus dat zij betwisten dat zij inbreuk maken op “geldige rechten” (CvE in reconventie alinea 54) of handelen in producten die vallen onder de beschermingsomvang van “geldige octrooiconclusies van ABB” (alinea 74) of onder “geldige octrooirechten van ABB” (alinea 79). Deze formuleringen, in samenhang met het uitgebreide beroep op de ongeldigheid van EP 027, wekken de indruk dat de betwisting van inbreuk door TurboNed c.s. voornamelijk neerkomt op het inroepen van ongeldigheid van octrooirechten, en niet op een betwisting van het verrichten van handelingen in die andere landen die – als de octrooien wel geldig zijn – inbreuk op het octrooirecht opleveren. De eventuele vordering van ABB c.s. moet dan ook niet bij voorbaat kansloos worden geacht.

Ongeldig octrooi?

In het kader van de toetsing of de octrooirechten summierlijk ondeugdelijk zijn, hoeft geen belang te worden gehecht aan het feit dat ABB c.s. geen validaties of vertalingen in het geding hebben gebracht.

Niet is gebleken dat in andere landen dan Duitsland nietigheidsprocedures zijn of worden gevoerd, of dat de betreffende octrooien zijn herroepen. In dit kort geding dient daarom van de geldigheid van de betreffende octrooien in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjechië, China, Amerika, Japan en Korea te worden uit gegaan.

In verband met het beroep op summiere ondeugdelijkheid van het (Duitse deel van) EP 027 geldt het volgende. Zolang het Duitse deel van EP 027 niet is herroepen, heeft ABB Turbo Systems daar een geldig octrooirecht. De voorzieningenrechter heeft op dit moment onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat er een niet te verwaarlozen kans is dat het Duitse deel van EP 027, zoals ABB Turbo Systems dat heeft beperkt en waar zij haar inbreukstelling op baseert, in de Duitse nietigheidsprocedure naar Duits recht nietig wordt geacht. Beide partijen beroepen zich op deskundigenrapporten die de eigen stelling dienaangaande ondersteunen. Het gaat het kader van dit kort geding te buiten om daar nader op in te gaan.

Belangenafweging.

Aan dit alles moet worden toegevoegd dat, zelfs als er een gerede kans aanwezig zou zijn dat ABB c.s. hun vorderingsrecht (inbreuk/geldige octrooirechten) niet hard kunnen maken in een bodemprocedure, dat op zichzelf niet noodzakelijk tot opheffing van het bewijsbeslag moet leiden. Die kans dient immers te worden afgezet tegen het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag (HR 25 november 2005, LJN: AT9060). TurboNed c.s. hebben te weinig gesteld om hun belang bij opheffing zwaarder te doen wegen dan het belang van ABB c.s. bij handhaving van het beslag. TurboNed c.s. hebben de originele bestanden teruggekregen, niet is gesteld of gebleken dat zij in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door de in beslag genomen monsters en de vertrouwelijkheid van de in beslag genomen gegevens is gewaarborgd door de door de voorzieningenrechter in zijn verlof gestelde voorwaarden als bedoeld in art. 1019b lid 4 Rv. Behalve de dag dat de deurwaarder beslag kwam leggen ondervinden TuboNed c.s. betrekkelijk weinig last van het beslag. Van een vexatoir beslag is geen sprake. Een belangenafweging leidt tot handhaving van het gelegde bewijsbeslag.

Ad e. Overige voorwaarden

De voorzieningenrechter heeft de in het beslagrekest onder 62. gestelde vrees voor verduistering van bewijs voldoende aannemelijk geacht. Deze beslissing wordt genomen na summier onderzoek. De enkele stelling van TurboNed c.s. dat zij geen malafide bedrijf is dat bewijs zou verduisteren is onvoldoende om achteraf te oordelen dat de beslissing om hen niet te horen niet juist is geweest.

TurboNed c.s. voeren aan dat het verlof te ruim is geweest en dat ook beslag kon worden gelegd op materiaal dat niet relevant was voor de betrokken inbreuk. Gelet op de uitgebreide omschrijving van de octrooien van ABB c.s. moet het duidelijk zijn geweest dat slechts bewijs verzameld mocht worden van monsters en bestanden die betrekking hadden op inbreuken op een van de in het verzoekschrift gestelde octrooien. TurboNed c.s. weten welke bestanden en welke monsters in beslag zijn genomen, want zij heeft de originele bestanden weer teruggekregen en de monsters zijn omschreven in het exploit van de deurwaarder. Het ligt op de weg van TurboNed c.s. te onderbouwen in hoeverre beslag is gelegd op materiaal dat geen verband houdt met relevante inbreuken. Nu zij in dit opzicht geen helderheid verschaft kan niet worden geoordeeld dat het beslag onrechtmatig is gelegd.

Ad f. Overleg met deurwaarder

ABB c.s. erkennen dat er met de deurwaarder overleg is geweest over de keywords (zoektermen) die gebruikt konden worden voor de selectie van de documenten op relevantie. Dit gegeven is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat ABB c.s. daarmee in strijd met het beslagverlof hebben gehandeld. Dat ABB c.s. daarmee informatie over de inhoud van de in beslag te nemen documenten hebben verkregen, blijkt immers niet.

De conclusie is dat de vordering in reconventie tot opheffing van het bewijsbeslag wordt afgewezen.

in conventie

Voor toewijzing van de vorderingen van ABB c.s. in kort geding dient niet slechts voldaan te zijn aan de voorwaarden van artikel 843a Rv (rechtmatig belang, rechtsbetrekking en bepaalde bescheiden), maar tevens dienen ABB c.c. bij inzage in het bewijs een spoedeisend belang te hebben. De voorzieningenrechter is van oordeel dat op dit moment een dergelijk spoedeisend belang ontbreekt. Het ligt op de weg van ABB c.s. om voldoende feiten en omstandigheden te stellen waaruit blijkt dat zij een spoedeisend belang bij inzage hebben. Het gaat bij inzage immers niet om een naar zijn aard spoedeisende vordering.

In Hamburg is een bodemprocedure aanhangig betreffende de door ABB c.s. gestelde inbreuk op het Duitse deel van EP 027. In München is een nietigheidsprocedure aanhangig. In die procedure hebben ABB c.s. de conclusies van EP 027 beperkt. Het ligt voor de hand dat de nietigheidsprocedure wordt afgewikkeld voordat in de inbreuk procedure wordt beslist. Er is nog niet beslist in de nietigheidsprocedure. Daarom hebben ABB c.s. op dit moment geen spoedeisend belang bij inzage.

ABB c.s. hebben ook geen spoedeisend belang bij inzage in verband met de gestelde inbreuken in de overige landen. ABB c.s. hebben in verband daarmee nog geen (enkele) bodemprocedure ingesteld.

In dit stadium van het geschil tussen partijen is inzage prematuur. Een belangenafweging leidt niet tot een ander resultaat. De voorzieningenrechter weegt hierbij mee dat partijen nauwelijks hebben gedebatteerd over de vraag - als inzage zou worden verleend - hoe de bescherming van vertrouwelijke informatie afdoende kan worden gewaarborgd, terwijl een dergelijk debat in een geval als dit (mede gezien de omvang van het verlof) wel op zijn plaats is.

Nu de vorderingen worden afgewezen wegens het ontbreken van een voldoende spoedeisend belang, hoeven de overige stellingen en verweren geen behandeling.

in conventie en in reconventie

De proceskosten.

In conventie zijn ABB c.s. in het ongelijk gesteld en in reconventie TurboNed c.s.. De in het ongelijk gestelde partij behoort in de proceskosten te worden veroordeeld. Beide partijen vorderen dat de wederpartij worden veroordeeld in de kosten als bedoeld in art 1019h Rv. De in het gelijk gestelde partij kan aanspraak maken op redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten. Beide partijen hebben hun totale gerechtskosten gespecificeerd.

ABB c.s. begroten hun kosten, na wijziging van hun specificatie, op € 145.989,92, waarvan € 48.535,42 als beslagkosten zijn aan te merken. TurboNed c.s. hebben tegen de gewijzigde specificatie alleen bezwaar gemaakt, voor zover die ziet op de uren die betrekking hebben op de verklaring van M. Moss. Ter zitting hebben ABB c.s. verklaard dat die uren op de kosten in mindering moeten worden gebracht. TurboNed c.s. hebben tegen de gewijzigde specificatie overigens geen bezwaar gemaakt.

Kosten van conservatoire beslagen zijn naar hun aard kosten die uiteindelijk bij de beoordeling van de hoofdzaak bij de proceskosten in aanmerking genomen moeten worden. De beslagkosten moeten in de onderhavige procedure van het totaalbedrag worden afgetrokken. De totale kosten van ABB c.s. exclusief beslagkosten volgens de specificatie € 97.454,50, van welk bedrag de uren van Moss moeten worden afgetrokken.

TurboNed c.s. begroten hun kosten op € 104.644,04. ABB c.s. hebben tegen deze specificatie geen bezwaar gemaakt.

Partijen hebben geen onderscheid gemaakt in kosten die in conventie of in reconventie zijn gemaakt. Aangezien de kosten die partijen hebben opgegeven elkaar (gerelateerd aan de hoogte van beide bedragen) niet veel ontlopen en geen splitsing valt te maken van redelijke en evenredige kosten die de in het gelijk gestelde partij in conventie en in reconventie heeft gemaakt, moeten deze kosten worden begroot. De voorzieningenrechter begroot de kosten van ABB c.s. in reconventie op hetzelfde bedrag als die de kosten van TurboNed c.s. in conventie. Bij een identieke veroordeling over en weer heeft geen van partijen belang, aangezien tenuitvoerlegging niet aan de orde is, daar direct verrekend zal worden. Gelet op het bepaalde in art 3:303 BW zal de kostenveroordeling zowel in conventie en in reconventie worden afgewezen.