Rb. Zutphen, 06-06-2007

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 81833 / HA ZA 06-1254

Vonnis van 6 juni 2007

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht

KWANG YANG MOTOR CO. LTD,

gevestigd te Taiwan,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KYBE B.V.,

gevestigd te Purmerend,

eiseressen,

procureur mr. A.J.H. Ozinga,

advocaat mr. M.G. Jansen te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[naam] V.O.F.,

gevestigd te [plaats],

2. [vennoot A gedaagde sub 1.],

vennoot van gedaagde sub 1,

wonende te [plaats],

3. [vennoot B gedaagde sub. 1],

vennoot van gedaagde sub 1,

wonende te [plaats],

gedaagden,

procureur mr. H. Krans,

advocaat mr. C.J.M.A. Govers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Kymco, Kybe en [gedaagden] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 7 maart 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 3 mei 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Kymco is ontwerper en producent van scooters. Zij heeft onder meer de “Filly”, de “Top Boy” en de “Cobra”-scooter” ontworpen. De “Filly” is in 1996 voor het eerst op de markt gebracht in Azië en in 1997 is deze scooter in Nederland op de markt gebracht.

De “Top Boy” en de “Cobra” zijn in 1998 in Nederland op de markt gebracht.

2.2. Kybe is exclusief licentiehoudster en distributeur in Nederland van de producten van Kymco. Tot het door Kybe aangeboden assortiment behoren/behoorden onder meer de hiervoor genoemde scooters. In 2002/2004 heeft Kymco de “Filly LX” scooter in productie genomen. Deze scooter is op bestelling bij Kybe te verkrijgen.

2.3. [gedaagden] houdt zich sinds 1993 bezig met de distributie en handel in onder meer scooters. [gedaagden] is officiële dealer van merken als Aprilia, Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki en Peugeot. Daarnaast distribueert [gedaagden] scooters onder haar eigen merk KILLERBEE, onder meer de typen “KB 50” en de “KB 50 Rally”. Deze twee scooters worden in opdracht van [gedaagden] in China geproduceerd. De “KB 50”- scooter vertoont een treffende gelijkenis met de “Filly”- scooter en de “KB 50 Rally”- scooter vertoont een treffende gelijkenis met zowel de “Top Boy” als de “Cobra”.

2.4. De raadsman van Kymco en Kybe heeft [gedaagden] in november en in december 2005 schriftelijk op de hoogte gesteld van de bezwaren tegen het promoten en het in de handel brengen van de “KB 50”-scooter en de “KB 50 Rally”-scooter.

3. De vordering

3.1. De vordering van Kymco en Kybe strekt in de kern genomen tot een verbod aan [gedaagden] om de “KB 50” en de KB 50 Rally”-scooters te verkopen. Daarnaast hebben Kymco en Kybe de gebruikelijke nevenvorderingen ingesteld en veroordeling van [gedaagden] in de kosten van het geding gevorderd.

3.2. Kymco en Kybe leggen aan hun vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de navolgende stellingen ten grondslag.

Van meet af aan zijn de “Kymco” scooters een succes in Nederland. Met name de “Filly”scooter (de eerste viertakt scooter met variomaatbak) heeft aan dit toenemende succes bijgedragen. Ook de “Top Boy” en de “Cobra” scooters behoren tot de meest verkochte Kymco scooters. De populariteit van voornoemde en andere ”Kymco” scooters heeft in grote mate bijgedragen aan de goodwill en de reputatie, die zowel Kymco als Kybe in de loop der jaren in de branche en bij het publiek hebben opgebouwd.

De “Filly” scooter wordt sinds 1997 door Kybe in Nederland op de markt gebracht. De meest in het oog springende kenmerkende elementen van de “Filly” scooter zijn:

-dubbele verlichting aan de voorzijde (in het stuur én boven het wiel in de vorm van een halve maan);

-optische diagonale lijn tussen het spatbord en de lamp langs de voorkap;

-V-vormige voorkap met in lijn aangebrachte knipperlichten;

-opvallende uitsparing in de voorkap in de vorm van een omgekeerde halve maan ter hoogte van de knipperlichten;

-twee ronde uitsparingen in de voorkap, die samen met de uitsparing en de halve maanverlichting de suggestie van een gezichtsvorm wekken;

-de optische luchtinlaatgaten aan weerszijden van de buddy;

-een voorspatbord dat qua vorm doorloopt in de voorkap;

-een uit drie afzonderlijke en aaneengesloten delen bestaand achterlicht;

-aparte voetsteunen in de kuip voor passagier en

-een opvallend recht achterspatbord.

Kymco heeft deze en alle overige elementen van de “Filly”-scooter in een zodanige combinatie verwerkt dat het een origineel product oplevert, hetwelk zich onderscheidt van andere scooters in de markt.

Alle (kenmerkende) uiterlijke kenmerken van de “Filly”-scooter zijn één op één terug te vinden als element van de “KB 50”-scooter. De “KB 50 ”-scooter is een mechanisch vervaardigde klakkeloze nabootsing van de “Filly”-scooter.

De “Top Boy” en de “Cobra”- scooter kenmerken zich door een zeer opvallend robuust uiterlijk, waarmee zij zich onderscheiden van de rest van de markt. De meest in het oog springende elementen zijn:

-een stuur dat qua vorm en afmeting naadloos overloopt in de voorkap;

-onder het stuur geplaatste bolvormige knipperlichten;

-V-vormige voorkap;

-verlichting in het stuur zelf alsmede dubbele ronde verlichting in de voorkap;

-opvallende geroosterde uitsparingen aan weerszijden van de voorkap;

-opvallend grote ronde luchtinlaatgaten aan weerszijden van de buddy;

-geperforeerde zilverkleurige plaatjes boven de voetsteunen voor de passagier en

-een opvallende recht achterspatbord.

De “Cobra” is een meer geaccentueerde versie van de “Top Boy”. De “Cobra” heeft ten opzichte van de “Top Boy” de volgende in het oog springende accessoires:

- extra beschermkappen voor de handvatten;

- een duidelijk zichtbaar rooster geplaatst voor dubbele verlichting in de voorkap;

- een verhoogd en verlengd voorspatbord en

- robuustere wielen.

De hiervoor vermelde elementen van de “Top Boy” en de “Cobra” maken deel uit van de “KB 50 Rally”. De “KB 50 Rally”- scooter is een mechanisch vervaardigde klakkeloze nabootsing van de “Top Boy” en de “Cobra”-scooters. Het enige waarneembare verschil is dat de dubbele verlichting aan de voorzijde van de “Top Boy” en de “Cobra” bij de “KB 50 Rally”-scooter is vervangen door een enkele lamp.

[gedaagden] is zowel met betrekking tot de “KB 50” als de “KB 50 Rally” tekortgeschoten in haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is en nodig is om te voorkomen, dat door de gelijkheid van de “Filly”- scooter met de “KB 50”- scooter respectievelijk de “Top Boy” en de “Cobra ”scooter met de “KB 50 Rally”-scooter het gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot. Zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, had [gedaagden] -gezien de grote variëteit in het aanbod aan gemotoriseerde voertuigen- binnen deze categorie voertuigen eenvoudig voor een geheel eigen ontwerp en vormgeving kunnen kiezen. Het kopend publiek, dat de scooters doorgaans niet naast elkaar zal zien, zal snel in de veronderstelling kunnen komen te verkeren, dat de “KB 50” en de “KB 50 Rally” van Kymco afkomstige scooters zijn. Het gevaar voor herkomstverwarring wordt nog versterkt, doordat Kymco zelf een eigen model scooter, genaamd “KB 50” in 1995 heeft geïntroduceerd. Hoewel die scooter geen deel meer uitmaakt van het vaste Kymco assortiment, bestaat nog steeds een levendige handel in tweedehands Kymco KB 50 scooters. De producten van [gedaagden] zijn ook qua aanduiding / naamgeving direct herleidbaar tot reeds bestaande Kymco producten. Er is sprake van gekwalificeerde nabootsing, doordat van het betreffende ontwerp een getrouwe kopie is gemaakt. [gedaagden] profiteert aldus op onrechtmatige wijze van de door Kymco en Kybe gepleegde investeringen en het door hen in de loop der jaren opgebouwde bedrijfsdebiet en hun goodwill op de scootermarkt. Kwalitatief zijn de scooters van [gedaagden] van mindere kwaliteit dan de “Kymco”-scooters. Door het (laten) produceren en in de handel brengen van de “KB 50”- scooter en de “KB 50 Rally ”- scooter handelt [gedaagden] onrechtmatig jegens Kymco en Kybe.

De “Filly LX” scooter is de opvolger van de “Filly”. Ook als de “Filly” op termijn geen onderdeel meer uitmaakt van het Kymco assortiment, staat het [gedaagden] niet vrij om daarvan een replica, de “KB 50 scooter”, in het verkeer te brengen. Ondanks een vernieuwing van de “Filly” is nog immer sprake van het door middel van imitatiescooters profiteren van de goodwill c.q. de reputatie, welke door Kymco en Kybe in de loop der jaren door middel van de “Filly” scooter is opgebouwd. Kymco en Kybe zullen die goodwill blijven exploiteren door het op de markt brengen van een gerestyled model, de “Filly LX”.

Door (toedoen van) [gedaagden] wordt de indruk gewekt, dat [gedaagden] door Kymco gerechtigd is om de “Filly” scooter onder een andere naam in het verkeer te brengen als ware het een b-merk of b-keuze.

Het door [gedaagden] in het verkeer brengen van replicascooters gaat ten koste van de omzet en daarmee ook ten koste van de winst van Kymco en Kybe. Er is tevens sprake van reputatieschade, omdat de replicascooters van beduidend mindere kwaliteit zijn dan de Kymco scooter.

Kymco en Kybe hebben buitengerechtelijke kosten gemaakt ad € 3.032,06, welke door [gedaagden] dienen te worden vergoed.

4. Het verweer

4.1. [gedaagden] concludeert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de vorderingen van Kymco en Kybe zal afwijzen, met hun veroordeling in de kosten van het geding.

4.2. [gedaagden] voert de navolgende verweren aan.

Kymco en Kybe hebben aangehaakt bij een in de markt ontwikkelde (in beginsel onbeschermbare) stijl, die neerkomt op een strakke, aerodynamische vormgeving. Vergelijking van de als productie 1, 5 en 6 overlegde modellen van in Nederland verkrijgbare modellen scooters met de “Filly” en “Top Boy”-scooters van Kymco en Kybe laat zien dat de modellen van Kymco en Kybe als totaalbeeld zich niet onderscheiden van de in de markt aanwezige modellen van andere ondernemingen. Daarbij komt dat het relevante publiek voor meer dan 60% uit volwassenen van meer dan 25 jaar bestaat, welke groep zich veel minder bewust is van ondergeschikte verschillen in vormgeving. Dit beïnvloedt het onderscheidend vermogen van de modellen van Kymco en Kybe nog eens in ongunstige zin. De modellen “Filly” en “Top Boy” hebben dan ook nauwelijks tot geen onderscheidend vermogen en hebben evenmin in Nederland een eigen plaats op de markt ingenomen en in stand gehouden. De betreffende scooters van Kymco en Kybe zijn in Nederland niet of nauwelijks op de markt geweest. In de door Kymco gedurende de jaren 2002 tot en met 2006 zelf verspreide prijslijsten van haar aanbod scooters in Nederland komen de “Filly” en de “Top Boy” niet voor. In 2000 is volgens de RAI-statistieken het model “Top Boy” 27 keer verkocht en in 2001 tot en met 2004 in het geheel niet. De “Filly” komt in de verkoopstatistieken, tussen alle overige Kymco modellen, in het geheel niet voor.

Kymco en Kybe brengen deze modellen derhalve al jarenlang niet meer zelf in Nederland op de markt. De verwijzing naar de websites in tweedehands artikelen overtuigt niet. In de omringende landen worden sterk op de Kymco-modellen gelijkende scooters ongestoord op de markt gebracht en via dergelijke websites in Nederland door particulieren doorverkocht via deze websites. De jarenlange afwezigheid op de markt maakt het onmogelijk dat het publiek in verwarring geraakt tussen de modellen van [gedaagden] en die van Kymco en Kybe. Geen der partijen heeft een merkrecht ten aanzien van het teken “ KB 50”, dat door [gedaagden] overigens niet op de scooter wordt gebruikt. De “Filly”- scooter is al lang vervangen door de “Filly LX”-scooter, die afwijkt van de “Filly”- en de “Top Boy”.

Kymco en Kybe tolereren al jarenlang dat grote aantallen sterk gelijkende of zelfs identieke modellen van de “Filly” en de “Top Boy”worden geproduceerd en in Nederland en binnen Europa op de markt worden verhandeld, zodat zij de vermeende verwarring zelf over zich hebben afgeroepen. Het gaat dan niet aan om [gedaagden] te betichten van het veroorzaken van verwarring met Kymco-modellen.

De KILLERBEE scooters zijn niet van mindere kwaliteit dan de scooters van Kymco en Kybe.

[gedaagden] heeft Kymco en Kybe geen schade toegebracht.

De handel in de “KB 50” en de “KB 50 Rally” scooters heeft zij sinds medio 2006 vrijwillig nagenoeg stilgelegd. Vanaf eind 2006 worden haar KILLERBEE scooters in gewijzigde vormgeving aangeboden, waarbij de in het oog springende verschillen zijn: de koplamp, het voorscherm (geen halve maan), geen schroef maar rimpeltjes in het voorspatbord en de bolle bovenkant. Van handel in identieke modellen is daardoor geen sprake meer.

5. De beoordeling

5.1. Kymco en Kybe hebben ten aanzien van de modellen “Filly”, “Top Boy” en “Cobra” geen beroep gedaan op modelrecht dan wel op auteursrecht. Zij hebben hun vorderingen gebaseerd op slaafse nabootsing.

5.2. Volgens vaste rechtspraak is nabootsing van een niet door een recht van intellectuele eigendom beschermd product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd indien men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht bij het relevante publiek over de herkomst van het product.

5.3. Voor toewijsbaarheid van een op slaafse navolging gebaseerde vordering is dan ook allereerst vereist dat komt vast te staan dat het nagebootste product zich qua uiterlijk van de andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheidt (Hoge Raad 21 december 1956, NJ 1960,414). Immers, zonder dat aan die eis is voldaan is verwarring over de herkomst van het product niet te duchten. Het gaat hierbij om de situatie op de Nederlandse markt (Hoge Raad 7 juni 1991, NJ 1992,392).

5.4. De stelling van Kymco en Kybe dat indien een scooter zich op enigerlei wijze onderscheidt van andere scooters er reeds sprake is van onderscheidend vermogen gaat dan ook niet op. Kymco en Kybe hebben in dit verband nog aangevoerd dat het met name de uiterlijke verschillen zijn die de doorslag geven bij het maken van een keuze voor een bepaalde scooter alsmede dat het “scooterpubliek” gevoelig is voor verschillen en trends en dat dit publiek zich bij het maken van keuzes laat leiden door details. Kymco en Kybe hebben evenwel niet aangegeven welke personen deel uitmaken van het relevante “scooterpubliek”. Kymco en Kybe hebben bijvoorbeeld niet aangegeven tot welk geslacht /leeftijdscategorie de meeste kopers van de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra” scooters behoren. [gedaagden] heeft daartegenover aangevoerd dat het relevante publiek voor meer dan 60% bestaat uit volwassenen die ouder zijn dan 25 jaar en dat die groep zich veel minder bewust is van ondergeschikte verschillen in vormgeving. Kymco en Kybe hebben bij gelegenheid van de comparitie van partijen op die stelling van [gedaagden] in het geheel niet gerespondeerd. Bij deze stand van zaken kan er in deze niet van worden uitgegaan dat het in aanmerking komende publiek zich bij het maken van keuzes laat leiden door details in plaats van bijvoorbeeld (de betrouwbaarheid van) het merk. Dit brengt met zich dat voor het antwoord op de vraag of de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra” scooter zich qua uiterlijk van de andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheidt aan de totaalindruk van de in de vergelijking te betrekken scooters een groter gewicht toekomt, dan het geval zou zijn indien het in aanmerking komende publiek zich bij haar keuze zou laten leiden door details.

5.5. Vergelijking van de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra”- scooter met de door [gedaagden] bij conclusie van antwoord als productie 1, 5 en 6 in het geding gebrachte afbeeldingen van scooters die niet van Kymco en Kybe afkomstig zijn, laat zien dat een aantal van die andere scooters meerdere van de door Kymco en Kybe voor ieder van hun modellen omschreven bijzondere kenmerken vertonen. De strakke, aerodynamische vormgeving springt ook bij die andere scooters in het oog. Het totaalbeeld van de uiterlijke verschijningsvorm van de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra”, onderscheidt zich dan ook niet zodanig van een aantal andere, niet van Kymco en Kybe afkomstige, scooters, dat gezegd kan worden dat bedoelde scooters van Kymco en Kybe op voormelde markt een eigen plaats innemen. Het feit dat de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra”- scooter zich van weer andere soortgelijke producten op die markt wel onderscheidt, doet aan voorschreven oordeel niet af (Hoge Raad 25 april 1986, NJ 1986,531).

Nu op Kymco en Kybe met betrekking tot de eis van het onderscheidend vermogen de stelplicht en de bewijslast rust, had het op hun weg gelegen om ter comparitie de door [gedaagden] aan de hand van de (reeds bij conclusie van antwoord overgelegde) productie 1, 5 en 6 onderbouwde stelling dat de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra” scooter niet of nauwelijks onderscheidend vermogen hebben, gemotiveerd te weerleggen. Dat hebben Kymco en Kybe evenwel niet gedaan. Evenmin hebben zij een specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan.

Kymco en Kybe hebben er weliswaar in de inleidende dagvaarding nog op gewezen dat op www.marktplaats.nl en op www.speurders.nl een levendige handel bestaat in “Kymco” scooters en onderdelen, maar dit doet in dit verband niet ter zake. Bij het antwoord op de vraag of de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra”- scooter onderscheidend vermogen hebben, gaat het immers louter om de uiterlijke verschijningsvorm van die scooters en niet om de omvang van de handel in de betreffende scooters.

5.6. Nu de “Filly”, “Top Boy” en “Cobra”- scooter zich ieder voor zich in hun uiterlijke verschijningsvorm niet van een aantal andere in de handel zijnde scooters, die niet afkomstig zijn van Kymco, aanmerkelijk onderscheidt en die modellen van Kymco op de scootermarkt derhalve geen eigen plaats innemen, handelt [gedaagden] niet onrechtmatig jegens Kymco en Kybe door de “KB 50”- scooter en de “KB 50 Rally”- scooter in Nederland in het verkeer te brengen en te verhandelen.

5.7. Kymco en Kybe hebben niet gesteld dat tussen de “Killy LX” en de “oude” versie van de “KB 50”-scooter van [gedaagden] een treffende gelijkenis bestaat. Kybe heeft ter comparitie desgevraagd verklaard dat er tussen de “Killy LX” en de door [gedaagden] aangepaste “KB 50”-scooter geen gelijkenis bestaat. Kymco en Kybe hebben in dit verband gesteld dat zij de met de “Filly”-scooter gekweekte goodwill en reputatie wensen te exploiteren met de “Killy LX” als opvolgend model en dat [gedaagden] door met imitatiemodellen op de markt te komen afbreuk doet aan haar goodwill en reputatie en daarmee onrechtmatig handelt.

5.8. Niet goed valt in te zien dat, ook al zouden Kymco en Kybe met de “Filly”-scooter in Nederland grote successen hebben behaald, haar reputatie schade zou kunnen leiden doordat [gedaagden] op de markt komt met een scooter die een treffende gelijkenis vertoont met de “Filly”, in aanmerking genomen dat -zoals hiervoor is overwogen- de uiterlijke verschijningsvorm van de “Filly” onvoldoende onderscheidend vermogen bezit. [gedaagden] heeft bovendien bij conclusie van antwoord gemotiveerd betwist dat de “Filly”- scooter in toenemende mate heeft bijgedragen aan het succes van “Kymco” scooters in Nederland. Kymco en Kybe hebben ter comparitie hun stelling ter zake, ofschoon dat op hun weg had gelegen, in het geheel niet onderbouwd met verkoopcijfers met betrekking tot de “Killy-scooter”. Voorts hebben Kymco en Kybe ter comparitie de stelling van [gedaagden] dat er veel technische problemen met de “Filly” scooter waren niet (overtuigend) ontzenuwd, hetgeen eveneens afbreuk doet aan het door Kymco en Kybe gestelde succes dat met de “Filly”scooter zou zijn behaald. In deze kan er dan ook niet van worden uitgegaan dat Kymco en Kybe met het model “Filly” in Nederland goodwill en reputatie hebben opgebouwd, zodat ook deze grondslag van de vorderingen tevergeefs is voorgedragen.

5.9. Het vorenstaande brengt met zich dat de vorderingen in al hun onderdelen voor afwijzing gereed liggen.

5.10. Kymco en Kybe zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld.

De rechtbank heeft onder ogen gezien of [gedaagden], die dit overigens niet heeft gevorderd, aanspraak heeft op vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die hij heeft gemaakt als bedoeld in artikel 14 van Richtlijn nr. 2004/48 EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het op1 mei 2007 inwerking getreden artikel 1019h Rv is niet van toepassing, nu de onderhavige procedure voor 1 mei 2007 aanhangig is gemaakt). De Richtlijn is van toepassing indien het geschil tussen partijen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht. In dit geval heeft het geschil tussen partijen geen betrekking op een intellectueel eigendomsrecht. Uit het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 1991 (NJ 1992, 391) volgt immers dat de slaafse nabootsingsbescherming geen intellectueel eigendomsrecht is. In deze zullen de proceskosten dan ook worden begroot volgens het liquidatietarief.

5.11. De kosten aan de zijde van [gedaagden] worden begroot op:

- vast recht € 248,00

- salaris procureur € 768,00 (2,0 punten × tarief € 384,00)

Totaal € 1.016,00

5.12. Mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek is wegens ziekte buiten staat om dit vonnis te wijzen.

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Kymco en Kybe in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagden] tot op heden begroot op € 1.016,00,

6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.A.G. van Valderen en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2007.