BenGH, 23-12-2010, nr. A 2009/3

BenGH, 23-12-2010, nr. A 2009/3

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 23‑12‑2010

Mrs. E.J. Numann, L. Mousel, E. Forrier, M.-P. Engel, D.H. Beukenhorst, S. Velu, E. Gérard, A. Fettweis, A. Hammerstein

Partij(en)

Arrest van 23 december 2010

in de zaak A 2009/3

Inzake

BVBA D. ENGELS

tegen

GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 23 décembre 2010

dans l'affaire A 2009/3

En cause

BVBA D. ENGELS

contre

GMBH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE

Langue de la procédure : le néerlandais

Het Benelux-Gerechtshof heeft in zaak A 2009/3 het volgende arrest gewezen:

1.

Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder: het Verdrag), heeft het Hof van Cassatie van België in een arrest van 3 april 2009, gewezen in de zaak van bvba D. ENGELS (verder: Engels) tegen de GmbH DAEWOO ELECTRONICS EUROPE (verder: Daewoo), een vraag van uitleg gesteld van artikel 12 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (verder: BMW) en van artikel 2.19.1 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE).

Ten aanzien van de feiten

2.

Uit de gedingstukken blijken de navolgende feiten:

—

op 2 juli 1997 deponeerde Engels een beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau onder het nummer 0616622, bestaande uit de letters ‘DE’, voor onder meer elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, verlichting —, verwarming — en klimaatapparaten;

—

op 7 maart 2003 deponeerde Daewoo een bijna identiek beeldmerk als gemeenschapsmerk onder het nummer 0032087871, voor onder meer elektronische toestellen voor ontspanning, kooktoestellen en koelapparaten;

—

op 28 juni 2005, na een vruchteloze briefwisseling tussen beide partijen over het al dan niet gebruik door Engels van het merk ‘DE’ en het al dan niet verval van dat merk, dagvaardde Daewoo voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen Engels in vervallenverklaring en doorhaling van haar merk wegens niet-gebruik;

—

de rechtbank van koophandel te Antwerpen verklaarde bij vonnis van 31 maart 2006 deze vordering gegrond. De rechtbank verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van de tegeneis van Engels voor zover deze steunde op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en strekte tot staking van beweerde onrechtmatige handelspraktijken;

—

op 28 juni 2006 tekende Engels beroep aan tegen dit vonnis en in de beroepsprocedure beriep Engels zich tevens op de artikelen 8 en 10bis, 3o, van het Unieverdrag van Parijs (verder: Unieverdrag). Zij voerde aan dat het teken ‘DE’ ook als ‘bedrijfslogo’ werd gebruikt door Daewoo, dus als aanduiding van de onderneming zelf, en hield voor dat zij zich op grond van artikel 10bis, 3o, Unieverdrag kon verzetten tegen het gebruik van dit teken door Daewoo, wegens verwarringstichting;

La Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2009/3 :

1.

Conformément à l'article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité), la Cour de cassation de Belgique a, par un arrêt du 3 avril 2009 en cause de la SPRL D. ENGELS (ci-après : Engels) contre DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH (ci-après : Daewoo), posé une question d'interprétation de l'article 12 de la loi uniforme Benelux sur les marques du 19 mars 1962 (ci-après: LBM) et de l'article 2.19, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après : CBPI).

Quant aux faits

2.

Des pièces de la procédure ressortent les faits suivants :

—

le 2 juillet 1997, Engels a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le numéro 0616622, une marque figurative composée des lettres ‘DE’, pour, entre autres, des appareils électroménagers, des appareils d'éclairage, de chauffage et de climatisation;

—

le 7 mars 2003, Daewoo a déposé une marque figurative presque identique comme marque communautaire sous le numéro 0032087871, pour, entre autres, des appareils électroniques de divertissement, des cuisinières et des réfrigérateurs;

—

le 28 juin 2005, après un échange de correspondance infructueux entre les deux parties sur l'utilisation ou l'absence d'utilisation de la marque ‘DE’ par Engels et la déchéance éventuelle de cette marque, Daewoo a cité Engels devant le tribunal de commerce d'Anvers aux fins d'entendre prononcer la déchéance et la radiation de sa marque pour non-usage;

—

le tribunal de commerce d'Anvers a, par un jugement du 31 mars 2006, déclaré cette demande fondée. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle d'Engels pour autant que celle-ci était fondée sur la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et tendait à la cessation de prétendues pratiques commerciales illicites;

—

le 28 juin 2006, Engels a interjeté appel de ce jugement et, dans la procédure en degré d'appel, Engels a invoqué également les articles 8 et 10bis, 3o, de la Convention d'Union de Paris (ci-après :Convention d'Union). Elle a soutenu que le signe ‘DE’ était aussi utilisé comme ‘logo d'entreprise’ par Daewoo, donc pour désigner l'entreprise elle-même, et a fait valoir qu'en vertu de l'article 10bis, 3o, elle pouvait s'opposer à l'usage de ce signe par Daewoo, en raison de la confusion créée par cet usage;

—

bij arrest van 30 april 2007 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat de vordering van Engels, ‘ongeacht hoe zij hier wordt geformuleerd, hoe dan ook gegrond blijft op het gebruik van een teken dat moet worden beschouwd als merk in de zin van artikel 1 BMW, (thans artikel 2.1, lid 1, BVIE)’. Vervolgens bevestigde het hof van beroep de vervallenverklaring van het merk van Engels en verklaarde de vordering gebaseerd op genoemd artikel 10bis3o, Unieverdrag niet ontvankelijk ‘aangezien het door [Engels] geregistreerde merk ‘DE’, dat moet worden beschouwd als merk in de zin van artikel 1 BMW, thans 2.1,1BVIE, vervallen is’. Gelet op artikel 12 BMW — thans artikel 2.19, lid 1, BVIE — kan, volgens het hof van beroep, Engels zich niet beroepen op een vervallen geregistreerd merk om een vordering op een andere rechtsgrond in te stellen;

—

Engels heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.

De prejudiciële vraag

3.

Bij arrest van 3 april 2009 heeft het Hof van Cassatie het eerste middel verworpen waardoor de vervallenverklaring van het merk ‘DE’ van Engels definitief is. Voor het overige heeft het Hof iedere verdere beslissing aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag: ‘Moeten artikel 12 BMW, enerzijds, en artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Benelux-recht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken?’

Ten aanzien van het verloop van het geding

4.

Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Cassatie van België gezonden aan de partijen en aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor Engels heeft mr. Geert Philipsen op 7 juli 2009 een memorie en op 31 augustus 2009 een ‘aanvullende en hernemende memorie’ neergelegd.

Voor Daewoo heeft mr. Yves Van Couter op 9 juli 2009 een memorie neergelegd.

—

par arrêt du 30 avril 2007, la cour d'appel d'Anvers a constaté que la demande d'Engels, ‘sans avoir égard à la manière dont elle est ici formulée, reste de toute manière fondée sur l'usage d'un signe qui doit être considéré comme marque au sens de l'article 1er LBM (actuellement article 2.1, alinéa 1er, CBPI)’. La cour d'appel a ensuite confirmé la déchéance de la marque d'Engels et a déclaré la demande basée sur ledit article 10bis, 3o, de la Convention d'Union non recevable ‘étant donné que la marque ‘DE’ enregistrée par [Engels], qui doit être considérée comme une marque au sens de l'article 1er de la LBM, actuellement 2.1, alinéa 1er de la CBPI, est frappée de déchéance’. Eu égard à l'article 12 LBM — actuellement article 2.19, alinéa 1er, CBPI — la cour d'appel estime qu'Engels ne peut pas revendiquer une marque enregistrée dont la déchéance a été prononcée pour intenter une action sur un autre fondement juridique ;

—

Engels a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La question préjudicielle

3.

Par arrêt du 3 avril 2009, la Cour de cassation a rejeté le premier moyen de sorte que la déchéance de la marque ‘DE’ d'Engels est définitive. Pour le surplus, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux se sera prononcée sur la question préjudicielle suivante : ‘L'article 12 LBM, d'une part, l'article 2.19, alinéa 1er, CBPI, d'autre part, lus en combinaison avec l'article 4.8 CBPI, doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque qui est éteinte en vertu du droit uniforme Benelux ne peut pas revendiquer une protection pour l'usage de ce signe à l'égard d'une entreprise qui crée une confusion en utilisant ce même signe ?’

Quant à la procédure

4.

Conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation.

Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la question posée à la Cour.

Pour Engels, Me Geert Philipsen a déposé le 7 juillet 2009 un mémoire et, le 31 août 2009, un ‘mémoire complétant et intégrant le mémoire précédent’.

Pour Daewoo, Me Yves Van Couter a déposé le 9 juillet 2009 un mémoire.

De middelen van de partijen zijn mondeling uiteengezet ter openbare rechtszitting van 30 november 2009 te Brussel, voor Engels door mr. Geert Philipsen en voor Daewoo door mr. Bernard Vanbrabant.

De partijen hebben pleitnotities neergelegd.

Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 1 december 2009 schriftelijk conclusie genomen.

Engels en Daewoo hebben op 18 januari 2010 nog een aanvullende nota neergelegd als reactie op de conclusie van de advocaat-generaal.

Ten aanzien van het recht

5.

Met deze vraag wenst het Hof van Cassatie van België te vernemen of artikel 2.19, lid 1, BVIE — voorheen artikel 12.A BMW — eraan in de weg staat dat de houder van een vervallen merk bescherming geniet op grond van andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 10bis Unieverdrag.

6.

Artikel 12 BMW bepaalde:

‘A.
1.

Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

2.

In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.

3.

Zij wordt opgeheven door inschrijving van het merk of vernieuwing tijdens het geding.

4.

De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als hierna vermeld in artikel 13, onder A, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.

B.

De bepalingen van deze wet laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 1, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.’

Les moyens des parties ont été exposés oralement à l'audience publique du 30 novembre 2009 à Bruxelles, pour Engels par Me Geert Philipsen et pour Daewoo par Me Bernard Vanbrabant.

Les parties ont déposé des notes de plaidoirie.

Monsieur l'avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 1er décembre 2009.

Engels et Daewoo ont déposé le 18 janvier 2010 une note additionnelle en réplique aux conclusions de l'avocat général.

Quant au droit

5.

Par cette question, la Cour de cassation de Belgique souhaite savoir si l'article 2.19, alinéa 1er, CBPI — anciennement l'article 12.A LBM — exclut que le titulaire d'une marque éteinte puisse bénéficier d'une protection sur la base d'autres dispositions légales, en particulier l'article 10bis de la Convention d'Union.

6.

L'article 12 LBM disposait :

‘A.
1.

A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 1er, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.

2.

Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.

3.

Elle est couverte par l'enregistrement de la marque ou le renouvellement effectué en cours d'instance.

4.

Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés ci-après à l'article 13, sous A, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.

B.

Les dispositions de la présente loi n'infirment en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 1, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.’

Artikel 1, lid 1, BMW bepaalde:

‘Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.’

Artikel 2.19 BVIE bepaalt:

‘1.

Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

2.

In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.

3.

De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.’

Artikel 2.1, lid 1, BVIE bepaalt:

‘Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.’

Artikel 4.8 BVIE bepaalt:

De bepalingen van dit verdrag doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, het TRIPS verdrag, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, de Overeenkomst van 's‑Gravenhage alsmede de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.

7.

Uit de samenhang van zowel de artikelen 12 en 1, lid 1, BMW als van de artikelen 2.19 en 2.1, lid 1, BVIE volgt dat slechts in rechte bescherming wordt verleend aan de houder van een teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming, indien dat teken als merk werd gedeponeerd en ingeschreven.

L'article 1er, alinéa 1er, LBM disposait :

‘Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise.’

L'article 2.19 CBPI dispose :

‘1.

A l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1er et 2, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.

2.

Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.

3.

Les dispositions du présent titre n'infirment en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1er et 2, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.’

L'article 2.1, alinéa 1er, CBPI dispose :

‘Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.’

L'article 4.8 CBPI dispose :

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l'application de la Convention de Paris, de l'accord ADPIC, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, de l'Arrangement de La Haye et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais dont résulteraient des interdictions d'usage d'une marque.

7.

Il résulte de la combinaison tant des articles 12 et 1er, alinéa 1er, LBM que des articles 2.19, alinéa 1er et 2.1, alinéa 1er, CBPI que la protection en justice n'est accordée au titulaire d'un signe servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services provenant d'une autre entreprise que si ce signe a été déposé et enregistré comme marque.

Wanneer een teken niet wordt gebruikt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming, kunnen de gebruikers van dat teken de bepalingen van het gemene recht inroepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dat teken.

Hieruit volgt dat, volgens de bepalingen van het BVIE, de houder van een vervallen merk in rechte geen enkele, zelfs gemeenrechtelijke, bescherming kan verkrijgen voor zijn teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van de waren of diensten, afkomstig van een andere onderneming. De vervallenverklaring belet immers dat hij zich kan beroepen op de inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

8.

Artikel 10bis Unieverdrag bepaalt:

‘1)

De landen van de Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging.

2)

Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.

3)

Met name zullen moeten worden verboden: 1o alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent […].’

Krachtens artikel 4.7 BVIE kunnen onderdanen van Beneluxlanden de toepassing inroepen van de bepalingen van het Unieverdrag.

9.

Noch de rechtstreekse werking van de bepalingen van het Unieverdrag, noch de regel vervat in artikel 4.8 BVIE, beletten echter dat het verbod op rechtsbescherming van een niet gedeponeerd als merk beschouwd teken onverkort toepassing vindt.

Uit de toelichting van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bij de Titels II, III en IV BVIE blijkt, dat de inschrijving als merk een voorwaarde vormt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van een als merk beschouwd teken. Dit principe, voorheen vervat in artikel 12.A BMW, werd reeds vermeld in de memorie van toelichting bij de BMW en maakt van oudsher deel uit van het Beneluxmerkenrecht, over alle wijzigingen heen.

Aldus heeft de Beneluxwetgever doelbewust een zware sanctie willen invoeren voor het niet deponeren van een als merk beschouwd teken om het deponeren van tekens beschouwd als merken te bevorderen en om de rechtszekerheid te dienen, door derden van het bestaan van een exclusief recht als het merkenrecht op de hoogte te brengen via het merkenregister.

Lorsqu'un signe n'est pas utilisé pour distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services provenant d'une autre entreprise, les utilisateurs de ce signe peuvent invoquer les dispositions du droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.

Il s'ensuit que, selon les dispositions de la CBPI, le titulaire d'une marque éteinte ne peut obtenir en justice aucune protection, pas même celle du droit commun, pour son signe qui sert à distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services provenant d'une autre entreprise. La déchéance l'empêche en effet de se prévaloir de l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.

8.

L'article 10bis de la Convention d'Union dispose :

‘1)

Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

2)

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3)

Notamment devront être interdits: 1o tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent […].’

En vertu de l'article 4.7 CBPI, les ressortissants des pays du Benelux peuvent revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la Convention d'Union.

9.

Ni l'effet direct des dispositions de la Convention d'Union ni la règle contenue à l'article 4.8 CBPI n'empêchent cependant l'application stricte de l'interdiction de protection juridique d'un signe considéré comme marque qui n'est pas déposé.

Il ressort de la notice explicative de l'Office Benelux pour la Propriété intellectuelle relative aux titres II, III et IV de la CBPI, que l'enregistrement constitue une condition de recevabilité de toutes les prétentions à la protection d'un signe considéré comme marque. Ce principe, anciennement contenu à l'article 12.A LBM, était déjà mentionné dans l'exposé des motifs de la LBM et fait partie depuis toujours du droit Benelux des marques, au travers de toutes ses modifications.

Ainsi, le législateur Benelux a expressément voulu sanctionner lourdement l'absence de dépôt d'un signe considéré comme marque afin de promouvoir le dépôt des signes considérés comme marques et de favoriser la sécurité juridique, en portant l'existence d'un droit exclusif tel que le droit des marques à la connaissance des tiers au moyen du registre des marques.

Overigens dient vastgesteld te worden dat waar er voor artikel 6bis Unieverdrag in een uitdrukkelijke uitzondering werd voorzien op de werkingssfeer van artikel 2.19, lid 1, BVIE, een dergelijke versoepeling voor de toepassing van artikel 10bis Unieverdrag ontbreekt.

Uit de voorbereidende werken van de diplomatieke Conferentie van Den Haag van 1925, alwaar artikel 10bis, lid 3, 1o, met algemene stemmen werd goedgekeurd, kan worden afgeleid dat de bedenkingen die de Belgische delegatie had geuit en waarvan de Conferentie haar akte heeft verleend, met de goedgekeurde tekst niet onverenigbaar werden geoordeeld, en de verdragsluitende Staten aan het begrip ‘daad van oneerlijke mededinging’, vervat in die bepaling, derhalve kennelijk de draagwijdte hebben gegeven die meebrengt dat handelingen die merkinbreuk opleveren, niet noodzakelijk door die bepaling worden beheerst.

Op grond daarvan staat artikel 10bis Unieverdrag de toepassing van artikel 2.19, lid 1, BVIE, voorheen artikel 12.A, lid 1, BMW, niet in de weg. Degene die artikel 10bis Unieverdrag inroept ter bescherming van een teken dat als merk kan worden beschouwd, moet zich kunnen beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1o, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen.

De prejudiciële vraag dient dus te worden beantwoord als hierna volgt.

Ten aanzien van de kosten

10.

Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen die op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria voor de raadslieden van de partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

De kosten worden vastgesteld op 1.500 euro.

Il convient d'ailleurs de constater que si une exception expresse au champ d'application de l'article 2.19, alinéa 1er, CBPI a été prévue pour l'article 6bis de la Convention d'Union, un tel assouplissement fait défaut pour l'application de l'article 10bis de cette convention.

Il ressort des travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de La Haye de 1925, au cours de laquelle l'article 10 bis, alinéa 3, 1o, a été approuvé à l'unanimité, que les réserves que la délégation belge avait exprimées et dont la Conférence lui a donné acte, n'ont pas été jugées incompatibles avec le texte adopté et que les Etats contractants ont donc voulu donner à la notion d' ‘acte de concurrence déloyale’, contenue dans cette disposition, la portée que les actes constitutifs d'une contrefaçon de marque ne sont pas nécessairement régis par cette disposition.

Sur la base de ces considérations, l'article 10bis de la Convention d'Union ne fait pas obstacle à l'application de l'article 2.19, alinéa 1er, CBPI, anciennement l'article 12.A, alinéa 1er, LBM. Celui qui invoque l'article 10bis de la Convention d'Union pour obtenir la protection d'un signe pouvant être considéré comme une marque doit pouvoir se prévaloir d'un enregistrement de la marque qu'il a déposée.

Les dispositions concernées de la CBPI n'excluent toutefois pas que le titulaire d'une marque qui n'est pas enregistrée ou sur laquelle le droit est éteint en vertu du droit uniforme Benelux puisse invoquer la protection du droit commun contre des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis, alinéa 3, 1o, de la Convention d'Union, si l'usage de cette marque ou d'un signe ressemblant fait partie des agissements créant la confusion.

Il convient donc de répondre à la question préjudicielle comme indiqué ci-après.

Quant aux dépens

10.

En vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant.

Les frais sont fixés à 1.500 euros.

Het Benelux-Gerechtshof

Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België in zijn arrest van 3 april 2009 gestelde vraag.

Verklaart voor recht

‘Artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19, lid 1, BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, moeten zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken.

Aldus gewezen door E.J. Numann, president, L. Mousel, eerste vicepresidente, E. Forrier, tweede vicepresident, M.-P. Engel, D.H. Beukenhorst, S. Velu, rechters, E. Gérard, A. Fettweis en A. Hammerstein, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 23 december 2010, door de heer A. Fettweis, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J.-F. Leclercq, eerste advocaat-generaal, en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. van der NIET

A. FETTWEIS

La Cour de Justice Benelux

Statuant sur la question posée par la Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 3 avril 2009.

Dit pour droit

‘L'article 12 LBM, d'une part, l'article 2.19, alinéa 1er, CBPI, d'autre part, lus en combinaison avec l'article 4.8 CBPI, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque, éteinte en vertu du droit uniforme Benelux, ne peut pas revendiquer une protection contre le seul usage de ce signe par une entreprise qui crée une confusion en utilisant ce même signe.

Ainsi jugé par E.J. Numann, président, L. Mousel, première vice-présidente, E. Forrier, second vice-président, M.-P. Engel, D.H. Beukenhorst, S. Velu, juges, E. Gérard, A. Fettweis et A. Hammerstein, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 23 décembre 2010, par monsieur A. Fettweis, préqualifié, en présence de messieurs J.-F. Leclercq, premier avocat général, et A. van der Niet, greffier en chef.

Conclusie 01‑12‑2009

Mr. J.F. Leclercq

Partij(en)

Conclusie.

I. Feiten en voorafgaande rechtspleging.

1.

BVBA D. Engels, hierna afgekort als ‘ENGELS’, deponeerde op 2 juli 1997 een beeldmerk bestaande uit de letters ‘DE’ voor onder meer elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik.

Op 7 maart 2003 deponeerde DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH, hierna afgekort als ‘Daewoo’, een bijna identiek beeldmerk als gemeenschapsmerk, voor onder meer elektronische toestellen voor ontspanning en kooktoestellen, koelapparaten etc.

Tussen beide partijen volgt briefwisseling over het al dan niet gebruik door ENGELS van het merk en het eventuele verval van het merk.

Daar er geen akkoord werd bereikt tussen partijen, dagvaardde Daewoo ENGELS teneinde te horen zeggen dat het merk van ENGELS vervallen was wegens niet-gebruik en de doorhaling ervan te horen bevelen. Deze vordering werd door de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 31 maart 2006 gegrond verklaard.

In graad van beroep werd de vervallenverklaring van het merk van ENGELS bevestigd. Het Hof van beroep oordeelde vervolgens dat, vermits het merk DE vervallen is, de vordering gegrond op dit teken niet-ontvankelijk moest worden verklaard, ingevolge artikel 12 B.M.W., thans artikel 2.19.1 BVIE.

ENGELS baseerde zijn vordering voor het Hof van beroep daarnaast op artikel 10bis, 3o van het Unieverdrag van Parijs (hierna ‘Uv.’), en voerde aan dat het teken ‘DE’ ook als ‘bedrijfslogo’ werd gebruikt, t.t.z. als aanduiding van de onderneming zelf. ENGELS verzette zich op grond van artikel 10bis, 3o Uv. tegen het gebruik van dit teken door Daewoo, wegens verwarringstichting.

Het Hof van beroep verklaart deze vordering niet-ontvankelijk ‘aangezien het door ENGELS geregistreerde merk ‘DE’ vervallen is’. ENGELS kan zich volgens het Hof van beroep niet beroepen op datzelfde teken om een vordering op een andere rechtsgrond in te stellen, gelet op artikel 12 BMW, thans artikel 2.19.1 BVIE.

In zijn arrest van 3 april 2009 verbreekt het Hof van Cassatie de beslissing tot vervallenverklaring van het merk niet. Zo staat definitief vast dat ENGELS geen beroep kan doen op de merkenrechtelijke bescherming van zijn teken ‘DE’.

Voor het Hof van cassatie voert ENGELS in het tweede middel van de voorziening een schending aan van artikel 10bis3o Uv. door de toepassing van deze bepaling af te wijzen op grond van artikel 12 B.M.W./2.19 BVIE.

Vooraleer hierover te oordelen, achtte het Hof van Cassatie het aangewezen over de draagwijdte van artikel 12 BMW, enerzijds, en artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, een prejudiciële vraag te stellen.

II. Prejudiciële vragen.

2.

Het Hof van Cassatie richt volgende vraag tot Uw Hof:

‘Moeten artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.’

III. Bespreking.

3.

Met deze vraag wenst het Hof van Cassatie te vernemen of het voor de houder van een vervallen merk mogelijk is enige bescherming te genieten op grond van andere wettelijke regels, terwijl artikel 2.19.1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, hierna ‘BVIE’1. — voorheen artikel 12 A lid 1 en 2 B.M.W.2. — dit verbiedt.

4.

Artikel 2.19 BVIE in zijn geheel, luidt als volgt:

1.

Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kanberoepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

2.

In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.

3.

De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.

Artikel 2.19 lid 1 en 2 BVIE neemt zonder wijziging van de inhoud over van de leden 1 en 2 van het voormalige artikel 12 A B.M.W., zoals gewijzigd door het Protocol van 11 december 20013.. Artikel 2.19 lid 3 BVIE neemt het voormalige artikel 12 B B.M.W. over, mits wijziging van de aanduiding van de artikelen van de BVIE waarnaar verwezen wordt.

De Toelichting van het Benelux-Bureau bij de Titels II, III en IV van het BVIE bij artikel 2.19, vermeldt:

‘Artikel 2.19 heeft betrekking op de registratieplicht (of inschrijvingseis) wanneer men in rechte bescherming wil inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd. Deze eis houdt in dat iemand pas bescherming voor een teken dat als merk wordt beschouwd kan inroepen, wanneer zijn merk is ingeschreven. Uitzondering op de inschrijvingseis wordt gemaakt voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

Voor het moment van inschrijving dient de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen, waarbij wordt aangetekend dat de niet-ontvankelijkheid overeenkomstig artikel 4.5, lid 2, bij inschrijving of vernieuwing van de inschrijving wordt opgeheven.

Het derde lid herinnert eraan, dat aan de gebruiker van een teken dat niet als merk wordt beschouwd, omdat dat teken niet aan de in artikel 2.1, lid 1 en 2, gestelde vereisten voldoet, niet noodzakelijkerwijs alle wettelijke bescherming is ontzegd. Het is immers mogelijk, dat in sommige gevallen het gemene recht de gebruiker van dit teken toestaat een rechtsvordering in te stellen tegen het onrechtmatig gebruik hiervan door een derde.

Uit de bepaling vloeit voort, dat de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet.’

5.

Uit deze Toelichting blijkt dat artikel 2.19 BVIE de inschrijving van het merk als een voorwaarde stelt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van dit teken.

Hieruit kan worden afgeleid dat, indien de inschrijving niet langer geldt, omdat het recht op het merk vervallen is door onbruik, de merkhouder geen bescherming voor zijn teken kan afdwingen. De rechter zal de vordering gebaseerd op dit teken, (ambtshalve) niet-ontvankelijk moeten verklaren.

6.

Deze toelichting herhaalt het principe dat reeds in de Memorie van Toelichting bij de eenvormige Benelux-merkenwet4. was vermeld en steeds werd gehandhaafd bij daaropvolgende wijzigingen van deze wet.5.

Deze regel — kort geformuleerd als ‘pas de protection sans dépôt’— maakt dus al van oudsher deel uit van het Benelux-merkenrecht6..

7.

Deze regel is in de literatuur gekend als de (negatieve) ‘reflexwerking’ of ‘l' effet réflexe’7..

De reflexwerking in het intellectuele eigendomsrecht houdt in dat wanneer de voorwaarden (formeel of inhoudelijk) niet vervuld zijn om te kunnen genieten van de bescherming door een intellectueel eigendomsrecht, men zich niet op een ander beschermingsregime (bv. het gemene recht of de regels betreffende ongeoorloofde mededinging of oneerlijke handelspraktijken) kan beroepen om dezelfde bescherming te verkrijgen als deze geboden door het toepasselijke intellectueel eigendomsrecht.

In het artikel 2.19.1 BVIE gaat het om de formele reflexwerking: wanneer het intellectuele eigendomsrecht bepaalde formaliteiten vereist, die niet zijn vervuld, kan geen bescherming worden geboden aan dit teken via de omweg van het gemene recht. Gelet op de draagwijdte van de prejudiciële vraag, zal ik verder enkele dit aspect behandelen.

8. Grondslag

De grondslag van deze regel is tweeërlei. Enerzijds wordt met de inschrijvingsplicht de rechtszekerheid gediend8.. Immers, wanneer een houder van een merkenrecht een exclusief recht krijgt, dienen derden hiervan op de hoogte te worden gesteld. Dit gebeurt via het merkenregister.

Anderzijds moet de reflexwerking, als sanctie, de gebruikers van tekens aanmoedigen om hun teken te registreren9..

Bij gebreke aan de reflexwerking, zo wordt geredeneerd, zou een register zinloos zijn. Immers dezelfde bescherming zou kunnen verkregen worden zonder kost van inschrijving en hernieuwing.

9. Draagwijdte

De regel dat geen enkele bescherming kan worden toegekend zonder inschrijving, houdt in dat de bescherming door het merkenrecht van het teken dat niet is ingeschreven, is uitgesloten10..

Het gebruik van een teken dat als merk kan worden beschouwd, kan evenmin grondslag zijn voor een vordering gegrond op het gemene recht of op de oneerlijke handelspraktijken11..

Anderzijds wordt de reflexwerking van oudsher strikt geïnterpreteerd12.: enkel voor de tekens die als merk kunnen worden beschouwd, die dus geschikt zijn om als merk te dienen en voldoen aan de voorwaarden, zal elke bescherming worden uitgesloten.

Bovendien is het voor bepaalde tekens die als merk beschouwd kunnen worden maar niet als dusdanig zijn ingeschreven, toch mogelijk om bescherming te verkrijgen onder vigeur van de rechtspraak Michelin/Michels13.: door te aanvaarden dat de houder van een woordmerk, waarvan de grafische vormgeving een onderscheidend vermogen heeft maar niet als beeldmerk werd gedeponeerd, zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat overeenstemt met zijn merk in deze vormgeving, heeft het Benelux-Gerechtshof de draagwijdte van de formele reflexwerking ingeperkt14..

10. Kritiek op de toepassing van de reflexwerking — voorrang van het Verdrag van Parijs?

In recente literatuur wijzen enkele auteurs erop dat de reflexwerking besloten in artikel 2.19.1 BVIE, door de toepassing van artikel 4.8 BVIE, op gespannen voet komt te staan met artikel met artikel 10bis, 3), 1o Uv.15.

Hoewel dit laatste artikel niet aan de uitlegging van het Benelux-Gerechtshof is onderworpen, moet ik toch enkele zinnen hieraan te wijden, gelet op de inhoud van artikel 4.8 BVIE.

Krachtens artikel 4.8 BVIE doen de bepalingen van het BVIE geen afbreuk aan de toepassing van, onder meer, het Verdrag van Parijs (Uv.).

Artikel 10bis, 3), 1o Uv. bepaalt dat ‘de landen der Unie gehouden (zijn) aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijk bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging.’ In zijn derde lid bepaalt dit artikel, onder nummer 1o:

‘(m)et name zullen worden verboden (…) alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen wekken door onverschillig welk middel van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent.’

Artikel 4.7 BVIE bepaalt dat de onderdanen van de Benelux-landen te hunnen voordele de bepalingen van het Uv. kunnen inroepen.

De bepalingen van het Uv. die daartoe geschikt zijn, hebben dus rechtstreekse werking in de rechtsorde van de Benelux-landen en kunnen dus door de onderdanen rechtstreeks worden ingeroepen in hun verhouding met andere onderdanen (horizontale werking).

Naar Belgisch recht geldt in elk geval, dat, op grond van de artikelen 1 en 2 van de wet van 26 september 1974 houdende onder meer goedkeuring van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockhom op 14 juli 1967, de Belgen te hunnen voordele de toepassing kunnen inroepen van artikel 10bis, 3),1o van dit verdrag.

Uit deze artikelen kan afgeleid worden, dat artikel 10bis, 3), 1o voorrang geniet op de reflexwerking van artikel 2.19.1 BVIE zodat het daarin vervatte verbod op verwarringstichting aan de houder van een merk dat niet (meer) is ingeschreven, het recht verleent zich te verzetten tegen, onder meer, het gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.

In de recente doctrine gaan inderdaad stemmen op die wijzen op de voorrang in die zin van het Unieverdrag van Parijs ten opzichte van het BVIE.

Zo zou, op grond van artikel 4.8 BVIE jo. artikel 10bis, 3o, 1 Uv., ‘de wettelijke bepaalde reflexwerking terzijde moeten geschoven worden’ om aldus toe te laten dat het verbod van verwarringstichting dat in dit artikel besloten ligt ‘als een afzonderlijke, specifieke juridische basis’ wordt erkend. Dit verbod zou dan ten allen tijde kunnen worden ingeroepen, ‘zelfs voor handelingen die een merkinbreuk uitmaken maar bij gebrek aan inschrijving niet kunnen worden vervolgd’16..

In die zin zou verwarringstichting, door om het even welk middel, met de inrichting, de waren of de nijverheids- of handelswerkzaamheid van een concurrent moeten worden verboden, zelfs als het teken waarop deze vordering is gebaseerd, een niet-geregistreerd merk is en aldus, op grond van artikel 2.19.1 BVIE, uitgesloten zou zijn van bescherming tegen verwarring bij gebreke aan inschrijving als merk.

Enkele Nederlandse auteurs stellen, binnen hetzelfde kader van de verhouding tussen artikel 2.19 en 4.8 BVIE, de vraag of, in het licht van artikel 10bis, 3o, 1 Uv., de regel van artikel 2.19 BVIE de ‘toets der kritiek wel kan doorstaan’.

Zij verwijzen daarbij naar een der gezaghebbende commentatoren van de Uv. die stelt dat, wanneer verwarringstichting door gebruik van merk of handelsnaam niet door bijzondere wetgeving wordt bestreden, artikel 10bis Uv. zo moet geïnterpreteerd worden dat de Verdragsluitende staat verplicht wordt om verwarringstichtende daden te doen verbieden als daden van ongeoorloofde mededinging17..

Deze auteurs wijzen in hun kritische bedenking over de reflexwerking ook op het feit dat het Benelux-systeem waarbij aan een niet-ingeschreven merk elke bescherming wordt ontzegd, uniek is. In de ons omringende landen kunnen dergelijke tekens immers rekenen op de bescherming van het gemene recht en van de regels inzake ongeoorloofde mededinging en/of oneerlijke handelspraktijken18..

In de Belgische literatuur wordt daarenboven gewezen op de verplichtingen die voor de Benelux-landen ontstaan uit de omzetting van de Richtlijn 2005/29/EG.

Artikel 6.2a) van deze richtlijn verbiedt het stichten van verwarring met een onderscheidend kenmerk van een concurrent als een specifieke vorm van misleiding ten opzichte van de consument, tenminste indien de gemiddelde consument ertoe wordt of kan worden gebracht ‘een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen’. Deze bepaling zou, net zoals artikel 10bis, 3), 1o Uv., een verbod van verwarringstichting inhouden, thans echter opgelegd door een Europese Richtlijn. Vermits de Lidstaten, op grond van het Europese recht, hun wetgeving in deze zin moeten aanpassen, zou deze bepaling ‘in strijd komen met de wettelijk bepaalde reflexwerking in het merkenrecht’ in de mate dat die kan verhinderen dat bepaalde vormen van verwarringstichting op grond van de WHPC zouden kunnen worden beteugeld.

Thans is bij de omzetting van deze richtlijn in België ervoor gezorgd dat bepaalde vormen van verwarringstichting met identieke of overeenstemmende tekens als het merk, m.n. merkinbreuken zoals bedoeld in art. 2.20.BVIE, op grond van een vordering tot staking voorzien door het nieuwe artikel 96 WHPC kunnen worden beteugeld19.. Er werd door deze nieuwe wet een nieuwe vordering tot staking voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen, naast de klassieke vordering tot staking20.. Het verbod op samenloop tussen de stakingsvordering op grond van de WHPC en op grond van namaak is daarmee opgeheven. Het ware een kans geweest om ook in te gaan op de reflexwerking.

Niettemin heeft de wetgever er zorg voor gedragen dat ook hier de reflexwerking kan worden gerespecteerd. De nieuwe wet van 10 mei 200721. die de handhaving van de intellectuele rechten en de procedureleregels hiervoor grondig heeft hervormd22., voorziet immers dat inbreuken op intellectuele rechten wel met een stakingsvordering, verankerd in de WHPC, kunnen worden bestreden — wat vroeger niet of niet voor alle inbreuken op intellectuele rechten kon23.— maar de inbreuken dienen te worden vastgesteld op grond van de wetten inzake het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht24. en, wat, voor de reflexwerking belangrijk is: artikel 98, § 1bis WHPC bepaalt dat deze stakingsvordering ‘wordt ingesteld op verzoek van de personen die een vordering inzake namaak kunnen instellen volgens de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht’25.. Hier wordt dus verwezen naar de toepasselijke intellectuele eigendomswet en de reflexwerking kan gehandhaafd blijven26..

Tenslotte wordt, aan Belgische kant, gewezen op een rechterlijke uitspraak die de rechtstreekse werking van artikel 10bis, 3), 1o Uv. heeft aanvaard in een geval van verwarringstichting tussen chocoladeverpakkingen.

Vertrekkende van het principe dat namaak wel rechtmatig is bij afwezigheid van bescherming door een intellectueel eigendomsrecht, maar niettemin onrechtmatig wordt, wanneer er verwarring wordt gesticht, verbood de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, op grond van artikel 10bis, 3) Uv., het gebruik van de litigieuze verpakking bij de verhandeling van de repen27..

De vraag rijst of dit wel een goede illustratie is van de voorrang van artikel 10bis, 3) 1o Uv. op de regel van de reflexwerking. De Voorzitter heeft niet vastgesteld dat de verpakking een teken was dat als merk kon worden beschouwd en niettemin artikel 10bis Uv. toegepast. Zij heeft expliciet overwogen dat zij ook vertrok van het principe dat een daad die geen namaking is, wel een daad van oneerlijke mededinging kan zijn. In die zin kan deze rechtspraak ook gepast worden in het kader van de redenering die past in het klassieke kader van de reflexwerking en die hierna meer uitgebreid wordt besproken: artikel 10bis kan worden ingeroepen voor alle daden van oneerlijke mededinging die geen merkinbreuken zijn en die gebaseerd zijn op tekens die niet als merk kunnen worden beschouwd.

11. Reflexwerking gehandhaafd op grond van een restrictieve interpretatie van artikel 10bis, 3), 1o, Uv.?

Een belangrijk deel van de Belgische en Nederlandse doctrine blijft ervan uitgaan dat de regel van de reflexwerking zoals bepaald door artikel 2.19.1 BVIE onverkort kan gelden28..

Nog in de laatste uitgave van het standaardwerk van BRAUN en CORNU, wordt de regel herbevestigd en wordt ook aangegeven waarom deze regel, ongeacht de historische kritiek en ongeacht zijn uniciteit ten opzichte van de buurlanden, in de B.M.W. werd ingevoerd29..

Daartoe wordt verwezen naar de Belgische en Luxemburgse wieg van de regel en het feit dat de Benelux-wetgever expliciet voor een zware sanctie voor het ontbreken van het depot heeft gekozen.

Deze sanctie is zelfs zwaarder dan de wetgeving in de verschillende Benelux-staten op het moment van de invoering van de BMW30..

De Benelux-wetgever heeft deze regel dus zeer bewust overgenomen in artikel 12 B.M.W.31.

Dat de wil van de Benelux-wetgever dienaangaande gehandhaafd blijft, blijkt uit de hierboven reeds geciteerde Toelichting, die de regel van de uitsluiting van bescherming bij gebreke aan inschrijving, blijft herhalen.

Teruggaand in de geschiedenis, kan ter verdediging van de uitsluiting van bescherming voor niet-gedeponeerde merken, ook verwezen worden naar de studie van M. GOTZEN, die de redenen blootlegt waarom deze merken in het Benelux-gebied geen bescherming kunnen krijgen op grond van het Verdrag van Parijs32..

Hieruit blijkt dat België, bij de totstandkoming van artikel 10bis Uv. verschillende keren heeft laten noteren dat haar nationale wetgeving het niet toeliet dat een teken, dat als merk zou kunnen worden beschouwd, maar niet als zodanig zijn gedeponeerd, in België bescherming zou genieten tegen namaking33. en dat men dat zo wenste te houden. België zou in die zin een ‘reserve’ geuit hebben ten opzichte van artikel 10bis Uv.34.

Bovendien zou het concept ‘concurrence déloyale’35. in het Unieverdrag van Parijs geen betrekking hebben op namaking van intellectuele rechten.

Voor het probleem dat ons hier bezighoudt, impliceert dit dat daden van namaking van een merk, en dit houdt ook in niet-gedeponeerde merken, buiten het begrip ‘oneerlijke mededinging’ van artikel 10bis Uv. zouden vallen, zodat deze enkel betrekking zou hebben op daden die namaking kunnen begeleiden, maar op zich geen merkenrechtelijke inbreuken zouden zijn die door de Belgische merkenwet, later B.M.W., werden geviseerd.36.

In deze optiek blijkt dat artikel 10bis, 3), 1o, Uv. wellicht niet de draagwijdte kan toegedicht worden van een door de recente literatuur verdedigd ‘verbod op verwarringstichting dat te allen tijde kan worden ingeroepen, ook voor handelingen die een merkinbreuk uitmaken, maar die bij gebrek aan depot niet kunnen worden vervolgd’37..

Uit de voorbereidende werken van het artikel 10bis, 3), 1o Uv. kan immers afgeleid worden dat België — daarin blijkbaar gevolgd door de Benelux-wetgever — aan het begrip ‘daad van oneerlijke mededinging’ — met instemming van de andere Verdragsluitende Staten — een betekenis heeft gegeven die geen betrekking heeft op handelingen die een merkinbreuk uitmaken.

12.

Tenslotte blijft er nog het argument dat, bij gebreke aan bescherming door artikel 10bis, 3o, 1) Uv., verwarringstichting op grond van een niet-gedeponeerd merk ongestraft blijft, terwijl verwarringstichting toch een halt zou moeten kunnen toeroepen aan de namaking, hoewel de kopie buiten de intellectuele eigendom vrij is38..

Daartegenover staat dat de houder van een niet-gedeponeerd merk het teken kan doen inschrijven in de loop van de procedure en alsdan toch nog een beroep doen op de merkenrechtelijke bescherming39.. Voor een houder van een vervallen merk, kan deze oplossing echter geen soelaas brengen.

13.

Andere beschermingsregimes mogelijk voor tekens die niet als merk worden beschouwd.

In tegenstelling tot wat geldt voor tekens die als merk beschouwd worden, is er eensgezindheid over de mogelijkheid tot bescherming van tekens die geen merk zijn.

Zoals artikel 2.19 lid 3 BVIE duidelijk laat verstaan, sluit het verbod niet uit dat een andere bescherming wordt ingeroepen indien het teken geen merk is. Zoals hierboven onder randnr. 4 vermeld, wijst ook de Toelichting van het Benelux-Bureau op deze mogelijkheid40..

Ook in de rechtspraak41. en rechtsleer42. op grond van het oude artikel 12 onder B, B.M.W. werd reeds aanvaard dat de gebruikers van een teken dat niet als merk wordt beschouwd in de zin artikel 1 B.M.W., thans artikel 2.1 lid 1 en 2 BVIE, het gemene recht kunnen inroepen om zich te verzetten tegen een onrechtmatig gebruik van het teken.

Zo ontsnappen dus aan de regel van artikel 2.19 lid 1 en 2 BVIE, tekens die niet herkomstaanduidend werken of tekens die niet onderscheidend zijn of bv. enkel lokaal of nationaal zijn ingeburgerd43..

Deze tekens kunnen, overeenkomstig artikel 2.19 lid 3 BVIE, beroep doen op het gemene recht om zich te verzetten tegen een onrechtmatig gebruik van het teken. Dit houdt tevens in dat de houder van zo'n teken zich kan beroepen op de bescherming door de oneerlijke handelspraktijken44. of, voor zover nodig, rechtstreeks op artikel 10bis, 3o, 1) Uv.

14. Samenvatting en besluit

Artikel 2.19.1 BVIE legt een registratieplicht op aan de houders van een teken dat als merk wordt beschouwd. Geen registratie betekent geen recht op bescherming door het merkenrecht, maar ook geen bescherming door het gemene recht of het recht op de oneerlijke handelspraktijken. Dit is de regel van de reflexwerking.

Deze regel geldt van oudsher in het Benelux-merkenrecht. Hij werd zeer bewust overgenomen uit de nationale wetgeving van de Benelux-lidstaten en zelfs verzwaard.

In de recente literatuur komt deze regel onder druk te staan.

Belgische en Nederlandse auteurs wijzen op de primauteit van het algemene verbod op verwarringstichting, neergelegd in artikel 10bis, 3), 1o Uv., zich daarbij baserend op artikel 4.8 BVIE. Zij wijzen eveneens op de uniciteit van de Benelux-situatie die elke bescherming van een niet-ingeschreven teken afwijst. De buurlanden kennen dit systeem niet, hoewel zij wel een merkenregister hebben, net zoals in de Benelux. Het argument dat de zware sanctie van de niet-bescherming een prikkel tot registratie van het teken is, gaat dus niet op.

Bovendien is er Europese wetgeving die verwarringstichting met een onderscheidend kenmerk van een concurrent als een specifieke vorm van misleiding ten opzichte van de consument verbiedt. De richtlijn moet worden omgezet in nationaal recht. Deze regel zou de reflexwerking in de weg staan.

Hiertegenover staan een aantal argumenten die de reflexwerking van artikel 2.19.1 BVIE verzoenen met de bepalingen van het Unieverdrag van Parijs, waaraan het BVIE, op grond van zijn artikel 4.8, geen afbreuk doet.

Zonder dat het de taak is van het Benelux-Gerechtshof om artikel 10,3), 1o Uv. uit te leggen, moet immers gewezen worden op de mogelijks genuanceerde uitlegging ervan, zoals door M. GOTZEN aangetoond en hierboven kort samengevat.

Er moet tevens worden gewezen op de wil van de Benelux-wetgever met betrekking tot de reflexwerking in het merkenrecht45.: hij blijft de regel standvastig herhalen. Ook in de nieuwe Belgische wetgeving wordt hij ingeschreven. Door recente Belgische en Nederlandse gezaghebbende auteurs wordt hij niet ter discussie gesteld. De sanctie is zwaar, maar, aan de andere kant, werd de draagwijdte van de reflexwerking door uw Hof enigszins beperkt.

Bovendien laat het BVIE toe dat een merk in de loop van het geding nog wordt ingeschreven om te ontsnappen aan de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Tenslotte kan onderstreept worden dat tekens die niet als merk worden beschouwd niet onder de uitsluiting vallen zodat zij wel een beroep kunnen doen op de regels van de ongeoorloofde mededinging, zoals artikel 10bis, 3), 1o Uv.

Op grond van deze overwegingen ben ik geneigd te concluderen dat de reflexwerking verzoenbaar is met het verbod op verwarringstichting, zoals bepaald in artikel 10bis, 3), 1o Uv. Zodat, m.i., artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE zo moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Benelux-recht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het gebruik van datzelfde teken als merk door een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.

Deze bepalingen verzetten zich niet tegen de bescherming op grond van het Unieverdrag van Parijs, meer bepaald tegen het verwarringstichtend gebruik van eenzelfde teken, dat echter niet als merk kan worden beschouwd en dat door de houder ter aanduiding van de onderneming wordt gebruikt.

IV. Conclusie.

15.

Ik ben van mening, op grond van die redenen, Uw Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door het Hof van cassatie gestelde prejudiciële vraag:

Artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE moet zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken, indien het als merk kan worden beschouwd, ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.

Brussel, 1 december 2009.

Advocaat-generaal,

J.F. LECLERCQ

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.