BenGH, 29-06-2006, nr. A 2005/2/11

BenGH, 29-06-2006, nr. A 2005/2/11

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 29‑06‑2006

I. Verougstraete, W.J.M. Davids, J. Jentgen, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, D.H. Beukenhorst, E. Waûters, Ph. Echement, A. Wantz

Partij(en)

ARRÊT

du 29 juin 2006

En cause:

S.A. [appellante]

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES

Langue de la procédure: le français

ARREST

van 29 juni 2006

Inzake:

N.V. [appellante]

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

Procestaal :Frans

Het BENELUX-GERECHTSHOF heeft in de zaak A 2005/2 het volgende arrest gewezen.

1

Bij arrest van 9 juni 2005 heeft het Hof van Beroep te Brussel in de zaak 2002/AR/704 van de naamloze vennootschap [appellante] (verder te noemen: [appellante]), gevestigd te [postcode][vestigingsplaats], [adres], tegen het Benelux-Merkenbureau, met zetel in Nederland, 's‑Gravenhage (verder te noemen: het BMB), een vraag van uitleg van de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen: de BMW) aan het Hof gesteld overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag).

Ten aanzien van de feiten

2

Uit het arrest van het Hof van Beroep te Brussel blijken de navolgende feiten:

(a)

[appellante] heeft op 31 augustus 2000 het beeldmerk bestaande uit de vorm van een rechthoek met het woordteken ‘Shop & Service’ voor inschrijving aangeboden bij het BMB voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen, zoals vermeld in klasse 37.

(b)

De inschrijving van het teken als merk werd door het BMB geweigerd. Het BMB oordeelde dat het teken elk onderscheidend vermogen, bedoeld in artikel 6bis, lid 1, onder a., van de BMW mist, nu het teken slechts een beschrijving geeft van de diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd.

(c)

[appellante] heeft zich bij verzoekschrift gewend tot het Hof van Beroep te Brussel teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

(d)

Het Hof van Beroep te Brussel heeft uitspraak gedaan op 9 juni 2005. Het oordeelt dat de inschrijving van het merk niet kon worden geweigerd op grond dat het uitsluitend zou bestaan uit bestanddelen die de desbetreffende diensten beschrijven. Bij het hof van beroep rees de vraag of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd om andere redenen dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond van het beschrijvend karakter van het teken. Het hof van beroep heeft in dit kader de mogelijkheid onder ogen gezien om ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond te bezigen, in het bijzonder de mogelijkheid dat het teken het vereiste onderscheidend vermogen zou missen.

3

Het Hof van Beroep te Brussel besliste iedere nadere beslissing aan te houden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:

‘Dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Wet aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter, die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt, noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve na te gaan of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW zoals uitgelegd in het licht van de richtlijn?’

Ten aanzien van het verloop van het geding

4

Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

5

De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag.

Voor [appellante] heeft mr. T. van Innis, advocaat bij de balie te Brussel, een memorie ingediend.

Voor het BMB hebben mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, en mr. B. Dauwe, advocaat bij de balie te Brussel, een memorie ingediend.

6

Advocaat-generaal Jean-Francois Leclercq heeft op 24 januari 2006 schriftelijk geconcludeerd. Voor [appellante] heeft mr. T. van Innis schriftelijk gereageerd op de conclusie van de advocaat-generaal.

Ten aanzien van het recht

7

Het antwoord op de vraag wordt gegeven naar de tekst van de BMW zoals die luidde ten tijde van het onderhavige depot op 31 augustus 2000 en derhalve voor de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de BMW, getekend te Brussel op 11 december 2001.

Artikel 6bis van de BMW, in de versie voor de wijziging bij het Protocol van 11 december 2001, luidt als volgt:

‘1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

a.

het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b.

het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1, 2 en 7.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.’

Volgens artikel 6ter van de BMW, in de versie voor de wijziging bij het Protocol van 11 december 2001, kan de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's‑Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

8

De procedures van de artikelen 6bis en 6ter van de BMW beogen een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1, van de BMW vermelde criteria. Die inhoudelijke toetsing behoort tot de opdracht zowel van het BMB als van de genoemde rechters.

De bevoegdheid van de hoven behelst een heroverweging van de beslissing die genomen is door het BMB. Het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's‑Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg dient te oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving heeft geweigerd.

Bij die beoordeling kan de rechter geen kennis nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

9

De rechter kan slechts dan de inschrijving van het depot bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis van de BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet. De absolute weigeringsgrond die het BMB in zijn aanvankelijke beslissing aanhoudt of later voor het hof van beroep laat gelden, is aldus niet de enige grond waarop de rechter zijn oordeel kan laten steunen.

10

Uit een en ander volgt dat wanneer het BMB een inschrijving heeft geweigerd omdat het teken beschrijvend van aard was en die beslissing wordt bestreden, de rechter moet beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven en daartoe tevens ambtshalve in zijn beoordeling moet betrekken of zich enige andere absolute weigeringsgrond voordoet. De rechter zou anders gehouden kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria.

De rechter neemt aldus geen kennis van een aanspraak die niet aan het BMB was voorgelegd of buiten de beslissing van het BMB viel.

11

Wanneer de rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, dient hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten.

Ten aanzien van de kosten

12

Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

13

Krachtens de Belgische wetgeving zijn de honoraria van de raadslieden niet begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

14

Op de behandeling voor het Hof zijn geen kosten gevallen.

Verklaring voor recht

15

De artikelen 6bis en 6ter, van de BMW moeten aldus worden uitgelegd dat in een procedure ingevolge artikel 6ter van de BMW, de rechter, wanneer hij vaststelt dat het teken niet valt onder de door het BMB aanvankelijk aangevoerde absolute weigeringsgrond dat het beschrijvend van aard is, dient na te gaan of het teken niet onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zoals vermeld in artikel 6bis, eerste lid, van de BMW, met dien verstande dat hij die vraag niet bevestigend mag beantwoorden dan nadat hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich op de wijze als voorzien in het toepasselijke nationale procesrecht zich uit te laten over die ambtshalve door hem in overweging genomen absolute weigeringsgrond.

Aldus gewezen door I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vice-president, J. Jentgen, tweede vice-president, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, D.H. Beukenhorst, rechters, E. Waûters, Ph. Echement, A. Wantz, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 29 juni 2006 door de heer I. Verougstraete, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J.F. Leclercq, advocaatgeneraal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

Conclusie 24‑01‑2006

J.F. Leclercq

Partij(en)

Conclusie van Advocaat-Generaal J. F. Leclercq (vertaling van stuk A 2005/2/4 - 3/5)

Zaak A 2005/2 —

D'IETEREN

/

BMB

(Shop & Service)

Zaak A 2005/3 —

D'IETEREN

/

BMB

(Executive)

I. Feiten en voorafgaande rechtspleging

1

Zaak A 2005/2 heeft betrekking op het merk ‘SHOP & SERVICE’.

Dit beeldmerk is op 31 augustus 2000 door de naamloze vennootschap D'Ieteren bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: ‘BMgB’) gedeponeerd voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen als vermeld in klasse 37.

2

Zaak A 2005/3 heeft betrekking op het merk ‘EXECUTIVE’.

Dit woordmerk is op 6 november 2000 door de naamloze vennootschap D'Ieteren bij het BMB gedeponeerd voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (waren als vermeld in klasse 12).

3

Het BMB heeft geweigerd beide tekens als merk in te schrijven.

Het BMB was in beide gevallen van oordeel dat het teken elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis, lid 1, onder a., van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: ‘BMW’ miste1., nu beide tekens werden geacht de waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, te beschrijven.

4

De naamloze vennootschap D'Ieteren heeft tegen die beslissingen een rechtsmiddel ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel, dat op 9 juni 2005 in beide zaken uitspraak heeft gedaan (A.R. 2002/AR/704 —‘SHOP & SERVICE’ en A.R. 2002/AR/705 —‘EXECUTIVE’).

5

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in beide zaken beslist dat de inschrijving van de tekens niet kon worden geweigerd op basis van de absolute weigeringsgrond dat het teken beschrijvend van aard is.

In beide zaken is evenwel de vraag gerezen of het teken om die reden diende te worden ingeschreven, m.a.w. of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd op een andere grond dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond, nl. het beschrijvende karakter van het teken. In dit verband heeft het Hof van Beroep de mogelijkheid overwogen ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond op te werpen.

6

Het Hof van Beroep te Brussel heeft mitsdien in beide zaken beslist de hieronder weergegeven prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof te stellen.

II. Prejudiciële vragen

7

Het Hof van Beroep te Brussel meende dat de eventuele mogelijkheid om ambtshalve een absolute weigeringsgrond op te werpen de uitlegging vergt van de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW).

Die rechtsregels zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en Luxemburg in de zin van artikel 1 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.

Het vraagstuk ziet er dus als volgt uit in deze twee soortgelijke zaken.

8

In Benelux-zaak A 2005/2 wordt de prejudiciële vraag door het Hof van Beroep te Brussel gesteld in zijn arrest van 9 juni 2005, waarbij uitspraak wordt gedaan op het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschrift dat ertoe strekt een bevel tot inschrijving van het depot van een dienstmerk te verkrijgen.

9

De prejudiciële vraag slaat op de uitlegging van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de versie die gold na het Protocol van 2 december 1992 en het Protocol van 7 augustus 1996 en vóór het Protocol van 11 december 2001.

10

De prejudiciële vraag luidt als volgt: dienen de artikelen 6bis en 6ter BMW aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) (hierna: ‘Richtlijn’) wordt uitgelegd2. ?

11

In Benelux-zaak A 2005/3 wordt de prejudiciële vraag door het Hof van Beroep te Brussel gesteld in zijn arrest van 9 juni 2005, waarbij uitspraak wordt gedaan over het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschrift dat ertoe strekt een bevel tot inschrijving van het depot van een warenmerk te verkrijgen.

12

De prejudiciële vraag slaat op de uitlegging van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de versie die gold na het Protocol van 2 december 1992 en het Protocol van 7 augustus 1996 en vóór het Protocol van 11 december 2001.

13

De prejudiciële vraag luidt als volgt: dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn

III. Bespreking

14

Ik herinner eraan dat de soortgelijke prejudiciële vragen dienen te worden besproken met toepassing van de BMW in de versie die gold vóór wijziging bij Protocol van 11 december 2001.

Artikel 6bis BMW luidt in die versie als volgt:

‘1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

a.

het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b.

het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1, 2 en 7.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.’

Artikel 6ter BMW luidt in die versie als volgt:

‘De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's‑Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.’

15

Gelet op de formulering van artikel 6ter: ‘de deposant kan zich (…) bij verzoekschrift wenden tot (…) teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen’ ben ik persoonlijk prima facie geneigd de twee soortgelijke prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden. Die formulering geeft te denken dat het niet louter om een rechtsmiddel gaat tegen een beslissing van het BMB om de inschrijving van het depot van een merk te weigeren, aangezien daarbij is voorzien in een ‘verzoekschrift teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen’. Er valt moeilijk in te zien dat het bevoegde rechtscollege een bevel zou geven tot inschrijving van een met de BMW strijdig depot. Hoe staan de zaken er echter voor wanneer de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt geraadpleegd en wanneer aan rechtsvergelijking wordt gedaan ?

§ 1. Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof

16

Voor de beantwoording van de prejudiciële vragen gelden de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 29 november 20013. en 1 december 20044. inzake KPN t/ BMB en 15 december 20035. inzake BMB t/ Vlaamse Toeristenbond als norm.

17

In die arresten wordt door uw Hof met name het accent gelegd op de ‘inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria6..

In het arrest van 1 december 2004 wordt het volgende toegevoegd: ‘In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven7.. Indien het BMB eerst in deze rechterlijke procedure een nieuwe weigeringsgrond aanvoert, moet de rechter deze in de beoordeling betrekken bij de vraag of de inschrijving terecht is geweigerd, omdat anders de rechter gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria8..

18

Ik meen uit die overwegingen te kunnen afleiden dat in de procedure ingevolge artikel 6ter bij de inhoudelijke toetsing aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria moet worden gestreefd naar het vrijwaren van het register voor tekens die niet aan voormelde criteria voldoen. Wanneer de rechter om die reden verplicht is een weigeringsgrond in zijn beoordeling te betrekken, die door het BMB eerst voor de beroepsinstantie wordt aangevoerd, volgt mijns inziens daaruit dat hij eveneens gehouden is ambtshalve9. te toetsen of het teken onder een andere dan de door het BMB aangevoerde absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Tussentijds besluit:
19

De jurisprudentie van uw Hof betreffende de artikelen 6bis en 6ter BMW in de in beide zaken geldende versie geeft wederom te denken dat de prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden zijn.

§ 2. Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

20

Voor het feit dat de beroepsinstanties bij de beoordeling van de weigeringsbeslissing van het BMB ambtshalve andere weigeringsgronden kunnen inroepen om te vermijden dat een teken dat niet aan de criteria van artikel 6bis, eerste lid, a), BMW voldoet, wordt ingeschreven, wordt eveneens steun gevonden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie aangaande de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening10.. Die artikelen slaan op de absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een nationaal c.q. gemeenschapsmerk. De formulering is nagenoeg gelijkluidend.

21

Al is de tekst van artikel 6bis, lid 1, BMW niet volkomen gelijkluidend met de formulering van de Richtlijn, toch dient deze tekst, blijkens de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof11., in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van die Richtlijn te worden uitgelegd.

22

De jurisprudentie van het Hof van Justitie vergt een streng en volledig onderzoek bij de beoordeling van de inschrijving van het merk, zulks om juist te voorkomen dat merken die niet aan de in evengenoemde artikelen vermelde criteria voldoen, worden ingeschreven.

Op dit punt is het Hof van oordeel dat ‘uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingsbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering (reeds blijkt) dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten’12..

23

Deze redenering steunt de stelling dat alle weigeringsgronden moeten worden getoetst opdat geen merk zou worden ingeschreven, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Het Hof van Justitie stelt zich in dit verband op het standpunt dat ‘de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden los van elkaar (staan) en (…) een afzonderlijk onderzoek (vereisen)’13., zij het dat er een ‘duidelijke overlapping’ bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 7, lid 1, sub b), c) en d) vermelde weigeringsgronden14..

Constateren dat een teken niet onder een van de in de relevante bepalingen opgesomde weigeringsgronden valt, volstaat dus niet om te besluiten dat het onderscheidend vermogen heeft15..

24

Uit deze overwegingen volgt naar mijn oordeel andermaal dat de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te voorkomen dat een teken dat niet aan de in de artikelen 3, lid 1, van de merkenrichtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening gestelde voorwaarden voldoet, wordt ingeschreven.

Tussentijds besluit:
25

In de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt steun gevonden voor de stelling dat de twee soortgelijke prejudiciële vragen bevestigend moeten worden beantwoord.

§ 3. Rechtsvergelijking (in het kort)

26

Het Bundespatentgericht, dat kennis neemt van rechtsmiddelen tegen de weigeringsbeslissingen van het Bundespatentamt, is tevens bevoegd andere dan de door het Bundespatentamt aangevoerde weigeringsgronden op te werpen16..

§ 4. Heropening van de debatten

27

Zoals in de memorie van het BMB in overweging wordt gegeven, lijkt het raadzaam dat uw Hof benadrukt dat wanneer het Hof van Beroep ambtshalve het teken aan een andere absolute weigeringsgrond toetst, het gehouden is de rechten van de verdediging in acht te nemen door partijen volgens de regels van het nationale recht uit te nodigen hun houding jegens die andere weigeringsgrond te bepalen en hun middelen dienaangaande voor te dragen.

§ 5. Samenvatting

28

Ik kom thans aan mijn samenvatting toe. Uit de formulering van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de op beide zaken toepasselijke versie, de jurisprudentie van uw Hof aangaande die bepalingen, de uitlegging van de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en uit een summiere rechtsvergelijking meen ik te kunnen afleiden dat het Hof van Beroep dat vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder een nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat het ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

IV. Conclusie

29

Op grond van het vorenoverwogene concludeer ik dat de twee soortgelijke prejudiciële vragen die door het Hof van Beroep te Brussel zijn gesteld, bevestigend dienen te worden beantwoord.

Brussel, 24 januari 2006

De Advocaat-Generaal,

(w.g.) J.F. LECLERCQ

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.