HR, 03-02-2012, nr. 10/02162

In eerste aanleg heeft [eiser] aangevoerd dat Red Bull's merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ vervallen was wegens niet-gebruik (nl. slechts afwijkend gebruik van het merk zoals gedeponeerd). Deze stellingname moet gezien worden tegen de juridische achtergrond van art. 2.26 lid 2 onder a BVIE4., waarin — kort gezegd — op straffe van verval van het merkrecht is voorgeschreven dat normaal gebruik ervan niet langer dan vijf jaar achterwege blijft, en tegen de feitelijke achtergrond dat Red Bull dit merk nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden ‘Krating-Daeng’. Red Bull heeft dit laatste niet weersproken, maar heeft daartegenover de stelling betrokken dat dit er niet toe doet omdat het door haar wél gemaakte gebruik van het merk zonder de woorden ‘Krating-Daeng’ kwalificeert als ‘gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd’ in de zin van art. 2.26 lid 3 sub a BVIE, zodat ingevolge laatstbedoelde bepaling toch van gebruik van het merk kan worden gesproken.

De rechtbank heeft in rov. in rov. 5.9–5.10 deze stellingname van Red Bull gehonoreerd. Het hof heeft zich in rov. 3.13 bij de genoemde overwegingen van de rechtbank aangesloten.

Onderdeel VI is gericht tegen rov. 3.13 van het arrest, waarin het hof (anders dan door [eiser] betoogd) oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen ‘Krating-Daeng’, niet is gewijzigd zodat Red Bull's zodanig gebruik als normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub 2 BVIE heeft te gelden.

Volgens onderdeel VI.1 is het hof ten onrechte niet uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot van het ‘Red Bull Krating-Daeng’-merk, terwijl destijds, in 1983, het onderdeel ‘Krating-Daeng’ een substantiële bijdrage leverde aan de onderscheidende kracht van het merk in zijn geheel en dus geen ondergeschikte plaats innam, en Red Bull toen nog geen energy drinks op de markt bracht onder het (nu, maar in 1983 nog niet bekende) merk ‘Red Bull’5..

Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof (en de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten) kennelijk zijn uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot. Uit niets blijkt een ander temporeel aanknopingspunt.

Daarmee kan in het midden blijven de (rechts)vraag of het hof moest uitgaan van de situatie ten tijde van het depot, dan wel mocht of moest uitgaan van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk in afwijkende vorm, dan wel van het tijdstip waarop gedurende vijf jaren geen gebruik gemaakt is van het merk in de vorm zoals het is gedeponeerd, dan wel van nog een ander tijdstip; een en ander voor zover zodanig verschil in tijdstippen relevant zou zijn.

Onderdeel VI.2 behelst — onder verwijzing naar verschillende stellingen in de processtukken — de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is omdat het onderscheidend vermogen van het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ wel degelijk wijzigt door het weglaten van de opvallende (want niet tot het normale taalbeeld in een van de Benelux-talen behorende) woordelementen ‘Krating-Daeng’.

Ook deze klacht faalt. Volgens het hof, dat op dit punt het oordeel van de rechtbank in rov. 5.10 volgt, staat (in zijn algemeenheid) de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. Dat oordeel — dat niet is bestreden — is juist.

Het hof heeft vervolgens (met overneming van het oordeel van de rechtbank (rov. 5.10) dat de woorden ‘Krating-Daeng’ en het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de twee stieren alsmede de woorden ‘Red Bull’ groter zijn afgebeeld, en dat de intrinsiek onderscheidende kracht van de woorden ‘Red Bull’ voor energy drinks niet lager is dan de woorden ‘Krating-Daeng’ omdat de woorden ‘Red Bull’ geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks) geoordeeld dat het onderscheidend vermogen door het weglaten van de in het visueel totaalbeeld ondergeschikte onderdelen ‘Krating-Daeng’ in de vorm waarin het is ingeschreven, niet is gewijzigd.

Dit, afdoende gemotiveerde, feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk.

Onderdeel VII heeft dezelfde feitelijke achtergrond als onderdeel VI, nl. dat Red Bull haar merk met de woorden ‘Red Bull Krating-Daeng’ nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden ‘Krating-Daeng’.

Terwijl onderdeel VI daaraan — m.i. zonder succes — de conclusie wilde verbinden dat het hof dit merk als vervallen had moeten beschouwen, heeft onderdeel VII betrekking op een alternatieve of subsidiaire linie van [eiser]. De juridische grondslag voor de alternatieve of subsidiaire linie van [eiser] is gelegen in art. 2.27 lid 3 BVIE (voorheen art. 14.C lid 2 BMW), een regeling die een soort verplichte co-existentie voorschrijft:

Volgens [eiser] kon het merk van Red Bull in de relevante periode vervallen worden verklaard (was het merk ‘vervalrijp’), en komt hem een beroep op de regel van art. 2.27 lid 3 toe in verband met zijn merkdepot van 14 juli 1983 (vgl. onder de feiten, 1.1).6.

Onderdeel VII is (dus) gericht tegen rov. 3.14 waarin het hof heeft geoordeeld dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien, zoals in het onderhavige geval. Volgens het onderdeel is deze lezing van artikel 2.27 lid 3 BVIE rechtens onjuist en is het oordeel van het hof bovendien onvoldoende met redenen omkleed gelet op het arrest van het BenGH in de Triomino-zaak7..

Zoals het hof heeft overwogen, geldt de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE blijkens de tekst ervan alleen voor gebruik van merken die gedeponeerd zijn tijdens de zgn. vervalrijpe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrijving van het oudere merk) gedeponeerd zijn8.. In de kennelijke visie van het hof begon in casu de ‘vervalrijpe’ periode (i.v.m. art. 5, onder 3o (oud) BMW) in ieder geval niet eerder dan drie jaar na 11 juli 1983, dus pas op 11 juli 1986, terwijl het depot van [eiser] van daarvóór, nl. 14 juli 1983 dateert.

De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of het hof hier niet te zeer naar de letter en te weinig naar de geest van art. 2.27 lid 3 BVIE oordeelt, acht ik op zichzelf een serieuze (rechts-)vraag. Dat geldt ook voor de in dit verband ingeroepen aandacht voor het precedent van het Triomino-arrest van BenGH 19 december 1996.9.

Anderzijds heeft ook de s.t. namens Red Bull een ‘punt’ door aan te snijden dat de gehele co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 (en lid 4) BVIE een eigenaardige Benelux-aangelegenheid is, die zich mogelijk niet met de Merkenrichtlijn verdraagt.10.

Aan deze problematiek, die tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU en wellicht tevens aan het BenGH aanleiding zou kunnen geven, kan m.i. echter voorbijgegaan worden.

De klacht faalt naar mijn mening niet ‘reeds’ om de door het hof aangegeven reden, doch wél ‘reeds’ om de volgende reden. Het hof heeft geoordeeld — en blijkens het m.i. falende onderdeel VI kunnen oordelen — dat er ondanks het weglaten van de woorden ‘Krating-Daeng’ sprake is van normaal gebruik door Red Bull11.. Nu [eiser] zijn beroep op het verval van het ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden ‘Krating-Daeng’ (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het ‘co-existentie’-systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo. lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt dus bij gebrek aan (processueel) belang.

Zoals eerder vermeld, kies ik ervoor om na onderdelen VI en VII de onderdelen II t/m V te bespreken. Onderdeel I komt in deze conclusie als laatste aan de orde.

Onderdeel II keert zich tegen rov. 3.6 van het arrest van het hof. Volgens de onderdelen II.1 en II.2 heeft het hof ten onrechte niet het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ zoals dat is ingeschreven tot uitgangspunt genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk (woordmerk Red Bull), waarvan het hof (in rov. 3.5) heeft vastgesteld dat het in deze zaak niet relevant is.

De klachten falen omdat zij uitgaan van een onjuiste lezing van het arrest. Uit rov. 3.5 van het arrest van het hof volgt dat het hof — evenals de rechtbank — tot uitgangspunt heeft genomen dat alleen het ‘Red Bull Krating-Daeng’ merk relevant is. Waar het hof verder verwijst naar ‘het merk waarop Red Bull zich beroept’ (rov. 3.6) of ‘het merk van Red Bull’ (rov. 3.10) doelt het onmiskenbaar op het enig relevante merk, ‘Red Bull Krating-Daeng’.

Overigens heeft de rechtbank in rov. 5.28 nog overwogen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het publiek in het woord-/beeldmerk ‘Red Bull Krating-Daeng’ ook het enkele woordmerk ‘Red Bull’ zal zien. Daartegen is geen grief gericht, en het cassatiemiddel klaagt ten deze evenmin over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel.

Onder II.3 klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel — dat [eiser] niet heeft betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux — óók onbegrijpelijk is omdat [eiser] de bekendheid van het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist. [Eiser] verwijst in dit verband naar stellingen zijnerzijds12. die volgens hem niet anders begrepen kunnen worden dan dat het merk, dat immers niet gebruikt is, (ook) (iedere) bekendheid ontbeert.

In de stellingen waarnaar verwezen betwist [eiser] dat Red Bull op normale wijze gebruik heeft gemaakt van haar merk ‘Red Bull Krating-Daeng’. Volgens [eiser] kan gebruik van een merk op een van de merkinschrijving afwijkende wijze niet worden gekwalificeerd als (normaal) gebruik, wanneer daarbij het onderscheidende kenmerk van het merk wordt gewijzigd13.. Red Bull heeft bij gebruik van het merk Red Bull Krating-Daeng steeds een wezenlijk onderdeel van het woordmerk-gedeelte van het merk weggelaten14..

De klacht faalt — mede in het verlengde van de bespreking, hierboven, van onderdeel VI — op meerdere gronden. De stellingen waarnaar [eiser] verwijst, betwisten niet dat het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is. [Eiser] betoogt in die stellingen dat Red Bull niet op normale wijze gebruik heeft gemaakt van het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ doordat steeds een onderscheidend deel van dat merk — namelijk ‘Krating-Daeng’ — is weggelaten. Uit het betoog dat geen sprake is geweest van (normaal) gebruik van het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’ volgt niet — althans niet zonder meer — dat de bekendheid van het ingeschreven merk wordt betwist, zodat de klacht in zoverre feitelijke grondslag mist.

Ook overigens moet het onderdeel stranden. De rechtbank heeft in rov. 5.20 geoordeeld:

[cursivering A-G.]

Deze overweging — die onmiskenbaar ziet op het merk ‘Red Bull Krating-Daeng’15. — is in appel niet bestreden, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Zij heeft thans als uitgangspunt te gelden.

Ook voor zover [eiser] betoogt dat Red Bull geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt door een onderscheidend deel van het merk weg te laten en dat daardoor het merk geen bekendheid heeft gekregen, kan het niet tot cassatie leiden. Zoals reeds werd aangeduid in nr. 3.16, heeft de rechtbank in rov. 5.28 geoordeeld:

Zoals in nr. 3.16 is aangegeven, is tegen dit oordeel in appel geen grief gericht, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Ook tegen deze achtergrond kan (in cassatie) moeilijk worden volgehouden dat de aanduiding ‘Krating-Daeng’ (mede) het onderscheidend vermogen van het merk zoals het is ingeschreven bepaalt16..

Voor zover onderdeel II.3 nog klaagt dat het hof aan de essentiële stelling van [eiser], dat de bekendheid van het merk een voorwaarde is voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zou zijn voorbijgegaan, faalt het eveneens. Het hof heeft immers — in rov. 3.6 — overwogen dat ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE de houder van [slechts] een bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken, terwijl het hof in rov. 3.6 voorts heeft vastgesteld dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is. Een tegen laatstbedoelde vaststelling gerichte klacht in onderdeel III.2 is hierboven gewogen en door te licht bevonden. Voor zover onderdeel III (mede) daartegen gericht is, volgt een bespreking daarvan hieronder.

Onderdeel III is gericht tegen de rov. 3.6 en 3.9. Volgens het onderdeel heeft het hof verzuimd in te gaan op de essentiële stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element BULL teniet is gegaan, althans sterk is verwaterd door het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading BV een licentie heeft verleend waaronder het energiedrankje BULLIT op de markt wordt gebracht. [eiser] stelde op de aangegeven vindplaatsen17. — samengevat — dat Red Bull zelf actief bijdraagt aan verlies van het onderscheidend vermogen door toe te staan dat andere leveranciers van energy drinks het element BULL gebruiken. Zo staan rechten op het merk BULLIT op naam van Red Bull, maar wordt het energy drankje BULLIT op de markt gebracht door Bullit Trading BV, zonder enige verwijzing naar Red Bull als merkhouder van het merk BULLIT. [eiser] heeft de relevantie van dit punt geadstrueerd met een verwijzing naar o.m. het arrest van BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma).

De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. ‘Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.’18. Verwatering heeft een — beperkende — invloed op de beschermingsomvang: naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, komt het minder bescherming toe19.. De ultieme vorm van verwatering is de verwording van een merk tot soortnaam, die een algeheel verlies van het subjectieve merkrecht meebrengt20..

Verwatering is veelal een gevolg van niet- of onvoldoende optreden door de merkhouder tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor soortgelijke van andere ondernemingen afkomstige waren. Dat deed zich voor in bijv. de zaken die leidden tot BenGH 13 december 1994 (Quick)21. en HR 15 december 1995 (Lipmerk)22.. Het kan evenzo het gevolg zijn van de omstandigheid dat de merkhouder zelf een soortgelijk product onder een gelijkend merk in het verkeer brengt of laat brengen, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een product van dezelfde merkhouder. Dat deed zich voor in de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma)23..

[Eiser] betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk ‘Red Bull Krating-Daeng’ in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen?

Stellingen zijn essentieel indien het gestelde, zo dit komt vast te staan, van belang kan zijn voor de uitkomst van de zaak. [Eiser] heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL (met gevolgen voor de beschermingsomvang van het woord-/beeldmerk van Red Bull in zijn geheel)24. is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen [eiser]' ‘The Bulldog’-merken en Red Bull's merk ‘Red Bull Krating-Daeng’, en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door [eiser], anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. Dit klemt uiteraard te meer nu het hof (in rov. 3.9) ook heeft geoordeeld dat aan het bestanddeel ‘Bull’ meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief ‘Red’25..

Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt. Daarbij ‘neem ik mee’ de klacht in het onderdeel over miskenning van het in jurisprudentie bevestigde gegeven dat het toestaan en bevorderen van gebruik van zeer (dan wel meer) met het merk overeenstemmende tekens, het onderscheidend vermogen van dat merk vermindert, en zelfs geheel teniet kan laten gaan. Per saldo geldt hier m.i. dat het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, en dat — zo dat anders mocht zijn — zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof aan [eiser]' hier bedoelde stellingen is voorbijgegaan.

Onderdeel IV is gericht tegen rov. 3.9 van het arrest van het hof.

De klacht onder IV.1 bouwt geheel voort op onderdeel II, betogend dat het hof ten onrechte het woordmerk ‘Red Bull’ heeft betrokken bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken. De klacht deelt dus het lot van onderdeel II.

Onder IV.2 wordt geklaagd dat 's hofs oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en rechtens onjuist is nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer, aldus de klacht, nu er sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil, dat punten van overeenstemming kan ‘compenseren’. [eiser] verwijst in dit verband naar HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro) en naar zijn stellingen in de CvA onder 32, CvD onder 42, pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25–28 en de pleitaantekeningen in appel onder 30–36.

‘De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie’, aldus Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 310, onder verwijzing naar het bekende Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG van 1997(26). Zij vervolgen dat het moet gaan ‘om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten’. Op p. 316–317 (nr. 8.7.3.4) schrijven zij: ‘Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en auditieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke begripsmatige overeenstemming. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de verschillende vormen van overeenstemming elkaar ‘compenseren’. Dat wil zeggen dat het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak. Ook zonder begripsmatige overeenstemming kan dan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.27. Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in één van de drie vormen, en een groot verschil in de andere vormen de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.28.’

Het hof heeft — samengevat — geoordeeld dat aannemelijk is dat het publiek in het merk van Red Bull vooral het woordmerk ‘Red Bull’ en in de door [eiser] gebruikte tevens het woordmerk ‘The Bulldog’ zal zien. Dát oordeel is in cassatie niet bestreden. Het hof heeft voorts geoordeeld dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, terwijl aan het bestanddeel ‘Bull’ meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan ‘Red’ en het bestanddeel ‘Bull’ ook in het teken van [eiser] is opgenomen. Op grond hiervan acht het hof het aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken.

[Eiser] heeft — in de stellingen waarnaar verwezen (zie hierboven nr. 3.30 in fine) — uitgebreid gemotiveerd betoogd dat en waarom geen sprake is van visuele, noch van auditieve, noch van begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken en ook gewezen op de ‘compensatie’-kwestie. Daarbij heeft [eiser] ook bestreden de stellingname van Red Bull ten aanzien van de beweerde auditieve en visuele overeenstemming, waarbij bijvoorbeeld merk en teken gereduceerd werden totdat een overstemmend element overbleef, terwijl daarenboven de beeldcomponenten van de merken enorm van elkaar verschillen29.. [eiser] heeft ook uiteengezet dat en waarom de door Red Bull beoogde wijze van vergelijking lijnrecht ingaat tegen de door het Hof van Justitie aangegeven criteria30..

Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov. 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deel-element (‘Bull’) overbleef.

De klacht is, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, terecht voorgesteld. Bij zijn oordeel, dat er op neerkomt dat nu in beide merken het bestanddeel ‘Bull’ is terug te vinden, sprake is van relevante overeenstemming tussen merk en teken, is het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan; of — zo dat anders mocht zijn — is, mede tegen de achtergrond van de uitgebreid gemotiveerde stellingname van [eiser], zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof hieraan is voorbijgegaan.

Onderdeel V is gericht tegen de laatste volzin van rov. 3.10 van 's hofs arrest, waarin het hof overweegt dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan.

De klacht onder V.1 betoogt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uitlatingen van [eiser]. Deze zagen immers op het meepikken van een graantje van de miljardenomzet op de markt van energy drinks, en niet op het meepikken van een graantje van de bekendheid van het merk van Red Bull.

Het hof heeft zijn oordeel dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull blijkens de verwijzing in rov. 3.10, laatste volzin, gebaseerd op: ‘gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2)’.

Te aangehaalder plaatse heeft Red Bull uit een interview met [eiser] in Nieuwe Revu (prod. 10 van Red Bull) de volgende twee volzinnen weergegeven: ‘Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar maar 1 procent van zou kunnen meepikken!’.

De klacht verwijt het hof dat het geen acht geslagen heeft op de context, met name op de vervolgzin uit het interview: ‘Red Bull vermoordt iedereen die probeert op hun markt te komen’. Daaruit blijkt, aldus het onderdeel, dat het gaat om een ‘graantje’ van de markt van energy drinks (in het algemeen).31.

Tegen deze door het onderdeel32. aangegeven achtergrond is het oordeel van het hof dat ‘uitlatingen van [eiser]’ ‘voldoende aannemelijk’ maken ‘dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull’ weliswaar niet (logisch) dwingend, en — mede gelet op het vervolg in Nieuwe Revu na het door Red Bull aan het hof gepresenteerde citaat — m.i. uitgesproken ‘dun’ gemotiveerd. Het oordeel is evenwel ook niet onbegrijpelijk. Nu ten deze in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst, is het onderdeel in zoverre dus vergeefs voorgesteld.

Voor zover onderdeel V.1 nog betoogt dat wanneer het hof geacht moet worden niet méér bedoeld te hebben dan dat [eiser] c.s. een graantje wilden meepikken van de markt van energy drinks in het algemeen, zijn oordeel rechtens onjuist is, gaat het uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest.

Onderdeel V.2 klaagt nog dat voor zover het hof (op basis van het gebruik van het woord ‘mede’) geacht moet worden nog andere omstandigheden ten grondslag te hebben gelegd aan de vaststelling dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull heeft willen meevaren en/of ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, nu dergelijke andere omstandigheden niet door het hof zijn vastgesteld, althans niet kenbaar zijn uit het bestreden arrest.

Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing. Het oordeel van het hof in rov. 3.10 is immers tweeërlei:

Het hof heeft het door mij met (i) aangeduide oordeel gegrond op de (onbestreden) bekendheid van het merk van Red Bull voor energy drinks; op het identieke woord c.q. bestanddeel ‘Bull’ in het merk ‘Red Bull’ en het teken ‘The Bulldog’ (onderwerp van klachten in middelonderdelen III en IV); alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat, terwijl de energy drink van Red Bull rond 1995 op de Beneluxmarkt is geïntroduceerd, althans eerder dan de energy drink van [eiser] in 1997. Dit volgt uit de eerste twee volzinnen van rov. 3.10 waar het hof de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bevestigend beantwoordt, terwijl het hof vervolgens de omstandigheden weergeeft die bij dat oordeel meewegen. Het door mij met (ii) aangeduide oordeel heeft het hof vervolgens gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitlating van [eiser].

Het middel(-onderdeel) stelt niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 voor het (eind-)oordeel dat [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk van Red Bull ‘meegewogen’ omstandigheid van ‘het identieke woord c.q. bestanddeel ‘Bull’ in merk en teken’, daartoe wel mocht worden meegewogen. Over de vraag of dit een consistent argument is, acht ik twijfel mogelijk33.,34..

Het middel(-onderdeel) stelt ook niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 in aanmerking genomen omstandigheden moeten of zonder meer konden leiden tot zijn (eind-)oordeel aldaar dat het voordeel dat [eiser] zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, daarmee moet gelden als een ongerechtvaardigd voordeel.

Indien onderdeel IV gegrond bevonden wordt, lijkt evenwel bij onderdeel V geen belang meer te bestaan (en bij de aantekeningen hierboven eens te minder).

Onderdeel I richt zich — met zes subonderdelen — tegen rov. 3.11 van 's hofs arrest.

Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort óók het element dat het aangevochten gebruik ‘zonder geldige reden’ geschiedt. [Eiser] heeft zich — naast zijn andere weren — beroepen op een ‘geldige reden’ voor het gebruik van zijn The Bulldog-tekens.

Volgens onderdeel I.1 heeft het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein toegepast. Nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd, had het hof het communautaire begrip ‘geldige reden’ moeten toepassen. Dit begrip is onder het communautaire recht ruimer dan onder het oude Benelux merkenrecht, aldus het onderdeel. Het zou in ieder geval de situatie omvatten waarin het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt vóór dat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, welke situatie ook in het onderhavige geval aan de orde is, aldus [eiser].

Onderdeel I.2 betoogt dat — zo er onduidelijkheid zou bestaan over (de uitleg van) het communautaire begrip ‘geldige reden’ — ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten worden gesteld.

De voorloper van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE35., was art. 13.A lid 1, aanhef en onder 2o BMW zoals dat luidde van 1 januari 1975 tot 1 januari 1996:

Deze (internationaal bezien ongebruikelijk vergaande) wetsbepaling kreeg een (internationaal bezien ongekend vergaande36.) uitleg in het (eerste) arrest van het Benelux-Gerechtshof: BenGH 1 maart 197537., in de zaak van de producent van jenever onder het merk Claeryn tegen de fabrikant van een schoonmaakmiddel onder het merk Klarein. Het BenGH overwoog, bij de vraag om uitleg van het begrip ‘zonder geldige reden’ in brede termen:

alsmede:

In een opstel van 2010 analyseert Van der Kooij de opvatting van het BenGH van 1975 over het beroep op een ‘eigen recht’ als volgt: ‘Het ‘eigen recht’ kan een geldige reden opleveren als het ouder is dan het aanvallende merk; is het jonger, dan is ook daarmee nog niet alles gezegd, maar kan er aanleiding bestaan voor een veroordeling indien ‘… reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht.’ Samengevat zag het BenGH dus in een tweetal situaties een geldige reden, te weten bij een ‘noodzaak’ en bij een ‘eigen recht’, alles uiteraard met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval’38..

Het oude artikel 13.A lid 1 onder 2o is bij de Europese harmonisatie van het merkenrecht in 1989 (MRl 89/104) niet geheel ten ondergegaan: artikel 5 lid 2 MRl draagt er tal van sporen van. Daargelaten dat art. 5 lid 2 voor de lidstaten geen verplicht, maar optioneel recht schept, zijn de toepassingsvoorwaarden ten opzichte van de voormalige Benelux-bepaling echter verscherpt. De brede terminologie van die bepaling (en de brede uitleg van het BenGH) zijn ingeperkt door de voorwaarden

Naast deze ‘nieuwe’ voorwaarden kent ons huidige art. 2.20 lid 1 onder c BVIE (overeenkomstig art. 5 lid 2 MRl en art. 9 lid 1 onder c GMVo) ook thans nog de voorwaarde dat een ‘geldige reden’ voor het aangevallen gebruik in de weg staat aan het aannemen van merkinbreuk.

In Nederlandse literatuur is onderkend dat het begrip ‘geldige reden’ inmiddels Europeesrechtelijk geïnterpreteerd moet worden. Er is gezegd dat een grond voor een beroep op een van de beperkingen die zijn opgenomen in art. 6 MRl (art. 2.23 BVIE) een geldige reden voor gebruik van het teken zal opleveren40., maar dat het beroep op een ‘geldige reden’ niet daartoe beperkt zal zijn41.. Volgens Gielen c.s. werd onder het door het BenGH in 1975 geformuleerde criterium een geldige reden voorheen zelden aangenomen, maar ‘de laatste tijd lijkt het vaker aan de orde te zijn’42..

In zijn eerder genoemde artikel van 2010 heeft Van der Kooij literatuur en enige jurisprudentie uit enkele Europese lidstaten over de invulling van het begrip ‘geldige reden’ de revue laten passeren. Daaruit komt geen ‘bovendrijvende’ richting naar voren.

Zeer recent (na de schriftelijke toelichtingen van partijen) heeft het HvJ EU zich inhoudelijk uitgelaten over de eventuele aanwezigheid van een ‘geldige reden’ — ook in verhouding tot eventuele aanwezigheid van ‘ongerechtvaardigd voordeel’.

Het HvJ EU liet zich hierover uit in een zgn. adwords-zaak43., waarbij een derde (met betaling aan de provider van de zoekdienst) kan bewerkstelligen dat bij het zoeken door internetgebruikers naar producten of diensten van een bepaald merk, bovenin het scherm (boven reguliere zoekresultaten) zijn concurrerende link verschijnt (als ‘gesponsorde link’).

In casu had de Britse onderneming Marks & Spencer iets dergelijks gedaan voor haar bloemenbezorgdienst, in concurrentie met de onderneming van merkhouder Interflora.

Uit het arrest van HvJ EU 22 september 2011 (C-323/09; Interflora) citeer ik, met enkele toegevoegde cursiveringen:

Daarmee heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over de in de literatuur44. tot hoofdbrekens aanleiding gevende vraag of ‘zonder geldige reden’ al dan niet op hetzelfde neerkwam als ‘ongerechtvaardigd’, en dus geen afzonderlijk toets behoefde (Red Bull betoogde dit lood-om-oud-ijzer-standpunt nog in haar van vóór het Interflora-arrest daterende s.t. onder 15 t/m 17). Het is dus wél een afzonderlijke toets.

Het komt mij voor dat de hierboven aangehaalde rov. 91 (jo. 89–90) uit het Interflora-arrest een ‘éclaircissement’ levert die ook voor onze zaak Red Bull/[eiser] richtinggevend is. Het oordeel van het hof in rov. 89–91 komt er, nu kort samengevat, op neer dat van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van art. 5 lid 2 MRl sprake kán zijn ingeval van ‘aanhakend’ gebruik van het merk of een overeenstemmend (rov. 89), en dat daarvan in de regel sprake zál zijn bij het aanbieden van de eigen waren als imitaties van de waren van de merkhouder (rov. 90). Voor het aanhakend gebruik kan een geldige reden aanwezig worden geacht indien het concurrerende product als een alternatief voor het product van de merkhouder wordt voorgesteld, omdat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging valt (rov. 90)45..

Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander — en ruimer — begrip ‘geldige reden’ geldt dan onder de — door het hof in het arrest a quo nog aangehangen — Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was.

Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van [eiser] op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk ‘The Bulldog’ als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip ‘geldige reden’ in aanmerking komt.

Volgens de onderdelen I.3, I.4 en I.6 is, óók wanneer het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het communautairrechtelijk begrip ‘geldige reden’, 's hofs oordeel onjuist omdat het hof heeft miskend dat — onder die leer — een eigen recht om het teken te gebruiken, tevens een geldige reden oplevert. Het oordeel van het hof is in dit licht in elk geval onbegrijpelijk omdat [eiser] al sinds 1975 (te goeder trouw) gebruik maakt van het teken THE BULLDOG en aldus een ouder, eigen recht heeft ten aanzien van het gebruik van dat teken, hetgeen een geldige reden oplevert.

Bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 lijkt bij deze klacht geen belang meer te bestaan: de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interflora-arrest te worden meegewogen.

Overigens snijdt (of sneed) de klacht m.i. hout. Volgens het Claeryn-arrest (vgl. hierboven nr. 3.47) kon er in twee situaties sprake zijn van een geldige reden, te weten (zeer kort gezegd) bij een ‘noodzaak’, én bij een ‘eigen recht’ (een en ander met inachtneming van de verdere omstandigheden van het geval). Wat dit laatste betreft, heeft [eiser] blijkens de bij onderdeel I.1 van het middel aangegeven vindplaatsen het nodige gesteld. Het hof heeft, uitgaande van ‘oud recht’, m.i. inderdaad ten onrechte slechts aan het ‘noodzaak’-, en niet aan het ‘eigen recht’-criterium getoetst.

Onderdeel I.5 verwijt het hof te hebben miskend dat [eiser] ook — op grond van artikel 6:162 BW in samenhang met artikel 10bis Verdrag van Parijs — een eigen recht heeft om het onderscheidingsteken ‘The Bulldog’ te gebruiken.

Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is het vergeefs voorgesteld. Artikel 10bis VvP heeft — anders dan het onderdeel doet voorkomen — geen rechtstreekse werking. Ik verwijs naar HR 28 oktober 2011, nr. 10/00642, LJN BR3059 (zaklampen), rov. 5.4.7.

Ook de klacht dat het hof art. 6:162 BW heeft miskend, is vergeefs voorgesteld. Het onderdeel laat na te verwijzen naar stellingen op grond waarvan het hof gehouden zou zijn geweest toepassing te geven aan voornoemde bepaling.

Het lot van het onzelfstandige onderdeel I.6 is verbonden met het lot van de eerdere klachten van onderdeel I.