Rb. Den Haag, 19-12-2018, nr. C/09/536432 / HA ZA 17-776

De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van dit geschil volgt uit artikel 123 lid 1, artikel 124 aanhef en onder a en artikel 125 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Plein aan haar vorderingen inbreuk op haar Uniemerken ten grondslag heeft gelegd en RSR hun vestigingsplaats in Nederland hebben. De bevoegdheid in reconventie vloeit voort uit artikel 8 lid 3 Brussel I-bis Vo6.jo 122 lid 1 UMVo.

in conventie voorts

Met betrekking tot Sarvari Holding en [gedaagde 3]

De rechtbank is van oordeel dat Plein onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om te komen tot enige vorm van aansprakelijkheid aan de zijde van Sarvari Holding en [gedaagde 3] . De enkele omstandigheid dat [gedaagde 3] indirect (namelijk via Sarvari Holding) en Sarvari Holding direct de enige bestuurder (en aandeelhouder) van Rafaello is, is daarvoor in ieder geval onvoldoende. De enkele stelling dat zij “opzettelijk betrokken”7.zijn bij de gestelde merkinbreuk, is niet op enige wijze geconcretiseerd. De vorderingen tegen Sarvari Holding en [gedaagde 3] worden derhalve afgewezen.

Hieruit vloeit voort dat Sarvari Holding en [gedaagde 3] als zijnde de in het gelijk gestelde partij in aanmerking komen voor vergoeding van hun redelijke en evenredige advocaatkosten. Die worden begroot op grond van artikel 1019h Rv aangezien de vordering van Plein is gegrond op merkinbreuk en derhalve een vordering betreft tot handhaving van IE-rechten. Gelet op de samenhang met de procedure tegen Rafaello oordeelt de rechtbank over de hoogte van die kosten hierna (sub 4.20).

Met betrekking tot Rafaello

Plein stelt dat elk van de 35 stuks inbeslaggenomen producten om diverse redenen zijn aan te merken als namaak. Voor zover geen sprake zou zijn van namaak, stelt Plein dat de producten niet door hem of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht.

Rafaello heeft betwist dat sprake is van namaak en als meest verstrekkend verweer

aangevoerd dat sprake is van uitgeputte waar. Zij heeft in dat kader stukken overgelegd waaruit de paper trail moet worden afgeleid die loopt vanaf Philipp Plein International AG (hierna: PP AG). PP AG zou de gesteld inbreukmakende producten hebben verkocht aan de Italiaanse rechtspersoon DIVO srl (hierna: Divo) die de producten op haar beurt zou hebben verkocht aan de inkoper van Rafaello, de Nederlandse vennootschap Casa Italia “Fashion & Design” B.V. (hierna: Casa Italia).

Op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Het is in beginsel aan de partij die zich beroept op de in artikel 15 lid 1 UMVo bedoelde merkenrechtelijke uitputting, in dit geval Rafaello, om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht8..

Rafaello heeft aangevoerd dat een uitzondering op voormeld uitgangspunt moet worden aangenomen omdat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU9.verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen. Plein heeft echter bestreden dat sprake is van afscherming van nationale markten en in dat kader aangevoerd dat ieder bedrijf dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, naar de showroom in Milaan kan komen om daar de producten te bestellen. Rafaello heeft daar verder niets tegen in gebracht en ook verder geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit afscherming van nationale markten zou moeten blijken. Voor omkering van de bewijslast als bedoeld in 4.6 is dan ook geen plaats.

Het voorgaande betekent dat het aan Rafaello is om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de gesteld inbreukmakende producten met toestemming van Plein in de EER in het verkeer zijn gebracht. In de uitspraak van het Hof van Justitie EG Sebago/GB10.is voorts bepaald dat daartoe is vereist dat voor elk product afzonderlijk wordt gesteld en zo nodig bewezen dat sprake is van uitputting. In die zaak ging het om schoenen (waarvan de authenticiteit niet in geschil was) waarvan reeds eerder een partij met toestemming van de merkhouder was geïmporteerd. De vraag was aan de orde of daarmee ook ten aanzien van een andere partij uitputting moest worden aangenomen. Het Hof van Justitie overwoog dat dat niet het geval was: “Deze bescherming [lees: de bescherming van artikel 7 van de Merkenrichtlijn11., vergelijkbaar met het huidige artikel 15 UMVo] zou evenwel worden uitgehold, indien het recht van de merkhouder zou zijn uitgeput in de zin van artikel 7 zodra[,] hij heeft ingestemd met het op de markt brengen op dit grondgebied van producten die identiek zijn met of soortgelijk aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.”

Alvorens te beoordelen of Rafaello het op haar rustende bewijs heeft geleverd, overweegt de rechtbank als volgt. Tussen partijen is niet langer in geschil dat in de sub 2.5 genoemde beschrijving van de deurwaarder in het proces-verbaal niet alle artikelnummers juist zijn genoemd (deels zijn de barcodes opgenomen) en dat juist deze artikelnummers noodzakelijk zijn voor de identificatie van de producten. Door Plein is in dat verband alsnog een overzicht van de artikelcodes overgelegd (opgenomen achter de sub 2.6 genoemde witness statement). Rafaelo heeft als productie 1 bij haar akte van 28 maart 2018 ook nog foto’s van de producten met labels overgelegd. Een combinatie van deze gegevens leidt tot het hierna opgenomen overzicht, waarbij de rechtbank tot uitgangspunt heeft genomen de afbeeldingen van de producten en de labels zoals opgenomen in de door Plein overgelegde witness statement. De foto’s die Rafaello nog bij akte heeft overgelegd, wijken daarvan met betrekking tot enkele artikelen af (nr. 22, 24, 25, 27); voor zover van belang zal de rechtbank hierna bespreken wat dat voor haar oordeel betekent.

Ter zitting is door Plein uitgelegd wat het systeem is van de artikelnummers. Als voorbeeld kan worden genomen het eerste in beslag genomen product, een blauwe jeans-broek: S17C staat voor het seizoen, MDT0104 geeft aan welk product het betreft, PDE013N heeft betrekking op het materiaal, 36 WA colorado ziet op de kleur en 30 ziet op de maat.

Rafaello heeft bij akte van 23 maart 2018 facturen overgelegd ter onderbouwing van de door haar gestelde paper trail die zou lopen vanaf PP AG, via Divo en Casa Italia tot haar. Productie 2 bij deze akte bevat facturen van Casa Italia aan Rafaello, productie 3 facturen van Divo aan Casa Italia en productie 4 facturen van PP AG aan Divo. Met handmatig erbij geschreven nummers geeft Rafaello aan op welke van de in beslag genomen producten de facturen betrekking hebben. Overigens is niet in geschil dat met eventuele toestemming van PP AG, toestemming door Plein gegeven is. Plein heeft wel bestreden dat uit de overgelegde facturen een volledige overgang van rechten (de zogenaamde chain of title) van Plein naar Rafaello volgt. In een schematisch overzicht (productie 13) geeft Plein aan waar per product de chain of title stokt.

De rechtbank gaat eerst in algemene zin in op enkele terugkerende bezwaren van Plein.

Plein merkt op dat op de facturen van Casa Italia geen maten staan vermeld en verbindt daaraan de conclusie dat, ook als de rest van de paper trail wel zou kloppen, de volledige chain of title niet kan worden vastgesteld. De rechtbank is van oordeel dat als de aantallen die voorkomen op de facturen van Casa Italia niet hoger zijn dan die op de facturen van Divo en de aantallen op de facturen van Divo op hun beurt weer niet hoger zijn dan die op de facturen van PP AG, en bovendien de maten in de factuur van PP AG overeenkomen met die in de facturen van Divo, de enkele omstandigheid dat de maten in de factuur van Casa Italia niet zijn vermeld onvoldoende is om de juistheid van de chain of title te betwisten.

Plein wijst er voorts op dat het voorkomt dat op de facturen van Divo voor sommige kledingstukken andere maataanduidingen staan dan op de facturen van PP AG en dat reeds daarom de volledige chain of title niet kan worden vastgesteld. De rechtbank gaat aan dat bezwaar voorbij. Het is een feit van algemene bekendheid dat in de kledingbranche verschillende maataanduidingen worden gebruikt, zoals “gewone” confectiematen (verschillend voor dames- en herenkleding), jeans-maten en aanduidingen als XS en L. Het lijkt er op dat Divo confectiematen en aanduidingen als XS en L gebruikt en Plein jeans-maten. Deze kunnen niet één op één worden omgezet, maar heren confectiemaat 46 en dames confectiemaat 38 komen grofweg overeen met jeansmaat 30 en die maat zit over het algemeen tussen S en M in. Voor zover de rechtbank hierna met betrekking tot de maataanduidingen niet anders overweegt, wordt in het navolgende dan ook aan de opmerkingen van Plein over de verschillende maataanduidingen voorbijgegaan.

Plein wijst er tenslotte op dat een deel van de overgelegde facturen van PP AG zijn geanonimiseerd in die zin dat de gegevens van de koper en de datum niet zichtbaar zijn. Zij stelt dat dit in de weg staat aan het reconstrueren van een sluitende chain of title. De rechtbank gaat ook aan dat bezwaar voorbij. Plein stelt immers niet dat de betreffende facturen vervalst zijn of zijn uitgebracht aan een ander dan Divo. Daartoe is ook geen aanleiding. Één van de geanonimiseerde facturen blijkt ook in niet-geanonimiseerde vorm te zijn overgelegd en uit die niet-geanonimiseerde factuur (de factuur van 17 januari 2017 met nummer 120128521) blijkt dat deze ook is gericht aan Divo. Bovendien staan op alle geanonimiseerde facturen dezelfde – kennelijk door de ontvanger aangebrachte – stempels als op de niet-geanonimiseerde facturen, en daarin zijn handmatig gegevens aangebracht in een handschrift dat ook steeds hetzelfde lijkt te zijn. De rechtbank is derhalve van oordeel dat Plein onvoldoende naar voren heeft gebracht om bij de beoordeling van de vraag of sprake is van uitgeputte waar de geanonimiseerde facturen buiten beschouwing te laten.

Met inachtneming van het vorengaande, bespreekt de rechtbank aan de hand van de door Rafaello overgelegde facturen per product de chain of title.

Nummers 1 en 5

Op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017 staan 4 stuks “Denim Philipp Plein ” met de zelfde product- en kleurcode. Op de factuur van Divo van 31 januari 2017 komen 4 artikelen met dezelfde product- en kleurcode voor in de maten 46 tot en met 52. Op een geanonimiseerde factuur van PP AG komen ook 4 broeken voor met deze product- en kleurcode in de maten 29 tot en met 32. Plein voert aan dat op de betreffende facturen van Casa Italia en Divo de materiaalcode afwijkt: vermeld wordt PDE010N in plaats van PDE013N zodat geen sprake is van een sluitende chain of title. De rechtbank stelt vast dat veel jeans broeken de materiaalcode PDE013N hebben en dat de materiaalcode PDE010N verder niet voorkomt. Nu de productcodes, kleurcodes, aantallen en maatvoering overeenkomen (zie hiervoor sub 4.10.2), gaat de rechtbank er dan ook van uit dat sprake is van een typefout bij de vermelding van de materiaalcode op de factuur van Divo die vervolgens is overgenomen door Casa Italia. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummers 2 en 6

Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 7 stuks “Jeans Phillip Plein” met deze productcode. Op de factuur van Divo van 3 november 2016 staan 7 paar jeans vermeld met het zelfde productnummer. Op de factuur van PP AG van 24 juni 2016 komen 7 producten voor met dit nummer. De opmerking van Plein dat PP AG maar 2 stuks heeft verkocht aan Divo en dat Divo dezelfde hoeveelheid verkoopt aan Casa Italia terwijl die 7 stuks levert aan Rafaello, kan de rechtbank niet plaatsen zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummers 3 en 8

Op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017 staan 3 stuks “Denim Philipp Plein ” met dit productnummer. Op de factuur van Divo van 31 januari 2017 staan 3 paar jeans vermeld met het zelfde productnummer. Op een geanonimiseerde factuur van PP AG komen ook 3 producten voor met dit nummer. De maten op de factuur van PP AG zijn 29, 30 en 32; op die van Divo worden 46, 48 en 50 vermeldt. Gelet op hetgeen hiervoor sub 4.10.2 is overwogen ontloopt dat elkaar niet. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 4

Uit het schema dat Plein heeft overgelegd als productie 13 blijkt geen ander commentaar op de paper trail van deze jeans dan dat sprake is van een geanonimiseerde factuur van PP AG, aan welk verweer de rechtbank met een verwijzing naar 4.10.3 voorbij gaat. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 7

Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 7 stuks “Jeans Phillip Plein” met het betreffende productnummer vermeld. Dat geldt ook voor de factuur van Divo van 3 november 2016 en de factuur van PP AG van 7 september 2016. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 9

Uit het schema dat Plein heeft overgelegd als productie 13 blijkt dat deze jeans volgens hem ontbreekt op de facturen van Casa Italia. De rechtbank volgt dat niet. Op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017 staan 4 stuks “Denim Philipp Plein ” met het betreffende productnummer vermeld. Dat geldt ook voor de factuur van Divo van 31 januari 2017. Op een geanonimiseerde factuur van PP AG komen ook 4 producten voor met dit nummer. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 10

Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 3 stuks “Jogging trouser Philip Plein” met het betreffende productnummer vermeld. Dat geldt ook voor de factuur van Divo van 3 november 2016 en op de factuur van PP AG van 24 juni 2016 staan 6 stuks hiervan vermeld. De opmerking in het schema van Plein dat PP AG slechts 2 stuks verkoopt aan Divo, kan de rechtbank niet plaatsen. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 11

Op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017 staan 3 stuks “T-shirt Philipp Plein ” met dezelfde productcode vermeld. De kleurcode komt ook overeen, maar PP merkt terecht op dat de materiaalcode afwijkt. Op de factuur van Divo van 31 januari 2017 staan 3 producten met dezelfde productcode, materiaalcode en kleurcode als op voormelde factuur van Casa Italia. Op een ongedateerde en geanonimiseerde factuur van PP AG komen drie producten voor met dezelfde productcode, kleurcode én materiaalcode als vermeld bij nr. 11. De omschrijving van dat artikel komt ook overeen met omschrijving op het label: T-shirt Round Neck SS “Efficient”. De rechtbank gaat er gelet op die overeenkomsten vanuit dat sprake is van een onjuiste vermelding van de materiaalcode op de factuur van Divo, die is overgenomen door Casa Italia. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummers 12 en 13

Op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017 staan 3 stuks “T-shirt Philipp Plein ” met dezelfde productcode vermeld. De kleurcode komt ook overeen, maar PP merkt terecht op dat de materiaalcode afwijkt. Op de factuur van Divo van 31 januari 2017 staan 3 producten met dezelfde productcode, materiaalcode en kleurcode als op voormelde factuur van Casa Italia. Op een ongedateerde en geanonimiseerde factuur van PP AG komen drie producten voor met dezelfde productcode, kleurcode én materiaalcode als vermeld bij nr. 12 en 13. De omschrijving van dat artikel komt ook overeen met omschrijving op het label: T-shirt Round Neck SS “Animals skull”. De rechtbank gaat er gelet op die overeenkomsten vanuit dat sprake is van een onjuiste vermelding van de materiaalcode op de factuur van Divo, die is overgenomen door Casa Italia. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummers 14 en 35

Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 4 stuks “T-shirt Philipp Plein ” met dezelfde productcode vermeld. Deze 4 komen terug op de factuur van Divo van 3 november 2016. Op de factuur van PP AG van 7 september 2016 staan 8 producten met deze code vermeld. De opmerking in het schema van Plein dat PP AG slechts 2 stuks verkoopt aan Divo, die er 1 verkoopt aan Casa Italia en er vervolgens 4 verkoopt aan Rafaello kan de rechtbank niet plaatsen, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummers 15 en 34

Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 4 stuks “T-shirt Philipp Plein ” met dezelfde productcode vermeld. Deze komen terug op de factuur van Divo van 3 november 2016 en in hetzelfde aantal op de factuur van PP AG van 7 september 2016. De opmerking van Plein over niet-corresponderende aantallen kan de rechtbank niet volgen, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummers 16, 17, 19 en 20

Uit het schema dat Plein heeft overgelegd als productie 13 blijkt geen ander commentaar op de paper trail dan dat de matenindicatie ontbreekt, in het bijzonder voor nr. 20. Dat laatste volgt de rechtbank niet. Op de factuur van Divo staan twee riemen genoemd in de categorie rechts naast 90 en 95, wat naar de rechtbank aanneemt 100 of hoger is. Op een geanonimiseerde factuur van PP AG staan eveneens twee riemen genoemd met maat 100. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 18

Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 4 riemen met dit productnummer genoemd. Deze 4 komen terug op de factuur van Divo van 3 november 2016 en de factuur van PP AG van 24 juni 2016 waar er ook 4 zijn opgenomen. De opmerking van Plein over niet-corresponderende aantallen kan de rechtbank niet volgen, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 21, 22 en 23

Rafaello heeft zelf niet aangegeven waar deze artikelen op de facturen van Casa Italia zijn terug te vinden. De rechtbank heeft wel gezien dat op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 4 artikelen staan vermeld met de omschrijving “CAPS DSQUARED”. Het daarbij opgenomen productnummer lijkt echter in het geheel niet op de nummers die bij de hier besproken petten behoren. Op de factuur van Divo van 3 november 2011 staan wel 4 artikelen met hetzelfde productnummer als op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017, maar met als kleur “Beige”. Twee van de drie petten waar het om gaat zijn echter blijkens de kleurcode op het label zwart. Op de overgelegde facturen van PP AG kan de rechtbank geen petten terugvinden. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten géén sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 24 en 29

Plein merkt terecht op dat uit de overgelegde facturen blijkt dat slechts één paar van deze schoenen met maat 43 is geleverd, en niet twee paar. Echter, van nummer 24 is de maat onbekend. Van deze schoenen blijkt uit het proces-verbaal van de deurwaarder geen andere informatie dan dat het om sneakers gaat en dat de doos ontbreekt. Uit de door Plein aan de als productie 10 overgelegde witness statement gehechte foto met toelichting, blijkt dat de verpakking en het label ontbreken; een maat wordt niet vermeld. Op de door Rafaello overgelegde foto met label staat een doos met maat 43 vermeld, maar dat is in tegenstelling tot de constatering van de deurwaarder dat tijdens het beslag van nummer 24 geen doos met label is aangetroffen. De rechtbank gaat er derhalve vanuit dat de doos op deze foto die is overgelegd door Rafaello, de doos is die bij nr. 29 hoort en dat Plein ten onrechte ervan uitgaat dat ook de schoenen met nr. 24 maat 43 hebben. Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 8 paar sneakers met dit productnummer vermeld. Op de factuur van Divo van 3 november 2016 staan 8 paar genoteerd, waarvan één paar in maat 43 en één paar met een onbekende maataanduiding, maar genoteerd in het vakje + naast 43, mogelijk maat 43,5. Op de factuur van PP AG van 24 juni 2016 staan 8 paar van deze schoenen genoteerd, waaronder een paar in maat 43 en een paar in maat 43,5. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 25 en 27

Sneakers met deze productcode treft de rechtbank niet aan op de overgelegde facturen. Volgens de foto’s die Rafaello van de productlabels heeft overgelegd, gaat het om andere sneakers, namelijk de “Kelaa” sneakers, waarvan ook twee paar (nummer 31 en 32) in beslag zijn genomen. Ook Plein gaat daar van uit. Als daarvan wordt uitgegaan, heeft Plein een punt: het zou dan gaan om 3 paar schoenen in maat 40,5 (25, 27 en 31). Op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017 staan 4 paar schoenen met het bij de Kelaa behorende productnummer vermeld. Dat geldt ook voor de factuur van Divo van 31 januari 2017 en de factuur van PP AG van 17 januari 2017. Uit deze facturen blijkt inderdaad niet dat drie maal maat 40,5 is geleverd. Hoe dit dan ook precies zij, tot het oordeel dat ook ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title kan de rechtbank niet komen.

Nummer 28

Uit het schema van Plein blijkt geen ander commentaar op de paper trail van deze schoenen dan de opmerking dat de factuur van Casa Italia geen matenindicatie geeft, aan welk verweer de rechtbank met een verwijzing naar 4.10.1 voorbij gaat. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 30

Op de factuur van Casa Italia van 20 juli 2017 staan 4 paar sneakers met de betreffende productcode. Dit zelfde aantal komt terug op de factuur van Divo van 3 november 2016 en op de factuur van PP AG van 27 juli 2016. De opmerking van Plein dat de aantallen niet overeenkomen, kan de rechtbank dan ook niet plaatsen zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van dit product sprake is van een volledige chain of title.

Nummers 31 en 32

Deze sneakers komen voor op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017, de factuur van Divo van 31 januari 2017 en de factuur van PP AG van 17 januari 2017, steeds 4 stuks. Het is de rechtbank niet duidelijk waarom Plein op haar schema heeft aangegeven dat deze schoenen niet voorkomen op de facturen van Casa Italia, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Nummer 33

Drie sweatshirts met deze productcode komen voor op de factuur van Casa Italia van 6 februari 2017. De materiaalcode wijkt inderdaad af: PDE010N 02 ipv PJO002N. Op de factuur van Divo staan 3 artikelen met dezelfde hier genoemde product- en kleurcode als op de factuur van Casa Italia. Op een geanonimiseerde factuur van PP AG staan juist 3 shirts vermeld met dezelfde product- en kleurcode als op het label van nr. 33. De rechtbank gaat er gelet op die overeenkomsten vanuit dat sprake is van een onjuiste vermelding van de materiaalcode op de factuur van Divo, die is overgenomen door Casa Italia. Dit brengt de rechtbank tot het oordeel dat ten aanzien van deze producten sprake is van een volledige chain of title.

Op basis van het vorengaande is de rechtbank van oordeel dat van 30 van de 35 in beslag genomen producten is komen vast te staan dat dit producten zijn die met toestemming van Plein in de EER in het verkeer zijn gebracht. Ten aanzien van vijf producten (de petten 21, 22 en 23 en de sneakers 25 en 27) is dat niet het geval. Gelet op het hiervoor sub 4.8 genoemde arrest Sebago/GB kan uit de toestemming ten aanzien van soortgelijke producten niet worden afgeleid dat die toestemming er ook is ten aanzien van andere producten ten aanzien waarvan die toestemming niet gebleken is, zodat de rechtbank ten aanzien van de producten 21, 22, 23, 25 en 27 aanneemt dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van Plein. Voor de vorderingen van Plein betekent dat het volgende.

Vorderingen

Nu sprake is van merkinbreuk wordt het gevorderde bevel tot staking toegewezen. Aangezien van het grootste deel van de beslagen producten (85%) is gebleken dat die niet inbreukmakend zijn en ook geen andere omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit moet worden afgeleid dat Rafaello nog andere inbreukmakende producten heeft aangeboden/verhandeld dan de vijf hiervoor sub 4.12 bedoelde producten, ziet de rechtbank aanleiding de sub II gevorderde opgave slechts toe te wijzen met betrekking tot de herkomst van die vijf producten en andere producten met dezelfde productcodes (die mogelijk reeds zijn verhandeld). De vordering deze opgave te doen met een door een registeraccountant gecertificeerde opgave, wordt afgewezen. De rechtbank gaat er vanuit dat de op te leggen dwangsom voldoende is om Rafaello, die in het kader van deze procedure openheid van zaken heeft gegeven met betrekking tot haar inkoopkanalen, te bewegen ook met betrekking tot de overige inbreukmakende producten een juiste opgave te doen. Bovendien kan de gevorderde certificering, voor zover hiermee wordt bedoeld dat de accountant een assurance dient te geven dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid is, niet worden toegewezen; een accountant kan op grond van zijn gedragsregels in een situatie als deze slechts bevestigen dat de opgave overeenkomt met de betreffende administratie.

De sub III gevorderde afgifte wordt afgewezen op dezelfde grond als hiervoor sub 4.13 is overwogen.

De sub IV gevorderde overdracht ter vernietiging kan niet worden toegewezen als gevorderd, nu de rechtbank niet tot het oordeel komt dat Rafaello meer dan de vijf gespecificeerde inbreukmakende producten heeft aangeboden/verhandeld en deze zich bevinden onder de bewaarder zodat Rafaello het niet in haar macht heeft deze producten over te dragen. De rechtbank zal de vordering in zoverre toewijzen dat Rafaello dient te gedogen dat deze vijf producten door de bewaarder ter vernietiging worden overgedragen. De kosten van vernietiging dienen naar het oordeel van de rechtbank te worden gesteld op nihil aangezien drie petten en twee paar sneakers met behulp van een goede schaar snel, efficiënt en zonder noemenswaardige kosten waardeloos kunnen worden gemaakt. Derhalve wordt afgewezen de vordering dat de vernietiging dient plaats te vinden op kosten van Rafaello.

Rafaello heeft tegen de sub V gevorderde inzage in alle onder het bewijsbeslag vallende administratie geen verweer gevoerd anders dan dat is betwist dat sprake is van verhandeling van inbreukmakende producten. Nu ten aanzien van een – weliswaar klein – deel wel sprake is van inbreukmakend handelen, wordt de vordering toegewezen met inachtneming van het volgende. Rafaello heeft over de in beslag genomen administratie geen macht aangezien deze zich bevindt onder de bewaarder. Gelijk hetgeen hiervoor sub 4.15 is overwogen met betrekking tot de in beslag genomen producten, wordt dan ook bepaald dat Rafaello afgifte aan en inzage door Plein dient te gedogen.

De rechtbank begrijpt het tegen de sub VI gevorderde winstafdracht gevoerde verweer aldus, dat als al sprake zou zijn van ten gevolge van merkinbreuk genoten winst, de vordering moet worden afgewezen omdat de merkinbreuk niet te kwader trouw heeft plaatsgevonden (artikel 122 UMVo jo. 2:21 lid 4 BVIE12.). De rechtbank volgt dat verweer nu is gebleken dat het aanbieden van het grootste deel van de in beslag genomen zaken geen merkinbreuk is geweest. Omstandigheden waaruit wel kwade trouw kan worden afgeleid zijn gesteld noch gebleken.

Toegewezen wordt de sub VII gevorderde versterking met een dwangsom van het inbreukverbod en de opgave, met dien verstande dat de hoogte ervan wordt gematigd tot € 1.000 per dag dan wel per inbreukmakend product en gemaximeerd als na te melden.

Nu in deze procedure vast staat dat Rafaello merkinbreuk heeft gepleegd, dient zij de daardoor door Plein geleden schade te vergoeden. De vastgestelde inbreuk is echter beperkt tot de vijf inbreukmakende producten die in beslag zijn genomen en in gerechtelijke bewaring zijn gegeven en derhalve de eindconsument niet hebben bereikt. Mogelijk zijn door Rafaello wel andere inbreukmakende producten met dezelfde productcodes als de vijf sub 4.12 bedoelde inbreukmakende producten verhandeld. Nu partijen zich over de hoogte van de schade niet verder hebben kunne uitlaten, ziet de rechtbank aanleiding partijen in dit verband te verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Proceskosten

Alle partijen hebben proceskosten gevorderd op de voet van artikel 1019h. Zoals hiervoor reeds overwogen komen Sarvari Holding en [gedaagde 3] in aanmerking voor vergoeding van hun redelijke en evenredige advocaatkosten. RSR heeft gezamenlijk een bedrag ad € 25.072,86 gevorderd. Plein heeft daar geen verweer tegen gevoerd, maar de rechtbank ziet aanleiding dit bedrag te matigen tot het maximale indicatietarief voor een gewone bodemzaak, derhalve € 20.000 (gelet op de aanvullende aktewisseling na comparitie). Het door RSR betaalde griffierecht bedraagt € 1.924. RSR heeft zich niet uitgelaten over de verdeling van de kosten, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat ieder één derde daarvan voor zijn rekening neemt. De rechtbank veroordeelt derhalve in conventie Plein in de kosten van Sarvari Holding en [gedaagde 3] , te begroten op € 7.308 per partij.

In conventie zijn in de procedure tussen Plein en Rafaello beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, zodat de rechtbank aanleiding ziet de kosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.

in reconventie voorts

RSR vordert in reconventie opheffing van het beslag op de producten. Deze vordering kan worden toegewezen voor zover die betrekking heeft op de 30 producten die naar het oordeel in conventie niet onrechtmatig door Rafaello zijn verhandeld. Dat zelfde geldt voor de last tot teruggave, in die zin dat de rechtbank een termijn van 24 uur te kort voorkomt zodat deze wordt gesteld op drie dagen.

RSR vordert schadevergoeding voor een verlies van de verkoopwaarde van de in beslag genomen goederen van € 17.940. RSR voert daartoe aan dat de goederen buiten het seizoen onverkoopbaar zijn geworden. Voorts vordert RSR reputatieschade van € 10.000 omdat bij de beslaglegging politie is betrokken hetgeen het imago van de winkel Jacobs heeft aangetast. Plein heeft verweer gevoerd tegen het aanvankelijk gevorderde bedrag aan schadevergoeding ad € 131.521,59 dat uiteindelijk gematigd is tot het hier genoemde bedrag.

De gevorderde schadevergoeding voor verlies van verkoopwaarde kan slechts worden toegewezen voor zover deze ziet op de niet-inbreukmakende producten. De rechtbank volgt RSR in haar betoog dat deze producten, die volgens Plein dateren uit 2015 en 2016 (hetgeen door RSR niet is weersproken), op dit moment niet meer tegen de in mei 2017 geldende prijzen kunnen worden verkocht. De rechtbank volgt RSR echter niet als zij wil betogen dat deze in het geheel niet meer kunnen worden verkocht. De rechtbank acht het redelijk uit te gaan van een gehalveerde winstmarge van de 30 producten die met toestemming van Plein binnen de EER zijn gebracht.

Volgens RSR bedraagt de netto winstmarge van alle 35 artikelen € 17.940. Dat komt de rechtbank te hoog voor, want dat betekent dat de winstmarge gemiddeld per product € 512,57 bedraagt. Als de rechtbank een paar willekeurige producten bekijkt aan de hand van de prijslabels zoals die zichtbaar zijn in productie 1 bij akte van 23 maart 2018 zijdens RSR en de inkoopprijs zoals die blijkt uit de facturen van Casa Italia, dan ziet de rechtbank het volgende:

Product 1 (jeans): verkoopprijs € 650; inkoopprijs € 240; bruto winstmarge: € 410

Product 9 (jeans): € 595; inkoopprijs € 230; bruto winstmarge: € 365

Product 34 (zwart t-shirt): € 495; inkoopprijs € 185; bruto winstmarge: € 310

Van de schoenen is geen verkoopprijs zichtbaar, maar de inkoopprijs ligt rond € 240-€ 270, dus de bruto winstmarge ligt mogelijk wat hoger dan die van de jeans. Ook van bijvoorbeeld de riemen is geen verkoopprijs zichtbaar, maar de inkoopprijs ligt rond de € 130-150, dus de bruto winstmarge daarvan zal juist lager zijn dan die van jeans.

Op grond hiervan gaat de rechtbank er vanuit dat de gemiddelde bruto winstmarge van de 30 niet-inbreukmakende producten rond de € 300 per product ligt. Dat bedrag dient naar het oordeel van de rechtbank echter te worden gecorrigeerd nu het aannemelijk is dat de producten ook in mei 2017 al niet daadwerkelijk voor de op de prijslabels vermelde prijzen konden worden verkocht, aangezien het producten betreft uit de jaren 2015 en 2016. De rechtbank gaat uit van een bruto winstmarge in 2017 van € 200 per product zodat de totale winstmarge vóór BTW destijds ongeveer € 4.740 zou hebben bedragen. Zoals hiervoor is overwogen dient de schade naar het oordeel van de rechtbank te worden bepaald op de helft van dit bedrag zodat de rechtbank de door RSR geleden schade ex aequo et bono bepaalt op € 2.370. De wettelijke rente wordt toegewezen met ingang van de datum beslaglegging.

De gevorderde reputatieschade wordt als zijnde betwist en niet nader onderbouwd afgewezen.

Nu geen bewijsopdracht aan RSR wordt verstrekt is de voorwaarde voor de voorwaardelijke vordering niet ingetreden zodat aan beoordeling van die vordering niet wordt toegekomen.

Ook in reconventie zijn alle partijen gedeeltelijk in het gelijk gesteld, zodat de rechtbank ook daar aanleiding ziet de kosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.