Rb. Den Haag, 27-07-2016, nr. C/09/513437 / KG ZA 16-779

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Na afsluiting van de mondelinge behandeling is aan Sandoz een inbreukverbod opgelegd voor de duur van het kort geding, zoals vermeld in het van de zitting opgemaakte verkorte proces-verbaal.

Vonnis is bepaald op heden.

Toelaatbaarheid van producties

De voorzieningenrechter heeft, mede gezien de korte termijn tot de zitting, bepaald dat de producties van AstraZeneca uiterlijk op 27 juni 2016 dienden te worden ingestuurd en die van Sandoz uiterlijk 1 juli 2016. Niettemin hebben beide partijen op een later tijdstip nog nadere producties ingestuurd. Partijen hebben over en weer geen bezwaar gemaakt. De voorzieningenrechter heeft vervolgens ter zitting aan de orde gesteld dat de termijnen mede zijn gesteld met het oog op de ordelijke voorbereiding van de zitting door de voorzieningenrechter. Partijen is meegedeeld dat producties ambtshalve zullen worden geweigerd indien mocht blijken dat deze relevant zijn maar door de late toezending ter zitting onvoldoende zijn besproken. Dit is echter niet het geval gebleken zodat alle producties worden toegelaten.

Verbod op mededelingen

Door AstraZeneca is voorafgaand aan de mondelinge behandeling verzocht de door haar overgelegde verklaring van dr. [X] ter zitting te behandelen met gesloten deuren gelet op het vertrouwelijke karakter van de in die verklaring verstrekte informatie. Zij heeft tevens verzocht dat zal worden bepaald dat aan Sandoz een mededelingverbod zal worden opgelegd met betrekking tot die verklaring en het in dat verband ter zitting verhandelde. Ter zitting heeft AstraZeneca aangegeven de behandeling met gesloten deuren niet langer nodig te vinden.

Sandoz heeft zich niet verzet tegen het verzoek van AstraZeneca om aan haar, Sandoz een verbod op te leggen tot het doen van mededelingen over de inhoud van de door AstraZeneca overlegde verklaring van dr. [X] (met bijlagen) en wat daarover ter zitting door AstraZeneca is meegedeeld. Het is de voorzieningenrechter voorts bij bestudering van deze verklaring gebleken dat inhoud als vertrouwelijk moet worden aangemerkt en schadelijk kan zijn voor de belangen van AstraZeneca indien derden daarvan kennisnemen. Het gevraagde verbod wordt daarom aan Sandoz opgelegd met toepassing van artikel 29 lid 1 onder b Rv1..

Sandoz vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. AstraZeneca beveelt te gehengen en te gedogen dat Sandoz in Nederland de in artikel 53 ROW6.bedoelde voorbehouden handelingen verricht ten aanzien van het product fulvestrant Sandoz;

B. AstraZeneca verbiedt, totdat de bodemrechter in het onderhavige geschil een einduitspraak heeft gedaan, de navolgende juridische of feitelijke acties te ondernemen die de verkoop van het product fulvestrant Sandoz kunnen schaden:

i. bij Sandoz zelf of bij derden (conservatoir) beslag te (doen) leggen op voorraden van het product fulvestrant Sandoz;

ii. sommaties te sturen aan wederverkopers van het product fulvestrant Sandoz, zonder daarbij te verwijzen naar dit vonnis en een kopie daarvan bij te sluiten;

iii. rechtsmaatregelen te treffen door het vragen van een verkoopverbod tegen wederverkopers van het product fulvestrant Sandoz, of daarmee te dreigen;

C. AstraZeneca veroordeelt tot betaling van een niet voor rechterlijke matiging vatbare dwangsom van € 100.000,- voor iedere overtreding van de onder A en B vermelde verboden en bevelen, alsmede een dwangsom van € 50.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als geheel te rekenen, dat een overtreding van de te geven verboden en/of bevelen mocht voortduren;

D. AstraZeneca veroordeelt in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

Sandoz beroept zich ook in reconventie op de nietigheid van EP 138. Sandoz stelt, zakelijk weergegeven, dat indien zij in conventie in het gelijk wordt gesteld, AstraZeneca mogelijk een tweetal verwante octrooien (EP 1 669 073 en NL 1017075) zal willen inzetten tegen fulvestrant Sandoz. Volgens Sandoz zijn ook deze beide octrooien nietig. AstraZeneca heeft echter geweigerd te verklaren dat zij op deze twee octrooien geen beroep zal doen. Sandoz stelt dat zij daarom een spoedeisend belang heeft bij de vorderingen in reconventie.

Bevoegdheid

Deze rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van het geschil in de hoofdzaak op grond van de artikel 4 lid 1 en 24 lid 4 EEX II-Vo7.. Daarom bestaat tevens bevoegdheid tot het treffen van voorlopige maatregelen als door AstraZeneca gevorderd. De bevoegdheid in reconventie berust op onder meer artikel 7 lid 2 en 24 lid 4 EEX II-Vo.

Spoedeisend belang

Gezien de gestelde dreigende inbreuk op haar octrooi, heeft AstraZeneca een spoedeisend belang bij het gevorderde.

Nieuwheid

McLeskey openbaart onder Material and methods, Drugs twee formuleringen van ICI 182,780 (fulvestrant), waarvan één op basis van peanut oil is gebruikt voor het experiment weergegeven in figuur 18.en het andere op basis van castor oil (hierna: de castorolie-formulering) voor de experimenten weergegeven in figuren 1B en 1C. In deze drie experimenten zijn steeds verschillende cellijnen gebruikt (MKL-4, MKL-F en FGF-1 clone 18). De experimenten zijn uitgevoerd op muizen waarvan de eierstokken verwijderd waren (ovariectomized mice), die als gevolg (sterk) verminderd oestrogeen aanmaken. Partijen zijn het erover eens dat de bestanddelen van de castorolie-formulering dezelfde zijn als die genoemd in conclusie 1 van het octrooi.

McLeskey beschrijft verder een experiment met muizen waarvan de eierstokken niet waren verwijderd. Deze muizen werden eveneens geïnjecteerd met, onder meer, ICI 182,780 om de remmende activiteit van ICI 182,780 op de invloed van oestrogeen te testen (aangeduid als anti-oestrogene activiteit). Oestrogeen beïnvloedt de groei van het endometrium (baarmoederslijmvlies). Partijen verwijzen naar deze test als de uterustest. De anti-oestrogene activiteit van fulvestrant was al geruime tijd bekend. De uterustest was, zoals Sandoz aanvoert9., een geaccepteerde test om anti-oestrogene activiteit te testen.

McLeskey betreft een onderzoek naar mechanismen die leiden tot tamoxifen-resistentie. ICI 182,780 wordt weliswaar genoemd als een alternatieve therapie voor de behandeling van borstkanker10., maar wordt in dit onderzoek gebruikt als anti-oestrogeen om het effect van oestrogeen, dat niet door eierstokken maar op andere plekken in het lichaam van de muis wordt geproduceerd, op de groei van de tumor te testen (To test the hypothesis that growth of the FGF-transfected cells in ovariectomized or tamoxifen-treated nude mice is due to increased sensitivity to the small amounts of estrogens still present in ovariectomized nude mice, we tested the ability of a pure antiestrogen, ICI 182,780, and two aromatase inhibitors, 4-0HA and letrozole, to inhibit the estrogen-independent tumor growth produced by these FGF-transfected cell lines).11.Behandeling met ICI 182,780 leidde daarbij niet tot verminderde tumorgroei. McLeskey komt aldus tot de conclusie dat de tumorgroei niet wordt veroorzaakt door oestrogeen dat buiten de eierstokken wordt geproduceerd.12.

Een therapeutisch effect van ICI 182,780 (de castorolie-formulering) bij de behandeling van een benigne of maligne ziekte (volgens partijen moet hieronder worden verstaan: kanker) van de borst of voorplantingstractus is uit McLeskey niet af te leiden. Eerder volgt daaruit dat ICI 182,780 in zoverre geen therapeutisch effect heeft. De voorzieningenrechter is er vooralsnog niet van overtuigd dat de gemiddelde vakman (hierna: de vakman) de effectiviteit van de castorolie-formulering bij de behandeling van kanker plausibel zou achten op grond van de uterustest, waarmee anti-oestrogene activiteit wordt getest. Sandoz stelt dat deze test voor de vakman de oestrogeen-remmende activiteit van de gebruikte formulering aantoont, maar dat de vakman op grond van de test de therapeutische werking tegen kanker plausibel zou achten wordt door AstraZeneca bestreden en is door Sandoz niet aannemelijk gemaakt13., zodat daar niet van uit kan worden gegaan.

Voorts blijkt niet dat de door McLeskey gebruikte castorolie-formulering is aangepast om een therapeutisch significante bloedplasmaconcentratie aan fulvestrant gedurende ten minste twee weken te verkrijgen. Voor zover al iets met betrekking tot de sustained release-eigenschappen van de castorolie-formulering uit McLeskey kan worden afgeleid, wijst dit in een andere richting. In de door McLeskey uitgevoerde test werden de muizen namelijk wekelijks ingespoten met ICI 182,780. Volgens Sandoz zal de vakman op grond van zijn algemene vakkennis verwachten dat de castorolie-formulering van McLeskey effectief zal zijn voor het verkrijgen van een therapeutisch significante bloedplasmaconcentratie aan fulvestrant gedurende ten minste twee weken. Waarom zijn vakkennis de vakman tot die verwachting zou brengen heeft Sandoz echter niet duidelijk gemaakt.

Gezien al het voorgaande moet vooralsnog worden geoordeeld dat McLeskey niet nieuwheidsschadelijk is voor het octrooi.

Inventiviteit

Partijen zijn het erover eens dat een formulering van uitsluitend fulvestrant in castorolie zoals geopenbaard in Howell niet kan worden toegepast en dat de door Howell gebruikte formulering nog andere excipiënten moet bevatten. Uitgaande van Howell en gezien de verschillen met de materie van conclusie 1 van het octrooi, kan het door Sandoz geformuleerde objectieve technische probleem worden gevolgd.14.

De vraag is allereerst of de vakman – volgens Sandoz bestaande uit een team van een oncoloog en een formuleerder, eventueel aangevuld met een farmacoloog – bij een literatuuronderzoek op McLeskey zou stuiten nu het daarin gerapporteerde onderzoek niet gericht is op het gebruik van fulvestrant, formuleringen van fulvestrant of formuleringen van wat dan ook, maar op mechanismen die leiden tot tamoxifen-resistentie. Het door Sandoz overgelegde verslag van een gesimuleerd literatuuronderzoek in de database Medline overtuigt voorshands niet. Dat onderzoek brengt weliswaar McLeskey in beeld als een van de, naar zes teruggebrachte zoekresultaten, maar daarbij speelt mogelijk een rol dat het aanzienlijk makkelijker zoekt naar datgene wat al gevonden is. Gezien het onderwerp van McLeskey, waarin de castorolie-formulering (naast de formulering op basis van pindaolie) wordt gebruikt als anti-oestrogeen en slechts terloops aan de orde wordt gesteld, niet in de samenvatting of de introductie maar uitsluitend in de tekst zelf, acht de voorzieningenrechter voorts, evenals de oppositieafdeling, twijfelachtig of de vakman beide documenten zou combineren.

Zo de vakman Howell en McLeskey zou combineren, zou dat nog niet tot de maatregelen van conclusie 1 leiden. De vakman zou verder onderzoek moeten doen, in ieder geval om vast te stellen of de castorolie-formulering van McLeskey het gewenste therapeutische effect heeft bij intramusculaire toediening bij mensen. Sandoz stelt met verwijzing naar de verklaring van de deskundige dr. H. Vromans dat hij daarbij een redelijke verwachting van succes heeft. Die verklaring vermeldt op dit punt over de in McLeskey gebruikte castorolie-formulering het volgende:

De verklaring bespreekt vervolgens een aantal omstandigheden die mogelijk afbreuk zouden doen aan de succesverwachting van de vakman om te concluderen, zakelijk weergegeven, dat die omstandigheden de succesverwachting niet negatief beïnvloeden. De door AstraZeneca geconsulteerde deskundigen dr. K. Schaupp en prof. D.J.A. Crommelin menen daarentegen dat bij de vakman geen succesverwachting zou bestaan.

In de opvatting van de deskundige Vromans lijkt vooral van belang dat hij ervan uit gaat dat de vakman zou veronderstellen dat de door McLeskey gebruikte formulering dezelfde is als die in het onderzoek van Howell is gebruikt. Het gaat er echter om of de vakman op grond van zijn technische kennis reden had te verwachten dat hij de anti-oestrogene castorolie-formulering van McLeskey met succes zou kunnen gebruiken voor de gewenste toepassing tegen kanker. Die verwachting zou de vakman moeten baseren op de hiervoor onder a, b en f genoemde omstandigheden.

Hoewel de voorzieningenrechter wil aannemen dat, indien de vakman met de castorolie-formulering van McLeskey zou zijn geconfronteerd, zijn interesse zou zijn gewekt, overtuigt de door Sandoz overgelegde verklaring van de deskundige Vromans op dit punt vooralsnog niet. Met name de navolgende door de deskundigen van AstraZeneca genoemde en door Sandoz niet weersproken omstandigheden doen twijfel ontstaan over de succesverwachting van de vakman.

De vakman was ermee bekend dat in onderzoeken als dat van McLeskey formuleringen gebruikt kunnen worden die uitsluitend zijn bestemd voor dierproeven, zoals de door McLeskey gebruikte tamoxifen-pellets die bij de muis onder de huid dienden te worden aangebracht. De vakman dient er aldus rekening mee te houden dat de door McLeskey gebruikte castorolie-formulering niet zonder meer geschikt is voor toepassing bij mensen bij de behandeling van kanker, te meer omdat het onderzoek van McLeskey daar niet op is gericht. Dat volgt ook daaruit dat de door McLeskey gebruikte dosering fulvestrant in verhouding tot het gewicht van de muis vele malen (een factor 70) hoger is dan de door Howell in zijn onderzoek bij mensen gebruikte dosering. Sandoz heeft voorts beaamd dat de castorolie-formulering van McLeskey een ongebruikelijke hoge concentratie alcoholen bevat (10% ethanol en 10% benzylalcohol). Volgens de deskundige van Sandoz is deze concentratie niet zodanig toxisch dat de vakman om die reden zou menen dat de formulering niet bij mensen gebruikt kan worden, maar zijn verwachting op succes zou daardoor zeker naar beneden worden bijgesteld.

Gezien het voorgaande bestaat teveel twijfel dat de materie van conclusie 1 van het octrooi in een bodemprocedure niet-inventief zal worden geoordeeld, wanneer wordt uitgegaan van Howell als meest nabije stand van de techniek, in combinatie met McLeskey.

De voorzieningenrechter acht voorts, evenals de oppositieafdeling, McLeskey een verder verwijderd uitgangspunt omdat, zoals hiervoor overwogen, dit onderzoek op een geheel ander doel is gericht dan het octrooi. McLeskey openbaart niet het therapeutisch effect van de als anti-oestrogeen gebruikte castorolie-formulering bij de behandeling van kanker. Indien de vakman, die naar een (verdere) therapeutische toepassing zoekt, er al toe zou komen Howell te raadplegen kan, zoals hiervoor overwogen, voorshands niet worden geoordeeld dat bij hem een redelijke verwachting bestaat dat hij de anti-oestrogene castorolie-formulering van McLeskey met succes zou kunnen gebruiken voor de behandeling van (borst)kanker.

Nawerkbaarheid

De nawerkbaarheid van het octrooi behoeft niet te worden onderzocht omdat aan de aan dit bezwaar door Sandoz gestelde voorwaarde niet is voldaan.

Conclusie

Nu Sandoz niet bestrijdt dat inbreuk dreigt op, in ieder geval, conclusie 1 van het octrooi en vooralsnog onvoldoende aanleiding bestaat te veronderstellen dat het octrooi in een bodemprocedure zal worden vernietigd, dient het in conventie gevorderde verbod te worden toegewezen.

Van enige (dreigende) onrechtmatige betrokkenheid bij inbreuk of indirecte inbreuk is niet gebleken, zodat het verbod als hierna vermeld wordt beperkt. Sandoz heeft voorts bestreden dat AstraZeneca spoedeisend belang heeft bij het gevorderde onder 3, 4 en 5 omdat zij, Sandoz, tot op heden geen voorbehouden handelingen heeft verricht. AstraZeneca heeft de spoedeisendheid daarop niet nader toegelicht, zodat deze vorderingen worden afgewezen.

Ter voorkoming van executiegeschillen wordt de gevorderde dwangsom anders bepaald dan gevorderd.

Partijen hebben een afspraak gemaakt over de proceskosten (€ 175.000,- waarvan 5% toe te rekenen aan het geschil in reconventie). De proceskosten zullen in overeenstemming met deze afspraak worden vastgesteld en ten laste worden gebracht van Sandoz als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij.

Daargelaten de geldigheid of nietigheid van EP 1 669 073 en NL 1017075 is het in reconventie gevorderde, gelet op het voorlopige oordeel in conventie over de geldigheid van EP 138, niet toewijsbaar. AstraZeneca kan namelijk niet worden verboden in ieder geval EP 138 tegen fulvestrant Sandoz in te zetten. De vorderingen in reconventie moeten derhalve worden afgewezen met veroordeling van Sandoz als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

De voorzieningenrechter:

verbiedt Sandoz om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van Europees Octrooi EP 1 250 138 B2, onder meer door het in het verkeer brengen, verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, of voor dit een en ander aan te bieden, van generieke "Fulvestrant Sandoz 50 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit";

gebiedt Sandoz om "Fulvestrant Sandoz 50 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit" geregistreerd onder de nummer RVG 115994 per de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijze mogelijk is uit de G-Standaard te (laten) verwijderen;

beveelt Sandoz bij overtreding van het sub 7.1 bedoelde verbod of bij niet nakoming van het sub 7.2 bedoelde gebod aan AstraZeneca een dwangsom te betalen van € 25.000,- per betrokken product of, zulks ter keuze van AstraZeneca, per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 10.000.000,-;

veroordeelt Sandoz in de proceskosten, met inbegrip van de kosten van het geding met betrekking tot de provisionele voorziening, tot aan dit vonnis aan de zijde van AstraZeneca begroot op € 166.250,-;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

De voorzieningenrechter:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Sandoz in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van AstraZeneca begroot op € 8.750,-;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2016.