HvJ EU, 12-04-2011, nr. C-235/09

De tweede, de vijftiende en de zestiende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luiden als volgt:

Artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

Artikel 9 van deze verordening, met het opschrift ‘Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk’, bepaalt in lid 1 ervan:

Artikel 14 van deze verordening luidt als volgt:

Titel X van verordening nr. 40/94, met het opschrift ‘Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken’, bevat de artikelen 90 tot en met 104.

Artikel 90 van deze verordening, dat betrekking heeft op de toepassing van het Verdrag van Brussel, bepaalt:

Artikel 91 van deze verordening, met het opschrift ‘Rechtbanken voor het gemeenschapsmerk’, stelt in lid 1 ervan:

Artikel 92 van deze verordening, met het opschrift ‘Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid’, bepaalt:

Artikel 93 van verordening nr. 40/94, met het opschrift ‘Internationale bevoegdheid’, luidt als volgt:

Artikel 94 van deze verordening, met het opschrift ‘Omvang van de bevoegdheid’, bepaalt:

Artikel 97 van deze verordening, met het opschrift ‘Toepasselijk recht’, bepaalt:

Artikel 98 van verordening nr. 40/94, met het opschrift ‘Sancties’, luidt als volgt:

Overeenkomstig de bewoordingen van artikel 68, lid 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L12, blz. 1), kwam deze verordening, in de betrekkingen tussen de lidstaten, in de plaats van het Verdrag van Brussel. Hoofdstuk III van deze verordening bevat de bepalingen inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van die beslissingen.

Artikel 33, lid 1, van deze verordening, waarin het beginsel van de erkenning van beslissingen is neergelegd, stelt dat ‘[d]e in een lidstaat gegeven beslissingen […] in de overige lidstaten [worden] erkend zonder vorm van proces’.

Artikel 38, lid 1, van deze verordening bepaalt:

Artikel 49 van deze verordening luidt als volgt:

Artikel 3 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, en rectificatie PB L 195, blz. 16) bepaalt onder het opschrift ‘Algemene verplichting’:

Artikel 98 van verordening nr. 40/94 betreft, zoals blijkt uit het opschrift ervan, de sancties ter zake van inbreuken op gemeenschapsmerken.

Artikel 98, lid 1, eerste volzin, bepaalt dat de geadieerde rechtbank voor het gemeenschapsmerk, wanneer zij inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk vaststelt, de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen voort te zetten. Volgens artikel 98, lid 1, tweede volzin, dient deze rechtbank overeenkomstig het nationale recht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

Volgens artikel 98, lid 2, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk ‘[o]verigens […] het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht’.

Uit de aanhef van dit lid 2, gelezen tegen de achtergrond van het opschrift van dit artikel 98, en uit de verschillende taalversies van deze bepaling, met name de Duitse (‘in Bezug auf alle anderen Fragen’), de Franse (‘par ailleurs’), de Spaanse (‘por otra parte’), de Italiaanse (‘negli altri casi’) en de Engelse versie (‘in all other respects’), vloeit voort dat dit lid 2 geen betrekking heeft op de in lid 1 van dit artikel bedoelde dwangmaatregelen, die maatregelen zijn om ervoor te zorgen dat een verbod op voortzetting van inbreuken wordt nageleefd.

Aangezien de vragen van de verwijzende rechter enkel betrekking hebben op het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken en op de dwangmaatregelen die de naleving van dit verbod beogen te waarborgen, dient derhalve te worden geoordeeld dat deze vragen de uitlegging van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 betreffen.

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat het door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk van rechtswege van kracht is op het gehele grondgebied van de Unie.

De territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt bepaald door zowel de territoriale bevoegdheid van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk die dit verbod oplegt, als de territoriale omvang van het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk waaraan afbreuk wordt gedaan door de inbreuk of dreigende inbreuk, zoals deze omvang voortvloeit uit verordening nr. 40/94.

Wat in de eerste plaats de territoriale bevoegdheid van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk betreft, dient allereerst te worden opgemerkt dat overeenkomstig artikel 14, leden 1 en 3, van verordening nr. 40/94 bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is overeenkomstig titel X van deze verordening. De procedureregels worden bepaald overeenkomstig deze titel X, die onder het opschrift ‘Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken’ de artikelen 90 tot en met 104 bevat.

Volgens artikel 92, sub a, van deze verordening hebben de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en, indien naar nationaal recht toegestaan, dreigende inbreuk op gemeenschapsmerken.

In casu blijkt uit de door Chronopost bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen dat de procedure bij de rechtbank voor het gemeenschapsmerk op grond van artikel 93, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 40/94 is ingesteld. Volgens dezelfde opmerkingen is de vordering dat een einde wordt gemaakt aan de inbreuk of dreigende inbreuk, niet gebaseerd op artikel 93, lid 5.

Volgens artikel 93, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 94, lid 1, ervan, is de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, die overeenkomstig artikel 91 van deze verordening is ingesteld ter bescherming van de aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten, onder meer bevoegd om kennis te nemen van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten.

Derhalve is een rechtbank voor het gemeenschapsmerk, zoals de geadieerde rechter in het hoofdgeding, bevoegd om kennis te nemen van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van een of meerdere lidstaten, of zelfs van alle lidstaten. Bijgevolg kan haar bevoegdheid zich uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie.

In de tweede plaats strekt het door verordening nr. 40/94 verleende uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk zich in beginsel uit tot het gehele grondgebied van de Unie, waarop de gemeenschapsmerken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben.

Overeenkomstig artikel 1, lid 2, van deze verordening vormt het gemeenschapsmerk immers een eenheid. Daar het dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie heeft, zijn overeenkomstig deze bepaling inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan slechts voor de gehele Unie mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.

Verder blijkt uit de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 dat het erdoor nagestreefde doel bestaat in de instelling van een communautair merkensysteem waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie.

Dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, vloeit ook voort uit de vijftiende en de zestiende overweging van de considerans van deze verordening. Volgens deze overwegingen is het enerzijds strikt noodzakelijk dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben, teneinde tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het BHIM en aantastingen van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk te voorkomen, en moet anderzijds worden voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken.

Bovendien heeft het Hof in punt 60 van het arrest van 14 december 2006, Nokia (C-316/05, Jurispr. blz. I-12083), reeds geoordeeld dat het doel van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 bestaat in de eenvormige bescherming op het gehele grondgebied van de Unie van het door het gemeenschapsmerk verleende recht tegen het risico van inbreuk.

Teneinde deze eenvormige bescherming te waarborgen, moet het door een bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk derhalve in beginsel van kracht zijn op het gehele grondgebied van de Unie.

Indien de territoriale werking van dit verbod integendeel zou zijn beperkt tot het grondgebied van de lidstaat waarvoor deze rechtbank de inbreuk of dreigende inbreuk heeft vastgesteld, of louter tot het grondgebied van de lidstaten waarop een dergelijke vaststelling betrekking had, zou immers een risico bestaan dat de inbreukmaker het betrokken teken opnieuw begint te exploiteren in een lidstaat waarvoor het verbod niet werd uitgesproken. De nieuwe gerechtelijke procedures waartoe de houder van het gemeenschapsmerk genoopt zou zijn, zouden voorts het gevaar voor tegenstrijdige uitspraken over het betrokken gemeenschapsmerk naar rato verhogen, in het bijzonder wegens de feitelijke beoordeling van het verwarringsgevaar. Een dergelijk gevolg is in strijd met zowel de door verordening nr. 40/94 nagestreefde doelstelling van een eenvormige bescherming van het gemeenschapsmerk als het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk, zoals deze in de punten 40 tot en met 42 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht.

De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt zijn. Het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitend recht van de houder van het gemeenschapsmerk is immers verleend om deze merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie, in die zin, arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08 – C-238/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 75, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Hieruit volgt dat, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk en bijgevolg de territoriale omvang van dit recht niet verder kunnen gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden. De handelingen of toekomstige handelingen van de verwerende partij, te weten de persoon aan wie het gewraakte gebruik van het gemeenschapsmerk ten laste wordt gelegd, die geen afbreuk doen aan de functies van het gemeenschapsmerk, kunnen derhalve niet worden verboden.

Wanneer de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarbij in omstandigheden als die van het hoofdgeding een procedure aanhangig wordt gemaakt, vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.

Ten slotte dient te worden gepreciseerd dat de territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk zich kan uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie. Evenwel moeten de overige lidstaten overeenkomstig artikel 90 van verordening nr. 40/94, dat de toepassing van het Verdrag van Brussel betreft, gelezen in samenhang met artikel 33, lid 1, van verordening nr. 44/2001, in beginsel de rechterlijke beslissing erkennen en ten uitvoer leggen, waardoor aan deze beslissing grensoverschrijdende gevolgen worden verleend.

Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, dat door een krachtens de artikelen 93, leden 1 tot en met 4, en 94, lid 1, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie.

Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag van de verwijzende rechter niet te worden beantwoord.

Met zijn derde en vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 98, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat een dwangmaatregel, zoals een dwangsom, die door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk op grond van haar nationale recht wordt vastgesteld met het oog op de naleving van een door haar opgelegd verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken, rechtsgevolgen kan sorteren in de andere lidstaten dan de lidstaat van deze rechtbank, tot welke lidstaten de territoriale werking van een dergelijk verbod zich uitstrekt. Indien dit niet het geval is, wenst de verwijzende rechter te vernemen of deze rechtbank op grond van het nationale recht van de lidstaat tot wiens grondgebied de werking van dit verbod zich uitstrekt, een soortgelijke dwangmaatregel of een andere dwangmaatregel dan die welke zij op grond van haar nationale recht vaststelt, kan gelasten.

Op dit punt dient enerzijds eraan te worden herinnerd dat het Hof met betrekking tot het op dwangmaatregelen toepasselijke recht reeds heeft geoordeeld dat de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, van de maatregelen waarin is voorzien in de wettelijke regeling van de lidstaat waartoe zij behoort, die moet nemen welke ervoor zorgen dat het door haar opgelegde verbod wordt nageleefd (arrest Nokia, reeds aangehaald, punt 49).

Anderzijds dient te worden opgemerkt dat dwangmaatregelen die door de rechtbank voor het gemeenschapsmerk worden gelast overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat waartoe zij behoort, enkel kunnen beantwoorden aan het doel waarvoor zij werden vastgesteld, te weten verzekeren dat het verbod wordt nageleefd zodat het door het gemeenschapsmerk verleende recht op het grondgebied van de Unie daadwerkelijk wordt beschermd tegen het risico van inbreuk (zie, in die zin, arrest Nokia, reeds aangehaald, punt 60), indien zij rechtsgevolgen sorteren op hetzelfde grondgebied als dat waarin de verbodsbeslissing zelf rechtsgevolgen sorteert.

In het hoofdgeding werd aan het door de rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod een dwangsom gekoppeld overeenkomstig het nationale recht. Opdat een dergelijke dwangmaatregel rechtsgevolgen sorteert op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat van de rechtbank die deze heeft vastgesteld, moet een daartoe geadieerde rechterlijke instantie van deze andere lidstaat overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III van verordening nr. 44/2001 deze maatregel erkennen en ten uitvoer leggen volgens de voorschriften en modaliteiten van het nationale recht van laatstgenoemde lidstaat.

Wanneer het nationale recht van de lidstaat die wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissing van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, geen dwangmaatregel kent die soortgelijk is aan de maatregel die is vastgesteld door de rechtbank voor het gemeenschapsmerk die een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken heeft opgelegd en aan dit verbod een dergelijke maatregel heeft gekoppeld teneinde de naleving ervan te waarborgen, moet de geadieerde rechterlijke instantie van deze lidstaat het door deze maatregel nagestreefde doel verwezenlijken door beroep te doen op de relevante bepalingen van haar nationale recht die de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod op equivalente wijze waarborgen, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van zijn conclusie heeft opgemerkt.

Deze verplichting om het door deze maatregel nagestreefde doel te verwezenlijken, ligt immers in het verlengde van de op de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk rustende verplichting om dwangmaatregelen te nemen wanneer zij voortzetting van inbreuk of dreigende inbreuk verbieden. Zonder deze correlatieve verplichtingen zou het mogelijk zijn dat een dergelijk verbod niet is gekoppeld aan maatregelen die voor de naleving ervan zorgen, zodat het grotendeels geen afschrikkende werking heeft (zie, in die zin, arrest Nokia, reeds aangehaald, punten 58 en 60).

Op dit punt zij eraan herinnerd dat de rechterlijke instanties van de lidstaten ingevolge het in artikel 4, lid 3, tweede alinea, VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking de rechterlijke bescherming dienen te verzekeren van de rechten die de justitiabelen aan het recht van de Unie ontlenen (zie, in die zin, arrest van 13 maart 2007, Unibet, C-432/05, Jurispr. blz. I-2271, punt 38, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens diezelfde bepaling treffen de lidstaten alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. In het bijzonder dienen de lidstaten krachtens artikel 3 van richtlijn 2004/48 de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast te stellen die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, waaronder onder meer de rechten van de merkhouders. Volgens artikel 3, lid 2, van deze richtlijn moeten de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, en zodanig worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.

Gelet op een en ander, dient op de derde en de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat een dwangmaatregel, zoals een dwangsom, die door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk op grond van haar nationale recht wordt vastgesteld met het oog op de naleving van het door haar opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken, rechtsgevolgen sorteert in de andere lidstaten dan de lidstaat van deze rechtbank, tot welke lidstaten de territoriale werking van een dergelijk verbod zich uitstrekt, onder de voorwaarden van hoofdstuk III van verordening nr. 44/2001, dat de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen betreft. Wanneer het nationale recht van een van deze andere lidstaten geen dwangmaatregel bevat die soortgelijk is aan de maatregel die door die rechtbank is vastgesteld, moet het door deze maatregel beoogde doel door de bevoegde rechterlijke instantie van deze lidstaat worden nagestreefd door een beroep te doen op de relevante bepalingen van haar nationale recht die de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod op equivalente wijze waarborgen.