HvJ EU, 22-06-2016, nr. C-280/15

HvJ EU, 22-06-2016, nr. C-280/15

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 22‑06‑2016

Partij(en)

In zaak C-280/15,*

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Harju Maakohus (rechter in eerste aanleg Harju, Estland) bij beslissing van 2 juni 2015, ingekomen bij het Hof op 10 juni 2015, in de procedure

Irina Nikolajeva

tegen

Multi Protect OÜ,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: C. Toader, kamerpresident, A. Prechal (rapporteur) en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen ingediend door:

—

Multi Protect OÜ, vertegenwoordigd door U. Ustav en T. Pukk, vandeadvokaadid,

—

de Estse regering, vertegenwoordigd door K. Kraavi-Käerdi als gemachtigde,

—

de Griekse regering, vertegenwoordigd door K. Georgiadis als gemachtigde,

—

de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda, E. Randvere en T. Scharf als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 april 2016,

het navolgende

Arrest

1

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 3, en artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

2

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen I. Nikolajeva en Multi Protect OÜ met betrekking tot een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk die Nikolajeva tegen deze vennootschap heeft ingesteld.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening nr. 207/2009
3

Artikel 9 van verordening nr. 207/2009, met het opschrift ‘Rechten verbonden aan het Uniemerk’, luidt als volgt:

‘1.

Het Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a)

dat gelijk is aan het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b)

dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[…]

2.

Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a)

het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;

b)

het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;

c)

het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d)

het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

3.

Op het aan het Uniemerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een Uniemerk, die na de publicatie van de inschrijving van het Uniemerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.’

4

Artikel 14 van verordening nr. 207/2009, met het opschrift ‘Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk’, bepaalt:

1.

De rechtsgevolgen van een Uniemerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een Uniemerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig titel X.

2.

Deze verordening sluit niet uit dat ter zake van een Uniemerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie.

3.

De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald.

5

Artikel 96 van deze verordening, met het opschrift ‘Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid’, bepaalt:

‘De rechtbanken voor het Uniemerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a)

alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk […];

[…]

c)

alle rechtsvorderingen wegens feiten als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin;

[…]’

6

Artikel 101 van de verordening, met het opschrift ‘Toepasselijk recht’, bepaalt:

1.

De rechtbanken voor het Uniemerk passen de bepalingen van deze verordening toe.

2.

Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het Uniemerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationale privaatrecht.

3.

Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Uniemerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.’

7

Artikel 102 van die verordening, met als opschrift ‘Sancties’, luidt:

‘1.

Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een Uniemerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

2.

Overigens past de rechtbank voor het Uniemerk het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht.’

Richtlijn 2004/48/EG
8

Artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, en rectificatie PB 2004 L 195, blz. 16) bepaalt onder het opschrift ‘Schadevergoeding’:

‘1.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

a)

houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden,

of

b)

kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

2.

De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.’

Ests recht

9

§ 8, lid 2, van de kaubamärgiseadus (merkenwet), van 22 mei 2002 (RT I 2002, 49, 308), in de versie ervan die van toepassing is in het hoofdgeding, bepaalt:

‘De rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk […] en duurt tien jaar vanaf de dag van inschrijving.’

10

§ 57 van die wet, met het opschrift ‘Bescherming van het uitsluitende recht’, bepaalt in lid 1 ervan:

‘De merkhouder kan tegen een persoon die inbreuk heeft gemaakt op het uitsluitende recht, onder wie ook de licentiehouder die de voorwaarden van de licentieovereenkomst heeft geschonden, beroep instellen tot:

1)

staking van de inbreuk;

2)

vergoeding van de opzettelijk of uit nalatigheid veroorzaakte schade, te weten de materiële schade met inbegrip van de gederfde winst en de immateriële schade.

[…]’

11

Krachtens § 4, lid 2, van de tsiviilkohtumenetluse seadustikus (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), van 20 april 2005 (RT I 2005, 26, 197), in de versie ervan die van toepassing is in het hoofdgeding (hierna: ‘wetboek van burgerlijke rechtsvordering’):

‘Tijdens de beroepsprocedure bepalen partijen de omvang van het geding en het verloop van de procedure. Zij beslissen over de indiening van verzoeken en de aanwending van rechtsmiddelen.’

12

§ 5 van dat wetboek, met het opschrift ‘Lijdelijkheid van de rechter’, bepaalt in lid 1 ervan:

‘De rechter beslecht het geding op de grondslag van de door partijen aangevoerde feiten en ingediende verzoeken in het licht van de vordering.’

13

§ 439 van dat wetboek, met het opschrift ‘Grenzen van de bevoegdheid om op het beroep te beslissen’, bepaalt:

‘De rechter kan niet meer of anders toewijzen dan is gevorderd.’

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14

Nikolajeva is houdster van het Uniewoordmerk HolzProf. De aanvraag om inschrijving is op 24 april 2010 ingediend en op 31 mei 2010 gepubliceerd. Dit merk is op 14 september 2010 ingeschreven onder nummer CTM 00905381 en de inschrijving is op 16 september 2010 gepubliceerd.

15

Op 24 april 2010 heeft Nikolajeva een licentieovereenkomst gesloten waarmee zij Holz Prof OÜ toestemming heeft gegeven haar merk te gebruiken tegen een maandelijkse vergoeding van 1 278 EUR.

16

Met de stelling dat Multi Protect haar merk in de periode van 3 mei 2010 tot 28 oktober 2011 onrechtmatig had gebruikt, met name door een teken dat gelijk is aan dit merk te gebruiken als ‘verborgen trefwoord’ op een internetsite, heeft Nikolajeva deze vennootschap voor de Harju Maakohus (rechter in eerste aanleg Harju) gedagvaard.

17

Nikolajeva heeft voor de verwijzende rechter drie vorderingen geformuleerd.

18

In de eerste plaats heeft zij vaststelling gevorderd dat sprake was van een inbreukmakende handeling in de vorm van het onrechtmatige gebruik dat Multi Protect van haar merk maakte, met het betoog dat dit gebruik strijdig was met artikel 9, lid 1, onder a), en lid 2, onder d), van verordening nr. 207/2009.

19

In de tweede plaats heeft zij, op grond van de ongerechtvaardigde verrijking in verband met deze inbreuk, betaling gevorderd van een bedrag van 22 791 EUR als terugbetaling van het onterecht door de gestelde inbreuk verkregen voordeel, welk bedrag is berekend door de duur van de inbreuk, een periode van in totaal 17 maanden en 25 dagen, te vermenigvuldigen met de maandelijkse vergoeding die in de betrokken licentieovereenkomst is vastgelegd.

20

In de derde plaats heeft Nikolajeva vergoeding gevorderd van de immateriële schade die zij heeft geleden, ter hoogte van een door de aangezochte rechter vast te stellen bedrag. Zij heeft op dat punt met name aangevoerd dat de zaak voor de verwijzende rechter en de instelling van een strafrechtelijke procedure wegens dezelfde inbreukmakende handelingen bij haar hebben geleid tot psychische schade. Ook is haar gezondheid naar aanleiding van deze handelingen verslechterd en heeft het betrokken geding een negatieve invloed gehad op zakelijke relaties.

21

Volgens de verwijzende rechter is het in het hoofdgeding in de eerste plaats de vraag of artikel 102, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat deze rechter, als rechtbank voor het Uniemerk, verplicht is te verbieden de inbreukmakende handelingen te verrichten, ofschoon verzoekster, in het kader van haar beroep, geen daartoe strekkende vordering heeft ingediend en evenmin schending van het uitsluitende recht verbonden aan haar merk na 28 oktober 2011 heeft aangevoerd, maar enkel vaststelling heeft gevorderd dat in de periode vóór deze datum inbreuk is gepleegd.

22

In dat verband voert hij aan dat, krachtens het toepasselijke nationale recht, meer bepaald het lijdelijkheidsbeginsel van § 4, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en het non ultra petita-beginsel dat is neergelegd in § 439 van dit wetboek, een nationale rechterlijke instantie enkel een bevel als bedoeld in § 102, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 mag opleggen indien bij haar een daartoe strekkende vordering is ingediend.

23

Onder verwijzing naar het arrest van 14 december 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789), is de verwijzende rechter van oordeel dat het, in het voorkomende geval, tevens de vraag is of het ontbreken van de vordering van verzoekster in het hoofdgeding van een verbod tot het verrichten van de inbreukmakende handelingen, een ‘speciale reden’ kan vormen in de zin van artikel 102, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009, die zou rechtvaardigen dat deze rechter de eerste vordering van deze verzoekster toewijst zonder dit verbod te hoeven gelasten.

24

In de tweede plaats vraagt de verwijzende rechter zich af wat de draagwijdte is van het begrip ‘redelijke vergoeding’ als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin, van deze verordening en meer bepaald of deze vergoeding kan worden verkregen voor feiten van vóór de publicatie van een aanvraag om inschrijving van een Uniemerk en of deze vergoeding bedoeld is om de volledige schade te vergoeden die de houder van het betrokken merk heeft geleden, met inbegrip van de geleden immateriële schade.

25

Daarop heeft de Harju Maakohus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

‘1)

Moet een rechtbank voor het Uniemerk het in artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een Uniemerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een ‘speciale reden’ in de zin van de eerste zin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?

2)

Moet artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede zin, van deze verordening kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de geleden schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?

3)

Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 en kan daaronder ook — en zo ja, onder welke omstandigheden — een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

26

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een rechtbank voor het Uniemerk een derde moet verbieden inbreukmakende handelingen te verrichten, ofschoon de houder van dat merk geen daartoe strekkende vordering heeft ingediend.

27

Deze rechter merkt op dat hij ingevolge bepaalde beginselen van nationaal recht betreffende de organisatie van de civiele procedure, meer bepaald dat van de lijdelijkheid van de rechter en het non ultra petita-beginsel, neergelegd in § 4, § 5 en § 439 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, geen verbod als bedoeld in artikel 102, lid 1, van verordening 207/2009 mag opleggen indien geen daartoe strekkende vordering bij hem is ingediend.

28

In dat verband zij eraan herinnerd dat de rechtbank voor het Uniemerk, krachtens artikel 101, lid 3, van verordening nr. 207/2009, tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, het procesrecht toepast dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.

29

Aangezien in deze verordening niet anders wordt bepaald, verzet zij zich er niet tegen dat het beginsel van de lijdelijkheid van de rechter en het non ultra petita-beginsel worden toegepast.

30

Artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 verzet zich er dus niet tegen dat, ingevolge deze beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten, op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering heeft ingediend.

31

Nu het ontbreken van de verplichting om een in artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bedoeld verbod op te leggen derhalve voortvloeit uit de toepassing van regels van het nationale procesrecht, waartegen deze verordening zich niet verzet, hoeft de vraag of het ontbreken van een verplichting wordt gerechtvaardigd door de aanwezigheid van een ‘speciale reden’ in de zin van deze bepaling, niet te worden onderzocht.

32

In ieder geval kan de omstandigheid dat de houder van een Uniemerk met zijn beroep voor de rechtbank voor het Uniemerk enkel de vaststelling van een inbreukmakende handeling heeft gevorderd, maar niet de staking ervan, niet worden aangemerkt als ‘speciale reden’ in de zin van artikel 102, lid 1, van deze verordening.

33

Deze uitdrukking is namelijk enkel gericht op buitengewone situaties waarin, in het licht van de bijzondere kenmerken van de gedraging die aan de derde wordt verweten, met name het feit dat deze onmogelijk de hem verweten inbreuk of de dreigende inbreuk kan voortzetten, een dergelijke rechtbank niet verplicht is een derde te verbieden dergelijke handelingen te verrichten, ofschoon de houder van het merk een dergelijke vordering heeft ingesteld (zie in die zin arrest van 14 december 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punt 35).

34

Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat, ingevolge bepaalde beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering bij deze rechtbank heeft ingediend.

Tweede en derde vraag

35

Met zijn tweede en derde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of, ten eerste, artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de houder van een Uniemerk een vergoeding kan eisen voor handelingen van derden van vóór de publicatie van de aanvraag om inschrijving van het betrokken merk en, ten tweede, of, met betrekking tot handelingen van derden van ná de publicatie van de aanvraag om inschrijving van dit merk, maar van vóór de publicatie van de inschrijving ervan, het in die bepaling vermelde begrip ‘redelijke vergoeding’ de schadevergoeding omvat die de volledige schade moet vergoeden die deze houder heeft geleden, met inbegrip van de terugvordering van de gebruikelijke waarde die de derde heeft ontleend aan het gebruik van dat merk alsook de vergoeding van de geleden immateriële schade.

36

In dat verband moet worden vastgesteld dat krachtens artikel 9, lid 3, eerste zin, van verordening nr. 207/2009, op het aan het Uniemerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het betrokken merk is gepubliceerd.

37

Hieruit volgt dat het uitsluitende recht dat het Uniemerk aan de houder ervan verleent, op grond waarvan hij derden in het kader van een inbreukprocedure op grond van artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 kan verbieden het betrokken merk te gebruiken, alleen betrekking kan hebben op handelingen van derden van na de publicatie van de inschrijving van dit merk.

38

Om de aanvrager van een merkinschrijving een bepaalde mate van bescherming te bieden in de periode tussen de datum van de publicatie van de aanvraag, waarop deze aanvraag wordt geacht bekend te zijn bij derden, en de datum van de publicatie van de inschrijving ervan, voorziet artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 in een recht op een ‘redelijke vergoeding’ wegens feiten die in deze periode hebben plaatsgevonden, die verboden zouden zijn geweest indien zij na de datum van inschrijving van dit merk hadden plaatsgevonden.

39

Deze bescherming is terug te voeren op het geheel van vermogensrechten dat deze verordening aan de aanvraag om inschrijving van een Uniemerk verbindt.

40

Overeenkomstig artikel 24 van verordening nr. 207/2009, dat is opgenomen in afdeling 4 ervan, met het opschrift ‘Het Uniemerk als deel van het vermogen’, kunnen aanvragen om inschrijving van Uniemerken onderwerp zijn van meerdere soorten rechtshandelingen, zoals een overdracht, de vestiging van zakelijke rechten of licenties, welke gemeen hebben dat zij tot doel of gevolg hebben dat een recht op het betrokken merk wordt verleend of overgedragen (zie in die zin arrest van 4 februari 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, punt 21).

41

In casu is de aanvraag om inschrijving van het merk dat in het hoofdgeding aan de orde is al bij de indiening voorwerp van een licentie geweest.

42

De eigen economische waarde van een aanvraag om inschrijving van een Uniemerk vloeit tevens voort uit andere rechten die aan een dergelijke aanvraag zijn verbonden. Zo heeft de aanvrager krachtens verordening nr. 207/2009 in beginsel vanaf de datum van indiening van zijn aanvraag om inschrijving van een merk, een recht van voorrang op de later ingediende aanvragen.

43

Overigens heeft met name het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op grond van dergelijke overwegingen met betrekking tot alle vermogensrechten die betrekking hebben op de aanvraag om inschrijving van een merk geoordeeld dat, in het licht van de omstandigheden van het geval in hun geheel beschouwd, een dergelijke aanvraag een aanmerkelijk belang kon vormen dat is beschermd krachtens het fundamentele recht op eigendom dat is neergelegd in artikel 1 van het aanvullend Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950 (zie in die zin, EHRM, 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc./Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 73–78).

44

Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat, aangezien artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 een strikt afgebakende uitzondering vormt op de regel dat geen beroep kan worden gedaan op een Uniemerk voorafgaand aan de publicatie van de inschrijving ervan, op grond van deze bepaling geen enkele vergoeding kan worden gevorderd voor feiten die zich voorafgaand aan de publicatie van de aanvraag om inschrijving van een dergelijk merk hebben voorgedaan.

45

Bovendien volgt uit het ontbreken van enige uitdrukkelijke verwijzing in artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 naar het recht van de lidstaten om de betekenis en de draagwijdte ervan vast te stellen, dat, volgens vaste rechtspraak van het Hof, het in deze bepaling vermelde begrip ‘redelijke vergoeding’ normaliter autonoom en uniform moet worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie naar analogie arrest van 14 december 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

46

Voor deze uitlegging moet, zoals ook de verwijzende rechter heeft opgemerkt, rekening worden gehouden met het feit dat de bescherming in de vorm van een ‘redelijke vergoeding’ in de zin van artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009, voor feiten die in deze bepaling worden bedoeld, naar de aard ervan beperkter moet zijn dan die welke de houder van een merk geniet wegens feiten van na de datum van inschrijving ervan, aangezien het te beschermen belang uit hoofde van een merkaanvraag kleiner is dan datgene dat het merk na de inschrijving ervan moet worden toegekend.

47

De in artikel 9, lid 3, tweede zin, van de verordening bedoelde feiten vinden namelijk plaats op een moment dat nog niet zeker is dat het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, daadwerkelijk zal worden ingeschreven, aangezien de absolute of relatieve weigeringsgronden voor inschrijving hieraan nog geheel of gedeeltelijk in de weg kunnen staan.

48

De rechten die door een aanvraag om inschrijving van een Uniemerk worden toegekend kunnen dus, vóór de inschrijving van het betrokken merk, worden aangemerkt als ‘voorwaardelijk’ van aard.

49

Deze voorwaardelijke aard blijkt overigens duidelijk uit artikel 9, lid 3, derde zin, van verordening nr. 207/2009, aangezien daarin wordt bepaald dat een vordering op grond van artikel 9, lid 3, tweede zin, van deze verordening pas na de publicatie van de inschrijving van het betrokken merk bij een rechtbank voor het Uniemerk kan worden ingesteld.

50

Hieruit volgt dat een ‘redelijke vergoeding’ die in het kader van een vordering op grond van artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 kan worden geëist, kleiner van omvang moet zijn dan de schadevergoeding die de houder van een Uniemerk kan eisen voor schade ten gevolge van een inbreukmakende handeling.

51

Het onderscheid tussen deze twee soorten vorderingen komt ook naar voren in de opsomming in artikel 96 van verordening nr. 207/2009 van de verschillende uitsluitende bevoegdheden van de rechtbanken voor het Uniemerk, in die zin dat in dit artikel afzonderlijk melding wordt gemaakt van, onder a), ‘rechtsvorderingen betreffende inbreuk’ en, onder c), ‘rechtsvorderingen wegens feiten als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin’, van deze verordening.

52

Daarenboven moet worden vastgesteld dat, aangezien verordening nr. 207/2009 geen regels bevat met betrekking tot de schadevergoeding die door de houder van een Uniemerk wegens inbreukmakende handelingen kan worden geëist, uit artikel 101, lid 2, van deze verordening voortvloeit dat de rechtbank van de Unie in beginsel haar nationale recht toepast, met inbegrip van haar internationale privaatrecht op dat gebied. Daarenboven blijkt uit artikel 14, lid 2, van deze verordening dat deze zich meer bepaald niet verzet tegen de aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk en, meer bepaald, het nationale recht inzake de wettelijke aansprakelijkheid.

53

In deze context bevat artikel 13 van richtlijn 2004/48 bepaalde regels inzake schadevergoedingen, die de schade moeten vergoeden die is veroorzaakt door inbreukmakende handelingen, en verschillen naar gelang al dan niet moet worden geoordeeld dat de derde wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.

54

Zo voorziet artikel 13, lid 1, van deze richtlijn in een vergoeding tot in beginsel volledig herstel van de geleden schade, die immateriële schade kan omvatten, in het geval bewust inbreukmakende handelingen zijn verricht, terwijl artikel 13, lid 2, slechts de invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding mogelijk maakt, wanneer de inbreukmakende handelingen niet bewust zijn gepleegd.

55

Ofschoon deze bepalingen als zodanig slechts van toepassing zijn op inbreukmakende handelingen en dus op handelingen die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de inschrijving van het betrokken merk en niet op de handelingen voorafgaand aan deze publicatie, zoals die welke zijn bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009, kan hieruit echter worden afgeleid dat, zoals de advocaat-generaal, in wezen, ook heeft opgemerkt in punt 51 van zijn conclusie, de compensatie die als ‘redelijke vergoeding’ is verschuldigd, niet hoger kan zijn dan de beperkte schadeloosstelling als bedoeld in artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48.

56

Aangezien artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 beoogt voorwaardelijke rechten aan een merk te verbinden zodra de aanvraag om inschrijving daarvan is gepubliceerd en zelfs voordat de inschrijving ervan is gepubliceerd, moet de ‘redelijke vergoeding’ in de zin van deze bepaling kleiner van omvang zijn dan de schadevergoeding die de houder van een Uniemerk kan eisen wegens inbreukmakende handelingen van na de publicatie van de inschrijving van dit merk en welke, in beginsel, een volledig herstel beoogt van de geleden schade, die, in het voorkomende geval, immateriële schade kan omvatten.

57

Om de ‘redelijke vergoeding’ in de zin van artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 te bepalen, moet dus gebruik worden gemaakt van het criterium inzake de invordering van de winsten en moet de compensatie van de ruimere schade die de houder van het betrokken merk naar aanleiding van het gebruik van dit merk eventueel heeft geleden, waaronder mogelijk de immateriële schade, van deze vergoeding worden uitgesloten.

58

Aangezien het criterium inzake de invordering van winsten beoogt de winsten terug te vorderen die derden onterecht door het gebruik van het betrokken merk hebben behaald in de in artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 bedoelde periode, past het in de door deze bepaling nagestreefde doelstelling om te voorkomen dat derden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de eigen economische waarde van de merkaanvraag, ofschoon zij worden geacht na publicatie van deze aanvraag, daarvan op de hoogte te zijn.

59

Gelet op het voorgaande moet op de tweede en derde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een houder van een Uniemerk een vergoeding kan eisen wegens handelingen van derden van vóór de publicatie van een merkaanvraag. Met betrekking tot handelingen van derden die zijn gepleegd in de periode na de publicatie van de betrokken merkaanvraag, maar vóór de publicatie van de inschrijving ervan, omvat het in deze bepaling vermelde begrip ‘redelijke vergoeding’ de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn behaald door het gebruik van dit merk in die periode. Dit begrip ‘redelijke vergoeding’ sluit daarentegen de compensatie van de uitgebreidere schade uit die de houder van het merk eventueel heeft geleden, met inbegrip van, in het voorkomende geval, de immateriële schade.

Kosten

60

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht:

1)

Artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat, ingevolge bepaalde beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering bij deze rechtbank heeft ingediend.

2)

Artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een houder van een Uniemerk een schadevergoeding kan eisen wegens handelingen van derden van vóór de publicatie van een merkaanvraag. Met betrekking tot handelingen van derden die zijn gepleegd in de periode na de publicatie van de betrokken merkaanvraag, maar vóór de publicatie van de inschrijving ervan, omvat het in deze bepaling vermelde begrip ‘redelijke vergoeding’ de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn ontleend aan het gebruik van dit merk in die periode. Dit begrip ‘redelijke vergoeding’ sluit daarentegen de compensatie van de uitgebreidere schade uit die de houder van het merk eventueel heeft geleden, met inbegrip van, in het voorkomende geval, de immateriële schade.

ondertekeningen

Conclusie 21‑04‑2016

M. Wathelet

Partij(en)

Zaak C-280/151.

Irina Nikolajeva

tegen

OÜ Multi Protect

[verzoek van de Harju Maakohus (rechtbank van eerste aanleg te Harju, Estland) om een prejudiciële beslissing]

I — Inleiding

1.

Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing van 2 juni 2015 dat op 10 juni 2015 door de Harju Maakohus (rechtbank van eerste aanleg te Harju) ter griffie van het Hof is neergelegd, betreft de uitlegging van de artikelen 9, lid 3, en 102, lid 1, verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk.2.

2.

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Nikolajeva en OÜ Multi Protect (hierna: ‘Multi Protect’). Nikolajeva verzoekt de verwijzende rechter om vaststelling van het onrechtmatige gebruik van haar merk HolzProf (gemeenschapsmerk nr. 009053811) door Multi Protect en om veroordeling van deze laatste tot betaling van een schadevergoeding.

II — Toepasselijke bepalingen

A — Recht van de Unie

1. Verordening nr. 207/2009
3.

Artikel 8 van deze verordening, getiteld ‘Relatieve weigeringsgronden’, bepaalt:

‘1.

Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a)

wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b)

wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.’

4.

Artikel 9 van deze verordening, getiteld ‘Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk’, luidt als volgt:

‘1.

Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn/haar toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a)

dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b)

dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

2.

Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a)

het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;

b)

het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;

c)

het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d)

het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

3.

Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.’

5.

Artikel 14 van die verordening, getiteld ‘Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk’, preciseert:

‘1.

De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig titel X.

2.

Deze verordening sluit niet uit dat ter zake van een gemeenschapsmerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie.

3.

De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald.’

6.

Artikel 41 van verordening nr. 207/2009, getiteld ‘Oppositie’, luidt:

‘1.

Binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvrage om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, kan tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd.’

7.

Artikel 101 van de verordening, getiteld ‘Toepasselijk recht’, bepaalt:

‘1.

De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk passen de bepalingen van deze verordening toe.

2.

Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationale privaatrecht.

3.

Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.’

8.

Artikel 102 van die verordening, getiteld ‘Sancties’, luidt als volgt:

‘1.

Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

2.

Overigens past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het recht, met inbegrip van het internationale privaatrecht, toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht.’

2. Richtlijn 2004/48/EG
9.

Artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, en rectificatie PB 2004 L 195, blz. 16) bepaalt onder het opschrift ‘Schadevergoeding’:

‘1.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

a)

houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden;

of

b)

kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.

2.

De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.’

B — Ests recht

10.

Artikel 8, lid 2, van de merkenwet (kaubamärgiseadus), in de versie ervan die van toepassing is in het hoofdgeding (hierna: ‘merkenwet’), bepaalt:

‘De rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk […] en duurt tien jaar vanaf de dag van inschrijving. […]’

III — Hoofdgeding en prejudiciële vragen

11.

Op 24 april 2010 heeft Nikolajeva een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken ‘HolzProf’. De merkaanvraag is gepubliceerd op 31 mei 2010. Op 14 september 2010 is het merk HolzProf ingeschreven en deze inschrijving is gepubliceerd op 16 september 2010.

12.

Op 24 april 2010 heeft Nikolajeva een licentieovereenkomst gesloten waarmee zij OÜ Holz Prof toestemming heeft gegeven haar merk te gebruiken. De maandelijkse licentievergoeding (royalty's) is gesteld op 1 278 EUR.

13.

Op 18 juni 2013 heeft Nikolajeva bij de verwijzende rechter beroep tegen Multi Protect ingesteld en daarbij drie vorderingen geformuleerd.

14.

Ten eerste heeft Nikolajeva de verwijzende rechter verzocht om vast te stellen dat Multi Protect haar merk onrechtmatig gebruikte. Volgens haar heeft Multi Protect inbreuk gemaakt op artikel 9, lid 1, onder a), en lid 2, onder d), van verordening nr. 207/2009 door een teken dat gelijk is aan haar merk als ‘verborgen trefwoord’ te gebruiken op een via internet toegankelijke website. Nikolajeva heeft in dit verband aangevoerd dat Multi Protect inbreuk had gemaakt op het door het merk verleende uitsluitende recht in de periode van 3 mei 2010 tot en met 28 oktober 2011, dat wil zeggen gedurende 17 maanden en 25 dagen.

15.

Ten tweede heeft Nikolajeva betaling door Multi Protect gevorderd van 22 791 EUR, op grond van de voorschriften betreffende ongerechtvaardigde verrijking. Dit bedrag is berekend op basis van de vergoeding die in de licentieovereenkomst met OÜ Holz Prof was vastgesteld voor de duur van de beweerde inbreuk.3.

16.

Ten derde heeft Nikolajeva vergoeding van de immateriële schade gevorderd. Zij stelt dat de naar aanleiding van dezelfde feiten gehouden strafrechtelijke procedure en de aanzoeking van de rechter haar psychische klachten hebben bezorgd. Nikolajeva beweert dienaangaande dat het optreden van Multi Protect een verslechtering van haar gezondheid heeft veroorzaakt, dat verschillende zakenpartners haar om uitleg hebben verzocht en dat het geschil in negatieve zin de aandacht heeft getrokken.

17.

De verwijzende rechter vraagt zich af of hij, ingeval hij overeenkomstig de eerste vordering van Nikolajeva moet constateren dat het betrokken merk onrechtmatig is gebruikt, de inbreukhandelingen dient te verbieden overeenkomstig artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009, ook al heeft Nikolajeva dat niet gevorderd.

18.

De verwijzende rechter heeft ook twijfels met betrekking tot de ontstaanstijd van de rechtsbescherming van het gemeenschapsmerk. Hij wijst erop dat artikel 9, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk is gepubliceerd. Hij voegt hieraan toe dat deze bepaling echter de mogelijkheid opent een redelijke vergoeding te verlangen wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag van een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk verboden zouden zijn krachtens deze publicatie. De verwijzende rechter twijfelt of de artikelen 14, lid 1, tweede volzin, en 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het mogelijk maken ervan uit te gaan dat de met het merk van verzoekster in het hoofdgeding verbonden rechten werken vanaf het tijdstip dat in artikel 8, lid 2, eerste volzin, van de merkenwet is bepaald, namelijk vanaf de indiening van de merkaanvraag.

19.

Bovendien vraagt de verwijzende rechter zich af welke uitlegging moet worden gegeven aan de woorden ‘redelijke vergoeding’ in artikel 9, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009.

20.

In die omstandigheden heeft de Harju Maakohus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

‘1)

Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het in artikel 102, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een gemeenschapsmerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een ‘speciale reden’ in de zin van de eerste volzin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?

2)

Moet artikel 9, lid 3, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?

3)

Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, [van verordening nr. 207/2009] en kan daaronder ook — en zo ja, onder welke omstandigheden — een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?’

IV — Procesverloop voor het Hof

21.

Multi Protect, de Estse en de Griekse regering alsook de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Het Hof achtte zich aan het einde van deze schriftelijke fase van het proces voldoende voorgelicht om uitspraak te doen zonder pleitzitting, overeenkomstig artikel 76, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

V — Analyse

A — Opmerkingen vooraf

22.

Overeenkomstig het verzoek van het Hof zal ik mijn aandacht in deze conclusie toespitsen op de tweede en de derde prejudiciële vraag van de verwijzende rechter. Volgens mij is het passend om deze twee vragen samen te onderzoeken.

B — De tweede en de derde prejudiciële vraag

1. Tijdvak van bescherming
23.

De verwijzende rechter geeft aan dat Nikolajeva Multi Protect verwijt in drie periodes inbreuk te hebben gemaakt op uitsluitend recht dat haar door haar merk HolzProf wordt verleend.

24.

De eerste periode was korter dan een maand. Dit tijdvak nam een aanvang op 3 mei 2010, dus ná de datum van indiening van de merkaanvraag, en werd beëindigd op 31 mei 2010, namelijk op de dag van de publicatie van deze aanvraag. De tweede periode van ongeveer drie maanden en half strekte zich uit van 1 juni 2010 tot 16 september 2010, te weten van de publicatie van de merkaanvraag tot de publicatie van de inschrijving van het merk. De derde periode, ten slotte, die iets langer dan een jaar heeft geduurd, begon op 17 september 2010, na de publicatie van de merkinschrijving, en eindigde op 28 oktober 2011.

25.

De verwijzende rechter stelt het Hof vragen over de bescherming die een gemeenschapsmerk de houder ervan gedurende de eerste twee tijdvakken verleent.

26.

De rechten die verbonden zijn aan het gemeenschapsmerk worden geregeld door artikel 9 van verordening nr. 207/2009. Volgens lid 1 van dit artikel geeft het gemeenschapsmerk de houder ervan een uitsluitend recht. Voorts bepaalt lid 3 van dit artikel in duidelijke bewoordingen dat op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is.

27.

Bijgevolg kan op een gemeenschapsmerk zoals HolzProf geen beroep worden gedaan tijdens de eerste twee in het hoofdgeding aan de orde zijnde periodes. Bovendien zijn de sancties waarin het nationale recht van de lidstaten4. overeenkomstig artikel 102 van verordening nr. 207/2009 voorziet, in die periodes niet van toepassing.5. Deze sancties gelden immers pas vanaf de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk.

28.

Aangetekend zij evenwel dat artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 ook voorziet in een specifieke regeling voor de bescherming van een gemeenschapsmerk in de periode tussen de publicatie van de merkaanvraag en de publicatie van de inschrijving van het merk. Na de publicatie van de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan een rechter namelijk een redelijke vergoeding toekennen wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de merkaanvraag, die na de publicatie van de inschrijving van het merk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn.6.

29.

Bijgevolg kan een redelijke vergoeding worden verlangd voor de tweede in het hoofdgeding aan de orde zijnde periode indien een derde zonder toestemming van de houder van het merk in het economisch verkeer een teken gebruikt van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren of diensten dan die waarvoor dit merk is ingeschreven, dan wel een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.7.

30.

Uit de bewoordingen van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 blijkt duidelijk dat de redelijke vergoeding waarin deze bepaling voorziet, niet van toepassing is op feiten die zich voordoen tussen de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag8. en de publicatie van die aanvraag, namelijk in de eerste periode waarover het in het hoofdgeding gaat.

31.

Volgens mij doen de artikelen 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet af aan die vaststelling.

32.

Artikel 14, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt weliswaar dat ‘bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing [is]’, maar deze bepaling preciseert immers eveneens dat de rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk uitsluitend worden beheerst door deze verordening. De ‘rechtsgevolgen’ van een merk echter zijn onlosmakelijk verbonden met het tijdvak van bescherming ervan. Hieruit volgt dat dit tijdvak van bescherming uitsluitend door de bepalingen van deze verordening wordt geregeld.

33.

In dit verband volgt uit artikel 9, leden 1 en 3, van verordening nr. 207/2009, in onderlinge samenhang gelezen, dat de wetgever van de Europese Unie wetens en willens heeft uitgesloten dat een gemeenschapsmerk tegen een derde kan worden ingeroepen vóór de publicatie van de inschrijving van het merk en dat aanspraak op een redelijke vergoeding kan worden gemaakt vóór de publicatie van de merkaanvraag.

34.

Aangezien de door het gemeenschapsmerk verleende rechten, daaronder begrepen het tijdvak van bescherming ervan, uitsluitend worden geregeld door artikel 9 van verordening nr. 207/2009, behoren deze rechten en de duur ervan bovendien niet tot de zaken waarop overeenkomstig artikel 101, lid 2, van deze verordening het nationale recht moet worden toegepast, welk recht enkel geldt voor vragen die niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 207/2009 vallen.

35.

Bijgevolg verzetten de artikelen 9, leden 1 en 3, 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009 zich tegen een nationale bepaling zoals artikel 8, lid 2, van de merkenwet dat bepaalt dat ‘[d]e rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk’. De volgens deze nationale bepaling uit het gemeenschapsmerk voortvloeiende rechten zouden dan immers verder reiken dan verordening nr. 207/2009 toestaat.

36.

De redelijke vergoeding waarin artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 voorziet, kan slechts worden gevorderd voor feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag.

2. Redelijke vergoeding
37.

De verwijzende rechter verzoekt het Hof om verduidelijking van het begrip ‘redelijke vergoeding’ van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009.9. Deze verordening geeft niet aan wat onder een ‘redelijke vergoeding’ moet worden verstaan en bepaalt niet hoe deze vergoeding moet worden berekend.

38.

De mogelijkheid om na de publicatie van een inschrijvingsaanvraag een redelijke vergoeding te eisen bestaat ook op het gebied van de octrooien.

39.

Artikel 67, lid 2, van het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Europees Verdrag voor de verlening van octrooien (Europees Octrooiverdrag) bepaalt namelijk dat ‘[e]lke Verdragsluitende Staat kan bepalen dat een Europese octrooiaanvrage niet de in artikel 64 bedoelde bescherming waarborgt. De uit publicatie van een Europese octrooiaanvrage voortvloeiende bescherming mag echter niet geringer zijn dan de bescherming die de wetgeving van de desbetreffende Staat toekent aan de verplichte publicatie van de nog niet onderzochte nationale octrooiaanvragen. In ieder geval dient elke Staat er ten minste op toe te zien, dat de aanvrager met ingang van de datum van publicatie van een Europese octrooiaanvrage een gezien de omstandigheden redelijke vergoeding kan eisen van een ieder die in die Staat de uitvinding heeft toegepast, onder omstandigheden die hem volgens het nationale recht aansprakelijk zouden doen zijn, indien het een inbreuk op een nationaal octrooi zou hebben betroffen’.10. Het begrip ‘redelijke vergoeding’ wordt hier dus evenmin nader gedefinieerd.11.

40.

Verder bepaalt artikel 95 van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227, blz. 1) dat ‘[d]e houder […] van een ieder die in de tijd tussen de bekendmaking van de aanvraag tot het communautaire kwekersrecht en de verlening daarvan een handeling verricht die hem na die tijd uit hoofde van het communautaire kwekersrecht verboden zou zijn, een passende vergoeding [kan] eisen’.12. De woorden ‘passende vergoeding’ worden ook in verordening nr. 2100/94 niet gedefinieerd.13.

41.

Anders dan artikel 102, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat voor handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken op een merk in de oplegging van sancties overeenkomstig de nationale wetgeving voorziet14., verwijst artikel 9, lid 3, van deze verordening bovendien niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten om de opzet en draagwijdte daarvan aan te geven.

42.

Bijgevolg vereisen zowel de eenvormige toepassing van het recht van de Unie als het gelijkheidsbeginsel dat de betrokken bewoordingen ‘redelijke vergoeding’ in de gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling.15.

43.

Uit artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 volgt dat een gemeenschapsmerk weliswaar niet tegen derden kan worden ingeroepen voordat het merk is ingeschreven, maar dat het — ondanks de ‘embryonale’ aard ervan — rechtsbescherming biedt voor de periode tussen de publicatie van de aanvraag van dit merk en de publicatie van de inschrijving ervan.16. De keuze van de term ‘vergoeding’ suggereert noodzakelijkerwijs dat het om een geldelijke compensatie dient te gaan. Andere maatregelen of procedures betreffende schending van intellectuele-eigendomsrechten zoals rechterlijke bevelen, terugtrekking van goederen uit de distributiekanalen of de vernietiging van inbreukmakende waren zijn dus uitgesloten. Bovendien impliceert het gebruik van het adjectief ‘redelijk’ dat de verlangde geldelijke compensatie billijk en evenredig is, teneinde het juiste evenwicht te warborgen tussen de rechten die de houder van het gemeenschapsmerk geleidelijk verwerft en de rechten van de gebruiker ervan.

44.

Het recht op een ‘redelijke vergoeding’, dat een benadeelde pas na de publicatie van de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan doen gelden, is bijgevolg van toepassing op gemeenschapsmerken ‘in status nascendi’. Dit recht beantwoordt aan de opvatting van de wetgever van de Unie dat een gemeenschapsmerk geleidelijk wordt verkregen vanaf de publicatie van de aanvraag en dus reeds vanaf dat tijdstip in aanmerking kan komen voor bescherming.

45.

Ik wijs er in dit verband op dat uit artikel 39 van verordening nr. 207/2009 volgt dat de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag vooronderstelt dat is voldaan aan alle vormvoorwaarden die door deze verordening en door verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk17. worden opgelegd met betrekking tot een aanvraag voor inschrijving van een merk en dat er geen absolute gronden tot weigering van de inschrijving van dit merk in de zin van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 bestaan.18. Bovendien volgt uit artikel 45 van verordening nr. 207/2009 19. dat een gemeenschapsmerk na de publicatie van de merkaanvraag in ieder geval moet worden ingeschreven behoudens indien na oppositie blijkt van het bestaan van relatieve weigeringsgronden in de zin van artikel 8 van deze verordening.20.

46.

Gelet op een en ander zijn er dus grote gelijkenissen tussen de voorwaarden die moeten zijn vervuld voordat een gemeenschapsmerkaanvraag wordt gepubliceerd en die waaraan moet zijn voldaan voordat de inschrijving van het merk wordt gepubliceerd. Bijgevolg betreffen het recht op een ‘redelijke vergoeding’ waarover de houder van een gemeenschapsmerk tussen de publicatie van zijn merkaanvraag en de publicatie van de inschrijving van dit merk beschikt en het desbetreffende recht dat hij door de publicatie van de inschrijving van het merk zal verkrijgen, zeer soortgelijke rechten21., ook al is het eerstgenoemde recht wat minder omvangrijk.22. Teneinde het evenredigheidsbeginsel te eerbiedigen, dient de geldelijke compensatie of de ‘redelijke vergoeding’ dus minder zwaar of rigoureus te zijn dan die welke in geval van schending van een gemeenschapsmerk na de publicatie van de inschrijving van het merk wordt opgelegd.23.24.

47.

Artikel 13 van richtlijn 2004/48 stelt de minimale geldelijke vergoedingen vast waarin de nationale wetgeving moet voorzien voor inbreuken die worden gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten die worden geregeld door de communautaire wettelijke bepalingen en/of door de nationale wetgeving van de betrokken lidstaat. Het is juist dat de overeenkomstig richtlijn 2004/48 geharmoniseerde bepalingen van het nationale recht enkel gelden voor schendingen van een gemeenschapsmerk die na de publicatie van de inschrijving van het merk plaatsvinden, meer bepaald gedurende de derde in het hoofdgeding aan de orde zijnde periode, maar dit neemt niet weg dat artikel 13 van deze richtlijn enkele nuttige aanwijzingen kan verstrekken om het begrip ‘redelijke vergoeding’ te definiëren.

48.

Dat artikel maakt in dit verband een onderscheid tussen de al dan niet opzettelijke aard van de gepleegde inbreukhandeling en verlangt oplegging van zwaardere schadevergoedingen voor opzettelijke inbreuken. Wanneer de inbreuk wordt geacht opzettelijk te zijn begaan, dient de pleger ervan te worden gelast de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.25. Deze bepaling verlangt volledige vergoeding van alle veroorzaakte schade, waartoe volgens mij dus ook morele schade behoort, mits deze wordt bewezen.26.

49.

Wanneer de inbreuk daarentegen wordt geacht niet opzettelijk te zijn gepleegd, kunnen de lidstaten bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten.27.

50.

In artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 wordt evenwel geenszins een onderscheid gemaakt naargelang de al dan niet opzettelijke aard van de gepleegde inbreukhandeling28. maar deze bepaling gaat uit van de gedachte dat de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag wordt geacht het publiek ervan op de hoogte te brengen dat het aangevraagde merk mogelijkerwijs spoedig zal worden ingeschreven en dat een redelijke vergoeding verschuldigd kan zijn voor het gebruik van dit nog niet ingeschreven merk.

51.

Aangezien de ‘redelijke vergoeding’ van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in beginsel een minder zware of strenge geldelijke compensatie dient te zijn dan die welke voor een inbreuk op een ingeschreven merk wordt opgelegd, moet volgens mij worden onderzocht of de geldelijke vergoedingen waarin artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48 voor niet opzettelijke inbreuken voorziet, geschikt zijn.

52.

Artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48 voorziet in twee types van vergoedingen voor inbreukmakende handelingen, namelijk ‘invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding’.

53.

Een geldelijke compensatie strekkende tot ‘betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding’ dient nader te worden gespecificeerd door de nationale wetgever en zou bijgevolg ongeschikt zijn gelet op het vereiste van een autonome en uniforme uitlegging van het begrip ‘redelijke vergoeding’.

54.

De in artikel 13, lid 2, van de richtlijn 2004/48 vermelde ‘invordering van winsten’ vormt volgens mij daarentegen een uniforme en voorzienbare geldelijke compensatie waarvoor rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval. Bovendien is deze geldelijke compensatie mijns inziens passend, aangezien zij ertoe strekt het na de publicatie van merkaanvraag zonder grond verkregene29. te vergoeden. Een dergelijke geldelijke compensatie die overeenkomt met de winst die de betrokken gebruiker op ongerechtvaardigde wijze heeft verkregen is dan ook evenredig aan de inbreuk die is gemaakt op het merk (in status nascendi) en biedt tevens een afschrikking voor het plegen van andere, soortgelijke inbreuken.30.

55.

Anders dan artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48, voorziet lid 2 van dit artikel niet in de vergoeding van morele schade. Het ontbreken daarvan lijkt mij gewild door de Europese wetgever en vloeit voort uit het feit dat artikel 13, lid 2, van deze richtlijn betrekking heeft op minder laakbare inbreukmakende handelingen waarvoor deze richtlijn geen volledige vergoeding oplegt. Ik wijs erop dat Nikolajeva met haar derde vordering vergoeding verlangt van immateriële schade, namelijk betaling van een vergoeding voor haar morele schade. Volgens mij omvat een ‘redelijke vergoeding’ niet dit type schade. Betaling van een dergelijke schadevergoeding zou onevenredig zijn op een tijdstip waarop het gemeenschapsmerk nog niet volledig is verkregen.

VI — Conclusie

56.

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging om de tweede en de derde prejudiciële vraag van de Harju Maakohus (rechtbank van eerste aanleg te Harju) te beantwoorden als volgt:

‘1)

De artikelen 9, leden 1 en 3, 14, lid 1, en 101, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk verzetten zich tegen een nationale bepaling die erin voorziet dat de rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk.

2)

Artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een redelijke vergoeding in de zin van deze bepaling niet kan worden gevorderd voor feiten die hebben plaatsgevonden vóór de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag.

3)

Het begrip ‘redelijke vergoeding’ van artikel 9, lid 3, verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat invordering van winsten kan worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden ná de publicatie van een gemeenschapsmerkaanvraag wanneer die feiten na de publicatie van de inschrijving van het merk verboden zouden zijn op grond van deze publicatie. Voor die ‘redelijke vergoeding’ kan geen immateriële schade in aanmerking worden genomen.’

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.