Hof Amsterdam, 15-04-2014, nr. 200.124.436-01

2. [Appellant sub 2],

beiden wonend te [woonplaats 1], [gemeente],

appellanten,

advocaat: mr. M.A.D. Bol te Rotterdam,

tegen:

[geïntimeerde], handelende onder de naam

BLANKHOUT NEDERLAND,

wonende te[woonplaats 2],

geïntimeerde,

advocaat: mr. D. van Kampen te Naarden.

[appellanten]zijn bij dagvaarding van 27 februari 2013 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 13 februari 2013, onder bovengenoemd zaak-/rolnummer gewezen tussen [geïntimeerde] als eiser en [appellanten]als gedaagden.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven tevens akte houdende overleggen producties met producties;

- memorie van antwoord.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 20 november 2013 doen bepleiten bij monde van hun advocaten, mr. Bol aan de hand van pleitnotities die aan het hof zijn overgelegd.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

[appellanten]hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en alsnog de vorderingen van [geïntimeerde] zal afwijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties.

[geïntimeerde] heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis met veroordeling van [appellanten]in de kosten van rechtsbijstand op de voet van artikel 1019h Rv.

Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Met hun eerste grief bestrijden [appellanten]de vaststelling onder 2.2 dat [geïntimeerde] rechtsopvolger is van Blankhout Nederland Franchising B.V. Voor het overige zijn de vaststellingen van de rechtbank niet in geschil en dienen zij derhalve ook het hof tot uitgangspunt.

Het gaat in dit geding kort samengevat om het volgende.

[geïntimeerde] is houder van een beeldmerk waarin de woorden Blankhout houtreinigers zijn verwerkt. In 1999 is Blankhout Nederland Franchising B.V. met betrekking tot dat merk een licentieovereenkomst aangegaan met de vennootschap onder firma [X] Onderhoudsbedrijf.

[appellanten] en [X] hebben op 22 december 2000 een akte met aanhef KOOPOVEREENKOMST ondertekend, waarin [X] verklaart al haar activiteiten en haar in artikel 2 benoemde activa aan [appellanten] over te dragen. De akte houdt onder meer in:

in aanmerking nemende:

dat verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt over de overdracht van alle activiteiten van [X] Onderhoudsbedrijf uiterlijk op 31 december 2000.

(…)

Artikel 1

1. Verkoper draagt alle activiteiten en de in artikel 2 benoemde activa van [X] Onderhoudsbedrijf over.

Artikel 2

1. De koopsom voor de overdracht als bedoeld in artikel 1 bedraagt tweehonderdduizend gulden (f 200.000,00).

De koopsom is als volgt opgebouwd:

f 100.000,00 Goodwill, cliënten/relatie bestand en vergunningen

- 10.000,00 Voorraden en overige materialen

- 90.000,00Vrachtauto, inventaris, gereedschappen, machines etc.

(partijen bekend) t.b.v. het loog- en bekistingsbedrijf

f 200.000,00

2. De lijst van activa zal door partijen in onderling overleg opgesteld en ondertekend worden.

(…)

Artikel 6

(…)

2. Verkoper heeft al die informatie met betrekking tot de vennootschap verstrekt aan koper, waarvan hij redelijkerwijs kon weten dat deze van belang zou kunnen zijn voor koper.

(…)

Artikel 9

(…)

Verkoper verklaart dat alle vergunningen en schriftelijke stukken welke door koper vereist zijn om het bedrijf voort te mogen zetten in de koop zijn begrepen (…).

[appellanten] heeft na de overdracht het gebruik van het beeldmerk Blankhout houtreinigers voortgezet tegen betaling aan [geïntimeerde] van een licentievergoeding van € 1.363,- per jaar. In 2007 zijn [appellanten] en [A]een vennootschap onder firma aangegaan. De onderneming van [appellanten] is voor rekening van de vennootschap onder firma voortgezet.

Bij brief aan [geïntimeerde] van 11 juni 2009, hebben [appellanten]de overeenkomst met [geïntimeerde] per 1 januari 2010 opgezegd. [appellanten]zijn na 1 januari 2010 de woorden blank en hout in hun handelsnaam blijven gebruiken.

Bij brief van 11 november 2011 heeft [geïntimeerde] zich op het standpunt gesteld dat met het gebruik van de woorden blank en hout door [appellanten]inbreuk wordt gemaakt op zijn merkrechten en heeft hij hen gesommeerd het gebruik onmiddellijk te staken. Bij brief van 14 december 2010 hebben [appellanten]de gestelde merkinbreuk betwist op de grond dat de woorden blank en hout beschrijvend zijn en aan [geïntimeerde] laten weten geen gehoor te zullen geven aan de sommatie.

Bij vonnis van 25 maart 2011 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam op vordering van [geïntimeerde] [appellanten]veroordeeld om het voeren van de handelsnaam met de woorden blank en hout te staken en gestaakt te houden op straffe van en dwangsom van € 500,- per dag tot een maximum van € 50.000,-. [appellanten]hebben zich door een schriftelijke verklaring d.d. 25 maart 2011 verbonden om geen tot verlies van de kracht van die voorlopige voorziening strekkende verklaring als bedoeld in art. 1091i lid 1 Rv in te dienen.

[geïntimeerde] vordert in dit geding de veroordeling van [appellanten]tot betaling van een eenmalige boete van € 3.000,- en een boete van € 1.000,- per dag gerekend vanaf 21 november 2010 tot 15 april 2011, per saldo € 67.159,47, met rente. Aan de vordering heeft [geïntimeerde] ten grondslag gelegd dat de licentieovereenkomst bij de akte van 22 december 2000 met zijn medewerking op de voet van artikel 6:159 BW aan [appellanten] is overgedragen en dat [appellanten]door het voortgezette gebruik van de woorden blank en hout na de opzegging van de overeenkomst per 1 januari 2010 artikel 5 van de licentieovereenkomst hebben geschonden en dusdoende de boetes van artikel 6 hebben verbeurd.

De rechtbank heeft - met verwerping van de verweren van [appellanten]- geoordeeld dat een redelijke uitleg van de akte van 22 december 2000 meebrengt dat daarbij de licentieovereenkomst aan [appellanten] is overgedragen (rov. 4.1) en heeft de vordering van [geïntimeerde] toegewezen met rente en kosten. Tegen deze beslissing en de overwegingen waarop zij berust, komen [appellanten]met hun grieven op.

De grieven II en III klagen over het oordeel van de rechtbank dat de licentieovereenkomst bij de akte van 22 december 2000 is overgedragen. De klacht is gegrond. Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste kan overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. De daar bedoelde akte is een constitutief vereiste voor de overdracht. Zonder een daartoe bestemde akte kan een rechtsverhouding niet aan een derde worden overgedragen. Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] uit de akte van 22 december 2000 niet kunnen en ook niet hoeven te begrijpen dat [X] daarbij haar rechtsverhouding met [geïntimeerde] aan hem overdroeg. De licentieovereenkomst wordt in de akte niet genoemd en niet is weersproken dat de in artikel 2 bedoelde lijst nooit is opgemaakt en dat de licentieovereenkomst ook niet als bijlage was aangehecht. De akte van 22 december 2000 kan dus niet worden aangemerkt als de in artikel 6:159 BW voorgeschreven akte voor een rechtsgeldige overdracht van de licentieovereenkomst door [X] aan [appellanten]. Reeds daarop stuit de vordering van [geïntimeerde] af.

De vraag of de licentieovereenkomst al dan niet bij de overnamestukken zat - zoals tussen partijen in geschil is - kan onbeantwoord blijven. Voor de uitkomst van de zaak is ook niet van belang dat [appellanten]in 2007 - toen zij naar hun zeggen met de overeenkomst bekend zijn geworden - niet alsnog tegen de inhoud van de overeenkomst - en het boetebeding van artikel 6 in het bijzonder - hebben geprotesteerd. Dat [appellanten] niettemin het gebruik van het merk heeft voortgezet, kan worden verklaard door de stelling dat [appellanten] rond de jaarwisseling van 2000/2001 telefonisch met [geïntimeerde] heeft gesproken - hetgeen [geïntimeerde] heeft bevestigd - en dat hij uit dat gesprek had begrepen dat hij tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding het merk mocht gebruiken.

Met het slagen van de grieven II en III en de conclusie dat reeds daarom de vordering van [geïntimeerde] niet toewijsbaar is, kunnen de overige grieven onbesproken blijven. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vordering van [geïntimeerde] zal alsnog worden afgewezen. [geïntimeerde] zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van beide instanties.

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

en opnieuw rechtdoende:

wijst de vorderingen van [geïntimeerde] af;

verwijst [geïntimeerde] in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde van [appellanten]begroot op € 821,- aan verschotten en € 1.788,- voor salaris en in hoger beroep tot op heden op € 775,82 aan verschotten en € 4.893,- voor salaris;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.S. Arnold, M.P. van Achterberg en E.J.H. Schrage en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 april 2014.