HvJ EG, 06-10-2009, nr. C-301/07

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: ‘verordening’).

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen PAGO International GmbH (hierna: ‘PAGO’) en Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (hierna: ‘Tirolmilch’) over het gemeenschapsmerk waarvan PAGO houder is.

Artikel 1, lid 2, van de verordening bepaalt:

Artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening bepaalt:

Artikel 5, lid 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: ‘richtlijn’) luidt als volgt:

PAGO is sinds 2001 houder van een gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer vruchtendranken en vruchtensappen. Het essentiële bestanddeel van het merk is de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket en een kenmerkende dop. PAGO verkoopt in Oostenrijk onder de benaming ‘Pago’ vruchtensap in dergelijke flessen. Het gemeenschapsmerk van PAGO is in deze lidstaat zeer bekend.

Tirolmilch verkoopt ook in Oostenrijk vruchtendrank met melkwei onder de benaming ‘Lattella’. Deze drank werd aanvankelijk verkocht in een kartonnen verpakking. Later werd de drank ook in glazen flessen verpakt. Twee flesvormen stemmen in verschillende opzichten overeen met het gemeenschapsmerk PAGO. Tirolmilch gebruikt in haar reclame een afbeelding die, zoals het gemeenschapsmerk van PAGO, een fles naast een gevuld glas toont.

PAGO heeft bij het Handelsgericht Wien een kortgeding aangespannen teneinde Tirolmilch verbod op te leggen reclame te maken voor haar drank in de kwestieuze flessen, haar drank in deze flessen aan te bieden en te verkopen of daarvan anderszins gebruik te maken en daarvoor reclame te maken met een afbeelding van de flessen en een met vruchtensap gevuld glas.

Het Handelsgericht Wien heeft de vordering toegewezen. In hoger beroep tegen deze uitspraak heeft het Oberlandesgericht Wien de vordering van PAGO afgewezen. Daarop heeft PAGO beroep in ‘Revision’ ingesteld bij het Oberste Gerichtshof.

Volgens deze rechterlijke instantie bestaat er geen gevaar voor verwarring van de door Tirolmilch gebruikte flessen en het gemeenschapsmerk van PAGO, zelfs bij een onderzoek van het totaalbeeld, aangezien op de etiketten op de kwestieuze flessen de benamingen ‘Pago’ respectievelijk ‘Lattella’ zijn aangebracht. Beide benamingen zijn in Oostenrijk zeer bekend.

Aangezien PAGO stelt dat Tirolmilch zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie, in Oostenrijk, van het gemeenschapsmerk van PAGO, vraagt het Oberste Gerichtshof zich niettemin af wat de draagwijdte is van de term ‘een in de Gemeenschap bekend merk’, die wordt gebruikt in de betrokken bepaling van de verordening.

Deze rechterlijke instantie vermoedt, naar analogie van het arrest van het Hof van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421), waarin het Hof zich heeft uitgesproken over de term ‘bekend in de lidstaat’ van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat het voldoende is dat het gemeenschapsmerk in een ‘aanmerkelijk gedeelte’ van de Gemeenschap bekend is.

Aangezien PAGO een bevel tot staking van het gebruik voor de gehele Gemeenschap heeft gevorderd en haar merk alleen in Oostenrijk bekend is, vraagt het Oberste Gerichtshof zich evenwel af of een totaal verbod kan worden opgelegd ofschoon het gemeenschapsmerk in slechts één lidstaat bekend is en of, zo het merk in slechts één lidstaat bekend is, een tot deze staat beperkt ‘verbod’ in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening kan worden opgelegd.

Daarop heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

Vooraf zij opgemerkt dat in het hoofdgeding het gemeenschapsmerk waarvan PAGO houder is, betrekking heeft op vruchtensappen en vruchtendranken en dat de door Tirolmilch verkochte waar vruchtensap met melkwei is.

Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet dat de nationale rechter reeds heeft geoordeeld of de betrokken waren soortgelijk zijn.

Teneinde aan deze rechter een in elk geval bruikbaar antwoord te geven dient te worden opgemerkt dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening volgens de bewoordingen ervan, aan een gemeenschapsmerk bescherming biedt tegen gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven.

Ondanks de bewoordingen ervan en gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening deel uitmaakt, kunnen bekende gemeenschapsmerken echter niet minder bescherming genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt (zie, mutatis mutandis, arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punten 24 en 25, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn).

Derhalve moet worden aangenomen dat artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening aan een bekend gemeenschapsmerk eveneens bescherming biedt tegen gebruik van een teken voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven (zie, mutatis mutandis, arrest Davidoff, reeds aangehaald, punt 30).

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

ondertekeningen