Hof 's-Gravenhage, 28-02-2012, nr. 200.084.596-01

Het gaat in dit geding om het volgende.

Aan Boston Scientific (destijds geheten: Scimed Life Systems Inc.) is op 13 mei 1998 onder nummer EP 0.591.199 B1 octrooi verleend voor een “balloon catheter with distal guide wire lumen”. De PCT-aanvrage voor het octrooi is ingediend op 27 augustus 1991, waarbij als prioriteitsdatum geldt 28 augustus 1990. Het octrooi wordt ook wel aangeduid als “het Keith-octrooi”.

In het onderhavige geding heeft Boston Scientific gevorderd Medinol te verbieden om in Nederland inbreuk te maken op het Keith-octrooi, met nevenvorderingen. Boston Scientific legde daaraan ten grondslag dat Medinol met eigen katheters inbreuk maakt op het octrooi. Daartegen heeft Medinol verweer gevoerd. In reconventie heeft zij nietigverklaring, althans vernietiging van het octrooi gevorderd.

Bij vonnis van 10 september 2003 heeft de rechtbank Den Haag, oordelend in reconventie, het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 0591199 vernietigd en de vorderingen in conventie afgewezen.

In het door Boston Scientific ingestelde hoger beroep heeft Boston Scientific betoogd dat de uitvinding bij nader inzien niet is gelegen in de oplossing van het knakprobleem dat de “Enger-katheter” kenmerkt, maar in verbetering van die katheter, door het combineren van a) een relatief stijve “hypotube” (het proximale deel), met b) een relatief flexibele coaxiale distale buis en c) een overgangsgedeelte met een “tussenstijfheid” om het (door de combinatie van a) en b) ontstane) knakrisico te ondervangen. Medinol heeft verweer gevoerd tegen deze nieuwe uitleg van het octrooi. Primair achtte zij die niet toelaatbaar en subsidiair betoogde zij dat het octrooi, ook indien aldus uitgelegd, inventiviteit ontbeert (memorie van antwoord onder 21). Bij akte houdende vermindering van eis heeft Boston Scientific meegedeeld dat zij met Medinol een schikking heeft bereikt, waardoor de in conventie gevraagde inbreukvoorzieningen niet meer nodig zijn en het geschil tussen partijen nog slechts betrekking heeft op de reconventionele vorderingen van Medinol betreffende de geldigheid van het octrooi. Boston Scientific heeft haar vorderingen in conventie verminderd tot een vordering tot compensatie van de proceskosten. Partijen hebben over de geldigheid van het octrooi gepleit, waarbij Medinol in haar standpunt heeft volhard.

Het hof heeft, in zijn arrest van 14 december 2006, de stellingen van Boston Scientific aldus opgevat dat zij thans primair het standpunt inneemt dat het octrooi moet worden uitgelegd als in hoger beroep door haar bepleit (namelijk: als een combinatie-uitvinding) en dat zij subsidiair conclusie 1 van haar octrooi beperkt wil zien of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de drie hiervoor aangeduide maatregelen a), b) en c). Het hof achtte de koerswijziging van Boston Scientific op zichzelf toelaatbaar. Vervolgens verwierp het de primair door Boston Scientific bepleite uitleg van het octrooi. De subsidiair bepleite beperking heeft het hof, met toepassing van de zogenaamde Spiro/Flamco-leer, ontoelaatbaar geoordeeld. Het hof heeft in reconventie het oordeel van de rechtbank, te weten: vernietiging wegens gebrek aan inventiviteit, bekrachtigd.

Na de door Boston Scientific op 20 december 2007 aanhangig gemaakte beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a–105c van het herziene Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV 2000), heeft het EOB op 23 juli 2008 het gewijzigde Europees octrooischrift gepubliceerd onder nummer EP 0.591.199 B3. In deze procedure heeft het EOB beslist het Keith-octrooi te beperken, door het opnemen van de door Boston Scientific voorgestelde aanvulling op de tekst van conclusie 1, tot onder conclusie 1 begrepen katheters waarin de hiervoor vermelde maatregel (b) wordt toegepast.

In het door Boston Scientific tegen het arrest van het hof ingestelde cassatieberoep heeft de Hoge Raad overwogen dat art. 68 EOV 2000 meebrengt dat een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een vóór die datum verleend Europees octrooi op grond van de art. 68 en 105b lid 2 en 3 EOV 2000 vanaf de datum waarop deze beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, in alle voor het Europese octrooi aangewezen Verdragsluitende Staten wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. De Hoge Raad verwierp het daarop gegronde betoog van Boston Scientific dat zij geen belang meer had bij het cassatieberoep omdat dat zich richtte tegen de vernietiging van een niet meer bestaand octrooi. Volgens de Hoge Raad bestaat als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van het Keith-octrooi niet (met terugwerkende kracht) een ander octrooi dan in 1998 is verleend, maar is de beschermingsomvang van het oorspronkelijk verleende octrooi (met terugwerkende kracht) beperkt tot de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast. De Hoge Raad overwoog voorts dat door het EOB niet wordt onderzocht of de inhoud van het door de beperking resterende Europese octrooi nog octrooieerbaar wordt geacht op grond van art. 52–57 EOV 2000, noch of het met een voorgestelde beperking beoogde doel ook wordt bereikt.

Na vernietiging van het oordeel van het hof dat de in hoger beroep subsidiair bepleite beperking niet toelaatbaar is, droeg de Hoge Raad het hof op alsnog te onderzoeken of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

Boston Scientific heeft de procedure na verwijzing aanvankelijk niet aangebracht. Eerst nadat de rechtbank Den Haag in een door Boston Scientific tegen OrbusNeich aanhangig gemaakte procedure had besloten de procedure – waarin de geldigheid van het Keith-octrooi zoals beperkt aan de orde was – te schorsen totdat het hof daarover in de zaak tegen Medinol uitspraak heeft gedaan, heeft Boston Scientific die procedure op 29 maart 2011 alsnog aangebracht.

Op genoemde datum heeft OrbusNeich bij incidentele memorie een vordering tot primair voeging en subsidiair tussenkomst ingesteld. Medinol is niet verschenen. Boston Scientific heeft zich tegen de vordering verzet. Tijdens het pleidooi in het incident heeft het hof OrbusNeich voorgehouden dat, indien de primair verzochte voeging zou worden toegestaan, OrbusNeich gebonden is aan de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing en niet meer of anders kan aanvoeren dan Medinol zou (hebben) kunnen doen. Voorts heeft het hof erop gewezen dat, indien de gevorderde nietigverklaring van het octrooi zou worden afgewezen, Boston Scientific het gezag van gewijsde daarvan jegens OrbusNeich kan inroepen. In verband daarmee heeft het hof OrbusNeich in overweging gegeven haar vordering in te trekken. Vervolgens heeft OrbusNeich een akte genomen waarin zij de vordering namens de eiseressen genoemd onder 1. en 4. intrekt. Boston Scientific stelt dat deze selectieve intrekking niet toelaatbaar is.

Toelaatbaarheid van de intrekking

Ten aanzien van de toelaatbaarheid van de intrekking overweegt het hof als volgt.

In haar akte stelt OrbusNeich dat ieder van eiseressen haar eigen afweging heeft gemaakt, dat de eiseressen sub 1. en 4. hebben besloten de vordering in te trekken en dat de eiseressen sub 2. en 3. hebben besloten de vordering te handhaven.

Boston Scientific betoogt in de eerste plaats dat het hof OrbusNeich slechts gelegenheid heeft gegeven de vordering in te trekken of te handhaven, vanuit de premisse dat een eventuele intrekking alle eiseressen zou betreffen.

In het midden kan blijven wat het hof voor ogen heeft gestaan. Intrekking van een vordering is aan te merken als de vermindering van de vordering tot nihil. Ingevolge artikel 129 Rv. is een vermindering van eis te allen tijde toegestaan en kan de wederpartij daartegen geen bezwaar maken.

Boston Scientific betoogt voorts dat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding tussen de eiseressen. Aldus werpt zij de exceptio plurium litis consortium op (hierna: “de exceptio”). Ook indien sprake zou zijn van een processueel ondeelbare rechtsverhouding, kan dat evenwel niet tot de conclusie leiden dat de intrekking van de vordering door twee van de vier oorspronkelijk eiseressen niet toelaatbaar is. Een andere vraag is of dit gevolgen heeft voor de toewijsbaarheid van de vordering aan de eiseressen die de vordering handhaven, waarover het hof hierna, in rov. 3, zal oordelen.

Gelet op het voorgaande kan Boston Scientific zich niet met vrucht tegen de intrekking van de vordering door de eiseressen sub. 1 en 4. verzetten. Die intrekking heeft tot gevolg dat laatstgenoemden in hun vordering niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard.

Toewijsbaarheid van de vordering

Wat betreft de toewijsbaarheid van de vordering van de eiseressen sub 2. en 3. geldt het volgende.

Boston Scientific doet tevergeefs een beroep op de exceptio. Dat beroep zou slechts kunnen slagen – en dientengevolge tot niet-ontvankelijkheid van eiseressen 2. en 3. in hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij kunnen leiden – indien tussen hen een rechtsverhouding bestaat die het rechtens noodzakelijk maakt dat de beslissing ten aanzien van alle bij die verhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt. Boston Scientific heeft onvoldoende onderbouwd dat dit het geval is. Het is Boston Scientific geweest die eiseressen 1. tot en met 4. (in de door Boston Scientific tegen OrbusNeich gestarte procedure, zie rov. 1.8) gezamenlijk in rechte heeft betrokken, omdat zij alle tot de OrbusNeich-groep behoren en niet duidelijk is wie wel en wie niet betrokken is bij de verhandeling van de (volgens Boston Scientific inbreukmakende) producten (inleidende dagvaarding onder 2 in de procedure tussen Boston Scientific en OrbusNeich, productie 1 bij de incidentele memorie). De omstandigheid dat OrbusNeich zich niet tegen deze aanpak heeft verzet brengt niet mee dat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding tussen de vier rechtspersonen, die tot gevolg heeft dat zij – ook in de onderhavige procedure – slechts gezamenlijk zouden kunnen optrekken. Dat zij dat aanvankelijk wel hebben gedaan en daarbij ter onderbouwing van hun vordering tot toelating als gevoegde of tussenkomende partij hebben gesteld dat dit tot een finale geschilbeslechting tussen hen en Boston Scientific zal leiden, ligt voor de hand, maar maakt niet dat het ook rechtens noodzakelijk is dat voeging dan wel tussenkomst ten aanzien van alle vier wordt toegelaten of afgewezen.

Ook de stelling dat anders de kans op tegenstrijdige beslissingen ontstaat gaat niet op. Toelating van eiseressen sub 2. en 3. zou meebrengen dat hen wordt toegestaan aan de zijde van Medinol de geldigheid van (de beperkte versie van) het Keith-octrooi te bestrijden. Indien zij daarin succesvol zouden zijn, leidt dat tot vernietiging van het octrooi, welke beslissing erga omnes geldt. Met andere woorden, in dat geval heeft de vernietiging van het octrooi ook rechtsgevolg in de verhouding tussen Boston Scientific en eiseressen sub 1. en 4. Zou het hof in deze procedure het beroep op ongeldigheid van het octrooi verwerpen, dan kan Boston Scientific zich jegens eiseressen sub 2. en 3. op het gezag van gewijsde daarvan beroepen. Mede gelet op het bepaalde in artikel 75, lid 3, van de Rijksoctrooiwet 1995, zouden eiseressen sub 1. en 4. bij hun beroep op de nietigheid van het octrooi kunnen persisteren. Indien dit beroep, bij voorbeeld omdat in die procedure andere argumenten (kunnen) worden aangevoerd, zou slagen, zou het octrooi alsnog vernietigd worden en ook die beslissing zou erga omnes werken. Van een gevaar voor tegenstrijdige beslissingen is derhalve geen sprake.

Thans dient eerst de vraag te worden beantwoord of voeging of tussenkomst mogelijk is in een procedure na cassatie en verwijzing. In het midden kan blijven of tussenkomst (in dit geval) mogelijk zou moeten worden geacht, nu het hof van oordeel is dat de primair gevorderde voeging toelaatbaar is. De goede procesorde verzet zich daar niet tegen, nu de gevoegde partij zich, evenals de partij aan wiens zijde zij zich voegt, heeft te houden aan de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing. Het moge verder zo zijn dat het incident als zodanig tot vertraging heeft geleid, zoals Boston Scientific betoogt, maar toelating van eiseressen sub 2. en 3. als gevoegde partij levert geen verdere vertraging op, althans niet een zodanige vertraging dat dit onaanvaardbaar moet worden geacht, ook niet nu het een geding na verwijzing betreft. In dat verband is van belang dat eiseressen sub 2. en 3. na toelating als gevoegde partij zullen doen wat Medinol had kunnen doen of kan doen wanneer zij alsnog verschijnt, namelijk betogen dat ook de B3-versie van het Keith-octrooi nietig is.

Artikel 217 Rv. bepaalt dat ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen (of daarin te mogen tussenkomen). Voor het aannemen van dat belang is, althans voor zover het gaat om voeging, voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij, aan wier zijde de derde zich voegt, de rechtspositie van de derde nadelig kan beïnvloeden. Daarbij is niet noodzakelijk dat sprake is van een juridische aantasting van de rechten of de rechtspositie van de derde (door een ongunstige uitkomst van de procedure waarin de derde zich wenst te voegen). Voldoende moet worden geacht dat de derde belang heeft bij de uitkomst van de procedure, omdat deze rechtens of feitelijk gevolgen voor hem kan hebben.

Het hof is van oordeel dat eiseressen sub 2. en 3. het zojuist bedoelde belang hebben. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat in de onderhavige procedure de geldigheid van hetzelfde octrooi ter discussie staat als in de procedure tussen Boston Scientific en OrbusNeich. Een voor Medinol gunstige beslissing in de onderhavige procedure zal ertoe leiden dat in de procedure tussen Boston Scientific en OrbusNeich van de nietigheid van het octrooi moet worden uitgegaan (zie hiervoor, rov. 3.2). Een voor Medinol ongunstige beslissing zet OrbusNeich (en daarmee eiseressen sub 2. en 3.) in die procedure minst genomen op achterstand. Het in nr. 5.3 van de incidentele memorie onder a) genoemde belang is derhalve aanwezig.

Het belang van eiseressen sub 2. en 3. om zich aan de zijde van Medinol te kunnen voegen weegt des te zwaarder nu Medinol na verwijzing niet verschenen is en, naar Boston Scientific stelt, ook niet zal verschijnen. Bij die stand van zaken hebben eiseressen sub 2. en 3. er immers nog meer belang bij om – binnen de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing – te kunnen onderbouwen dat en waarom (ook) de B3-versie van het Keith-octrooi nietig is. Anders dan Boston Scientific betoogt, brengt de omstandigheid dat Medinol geen belang meer heeft bij de afloop van de onderhavige procedure, indien juist, niet mee dat geen sprake meer kan zijn van een voor haar ongunstige uitkomst en dat het belang van eiseressen sub 2. en 3. niet gelijk te stellen is aan dat van Medinol. Immers, Medinol heeft de vernietiging van het octrooi gevorderd en – ook nadat Boston Scientific haar inbreukvorderingen had ingetrokken – gehandhaafd. Dat is derhalve nog steeds het door Medinol beoogde resultaat. OrbusNeich (waaronder eiseressen sub 2. en 3.) beoogt hetzelfde resultaat.

Ook het betoog van Boston Scientific dat het bepleiten van de vernietiging van de B3-versie van het octrooi buiten de grenzen van de rechtsstrijd valt snijdt geen hout. De Hoge Raad heeft het hof immers nu juist opgedragen de geldigheid van het beperkte octrooi te beoordelen. Dat Medinol na verwijzing niet is verschenen maakt dat niet anders. Medinol heeft de vernietiging van het Keith-octrooi gevorderd. Nadat Boston Scientific in hoger beroep had bepleit dat het octrooi (in elk geval) in beperkte vorm geldig moet worden geacht, heeft Medinol betoogd dat het octrooi ook in deze beperkte vorm moet worden vernietigd. Daartoe was geen eiswijziging nodig. Ook na de centrale beperking door het EOB was geen eiswijziging nodig. Zoals de Hoge Raad heeft overwogen is daardoor immers niet een ander octrooi ontstaan, maar heeft het oorspronkelijk verleende octrooi een beperktere beschermingsomvang gekregen. Dat Medinol na verwijzing niet is verschenen brengt dan ook niet mee dat de vordering tot vernietiging zonder meer moet worden afgewezen.

Boston Scientific betoogt nog dat haar (het hof neemt aan: in de procedure tussen haar en OrbusNeich) een instantie wordt onthouden indien de voeging wordt toegestaan. Los van het feit dat dit alleen het geval zou zijn wanneer het octrooi in de onderhavige procedure zou worden vernietigd, geldt dat dit inherent is aan het toestaan van voeging in hoger beroep. Het hof acht dit bezwaar van onvoldoende gewicht om op te wegen tegen het belang van eiseressen sub 2. en 3. bij voeging.

Voor zover Boston Scientific nog betoogt dat voeging niet nodig is, omdat OrbusNeich (lees: eiseressen sub 2. en 3.) de argumenten in de procedure tussen haar en Boston Scientific naar voren kan brengen, gaat het hof daaraan voorbij. Voor toelating als gevoegde partij is voldoende dat de derde een belang heeft bij de uitkomst van de procedure waarin hij zich wil voegen. Een noodzaak is daartoe niet vereist.

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat de door eiseressen sub 2. en 3. verlangde voeging moet worden toegestaan. Zij hebben daarbij een gerechtvaardigd belang, dat zwaarder weegt dan de door Boston Scientific aangevoerde belangen bij afwijzing. Zoals het hof in rov. 3.3 heeft overwogen, leidt het toestaan van voeging niet tot een onaanvaardbare vertraging. Bij die stand van zaken kunnen de overige door OrbusNeich aangevoerde argumenten waarom voeging (dan wel tussenkomst) moet worden toegestaan (incidentele memorie onder 5.3 sub b) tot en met f)) onbesproken blijven.

Proceskosten

In haar incidentele memorie vordert OrbusNeich vergoeding van haar in dit incident gemaakte proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Nu eiseressen sub 1. en 4. hun vordering hebben ingetrokken, gaat het hof ervan uit dat uitsluitend eiseressen sub 2. en 3 aanspraak maken op een proceskostenvergoeding. Nu hun vordering wordt toegewezen is er plaats voor een kostenveroordeling te hunnen gunste.

Boston Scientific heeft aangevoerd dat artikel 1019h Rv. niet van toepassing is, omdat de appelprocedure aanhangig is gemaakt voor 29 april 2006, de datum waarop de Handhavingsrichtlijn, die voorziet in een volledige proceskostenvergoeding, had moeten zijn geïmplementeerd.

Het hof is van oordeel dat, waar eiseressen sub 2. en 3. zich wensen te voegen in een procedure die voor 29 april 2006 is aangevangen (en waarvan de onderhavige procedure na verwijzing een voortzetting is), zij geen aanspraak kunnen maken op volledige vergoeding van hun proceskosten – daar gelaten of de kosten van een voegingsincident in een procedure waarin nog slechts de geldigheid van het octrooi en geen inbreukvraag meer aan de orde is geacht moeten worden onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. te vallen (vgl. Hof 's-Gravenhage 29 maart 2011, LJN BP9443). Het hof zal Boston Scientific dan ook in de kosten van het incident veroordelen, te begroten volgens het liquidatietarief.

Ten aanzien van het geding tussen eiseressen sub 1. en 4. en Boston Scientific zal het hof eerstgenoemden in de kosten veroordelen, eveneens te begroten volgens het liquidatietarief.

Daarbij zal het hof de kosten verbonden aan de procedure voorafgaand aan het arrest van 15 november 2011 toerekenen aan eiseressen sub 2. en 3., nu aannemelijk is dat die kosten niet minder zouden hebben bedragen wanneer de vordering van de aanvang af uitsluitend door hen was ingesteld. De kosten verbonden aan het geding na dat arrest zal het hof toerekenen aan eiseressen sub 1. en 4.

Vervolg

Ter rolle van 6 oktober 2011 (bij gelegenheid van het pleidooi) heeft Boston Scientific een voorwaardelijke memorie na verwijzing genomen. Daarin verzoekt zij het hof om, wanneer het besluit de gevraagde voeging of tussenkomst te weigeren, bij hetzelfde arrest het vonnis van de rechtbank Den Haag uit 2003, waarvan beroep, te vernietigen en de vorderingen van Medinol af te wijzen. Voorts vraagt zij thans om de kosten van het geding in reconventie te compenseren. Nu de voorwaarde niet wordt vervuld, zal het hof geen gevolg geven aan het verzoek. Overigens zou het hof, zoals tijdens het pleidooi is meegedeeld, ook indien de voorwaarde vervuld zou zijn, Medinol in de gelegenheid hebben gesteld op de memorie te reageren. Nu Medinol in de procedure voor verwijzing verweer heeft gevoerd en die procedure thans wordt voortgezet is immers geen sprake van een versteksituatie. Dat Medinol eerder niet is verschenen betekent voorts niet dat zij dat niet alsnog kan doen. Het hof zal Boston Scientific als eerste in de gelegenheid stellen alsnog een (onvoorwaardelijke) memorie na verwijzing te nemen. Vervolgens zullen zowel Medinol, als eiseressen sub 2. en 3. gelegenheid krijgen voor het nemen van een memorie van antwoord na verwijzing.

Beslissing in het incident

Het hof

verklaart OrbusNeich Medical B.V. en OrbusNeich Medical Inc. niet-ontvankelijk in hun vordering tot voeging/tussenkomst;

veroordeelt OrbusNeich Medical B.V. en OrbusNeich Medical Inc. in de kosten van dit incident, aan de zijde van Boston Scientific tot op heden begroot op € 447,- aan kosten voor de advocaat;

laat Orbus International B.V. en OrbusNeich Medical Holding B.V. toe als gevoegde partijen aan de zijde van Medinol;

veroordeelt Boston Scientific in de kosten van dit incident, aan de zijde van Orbus International B.V. en OrbusNeich Medical Holding B.V. tot op heden begroot op € 2.682,- aan kosten voor de advocaat;

verwijst de zaak naar de rol van 10 april 2012 voor memorie na verwijzing aan de zijde van Boston Scientific;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 februari 2012 in aanwezigheid van de griffier.