HvJ EU, 03-03-2016, nr. C-179/15

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Daimler AG (hierna: ‘Daimler’) en Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (hierna: ‘Együd Garage’) over het verschijnen op het internet van advertenties waarin deze laatste wordt vermeld als een ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’.

Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25, met rectificatie in PB 2009, L 11, blz. 86), die in werking is getreden op 28 november 2008.

Artikel 5 van richtlijn 2008/95, met als opschrift ‘Rechten verbonden aan het merk’, neemt de bewoordingen van artikel 5 van richtlijn 89/104 ongewijzigd over. Het bepaalt:

Richtlijn 2008/95 wordt met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 336, blz. 1), die op 12 januari 2016 in werking is getreden.

Autofabrikant Daimler is houder van het hierna weergegeven internationale beeldmerk Mercedes-Benz, dat ook in Hongarije wordt beschermd. De bescherming betreft met name auto-onderdelen.

Együd Garage is een vennootschap naar Hongaars recht die actief is op het gebied van de detailhandel in auto's en auto-onderdelen, autoreparatie en -onderhoud. Zij heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van Daimler-producten en de daarmee verband houdende diensten.

In 2007 sloten Mercedes Benz Hungaria Kft. (hierna: ‘Mercedes Benz Hungaria’), een dochteronderneming van Daimler die geen partij is in het hoofdgeding, en Együd Garage een klantenserviceovereenkomst, die afliep op 31 maart 2012.

Krachtens die overeenkomst mocht Együd Garage het voormelde merk gebruiken en zich in haar eigen advertenties een ‘felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz’ (‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’) noemen.

Tijdens de looptijd van de klantenserviceovereenkomst gaf Együd Garage aan Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (hierna: ‘MTT’), een onderneming die internetreclamediensten aanbiedt via de website www.telefonkonyv.hu, de opdracht om in de periode van 2011 tot en met 2012 een advertentie te publiceren waarin Együd Garage werd vermeld als een erkend Mercedes-Benz-garagehouder.

Na beëindiging van die overeenkomst probeerde Együd Garage een eind te maken aan elk gebruik van het betrokken merk dat bij het publiek de indruk kon wekken dat er tussen haar en Daimler nog altijd een contractuele band bestond.

In het bijzonder verzocht Együd Garage MTT met klem de advertentie aldus te wijzigen dat zij er niet langer in werd gepresenteerd als een erkend Mercedes-Benz-garagehouder.

Voorts stuurde Együd Garage een brief aan meerdere andere websitebeheerders met het verzoek om internetadvertenties weg te halen die waren gepubliceerd zonder haar toestemming, met name zonder dat Együd Garage opdracht had gegeven tot het plaatsen ervan, en waarin zij een erkend Mercedes-Benz-garagehouder werd genoemd.

Ondanks die maatregelen ging het verspreiden, via het internet, van advertenties waarin een dergelijke vermelding was opgenomen, gewoon door. Bovendien verscheen bij het intikken van de zoektermen ‘együd’ en ‘garage’ in Google een resultatenlijst die dergelijke advertenties liet zien, waarvan de eerste tekstregel, die als een link fungeert, Együd Garage als een ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’ vermeldde.

In die omstandigheden heeft Daimler zich tot de verwijzende rechter gewend met het verzoek om met name vast te stellen dat Együd Garage met die advertenties inbreuk heeft gemaakt op het merk Mercedes-Benz, en om haar te gelasten de betrokken advertenties te laten verwijderen, zich van verdere inbreuken te onthouden en een rechtzetting te publiceren in nationale en regionale bladen.

Együd Garage heeft als verweer aangevoerd dat zij alleen op de website www.telefonkonyv.hu een advertentie heeft geplaatst, en dat de in het geding zijnde advertenties zijn verschenen — en nog altijd opduiken — buiten haar wil, zonder dat zij enigerlei invloed kan uitoefenen op de inhoud, de publicatie of de verwijdering ervan.

In die context heeft Együd Garage een particuliere expert ingeschakeld om aan te tonen dat zij het slachtoffer is geworden van een wijdverspreide commerciële praktijk die er in wezen in bestaat dat bepaalde aanbieders van internetreclamediensten advertenties die op andere reclamesites zijn gepubliceerd, overnemen buiten het medeweten en zonder instemming van de adverteerder, om zo hun eigen informatiedatabase op te zetten, die zij gratis of tegen vergoeding beschikbaar stellen.

Daarop heeft de Fővárosi Törvényszék (hoofdstedelijk hof Boedapest, Hongarije) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Vooraf moet erop worden gewezen dat het hoofdgeding zijn oorsprong vindt in het feit dat ook na beëindiging van de klantenserviceovereenkomst tussen Mercedes Benz Hungaria en Együd Garage, volgens welke deze laatste met name het merk Mercedes-Benz en de vermelding ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’ mocht gebruiken in haar eigen advertenties, nog steeds advertenties met die vermelding, samen met de naam en het adres van Együd Garage, via het internet werden verspreid. Aangezien die overeenkomst is beëindigd op 31 maart 2012, dat wil zeggen nadat richtlijn 89/104 was ingetrokken door richtlijn 2008/95, is laatstgenoemde richtlijn van toepassing op het geding, en moet de prejudiciële vraag bijgevolg aldus worden begrepen dat zij betrekking heeft op de uitlegging van richtlijn 2008/95.

Voorts verwijst de vraag weliswaar naar artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 89/104, waarvan de bewoordingen zijn overgenomen in richtlijn 2008/95 en dat het geval betreft waarin de betrokken tekens en/of de waren of diensten waarvoor die tekens worden gebruikt slechts soortgelijk zijn, maar heeft het hoofdgeding, zoals de Europese Commissie stelt, op het eerste gezicht veeleer betrekking op het geval dat wordt bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), van die richtlijnen, dat wil zeggen het geval van de ‘dubbele identiteit’, waarin een derde een teken dat gelijk is aan het merk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is.

Ten eerste blijkt namelijk dat in de advertenties die de vermelding ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’ bevatten, een teken wordt gebruikt dat in wezen gelijk is aan het beeldmerk Mercedes-Benz.

Ten tweede lijken de bewoordingen van de prejudiciële vraag te suggereren dat de verwijzende rechter uitgaat van de premisse dat Együd Garage dezelfde waren en diensten aanbiedt als die waarvoor het merk ingeschreven is. Dienaangaande volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gebruik van een automerk in advertenties om aan het publiek duidelijk te maken dat een derde authentieke auto's van dit merk repareert en onderhoudt, in beginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 5, lid 1, onder a), ook al is dat merk niet voor die dienst ingeschreven (zie in die zin arrest BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punten 33, 34 en 37–39).

Voor zover uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt dat de verwijzende rechter vraagt om verduidelijking van het begrip ‘gebruik’ als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijnen 89/104 en 2008/95, dat zonder onderscheid wordt gehanteerd voor de gevallen die zijn genoemd in lid 1, onder a) en b), behoeft evenwel niet definitief te worden bepaald om hetwelk van die twee gevallen het in casu gaat om een zinvol antwoord te kunnen geven op de vraag.

Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de verwijzende rechter met zijn vraag in wezen wenst te vernemen of artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een derde die wordt genoemd in een internetadvertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, een gebruik van dat teken maakt dat krachtens die bepaling door de merkhouder kan worden verboden, ook al is de advertentie niet door of namens de derde geplaatst of hoewel deze laatste alles heeft gedaan wat van hem kon worden verwacht om de advertentie te laten verwijderen — zonder succes.

Volgens de Hongaarse en de Poolse regering en de Commissie moet deze vraag ontkennend worden beantwoord.

Op grond van artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 kan de merkhouder het gebruik dat een derde zonder zijn toestemming maakt van een teken dat gelijk is aan het merk, verbieden, wanneer dat gebruik plaatsvindt in het economische verkeer, betrekking heeft op dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is en afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren zowel de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen (hierna: ‘herkomstaanduidingsfunctie’), als de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van de waar of de dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie (zie in die zin arresten L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58; Google France en Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, punten 49, 77 en 79, en Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 38).

Wanneer de betrokken tekens en/of de waren of diensten waarvoor die tekens worden gebruikt slechts soortgelijk zijn, kan de merkhouder op grond van artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 een dergelijk gebruik van het teken daarentegen slechts verbieden, indien dat gebruik, wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek, afbreuk doet of kan doen aan de herkomstaanduidingsfunctie (zie met name arrest Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, in bepaalde omstandigheden een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 is, dat door de merkhouder kan worden verboden, tenzij artikel 6 ervan, betreffende de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, of artikel 7, betreffende de uitputting van het aan het merk verbonden recht, van toepassing is (zie arrest BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punten 42 en 45).

Wat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde advertenties betreft, waarin Együd Garage wordt vermeld als een ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’, moet worden vastgesteld dat Együd Garage een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 heeft gemaakt door MTT de opdracht te geven, in de periode van 2011 tot en met 2012 een advertentie met die inhoud op de website www.telefonkonyv.hu te plaatsen.

Door een dergelijke reclameadvertentie te bestellen in de context van zijn handelsactiviteiten maakt de adverteerder namelijk een ‘gebruik’ van het merk ‘in het economische verkeer’ en ‘voor waren en diensten’ die hij zijn klanten aanbiedt, waarbij overigens zij opgemerkt dat artikel 5, lid 3, onder d), van richtlijn 2008/95 uitdrukkelijk op een dergelijk gebruik voor reclamedoeleinden ziet. Wanneer een dergelijk gebruik plaatsvindt zonder de toestemming van de merkhouder, kan het afbreuk doen aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, indien de advertentie de indruk wekt dat er tussen de adverteerder en de merkhouder een economische band bestaat (zie in die zin arrest Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Aangezien de klantenserviceovereenkomst tussen Mercedes Benz Hungaria en Együd Garage een dergelijk gebruik uitdrukkelijk toestond, moet evenwel worden geoordeeld dat dat gebruik is gemaakt met de toestemming van de merkhouder, zodat die de publicatie van de advertentie in kwestie op de website www.telefonkonyv.hu niet op grond van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 kon verbieden zolang die overeenkomst liep.

Vast staat echter dat ook na beëindiging van die overeenkomst nog advertenties bleven opduiken waarin Együd Garage een ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’ werd genoemd, zowel op de website www.telefonkonyv.hu als op andere websites die bedrijvengidsen aanbieden, en dat het hoofdgeding betrekking heeft op deze advertenties.

Wat om te beginnen het feit betreft dat die advertentie ook na beëindiging van de klantenserviceovereenkomst nog kon worden aangetroffen op de website www.telefonkonyv.hu, heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat Együd Garage MTT uitdrukkelijk had verzocht de aanvankelijk bestelde advertentie aan te passen, zodat zij daar niet langer in werd gepresenteerd als een ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’, maar dat de advertentie met die vermelding erin desondanks nog enige tijd op die website te zien was.

Wanneer op een internetzoekmachine een reclameadvertentie wordt geplaatst waarin andermans merk wordt genoemd, kan dat worden toegerekend aan de adverteerder die die advertentie heeft besteld en op wiens aanwijzingen de websitebeheerder, als aanbieder van die dienst, heeft gehandeld (zie naar analogie arresten Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punten 51 en 52, en Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punt 36). Die adverteerder kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of verzuimen van een dergelijke dienstverrichter die, opzettelijk of uit onachtzaamheid, zijn uitdrukkelijke instructies — die juist beogen dat gebruik van het merk te voorkomen — negeert. Wanneer die dienstverrichter geen gevolg geeft aan het verzoek van de adverteerder om de betrokken advertentie of de vermelding van het merk daarin weg te halen, kan het verschijnen van die vermelding in de zoekmachine bijgevolg niet langer worden opgevat als een gebruik van het merk door de adverteerder.

Wat voorts het opduiken van de betrokken advertentie in andere, op het vinden van bedrijven gerichte internetzoekmachines betreft, zet de verwijzende rechter uiteen dat dit kan worden verklaard door de praktijk van bepaalde beheerders van dergelijke websites om advertenties die al op andere websites zijn gepubliceerd, buiten het medeweten en zonder de toestemming van de adverteerder over te nemen, om het gebruik van hun eigen website aan te moedigen en potentiële betalende gebruikers de indruk te geven dat zij te maken hebben met een populaire website met een solide basis.

In dit verband moet worden vastgesteld dat eigen handelingen van andere ondernemers, zoals die van die beheerders van internetzoekmachines, waarmee de adverteerder geen rechtstreekse of indirecte band heeft en die niet in zijn opdracht en voor zijn rekening handelen, maar op eigen initiatief en in eigen naam, niet aan de adverteerder kunnen worden toegerekend.

Uit de punten 34 en 36 van dit arrest volgt dat de merkhouder in de twee daarin bedoelde situaties de adverteerder niet op grond van artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 een verbod kan laten opleggen om de advertentie waarin zijn merk wordt genoemd, online te plaatsen.

Die conclusie vindt steun in de bewoordingen, de opzet en het doel van artikel 5 van richtlijn 2008/95.

Wat allereerst de bewoordingen van dat artikel 5, lid 1, betreft, moet er bij wijze van voorbeeld op worden gewezen dat de uitdrukking ‘zu benutzen’, ‘using’, ‘faire usage’, ‘usare’, ‘het gebruik’, ‘használ’, die in respectievelijk de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Hongaarse versie van die bepaling wordt gebruikt, in de gebruikelijke betekenis ervan een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dat is niet het geval wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer, zonder toestemming van de adverteerder en zelfs tegen zijn uitdrukkelijke wens in.

Wat verder de opzet van artikel 5 van richtlijn 2008/95 betreft, moet worden vastgesteld dat lid 3 daarvan, dat een niet-limitatieve opsomming bevat van soorten gebruik die de merkhouder kan verbieden (zie arrest Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 65 en aldaar aangehaalde rechtspraak), uitsluitend actieve gedragingen van de derde vermeldt, zoals het ‘aanbrengen’ van het teken op de waren en op hun verpakking, het ‘gebruik’ van het teken in stukken voor zakelijke doeleinden en in advertenties, het ‘aanbieden’, ‘in de handel brengen’ of daartoe ‘in voorraad hebben’ van waren en het ‘invoeren’ of ‘uitvoeren’ van waren dan wel het ‘aanbieden’ of ‘verrichten’ van diensten onder dat teken.

Wat ten slotte het doel van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 betreft, blijkt duidelijk uit deze bepaling dat zij beoogt de merkhouder een rechtsinstrument aan te reiken waarmee hij elk gebruik dat een derde van zijn merk maakt zonder zijn toestemming, kan verbieden en dus kan laten beëindigen. Alleen een derde die rechtstreekse of indirecte controle heeft over de handeling waarin het gebruik bestaat, is evenwel daadwerkelijk in staat om dat gebruik te staken en dus om dat verbod na te leven.

Daarom moet worden geconstateerd dat een uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 volgens welke de merkhouder in een situatie als in het hoofdgeding aan de orde de adverteerder het litigieuze gebruik kan verbieden op de enkele grond dat dit gebruik de adverteerder eventueel een economisch voordeel kan verschaffen, voorbijgaat aan het doel van die bepaling en aan het beginsel dat niemand rechtens tot het onmogelijke gehouden is (‘impossibilium nulla obligatio est’).

Die vaststelling doet niet af aan de mogelijkheid van de merkhouder om in voorkomend geval op basis van het nationale recht te eisen dat de adverteerder een dergelijk economisch voordeel vergoedt of om op te treden tegen de beheerders van de internetzoekmachines in kwestie.

Gelet op het voorgaande moet op de vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, geen gebruik van dat teken maakt dat krachtens die bepaling door de merkhouder kan worden verboden, wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, ingeval de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen.

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, geen gebruik van dat teken maakt dat krachtens die bepaling door de merkhouder kan worden verboden, wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, ingeval de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen.

ondertekeningen