HvJ EU, 19-07-2012, nr. C-376/11

De punten 6 en 16 van de considerans van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (PB L 113, blz. 1), luiden:

Volgens artikel 1 ervan worden bij die verordening de voorwaarden vastgesteld voor de invoering van het .eu-topniveaudomein, met inbegrip van de aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

Artikel 4, lid 2, van die verordening bepaalt:

Artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002 luidt:

Op grond van die bepaling heeft de Commissie verordening nr. 874/2004 vastgesteld.

Punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 luidt:

In artikel 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening is bepaald:

Hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 omvat de artikelen 10 tot en met 14 van deze verordening en betreft de stapsgewijze registratieprocedure. Artikel 10, lid 1, eerste en tweede alinea, van die verordening is in de volgende bewoordingen gesteld:

In artikel 12, lid 2, eerste tot en met derde alinea, van die verordening staat te lezen:

Artikel 21 van verordening nr. 874/2004, met als opschrift ‘Speculatieve en onrechtmatige registratie’, bepaalt in lid 1:

De Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), bevatte een artikel 5, met als opschrift ‘Rechten verbonden aan het merk’, waarvan de leden 1 en 2 luidden als volgt:

Artikel 8 van die richtlijn, met als opschrift ‘Licentie’, was in de volgende bewoordingen gesteld:

De eerste vraag betreft het in artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 vermelde begrip ‘licentiehouders van oudere rechten’.

In artikel 10, lid 1, tweede alinea, van voormelde verordening is weliswaar gepreciseerd dat onder de woorden ‘oudere rechten’ met name geregistreerde nationale en communautaire merken worden verstaan, maar het woord ‘licentiehouder’ wordt niet gedefinieerd in de verordening. Daarin wordt voor een dergelijke definitie evenmin uitdrukkelijk verwezen naar het recht van de lidstaten.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof volgt uit de vereisten van zowel de eenvormige toepassing van het Unierecht als het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform moeten worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11; 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43, en 22 maart 2012, Génesis, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 40).

Bovendien dient een uitvoeringsverordening indien mogelijk aldus te worden uitgelegd, dat zij in overeenstemming is met de bepalingen van de basisverordening (arresten van 24 juni 1993, Dr. Tretter, C-90/92, Jurispr. blz. I-3569, punt 11, en 26 februari 2002, Commissie/Boehringer, C-32/00 P, Jurispr. blz. I-1917, punt 53).

Aangezien verordening nr. 874/2004 een uitvoeringsverordening is die is vastgesteld op grond van artikel 5, lid 1, van verordening nr. 733/2002, moet rekening worden gehouden met de doelstellingen en de bepalingen van deze laatste verordening om het begrip ‘licentiehouder’ autonoom en uniform uit te leggen in de hele Unie.

Dienaangaande blijkt uit punt 6 van de considerans van verordening nr. 733/2002 dat het .eu-topniveaudomein in het leven is geroepen om de interne markt beter zichtbaar te maken op de virtuele internetmarkt door een duidelijke koppeling te leggen met de Unie, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt, en door bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Unie de mogelijkheid te bieden tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt.

In het licht van die doelstelling bepaalt artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002 dat in het .eu-topniveaudomein de domeinnamen moeten worden geregistreerd die worden aangevraagd door bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Unie hebben, door organisaties die in de Unie zijn gevestigd, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de nationale wetgeving, en door natuurlijke personen die in de Unie wonen. Dergelijke bedrijven, organisaties en natuurlijke personen vormen volgens artikel 2, eerste alinea, van verordening nr. 874/2004 in aanmerking komende partijen die één of meer domeinnamen kunnen laten registreren in het hierboven bedoelde topniveaudomein.

Bovendien blijkt uit punt 16 van de considerans van verordening nr. 733/2002 en uit punt 12 van de considerans van verordening nr. 874/2004 alsook uit artikel 10, lid 1, eerste alinea, van deze laatste verordening dat tijdens de periode van stapsgewijze registratie slechts de ‘houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld’, waaronder ingeschreven nationale en communautaire merken, en overheidsinstanties, aanvragen voor de registratie van domeinnamen kunnen indienen.

Hieruit volgt dat in beginsel alleen de houders van oudere rechten die hun vestigingsplaats, hun hoofdbestuur, hun hoofdkantoor of hun woonplaats in de Unie hebben, tijdens die periode één of meer domeinnamen in het .eu-topniveaudomein kunnen laten registreren.

Tevens volgt hieruit dat de licentiehouders van oudere rechten, aangezien zij op grond van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 gaan behoren tot de kring van tijdens de eerste fase van de stapsgewijze registratie in aanmerking komende personen, moeten voldoen aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie én in de plaats van de houder — minstens gedeeltelijk en/of tijdelijk — moeten beschikken over het betrokken oudere recht.

Het zou immers indruisen tegen de doelstellingen van verordeningen nrs. 733/2002 en 874/2004 wanneer een houder van een ouder recht die in volle omvang over dat recht beschikt maar niet voldoet aan de voorwaarde van aanwezigheid op het grondgebied van de Unie, te zijnen behoeve een .eu domeinnaam zou kunnen verkrijgen via een persoon die voldoet aan die voorwaarde van aanwezigheid maar niet, al was het maar ten dele of tijdelijk, over dat recht beschikt.

Deze vaststellingen vinden steun in Unierechtelijke handelingen en in de rechtspraak van het Hof, die zonder de begrippen ‘licentiehouder’ en ‘licentie’ op het gebied van merken uitdrukkelijk te definiëren, aanwijzingen bevatten betreffende de draagwijdte van deze begrippen.

In de eerste plaats bepaalt artikel 8, lid 1, van richtlijn 89/104 dat een merk het voorwerp kan zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. De Uniewetgever heeft dus gedacht aan de mogelijkheid dat een dergelijke licentie met name wordt verleend voor het gebruik van een merk bij de verkoop van producten of diensten door de licentiehouder.

Volgens lid 2 van voormeld artikel kunnen de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder worden aangevoerd tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst. Uit dat voorschrift blijkt dat dergelijke bepalingen niet alleen de duur van voormelde overeenkomst kunnen betreffen, maar ook de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder onder dat merk vervaardigde waren of verrichte diensten.

Dienaangaande preciseert artikel 5, leden 1 en 2, van die richtlijn dat die houder over een uitsluitend recht beschikt, dat hem toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde waren en diensten te verbieden een identiek of soortgelijk teken te gebruiken in het economische verkeer, dus dit commercieel te gebruiken (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 144).

Het Hof heeft reeds geoordeeld dat voormeld uitsluitend recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn eigen functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve dient beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de eigen functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de essentiële functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te waarborgen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58, alsook 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punten 75 en 77).

Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de merkhouder door de verlening van een licentie, de licentiehouder binnen de in de licentieovereenkomst vastgestelde grenzen het recht toekent om het betrokken merk te gebruiken voor doelen die vallen binnen de werkingssfeer van het aan dat merk verbonden uitsluitende recht, te weten het commerciële gebruik ervan in overeenstemming met de eigen functies ervan, met name de essentiële functie welke erin bestaat consumenten de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen.

In de tweede plaats heeft het Hof in het arrest van 23 april 2009, Falco Privatstiftung en Rabitsch (C-533/07, Jurispr. blz. I-3327), de gelegenheid gehad om de verschillen tussen een dienstenovereenkomst en een licentieovereenkomst in het intellectuele-eigendomsrecht te onderzoeken. Dienaangaande heeft het in de punten 29 en 30 van dat arrest vastgesteld dat het begrip diensten op zijn minst inhoudt dat de partij die ze verstrekt, tegen vergoeding een bepaalde activiteit verricht, terwijl de overeenkomst waarbij de houder van een intellectuele-eigendomsrecht zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, geen dergelijke activiteit inhoudt.

Hieruit volgt dat een overeenkomst als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan de medecontractant, ‘licentiehouder’ genoemd, zich er tegen betaling toe verplicht redelijke inspanningen te doen om een aanvraag in te dienen en een registratie te verkrijgen voor een .eu-domeinnaam, meer lijkt op een dienstenovereenkomst dan op een licentieovereenkomst.

Dat is te meer het geval indien in een dergelijke overeenkomt aan de hierboven bedoelde licentiehouder geen enkel recht wordt verleend om het met die domeinnaam overeenstemmende merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan, maar wordt erkend dat de domeinnaam die de licentiehouder overeenkomstig zijn verplichtingen registreert de uitsluitende eigendom van de licentiegever zal blijven en bevestigd dat de licentiehouder deze domeinnaam niet in strijd met de bewoordingen van de overeenkomst zal gebruiken.

Daarbij is van weinig belang dat een dergelijke overeenkomst preciseert dat zij met name tot doel heeft de licentiehouder in staat te stellen een domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever te registreren, indien die mogelijkheid geen ander doel heeft dan het de medecontractant mogelijk te maken om zijn verplichting na te komen om de betrokken domeinnaam of domeinnamen tegen vergoeding te registreren, en dus louter ondergeschikt is aan die verplichting. Bovendien impliceert de machtiging om een merk als .eu-domeinnaam te registreren, zoals de advocaat-generaal in de punten 49 en 53 van haar conclusie heeft opgemerkt, niet dat de merkhouder zijn medecontractant het recht heeft verleend om het merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Hieruit volgt dat een overeenkomst als die in het hoofdgeding uit het oogpunt van het merkenrecht niet kan worden beschouwd als een licentieovereenkomst. Bijgevolg kan een medecontractant die een .eu-domeinnaam dient te registreren voor de houder van het betrokken merk, niet worden aangemerkt als een ‘licentiehouder van oudere rechten’ in de zin van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004.

Gelet op het bovenstaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden ‘licentiehouders van oudere rechten’ niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag van de verwijzende rechter niet te worden beantwoord.