HvJ EU, 06-07-2010, nr. C-428/08

Artikel 27 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die als bijlage IC is gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die op 15 april 1994 te Marrakesh is ondertekend en is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986–1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1; hierna: ‘TRIPs-overeenkomst’), bepaalt onder het kopje ‘Octrooieerbare onderwerpen’ in lid 1 onder meer dat:

Artikel 30 van voormelde Overeenkomst, met het opschrift ‘Uitzonderingen op verleende rechten’, bepaalt dat de Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de door een octrooi verleende uitsluitende rechten, mits deze uitzonderingen niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden.

Artikel 1 van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten biotechnologische uitvindingen beschermen door middel van het nationale octrooirecht en dat zij, om rekening te houden met de bepalingen van deze richtlijn, hun nationale octrooirecht zo nodig aanpassen. Het voegt hieraan toe dat de richtlijn de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van internationale verdragen, waaronder de TRIPs-overeenkomst, onverlet laat.

Artikel 2 van de richtlijn definieert ‘biologisch materiaal’ als materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd.

Artikel 3 bepaalt dat uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, octrooieerbaar zijn, ook wanneer zij betrekking hebben op, onder meer, een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat. Het preciseert dat biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of wordt verkregen, ook dan het voorwerp van een uitvinding kan zijn wanneer het in de natuur reeds voorhanden is.

In punt 22 van de considerans van de richtlijn wordt uiteengezet dat de discussie over de octrooieerbaarheid van sequenties of partiële sequenties van genen aanleiding geeft tot controversen. Voor de verlening van een octrooi voor uitvindingen die betrekking hebben op dergelijke sequenties of partiële sequenties, moeten dezelfde criteria voor octrooieerbaarheid worden toegepast als op alle andere gebieden van de technologie, vernieuwing, uitvindingswerkzaamheid en industriële toepassing. Ook moet volgens dit punt de industriële toepasbaarheid van een sequentie of partiële sequentie concreet in de octrooiaanvraag worden vermeld.

Volgens punt 23 van de considerans van de richtlijn bevat een louter DNA-fragment dat geen aanwijzing voor een functie bevat, geen technische informatie en vormt het dus geen octrooieerbare uitvinding.

In punt 24 van de considerans wordt verklaard dat, om te voldoen aan het criterium van de industriële toepasbaarheid, ingeval voor de productie van een eiwit of partieel eiwit een sequentie of partiële sequentie van een gen is gebruikt, gepreciseerd moet worden welk eiwit of partieel eiwit er geproduceerd is en wat daarvan de functie is.

Artikel 5, lid 3, van de richtlijn, dat is opgenomen in hoofdstuk I, ‘Octrooieerbaarheid’, bepaalt dat de industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen concreet moet worden vermeld in de octrooiaanvraag.

Artikel 9, dat is opgenomen in hoofdstuk II, ‘Reikwijdte van de bescherming’, bepaalt het volgende:

Artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 luidt als volgt:

Artikel 53a van deze wet luidt als volgt:

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 9 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het octrooirechtbescherming biedt in omstandigheden als die in het hoofdgeding, wanneer het voortbrengsel aanwezig is in sojameel, waarin het de functie waarvoor het is geoctrooieerd niet uitoefent, maar die functie wel eerder heeft uitgeoefend in de sojaplant, waarvan dat meel een verwerkingsproduct is, of wanneer het die functie eventueel opnieuw zou kunnen uitoefenen na uit het meel te zijn geïsoleerd en in de cel van een levend organisme te zijn ingebracht.

Dienaangaande moet worden vastgesteld dat artikel 9 van de richtlijn aan de bescherming die het biedt de voorwaarde koppelt dat de genetische informatie die in het geoctrooieerde materiaal is opgenomen of waaruit dat materiaal bestaat haar functie ‘uitoefent’ in het ‘materiaal waarin’ die informatie wordt opgenomen.

De gemeenschappelijke betekenis van de door de gemeenschapswetgever gebruikte tegenwoordige tijd en de uitdrukking ‘materiaal waarin’ impliceert dat de functie wordt uitgeoefend op het betrokken moment en in het materiaal waarmee de DNA-sequentie die de genetische informatie bevat, één geheel vormt.

In het geval van genetische informatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding, wordt de functie van de uitvinding uitgeoefend wanneer de genetische informatie het biologisch materiaal waarin zij aanwezig is beschermt tegen de daadwerkelijke werking of de voorzienbare eventualiteit van de werking van een product die tot gevolg kan hebben dat dat materiaal sterft.

Het gebruik van een herbicide op sojameel is niet voorzienbaar en zelfs niet normaal denkbaar. Bovendien zou, zo van dat gebruik al sprake zou zijn, de door het geoctrooieerde product uit te oefenen functie, het leven van biologisch materiaal waarin het aanwezig is te beschermen, niet kunnen worden uitgeoefend daar de genetische informatie in het sojameel slechts als residu aanwezig is en het sojameel een dode materie is die wordt verkregen door soja aan verschillende behandelingen te onderwerpen.

Uit het voorgaande volgt dat de in artikel 9 van de richtlijn bedoelde bescherming is uitgesloten wanneer de genetische informatie niet meer de functie vervult die zij had in het oorspronkelijke materiaal waaruit het litigieuze materiaal is ontstaan.

Er volgt tevens uit dat die bescherming niet kan worden ingeroepen met betrekking tot de litigieuze materie op de enkele grond dat de DNA-sequentie die de genetische informatie bevat hieraan zou kunnen worden onttrokken en zijn functie in een cel van een levend organisme zou kunnen vervullen na daarin te zijn ingebracht. In dat geval zou de functie immers in niet alleen ander, maar tevens biologisch materiaal worden uitgeoefend. Zij zou dus slechts met betrekking tot dit materiaal een recht op bescherming kunnen doen ontstaan.

Artikel 9 van de richtlijn zou van zijn nuttig effect worden beroofd indien het aldus werd uitgelegd dat het bescherming verleent omdat de genetische informatie voorheen haar functie heeft uitgeoefend in het materiaal waarin zij aanwezig was of die functie eventueel opnieuw zou kunnen uitoefenen in ander materiaal. Op de ene of de andere situatie zou in beginsel immers steeds een beroep kunnen worden gedaan.

Monsanto betoogt echter dat zij primair aanspraak maakt op bescherming van haar als zodanig geoctrooieerd DNA-fragment. Zij zet uiteen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde DNA-fragment overeenkomstig artikel 1, lid 1, van de richtlijn bescherming geniet onder het toepasselijke nationale octrooirecht. Artikel 9 van de richtlijn verzekert enkel dat de omvang van die bescherming zich uitstrekt tot ander materiaal waarin het geoctrooieerde product is verwerkt. In het kader van het hoofdgeding maakt deze onderneming dus geen aanspraak op bescherming uit hoofde van artikel 9 van de richtlijn voor sojameel waarin het geoctrooieerde DNA-fragment verwerkt is. In casu gaat het om de bescherming van het DNA-fragment als zodanig en deze is niet gebonden aan de uitoefening van een specifieke functie. Die bescherming is immers een absolute bescherming uit hoofde van het nationale recht waarnaar artikel 1, lid 1, van de richtlijn verwijst.

Dit standpunt kan niet worden aanvaard.

Dienaangaande zij opgemerkt dat luidens punt 23 van de considerans van de richtlijn ‘een louter DNA-fragment dat geen aanwijzing voor een functie bevat, geen technische informatie bevat en dus geen octrooieerbare uitvinding vormt’.

Voorts volgt uit de punten 22 en 24 van de considerans en artikel 5, lid 3, van de richtlijn dat een DNA-sequentie geen octrooirechtelijke bescherming geniet wanneer de functie van de sequentie niet wordt gepreciseerd.

Nu de richtlijn voor de octrooieerbaarheid van een DNA-sequentie dus de voorwaarde stelt dat de functie van de sequentie wordt aangegeven, moet worden geconcludeerd dat zij geen bescherming verleent aan een geoctrooieerde DNA-sequentie die niet de specifieke functie kan vervullen waarvoor zij is geoctrooieerd.

Deze uitlegging vindt steun in de bewoordingen van artikel 9 van de richtlijn, dat aan de erin verleende bescherming de voorwaarde verbindt dat de geoctrooieerde DNA-sequentie de functie uitoefent die zij heeft in het materiaal waarin zij is verwerkt.

Wanneer de bepaling aldus werd uitgelegd dat ingevolge de richtlijn een DNA-sequentie als zodanig voor absolute bescherming in aanmerking kan komen, ongeacht de vraag of de sequentie al dan niet haar functie uitoefent, zou zij van haar nuttig effect worden beroofd. Een formeel aan de DNA-sequentie als zodanig toegekende bescherming zou zich immers noodzakelijkerwijze uitstrekken tot het materiaal waarmee zij één geheel vormt zolang die situatie voortduurt.

Zoals blijkt uit punt 37 van het onderhavige arrest, kan een DNA-sequentie als aan de orde in het hoofdgeding haar functie niet uitoefenen wanneer zij is verwerkt in een dode materie zoals sojameel.

Een dergelijke sequentie geniet dus geen octrooirechtelijke bescherming, nu noch artikel 9 van de richtlijn noch enige andere bepaling van deze laatste bescherming verleent aan een geoctrooieerde DNA-sequentie die haar functie niet kan uitoefenen.

Bijgevolg moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 9 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het geen octrooirechtelijke bescherming verleent in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding, wanneer het geoctrooieerde product aanwezig is in sojameel, waarin het niet de functie uitoefent waarvoor het is geoctrooieerd, maar die functie eerder heeft uitgeoefend in de sojaplant, waarvan dat meel een verwerkingsproduct is, of wanneer het eventueel die functie opnieuw zou kunnen uitoefenen na uit het meel te zijn geïsoleerd en in de cel van een levend organisme te zijn ingebracht.

Met haar tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of artikel 9 van de richtlijn de bescherming die het verleent uitputtend harmoniseert, zodat het eraan in de weg staat dat nationale octrooiwetgeving absolute bescherming toekent aan het geoctrooieerde product als zodanig, ongeacht of dit zijn functie uitoefent in de materie waarin het aanwezig is.

Deze vraag berust op de in de verwijzingsbeslissing ter sprake gebrachte premisse dat een nationale bepaling als artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 het geoctrooieerde product inderdaad absolute bescherming verleent.

Met het oog op de beantwoording van de tweede vraag zij erop gewezen dat de gemeenschapswetgever in de punten 3 en 5 tot en met 7 van de considerans van de richtlijn constateert dat:

In de punten 8 en 13 van de considerans wordt vervolgens uiteengezet dat:

Blijkens deze aanwijzingen heeft de gemeenschapswetgever een harmonisatie tot stand willen brengen die een beperkte materiële reikwijdte heeft, maar waarmee bestaande divergenties tussen de lidstaten op het gebied van de bescherming van biotechnologische uitvindingen worden opgeheven respectievelijk toekomstige divergenties worden voorkomen.

Met de harmonisatie waartoe besloten is moeten dus belemmeringen voor het handelsverkeer worden voorkomen.

Het betreft hier voor het overige een harmonisatie die tot stand wordt gebracht om de belangen van de octrooihouders en de eisen van een goede werking van de interne markt met elkaar te conciliëren.

Aangaande inzonderheid artikel 9 van de richtlijn, dat staat in hoofdstuk II, ‘Reikwijdte van de bescherming’, geeft de benadering van de gemeenschapswetgever diens bedoeling weer, in alle lidstaten eenzelfde octrooibescherming te waarborgen.

Met een uniforme bescherming kunnen immers onderlinge divergenties worden opgeheven of voorkomen en kan het gewenste evenwicht worden gewaarborgd tussen de belangen van de octrooihouders en die van de overige marktdeelnemers, terwijl daarentegen een minimale harmonisatie ten gunste van de octrooihouders in de eerste plaats het nagestreefde evenwicht tussen de betrokken belangen op het spel zou zetten en in de tweede plaats slechts divergenties tussen de lidstaten en daarmee belemmeringen voor het handelsverkeer tot regel zou maken of zou bevestigen.

Hieruit volgt dat de harmonisatie die artikel 9 van de richtlijn tot stand brengt als uitputtend moet worden beschouwd.

Artikel 1, lid 1, eerste volzin, van de richtlijn staat aan deze conclusie niet in de weg doordat het naar het nationale octrooirecht verwijst voor de bescherming van biotechnologische uitvindingen. De tweede volzin van dit lid bepaalt immers dat de lidstaten, om rekening te houden met de bepalingen van deze richtlijn, dat wil zeggen, meer in het bijzonder, de bepalingen die een uitputtende harmonisatie tot stand brengen, hun nationale octrooirecht zo nodig aanpassen.

Nu de richtlijn geen bescherming verleent aan een geoctrooieerde DNA-sequentie die haar functie niet kan uitoefenen, verzet de uitgelegde bepaling zich ertegen dat de nationale wetgever absolute bescherming verleent aan een geoctrooieerde DNA-sequentie als zodanig, ongeacht of zij in de materie waarin zij aanwezig is haar functie uitoefent.

Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 9 van de richtlijn de bescherming die het verleent uitputtend harmoniseert, zodat het eraan in de weg staat dat nationale wetgeving absolute bescherming verleent aan een geoctrooieerd voortbrengsel als zodanig, ongeacht of dit in de materie waarin het aanwezig is zijn functie uitoefent.

Met haar derde vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of artikel 9 van de richtlijn eraan in de weg staat dat de houder van een octrooi dat vóór de vaststelling van de richtlijn is afgegeven, zich beroept op de absolute bescherming van het geoctrooieerde voortbrengsel die de voorheen geldende nationale wetgeving hem zou hebben verleend.

Evenals de tweede vraag berust deze vraag op de premisse dat een nationale bepaling als artikel 53 van de Octrooiwet 1995 inderdaad absolute bescherming verleende op het moment van afgifte van het octrooi, vóór de inwerkingtreding van de richtlijn.

Voor de beantwoording van bedoelde vraag zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak een nieuwe regeling in beginsel onmiddellijk van toepassing is op de toekomstige gevolgen van een onder de oude regeling ontstane situatie (zie onder meer arrest van 11 december 2008, Commissie/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, Jurispr. blz. I-9465, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

De richtlijn geeft geen uitzondering op dat beginsel.

Voor het overige zouden, indien de richtlijn niet gold voor eerder afgegeven octrooien, tussen de lidstaten verschillen in bescherming ontstaan die een belemmering zouden vormen voor de nagestreefde harmonisatie.

Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 9 van de richtlijn eraan in de weg staat dat de houder van een octrooi dat vóór de vaststelling van de richtlijn is afgegeven, zich beroept op de absolute bescherming van het geoctrooieerde voortbrengsel die de voorheen geldende nationale wetgeving hem zou hebben verleend.

Met haar vierde vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of de artikelen 27 en 30 van de TRIPs-overeenkomst van invloed zijn op de aan artikel 9 van de richtlijn te geven uitlegging.

Dienaangaande zij in herinnering gebracht dat de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst particulieren geen rechten verlenen waarop dezen uit hoofde van het recht van de Unie voor de rechter rechtstreeks een beroep kunnen doen (arrest van 14 december 2000, Dior e.a., C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307, punt 44).

Wanneer wordt vastgesteld dat op het betrokken gebied regelgeving van de Unie bestaat, is het recht van de Unie van toepassing, hetgeen impliceert dat zo veel mogelijk een met de TRIPs-overeenkomst overeenstemmende uitlegging geboden is, zonder dat evenwel aan de betrokken bepaling van deze overeenkomst rechtstreekse werking kan worden verleend (arrest van 11 september 2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Jurispr. blz. I-7001, punt 35).

Daar de richtlijn regelgeving van de Unie op het gebied van octrooien vormt, moet er dus zo veel mogelijk een conforme uitlegging aan worden gegeven.

In dit verband moet worden geconstateerd dat de uitlegging die in het onderhavige arrest aan artikel 9 van de richtlijn wordt gegeven, niet indruist tegen die verplichting.

Artikel 9 van de richtlijn betreft immers de reikwijdte van de bescherming die een octrooi aan de houder ervan verleent, terwijl de artikelen 27 en 30 van de TRIPs-overeenkomst betrekking hebben op respectievelijk de octrooieerbaarheid en de uitzonderingen op de door een octrooi verleende rechten.

Ervan uitgaande dat het begrip ‘uitzonderingen op verleende rechten’ kan worden geacht niet alleen de uitsluitingen van rechten te omvatten, maar ook de beperkingen daarvan, moet worden vastgesteld dat de uitlegging van artikel 9 van de richtlijn volgens welke de bescherming die het verleent zich enkel uitstrekt tot situaties waarin het geoctrooieerde product zijn functie uitoefent, niet op onredelijke wijze strijdig is met de normale exploitatie van het octrooi en ‘niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaadt, rekening houdend met de legitieme belangen van derden’, in de zin van artikel 30 van de TRIPs-overeenkomst.

De vierde vraag moet bijgevolg aldus worden beantwoord dat de artikelen 27 en 30 van de TRIPs-overeenkomst de aan artikel 9 van de richtlijn gegeven uitlegging niet beïnvloeden.